Sentencia CIVIL Nº 201/2018, Audiencia Provincial de A Coruña, Sección 4, Rec 583/2017 de 15 de Junio de 2018

Encabezamiento

AUD.PROVINCIAL SECCION N. 4
A CORUÑA
SENTENCIA: 00201/2018
N10250
DE LAS CIGARRERAS, 1 (A CORUÑA)
-
Tfno.: 981182091 Fax: 981182089
MP
N.I.G. 15030 47 1 2016 0000062
ROLLO: RPL RECURSO DE APELACION (LECN) 0000583 /2017
Juzgado de procedencia: XDO. DO MERCANTIL N. 1 de A CORUÑA
Procedimiento de origen: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 0000031 /2016
Recurrente: SUPRACAFE, S.A., CAFE CANDELAS
Procurador: ANTONIO PARDO FABEIRO, XULIO XABIER LOPEZ VALCARCEL
Abogado: MARIA INMACULADA HERNANDEZ SANDOVAL, ALBERTO ALVAREZ FLORES
Recurrido: CAFE CANDELAS
Procurador: XULIO XABIER LOPEZ VALCARCEL
Abogado: ALBERTO ALVAREZ FLORES
S E N T E N C I A
Nº 201/18
AUDIENCIA PROVINCIAL
SECCION CUARTA
CIVIL-MERCANTIL
Ilmos Magistrados-Jueces Sres/as.:
JOSÉ LUIS SEOANE SPIEGELBERG
ANTONIO MIGUEL FERNÁNDEZ MONTELLS Y FERNÁNDEZ
PABLO GONZÁLEZ CARRERÓ FOJÓN
En A CORUÑA, a quince de junio de dos mil dieciocho

VISTO en grado de apelación ante esta Sección 004, de la Audiencia Provincial de A CORUÑA,
los Autos de PROCEDIMIENTO ORDINARIO 0000031 /2016, procedentes del XDO. DO MERCANTIL N. 1
de A CORUÑA, a los que ha correspondido el Rollo RECURSO DE APELACION (LECN) 0000583 /2017,
en los que aparece como parte demandante-apelante, SUPRACAFE, S.A., representado por el Procurador
de los tribunales, Sr./a. ANTONIO PARDO FABEIRO, asistido por el Abogado D. MARIA INMACULADA
HERNANDEZ SANDOVAL, y como parte demandada-apelada, CAFE CANDELAS, representado por el
Procurador de los tribunales, Sr./a. XULIO XABIER LOPEZ VALCARCEL, asistido por el Abogado D.
ALBERTO ALVAREZ FLORES, sobre propiedad industrial y otros extremos.

Antecedentes

PRIMERO.- Por el XDO. DE LO MERCANTIL Nº 1 DE A CORUÑA se dictó resolución con fecha 30-6-17, la expresada resolución contiene en su fallo el siguiente pronunciamiento: '1.- DESESTIMAR ÍNTEGRAMENTE la demanda formulada por el Procurador Antonio Pardo Fabeiro, en nombre y representación de SUPRACAFÉ, S A, frente a la sociedad CAFÉS CANDELAS, S L, representada por el Procurador Xulio Xabier López Valcárcel.

2.- Absolver a la sociedad CAFÉS CANDELAS, S.L. de todos los pedimentos deducidos en su contra.1 3.- Con condena en costas a la parte actora'.

EL AUTO ACLARATORIO DE FECHA 12-7-2017 EN SU PARTE DISPOSITIVA DICE: 'En el fundamento de derecho Tercero, de Costas, donde dice La desestimación íntegra de la demanda conlleva la condena en costas de la parte actora Debe decir La estimación parcial de la demanda conlleva que cada parte abone los gastos ocasionados por su cuenta y los comunes, por mitad 2. En el Fallo de la Sentencia de fecha 30.07.2017, donde dice FALLO 1.- DESESTIMAR ÍNTEGRAMENTE la demanda formulada por el Procurador Antonio Pardo Fabeiro, en nombre y representación de SUPRACAFÉ, S.A, frente a la sociedad CAFÉS CANELAS, S. L, representada por el Procurador Xulio Xabier López Valcárcel.

2.- Absolver a la sociedad CAFÉS CANDELAS, S.L. de todos los pedimentos deducidos en su contra.

3.- Con condena en costas a la parte actora.

Debe decir 1.- ESTIMAR PARCIALMENTE la demanda formulada por el Procurador Antonio Pardo Fabeiro, en nombre y representación de SUPRACAFÉ, S.A, frente a la sociedad CAFÉS CANDELAS, S.L, representada por el Procurador Xulio Xabier López Valcárcel.

2.- Declarar la caducidad de la marca titularidad de la sociedad demandada CAFES CANDELAS, S.L.

Nº 2.031.249.

3.- Absolver a la sociedad CAFÉS CANDELAS, S.L. de todos los pedimentos deducidos en su contra.

4.- Con condena en costas a la parte actora.' EL AUTO ACLARATORIO DE FECHA 21-7-2017 EN SU PARTE DISPOSITIVA DICE: 'Rectificar el error material padecido en Auto dictado con fecha 12/07/17,. que aclaraba Sentencia núm.

141/17 dictada en fecha 30/06/17, quedando redactado el FALLO de dicha Sentencia con el siguiente tenor literal: FALLO 1.- ESTIMAR PARCIALMENTE la demanda formulada por el Procurador Antonio Pardo Fabeíro, en nombre y representación de SUPRACAFÉ, S.A, frente a la sociedad CAFÉS CANDELAS, S.L, representada por el Procurador Xulio Xabiér López Valcárcel.

2.- Declarar la caducidad de la marca titularidad de la sociedad demandada CAFÉS CANDELAS, S.L.

n° 2.031.249.

3.- Absolver a la sociedad CAFÉS CANDELAS, S. L. de todos los pedimentos deducidos en su contra.

4.- En cuanto a las costas, cada parte abonará las costas causadas a su instancia y las comunes por mitad.' EL AUTO ACLARATORIO DE FECHA 18-09-2017 EN SU PARTE DISPOSITIVA DICE: ' 1.- Estar a los autos de fecha 12 y 21 de junio de 2017.

2.- No aclarar ni corregir el contenido de la sentencia de fecha 30-06.2017 dictada en este procedimiento.'

SEGUNDO.- Contra la referida resolución por el demandante y demandado se interpuso recurso de apelación para ante esta Audiencia Provincial, que le fue admitido, elevándose los autos a este Tribunal, pasando los autos a ponencia para resolución.



TERCERO.- Ha sido Ponente el Ilmto. Sr. Magistrado DON ANTONIO MIGUEL FERNÁNDEZ MONTELLS Y FERNÁNDEZ.

Fundamentos

PRIMERO .- La demanda formulada por la entidad SUPRACAFE, S.A. contra la mercantil CAFES CANDELAS, S.L., a los efectos de obtener un pronunciamiento judicial que declare que el uso por la referida demandada de la denominación SUPRA para identificar las actividades de comercialización de café infringe los derechos de exclusividad de la entidad actora, por ser confundibles e incompatibles, con los registros inscritos en la Oficina Española de Patentes y Marcas (OPEM) de las marcas nacionales de la actora que incluyen en su denominación el término SUPRA; que el uso de la demanda del término SUPRA, para identificar las actividades de comercialización de café, constituye un acto de competencia desleal conforme a los artículos 5 , 6 , 11 y 12 de la Ley de Competencia Desleal , con los pronunciamientos inherentes a dicho pronunciamiento, concretamente a cesar en la utilización del término SUPRA; a retirar del mercado cualquier producto, publicidad o material de cualquier clase en la que se haga alusión al signo SUPRA; y a indemnizar a la actora por los daños y perjuicios causados, de conformidad con el criterio establecido en artículo 43.2.a) de la Ley de Marcas, y como mínimo al 1% de la cifra de negocios, conforme dispone el art. 43.5 del mismo Cuerpo legal .

La demandada en la contestación de la demanda, se opuso a la misma, alegando en primer lugar prescripción de la acción ejercitada del art. 45.1 de la LM y prescripción por tolerancia en el uso del art. 52.1 de la misma ley , y en cuanto al fondo inexistencia de infracción de la marca de la actora, ni actos de competencia desleal, en cuanto que la demandada viene utilizando, durante más de 20 años, las marcas registradas que es titular.

Seguido el juicio en todos sus trámites, se dictó sentencia, y autos aclaratorios, por parte del Juzgado de lo Mercantil nº 1 de A Coruña, que estimando en parte la demanda, declara la caducidad, por falta de uso, de la marca española nº 2.031.249 titularidad de la entidad demandada, sin imposición de costas.

Contra dicha resolución interpusieron recurso de apelación, tanto la representación de la parte actora como la de la demandada, interesando, con revocación de la sentencia apelada, respectivamente la estimación y la desestimación integra de la demanda.



SEGUNDO .- Sobre la declaración de caducidad de la marca mixta registrada por la entidad demandada CAFES CANDELAS, S.L., marca española nº 2.031.249, mixta, con la denominación Las Candelas Supra y con un grafico en extremo superior derecho de tres velas en el interior de una circunferencia, solicitada que fue en fecha 28 de mayo de 1996, concedida en fecha 1 de febrero de 1997 para productos y servicios de la clase 30, Café, te, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagu, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levaduras, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias, hielo.

Pues bien, podemos adelantar que revisado nuevamente el caso en esta apelación, el tribunal llega a la misma conclusión sentenciada, en cuanto a la declaración de caducidad de la marca, antes referida, por su no uso real y efectivo en España.

El art. 39 de la Ley de Marcas (LM ) dispone que 'si en el plazo de cinco años contados desde la fecha de publicación de su concesión la marca no hubiere sido objeto de un uso efectivo y real en España para los productos para los cuales esté registrada, o si tal uso hubiera sido suspendido durante un plazo interrumpido de cinco años, la marca quedará sometida a las sanciones previstas en la presente Ley, a menos que existan causas justificativas de la falta de uso'.

La consecuencia del no uso, de conformidad con lo dispuesto en el art. 39 LM , es la caducidad de la marca ( art. 55.1 c LM ), recayendo sobre el titular la carga de la demostración de que ha sido objeto de un uso efectivo en cada uno de los productos y servicios para los que el signo se encuentra registrado ( art. 58 LM ), incluso puede ser apreciada la caducidad de forma parcial, conforme a los dispuesto en el art. 60 LM 'si la causa de nulidad o caducidad solamente existiese para una parte de los productos o servicios para los cuales esté registrada la marca, su declaración sólo se extenderá a los productos o servicios afectados'.

Y ello tiene su relevancia en que la entidad demandada no ha demostrado el uso real y efectivo para los productos y servicios registrados, al menos durante los últimos cinco años.

El Tribunal Supremo en su sentencia de 23 de junio de 2006 razona: '...Para que exista un uso efectivo y real, relevante, de la marca, ésta ha de manifestarse públicamente en el sector del mercado para el que ha sido concedida, y cumplir así la función para la cual se reconoció al titular del derecho exclusivo, no siendo suficiente para cumplir la exigencia legal una utilización aparente de la marca dirigida simplemente a conservar su derecho formal mediante un uso esporádico del signo distintivo, debiendo tenerse en cuenta, para determinar si existe o no ese uso efectivo y real, la clase de productos o servicios amparados por la marca y las circunstancias concurrentes en el caso concreto, y explícitamente excluye 'las actuaciones aisladas que no entrañan, por tanto, un uso continuado de la marca' (S 22 de enero de 2.000); y, por último la S. de 3 de noviembre de 2.000 alude a la presencia en el mercado de los productos que ampara la marca. Dentro de la jurisprudencia del TJCE debe resaltarse la Sentencia de 11 de marzo de 2.003 en la que se declara que el art.

12.1 de la Directiva 'debe interpretarse en el sentido de que una marca es objeto de un 'uso efectivo' cuando, en consonancia con su función esencial, que consiste en garantizar la identidad del origen de los productos o servicios para los que haya sido registrada, se utiliza con el fin de crear o conservar un mercado para tales productos y servicios, excluyéndose usos de carácter simbólico cuyo único objeto sea el mantenimiento de los derechos conferidos por la marca. La apreciación del carácter efectivo del uso de la marca debe basarse en la totalidad de los hechos y circunstancias apropiados para determinar la realidad de la explotación comercial de ésta, en particular, los usos que se consideren justificados en el sector económico de que se trate para mantener o crear cuotas de mercado en beneficio de los productos o de los servicios protegidos por la marca, la naturaleza de esos productos o servicios, las características del mercado, la magnitud y la frecuencia del uso de la marca.'.

De la aplicación de la doctrina expuesta al caso, este tribunal estima que la misma no resulta conculcada por la resolución recurrida, pues no podemos dar por acreditado el uso efectivo y real por la demandada de la marca nº 2.031.249, cuando refiere que lo hace en adecuación y a través del registro de marcas nacionales y marcas de la Unión Europea llevadas a cabo con posterioridad en el tiempo, dado que fue modernizando, según las distintas tendencias del mercado, adaptándose a las exigencias del consumidor, con una imagen más actual, pero manteniendo inalterable su el carácter distintivo del signo, los elementos principales y dominantes los términos Candelas y Supra y el elemento gráfico de la llama.

Pues bien, los usos acreditados difieren de la forma en la que la marca en cuestión se encuentra registrada, pues si bien se mantiene 'Candelas' y 'Supra', no siempre juntos, ya no se recoge el articulo determinado 'Las', y utiliza tipología de letra diferente, además el grafico es totalmente distinto, el que lo acompaña tres velas en el interior de un circulo, ahora un dibujo totalmente distinto, que simula una llama en un cuadrado con fondo negro, lo que altera significativamente el carácter distintivo del signo, tal y como consta en el Registro.

De tal forma difiere la variación en elementos gráficos, fonéticos y conceptuales que alteran de forma significativa el carácter distintivo de la marca mixta nº 2.031.249 en la forma en que se encuentra registrada, teniendo en cuenta la imagen que el signo provoca en el consumidor medio.

En definitiva, no concurre prueba del uso efectivo y real de la marca litigiosa para los productos para los cuales está registrada por la demandada en España, por lo que no pueden acogerse las alegaciones formuladas por la parte apelante en su recurso.



TERCERO .- Por otra parte , la demandada en su recurso de apelación opone las excepciones de prescripción por tolerancia, y la acción de prescripción de la acción de violación de marca, que lo hacen a los cinco años desde la fecha en que las mismas pudieron ejercitarse.

Pues bien, la acción de violación de las marcas nacionales mixtas SUPRACAFE, clase 30, de titularidad de la parte demandante, se fundamenta en el uso del termino SUPRA que aparece reflejado en los documentos 40, 44, 45, 47, 63-65, 71 y 79, acompañados con la demanda, que mantiene comienza a usar signos distintos a partir del año 2013, con motivo del cambio de imagen de la entidad demandada, que se corresponde con las solicitudes de marca de la Unión Europea en los años 2012 y 2014 por parte de la demandada por lo que, no cabe su apreciación al no ejercitarse acción de nulidad de la marca prevista en el art. 52.1 de la LM , que establece 'El titular de un derecho anterior que haya tolerado el uso de una marca posterior registrada durante un período de cinco años consecutivos con conocimiento de dicho uso no podrá solicitar en lo sucesivo la nulidad de la marca posterior ni oponerse al uso de la misma basándose en dicho derecho anterior para los productos o los servicios para los cuales se hubiera utilizado la marca posterior, salvo que la solicitud de ésta se hubiera efectuado de mala fe, en cuyo caso la acción será imprescriptible. En el supuesto contemplado en este apartado, el titular de la marca posterior no podrá oponerse al uso del derecho anterior, a pesar de que ese derecho ya no pueda invocarse contra la marca posterior'.

El supuesto de hecho del art. 52.2 de la LM es que el titular de un derecho anterior que haya tolerado el uso de una marca posterior registrada durante un período de cinco años consecutivos con conocimiento de dicho uso, no podrá solicitar en lo sucesivo la nulidad de la marca posterior ni oponerse al uso de la misma.

Como refiere la SAP de Granada de 8 de noviembre de 2017 , el artículo 52.2 de la Ley de Marcas no resulta de aplicación al caso de autos respecto de la llamada prescripción por tolerancia, habida cuenta de que, el citado artículo solamente resulta de aplicación respecto de marcas toleradas inscritas con posterioridad a la inscripción de la marca del titular del derecho anterior.

La aplicación del instituto de la prescripción por tolerancia permite al titular de una marca posterior registrada conservar los derechos sobre dicha marca cuando el titular de una marca anterior solicite la declaración de nulidad de dicha marca posterior o se oponga a su uso.

Por lo que partiendo de la fecha de las marcas posteriores registradas por la demandada, al presentarse la demanda el 26 de enero de 2016, no cabe admitir la acción de prescripción por tolerancia por lo antes razonado, tampoco la prescripción de la acción de violación de marca, dada la fecha de inicio de uso, tal como se formula, por lo que las excepciones alegadas no pueden ser estimadas.

Como dice la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona de 12 de Abril de 2012 , 'Para determinar el dies a quo del plazo de prescripción por tolerancia debe tenerse en cuenta que el art. 52.2 LM hace referencia a 'una marca posterior registrada', de lo que se colige que el registro de la marca posterior es un requisito necesario y, en consecuencia, el plazo de prescripción por tolerancia no puede comenzar a correr por el mero uso de una marca posterior, incluso en el caso de que el titular de esa última proceda a registrarla posteriormente. En ese sentido se ha pronunciado el TJCE, en Sentencia de 22 de septiembre de 2011 , C-482/09 , al declarar que: '(62) Los requisitos necesarios para que comience a correr este plazo de prescripción, cuya concurrencia corresponde verificar al juez nacional, son, en primer lugar, el registro de la marca posterior en el Estado miembro de que se trate; en segundo lugar, el hecho de que la presentación de la solicitud de registro de dicha marca se haya efectuado de buena fe; en tercer lugar, el uso de la marca posterior por parte de su titular en el Estado miembro en el que ha sido registrada y, en cuarto lugar, el hecho de que el titular de la marca anterior tenga conocimiento del registro de la marca posterior y del uso de dicha marca una vez registrada.' Además, el dies a quo de ese plazo de prescripción no puede ser anterior al conocimiento (tolerancia) por parte del titular de la marca anterior del uso de la marca registrada posterior. No cabe hablar de tolerancia con anterioridad al momento en que el titular de la marca anterior tuviera a su alcance la posibilidad de adoptar medidas para oponerse al uso que conoce de la marca registrada posterior. En ese sentido, el TJCE, en la citada Sentencia de 22 de septiembre de 2011 , concluye: '(45) Así pues, a efectos del artículo 9, apartado 1, de la Directiva 89/104 , el concepto de «tolerancia» debe interpretarse en el sentido de que no cabe considerar que el titular de una marca anterior haya tolerado el uso de buena fe bien acreditado y de larga duración por parte de un tercero de una marca posterior idéntica a la suya, del que tenía conocimiento desde hace largo tiempo, si carecía de posibilidad alguna de oponerse a dicho uso'. Por ello, no cabe fijar el dies a quo para el cómputo del plazo de prescripción con anterioridad a la fecha de publicación de la concesión de la marca registrada posterior, pues sólo a partir de ese momento cabe ejercitar la acción de nulidad (como tiene declarado esta Sección 15ª, en sentencia de 22 de junio de 2007 )'.



CUARTO .- Procede ahora entrar a resolver el recurso formulado por la parte actora, relativo a la desestimación de la acción de violación de la marca mixta SUPRACAFE, española y de la Unión Europea, inscritas a su nombre, la mayoría para la protección de los productos de la clase 30, café y sucedáneos de café.

Pues bien, tal como alega la parte apelante el análisis de infracción de una determinada marca, que le corresponde a la entidad actora como titular registral al amparo de lo dispuesto en el art. 34 de la LM , ostenta el derecho exclusivo a utilizarla en el tráfico económico y podrá prohibir que los terceros, sin su consentimiento, utilicen en el tráfico económico: a) Cualquier signo idéntico a la marca para productos o servicios idénticos a aquéllos para los que la marca esté registrada.

b) Cualquier signo que por ser idéntico o semejante a la marca y por ser idénticos o similares los productos o servicios implique un riesgo de confusión del público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación entre el signo y la marca.

Pues bien, bajo el ámbito protector de la LM la entidad actora ejercita las acciones previstas en el art.

41.1 , la de cesación de los actos que violen su derecho; la adopción como medida inmediata para evitar que prosiga la violación a la retirada de cualquier mención a la palabra SUPRA o cualquier otra que por su semejanza con el diseño o tipo de letra SUPRACAFE sea susceptible de crear un riesgo de confusión en el público consumidor y/o un aprovechamiento injusto de la fama, prestigio y notoriedad de la marca de la actora; y la indemnización de los daños y perjuicios sufridos.

Y ciertamente debe hacerse comparando la representación de la misma, tal y como ha sido registrada, en el caso el componente denominativo de SUPRACAFE es lo que predomina, con un dibujo, en su parte superior derecha, de un grano de café, con el uso de otro u otros signos empleados en el trafico comercial por la demandada desde el año 2013, los diferentes usos de la marca SUPRA, que se alega idéntica o similar a las citadas marcas, motivo por lo que causa riesgo de confusión, que es lo que trata de proteger.

La palabra SUPRA, significa, según la Real Academia Española, 'superior' o 'encima, y es utilizada en otras marcas, de la más diversa índole y clase. Por ello, suele ir unida a otros signos para designar un concreto producto, por si sola carece de singularidad, de capacidad distintiva. La marca registrada de la actora, mixta, SUPRACAFE, se compone por dos vocablos 'supra' y 'café' y figura en su parte superior derecha el dibujo de un grano de café.

Así las cosas, lo que no puede pretender la actora es monopolizar el uso exclusivo de la palabra supra, ni puede pretender que cese la demandada en su uso, cuando el que hace la demandada del signo que utiliza en sus productos, con mínimas variaciones por razón del soporte utilizado, es el mismo conjunto distintivo, CANDELAS, SUPRA y el logo de la marca comunitaria registrada 11455961, mixta, solicitada el 27 de diciembre de 2012, concedida el 28 de junio de 2013, para las clases 29, 30 y 32. Y precisamente la utilización del término CANDELAS, refuerza la distinción en el mercado.

Además se encuentra amparada por la marca registrada de la Unión Europea, mixta, fecha de solicitud 18 de julio de 2014, concedida el 30 de julio de 2015, precisamente para las clases 30, 32 y 39, SUPRA PREMIUM COFFE, con grafico de un dibujo de dos líneas curvas descendentes por encima de la letra U de la palabra supra.

Todo ello nos lleva a concluir que no existe el alegado riesgo de confusión por infracción de los derechos marcarios que le corresponden a la actora, como titular de las marcas registradas a su favor, por lo que el recurso no puede ser estimado.



QUINTO .- Igualmente en el recurso de apelación se mantiene la acción con base en lo dispuesto en los arts. 6 y 12 de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal , que norman, el primero de los mentados preceptos, que: 'Se considera desleal todo comportamiento que resulte idóneo para crear confusión con la actividad, las prestaciones o el establecimiento ajenos. El riesgo de asociación por parte de los consumidores respecto de la procedencia de la prestación es suficiente para fundamentar la deslealtad de una práctica'.

Y el segundo, que: 'Se considera desleal el aprovechamiento indebido, en beneficio propio o ajeno, de las ventajas de la reputación industrial, comercial o profesional adquirida por otro en el mercado. En particular, se reputa desleal el empleo de signos distintivos ajenos o de denominaciones de origen falsas acompañados de la indicación acerca de la verdadera procedencia del producto o de expresiones tales como «modelos», «sistema», «tipo», «clase» y similares'.

Tal como resaltábamos en nuestra sentencia de 19 de diciembre de 2017 , como ha destacado la jurisprudencia ( SSTS 94/2017, de 15 de febrero y 504/2017, de 15 de septiembre ), la normativa sobre marcas y la normativa sobre competencia desleal cumplen funciones diferentes. Así, mientras que la primera protege un derecho subjetivo sobre un bien inmaterial, un derecho de exclusiva generador de un ius prohibendi a favor de su titular, la segunda protege el correcto funcionamiento del mercado, de modo que la competencia se realice por méritos o por la eficiencia de las propias prestaciones y no por conductas desleales.

La coexistencia entre ambas normativas ha llevado a nuestro más Alto Tribunal a desarrollar la denominada doctrina de la complementariedad relativa ( SSTS 586/2012, de 17 de octubre ; 95/2014, de 11 de marzo ; 450/2015, de 2 de septiembre y 504/2017, de 15 de septiembre entre otras).

El juego de la compatibilidad la explica ésta última sentencia del Tribunal Supremo 504/2017 , cuando nos enseña al respecto, que: 'no procede acudir a la Ley de Competencia Desleal para combatir conductas plenamente comprendidas en la esfera de la normativa de Marcas, en relación con los mismos hechos y los mismos aspectos o dimensiones de esos hechos. De ahí que haya de comprobarse si la conducta presenta facetas de desvalor o efectos anticoncurrenciales distintos de los considerados para establecer y delimitar el alcance de la protección jurídica conferida por la normativa marcaria. Por otro, procede la aplicación de la legislación de competencia desleal a conductas relacionadas con la explotación de un signo distintivo, que presente una faceta o dimensión anticoncurrencial específica, distinta de aquella que es común con los criterios de infracción marcaria'.

Las litigantes concurren libremente ofertando sus productos desde hace más de 20 años, utilizando las marcas en conflicto, así se viene a reconocer por las partes, y en el presente caso no consideramos que generen confusión en el mercado, no siendo ni tan siquiera similares. No podemos apreciar en este caso unos específicos efectos anticoncurrenciales distintos de los considerados para descartar la infracción marcaria.

De lo contrario, otorgaríamos a la demandante unos nuevos derechos de exclusiva, superpuestos a los que ya le conceden sus marcas registradas, que no tendría amparo en el ordenamiento jurídico ( STS 105/2016, de 26 de febrero ). Y se utilizaría la LCD para duplicar la protección que otorga la normativa de propiedad industrial, y en concreto la que dispensa el sistema de marcas para tales signos distintivos ( STS 379/2008, de 20 de mayo ).

Conforme señala la STS 306/2017, de 17 de mayo , ratificando el razonamiento de la Audiencia, la confusión que es considerada ilícita en el art. 6 de la Ley de Competencia Desleal es la que guarda relación con los medios de identificación empresarial, esto es, los signos distintivos, la forma de presentación, los elementos que, en definitiva, informan a los consumidores destinatarios de los bienes y servicios sobre cuál es el origen empresarial y que pueden condensar determinadas percepciones positivas, que en este caso no existen y estarían, en este concreto caso, cubiertos por la protección marcaria, que no consideramos vulnerada, remitiéndonos a lo razonado con antelación.

No estimamos tampoco, ni mucho menos acreditado, que la demandada realizase actos de aprovechamiento indebido, en beneficio propio o ajeno, de las ventajas de la reputación industrial, comercial o profesional adquirida por la actora en el mercado, cuando más bien no encontramos ante libre competencia.

Pues bien, no consideramos que la sentencia apelada haya incurrido en un claro error a la hora de valorar la prueba practicada, por mucho que se empeñe el recurso en deducir otra cosa, con base en la declaración de un solo testigo, consideramos, como el juez a quo, que de los datos obrantes en autos no nos encontramos ante las conductas denunciadas como incursas en el ámbito de la Ley de Competencia desleal.



SEXTO .- La desestimación de los recursos de apelación conlleva la imposición de las costas de esta segunda instancia a las partes apelantes, derivadas de sus respectivos recursos, conforme dispone el art.

398 de la LEC .

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación, en nombre del Rey y por la autoridad concedida por el Pueblo Español.

Fallo

1.- DESESTIMAR ÍNTEGRAMENTE la demanda formulada por el Procurador Antonio Pardo Fabeiro, en nombre y representación de SUPRACAFÉ, S.A, frente a la sociedad CAFÉS CANELAS, S. L, representada por el Procurador Xulio Xabier López Valcárcel.

2.- Absolver a la sociedad CAFÉS CANDELAS, S.L. de todos los pedimentos deducidos en su contra.

3.- Con condena en costas a la parte actora.

Debe decir 1.- ESTIMAR PARCIALMENTE la demanda formulada por el Procurador Antonio Pardo Fabeiro, en nombre y representación de SUPRACAFÉ, S.A, frente a la sociedad CAFÉS CANDELAS, S.L, representada por el Procurador Xulio Xabier López Valcárcel.

2.- Declarar la caducidad de la marca titularidad de la sociedad demandada CAFES CANDELAS, S.L.

Nº 2.031.249.

3.- Absolver a la sociedad CAFÉS CANDELAS, S.L. de todos los pedimentos deducidos en su contra.

4.- Con condena en costas a la parte actora.' EL AUTO ACLARATORIO DE FECHA 21-7-2017 EN SU PARTE DISPOSITIVA DICE: 'Rectificar el error material padecido en Auto dictado con fecha 12/07/17,. que aclaraba Sentencia núm.

141/17 dictada en fecha 30/06/17, quedando redactado el FALLO de dicha Sentencia con el siguiente tenor literal: FALLO 1.- ESTIMAR PARCIALMENTE la demanda formulada por el Procurador Antonio Pardo Fabeíro, en nombre y representación de SUPRACAFÉ, S.A, frente a la sociedad CAFÉS CANDELAS, S.L, representada por el Procurador Xulio Xabiér López Valcárcel.

2.- Declarar la caducidad de la marca titularidad de la sociedad demandada CAFÉS CANDELAS, S.L.

n° 2.031.249.

3.- Absolver a la sociedad CAFÉS CANDELAS, S. L. de todos los pedimentos deducidos en su contra.

4.- En cuanto a las costas, cada parte abonará las costas causadas a su instancia y las comunes por mitad.' EL AUTO ACLARATORIO DE FECHA 18-09-2017 EN SU PARTE DISPOSITIVA DICE: ' 1.- Estar a los autos de fecha 12 y 21 de junio de 2017.

2.- No aclarar ni corregir el contenido de la sentencia de fecha 30-06.2017 dictada en este procedimiento.'

SEGUNDO.- Contra la referida resolución por el demandante y demandado se interpuso recurso de apelación para ante esta Audiencia Provincial, que le fue admitido, elevándose los autos a este Tribunal, pasando los autos a ponencia para resolución.



TERCERO.- Ha sido Ponente el Ilmto. Sr. Magistrado DON ANTONIO MIGUEL FERNÁNDEZ MONTELLS Y FERNÁNDEZ.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS
PRIMERO .- La demanda formulada por la entidad SUPRACAFE, S.A. contra la mercantil CAFES CANDELAS, S.L., a los efectos de obtener un pronunciamiento judicial que declare que el uso por la referida demandada de la denominación SUPRA para identificar las actividades de comercialización de café infringe los derechos de exclusividad de la entidad actora, por ser confundibles e incompatibles, con los registros inscritos en la Oficina Española de Patentes y Marcas (OPEM) de las marcas nacionales de la actora que incluyen en su denominación el término SUPRA; que el uso de la demanda del término SUPRA, para identificar las actividades de comercialización de café, constituye un acto de competencia desleal conforme a los artículos 5 , 6 , 11 y 12 de la Ley de Competencia Desleal , con los pronunciamientos inherentes a dicho pronunciamiento, concretamente a cesar en la utilización del término SUPRA; a retirar del mercado cualquier producto, publicidad o material de cualquier clase en la que se haga alusión al signo SUPRA; y a indemnizar a la actora por los daños y perjuicios causados, de conformidad con el criterio establecido en artículo 43.2.a) de la Ley de Marcas, y como mínimo al 1% de la cifra de negocios, conforme dispone el art. 43.5 del mismo Cuerpo legal .

La demandada en la contestación de la demanda, se opuso a la misma, alegando en primer lugar prescripción de la acción ejercitada del art. 45.1 de la LM y prescripción por tolerancia en el uso del art. 52.1 de la misma ley , y en cuanto al fondo inexistencia de infracción de la marca de la actora, ni actos de competencia desleal, en cuanto que la demandada viene utilizando, durante más de 20 años, las marcas registradas que es titular.

Seguido el juicio en todos sus trámites, se dictó sentencia, y autos aclaratorios, por parte del Juzgado de lo Mercantil nº 1 de A Coruña, que estimando en parte la demanda, declara la caducidad, por falta de uso, de la marca española nº 2.031.249 titularidad de la entidad demandada, sin imposición de costas.

Contra dicha resolución interpusieron recurso de apelación, tanto la representación de la parte actora como la de la demandada, interesando, con revocación de la sentencia apelada, respectivamente la estimación y la desestimación integra de la demanda.



SEGUNDO .- Sobre la declaración de caducidad de la marca mixta registrada por la entidad demandada CAFES CANDELAS, S.L., marca española nº 2.031.249, mixta, con la denominación Las Candelas Supra y con un grafico en extremo superior derecho de tres velas en el interior de una circunferencia, solicitada que fue en fecha 28 de mayo de 1996, concedida en fecha 1 de febrero de 1997 para productos y servicios de la clase 30, Café, te, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagu, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levaduras, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias, hielo.

Pues bien, podemos adelantar que revisado nuevamente el caso en esta apelación, el tribunal llega a la misma conclusión sentenciada, en cuanto a la declaración de caducidad de la marca, antes referida, por su no uso real y efectivo en España.

El art. 39 de la Ley de Marcas (LM ) dispone que 'si en el plazo de cinco años contados desde la fecha de publicación de su concesión la marca no hubiere sido objeto de un uso efectivo y real en España para los productos para los cuales esté registrada, o si tal uso hubiera sido suspendido durante un plazo interrumpido de cinco años, la marca quedará sometida a las sanciones previstas en la presente Ley, a menos que existan causas justificativas de la falta de uso'.

La consecuencia del no uso, de conformidad con lo dispuesto en el art. 39 LM , es la caducidad de la marca ( art. 55.1 c LM ), recayendo sobre el titular la carga de la demostración de que ha sido objeto de un uso efectivo en cada uno de los productos y servicios para los que el signo se encuentra registrado ( art. 58 LM ), incluso puede ser apreciada la caducidad de forma parcial, conforme a los dispuesto en el art. 60 LM 'si la causa de nulidad o caducidad solamente existiese para una parte de los productos o servicios para los cuales esté registrada la marca, su declaración sólo se extenderá a los productos o servicios afectados'.

Y ello tiene su relevancia en que la entidad demandada no ha demostrado el uso real y efectivo para los productos y servicios registrados, al menos durante los últimos cinco años.

El Tribunal Supremo en su sentencia de 23 de junio de 2006 razona: '...Para que exista un uso efectivo y real, relevante, de la marca, ésta ha de manifestarse públicamente en el sector del mercado para el que ha sido concedida, y cumplir así la función para la cual se reconoció al titular del derecho exclusivo, no siendo suficiente para cumplir la exigencia legal una utilización aparente de la marca dirigida simplemente a conservar su derecho formal mediante un uso esporádico del signo distintivo, debiendo tenerse en cuenta, para determinar si existe o no ese uso efectivo y real, la clase de productos o servicios amparados por la marca y las circunstancias concurrentes en el caso concreto, y explícitamente excluye 'las actuaciones aisladas que no entrañan, por tanto, un uso continuado de la marca' (S 22 de enero de 2.000); y, por último la S. de 3 de noviembre de 2.000 alude a la presencia en el mercado de los productos que ampara la marca. Dentro de la jurisprudencia del TJCE debe resaltarse la Sentencia de 11 de marzo de 2.003 en la que se declara que el art.

12.1 de la Directiva 'debe interpretarse en el sentido de que una marca es objeto de un 'uso efectivo' cuando, en consonancia con su función esencial, que consiste en garantizar la identidad del origen de los productos o servicios para los que haya sido registrada, se utiliza con el fin de crear o conservar un mercado para tales productos y servicios, excluyéndose usos de carácter simbólico cuyo único objeto sea el mantenimiento de los derechos conferidos por la marca. La apreciación del carácter efectivo del uso de la marca debe basarse en la totalidad de los hechos y circunstancias apropiados para determinar la realidad de la explotación comercial de ésta, en particular, los usos que se consideren justificados en el sector económico de que se trate para mantener o crear cuotas de mercado en beneficio de los productos o de los servicios protegidos por la marca, la naturaleza de esos productos o servicios, las características del mercado, la magnitud y la frecuencia del uso de la marca.'.

De la aplicación de la doctrina expuesta al caso, este tribunal estima que la misma no resulta conculcada por la resolución recurrida, pues no podemos dar por acreditado el uso efectivo y real por la demandada de la marca nº 2.031.249, cuando refiere que lo hace en adecuación y a través del registro de marcas nacionales y marcas de la Unión Europea llevadas a cabo con posterioridad en el tiempo, dado que fue modernizando, según las distintas tendencias del mercado, adaptándose a las exigencias del consumidor, con una imagen más actual, pero manteniendo inalterable su el carácter distintivo del signo, los elementos principales y dominantes los términos Candelas y Supra y el elemento gráfico de la llama.

Pues bien, los usos acreditados difieren de la forma en la que la marca en cuestión se encuentra registrada, pues si bien se mantiene 'Candelas' y 'Supra', no siempre juntos, ya no se recoge el articulo determinado 'Las', y utiliza tipología de letra diferente, además el grafico es totalmente distinto, el que lo acompaña tres velas en el interior de un circulo, ahora un dibujo totalmente distinto, que simula una llama en un cuadrado con fondo negro, lo que altera significativamente el carácter distintivo del signo, tal y como consta en el Registro.

De tal forma difiere la variación en elementos gráficos, fonéticos y conceptuales que alteran de forma significativa el carácter distintivo de la marca mixta nº 2.031.249 en la forma en que se encuentra registrada, teniendo en cuenta la imagen que el signo provoca en el consumidor medio.

En definitiva, no concurre prueba del uso efectivo y real de la marca litigiosa para los productos para los cuales está registrada por la demandada en España, por lo que no pueden acogerse las alegaciones formuladas por la parte apelante en su recurso.



TERCERO .- Por otra parte , la demandada en su recurso de apelación opone las excepciones de prescripción por tolerancia, y la acción de prescripción de la acción de violación de marca, que lo hacen a los cinco años desde la fecha en que las mismas pudieron ejercitarse.

Pues bien, la acción de violación de las marcas nacionales mixtas SUPRACAFE, clase 30, de titularidad de la parte demandante, se fundamenta en el uso del termino SUPRA que aparece reflejado en los documentos 40, 44, 45, 47, 63-65, 71 y 79, acompañados con la demanda, que mantiene comienza a usar signos distintos a partir del año 2013, con motivo del cambio de imagen de la entidad demandada, que se corresponde con las solicitudes de marca de la Unión Europea en los años 2012 y 2014 por parte de la demandada por lo que, no cabe su apreciación al no ejercitarse acción de nulidad de la marca prevista en el art. 52.1 de la LM , que establece 'El titular de un derecho anterior que haya tolerado el uso de una marca posterior registrada durante un período de cinco años consecutivos con conocimiento de dicho uso no podrá solicitar en lo sucesivo la nulidad de la marca posterior ni oponerse al uso de la misma basándose en dicho derecho anterior para los productos o los servicios para los cuales se hubiera utilizado la marca posterior, salvo que la solicitud de ésta se hubiera efectuado de mala fe, en cuyo caso la acción será imprescriptible. En el supuesto contemplado en este apartado, el titular de la marca posterior no podrá oponerse al uso del derecho anterior, a pesar de que ese derecho ya no pueda invocarse contra la marca posterior'.

El supuesto de hecho del art. 52.2 de la LM es que el titular de un derecho anterior que haya tolerado el uso de una marca posterior registrada durante un período de cinco años consecutivos con conocimiento de dicho uso, no podrá solicitar en lo sucesivo la nulidad de la marca posterior ni oponerse al uso de la misma.

Como refiere la SAP de Granada de 8 de noviembre de 2017 , el artículo 52.2 de la Ley de Marcas no resulta de aplicación al caso de autos respecto de la llamada prescripción por tolerancia, habida cuenta de que, el citado artículo solamente resulta de aplicación respecto de marcas toleradas inscritas con posterioridad a la inscripción de la marca del titular del derecho anterior.

La aplicación del instituto de la prescripción por tolerancia permite al titular de una marca posterior registrada conservar los derechos sobre dicha marca cuando el titular de una marca anterior solicite la declaración de nulidad de dicha marca posterior o se oponga a su uso.

Por lo que partiendo de la fecha de las marcas posteriores registradas por la demandada, al presentarse la demanda el 26 de enero de 2016, no cabe admitir la acción de prescripción por tolerancia por lo antes razonado, tampoco la prescripción de la acción de violación de marca, dada la fecha de inicio de uso, tal como se formula, por lo que las excepciones alegadas no pueden ser estimadas.

Como dice la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona de 12 de Abril de 2012 , 'Para determinar el dies a quo del plazo de prescripción por tolerancia debe tenerse en cuenta que el art. 52.2 LM hace referencia a 'una marca posterior registrada', de lo que se colige que el registro de la marca posterior es un requisito necesario y, en consecuencia, el plazo de prescripción por tolerancia no puede comenzar a correr por el mero uso de una marca posterior, incluso en el caso de que el titular de esa última proceda a registrarla posteriormente. En ese sentido se ha pronunciado el TJCE, en Sentencia de 22 de septiembre de 2011 , C-482/09 , al declarar que: '(62) Los requisitos necesarios para que comience a correr este plazo de prescripción, cuya concurrencia corresponde verificar al juez nacional, son, en primer lugar, el registro de la marca posterior en el Estado miembro de que se trate; en segundo lugar, el hecho de que la presentación de la solicitud de registro de dicha marca se haya efectuado de buena fe; en tercer lugar, el uso de la marca posterior por parte de su titular en el Estado miembro en el que ha sido registrada y, en cuarto lugar, el hecho de que el titular de la marca anterior tenga conocimiento del registro de la marca posterior y del uso de dicha marca una vez registrada.' Además, el dies a quo de ese plazo de prescripción no puede ser anterior al conocimiento (tolerancia) por parte del titular de la marca anterior del uso de la marca registrada posterior. No cabe hablar de tolerancia con anterioridad al momento en que el titular de la marca anterior tuviera a su alcance la posibilidad de adoptar medidas para oponerse al uso que conoce de la marca registrada posterior. En ese sentido, el TJCE, en la citada Sentencia de 22 de septiembre de 2011 , concluye: '(45) Así pues, a efectos del artículo 9, apartado 1, de la Directiva 89/104 , el concepto de «tolerancia» debe interpretarse en el sentido de que no cabe considerar que el titular de una marca anterior haya tolerado el uso de buena fe bien acreditado y de larga duración por parte de un tercero de una marca posterior idéntica a la suya, del que tenía conocimiento desde hace largo tiempo, si carecía de posibilidad alguna de oponerse a dicho uso'. Por ello, no cabe fijar el dies a quo para el cómputo del plazo de prescripción con anterioridad a la fecha de publicación de la concesión de la marca registrada posterior, pues sólo a partir de ese momento cabe ejercitar la acción de nulidad (como tiene declarado esta Sección 15ª, en sentencia de 22 de junio de 2007 )'.



CUARTO .- Procede ahora entrar a resolver el recurso formulado por la parte actora, relativo a la desestimación de la acción de violación de la marca mixta SUPRACAFE, española y de la Unión Europea, inscritas a su nombre, la mayoría para la protección de los productos de la clase 30, café y sucedáneos de café.

Pues bien, tal como alega la parte apelante el análisis de infracción de una determinada marca, que le corresponde a la entidad actora como titular registral al amparo de lo dispuesto en el art. 34 de la LM , ostenta el derecho exclusivo a utilizarla en el tráfico económico y podrá prohibir que los terceros, sin su consentimiento, utilicen en el tráfico económico: a) Cualquier signo idéntico a la marca para productos o servicios idénticos a aquéllos para los que la marca esté registrada.

b) Cualquier signo que por ser idéntico o semejante a la marca y por ser idénticos o similares los productos o servicios implique un riesgo de confusión del público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación entre el signo y la marca.

Pues bien, bajo el ámbito protector de la LM la entidad actora ejercita las acciones previstas en el art.

41.1 , la de cesación de los actos que violen su derecho; la adopción como medida inmediata para evitar que prosiga la violación a la retirada de cualquier mención a la palabra SUPRA o cualquier otra que por su semejanza con el diseño o tipo de letra SUPRACAFE sea susceptible de crear un riesgo de confusión en el público consumidor y/o un aprovechamiento injusto de la fama, prestigio y notoriedad de la marca de la actora; y la indemnización de los daños y perjuicios sufridos.

Y ciertamente debe hacerse comparando la representación de la misma, tal y como ha sido registrada, en el caso el componente denominativo de SUPRACAFE es lo que predomina, con un dibujo, en su parte superior derecha, de un grano de café, con el uso de otro u otros signos empleados en el trafico comercial por la demandada desde el año 2013, los diferentes usos de la marca SUPRA, que se alega idéntica o similar a las citadas marcas, motivo por lo que causa riesgo de confusión, que es lo que trata de proteger.

La palabra SUPRA, significa, según la Real Academia Española, 'superior' o 'encima, y es utilizada en otras marcas, de la más diversa índole y clase. Por ello, suele ir unida a otros signos para designar un concreto producto, por si sola carece de singularidad, de capacidad distintiva. La marca registrada de la actora, mixta, SUPRACAFE, se compone por dos vocablos 'supra' y 'café' y figura en su parte superior derecha el dibujo de un grano de café.

Así las cosas, lo que no puede pretender la actora es monopolizar el uso exclusivo de la palabra supra, ni puede pretender que cese la demandada en su uso, cuando el que hace la demandada del signo que utiliza en sus productos, con mínimas variaciones por razón del soporte utilizado, es el mismo conjunto distintivo, CANDELAS, SUPRA y el logo de la marca comunitaria registrada 11455961, mixta, solicitada el 27 de diciembre de 2012, concedida el 28 de junio de 2013, para las clases 29, 30 y 32. Y precisamente la utilización del término CANDELAS, refuerza la distinción en el mercado.

Además se encuentra amparada por la marca registrada de la Unión Europea, mixta, fecha de solicitud 18 de julio de 2014, concedida el 30 de julio de 2015, precisamente para las clases 30, 32 y 39, SUPRA PREMIUM COFFE, con grafico de un dibujo de dos líneas curvas descendentes por encima de la letra U de la palabra supra.

Todo ello nos lleva a concluir que no existe el alegado riesgo de confusión por infracción de los derechos marcarios que le corresponden a la actora, como titular de las marcas registradas a su favor, por lo que el recurso no puede ser estimado.



QUINTO .- Igualmente en el recurso de apelación se mantiene la acción con base en lo dispuesto en los arts. 6 y 12 de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal , que norman, el primero de los mentados preceptos, que: 'Se considera desleal todo comportamiento que resulte idóneo para crear confusión con la actividad, las prestaciones o el establecimiento ajenos. El riesgo de asociación por parte de los consumidores respecto de la procedencia de la prestación es suficiente para fundamentar la deslealtad de una práctica'.

Y el segundo, que: 'Se considera desleal el aprovechamiento indebido, en beneficio propio o ajeno, de las ventajas de la reputación industrial, comercial o profesional adquirida por otro en el mercado. En particular, se reputa desleal el empleo de signos distintivos ajenos o de denominaciones de origen falsas acompañados de la indicación acerca de la verdadera procedencia del producto o de expresiones tales como «modelos», «sistema», «tipo», «clase» y similares'.

Tal como resaltábamos en nuestra sentencia de 19 de diciembre de 2017 , como ha destacado la jurisprudencia ( SSTS 94/2017, de 15 de febrero y 504/2017, de 15 de septiembre ), la normativa sobre marcas y la normativa sobre competencia desleal cumplen funciones diferentes. Así, mientras que la primera protege un derecho subjetivo sobre un bien inmaterial, un derecho de exclusiva generador de un ius prohibendi a favor de su titular, la segunda protege el correcto funcionamiento del mercado, de modo que la competencia se realice por méritos o por la eficiencia de las propias prestaciones y no por conductas desleales.

La coexistencia entre ambas normativas ha llevado a nuestro más Alto Tribunal a desarrollar la denominada doctrina de la complementariedad relativa ( SSTS 586/2012, de 17 de octubre ; 95/2014, de 11 de marzo ; 450/2015, de 2 de septiembre y 504/2017, de 15 de septiembre entre otras).

El juego de la compatibilidad la explica ésta última sentencia del Tribunal Supremo 504/2017 , cuando nos enseña al respecto, que: 'no procede acudir a la Ley de Competencia Desleal para combatir conductas plenamente comprendidas en la esfera de la normativa de Marcas, en relación con los mismos hechos y los mismos aspectos o dimensiones de esos hechos. De ahí que haya de comprobarse si la conducta presenta facetas de desvalor o efectos anticoncurrenciales distintos de los considerados para establecer y delimitar el alcance de la protección jurídica conferida por la normativa marcaria. Por otro, procede la aplicación de la legislación de competencia desleal a conductas relacionadas con la explotación de un signo distintivo, que presente una faceta o dimensión anticoncurrencial específica, distinta de aquella que es común con los criterios de infracción marcaria'.

Las litigantes concurren libremente ofertando sus productos desde hace más de 20 años, utilizando las marcas en conflicto, así se viene a reconocer por las partes, y en el presente caso no consideramos que generen confusión en el mercado, no siendo ni tan siquiera similares. No podemos apreciar en este caso unos específicos efectos anticoncurrenciales distintos de los considerados para descartar la infracción marcaria.

De lo contrario, otorgaríamos a la demandante unos nuevos derechos de exclusiva, superpuestos a los que ya le conceden sus marcas registradas, que no tendría amparo en el ordenamiento jurídico ( STS 105/2016, de 26 de febrero ). Y se utilizaría la LCD para duplicar la protección que otorga la normativa de propiedad industrial, y en concreto la que dispensa el sistema de marcas para tales signos distintivos ( STS 379/2008, de 20 de mayo ).

Conforme señala la STS 306/2017, de 17 de mayo , ratificando el razonamiento de la Audiencia, la confusión que es considerada ilícita en el art. 6 de la Ley de Competencia Desleal es la que guarda relación con los medios de identificación empresarial, esto es, los signos distintivos, la forma de presentación, los elementos que, en definitiva, informan a los consumidores destinatarios de los bienes y servicios sobre cuál es el origen empresarial y que pueden condensar determinadas percepciones positivas, que en este caso no existen y estarían, en este concreto caso, cubiertos por la protección marcaria, que no consideramos vulnerada, remitiéndonos a lo razonado con antelación.

No estimamos tampoco, ni mucho menos acreditado, que la demandada realizase actos de aprovechamiento indebido, en beneficio propio o ajeno, de las ventajas de la reputación industrial, comercial o profesional adquirida por la actora en el mercado, cuando más bien no encontramos ante libre competencia.

Pues bien, no consideramos que la sentencia apelada haya incurrido en un claro error a la hora de valorar la prueba practicada, por mucho que se empeñe el recurso en deducir otra cosa, con base en la declaración de un solo testigo, consideramos, como el juez a quo, que de los datos obrantes en autos no nos encontramos ante las conductas denunciadas como incursas en el ámbito de la Ley de Competencia desleal.



SEXTO .- La desestimación de los recursos de apelación conlleva la imposición de las costas de esta segunda instancia a las partes apelantes, derivadas de sus respectivos recursos, conforme dispone el art.

398 de la LEC .

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación, en nombre del Rey y por la autoridad concedida por el Pueblo Español.

FALLAMOS Desestimar los recursos de apelación formulados, contra la sentencia dictada el 30 de abril de 2017, y autos aclaratorios, por el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de los de A Coruña , que confirmamos, con expresa imposición de las costas procesales causadas en esta alzada a las partes apelantes derivadas de sus respectivos recursos.

Decretamos la pérdida de los depósitos constituidos para recurrir.

Contra esta sentencia cabe recurso de casación y extraordinario por infracción procesal ante la Sala 1ª del Tribunal Supremo, por razón de interés casacional siempre que concurran los presupuestos legales para su admisión, a interponer en el plazo de veinte días a partir de la notificación de esta resolución.

Así por esta nuestra sentencia, de la que se llevará certificación al rollo de Sala, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACION.- dada y pronunciada fue la anterior resolución por los Iltmos. Sres. Magistrados que la firman y leída por el Iltmo. Magistrado Ponente en el mismo día de su fecha, de lo que yo Secretario doy fe,