Sentencia Civil Nº 203/2007, Audiencia Provincial de Madrid, Sección 28, Rec 16/2007 de 25 de Octubre de 2007

Encabezamiento

AUD. PROVINCIAL SECCIÓN N. 28

MADRID

SENTENCIA: 00203/2007

AUDIENCIA PROVINCIAL DE MADRID

Sección 28ª

Rollo de apelación nº 16/07

Materia: Patentes

Órgano judicial de origen: Juzgado de Primera Instancia núm. 43 de Madrid

Autos de origen: Proceso núm. 312/2000

Partes recurrentes y recurridas: "ABBOTT LABORATORIES INC." y "ALTER FARMACIA, S.A."

SENTENCIA NÚM. 203

En Madrid, a 25 de octubre de 2007.

La Sección Vigésimo Octava de la Audiencia Provincial de Madrid, especializada en materia mercantil, integrada por los Ilustrísimos Señores Magistrados D. Rafael Sarazá Jimena, D. Alberto Arribas Hernández y D. Jose Ignacio Zarzuelo Descalzo , ha visto el recurso de apelación, bajo el núm. de rollo 16/07, interpuesto contra la sentencia de fecha 3 de febrero de 2006 dictada en el proceso núm. 312/2000 seguido ante el Juzgado de Primera Instancia núm. 43 de Madrid.

Han sido partes en el recurso, como apelante-impugnada "ABBOTT LABORATORIES INC.", representado/s por el/los Procurador/es D. Victorio Venturini Medina y defendido/s por el/los Letrado/s D.José Massager Fuentes , y como impugnante- apelada "ALTER FARMACIA, S.A.", representado/s por el/los Procurador/es D. Ramón Rodríguez Nogueira y defendido/s por el/los Letrado/s D. Carlos de los Santos Holgado.

Es magistrado ponente D. Rafael Sarazá Jimena

Antecedentes

PRIMERO.- Las actuaciones procesales se iniciaron mediante demanda presentada con fecha 22 de mayo de 2000 por la representación de "ABBOTT LABORATORIES INC." contra "ALTER FARMACIA, S.A." y "WYETH-AYERST INTERNATIONAL INC", en la que, tras exponer los hechos que estimaba de interés y alegar los fundamentos jurídicos que consideraba que apoyaban su pretensión, suplicaba "Que, teniendo por presentado este escrito, junto con sus documentos y copias, se sirva admitirlos, me tenga por parte en nombre de mi principal, tenga por formulada DEMANDA DE JUICIO DECLARATIVO DE MENOR CUANTIA contra ALTER FARMACIA, S.A. y WYETH-AYERST INTERNATIONAL INC., por VIOLACIÓN DE LAS PATENTES ESPAÑOLAS 507.187 Y 8.701.601 y de COMPETENCIA DESLEAL, se sirva admitirla, dando traslado de la misma a las demandadas para que la contesten dentro del plazo legal y en debida forma, si es así de su interés y, en su día, previos los demás trámites legales oportunos y pruebas a practicar, dicte Sentencia por la que, estimando íntegramente la presente demanda:

1. Declare que la fabricación, ofrecimiento e introducción en el comercio del producto Nutribén Natal SMA, en sus diferentes presentaciones, constituyen actos de infracción de las patentes españolas 507.187 y 8701601.

2. Condene a las demandadas a cesar en la violación de las patentes españolas 507.187 y 8701601, y, en particular, a cesar en la fabricación, ofrecimiento e introducción en el comercio del producto Nutribén Natal SMA, en sus diferentes presentaciones.

3. Condene a WYETH a abstenerse en lo sucesivo de ofrecer a ALTER o a cualquier otra tercera entidad los procedimientos para la obtención de leche humanizada adicionada de nucleótidos para la alimentación infantil reivindicados por la patente española número 507.187 y/o 8701601, o cualquier otro cuya ejecución suponga violación de las patentes mencionadas.

4. Ordene el embargo de las unidades del producto Nutribén Natal SMA, en sus diferentes presentaciones, producidas con violación de las patentes españolas 507.187 y 8701601 que se hallen en las fábricas, almacenes y demás establecimientos de ALTER pendientes de su distribución.

5. Ordene la destrucción de las unidades del producto Nutribén Natal SMA embargadas según lo previsto en el apartado anterior.

6. Declare que la actuación de las demandadas es constitutiva de actos de competencia desleal por violación de secretos.

7. Condene a las demandadas a cesar en la realización de actos de competencia desleal en perjuicio de mi representada.

8. Condene solidariamente a las demandadas a indemnizar a mi mandante los daños y perjuicios ocasionados por la violación de las patentes españolas 507.187 y 8.701.601, calculándose la indemnización de perjuicios con arreglo a lo previsto en el Fundamento de Derecho de Orden Material II de este escrito de demanda.

9. Condene solidariamente a las demandadas a publicar la sentencia condenatorio por infracción de las Patentes, a su costa, en dos periódicos de tirada estatal.

10. Condene solidariamente a las demandadas a restituir a mi mandante, el enriquecimiento injusto obtenido como consecuencia de su comportamiento desleal, de conformidad con las bases que se establecerán en el período de prueba.

11. Condene solidariamente a las demandadas al pago de las costas causadas por la presente demanda."

SEGUNDO.- Por ambas codemandadas se contestó a la demanda y formuló reconvención. En la formulada por "ALTER FARMACIA, S.A." se solicitaba "que teniendo por presentado esta demanda reconvencional, junto con la contestación a la demanda principal, así como los documentos que se adjuntan y sus correspondientes copias, se sirva admitirlo todo ello, dando traslado de la de misma a la demandada reconvencional ABBOT en su representación procesal en el proceso principal, para que la conteste dando el curso legal que corresponda a la misma y, en su día, dictar sentencia por la que se declare:

1.- La nulidad de las patentes de invención 507187 y 8701601 así como cualquier adicción posterior.

2.- Con efectos retroactivos se retrotraiga todo a la situación anterior a la solicitud de la patente, con los limites establecidos en el art. 114.2 de la Ley .

3.- No se condene a la demanda reconvencional a la indemnización por los daños y perjuicios causados, cuya concreción se efectuará en sede de ejecución de sentencia por los criterios determinados en la Ley.

4.- Se haga constar convenientemente en la Oficina Española de Patentes y Marcas mediante mandamiento al Registrador custodiante para que cancele las inscripciones correspondientes y se publique en el Boletín Oficial del Registro de la Propiedad Industrial (BOPI) con cargo a la demanda recoviniente.

5.- La imposición de las costas causadas en este proceso."

En la formulada por "WYETH-AYERST INTERNATIONAL INC." se solicitaba "que teniendo por presentado este escrito con los documentos que lo acompañan y copias de todo ello, se sirva admitirlo y tener por formulada DEMANDA REVONCENCIONAL contra la entidad ABBOT LABORATORIES, en la que se solicita declaración de nulidad de las patentes de invención números 507.187 y 8701601, de las que es titular ABBOT LABORATORIES, dé traslado de esta reconvención a dicha entidad para que la conteste en el plazo de diez días, y en su momento y previos los trámites legales oportunos dicte sentencia en que:

1.- Se declare la nulidad total de la patente de invención número 507.187 de ABBOTT LABORATORIES.

2.- Se declare la nulidad de las reivindicaciones 1 a 5 y 16 a 23, todas ellas inclusive, de la patente de invención número 8701601 de ABBOT LABORATORIES.

3.- Se condene a la demandada reconvencional a estar y pasar por estas declaraciones.

4.- Se condene a la demandada reconvencional al pago de todas las costas de esta demanda reconvencional, en caso de oponerse a ella."

TERCERO.- Tras seguirse el juicio por sus trámites correspondientes el Juzgado de Primera Instancia núm. 43 de Madrid dictó sentencia, con fecha 3 de febrero de 2006 , cuyo fallo era el siguiente: " Que desestimando la demanda interpuesta por la actora ABBOT, debo absolver y absuelvo a la parte demandada de las pretensiones ejercitadas en su contra, con todos los pronunciamientos favorables y expresa condena en costas a la actora y estimando parcialmente la reconvención debo declarar y declaro:

1.- La nulidad de las patentes de invención 507187 y 8701601 así como cualquier adicción posterior.

2.- Que con efectos retroactivos se retrotraiga todo a la situación anterior a la solicitud de la patente, con los límites establecidos en el art. 114.2 de la Ley .

3.- Se haga constar convenientemente en la Oficina Española de Patentes y Marcas mediante mandamiento al Registrador custodiante para que cancele las inscripciones correspondientes y se publique en el Boletín Oficial del Registro de la Propiedad Industrial (BOPI) con cargo a la demanda reconvincente.

Sin hacer expresa condena en costas respecto la demanda reconvencional.

TERCERO.- Publicada y notificada dicha resolución a las partes litigantes, por la representación de "ABBOTT LABORATORIES INC." se interpuso recurso de apelación, así como impugnación al recurso por parte de ALTER FARMACIA, S.A. que, admitidos por el mencionado juzgado y tramitados en legal forma han dado lugar a la formación del presente rollo ante esta sección de la Audiencia Provincial de Madrid, que se ha seguido con arreglo a los trámites de los de su clase.

CUARTO.- En la tramitación del presente recurso se han observado las prescripciones legales.

Fundamentos

PRIMERO.- La demandante "ABBOTT LABORATORIES INC." presentó demanda de juicio de menor cuantía contra "ALTER FARMACIA, S.A." y "WYETH-AYERST INTERNATIONAL INC" ejercitando acciones declarativa, cesatoria, de remoción, publicación e indemnización por daños y perjuicios y enriquecimiento injusto, por violación de patente, y declarativa y cesatoria de competencia desleal contra las demandadas. Éstas, a su vez, reconvinieron solicitando se declarase la nulidad de las patentes de la actora respecto de las cuales se había ejercitado la acción de violación de patente.

La sentencia desestimó plenamente la demanda y estimó parcialmente las reconvenciones, declarando la nulidad de las patentes en cuestión.

Contra ésta sentencia presentaron recurso de apelación tanto "ABBOTT LABORATORIES INC." (en adelante, ABBOTT) como "WYETH-AYERST INTERNATIONAL INC" (en adelante, WYETH). "ALTER FARMACIA, S.A." (en adelante, ALTER) formuló impugnación contra la sentencia al dársele traslado del recurso formulado por ABBOTT. No obstante, con posterioridad, WYETH y ABBOTT llegaron a una transacción por la que renunciaba la primera al recurso de apelación, a la "acción de reclamación de la condena en costas impuesta a ABBOT" en primera instancia y a la oposición formulada al recurso de ABBOT, y ésta desistía del recurso de apelación "en lo que se refiere a WYETH" así como de la oposición formulada al recurso de apelación de WYETH.

Por tanto, la cuestión a dilucidar en esta sede se circunscribe al recurso de apelación de ABBOTT, en cuanto afecta a ALTER, y a la impugnación formulada por ésta.

SEGUNDO.- El recurso de apelación presentado por la parte actora, ABBOT, impugna varios pronunciamientos de la sentencia apelada, y por varias razones. Las impugnaciones se refieren tanto a la anulación de las dos patentes titularidad de la actora que son objeto de controversia en este litigio, como a la vulneración de una de ellas, la núm. 187, por las demandadas (aunque en virtud del desistimiento parcial formulado por ABBOTT la cuestión de la vulneración de la patente quedaría circunscrita a ALTER). El contenido del recurso, limitado a ciertos pronunciamientos de la sentencia, implica que ABBOTT no impugna la desestimación de las pretensiones de su demanda relativas a la realización por las demandadas de actos constitutivos de competencia desleal ni las relativas a la vulneración de la otra patente, la núm. 601, por lo que estos extremos quedan fuera de nuestro conocimiento en este recurso dado el principio "tantum appellatum quantum devolutum" que rige nuestro recurso de apelación civil.

Procede abordar los motivos de apelación esgrimidos por las partes en sus respectivos escritos comenzando por el de interposición del recurso presentado por ABBOTT y siguiendo el orden observado en tal escrito, puesto que para resolver sobre si la patente núm. 187 ha sido vulnerada es preciso que previamente se haya decidido en sentido negativo sobre si concurre en la misma alguna causa de nulidad.

TERCERO.- El primer motivo de apelación se refiere a la afirmación contenida en la sentencia apelada relativa a que la patente española ES8301593, con número de solicitud P507187 (que estamos denominando de forma abreviada como patente 187, como se hace en el recurso, para evitar confusiones), de la que es titular ABBOTT ".se trata de una patente de producto más que de procedimiento.".

Aunque no parece que esta afirmación haya determinado la declaración de nulidad de esta patente en base al art. 48.2º del Estatuto de la Propiedad Industrial (la sentencia basa tal declaración en la ausencia de novedad y de altura inventiva), lleva razón la recurrente en que el objeto de dicha invención no es un producto, sino un procedimiento, cuestión ésta en la que, por otra parte, no discrepa la parte recurrida al oponerse al recurso. La cuestión, no obstante, tiene su importancia porque, como se verá, determina el enfoque erróneo de la sentencia al afirmar la falta de novedad y de altura inventiva de la patente 187, defectos que atribuye al producto obtenido con el procedimiento y no al procedimiento en sí. Y también la parte actora en ocasiones, al realizar alegaciones en torno a la supuesta vulneración de la patente núm. 187 por el producto elaborado por ALTER, parece dar a la patente un tratamiento más cercano a la patente de producto que a la de procedimiento, lo que determina también un enfoque erróneo de la citada cuestión de la vulneración.

Por tanto, ha de quedar sentado a efectos de continuar con el análisis de los motivos de apelación que el objeto de la patente 187 es un procedimiento en el que se describen las sustancias de partida, los medios de actuación consistentes tanto en la secuencia de operaciones a realizar como en las sustancias intermedias utilizadas en tales operaciones, y el producto final obtenido.

CUARTO.- Sentado lo anterior, y entrando ahora a analizar los motivos de apelación 2º y 3º, la Sala comparte la impugnación realizada con ABBOTT respecto del pronunciamiento de la sentencia apelada que declara la nulidad de la patente 187. La sentencia apelada considera que concurren las causas de nulidad consistentes en la falta de novedad y de actividad inventiva porque los productos de alimentación infantil, concretamente la leche humanizada, obtenidos mediante la adición de nucleótidos están en el estado de la técnica desde los años 60.

La pericial de Dª Lina no puede servir para fundar la nulidad de la patente por las aludidas razones de falta de novedad y de actividad inventiva, como pretende la recurrida, puesto que la afirmación de que "en el estado de la técnica ya era conocida la adición de nucleótidos a los alimentos infantiles" es completamente irrelevante a tales efectos, en primer lugar porque, como ya se ha avanzado, el objeto de la patente no es un producto (leche humanizada para uso infantil adicionada con nucleótidos), sino un concreto procedimiento descrito en las reivindicaciones de la patente, y en segundo lugar porque, en todo caso, la simple adición de nucleótidos es una mera ejecución de un concepto inventivo general, carente de la mínima precisión y detalle que permita su protección por el sistema de patentes. Una operación descrita de modo tan simple (adición de nucleótidos en un producto lácteo de consumo infantil) no puede considerarse un antecedente a efectos de eliminar novedad respecto de una patente que describa un concreto y complejo procedimiento de elaboración del alimento infantil en el que se produzca tal adición.

Asimismo, las anterioridades que se citan para destruir la novedad de la patente española 187, la patente US 3231385 y la patente GB 1132322, no pueden servir a tales efectos porque, en el caso de la segunda, apenas reivindica procedimiento alguno, y en el caso de la primera, reivindica un procedimiento distinto del reivindicado por la patente española 187. Así es apreciado en el informe de la OEPM (f. 1902 y siguientes), además de en otros informes obrantes en autos, y así es aceptado por la Sala, pues resulta de la simple confrontación de las reivindicaciones de una y otra patente.

Por lo expuesto, la patente impugnada reúne los requisitos de novedad y asimismo de actividad inventiva (con independencia del mayor o menor alcance que pretenda darse a este requisito en el régimen del Estatuto de la Propiedad Industrial, concretamente de los apartados 3º a 5º de su art. 48 , aplicable en este extremo relativo a las causas de nulidad en virtud de lo dispuesto en la Disposición Transitoria 7ª-e en relación al 112.1º de la Ley de Patentes o a su equivalencia con el concepto de "novedad relativa" utilizada por la jurisprudencia del Tribunal Supremo al interpretar el art. 46 del Estatuto , Sentencias de la Sala 1ª del Tribunal Supremo de 26 de mayo de 1983 y 11 de septiembre de 1986 y las en ellas citadas), puesto que ninguna de las anterioridades indicadas anticipa el procedimiento objeto de la patente 187, y no se ha probado en absoluto que para un experto fuera evidente u obvio, cuando se solicitó la citada patente 187, en base al estado de la técnica existente en ese momento (integrado en lo fundamental por las referidas patentes norteamericana y británica, que para la apreciación de este requisito sí pueden combinarse), la realización del complejo procedimiento objeto de la patente 187.

QUINTO.- Sentada la validez de la patente, ha de analizarse si la realización cuestionada, el procedimiento de elaboración de leche humanizada para uso infantil con adición de nucleótidos utilizado por ALTER mediante licencia concedida por WYETH, vulnera la patente 187.

La recurrente invoca en su cuarto motivo de apelación la infracción del art. 61.2 de la Ley de Patentes : dado que el producto obtenido directamente por medio del procedimiento objeto de la patente 187 era nuevo cuando se solicitó y el producto elaborado por la demandada tiene esas mismas características, es de aplicación la presunción prevista en tal precepto legal, y la demandada no ha probado que haya obtenido la leche humanizada adicionada con nucleótidos por otro procedimiento distinto del patentado.

El motivo de apelación no se admite, por varias razones. Como ha resultado de las diversas pruebas practicadas, la leche humanizada para uso infantil adicionada con nucleótidos se encontraba ya en el estado de la técnica desde los años 60. Concretamente se encontraba ya reivindicada en la patente US3231385. Luego no es un producto nuevo.

Tampoco ha probado la actora que dichos nucleótidos se encontraran en los productos obtenidos por los métodos conocidos en el estado de la técnica anterior a la solicitud de la patente en rangos sustancialmente diferentes de los que resultan de la aplicación de su procedimiento, pues para probar tal extremo no bastan simplemente alegaciones sobre las bondades del procedimiento patentado, y sin perjuicio de que en las reivindicaciones de la patente no se contenga previsión alguna acerca de las citadas proporciones. Asimismo, si la estabilidad de los nucleótidos resultaba de su adición cuando las fosfatasas de la leche de vaca estaban eliminadas por el tratamiento térmico, esto es, tras dicho tratamiento térmico, tal estabilidad podía ser conseguida utilizando el procedimiento descrito en la patente americana puesto que en ésta se preveía que la adición de los nucleótidos podía ser previa, simultánea o posterior a dicho tratamiento térmico. Esto es, aunque no siempre se conseguiría tal estabilidad (pues ello no era posible si la adición de los nucleótidos era anterior o simultánea al tratamiento térmico), sí se conseguiría si la adición era posterior, posibilidad que encajaba en los términos de tal patente. Por tanto la leche humanizada para uso infantil adicionada con nucleótidos en proporción similar a la leche humana no puede considerarse como un producto nuevo.

Por último, el hecho de que el producto obtenido con el procedimiento objeto de la patente 187 contuviera un quinto nucleótido que no estaba descubierto en los años 60 no significa que el producto obtenido con el procedimiento objeto de la patente núm. 187 sea nuevo a efectos de la presunción del art. 61.2 de la Ley de Patentes . Como la recurrente se ha ocupado de dejar claro en su recurso, al impugnar la anulación de su patente, la patente 187 no es una patente de producto, sino de procedimiento. La novedad del producto obtenido con tal procedimiento, a efectos de la aplicación de la presunción del art. 61.2 de la Ley de Patentes , ha de resultar de alguna innovación atribuible al propio procedimiento en los términos en que ha sido reivindicado, no a que desde el registro de la anteriores patentes la ciencia haya descubierto nuevas sustancias que están previstas como ingredientes en la nueva patente (y, como se verá, ni siquiera en sus reivindicaciones, sino solamente en la descripción) pero que lógicamente no pudieron estarlo en las anteriores patentes. Por tanto, la presencia en el producto obtenido por el procedimiento de la patente 187 de un quinto nucleótido no puede considerarse que atribuya al producto la consideración de nuevo, puesto que no existe prueba de que con el procedimiento previsto en la anterior patente americana, y añadiendo ese quinto nucleótido que fue descubierto por la ciencia con posterioridad al registro de tal patente, no pudiera obtenerse el producto en cuestión, además de que la adición de ese quinto nucleótido no expresado en la patente americana no es un extremo previsto en las reivindicaciones de la patente 187, por lo que su presencia no puede afirmarse que constituya una característica inherente al producto fabricado mediante el procedimiento de la patente 187.

SEXTO.- Otra razón por la que ha de considerarse improcedente la aplicación de la presunción del art. 61.2 de la Ley de Patentes es porque considera la Sala que existe prueba suficiente de que ALTER utiliza un procedimiento distinto al que es objeto de la patente 187, denominado "Spanish S-26 powder with nucleotides. Master formula 9" (que denominaremos, por razones de brevedad, S-26), aportado por ALTER con su contestación a la demanda, f. 764-777 .

No existe controversia acerca de que mediante dicho procedimiento S-26 puede obtenerse leche humanizada adicionada con los cinco nucleótidos en cuestión en proporciones similares a la leche humana. Pero, afirma la actora, las demandadas no habrían probado que efectivamente ALTER estuviera utilizando ese procedimiento S-26 y no el patentado.

Sin embargo, la Sala entiende absurda la conclusión alcanzada por ABBOTT, puesto que carece de sentido que ALTER esté pagando un royalty a WYETH por la licencia de un know-how en el que, como elemento fundamental, se incluye el citado procedimiento S-26, para no utilizarlo. Asimismo, la crítica que se realiza al informe aportado con la contestación a la demanda de WYETH, elaborado por D. Vicente González Díaz, porque no comprobó personalmente el procedimiento de fabricación descrito en el S-26, no se considera admisible desde el momento en que ALTER debió dejar de utilizarlo como consecuencia de la adopción por el Juzgado de la medida cautelar que en ese sentido había solicitado ABBOTT con carácter previo a la interposición de la demanda, habiendo alegado ALTER que no renovó la licencia que tenía concertada con WYETH al vencer el término de la misma en febrero de 1999.

SÉPTIMO.- El último argumento esgrimido por la recurrente ABBOTT, que constituye el motivo quinto de su escrito de interposición de recurso, consiste en que incluso aunque se considerara probado que ALTER utiliza el procedimiento S-26 para fabricar la leche humanizada de uso infantil adicionada con nucleótidos, dicho procedimiento queda comprendido en el ámbito de la primera reivindicación de la patente 187 y, por lo tanto, la vulnera.

A esta conclusión llega la recurrente mediante la combinación de una consideración expansiva de la interpretación de las reivindicaciones en relación a la descripción de la patente, una admisión muy amplia de la posibilidad de infracción parcial de la patente por aplicación de la doctrina de la esencialidad, que prescinde de una comparación elemento por elemento, y una aplicación excesivamente amplia de la doctrina de los equivalentes. La combinación de estas tres líneas hace que la protección que la actora pretende para su patente se expanda de un modo desproporcionado, incluyendo al procedimiento utilizado por ALTER dentro del ámbito protegido por la patente pese a la existencia de numerosas diferencias entre uno y otro procedimiento.

En primer lugar, la recurrente otorga un papel excesivamente débil, en lo que se refiere a la delimitación del ámbito de protección de la patente, a las reivindicaciones, y excesivamente importante a la descripción, sobrevalorando la importancia de ésta y reduciendo la de las reivindicaciones, hasta el punto de considerar que el tenor de las reivindicaciones ".sólo es, en realidad, el punto de partida para proceder a establecer el ámbito objetivo de la protección." (f. 2811). Esta Sala, en anteriores resoluciones, no ha admitido un criterio tan reduccionista del papel de las reivindicaciones de la patente en la delimitación del ámbito de protección de la patente, y en concreto ha negado que las reivindicaciones puedan ser consideradas como un "punto de partida" para establecer el ámbito de protección de la patente. Así, en la sentencia de 19 de abril de 2006, dictada en el rollo 87/2006 , afirmábamos:

"Las reivindicaciones son el elemento esencial de la solicitud de patente, pues determinan el concreto alcance de la protección de la invención otorgada al titular de la patente. Así resulta de los arts. 26 de la Ley de Patentes española y 84 del Convenio sobre Concesión de Patentes Europeas prevén que "las reivindicaciones definen el objeto por el que se solicita la protección".

(.)

De acuerdo con lo previsto en estos arts. 60.1 de la Ley de Patentes y 69 del Convenio sobre Concesión de la Patente Europea, la descripción y los dibujos son elementos útiles y necesarios para interpretar con detalle las reivindicaciones, pero para definir el alcance concreto de la patente y de la protección conferida a su titular habrá que ceñirse al contenido de las reinvidicaciones. Éstas constituyen la esencia de la invención, "el objeto para el que se solicita la protección" (art. 26 de la ley y 84 del convenio) y tales descripción y dibujos no pueden servir para extender la protección otorgada por la patente a supuestos no encuadrables en las reivindicaciones.

El Protocolo Interpretativo del art. 69 del Convenio citado, que conforme al art. 164 del Convenio , forma parte del mismo (.) establece en su artículo 1 que "el artículo 69 no deberá interpretarse en el sentido de que el alcance de la protección que otorga la patente europea haya de entenderse según el sentido estricto y literal del texto de las reivindicaciones y que la descripción y los dibujos sirvan únicamente para disipar las ambigüedades que pudieran contener las reivindicaciones. Tampoco debe interpretarse en el sentido de que las reivindicaciones sirvan únicamente de línea directriz y que la protección se extienda también a lo que, en opinión de una persona experta que haya examinado la descripción y los dibujos, el titular de la patente haya querido proteger. El artículo 69 deberá, en cambio, interpretarse en el sentido de que define entre esos extremos una posición que garantiza a la vez una protección equitativa para el solicitante de la patente y un grado razonable de certidumbre a terceros".

Así pues, para lograr el equilibrio entre la protección equitativa del solicitante y una certidumbre razonable para terceros, la interpretación del significado de las palabras empleadas en la redacción de las reivindicaciones no tiene que responder necesariamente a su literalidad estricta, a su sentido semántico. Pero ello no puede llevar tampoco a prescindir de las expresiones utilizadas en las reivindicaciones, empleándolas únicamente como pauta que nos sirva para efectuar una interpretación abstracta en relación con aquello que en realidad el titular de la patente tuvo intención de proteger.

Significado e intención no tienen necesariamente que coincidir. Una cierta amplitud en la interpretación del significado del tenor de las reivindicaciones, que no la reduzca a la exégesis de su literalidad estricta, no equivale a proteger la intención del inventor al solicitar y obtener la concesión de la patente si dicha intención no tiene un reflejo suficiente, claro y conciso (art. 26 de la ley y 84 del convenio) en la parte caracterizante de las reivindicaciones. Las reivindicaciones constituyen el objeto de la protección de la patente, no un mero punto de partida, por lo que aunque de la lectura de la descripción o del examen de los dibujos pudiera deducirse la existencia de aspectos relevantes del objeto de la invención o, como pretende la parte apelante, "modos concretos de ejecución", no podrán tomarse en consideración en la determinación de los elementos que se hallan protegidos por la patente si aquéllos no se encontraran reivindicados. La descripción y los dibujos no confieren protección por sí mismos, por lo que los elementos relevantes que resulten de tales descripción y dibujos no serán objeto de protección si no se hallaran contenidos en las reinvidicaciones. No puede suplirse con el análisis de la descripción y de los dibujos las carencias resultantes de la redacción de las específicas reivindicaciones, no puede por este medio incluirse en el ámbito de protección de la patente lo que no se halle recogido en las reivindicaciones, puesto que el derecho otorgado por la patente a su titular no tiene por objeto la protección de la idea inventiva en sí ni de la intención del inventor al patentarla, sino la concreción de ésta idea inventiva en la parte caracterizante de las reivindicaciones. Si la idea inventiva no encuentra un soporte concreto en las reivindicaciones, no se encuentra protegida".

En este sentido, la recurrente insiste a lo largo de todo su recurso, como hecho determinante de que el procedimiento S-26 infrinja la patente 187, en que los nucleótidos que se adicionan al producto base del procedimiento son los cinco previstos en esta patente, uno de los cuales no era mencionado en la patente americana que integraba el estado de la técnica anterior a la solicitud de la patente que se reputa infringida, puesto que no había sido descubierto en aquel entonces. Además de lo ya expuesto al valorar que el producto obtenido con la patente 187 no puede considerarse un producto nuevo a efectos del art. 61.2 de la Ley de Patentes , ha de recalcarse ahora que en las reivindicaciones de la patente 187 no se expresa qué nucleótidos han de ser adicionados durante el proceso de elaboración de la leche humanizada (pues sólo se describe, como uno de los pasos del procedimiento, el de "adición de nucleótidos"). Extender el ámbito de protección de la patente a ese extremo no sólo sería contrario a la consideración de la patente como una patente de procedimiento y no de producto (única posibilidad existente en nuestra legislación sobre propiedad industrial cuando fue solicitada), sino que además daría a la descripción un papel excesivo en la fijación del ámbito de protección de la patente, pues no sólo serviría para interpretar las reivindicaciones, sino que simple y directamente ampliaría el ámbito de protección de éstas a extremos no reflejados en las mismas.

Tampoco se admite que, extendido de este modo incorrecto el ámbito de protección de la patente, se afirme que el mismo se infringe no por la reproducción del procedimiento protegido por la misma, sino que, reconociendo que el procedimiento S-26 difiere en varios de sus extremos del procedimiento patentado, basta con que se reproduzcan algunos de sus pasos, que la recurrente considera esenciales.

La posibilidad de una infracción parcial de la patente, por aplicación de la doctrina de la esencialidad, es una cuestión realmente controvertida. Aunque en la normativa anterior a la vigente Ley de Patentes, constituida por el Estatuto de la Propiedad Industrial, podía encontrarse cierta base para esta posibilidad en los arts. 46 y 48.3 del citado Estatuto, que hacían mención a las "condiciones esenciales" o a que se "modifiquen sustancialmente las cualidades", lo que es evidente es que, incluso de admitir tal posibilidad (cuestión esta no exenta de controversia), en todo caso habría que probar la esencialidad de los aspectos de la patente reivindicada objeto de infracción. En el caso de autos, la recurrente afirma que la presencia de diferencias entre el procedimiento patentado y el procedimiento supuestamente infractor no impide que exista infracción porque no afectan a elementos esenciales de la invención, otorgando la cualidad de esenciales a tres de esos elementos que se dicen reproducidos en el procedimiento S-26: el ajuste del PH, la adición de nucleótidos tras la desactivación de las fosfatasas alcalinas y la emulsión de la mezcla de aceites y la solución acuosa formada por agua, leche, lactosa y lactosuero. Pero no existen en autos elementos, más allá de las alegaciones de la recurrente, para considerar que todos esos pasos son esenciales en el procedimiento patentado, y que sólo esos pasos lo son.

Otro tanto sucede con la pretendida infracción por equivalencia. La recurrente reconoce que el procedimiento S-26 es distinto en varios de sus aspectos del procedimiento objeto de la patente 187, pero, afirma, esas diferencias son simples variaciones técnicamente equivalentes.

En primer lugar, los propios informes técnicos aportados por la recurrente (bien es cierto que para refutar las alegaciones de falta de novedad y de altura inventiva de sus patentes) aportan argumentos que cuestionan la aplicación, con la amplitud que pretende la recurrente, de la doctrina de la infracción parcial, y más concretamente de la esencialidad, y de la doctrina de los equivalentes, a las patentes químico-alimentarias. Así, en el dictamen de D. Buenaventura Guamis López, aportado por la hoy recurrente como documento núm. 7 de su contestación a la reconvención, se afirma literalmente: "No respetar el orden y los tratamientos (etapas) que se aplican a lo largo del proceso puede condicionar claramente la funcionalidad del alimento e incluso, cuestionarlo como tal. Se dan casos en que la incorporación de un ingrediente antes o después de un tratamiento, hace que el producto obtenido sea estable y aceptado por el consumidor o sea inestable y además de no ser aceptado tenga pérdidas importantes de su valor nutritivo o funcional".

Pues bien, pretender que en un procedimiento de fabricación de un producto alimentario, más aún si va destinado a niños recién nacidos o de escasas semanas de vida, son irrelevantes las diferencias existentes entre el procedimiento patentado y el procedimiento supuestamente infractor, cuando tales diferencias son notables, y así consta no sólo en la descripción de tales procedimientos (contenida, respectivamente, en las reivindicaciones de la patente, interpretadas conforme a la descripción de la patente, y en la memoria del procedimiento S-26) sino también en los informes de los peritos, no parece razonable cuando se trata de un campo donde las diferencias de este tipo tienen una trascendencia que no tienen en otros campos, como resulta del pasaje antes trascrito.

Así, como es reconocido por la propia recurrente en su escrito de recurso, mientras que en el procedimiento patentado el ajuste del PH mediante la adición de hodróxido potásico se realiza a una solución de agua y lactosa, en el procedimiento S-26 tal ajuste se hace a una solución que contiene también leche, minerales y lactosuero; mientras que en el procedimiento objeto de la patente 187 se prevé la emulsión de los aceites con la solución acuosa y en la descripción se destaca que la misma se realiza por medios mecánicos, en el procedimiento S-26 la emulsión se produce por medios físicos y químicos, puesto que se utiliza un emulgente químico, la lecitina; y mientras que en el procedimiento patentado los nucleótidos se adicionan en un producto intermedio en el que la leche está pasteurizada, en el S-26 los nucleótidos se adicionan en un tanque en el que se contiene la emulsión de aceites y el contenido de la parte líquida que contiene agua, leche, lactosa, suero y minerales. El informe de D. Vicente González Díaz, aportado por WYETH con su contestación a la demanda, indica la existencia de varias diferencias más entre uno y otro procedimiento.

Sentada la existencia de estas diferencias, sentada la importancia que por lo general tiene cualquier modificación en un procedimiento de fabricación de un alimento infantil, la falta de prueba suficiente acerca de la esencialidad de los elementos reproducidos (y, por el contrario, la accidentalidad de los elementos no reproducidos) y la falta de prueba de los requisitos precisos para la aplicación de la doctrina de los equivalentes en parámetros admisibles para nuestro ordenamiento jurídico (que la acoge con extrema prudencia cuando se trata de patentes químicas o farmacéuticas, por todas, Sentencias de la Sección 15ª de la Audiencia de Barcelona de 2 de mayo y 7 de junio de 2005 , y que en todo caso no pueden ser muy distintos a los de otros países de nuestro entorno que han ratificado también el Convenio de la Patente Europea, en los que se ha acudido al test de la doble o la triple identidad sustancial y el test de la obviedad) impide que el motivo de impugnación pueda prosperar.

La falta de prueba suficiente de estos extremos ha de perjudicar a la parte actora, conforme al art. 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , en tanto que los mismos son constitutivos de la pretensión ejercitada relativa a la vulneración de la patente 187.

OCTAVO.- No es preciso analizar los motivos sexto y séptimo del recurso, por cuanto que los mismos decaen desde el momento en que no se ha considerado que el procedimiento S-26 utilizado por ALTER vulnere la patente 187 de la actora. Ha de analizarse, pues, el motivo octavo, relativo a la nulidad de la patente española ES2007350, número de solicitud P8701601 (que denominaremos como patente 601 de igual modo que se hace en el recurso, para evitar confusiones). La sentencia, al estimar parcialmente la reconvención formulada por ALTER y WYETH, declaró la nulidad de dicha patente (esto es, de todas sus reivindicaciones) y la recurrente impugna esta declaración en cuanto a las reivindicaciones 2 a 23º, aquietándose por tanto a la declaración de nulidad de la reivindicación 1ª.

La sentencia apelada declaró la nulidad de la totalidad de la patente al entender que carece de novedad, puesto que en lo que se refiere a las reivindicaciones 1 a 20 consisten en añadir nucleótidos y/o nucleósidos, estando la adición de nucleótidos reivindicada en patentes anteriores, y en lo que respecta a las reivindicaciones 21 a 23, estas comprenden los mismos procesos reivindicados en la patente española 187.

Con carácter previo a analizar los concretos motivos de impugnación, ha de puntualizarse que, al contrario de lo que ocurría con la patente 187, a la 601 es plenamente aplicable la Ley de Patentes, en concreto en lo referente a los motivos de nulidad.

NOVENO.- No puede admitirse la alegación de la recurrente de que ninguno de los reconvinientes solicitó la nulidad de la totalidad de las reivindicaciones. De ser cierto que ALTER hubiera solicitado la nulidad de la patente 601 pero no hubiera hecho mención a las reivindicaciones 5 a 18ª y 20ª en su reconvención, nos encontraríamos con una petición inmotivada, no con una falta de petición. Pero no es cierto que falte esa mención, pues se contiene (f. 574) en términos prácticamente coincidentes con los utilizados posteriormente en la sentencia para fundamentar la nulidad declarada. No existe, pues, por este motivo razón para revocar la sentencia, que, entiende la Sala, más que infringir el art. 113 de la Ley de Patentes respecto de la legitimación pasiva, habría infringido el principio de congruencia consagrado en el art. 218 de la Ley de Enjuiciamiento Civil si hubiera declarado la nulidad de reivindicaciones respecto de las que tal nulidad no hubiera sido debidamente solicitada.

DÉCIMO.- Sentado lo anterior, se observa que la sentencia apelada declara la nulidad de la patente 601 por falta de novedad, puesto que las reivindicaciones 1 a 20, que protegen invenciones de producto, consisten en añadir nucleótidos y/o nucleósidos a las leches infantiles, lo cual se encontraba ya en el estado de la técnica, y las reivindicaciones 21 a 23, que protegen invenciones de procedimiento, comprenden los mismos procesos reivindicados en la patente española 187.

Empezando por lo último, la simple confrontación de las reivindicaciones de la patente 187 (f. 120 y siguientes) y de las reivindicaciones 21 a 23 de la patente 601 (f. 276 vuelto y siguientes) muestra que se trata de procedimientos distintos, por cuanto que constan de diferentes pasos o secuencias. El informe de la OEPM no observa falta de novedad ni de actividad inventiva en estas reivindicaciones, y los informes aportados por las reconvinientes en los que se afirma la anticipación de tales procedimientos por la patente 187 no justifican adecuadamente tal afirmación, a la vista de las diferencias que se aprecian entre la literalidad de unas y otras reivindicaciones. Por tal razón, ha de revocarse la declaración de nulidad de la patente 601 en cuanto a estas reivindicaciones.

En cuanto a las reivindicaciones relativas a invenciones de producto, y sentado que no se impugna de declaración de nulidad de la reivindicación primera, procede examinar los problemas que afectan al resto de las reivindicaciones (2 a 20).

En lo que afecta a las reivindicaciones 2 a 5, se trata de reivindicaciones dependientes de la reivindicación 1, en cuanto que tienen por objeto "modos particulares o de realización del objeto de la invención" (art. 7.2 del Reglamento de Ejecución de la ley española), sin que la nulidad de la citada reivindicación 1, consentida por la recurrente, suponga necesariamente la de las reivindicaciones que de ella dependen, al no existir prueba de que tales reivindicaciones no pudieran ser objeto de una patente independiente (art. 112.3 en relación al art. 4, ambos de la Ley de Patentes ), falta de prueba que ha de perjudicar a quien postula la nulidad de tales reivindicaciones (Sentencia de la Audiencia Provincial de Vizcaya, Sección 4ª, núm. 282/2006, de 24 de abril ).

En primer lugar, no parece razonable que tales reivindicaciones pueden estar anticipadas por la patente española 187, citada en la sentencia como antecedente determinante de la falta de novedad, porque ésta es una patente de procedimiento y aquellas lo son de productos, y en la descripción de dicha patente no aparece que se anticipen las invenciones protegidas en estas reivindicaciones cuestionadas. Respecto de las patentes americanas citadas en la sentencia a los mismos efectos (las US 4544559 y 3231385), sentado que no pueden combinarse dichos documentos a efectos de apreciar falta de novedad, no existen datos que permitan afirmar que estos documentos anticipen las invenciones protegidas por tales reivindicaciones. Las referencias que en la reconvención formulada en su día por WYETH se hacen al proceso de registro de la patente europea 0302807, que reivindicó la prioridad de la patente española 601, y que se recogen también en el informe del Dr. Ismael aportado con tal reconvención (f. 1156 y siguientes), no son concluyentes, por cuanto que las limitaciones que el solicitante aceptó pudieron estar determinadas por razones coyunturales, de agilización del proceso de concesión, pero no constituyen prueba suficiente de esa falta de novedad. El informe emitido por la OEPM no aprecia falta de novedad alguna en estas reivindicaciones.

Es cierto que el informe de la OEPM sí aprecia falta de actividad inventiva en la reivindicación 4, por entender que era evidente para un experto en la materia que la composición para productos alimenticios divulgada en tal reivindicación carecía de actividad inventiva a la vista de lo divulgado en la segunda de las patentes americanas antes citadas y en la patente FR 2516355. La recurrente niega que este extremo del informe pueda servir de base para anular esta reivindicación, por falta de actividad inventiva, puesto que los reconvinientes no alegaron que la citada patente francesa, por sí sola o en combinación con otros documentos, restara actividad inventiva a las reivindicacioines de la patente 601, y dicha patente ni siquiera consta en autos. Efectivamente, aunque es citada en varios documentos e informes (no sólo el de la OEPM, también en el de la perito Sra. Fátima , emitido en los autos de medidas cautelares 199/1998, cuyo testimonio, al menos parcial, fue aportado con la demanda, f. 190, en la declaración jurada de D. Carlos Miguel , f. 600 del ramo de prueba de la actora, en la que se afirma que dicha patente es la patente francesa solicitada por Puleva en su momento, correspondiente a la patente española 187 objeto del presente litigio, si bien fue solicitada como patente no sólo de procedimiento sino también de producto, y en el informe de D. Ismael aportado por WYETH, f. 1163), lo es de un modo muy sumario (salvo en el informe de la OEPM, en los demás son meras menciones) y el texto de la patente no consta aportado a autos. La Sala entiende, por tanto, atendible esta queja de la recurrente, al considerar que en estas circunstancias el citado informe de la OEPM, por sí solo, no puede considerarse prueba concluyente de dicho extremo, por lo que tal insuficiencia de prueba debe perjudicar a quien postula la nulidad de la patente, conforme al art. 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil .

En lo que se refiere a las reivindicaciones 6 a 15ª de la patente 601, la reivindicación 6 protege un producto no lácteo caracterizado porque incluye, al menos, un nucleótido de los referidos en tal reivindicación, siendo las reivindicaciones 7 a 15 dependientes de la 6. Pues bien, el informe de la OEPM entiende que la invención protegida por la reivindicación 6 se encontraba ya anticipada por las patentes US 3231385 y la CH 464669 o la GB1132322, que reivindican un producto alimenticio con al menos un nucleótido incorporado. La crítica que se hace por la recurrente, negando que pueda existir tal anticipación porque la reivindicación 6 de la patente 601 se refiere a un producto no lácteo, no puede admitirse por cuanto que las anticipaciones citadas se refieren tanto a productos lácteos como no lácteos. Sin embargo, respecto de las reivindicaciones dependientes, 7 a 15, no existen pruebas concluyentes acerca de la falta de novedad por cuanto que, respecto de la 7, la misma estaría anticipada por la patente FR 2516355, según el informe de la OEPM, pero, como se ha dicho, lo referente a tal patente, no invocada por los reconvinientes y cuyo texto no obra en el proceso, no es suficiente para fundar la nulidad pretendida, tanto más cuando existen informes que descartan que dicha patente negara novedad a la patente 601 o cuanto menos ponen de relieve la existencia de diferencias entre lo reivindicado en una y otra, como es el caso de la declaración de D. Carlos Miguel o el informe de la perito Sra. Fátima , f. 211.

Respecto de la actividad inventiva, el informe de la OEPM afirma la falta de actividad inventiva de las reivindicaciones 8 y 10, por entender que era evidente para un experto en la materia que la composición para productos alimenticios divulgada en tal reivindicación carecía de actividad inventiva a la vista de lo divulgado en la segunda de las patentes americanas antes citadas y en la patente FR 2516355, razón por la que es de aplicación lo ha expuesto para descartar la nulidad de la reivindicación 4.

Respecto de la reivindicación 15, no se entiende suficiente que un tribunal francés haya declarado la nulidad, por falta de actividad inventiva, de una reivindicación equivalente de una patente europea, por cuanto que se ignora qué pruebas se han practicado en el proceso francés, y la nulidad de una patente europea declarada en un Estado suscriptor del Convenio no extiende sus efectos a los demás Estados miembros.

Por último, en lo que respecta a las reivindicaciones 16 a 20, alimento infantil en cuya composición se incluye al menos un nucleósido seleccionado entre el grupo indicado en las reivindicaciones, no existe prueba alguna de que exista falta de novedad o de actividad inventiva, por lo que no procede declarar la nulidad por esta causa.

La recurrida ALTER no ha realizado en su oposición al recurso alegaciones sustanciales respecto de la falta de novedad o de actividad inventiva respecto de la patente 601, pues se ha remitido a lo expuesto en la sentencia apelada, que como se ha visto es bien poco. Ha preferido fundar su pretensión de que se confirme la nulidad de tal patente en la infracción del art. 24 de la Ley de Patentes , esto es, por falta de unidad de objeto, al no estar las reivindicaciones relacionadas entre sí integrando un solo concepto inventivo, la pretensión de la recurrida carece de base probatoria, observándose que todas las reivindicaciones de la patente tienen por objeto invenciones relativas a productos alimenticios enriquecidos con nucleótidos y/o nucleósidos o procedimientos para su preparación, razón por la cual se descarta que concurra este motivo de nulidad.

Por lo expuesto, ha de estimarse parcialmente el recurso de ABBOTT y limitar la declaración de nulidad de la patente 601 a las reivindicaciones 1ª y 6ª.

DÉCIMO-PRIMERO.- Pasamos a examinar la impugnación formulada por ALTER, en la que se solicita se revoque la sentencia recurrida en cuanto que en la misma se desestima su solicitud de indemnización de daños y perjuicios por la actora-reconvenida y no se imponen a ésta las costas de la reconvención. Concretamente solicita en el suplico de la impugnación que ".estimando la apelación en cuanto a los daños y perjuicios ocasionados a mi mandante, al haber interrumpido su fabricación y venta de los productos con nucleótidos amparados por la marca NUTRIBÉN NATAL SMA, se condene a la actora hoy apelante, a indemnizar los daños y perjuicios irrogados y condenándola a las costas de la demanda reconvencional, tanto de la primera instancia como de esta apelación.".

Comenzando por la cuestión de las costas, en modo alguno podría condenarse a ABBOTT al pago de las costas correspondientes al recurso de ALTER, formulado por vía de impugnación, porque incluso en el caso de que tal recurso se estimara total o parcialmente, la previsión del art. 398.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil para esos casos es que "no se condenará en las costas de dicho recurso a ninguno de los litigantes". Respecto de las costas de primera instancia, tampoco procede su imposición a la reconvenida, dado que al haberse revocado parcialmente la declaración de nulidad de las patentes solicitada en tal reconvención, la estimación de la misma no podrá ser en ningún caso plena, por lo que procede aplicar la regla del segundo párrafo del art. 523 de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881 y no condenar en costas a ninguna de las partes de la reconvención por no apreciar temeridad en ninguna de ellas.

En lo que se refiere a la indemnización de daños y perjuicios, la parte impugnante basa tal pretensión en su escrito de impugnación en que a partir del auto de medidas cautelares dictado el 10 de marzo de 2000 dejó de fabricar el producto NUTRIBEN NATAL SMA, por lo que los daños y perjuicios causados han de ser indemnizados.

En su reconvención, la narración de los hechos en los que fundaba la petición de la indemnización no era la alegada en su escrito de impugnación. Se alegaba entonces (f. 568) que ".a consecuencia de estas acciones [las ejercitadas por la actora ABBOTT] mi mandante. se ha encontrado en la necesidad de no renovar la licencia ni el contrato de asistencia técnica, no por entender que su licenciadora le había dado una licencia no apta para ser utilizada, sino porque no se puede trabajar bajo la amenaza de tener que desaparecer del mercado, como así ha sucedido en virtud del Auto de medidas, de un producto y una marca como Nutriben, con el daño que ello conlleva a la imagen de la marca, que en muchas ocasiones es incalculable. Por esta razón y no otra, al vencimiento de su contrato, febrero de 1999, no renovó su licencia ni su contrato de asistencia técnica con Wyeth.".

En primer lugar, no es admisible el cambio en el sustrato fáctico que pretende introducir en la impugnante en su escrito de impugnación. Mientras que en la instancia el hecho determinante de la indemnización sería la no renovación de la licencia con WYETH y el consiguiente cese en la producción y comercialización del producto NUTRIBEN NATAL SMA porque "no se puede trabajar bajo la amenaza" que suponían las acciones entabladas por la actora, en la impugnación se pretende que el daño a indemnizar habría sido causado por la adopción de medidas cautelares en el auto dictado al efecto. No puede atenderse a la pretensión de la reconviniente, puesto que no es admisible la modificación en apelación de los términos en los que se ejercitaron las pretensiones en primera instancia. Por otra parte, la indemnización de los daños y perjuicios causados por las medidas cautelares, de los que debe responder la caución prestada en sede de tales medidas, no es una cuestión a resolver en los autos principales, sino justamente en sede de medidas cautelares (art. 139 de la Ley de Patentes en relación al 1416 y 1417 y 1428 de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881 ). Por otra parte, dado que según se reconoce por las partes las medidas cautelares acordadas en su día por el Juzgado de Primera Instancia fueron dejadas sin efecto por la Audiencia Provincial, que estimó el recurso de apelación interpuesto contra el auto de medidas cautelares, no es preciso que esta sentencia se pronuncie sobre el alzamiento de las medidas como consecuencia de la desestimación de la acción de infracción de patente.

Tampoco podría estimarse la petición formulada en la impugnación no sólo por la excesiva imprecisión con que la misma fue formulada, dado que no se hizo una mínima concreción de las bases sobre las que calcular tal indemnización, sino porque el hecho de que el hoy impugnante dejara de fabricar el producto, meses antes incluso de que se dictara la resolución que acordó las medidas cautelares, simplemente por la "amenaza" que suponía la solicitud de las mismas, no es un hecho indemnizable, puesto que se trata de una actuación voluntariamente realizada por la impugnante ante el legítimo ejercicio de acciones por la titular de unas patentes, que entendió que las mismas estaban siendo violadas, y el Tribunal Supremo ha entendido que para que el ejercicio de acciones pueda dar lugar a una indemnización de daños y perjuicios a favor del demandado que finalmente es absuelto es preciso que la acción resulte estar claramente infundada, y así se declare en la sentencia o resulte de ella sin asomo de duda, y que previamente al ejercicio de la acción de exigencia de daños y perjuicios haya recaído sentencia firme en el proceso respecto del cual se realiza la petición de indemnización. Es preciso que el ejercicio por la actora de su derecho a acudir a los tribunales se revele abusivo, y en el caso de autos no se dan las notas de anormalidad o temeridad precisos para estimar la existencia de abuso de derecho, pues no se aprecia que la acción ejercitada por ABBOTT resulte estar claramente infundada, por más que la misma haya sido desestimada, y es claro que no ha recaído sentencia firme por cuanto que la indemnización de daños y perjuicios ha sido solicitada por vía de reconvención a la demanda de violación del derecho de patente.

Por lo tanto, la impugnación ha de ser plenamente desestimada.

DÉCIMO-SEGUNDO.- Respecto de la impugnación interpuesta por ALTER, las costas derivadas de esta alzada deben ser impuestas a la parte impugnante al resultar desestimadas todas las pretensiones de su impugnación, tal como se prevé en el núm. 1 del artículo 398 en relación al 394, ambos de la Ley de Enjuiciamiento Civil .

Respecto del recurso interpuesto por ABBOT, la estimación del recurso de apelación determina, en materia de costas, que no proceda efectuar expresa imposición de las derivadas de esta alzada, a tenor de la regla prevista en el núm. 2 del artículo 398 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , que prevé que no se condenará en costas del recurso a ninguno de los litigantes en caso de estimación total o parcial del mismos, manteniéndose los pronunciamientos sobre costas de la primera instancia puesto que se confirman los pronunciamientos desestimatorios de su demanda, y respecto de la reconvención, ya en primera instancia se había acordado la no imposición de costas, pronunciamiento que ha de subsistir puesto que la estimación de la reconvención sigue siendo parcial.

Vistos los preceptos citados y demás concordantes de general y pertinente aplicación al caso.

Fallo

En atención a lo expuesto, la Sala acuerda:

1.- Estimamos parcialmente el recurso de apelación interpuesto por la representación de "ABBOTT LABORATORIES INC." contra la sentencia dictada el 3 de febrero de 2006 por el Juzgado de Primera Instancia núm. 43 de Madrid, en el procedimiento núm. 312/2000 del que este rollo dimana.

2.- Revocamos la resolución recurrida en el extremo relativo a la declaración de nulidad de las patentes que se hace al estimar parcialmente la reconvención, y en su lugar acordamos:

2.1.- No ha lugar a declarar la nulidad de la patente española ES8301593, con número de solicitud P507187.

2.2.- Ha lugar a declarar la nulidad de las reivindicaciones 1ª y 6ª de la patente española ES2007350, con número de solicitud P8701601, con las consecuencias previstas en el art. 114 de la Ley de Patentes , siguiendo en vigor dicha patente con referencia a las demás reivindicaciones.

2.3.- Que la Oficina Española de Patentes y Marcas proceda a la cancelación del registro de las citadas reivindicaciones de dicha patente.

3.- Confirmamos los demás pronunciamientos de la resolución recurrida.

4.- Desestimamos la impugnación interpuesta por la representación de "ALTER FARMACIA, S.A." contra dicha sentencia.

5.- No hacemos expresa imposición de las costas derivadas del recurso de apelación interpuesto por "ABBOTT LABORATORIES INC." y condenamos a "ALTER FARMACIA, S.A." al pago de las costas de su impugnación.

Así, por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos los Ilustrísimos Señores Magistrados integrantes de este Tribunal.