Sentencia Civil Nº 203/2012, Juzgados de lo Mercantil - Bilbao, Sección 1, Rec 470/2012 de 17 de Octubre de 2012

Encabezamiento

JUZGADO DE LO MERCANTIL Nº 1

DE BILBAO (VIZCAYA).

Barroeta Aldamar, 10, planta 3ª.

CP 48001

Tfno: 94 401 66 87.

Fax: 94 401 69 73.

SENTENCIA Nº 203/2012

En Bilbao, a 17 de octubre de 2.012.

Procedimiento: J. Ordinario 470/12

Demandante: CARTERA OROZCO, S.L.

Procurador/a Sr/Sra: Ana Vidarte Fernández.

Letrado/a Sr./a: Pedro Learreta.

Demandado/a/s: OROZCO, S.A.

Procurador/a Sr/a.: José Manuel López.

Letrado/a Sr./a.: Mónica del Corral Alarcón.

Sobre: NULIDAD DE REGISTRO DE UNA MARCA.

Vistos por mí, MARCOS BERMÚDEZ AVILA, Magistrado-Juez del Juzgado de lo Mercantil nº 1 Bilbao, los presentes autos.

Antecedentes

PROCESALES

1. La parte actora presentó su DEMANDAel 19.06.12. En ella, expuestos los hechos y fundamentos de derecho recogidos en la misma, interesaba el dictado de una sentencia por la que ' se declare la nulidad absoluta de la marca nº 2.990.716 'ACHA', al haber actuado la mercantil demandada con mala fe al tiempo de solicitar su registro, al amparo del art. 51.1,b) de la L. 17/2001, de Marcas¿con imposición de costas a la demandada'.

En apoyo de su pretensión alega, en síntesis, los siguientes hechos:

I. Las actividades que integran el objeto social de la demandante (constituida en el año 1.995) son, básicamente, la identificación, investigación, negociación, ejecución y seguimiento de inversiones en el capital de sociedades dedicadas a actividades de carácter empresarial. Por su parte, la demandada, fue constituida en el año 1.963 y tiene por objeto social el alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia.

II. La actora solicitó la inscripción de la marca mixta en la clase 39 'grupo acha movilidad', con la representación gráfica correspondiente (pag. 4 de la demandada). Se denegó el registro por la OEPM porque la demandada (que se opuso en el expediente administrativo) tenía inscrita la marca mixta nº 238407, 'ACHA' y el nombre comercial 'TRANSPORTES ACHA' (representación gráfica en la pág. 5). Basada en la falta de uso de esta marca se interpuso por la hoy demandante demanda de caducidad (el 16.11.11), a la que se allanó la demandada ( sentencia del Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Bilbao, de 03.02.2012 , j.ord. 847/11, doc. 18).

III. El 19.07.11, la demandada había solicitado el registro de la marca 'ACHA' (objeto de este pleito) en la clase 39, que fue concedido por resolución de 27.10.11, cuando ya era consciente de que los dos signos distintos de los que era titular hasta esa fecha en la clase 39 se hallaban incursos en causa legal de caducidad por su falta de uso. La demandada se opuso nuevamente al registro de la marca de la demandante.

IV. La demandada obró con mala fe cuando decidió solicitar el registro de la marca 'ACHA': 1. A esa fecha era titular de otros dos signos en la clase 39 incluían el término ACHA y que había dejado caducar por falta de uso; 2. En ese momento ya había sido formulada oposición a la solicitud del registro de la marca mixta de la demandante; 3. La demandada, cuando decidió solicitar ante la OEPM una nueva marca no buscaba sino burlar los efectos negativos de la caducidad de los dos registros anteriores, pero nunca movida por el ánimo de hacer un uso real y efectivo de la marca.

2.La demandada contesta a la demanda formulada oponiéndose íntegramente a su estimación, con base en los siguientes argumentos:

I. Cartera Orozco (la demandante) es accionista minoritario de la demandada. Los socios de ambas mercantiles tienen relaciones familiares entre ellos.

II. El registro de la marca ACHA se efectuó para conservar y proteger los derechos que tanto la mercantil demandada como los socios de la misma poseen desde hace años frente al intento de usurpación de los mismos por parte de CARTERA OROZCO, S.L., su socio minoritario.

Fundamentos

1.Planteado el litigio en los términos expuestos, e indiscutidos los hechos relevantes, la demanda debe ser íntegramente estimada, declarándose debiendo anularse el registro de la marca de la demandada por haber actuado de mala fe, de conformidad con lo dispuesto en el art. 51.1.b de la LM .

2.Concurre mala fe del solicitante, entre otros supuestos, ' cuando se produce un registro meramente obstruccionista, sin intención de uso ' ( SAP Madrid, secc. 28ª, de 19.12.2008 ). Así ha ocurrido en este caso: la 'intención de uso' de la marca registrada ni tan siquiera ha sido alegada por la demandada en su extenso escrito de contestación. Justifica la demandada la solicitud del registro de la marca (cuando la anterior y el nombre comercial no habían sido usadas, lo que provocó su caducidad) con un argumento vacío de contenido, a los efectos que ahora interesan: conservar y proteger los derechos de propiedad industrial de la mercantil y sus socios. Pero estos derechos tienen como finalidad su uso en el mercado distinguiendo productos o servicios, no la mera titularidad formal, impidiendo que otras empresas o particulares los utilicen.

3. La estimación íntegra de la demanda conlleva la imposición de las costas procesales de la parte actora a la demandada ( art. 394 LEC ).

Fallo

DEBO ESTIMAR Y ESTIMO ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDAinterpuesta por CARTERA OROZCO, S.L. contra OROZCO, S.A., referida en el encabezamiento de esta resolución, y en su consecuencia, ES DECLARADA LA NULIDAD ABSOLUTA DEL REGISTRO DE LA MARCA nº 2.990.716 ('ACHA'), de la que es titular la demandada, al haber actuado de mala fe al solicitar el registro.

Notifíquese la sentencia a las partes, haciéndoles saber que contra ella podrán interponer RECURSO DE APELACIÓN. Expídase testimonio de ella, para su unión a los autos, y archívese el original en el legajo correspondiente.

Así lo mando y firmo.

PUBLICACIÓN. Leída y publicada la anterior sentencia el día de su fecha.