Sentencia Civil Nº 203/2016, Juzgados de lo Mercantil - Bilbao, Sección 2, Rec 1046/2014 de 23 de Junio de 2016

Encabezamiento

JUZGADO DE LO MERCANTIL Nº 2 DE BILBAO

BILBOKO 2 ZK.KO MERKATARITZA-ARLOKO EPAITEGIA

BARROETA ALDAMAR 10 3ª planta - C.P./PK: 48001

TEL.: 94-4016688

FAX: 94-4016969

NIG PV/ IZO EAE: 48.04.2-14/031341

NIG CGPJ / IZO BJKN : 48020.47.1-2014/0031341

Procedimiento / Prozedura: Pro.ordinario / Proz.arrunta 1046/2014 - F

Materia: MARCAS

Demandante / Demandatzailea: NUCLEO DE COMUNICACIONES Y CONTROL S.L.U.

Abogado/a / Abokatua: JOSE ENRIQUE ASTIZ SUAREZ

Procurador/a / Prokuradorea: AMAYA LAURA MARTINEZ SANCHEZ

Demandado/a / Demandatua: SHERPA EUROPE S.L.

Abogado/a / Abokatua :

Procurador/a / Prokuradorea: MAITANE CRESPO ATIN

S E N T E N C I A Nº 203/2016

En Bilbao, a 23.06.2016

Procedimiento: Ordinario 1046/14

Demandante: NÚCLEO DE COMUNICACIONES Y CONTROL, S.L.U

Procuradora Sra: Amaya Laura Martínez Sánchez

Letrado Sr: José Enriquez Astiz Suárez

Demandado: SHERPA EUROPE, S.L.

Procurador Sr: Maitane Crespo Atín

Letrada Sra: Mónica Esteve Sanz

Vistos por mí, ZIGOR OYARBIDE DE LA TORRE, Magistrado-Juez de Adscripción Territorial del País Vasco-Vizcaya, adscrito a los Juzgados de lo Mercantil de Bilbao, los presentes autos, dicto la presente resolución en base a los siguientes

Antecedentes

PRIMERO.-En fecha 03.12.2014 la Procuradora Amaya Laura Martínez Sánchez, en nombre y representación de NÚCLEO DE COMUNICACIONES Y CONTROL, S.L.U, interpuso demanda de juicio ordinario frente a la mercantil SHERPA EUROPE, S.L. por infracción de derechos de propiedad industrial.

SEGUNDO.- La demanda se admitió por Decreto dictado el 26.12.2014 en el que se acordaba emplazar a la demandada para que en veinte días contestase a la demanda.

TERCERO.-Por Diligencia de Ordenación de fecha 09.02.2015 se unió el escrito presentado el día 04.02.2015 por la Procuradora Maitane Crespo Atín, en nombre y representación de SHERPA EUROPE S.L, manifestando no haberse aportado por la parte demandante las traducciones al castellano de los documento nº 8, 33 y 44, acordándose (i) requerir a la parte actora a fin de que aportara las traducciones necesarias en el plazo de diez días con la advertencia de que le deparará el perjuicio que en derecho procedae (ii) interrumpir desde la presentación del escrito (04.02.2015), el plazo para contestar a la demanda.

CUARTO.-Por Diligencia de Ordenación de fecha 02.03.2015 se unió el escrito presentado en fecha 26.02.2015 por la Procuradora Sra. Martínez Sánchez, aportando la traducción al castellano de los documentos 8, 22 y 44 de la Demanda, dándose traslado a la parte demandada y reanudándose el plazo para contestar a la Demanda.

QUINTO.-La Procuradora Sra. Crespo Atin, en nombre y representación de SHERPA EUROPE S.L, presentó en fecha 06.03.2015 escrito de contestación a la demanda y de interposición de demanda reconvencional contra NÚCLEO DE COMUNICACIONES Y CONTROL SLU solicitando se acordara la caducidad en España del registro de Marca Española nº 2.187.342 'SHERPA' para todos aquellos productos para la cual ha sido registrada.

SEXTO.-Por Decreto de fecha 11.03.2015 se tuvo por contestada la demanda e interpuesta demanda reconvencional, dándose traslado por plazo de veinte días a la parte demandante-reconvenido para su contestación.

SÉPTIMO.-Por Diligencia de Ordenación de fecha 20.04.2015 se tuvo por contestada la demanda reconvencional y se convocó a las partes para la celebración de la Audiencia Previa el día 16.09.2015.

OCTAVO.- Celebrada la Audiencia Previa, y una vez fijado el objeto del proceso, resueltas las excepciones procesales planteadas, procedieron las partes a proponer medios de prueba, aportando minuta incorporada a autos, admitiéndose prueba de Interrogatorio, Documental, más Documental y Testifical, formulándose respetuosa protesta por la admisión de la excepción en el modo de proponer la demanda respecto del criterio indemnizatorio y la aceptación de elementos de prueba, señalándose el día 16.12.2015 como fecha para la celebración del acto del juicio.

NOVENO.-En el día señalado se celebró el acto de la vista, con la práctica de las pruebas admitidas, tras lo cual se formularon conclusiones de forma verbal, levantándose copia videográfica de todo lo actuado.

ÚLTIMO.-En la tramitación del presente procedimiento se han observado las prescripciones legales, salvo el plazo para resolver.

Fundamentos

PREVIO.- Actos de competencia desleal.

En el escrito rector se anuncia el ejercicio de acciones por actos de competencia desleal que, sin embargo, ni se identifican, relatan o accionan, siendo reconocido por la parte actora en el acto de la Audiencia Previa la errata de su inclusión, acordándose el sobreseimiento respecto de los hipotéticos actos de competencia desleal no aclarados ( art. 424.2 LEC ).

PRIMERO.- Objeto del procedimiento.

La sociedad NÚCLEO DE COMUNICACIONES Y CONTROL, S.L.U. (en adelante Núcleo o sociedad demandante) presentó demanda frente a la sociedad SHERPA EUROPE, S.L. en ejercicio de la Acción de infracción de derecho de marca e indemnización de daños y perjuicios.

Señala que es titular de la marca nacional nº 2.187.342 denominativa ¿SHERPA-, adquirida por transferencia en el año 2009 (fecha de resolución 22.04.2009), para los servicios de la clase 9 siguientes: sistemas para el tratamiento de la información y especialmente sistemas de supervisión y control.

En el escrito rector identifican el uso de la marca en productos innovadores de comunicación y control para las industrias aeronáutica, energía, marítima, ferroviario y carreteras, así como en seguridad y defensa, añadiendo que satisface las demandas de sus clientes mediante la fabricación de productos de calidad contrastada, tecnológicamente avanzados, y gestionados de acuerdo a unos principios de responsabilidad y sostenibilidad empresarial.

Indica que el hecho de que la demandada está usando en el mercado la marca SHERPA para prácticamente las mismas características que los productosque ampara la marca SHERPA (¿) el demandado está usando la denominación SHERPA en claro perjuicio de los derechos que asisten a Núcleo como titular de la marca SHERPA (¿) la utilización por parte de la demandada del término SHERPA objeto de este pleito y que es idéntico al registrado por Núcleo resulta perjudicial en cuanto: causa un grave riesgo de confusión y asociación empresarial entre el público como consecuencia de la cuasi identidad de los productosofertados (¿), supone un aprovechamiento del prestigio de la marca SHERPA (¿), supone un debilitamiento de la marca SHERPA (¿).

Solicita, en consecuencia, el cese del término SHERPA y la obligación de indemnización.

Asimismo, solicita el cambio de la denominación socialde la entidad demandada SHERPA EUROPE, S.L, por otra que no incluya en su razón social el término característico SHERPA (¿) basando tal acción tanto en la normativa marcaria como en la propia recogida en el Código de Comercio y en el Reglamento del Registro Mercantil, y así señala el uso de la razón social SHERPA EUROPE, S.L. cuyo primer vocablo es idéntico a la marca de mi representada, para productos coincidentes, con el consiguiente riesgo de confusión que se crea para el consumidor, supone una clara infracción del signo distintivo prioritario de mi mandante, apoyándose en la STS núm. 870/2000, de 28 de septiembre, rec. núm. 2882/1995 , enfatizando de esta resolución el siguiente pasaje que recojo: la razón social no autoriza su utilización como marca, rótulo y nombre comercialpara concluir que nos hallamos ante el uso no consentido por parte del titular prioritario de un signo que incluye en su denominación su marca registrada, al ser las mismas idénticas se crea un riesgo de confusión para el público consumidor,conclusión a la que llega tras reconocer, posteriormente, su marca SHERPA no es idéntica a la razón social de la demandada SHERPA EUROPE, S.L. si bien el término SHERPA ha de ser considerado como elemento dominante de la denominación.

Es preciso señalar que la Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI), ahora denominada Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europa (EUIPO), estimó parcialmente la declaración de nulidad por resolución de la Segunda Sala de Recursos de fecha 27 de febrero de 2014, en el asunto R.1135/2014-2 relativo al procedimiento de nulidad nº 7327 C, declarando la nulidad de ciertos productos y servicios para los cuales había sido registrada la marca comunitaria nº 10000339 denominativa SHERPA en las clases 9, 25 y 42.

En la referida resolución se señala que de las pruebas presentadas no se demuestra que la marca haya sido utilizada para toda esta categoría amplia de productos - sistemas para el tratamiento de la información y especialmente sistemas de supervisión y control- sino que muestran el uso de la marca anterior únicamente en relación con sistemas para el tratamiento de la información y especialmente sistemas de supervisión y control en proceso industriales.

Esta resolución ha sido confirmada por la dictada por la propia Segunda Sala de Recurso en fecha 17 de Julio de 2015.

Por su parte, la sociedad demandada SHERPA EUROPE, S.L. es una sociedad constituida en el mes de Enero del año 2.012 cuyo objeto social consiste en sistemas de comercio electrónico e informáticoque solicitó el día 26 de mayo de 2.011 el registro de la marca comunitaria nº 10000339 denominativa SHERPA en las clases 9, 25 y 42. La concesión del registro se obtuvo el día 27.04.2012.

Señala que su producto consiste en un asistente inteligente que permite a los usuarios, personas físicas, mediante el uso de comandos de voz y sin necesidad de teclear el dispositivo (móvil o tablet) realizar funciones diferentes, tales como abrir ventanas, realizar llamadas, leer mails, poner música (aunque no esté descargada en el dispositivo), publicar en Facebook o Twitter, realizar búsquedas en internet, crear una cita o recordatorio o realizar una transacción, etc.

En el mes de Octubre de 2012 presentó el asistente personal SHERPA disponible en fase BETA (de pruebas).

En el mes de abril de 2013 lanzó una nueva versión del asistente denominada SHERPA 2.0, también en fase BETA.

En el mes de mayo de 2014 presentó SHERPA NEXT, lanzado en el mes de junio, aplicación que no sólo tiene capacidades de asistente personal (como lo tenía SHERPA) sino que combina dichas capacidades con capacidades de motor de búsqueda y capacidades predictivas, siendo la versión que a fecha de presentación de la contestación de la demanda está disponible para su descarga.

A su vez, interpuso demanda reconvencional frente a la actora solicitando se acordara la caducidad en España del registro de Marca Española nº 2.187.342 'SHERPA' para todos aquellos productos para la cual ha sido registrada por falta de uso, oponiéndose la parte actora.

SEGUNDO.- Caducidad por falta de uso de la marca española nº 2.187.342 'SHERPA'.

Por lo que respecta a la pretensión contenida en la demanda reconvencional, de análisis previo a la pretensión de infracción, he de señalar que la falta de uso real y efectivo invocada por la sociedad demandada reconviniente ha sido planteada y objeto de valoración probatoria en sede administrativa (OAMI), como se lee con nitidez en las resoluciones aportadas (documento nº 43 y documento aportado en el acto de la Audiencia Previa).

Es objeto de discusión no son los elementos de prueba aportados, sino la valoración jurídica de ellos, que este Tribunal comparte.

A fin de no reiterar argumentos sobre lo ya examinado, y es que las resoluciones son conocidas por las partes, no puedo sino confirmar el criterio sostenido por la Agencia de la OAMI contenido en la conclusión que sigue cuando señala aunque las pruebas no son en su contenido exhaustivas, reúnen el nivel mínimo necesario para demostrar el uso efectivo de la marca anterior en España durante los periodos de referencia para una parte de los productos para los que está registrada. Así señala que de la valoración probatoria la marca está registrada para sistema para el tratamiento de la información y especialmente sistemas de supervisión y control en la clase 9 si bien el uso que ha quedado acreditado de la Marca Española nº 2.187.342 'SHERPA' lo ha sido únicamente en relación a sistemas para el tratamiento de la información y especialmente sistemas de supervisión y control en procesos industriales.

En conclusión, ha de declararse la caducidad por falta de uso de la marca española nº 2.187.342 'SHERPA' registrada para sistemas para el tratamiento de la información y especialmente sistemas de supervisión y controlen todo lo que no sea sistemas para el tratamiento de la información y especialmente sistemas de supervisión y control en procesos industriales.

TERCERO.- Infracción de la marca española denominativa nº 2.187.342 'SHERPA' por la denominación social SHERPA EUROPE, S.L.

La parte actora sustenta su pretensión en el único dato de que el término SHERPA aparece en la denominación social de la demandada, término al que atribuye un carácter dominante, y por este sólo hecho, esto es, la mera coincidencia terminológica, entiende que la demandada ha de proceder a eliminar este término de su denominación social.

Este Tribunal no comparte el silogismo, en línea con la lectura que de la vigente normativa viene haciendo la Sala Primera del Tribunal Supremo, por todas me remito a la Sentencia de 6 de Julio de 2015, recurso número 375/2015 , cuando señala (extracto) En principio, parece claro que, de no utilizarse una denominación social como marca o nombre comercial, no existe incompatibilidad. Sin embargo, pueden darse situaciones de concurrencia con un evidente riesgo de confusión (¿) la denominación social se emplea para distinguir productos o servicios, en el sentido del art. 5.1 de la Directiva, no sólo cuando un tercero pone el signo constitutivo de su denominación social [¿] en los productos que comercializa, sino también cuando lo utiliza de manera que se establezca un vínculo entre el signo constitutivo de la denominación social [¿] y los productos que comercializa o los servicios que presta (¿) también es necesario tener en cuenta el límite al derecho de marca previsto en el art. 37 a) LM . Este último precepto prescribe que «(e)l derecho conferido por la marca no permitirá a su titular prohibir a terceros el uso en el tráfico económico, siempre que ese uso se haga conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial: de su nombre y de su dirección; (¿) la referencia al empleo de 'su nombre', no debe quedar limitado al de la persona física, sino que puede alcanzar también al de la persona jurídica (¿) lo relevante es precisar en qué ha consistido el uso de la denominación social en tráfico. Si este uso se limita a la inclusión de la denominación social para identificarse la sociedad en una factura, contrato o cualquier otra documentación, de tal forma que, conforme a las prácticas leales en materia comercial, no puede desprenderse que con ello se pretenda generar en el mercado la percepción de un vínculo o conexión entre la denominación social y los productos o servicios en que consiste su actividad empresarial, en ese caso no existirá infracción del signo marcario.

Por tanto, si la única infracciónconsiste en el mero dato objetivo de la coincidencia terminológica, y parcial, en la denominación social con la marca titularidad de la actora, no cabe sino concluir que no existe infracción o, por mejor decir, la parte actora pretende una propiedad omnicomprensiva de su título accionando una pretensión de infracción marcaria que no es tal respecto de aquellos casos, como el que nos ocupa, donde la parte demandada no ha utilizado en el tráfico económico (la parte actora ni alega tal actitud ni aporta elemento de prueba alguno) la denominación social y, por tanto, ha de concluirse que ha actuado conforme a las prácticas leales en materia comercial.

CUARTO.- Infracción de la marca española denominativa nº 2.187.342 'SHERPA' por la marca comunitaria nº 10000339 denominativa 'SHERPA'.

A) Identidad o Semejanza entre Signos.

La parte actora considera lesionado su derecho exclusivo por la utilización ilegítima de la marca SHERPA, SHER.PA (sic) o SHERPA.NEXT que viene realizando la demandada al amparo del art. 34.2.b) Ley de Marcas .

Por lo que respecta a los signos distintivos, no parece que pueda existir duda de que nos hallamos ante signos denominativos idénticos respecto del signo SHERPA.

Esta misma conclusión cabe alcanzarla respecto del uso del término SHERPA 2.0, dado que poco afecta al carácter distintivo previo añadir los números 2.0, conjunto númerico que viene siendo utilizado para reseñar las nuevas versiones de programas informáticos, y es que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en el asunto C-291/2000, caso Diffusion SA v. Sadas Vertbaudet SA, indicó que un signo es idéntico a la marca cuando reproduce, sin modificaciones ni adiciones, todos los elementos que constituyen la marca o cuando, considerado en su conjunto, contiene diferencias tan insignificantes que pueden pasar desapercibidas a los ojos de un consumidor medio, criterio recogido por nuestra jurisprudencia, por ejemplo en la Sentencia del Tribunal Supremo de 25 de febrero de 2010 (Marcas Hidalgo). Por ello considero que para el consumidor medio la inclusión del conjunto numérico 2.0 no comporta una diferencia que perturbe el carácter distintivo del signo.

La duda se puede residenciar respecto del signo mixto, gráfico y denominativo, SHERPA NEXT. Corresponde, en este caso, analizar si es un signo semejante. A continuación muestro una captura de internet extraída de la tienda de aplicaciones para Android.

A este respecto es preciso tener en cuenta que la marca comunitaria nº 10000339 denominativa SHERPAno ha sido usada, en esta evolución lanzada en el mes de Junio de 2014 que estamos examinando, tal y como había sido registrada. Este uso supone que la fuerza distintiva de aquella marca denominativa reside en el propio término ¿denominativo- que ahora, sin embargo, se ve completado o enriquecido con la inclusión de un término, en idioma inglés, de continuación (NEXT) así como por un gráfico de un círculo de color morado con las letras blancas 'sh' en su interior. A pesar de esta forma novedosa de uso del signo registrado considero que se mantiene aquella distintividad (denominativa) sin que se vea alterada de forma significativa por la inclusión de un gráfico más una palabra de continuacióna la denominación inicial, sin que genere una ruptura conceptual del producto, captando que se trata de una continuación o mejora de mismo. Entiendo que es razonable pensar que estamos ante un signo semejante, a pesar de haber evolucionado la naturaleza descriptiva del mismo hacia un signo mixto (gráfico y descriptivo), pero sin que la forma de su presentación permita atribuir una fuerza distintiva de tal calibre que conlleve a no poder considerar que estemos ante signos semejantes.

Estimo que este criterio de valoración sigue la pauta marcada que de forma reiterada fija la Sala Primera del Tribunal Supremo (vid. SSTS núm. 433/2013, de 28 de junio , núm. 95/2014, de 11 de marzo , y núm. 375/2015, de 6 de junio ), la cual viene señalado que resulta de aplicación la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre el riesgo de confusión y que se puede sintetizar en las siguientes pautas o directrices:

i) El riesgo de confusión consiste en el de que el público pueda creer que los productos o servicios identificados con los signos que se confrontan proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas, dado que el riesgo de asociación no es una alternativa a aquel, sino que sirve para precisar su alcance [Sentencia núm. 119/2010, de 18 de marzo, con cita de la STJUE de 22 de junio de 1.999 ( C-342/97 ), Lloyd c. Klijsen].

ii) La determinación concreta del riesgo de confusión debe efectuarse en consideración a la impresión de conjunto de los signos en liza producida en el consumidor medio de la categoría de productos, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, teniendo en cuenta el grado de similitud gráfica, fonética y conceptual, en particular, los elementos dominantes [Sentencia núm. 777/2010, de 9 de diciembre , con cita de las SSTJUE de 11 de noviembre de 1.997 ( C-251/95 ), Sabel c. Puma, y de 22 de junio de 1.999 ( C-342/97 ), Lloyd c. Klijsen; y de las Sentencias de esta Sala núms. 427/2008, de 28 de mayo, 838/2008, de 6 de octubre, 225/2009, de 30 de marzo, 569/2009, de 22 de julio, 827/2009, de 4 de enero de 2010, 72/2010, de 4 de marzo y 364/2010, de 2 de junio].

iii) De este modo, el riesgo de confusión debe ser investigado globalmente, teniendo en cuenta todos los factores del supuesto concreto que sean pertinentes [Sentencia 777/2010, de 9 de diciembre, con cita de las SSTJUE de 11 de noviembre de 1.997 ( C-251/95 ), Sabel c. Puma; de 22 de junio de 1.999 ( C-342/97 ), Lloyd c. Klijsen; y de 22 de junio de 2.000 ( C-425/98 ), Mode c. Adidas; y de las Sentencias de esta Sala núms. 225/2009, de 30 de marzo, 569/2009, de 22 de julio, 827/2009, de 4 de enero de 2010, 72/2010, de 4 de marzo y 364/2010, de 2 de junio]. Depende, en particular, del conocimiento de la marca en el mercado, de la asociación que puede hacerse de ella con el signo utilizado [¿], del grado de similitud entre la marca y el signo y entre los productos o servicios designados [STJUE de 11 de noviembre de 1.997 ( C-251/95 ), Sabel c. Puma].

iv) En la valoración global de tales factores ha de buscarse un cierto nivel de compensación, dada la interdependencia entre los mismos, y en particular entre la similitud de las marcas y la semejanza entre los productos o los servicios designados: así, un bajo grado de similitud entre los productos o los servicios designados puede ser compensado por un elevado grado de similitud entre las marcas, y a la inversa (STJUE de 29 de septiembre de 1998 ( C-39/97 ), Canon c. Metro).

v) A los efectos de esta apreciación global, se supone que el consumidor medio de la categoría de productos considerada es un consumidor normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz. No obstante, debe tenerse en cuenta la circunstancia de que el consumidor medio rara vez tiene la posibilidad de comparar directamente las marcas, sino que debe confiar en la imagen imperfecta que conserva en la memoria. Procede, igualmente, tomar en consideración el hecho de que el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos o servicios contemplada [STJUE de 22 de junio de 1.999 ( C-342/97 ), Lloyd c. Klijsen].

vi) Pero, esta exigencia de una visión de conjunto, fundada singularmente en que el consumidor medio las percibe como un todo, sin detenerse a examinar sus diferentes detalles, (¿) no excluye el estudio analítico y comparativo de los elementos integrantes de los respectivos signos en orden a evaluar la distinta importancia en relación con las circunstancias del caso, pues pueden existir elementos distintivos y dominantes que inciden en la percepción del consumidor conformando la impresión comercial. Lo que se prohíbe es la desintegración artificial; y no cabe descomponer la unidad cuando la estructura prevalezca sobre sus componentes parciales (Sentencia núm. 777/2010, de 9 de diciembre).

Conforme a lo señalado, en las marcas mixtas el público suele fijar la atención preferentemente en el componente denominativo de la marca, porque la palabra constituye como regla general el modo más simple de designar un producto. El predominio del elemento denominativo de la marca mixta suele verse reforzado en el hecho de que el aspecto gráfico del signo hace que el público lo contemple como un elemento meramente decorativo, con un valor únicamente ornamental en la presentación del producto. Y es en estos casos en los que el elemento gráfico de la marca mixta es débil donde el público le atribuye un significado ornamental, convirtiendo al elemento denominativo en dominante.

Por ello, la oposición de la demandada no se acoge, y así considero que estamos ante la utilización de un signo idéntico y dos signos semejantes (en la interpretación que realizo).

B) Identidad o Semejanza entre productos y servicios.

En segundo lugar ha de analizarse si los productos o servicios identificados con dichos signos distintivos son idénticos o similares a los productos o servicios correspondientes a la marca del actor.

Hay que tener en cuenta que a la hora de solicitar una marca (vid. SAP Murcia, Sec. 4ª, de 26 de noviembre de 2015, recurso número 839/2015 ) se deben indicar los productos y servicios para los que se interesa el signo, y esa lista debe ajustarse a la clasificación prevista en el Arreglo de Niza, relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, de 15 de junio de 1957, en la forma revisada y modificada vigente para España.

Ahora bien, como preceptúa el art 3.4 del Reglamento de ejecución de la Ley de Marcas la clasificación de productos y servicios sólo tiene un alcance administrativo, de tal manera que no podrán considerarse similares entre sí productos o servicios diversos por el hecho de que figuren en la misma clase de la Clasificación Internacional, ni disímiles porque aparezcan clasificados en diferente clase.

Por tanto, desde el punto de vista de una acción de infracción de marca -como es el caso- lo relevante (independientemente de la acción planteada de caducidad por falta de uso) no reside en si el objeto social de las titulares de las respectivas marcas es idéntico o semejante, ni tampoco reside en si la actividad desarrollada por la sociedad demandada se ubica en una u otra clase del nomenclator, sino que la cuestión reside en si la actividad de la sociedad demandada es idéntica o similar al ámbito aplicativo de la marca ( art 34 LM ).

Ámbito de aplicación -que delimita la extensión del ius prohibendi consagrado en el art 34 LM y art 4 de la Directiva- que viene fijado por el registro, no por las actividades que efectivamente desarrolle el titular marcario. Es su descripción registral la que determina su ámbito de protección (STGUE 15 de marzo de 2006, Eurodrive Services and Distribution NV/OAMI- Gómez Frías (euroMaster). Así lo impone la naturaleza registral del derecho de exclusiva (art 34.1 y 2).

Así las cosas, resulta fundamental que el actor identifique con nitidez qué concreto producto o servicio presta, y que ha procedido a registrar con el signo distintivo.

Y en el escrito rector no se explica con nitidez no ya el producto o servicio registrado sino la identidad del mismo con el producto o servicio que comercializa, bajo registro de marca comunitaria, la sociedad demandada, amparándose más bien en las resoluciones de la OAMI para amparar su pretensión de infracción sin señalar qué concreta identidad o similitud concurre entre productos o servicios.

En este caso cabe destacar una disfunción entre la identidad que aprecia la OAMI y la propia manifestación de la parte actora de que no nos encontramos ante productos idénticos.

Por de pronto, la parte actora señala que la demandada está usando en el mercado la marca SHERPA para prácticamente las mismas características que los productosque ampara la marca SHERPA (¿) cuasi identidad de los productosofertados (¿) .

Así las cosas, si la parte interesada, con profundos conocimientos técnicos, no afirma que estemos en presencia de productos idénticos, no será este Tribunal quien realice esta afirmación.

La STJCE de 29 de septiembre de 1998 Canon Kabushiki c. Metro Goldwyn-Mayer Inc. en su considerando 23 enseña que 'Para apreciar la similitud entre los productos o los servicios designados¿ procede tener en cuenta todos los factores pertinentes que caracterizan la relación entre los productos o servicios. Estos factores incluyen, en particular, su naturaleza, su destino, su utilización y su carácter competidor o complementario', que constituye doctrina pacífica seguida después, entre otras, en la STJUE de 11 de mayo de 2006, Sunrider/OAMI, o en las STGUE de 15 de enero de 2003, Mystery Drinks y de 15 de marzo de 2006, Eurodrive Services and Distribution), después completada con la doctrina según la cual también entre estos factores a considerar están los canales de distribución de los productos de que se trate (STGUE de 11 de julio de 2007, El Corte Inglés, y de 1 de marzo de 2005, Sergio Rossi, confirmada por el Tribunal de Justicia en sentencia de 18 de julio de 2006).

Por tanto, no hay que solo atender al criterio objetivo centrado en el encuadre de los servicios y productos en las clases del Nomenclator, que no es determinante per sede la similitud, ni el mero hecho de que las listas de servicios no presenten el mismo tenor literal no basta para demostrar la inexistencia de identidad de los servicios, a menos que de ello se desprenda a primera vista y sin explicación adicional que no se trata de la misma actividad (STPICE de 25 de mayo de 2005, TeleTech Holdings, Inc./OAMI).

Así las cosas, considero crucial el hecho que ni en el escrito rector ni en el acto de la Audiencia Previa ni en sede de conclusiones, la parte actora haya sido capaz de identificar qué concreta similitud o identidad concurre con el producto registrado con la marca comunitaria nº 10000339, amparándose más bien en el hecho de que las resoluciones de la OAMI han excluido del listado de productos que podían acoger esta marca incluso el software.

En todo caso, y para avanzar, y conforme a lo argumentado anteriormente (carácter administrativo del Registro), entiendo que el producto que ofrece la marca comunitaria nº 10000339 tiene encaje dentro de la clase 42 registrada, en la cual no fue registrada la marca española nº 2.187.342.

Solventado lo anterior, cabe señalar que si acudimos a las propias Directrices de la OAMI, una primera apreciación reside en que si los productos se clasifican en clases distintas, esto significa por lo general que estos productos no son idénticos.

En este caso, la parte demandada explica en su escrito de contestación, y así lo sostiene en sala Luis Enrique , que su producto es una aplicación para dispositivos móviles caracterizado por ser un asistente digital personal, destinado a resolver necesidades personales.

Y la parte actora únicamente señala que su producto ofrece soluciones de comunicación y control en sectores industriales, y así lo ratifican las resoluciones aportadas de la OAMI.

Estando en presencia de productos del sector tecnológico se hecha en falta una mínima explicación no ya del producto propio de la actora sino de qué concreta similitud presenta con el producto de la demandada.

Y no considero válida la indicación de que el producto de la demandada está siendo usado en el mercado para prácticamente las mismas características que los productos de la actora. El acto siguiente a esta afirmación debería haber sido la exposición y explicación de esos usos, esas coincidentes características de usos. Explicación que no se ha aportado y que entiendo no podía ser aportado porque el uso es diferente. El uso del producto de la demandada se encuentra en un público no industrial, consumidor al uso, que pretende satisfacer bien una curiosidad bien realizar un uso más cómodo del dispositivo en el que descargue la aplicación.

En esta línea, el público destinatario, es decir, los clientes reales y potenciales de los productos y servicios en litigio, constituye otro factor que debe tenerse en cuenta en el análisis de la similitud, sin que el simple hecho de que los clientes potenciales coincidan suponga automáticamente un indicio de similitud. El mismo grupo de clientes puede necesitar productos o servicios de muy distinto origen y naturaleza. Y en este caso que nos ocupa el destino de los productos no es similar.

Asimismo, por definición, los productos destinados a públicos distintos no pueden ser complementarios (véase la sentencia de 22/06/2011, T-76/09 , «FARMA MUNDI FARMACEUTICOS MUNDI», apartado 30; y la sentencia de 12/07/2012, T-361/11 , «Dolphin», apartado 48), y aquí la propia OAMI ha establecido que los productos signados con la marca titularidad de la parte actora tienen una finalidad industrial, sin que se haya aportado elemento de prueba de un uso diferente.

A este respecto Avelino señala que el producto de la actora no se utiliza sólo en procesos industriales. Incluso admitiendo el aserto, no se explica dónde coincide con el producto de la demandada esedistinto uso.

Por último, los canales de distribución divergen. El producto o productos de la parte actora no son adquiridos a través en las novedosas tiendas de venta de aplicaciones.

En conclusión, considero que no existe el grado de similitud que la parte actora reclama entre los productos designados con el signo prioritario SHERPA con el término SHERPA, SHERPA 2.0 y (mixta) SHERPA NEXT.

Y esta ausencia de similitud, que ha de ser observada para el consumidor medio de la categoría de productos considerada, es un consumidor normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, que en el caso de los productos de la actora goza de un elevado nivel de conocimientos técnicos, habituado al sector, y que difícilmente va a caer en el equívoco de imputar el producto de la demandada dentro del ámbito de la titularidad de la actora, en atención a lo razonado.

Y aquí resulta elocuente la manifestación de Avelino cuando señala que suproducto es un sistema de control 'y si hay problemas (en la aplicación de la demandada) lo van a asociar a mi empresa' para a continuación reconocer que desconoce si alguien ha consultado y ha preguntado si son ellos los que han desarrollado el producto de la demandada, hasta el punto de que han cambiado una denominación de un producto pero sin que se acredite, y menos se tuviera noticia de ello, de la sospecha de que cualquier cliente, incluso potencial, mostrara duda o confusión del origen empresarial del producto.

Por tanto, no existe elemento alguno que permita a este Tribunal, en aplicación de la normativa que resulta de aplicación, considerar que se haya producido un riesgo de confusión.

ÚLTIMO.- COSTAS.

Las costas del proceso, en esta primera instancia, serán a cargo de la parte demandante por la desestimación de la demanda inicial, según dispone el artículo 394 de la Ley de Enjuiciamiento Civil .

La estimación parcial de la demanda reconvencional conlleva que cada parte asuma los gastos causados a su instancia y los comunes por mitad.

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación,

Fallo

1.- ESTIMAR parcialmente la demanda reconvencional formulada por SHERPA EUROPE, S.L, representada por la Procuradora Maitane Crespo Atín, frente a NÚCLEO DE COMUNICACIONES Y CONTROL, S.L.U, representada por la Procuradora Amaya Laura Martínez Sánchez.

2.- DECLARARla caducidad por falta de uso de la marca española nº 2.187.342 'SHERPA' registrada para sistemas para el tratamiento de la información y especialmente sistemas de supervisión y controlen todo lo que no sea sistemas para el tratamiento de la información y especialmente sistemas de supervisión y control en procesos industriales.

3.- DESESTIMAR íntegramentela demanda de infracción de la marca española denominativa nº 2.187.342 'SHERPA' por la marca comunitaria nº 10000339 denominativa 'SHERPA' y la denominación social SHERPA EUROPE, S.L, formulada por NÚCLEO DE COMUNICACIONES Y CONTROL, S.L.U, representada por la Procuradora Amaya Laura Martínez Sánchez, frente a SHERPA EUROPE, S.L, representada por la Procuradora Maitane Crespo Atín.

4.- Con condena en costas a la parte actora NÚCLEO DE COMUNICACIONES Y CONTROL, S.L.U. por la demanda de infracción.

Cada parte abonará las costas causadas a su instancia y las comunes por mitad por la demanda reconvencional.

MODO DE IMPUGNACIÓN: mediante recurso de APELACIÓN.

Así por ésta mi sentencia, que se notificará las partes en legal forma, lo pronuncio, mando y firmo.

PUBLICACION.-La sentencia transcrita fue leída y publicada por SSª en audiencia de hoy. Doy fe.