Sentencia CIVIL Nº 203/2018, Audiencia Provincial de Alicante, Sección 8, Rec 30/2018 de 07 de Mayo de 2018

Encabezamiento

AUDIENCIA PROVINCIAL DE ALICANTE
SECCIÓN OCTAVA
TRIBUNAL DE MARCAS DE LA UNIÓN EUROPEA
ROLLO DE SALA Nº 30 (U-2) 18
PROCEDIMIENTO Juicio Ordinario 130/17
JUZGADO de Marca de la Unión nº 2 Alicante
SENTENCIA Nº 203/18
Ilmos.
Presidente: D. Enrique García Chamón Cervera
Magistrado: D. Luis Antonio Soler Pascual
Magistrado: D. Francisco José Soriano Guzmán
En la ciudad de Alicante, a siete de mayo de dos mil dieciocho
La Sección Octava de la Audiencia Provincial de Alicante, en funciones de Tribunal de Marca de la
Unión Europea e integrada por los Iltmos. Sres. expresados al margen, ha visto los autos de Juicio Ordinario
sobre infracción de marca europea y nulidad de marca nacional, seguido en instancia ante el Juzgado de lo
Mercantil número dos de Alicante, en funciones de Juzgado de Marca Unión con el número 130/17, y de los
que conoce en grado de apelación en virtud del recurso entablado por la parte demandante, la mercantil Altura
Leiden Holding BV, representada en este Tribunal por el Procurador Dª. Elena Guardiola Devesa y dirigida por
el Letrado D. Josep Carbonell Callico; y como parte apelada la entidad demandada Grupo Thermiluxe S.L.,
representada en este Tribunal por el Procurador Dª. María Teresa Gutiérrez Aguilar y dirigida por el Letrado
D. Jon Ander Bilbao Sacristán, que ha presentado escrito de oposición.

Antecedentes

PRIMERO.- Por el Juzgado de Marca de la Unión número dos de los de Alicante, en los referidos autos tramitados con el núm. 130/17, dictó Sentencia con fecha 29 de septiembre de 2017, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente: ' Que debo desestimar y desestimo íntegramente la demanda interpuesta por doña Elena Guardiola Devesa, Procuradora de los Tribunales y de la mercantil Altura Leiden Holding BV contra la mercantil Grupo Thermiluxe S.L., sin hacer especial pronunciamiento en materia de costas'.

Solicitada aclaración por la actora, en fecha 26 de octubre de 2017 se dictó por el Tribunal de Instancia Auto cuya parte dispositiva es del tenor siguiente: ' Que debo aclarar y aclaro la sentencia de 29 de septiembre de 2017 en el sentido de qeu donde dice Tercero. Sobre la nulidad de la Marca Española nº 2.998.908 Kartford en clase 9, debe decir Tercero. Sobre la nulidad de la marca Española nº 3.519.208 Duchaluxe en clase 37'.



SEGUNDO.- Contra dicha Sentencia se interpuso recurso de apelación por la parte arriba referenciada del que se dio traslado a las demás partes que presentaron escrito de oposición. Seguidamente, tras emplazar a las partes, se elevaron los autos a este Tribunal con fecha 16 de enero de 2018 donde fue formado el Rollo número 30/U-2/18 en el que se señaló para deliberación, votación y fallo el día 2 de mayo de 2017 en que tuvo lugar.



TERCERO.- En la tramitación de esta instancia, en el presente proceso, se han observado las normas y formalidades legales.

VISTO, siendo Ponente el Iltmo Sr. D. Luis Antonio Soler Pascual.

Fundamentos

PRIMERO.- Antecedentes.

Altura Leiden, sociedad integrada en el Grupo Duscholux dedicado a la fabricación y comercialización de mamparas de baño, platos de ducha y artículos para el baño en general a nivel mundial, comercializa sus productos y servicios con las marcas DUSCHOLUX de las que Altura Leiden es titular, siendo así que en España la fabricación, comercialización e instalación de los platos de ducha y mamparas de baño DUSCHOLUX se lleva a cabo a través de la filial DUSCHOLUX Ibérica S.A., con fábrica en Barcelona, showrooms en Barcelona y Madrid y amplia red de distribuidores por toda España, sociedad que está licenciada por Altura para el uso de las marcas titularidad de Altura Leiden.

Entre otras, acredita ser titular de la Marca Internacional (que designa España) nº 478.507 DUSCHOLUX, concedida en el año 1985 y de dos marcas UE, la número 5.114.145, mixta, para las clases 6,11,19, 20 y 35, y la 5.239.843, denominativa DUSCHOLUX, para las mimas clases, marcas europeas ambas concedidas en el año 2007.

La titular de las marcas ha presentado demanda frente a la mercantil Grupo Thermilux, titular de la marca nacional 3.519.208 DUCHALUXE que utiliza para distinguir servicios de instalacion de platos de ducha y mamparas de baño, promoviendo la nulidad (absoluta y relativa) de la citada marca por haber sido solicitada de mala fe y ser incompatible con las marcas DUSCHOLUX, así como la declaración -y sus efectos- de infracción de las citadas marcas que afirma son notorias como consecuencia del tiempo, uso y promoción hecha por la actora, aportando información sobre su implantación temporal en España, de más de 40 años, sobre su liderazgo en la fabricación de mamparas de baño en nuestro país, en especial por su carácter innovador tanto en materiales como componentes y diseños de mamparas, teniendo presencia en toda España donde además, fabrica sus productos, afirmando que la actividad publicitaria realizada por la filial española se ha elevado entre los años 2013 a 2016 a 985.134 euros, siendo la segunda empresa del sector que, tras Roca, más ha invertido en publicidad. Y apunta sobre su reconocimiento más allá de España, que posee cuatro plantas de producción y una red de distribuidores presente en más de 50 puntos, que su esfuerzo innovador ha sido premiado internacionalmente en diversas ocasiones, teniendo presencia los productos DUCHOLUX de forma regular en medios de publicidad, tanto escrita como online, en los principales medios del sector y de la decoración y en ferias, siendo además patrocinador y actuante en diversas actividades para el público en general, en especial en el deporte del golf y del running, habiéndose situado en Google a través del sistema adwords.

Justifica por lo demás la demanda en el hecho de que Thermiluxe es titular de la marca española DUCHALUXE -solicitada y concedida en el año 2014- para la clase 37, es decir, para la construcción, montaje y acristalado de duchas, bañeras y senamientos, porque es una marca muy similar desde el punto de vista denominativo, fonético y visual que fue elegida por la demandada para hacerla confundible con las marcas notorias DUSCHOLUX y aprovecharse de su notoriedad, utilizando incluso en el signo el color combinado azul en dos tonalidades imitando la combinación de tonalidades de la marca figurativas europea DUSCHOLUX, todo lo cual, afirma, genera en el consumidor una percepción de que, o los productos son DUSCHOLUX o de una sociedad vinculada, generando confusión entre las marcas donde hay identidad aplicativa.

Que es por ello que entiende que la marca nacional de la demandada es nula por haber sido solicitada de mala fe, además de incompatible con las marcas de la actora, marca nacional que está siendo utilizada a través de la web duchaluxe.com y duchaluxe.es donde se presenta la empresa como especialista en el cambio de bañera por ducha, ofreciéndose también, como el caso de DUSCHOLUX, la personalización de mamparas con imágenes.

La Sentencia de instancia ha desestimado la demanda.

Niega en primer lugar el carácter de notoriedad que se afirma en la demanda. Señala al respecto que la presencia de las marcas en los medios de comunicación es considerable pero no destacable, como se demuestra con las no actuales ni elevadas y decrecientes inversiones publicitarias, considerando que no es relevante la presencia en ferias o el ser pionera y aparecer citada en La Vanguardia dado que en las primeras la presencia es masiva y que lo segundo poco se relaciona con el grado de conocimiento y prestigio de la marca, al igual que ocurre con los innovadores métodos de venta y fabricación pues aunque los premios indican calidad y confieren prestigio en su conjunto, considera la Sentencia, son datos insuficientes para tener por acreditada la notoriedad.

Desestima en segundo lugar la pretensión de nulidad por solicitud de mala fe pues aunque sí conoció la demandada la previa existencia de las marcas de la actora -mala fe subjetiva-, en el caso no aprecia mala fe objetiva pues el uso de un signo semejante en la forma denominativa de naturaleza descriptiva - instalación de una gama de lujo de ducha- junto a la existencia de otras otras gamas de calidad inferior que siguen un patrón similar que no hace mención a la calidad y su relación con la denominación social THERMILUXE, término que también emplea para otros servicios, le lleva a considerar que aunque a la demandada no le importara o buscara la similitud la demandada con DUSCHOLUX, ello no es constitutivo de mala fe en sí mismo, no siendo tampoco indicio el uso del color azul, por habitual y asociado al agua, ni el uso de la marca como nombre comercial o de dominio en tanto es conducta que coadyuva al conocimiento y prestigio de una marca.

Y desestima finalmente la nulidad relativa (y por los mismos motivos la acción de infracción marcaria) porque, siendo complementarios los servicios de fabricación de mamparas de la clase 6 con los de instalación de las mismas de la clase 37 -negando por tanto la identidad aplicativa-, los signos presentan diferencias suficientes. Afirma a tal efecto la Sentencia que, primero, las marcas de la actora sean muy débiles, tanto por lo que hace al signo denominativo como al gráfico. El denominativo porque es sugestivo y casi descriptivo y por tanto, de escasa fuerza para identicar el origen empresarial. El mixto porque el elemento gráfico es muy residual y de escasa distintividad. Segundo, porque la comparativa del elemento denominativo entre signos presenta diferencias visuales y fonéticas considerables. Y en tercer lugar, porque las diferencias gráficas entre signos son considerables, conjunto de diferencias que unidas a las también diferencias aplicativas, lleva a la Sentencia a la desestimación señalada.

En desacuerdo con tales conclusiones, formula recurso de apelación la entidad demandante.

Desarrolla la entidad apelante su recurso sobre la base de cuatro motivos destinados a obtener, con la revocación de la sentencia de instancia, la estimación de la demanda. Así denuncia vicio de incongruencia extra petita en relación a la valoración del Tribunal de lo que afirma el apelante fue un hecho reconocido, el de la notoriedad de las marcas DUSCHOLUX. Denuncia en segundo lugar error en la valoración de la prueba sobre la notoriedad de las citadas marcas, y también error en el tratamiento de la acción de nulidad por mala fe en la solicitud de la marca nacional, error -en tercer lugar- en la desestimación de la acción de nulidad relativa de la citada marca nacional y error -en último lugar- en la desestimación de la acción de infracción de las marcas DUSCHOLUX.

Examinaremos por separado cada uno de los motivos, dando respuesta a los argumentos contenidos en los motivos en relación a la prueba practicada en el proceso y la posición adoptada por la entidad demandada.



SEGUNDO.- Incongruencia extra petita cometida con el análisis de la notoriedad no negada de las marcas de la parte actora.

Plantea la parte apelante que comete vicio de incongruencia extra petita la Sentencia de instancia al valorar un hecho que no ha sido controvertido en el proceso, el de la notoriedad de las marcas DUSCHOLUX.

Afirma la recurrente que la notoriedad de sus marcas no fue negado por la demandada, reconociéndolo de hecho de forma implícita en la contestación a la demanda pues asumió no solo que la elección del signo DUCHALUXE no perseguía el aprovechamiento de la reputación de DUSCHOLUX, sino que era una marca de prestigio y conocida por el público consumidor, reconocimiento del carácter notorio de la marca que se confirmó en la Audiencia Previa al no señalarse la notoriedad como cuestión controvertida lo que, afirmam el recurrente, impidió proponer prueba complementaria sobre ello. Y resalta la circunstancia que en la Sentencia se afirme que la demandada no niega la notoriedad, no obstante lo cual, con evidente contradicción, entra a valorar el carácter notorio de las marcas como si fuera una cuestión controvertida, situación que afecta a la congruencia - art 218 LEC- y al principio de justicia rogada - art 216 LEC-, causando indefensión a la parte porque la resolución judicial concluye que hay insuficiencia probatoria sobre una cuestión que, por resultar pacífica, se entendía satisfecha la carga de la prueba, con la circunstancia añadida que en todo caso, y de los argumentos de la propia sentencia, cabe deducir que la marca es conocida por el público pertinente y que hay un aprovechamiento indebido de la misma.

Que por ello, concluye el apelante, estamos ante un caso de incongruencia extra petita tal cual define la jurisprudencia (que cita), vulnerándose el art. 218 LEC en relación al art. 216 del mismo texto legal porque, primero, el juez se pronuncia sobre un hecho no controvertido, segundo, porque ello implica un desajuste entre el fallo y los términos de las pretensiones deducidas en la demanda al no aplicarse la protección reforzada del art. 9.1.c) RMUE y 8 y 34.2.c) LM -para infracción y nulidad relativa-, limitándose el análisis al riesgo de confusión y, tercero, porque se lesiona la tutela judicial efectiva - art 24 CE- al modificarse el objeto procesal provocando indefensión y sustracción a las partes del verdadero debate conradictorio.

Posición del Tribunal.

Al margen de que como dice la jurisprudencia - STS 232/2010, de 30 de abril-, la incongruencia no puede apreciarse en sentencias que desestiman la demanda, salvo supuestos excepcionales, es lo cierto que por lo que hace al vicio denunciado, es discutible que sea incardinable en el vicio de incongruencia ya que el desconocimiento por el juzgador de la doctrina relativa al carácter vinculante de los hechos admitidos por las partes no se acomoda, al menos en todo caso, a la concepción técnica de este principio que hace referencia a la armonía entre lo pretendido y lo resuelto.

Baste observar que en el caso la Sentencia no se pronuncia sobre extremos no pedidos sino que, analizando las pretensiones de las partes, desestima el conjunto de pretensiones deducidas en la demanda, incluyendo la protección reforzada de las marcas notorias, porque llega a la conclusión que no está acreditada la notoriedad. Afirmar que no hay notoriedad no es pronunciarse sobre extremos no pedidos sino, en realidad, es negar lo suplicado que, desde luego, es planteamiento distinto. Y diferente a la incongruencia es la vulneración de preceptos que afectan a la prueba y en su caso a la interdicción de la indefensión como sería el caso del art. 405-2 en relación al art. 281.3, ambos de la LEC y que podría motivar vulneración del principio de la carga de la prueba del art. 217 y de rogación del art. 216 LEC con el efecto pretendido con el motivo de reconocimiento de la realidad de un hecho admitido y como tal, exento de prueba y valoración contradictoria judicial.

En cualquier caso lo que es evidente es que se denuncia en el motivo la infracción de la Sentencia frente a una admisión de hechos relevantes para la decisión del asunto que vincula al juzgador por cuanto los excluye del objeto de la prueba la cual solo ha de recaer sobre los controvertidos, tal cual establece el art. 281.3 LEC al declarar que ' están exentos de prueba los hechos sobre los que exista plena conformidad de las partes, salvo los casos en que la materia objeto del proceso esté fuera del poder de disposición de los litigantes'.

Y sobre la admisión, dice la STS 952/2011, de 4 de enero de 2012 que ' para que sea procesalmente operativa ha de tener lugar en la fase de alegaciones (otra cosa es la que se produce en el interrogatorio de parte) y en principio ha de ser expresa, y explícita, bien con carácter concreto, o bien de modo general cuando se aceptan todos los hechos alegados por la otra parte, sí que también puede ser implícita, en tanto que deducible de forma inconcusa de actos unívocos o inequívocos. Cabe también la tácita y la presunta, y así se recoge en el art. 405.2 LEC cuando dispone que 'el Tribunal podrá considerarse el silencio o las respuestas evasivas del demandado como admisión tácita de los hechos que le sean perjudiciales'.

En el caso es evidente que no ha habido admisión explícita. Pero entendemos que sí implícita pues aun cuando la contestación a la demanda se inicia con un 'previo', negándose todos los hechos de la demanda salvo aquellos que son reconocidos en la propia contestación, no deja de ser cierto que el silencio expreso sobre un hecho que es amplia y detalladamente descrito y argumentado en la demanda y que sirve además de fundamento de una de sus pretensiones esenciales, el de la notoriedad en relación a la acción de protección reforzada de este tipo específico de marcas, constituye una implícita admisión de los hechos que lo fundamentan, admisión que se refuerza cuando no solo se niega el aprovechamiento de la reputación -alude explícitamente al prestigio- de las marcas de la actora (negación que implica necesario reconocimiento de prestigio y reputación) sino cuando en la Audiencia Previa decide la parte su posición frente a tal hecho.

Desde nuestro punto de vista, la contestación a la demanda ha de estar salvaguardada por la buena fe procesal lo que supone, entre otros aspectos, la imposición al demandado de evitar un estado de confusión que no se corresponda con la demanda. Ello nos induce a considerar que no sirve para eludir el efecto del art. 405.2 LEC la inclusión de una cláusula por la que el demandado manifiesta oponerse a todo aquello que no reconoce, ya que se trata de una fórmula predispuesta por el profesional, vacía de contenido cuando a la vista de los hechos y fundamentos jurídicos de la pretensión deducida en la demanda resultaba precisa la adopción de una explícita posición de la parte, una concreta afirmación o negación de aquello que era esencial para el litigio.

Así lo entendemos en relación a la notoriedad de la marca, lo que se abunda cuando en la contestación se hacen referencias a las marcas de la actora como signos de prestigio y se niega el aprovechamiento de su reputación, que son factores definitorios de la infracción denunciada en la demanda sobre la base de la afirmación de la notoriedad a la que la parte dedica una amplísima documental que el demandado ni tan siquiera de forma indirecta menciona, cuestiona o critica.

Es por ello que consideramos que en efecto la notoriedad de las marcas está reconocida implícitamente en la contestación de la demanda y en consecuencia, debió considerarse hecho probado.



TERCERO.- La probada notoriedad de las marcas DUSCHOLUX.

Y aunque concluyamos a la vista de los argumentos expuestos que hay admisión tácita de la notoriedad de las marcas DUSCHOLUX, resulta conveniente abundar la respuesta judicial al motivo relativo a la prueba de la notoriedad de las citadas marcas.

Tras analizar el examen de la documental que se hace en la Sentencia, contradice el apelante en su motivo la crítica que la Sentencia hace de la citada documental, resaltando la valoración que de la prueba y de los distintos aspectos que constituyen argumentos contrarios a la afirmación de la notoriedad para su contra argumentación, afirmando el apelante que con el recopilatorio de los artículos y anuncios sobre DUSCHOLUX publicados entre el 2013 y el 2016 -doc 12 a 15- queda demostrada la aparición de las marcas en la mayoría de revistas de interiorismo y decoración que se publican en España, y ello de forma continuada, acreditándose con las cifras de inversión publicitaria -documento nº 19- la posición que en el ranking de inversión de publicidad en el sector de mamparas de baño tiene la actora con sus marcas, demostrándose además la mayor inversión hecha en el año 2016, la instalación de stands para la promoción de la marca en ferias, que el grupo posee cuatro plantas de producción y una red de distribuidores en más de 50 países, que en el catálogo de productos destacan las mamparas y platos de ducha, probándose con los catálogos de 2012 a 2017 el uso intensivo de la marca a nivel nacional así como con el informe de Google Analytics, que se generaron 432.537 clics a la web duscholux.es entre enero y septiembre de 2016, lo que no debe confundirse con el total de visitas a la web, habiéndose aportado -doc nº 3- el listado de los representantes de la actora en los distintos territorios nacionales, más de 50 localidades, teniendo en Madrid más de 45 tiendas donde adquirir los productos y su instalación.

Posición del Tribunal.

La STJUE de 6 de octubre de 2009, C-301/07 (Pago), afirma que la notoriedad ' supone un cierto grado de conocimiento por parte del público pertinente' (ap. 20). Y, con cita de la STJUE de 14 de septiembre de 1999, C-375/97 (General Motors), apostilla que este grado de conocimiento ' debe considerarse alcanzado cuando una parte significativa del público interesado por los productos o servicios amparados por la marca comunitaria conoce esta marca' (ap. 24), para lo cual, ' el juez nacional debe tomar en consideración todos los elementos pertinentes de los autos, es decir, en particular, lacuota de mercado poseída por la marca, la intensidad, la extensión geográfica y la duración del uso, así comola importancia de las inversiones realizadas por la empresa para promocionarla' (ap. 25). ' De este modo es posible concluir, como ya lo hizo en su día la doctrina, que el requisito determinante de la notoriedad de la marca es su difusión entre el público interesado por los productos y servicios amparados pordicha marca y por los sectores interesados', concepto y criterios determinante del hecho de la notoriedad que han sido asumidos expresamente por la jurisprudencia del Tribunal Supremo - STS 382/16, de 19 de mayo, STS 95/2014, de 11 de marzo y STS 505/2012, de 23 de julio-.

En suma, es la prueba relativa a la cuota de mercado poseída por la marca, la intensidad, la extensión geográfica y la duración del uso, así como la relativa a la promoción de la marca y su conocimiento la que permite establecer el carácter notorio de la marca en cuanto permite reconocer que dicha marca goza de un cierto grado de conocimiento por parte del público pertinente (STJUE de 6 de octubre de 2009), es decir, que una parte significativa del público interesado por los productos o servicios amparados por la marca, conoce esta marca (STJUE de 14 de septiembre de 1999).

Pues bien, conforme a tales criterios, el examen de la prueba aportada por la actora nos lleva a una conclusión contraria a la finalizada en la Sentencia de instancia pues no solo está demostrado una inversión relevante en materia de publicidad y promoción de las marcas, que ha llevado a situar al grupo, por lo que hace a tales inversiones, en posiciones muy elevadas a los largo los últimos años, dato que demuestra la constancia y voluntad de promoción, sino que tal voluntad empresarial ha sido abundada a través de los motores de búsqueda que ha permitido obtener resultados como los que se aprecian en el informe Google, con la presencia en stands propios en ferias y patrocinios en deportes, quedando iguamente demostrada la implantación nacional de las marcas que, como recuerda la STS 382/16, de 19 de mayo, es factor relevante.

Pero no solo se trata de conocimiento por implantación. También está demostrado el prestigio de la marca -aspecto cualitativo- por calidad e innovación que representan, de lo que su mejor prueba son los premios obtenidos por una empresa que tiene cuatro plantas de producción; datos objetivados a partir de los cuales adquiere todo su sentido el estudio de mercado aportado por la actora que, aunque ya de cierta antiguedad (2010) pone de relieve los resultados que con una política empresarial como la expuesta puede obtenerse, con referencia a una empresa que apuesta por la innovación y promoción en un sector tan concreto como el de las mamparas de baño y platos de ducha y servicios de instalación.

Es por ello que entendemos que no solo porque hay reconocimiento tácito de la notoriedad sino porque con la información aportada así resulta, que podemos afirmar que las marcas Duscholux tienen notoriedad en el ámbito o sector comercial que corresponde con aquellos concretos productos y servicios.



CUARTO.- Mala fe en la solicitud de la marca nacional DUCHALUXE. Causa de nulidad absoluta.

Plantea seguidamente el apelante las cuestiones relativas a las acciones de nulidad de la marca nacional y que en su demanda promocionaba en base a dos motivos, nulidad absoluta por causa de mala fe en la solicitud y nulidad relativa en relación a la protección de marca notoria o en su caso, por riesgo de confusión.

En relación a la acción de nulidad absoluta por mala fe recuerda el recurrente que había ejercitado dicha acción en base a dos hecho, primero, por el conocimiento de la marca DUSCHOLUX por la demandada al tiempo de la solicitud de su marca y, en segundo lugar, por la elección del signo DUCHALUXE para disponer de un registro de cobertura que el consumidor pudiese asociar fácilmente con DUSCHOLUX. Y afirma que la sentencia acoge ambos motivos cuando sostiene, primero, que ' a la vista de la prueba practicada que la demandada hubo de conocer sin ningún género de dudas su previa existencia tanto en forma denominativa como mixta' y, segundo, cuando dice que ' pudiera considerarse como probable que no le importara o incluso que buscara la similitud con DUSCHOLUX', razón por la que entiende debería la Sentencia de instancia haber estimado la nulidad de la marca DUCHALUXE por solicitud de mala fe. Pero lo cierto es que la Sentencia rechaza erróneamente tal pretensión desde el momento en que se reconoce que hubo vulneración de la buena fe subjetiva por el conocimiento de las marcas de la actora pero se niega la vulneración de la buena fe objetiva afirmando que el uso de un signo semejante está amparado por su naturaleza descriptiva de una gama de lujo en relación a otras gamas de calidad inferior de patrón similar, lo que significa, interpreta el apelante, que se conocían los derechos preferentes de la actora pero dada la naturaleza descriptiva del signo no hay mala fe, obviándose por lo demás la cadena de correos electrónicos aportados -doc 32 y 33- que ponían de relieve el uso indistinto de las marcas DUCHALUXE y DUCHAKIT para idénticos servicios de cambio de bañera por plato de ducha compuestos por los mismos materiales y precio, no habiendo por tanto un comportamiento acorde con la honestidad, lealtad y correción.

Que en consecuencia, estando acreditado que se conocían las marcas DUSCHOLUX al solicitar el registro y que al demandado le fuera indiferente o pretendiera una similitud con aquellas y que no ha utilizado la marca nacional para distinguir servicios de calidad especial frente a otros de distinta gama, debería estimarse la acción de nulidad.

Posición del Tribunal.

Es en efecto y como se desprende del tenor literal del artículo 51, apartado 1, letra b), de la Ley 17/91, de Marcas, la mala fe una de las causas de nulidad absoluta de la marca.

Sobre el concepto de mala fe ha señalado el TJUE -Sentencia de 11 de junio de 2009, asunto C-529/07, caso Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG- que ' necesario señalar que la circunstancia de que el solicitante sepa o deba saber que un tercero utiliza (...) desde hace tiempo un signo idéntico o similar para un producto idéntico o similar que puede dar lugar a confusión con el signo cuyo registro se solicita no basta, por si sola, para acreditar la existencia de la mala fe del solicitante. Por consiguiente, procede tomar en consideración igualmente la intención del solicitante en el momento de presentar la solicitud de registro con el fin de apreciar la existencia de la mala fe.', doctrina que en el caso exige que asumiendo dicho conocimiento (lo que además es congruente con la notoriedad del signo y en particular con su implantación y con la pertenencia al sector de productos y servicios de la demandada), tengamos que dilucidar si cuando se lleva a cabo el registro media en el solicitante una intención contraria a la buena objetiva, que bien puede venir dada por ser la voluntad de registro la de utilizarlo para impedir a un tercero la entrada en el mercado, bien para obtener una cobertura legal a un signo que permita parasitar el signo reputado anterior.

Como dice el TJUE: ' con el fin de apreciar la existencia de la mala fe del solicitante se puede tener en cuenta el grado de notoriedad del que goza un signo en el momento de presentar la solicitud de su registro como marca comunitaria. En efecto, tal grado de notoriedad podría precisamente justificar el interés del solicitante en garantizar una protección jurídica lo más amplia posible.' STJUE ut supra- o cuando, como dice la misma Sentencia ' el hecho de que un tercero utilice desde hace tiempo un signo para un producto idéntico o similar que puede dar lugar a confusión con la marca solicitada y que dicho signo goce de un cierto grado de protección jurídica, es uno de los factores pertinentes para apreciar la existencia de la mala fe del solicitante.'.

Siguiendo la estela marcada por el TJUE, nuestra jurisprudencia ha evolucionado de una interpretación meramente subjetiva de la mala fe marcaria - STS de 25 de enero de 2007- a una concepción mucho más objetiva.

Así la STS de 23 de noviembre de 2010 afirma que la mala fe a que se refiere la norma española se entiende no en sentido psicológico, como mero conocimiento de una determinada situación jurídica, sino en el sentido ético u objetivo de modelo o estándar de comportamiento admisible socialmente en las circunstancias concurrentes. Y en el mismo sentido, pero sin prescindir del aspeto subjetivo, se pronuncia la STS de 22 de junio de 2001 cuando afirma que ' Esa sanción por violación de la buena fe, permite valorar el comportamiento de quien solicita el registro, no a la luz del resto del ordenamiento marcario, sino comparándolo, en un plano objetivo, con el modelo de conducta que, en la situación concreta a considerar, fuera socialmente exigible. En ese plano, la buena fe está referida a un estándar o arquetipo, como señalaron las STS 23.Nov.10 y 30.Jun.09 . Está en relación con el Art. 3, 2 de la Ley 32/1988, de 10 de Noviembre , aunque sin prescindir del plano subjetivo, en el que la buena fe se identifica con un estado psicológico de desconocimiento o creencia errónea, que como toda equivocación, ha de ser disculpable para poder tomarse en consideración'.

Partiendo de esta misma base, la SAP Barcelona (Secc 15) de 26 de julio de 2012 afirma que ' 3°) Entre los concretos factores a tomar en consideración para apreciar si existe mala fe en el registro se encuentran los siguientes: De carácter subjetivo: a) El conocimiento del solicitante de que un tercero utiliza un signo idéntico o similar que puede dar lugar a confusión con el signo cuyo registro se solicita. Debiendo presumirse el conocimiento cuando la misma pueda resultar de la duración de la utilización o del conocimiento general de la misma en el sector económico de que se trate. b) La intención del solicitante de impedir que dicho tercero continúe utilizando tal signo.

De carácter objetivo: a) Cuando posteriormente resulta que el registro como marca se hizo sin la intención de utilizarla, únicamente con el propósito de impedir la entrada de un tercero en el mercado. b) La naturaleza de la marca registrada, cuando el signo consista en la forma o presentación del producto y la libertad de elección de los competidores pueda venir restringida por consideraciones de orden técnico o comercial, de forma que la marca pueda llegar a impedir la comercialización de productos comparables. c) El grado de notoriedad de que goza un signo en el momento de presentar la solicitud, pues ese grado de notoriedad podrá justificar el interés del solicitante en garantizar una protección jurídica lo más amplia posible.' Pues bien y tomando en consideración la doctrina expuesta entendemos que si con carácter general no cabe considerar que se ha registrado una marca de mala fe para aprovecharse del prestigio de otra marca cuando la marca anterior no es notoria, pero que es apreciable tal elemento intencional cuando por el contrario la marca anterior es notoria (baste examinar la argumentación a contrario sensu de la STS 70/2017, de 8 de febrero), en el caso hay que deducir, partiendo de las afirmaciones no contradichas de la Sentencia relativas al conocimiento previo e intención del solicitante, que el registro fue hecho con conocimiento de una marca similar previa, que es notoria en el sector, y que el registro lo fue, precisamente, para lograr un objetivo comercial que está vedado en el marco de la regulación marcaria, que es la de generar una confusión mediante al menos asociación entre la marca solicitada y la anterior consistente en obtener un aprovechamiento del conocimiento generalizado de la marca anterior, de naturaleza reputada, en relación a servicios y productos idéntico o similares, en concreto en el sector de las mamparas de baño y de servicios de sustitución de baños por platos de ducha, conclusión que no puede estar condicionada ni por el carácter más o menos descriptivo de la marca anterior ni por otros factores externos vinculados a una forma de comercialización por gamas de calidad pues, primero, el derecho del titular de la marca previa no está en cuestión, segundo, su notoriedad basada en el grado relevante de conocimiento por el público interesado del sector comercial de que se trata ya ha creado un vínculo distintivo relevante anudado a un concreto origen empresarial y, tercero, ha quedado demostrado que la intención del solicitante no estaba vinculada a una comercialización por gamas de calidad, visto el uso indistinto que hace de la marca nacional.

Consecuentemente debemos considerar que la solicitud de la marca DUCHALUXE se hizo de mala fe en el sentido expuesto y que, en consecencia debe ser anulada.

El motivo queda por tanto estimado.



QUINTO.- La infracción de las marcas notorias DUSCHALUXE.

Dado que la estimación del motivo de nulidad absoluta de la marca nacional por solicitud de mala fe hace inútil el examen de la nulidad relativa del mismo signo, examinaremos la acción de infracción o violación de las marcas invocadas, análisis que haremos desde la perspectiva de la infracción de marcas de renombre, partiendo de las consideraciones que hace el recurrente sobre, primero, la inexistente debilidad del signo DUSCHOLUX, la crítica a las diferencias que atribuye la Sentencia al juicio comparativo entre los signos de la actora y el de la demandada DUCHALUXE que le lleva a considerar que entre los signos hay una diferencia fonética considerable y considerables diferencias en los elementos gráficos.

Señala al respecto el apelante que, en cuanto a la supuesta debilidad del signo DUSCHOLUX, ni está planteado por el demandado ni en todo caso es débil sino de alta distintividad en tanto notoria que como tal, deriva en un pleno despliegue del ius prohibendi sin que sea admisible su limitación; en cuanto a la comparación de los elementos denominativos, afirma el apelante que no es cierto que la presencia de la 'S' determine que el consumidor español pronuncie la marca como DUSCOLUX pues el consumidor conoce y pronuncia múltiples palabras con el fonema SCH en vocablos alemanes sin que suprima la CH, además de que una sola letra no constituye una diferencia esencial conforme a la doctrina jurisprudencial que cita; y en cuanto a las diferencias gráficas, si considera que dicho elemento en la marca de la actora es residual y de escasa distintividad, parece evidente que no puede transformarse en una diferencia esencial.

Posición del Tribunal.

Ha señalado al respecto la STJUE de 10 de diciembre de 2015, asunto C-603/14, caso El Corte Inglés S.A. que ' Dado que ni de la redacción de los apartados 1, letra b ), y 5 del artículo 8 del Reglamento nº 207/2009 ni de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia resulta que el concepto de similitud tenga un sentido diferente en cada uno de esos dos apartados, de ello se deduce que, cuando al examinar los requisitos para la aplicación del artículo 8, apartado 1, letra b), de dicho Reglamento, el Tribunal General concluye que no existe similitud entre los signos en conflicto, el apartado 5 de ese mismo artículo resultará necesariamente inaplicable también en el asunto de que se trate. A la inversa, cuando el Tribunal General considere, en el marco de ese mismo examen, que existe cierta similitud entre los signos en conflicto, dicha apreciación será válida tanto para la aplicación del apartado 1, letra b), como para la del apartado 5 del artículo 8 del citado Reglamento.

40 Sin embargo, en una situación en la que el grado de similitud de que se trate no resulte suficiente para poder aplicar el artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 207/2009 , no podrá deducirse de ello que tenga que excluirse necesariamente la aplicación del apartado 5 de ese mismo artículo.

41 En efecto, los grados de similitud entre los signos en conflicto exigidos por uno y otro apartado de dicha disposición son diferentes. Mientras que la aplicación del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 207/2009 está subordinada a la apreciación de un grado de similitud entre los signos en conflicto que pueda generar, en el público interesado, un riesgo de confusión entre ellos, la existencia de tal riesgo no se exige, por el contrario, como requisito para aplicar el apartado 5 de ese mismo artículo.

42 Dado que el artículo 8, apartado 5, del Reglamento nº 207/2009 no exige que la similitud existente pueda llevar al público interesado a confundir los signos en conflicto, sino que se limita a exigir que el público pueda asociarlos entre sí, es decir, establecer un vínculo entre ellos, debe concluirse que la protección que esa disposición prevé en favor de las marcas renombradas puede aplicarse aunque los signos en conflicto presenten un menor grado de similitud (véanse, por analogía, las sentencias Adidas-Salomon y Adidas Benelux, C408/01, EU:C:2003:582 , apartados 27, 29 y 31, e Intel Corporation, C252/07, EU:C:2008:655 , apartados 57, 58 y 66).

43 De ello resulta que, en el supuesto de que el examen de los requisitos para la aplicación del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 207/2009 revele cierta similitud entre los signos en conflicto, corresponderá al Tribunal General examinar si, por concurrir otros factores pertinentes -como la notoriedad o el renombre de la marca anterior-, el público interesado puede establecer un vínculo entre los signos en conflicto, a efectos de determinar si se reúnen los requisitos para aplicar a su vez el apartado 5 del mencionado artículo (véase, en este sentido, la sentencia Intra-Presse/Golden Balls, C581/13 P y C582/13 P, EU:C:2014:2387 , apartado 73)'.

A este respecto hay que señalar en primer lugar que la existencia de un nivel inusualmente alto de carácter distintivo como consecuencia del reconocimiento por parte del público de una marca en el mercado supone que necesariamente que al menos una parte significativa del público pertinente está familiarizado con ese marca (véase la sentencia de 12 de julio de 2006 en Vitakraft-Werke Wührmann v OAMI - Productos Veterinarios (de Johnson vitacoat) , T-277/04, apartado 34 y la jurisprudencia citada). Desde esta perspectiva debemos negar debilidad al signo denominativo DUSCHOLUX que, como elemento dominante en la marca mixta, mantiene toda su fuerza, sin perjuicio de su carácter sugestivo, para distinguir sus productos y servicios.

Tal como se establece en el artículo 9-1-c), del Reglamento nº 207/2009, el titular de una marca europea está habilitado para prohibir, a cualquier tercero, si su consentimiento, el uso en el tráfico económico de cualquier signo idéntico o similar a la marca europea para productos o servicios que no sean similares a aquellos para los que está registrada la marca anterior si la marca es notoriamente conocida en el Estado miembro de que se trate y si el uso sin justa causa de la marca solicitada se aprovechara indebidamente, o sea perjudicial para el carácter distintivo o de la notoriedad de la marca anterior.

La protección más amplia otorgada a la marca anterior en virtud del artículo 9.1.c) del Reglamento nº 207/2009 presupone, por tanto, que una serie de condiciones han sido satisfechas. En primer lugar, la marca anterior que se afirma que tienen una reputación debe estar registrada. En segundo lugar, la marca y el signo en conflicto debe ser idéntico o similar. En tercer lugar, en el caso de una marca anterior de la UE, debe tener una reputación en la Unión Europea. En cuarto lugar, el uso sin justa causa de la marca solicitada debe llevar al riesgo de que una ventaja injusta puede ser obtenida del carácter distintivo o de la notoriedad de la marca anterior o que podría ser perjudicial para el carácter distintivo o de la notoriedad de la marca anterior.

A este respecto procede recordar que, por lo que se refiere a la semejanza gráfica, fonética o conceptual de las marcas DUSCHOLUX con la marca DUCHALUXE para mamparas y servicios de sustitución de baños por platos de ducha que comercializa la demandada, la apreciación global del riesgo de confusión debe basarse, como en cualquier otro caso, en la impresión de conjunto producida por éstas, teniendo en cuenta, en particular, sus elementos distintivos y dominantes, siendo conocido a este respecto que el consumidor medio normalmente percibe una marca como un todo, cuyos diferentes detalles no se detiene a examinar.

Pues bien, hay similitud entre signos cuando, desde el punto de vista del público destinatario, existe entre ellas una igualdad al menos parcial por lo que respecta a uno o varios aspectos pertinentes, a saber los aspectos gráfico, fonético y conceptual ( Sentencias de 23 de octubre de 2002, Matratzen Concord/OAMI - Hukla Germany, y de 30 de septiembre de 2015, Sequoia Capital Operations/OAMI).

A la luz de esos principios se debe examinar si, como se afirma por el apelante, la Sentencia de instancia concluyó erróneamente que no existía riesgo de confusión o cuando menos evocación -por vínculo- entre los signos controvertidos. Y la respuesta no puede ser sino claramente positiva.

En efecto, como se observa a la vista de la marca DUCHALUXE en su comparación con DUCHALUXE, resulta evidente que reproduce de manera palmaria la de la demandada el núcleo distintivo de las marcas titularidad de la demandante y en particular, los elementos que contiene la sugestión conceptual en relación a los productos y servicios que ofrece, DUCHA y LUJO, lo que no implica ni hay que confundir con descriptividad.

En efecto, aunque el término LUXE/LUX, que no es supérfluo en la distintividad del signo, pudiera parecer descriptivo, no lo es ya que aun cuando es cierto que es un término que el público en general puede percibir como indicación de mayor calidad, es en el caso un signo que en una de las representaciones de la actora es mixto y que, por su propia naturaleza obliga a un esfuerzo sensorial o intelectual a la mera recepción del mensaje laudatorio, esfuerzo en el que puede encontrarse uno de los factores que confieren carácter distintivo en la marca DUSCHOLUX al término LUX para los productos que pretende identificar, argumento al que ha de añadirse el que el monema LUX/LUXE, que evoca lo suntuario o lo ostentoso, resulta de difícil predicamento de ciertos bienes o servicios, como probablemente sea el caso de mamparas, platos de duchas o de servicios de cambio de bañeras por platos de ducha.

Debe además tenerse en consideración que la demandada utiliza el signo DUCHALUXE, precisamente, en los mismos o muy similares productos y servicios que designan las marcas de la actora, siendo así que incluso en el caso de la marca mixta de la actora está claramente dominada por el elemento denominativo y a través de los cuales el consumidor medio hace referencia más fácilmente al producto de que se trate citando el nombre de la marca.

Todo esto hace que en el caso de las marcas notorias DUSCHOLUX, produzca una impresión en la memoria del público que es precisamente, la forma en la que se combinan las palabras para generar un signo distinto, de fantasía desde el punto de vista del idioma español, pero sugestivo por tanto, conceptualmente comprensible.

En el caso hay similitud confusoria y en último término, evocación entre el signo figurativo marcas europeas y el signo de la demandada que reproduce en lo esencial aquél contenido conceptual, valiéndose incluso de colores idénticos -azules-, como antes explicábamos, susceptibles de completar la infracción de la marca. Y hay infracción porque además de confusión o evocación, habiéndose afirmado la notoriedad de la marca, resulta patente la voluntad de parasitar la marca por parte de Grupo Thermiluxe S.L.

Como dice la STJUE de 18 de junio de 2009, asunto 487/07, (L'Oreal)- hay parasitismo o aprovechamiento desleal ' cuando un tercero pretenda aprovecharse de una marca de renombre mediante el uso de un signo similar a ésta para beneficiarse de su poder de atracción, de su reputación y de su prestigio, y explotar el esfuerzo comercial realizado por el titular de la marca para crear y mantener la imagen de ésta sin ofrecer a cambio compensación económica alguna y sin hacer ningún tipo de esfuerzo a estos efectos, debe considerarse que la ventaja obtenida del carácter distintivo o del renombre de dicha marca mediante tal uso es desleal'. Y es apreciable tal deslealtad cuando una forma de actuar en el comercio se caracteriza por el ofrecimiento de productos y servicios en el que el modelo de negocio trae causa en la imitación del poder atractivo de signos y marcas reconocidas por el público en general.

A la vista de estas consideraciones, la conclusión debe ser que el motivo debe ser estimado y con el, la acción por infracción de marcas.



SEXTO.- Las consecuencias de la infracción. Daños y perjuicios.

Habiéndose estimado la acción por infracción de las marcas por el uso del signo DUCHALUXE, procede estimar las acciones de cesación y prohibición, incluyendo el uso de los nombres de dominio duchaluxe.com y duchaluxe.es .

Ejercita además la actora, la acción de daños y perjuicios, sustentándola tanto en los daños que ex ipsa se han producido con la infracción y en la existencia de un comportamiento con el uso del signo infractor desencadenante de la responsabilidad objetiva de la demandada dado que ha utilizado el signo para la comercialización - art 42.1. y 34.3.a) LM-, dándose en todo caso un supuesto de responsabilidad objetivada dado que se trata de la infracción de marcas notorias, habiendo optado en la demanda como criterio de cuantificación, por el importe de los beneficios obtenidos por el infractor como consecuencia de la violación - art 43.2.a) LM-, solicitando que se fijen como bases, ante la carencia documental para fijar la cuantía concreta, el resultado a obtener las que determinan la concreción de un importe neto de beneficios, excluidos por tanto los gastos.

Posición del Tribunal.

La falta de toda la documental, al considerarla innecesaria el Juez hasta el momento de la ejecución de sentencia, a partir de la cual fuera posible fijar el importe cuantitativo, obliga a este Tribunal, reconociendo la procedencia y estimación de la acción de daños y perjuicios ejercitada al darse las condiciones legales de responsabilidad objetivada que invoca la parte, a diferir a la ejecución de sentencia la cuantificación concreta del importe de los daños y perjuicios teniendo en cuenta los siguientes criterios, en primer lugar, que el importe se fijará atendidos los beneficios netos obtenidos por el infractor con el uso del signo que se ha declarado infractor en sus diversas modalidades, segundo, que el beneficio que determinará la cuantía vendrá referido en exclusiva al obtenido con ocasión del uso del signo en la comercialización y venta de mamparas de baño, platos de ducha y servicios de sustitución de bañeras por platos de ducha y tercero, que el importe se fijará por anualidades con una retroacción máxima que tendrá como límite la fecha de solicitud de la marca DUCHALUXE -10 de julio de 2014- y hasta su cese efectivo, sin perjuicio de lo establecido en el art. 44 LM, al no haberse probado el uso del signo DUCHALUXE con anterioridad a dicha fecha.

SÉPTIMO.- Costas procesales.

En cuanto a las costas procesales de este recurso, habiéndose estimado el recurso de apelación, no cabe efectuar declaración sobre las mismas - art 398 LEC-. Siendo procedente modificar el criterio de la instancia en materia de costas dado que habiéndose estimado el recurso la demanda queda sustancialmente estimada, siendo en consecuencia procedente hacer expresa imposición de las costas de la instancia a la entidad demandada - art 394-1 LEC- OCTAVO.- Depósito para recurrir.

Habiéndose estimado el recurso de apelación, se acuerda la devolución de la totalidad del depósito efectuado para recurrir - Disposición Adicional Décimoquinta nº 8 LOPJ-.

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el Pueblo Español.

Fallo

Que estimando el recurso de apelación entablado por la parte demandante, la mercantil Altura Leiden Holding BV, representada en este Tribunal por el Procurador Dª. Elena Guardiola Devesa, contra la Sentencia dictada el día 29 de septiembre de 2017 por el Juzgado de lo Mercantil número dos de los de Alicante, en funciones de Tribunal de Marca Europea, debemos revocar y revocamos dicha resolución y en su virtud debemos declarar y declaramos La nulidad absoluta de la marca nacional DUCHALUXE, registrada con el número 3.519.208 y titularidad del Grupo Thermiluxe S.L.

Que la entidad demandada Grupo Thermiluxe S.L., ha infringido las marcas europeas números 5.114.145 y 5.239.843 y la marca internacional 478.507 con el uso del signo DUCHALUXE para los productos y servicios descritos.

En consecuencia, debemos condenar y condenamos a la demandada a Estar y pasar por las anteriores declaraciones.

A cesar en el uso, ofrecimiento o comercialización de los servicios que se identifican por la actora.

A cesar en el uso de los nombres de dominio duchaluxe.com y duchaluxe.es.

A abstenerse en el futuro a realizar cualquier acto, utilización, ofrecimiento o comercialización con el empleo del signo DUCHALUXE.

A indemnizar a la actora por daños y perjuicios en el importe que resulte en ejecución de sentencia con arreglo a los criterios y bases establecidos en el fundamento de derecho sexto de esta sentencia.

Firme que sea esta sentencia, procédase de conformidad con lo dispuesto en el art. 61.3 LM en relación a la nulidad de la marca nacional.

A abonar las costas causadas de la primera instancia.

Se acuerda la devolución de la totalidad del depósito efectuado para recurrir.

Esta Sentencia no es firme en derecho y, consecuentemente, cabe en su caso interponer contra la misma, conforme a lo dispuesto en los artículos 468 y siguientes, y 477 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil, recurso extraordinario por infracción procesal y/o recurso de casación, recursos que deberán presentarse dentro de los veinte días siguientes a la notificación de esta resolución previa constitución de depósito para recurrir por importe de 50 euros por recurso que se ingresará en la Cuenta de Consignaciones de esta Sección 8ª abierta en la entidad Banco de Santander, indicando en el campo 'Concepto' del documento resguardo de ingreso, que es un 'Recurso', advirtiéndose que sin la acreditación de constitución del depósito indicado no será admitido (LO 1/2009, de 3 noviembre) el recurso.

Notifíquese esta Sentencia en forma legal y, en su momento, devuélvanse los autos originales al Juzgado de procedencia, de los que se servirá acusar recibo, acompañados de certificación literal de la presente resolución a los oportunos efectos de ejecución de lo acordado, uniéndose otra al Rollo de apelación.

Así, por esta nuestra Sentencia definitiva que, fallando en grado de apelación, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN.- En el mismo día ha sido leída y publicada la anterior resolución por el Ilmo. Sr. Ponente que la suscribe, hallándose el Tribunal de Marca Comunitaria celebrando Audiencia Pública. Doy fe.-