Sentencia Civil Nº 205/2012, Juzgados de lo Mercantil - Alicante/Alacant, Sección 1, Rec 437/2011 de 13 de Julio de 2012

Encabezamiento

JUZGADO DE LO MERCANTIL DE ALICANTE y DE MARCA COMUNITARIA NUM UNO

C/Pardo Gimeno,43

Tlno.965936093-4-5-6

Alicante

Procedimiento: Juicio Ordinario 437/2011

Parte demandante: CONVERSE INC

Procurador: ESTHER PEREZ HERNANDEZ

Abogado: MARIA GONZALEZ GORDON

Parte demandada:Dª Apolonia, EUROGLORIA CALZADOS, S.L., y BONOVO CALZADOS, S.L

Procurador: PASCUAL MOXICA PRUNEDA

Abogado: CLARA E. MARTIN ALVAREZ

SENTENCIA núm. 205/12

En Alicante, a 13 de julio de 2012

Vistos por mí, D. Rafael Fuentes Devesa, Magistrado Juez del Juzgado de Marca Comunitaria num. Uno, los presentes autos de Juicio Ordinario seguidos con el número 437/2011 promovidos a instancia de CONVERSE INC

representado/a por el/la Procurador/a Sr/a. PEREZ HERNANDEZ y defendido/a por el/la letrado/a Sr/a. GONZALEZ GORDON contra Dª Apolonia, EUROGLORIA CALZADOS, S.L., y BONOVO CALZADOS, S.L representado/a por el l/la Procurador/a Sr/a. MOXICA PRUNEDA y defendido/a por el/la letrado/a Sr/a MARTIN ALVAREZ, sobre infracción de marcas comunitarias y nacionales, nulidad de marca nacional y competencia desleal

Antecedentes

Primero -Que la meritada representación de la parte actora formuló demanda arreglada a las prescripciones legales en la cual, previa alegación de los hechos y fundamentos de derecho que estimo pertinentes, solicitaba que se dictara sentencia por la que: ' Declare

1.1. la nulidad de la marca española nº 2.873.584, para todos los productos para los que está registrada (o en su defecto, subsidiariamente, la nulidad parcial para 'calzados'), por concurrir cualquiera de las siguientes causas de nulidad:

a) nulidad por solicitud de mala fe ( art. 51.1.b de la Ley 17/2001 );

b) nulidad por riesgo de confusión con la marca comunitaria nº 7.485.725 y/o con la marca española nº 1.253.007 (art. 52.1 en relación con el 6.1.b de la Ley 17/2001 );

c) nulidad por aprovechamiento indebido y menoscabo de la notoriedad de la marca comunitaria 7.485.725 y/o de la marca española nº 1.253.007 (art. 52.1 en relación con el art. 8 de la Ley 17/2001 );

1.2. que los actos llevados a cabo por las demandadas, consistentes en el uso en calzado de los signos reproducidos en las averiguaciones 6ª y 7ª del hecho cuarto, así como la importación, almacenamiento con fines de comercialización, ofrecimiento y comercialización de aquel calzado, constituyen actos de violación de la marca comunitaria nº 7.485.725 y de la marca española nº 1.253.007, ya sea por implicar:

a) un riesgo de confusión en el público, que incluye el riesgo de asociación ( arts. 9.1.b del Reglamento CE 207/2009 y 34.2.b de la Ley 17/2001 ); y/o

b) una conexión entre los productos ilícitamente marcados y el titular de la marca, o en general, un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad o renombre de las marcas violadas ( arts. 9.1.c del Reglamento CE 207/2009 y 34.2.c de la Ley 17/2001 );

1.3. que los actos llevados a cabo por las demandadas, consistentes en la importación, almacenamiento con fines de comercialización, ofrecimiento y comercialización del calzado reproducido en las averiguación 3ª del hecho cuarto constituyen actos de competencia desleal, ya sean éstos calificados como:

a) actos de confusión ( art. 6 de la Ley 3/1991 );

b) actos de imitación ( art. 11 de la Ley 3/1991 );

c) actos de explotación de la reputación ajena ( art. 12 de la Ley 3/1991 ); y/o

d) cualesquiera otros tipificados en la Ley 3/1991.

1.4. que los actos infractores y desleales recién descritos han ocasionado daños y perjuicios a la actora.

2. Condene a las tres codemandadas a:

2.1. estar y pasar por las anteriores declaraciones;

2.2. cesar inmediatamente y a abstenerse en el futuro de toda forma de uso en el tráfico económico, en España y en los demás Estados integrantes de la Unión Europea, de los signos reproducidos en las averiguaciones 6ª y 7ª del hecho cuarto, así como de cualesquiera otros signos que únicamente difieran en elementos que no alteren de manera significativa el carácter distintivo de aquellos, en relación con calzado y cualesquiera otros productos protegidos por las marcas titularidad de CONVERSE INC., prohibiéndoseles en especial:

a) poner dichos signos en los productos o en su presentación;

b) ofrecer los productos, comercializarlos o almacenarlos con esos fines u ofrecer o prestar dichos productos bajo tales signos;

c) importar o exportar los productos con tales signos;

d) utilizar dichos signos en los documentos mercantiles y la publicidad;

e) utilizar dichos signos en redes de comunicación telemática;

f) realizar cualquiera de los anteriores actos respecto de embalajes, envoltorios, etiquetas o cualesquiera medios de identificación u ornamentación de productos que serían infractores conforme a los actos anteriores;con imposición de indemnizaciones coercitivas de cuantía no inferior a 600€ por cada día que transcurra sin que se produzca la cesación efectiva de la violación, debiendo fijarse en ejecución de sentencia el importe de la indemnización y el día a partir del cual surgirá la obligación de indemnizar;

2.3. retirar del tráfico económico, a su costa, todas las unidades de producto marcadas con los signos reproducidos en las averiguaciones 6ª y 7ª del hecho cuarto, así como de cualesquiera otros signos que únicamente difieran en elementos que no alteren de manera significativa el carácter distintivo de aquellos, extendiéndose dicha retirada del mercado a los embalajes, envoltorios, material publicitario, etiquetas o cualesquiera otros documentos en los que figuren dichos signos;

2.4. destruir, a su costa, los productos retirados del mercado conforme al pedimento anterior, así como los medios principalmente destinados a cometer las actividades ilícitas a las que se refiere el pedimento 1.2, entre los que se incluye, en especial, el material publicitario, así como cualquier máquina, molde o instrumento eventualmente utilizado para poner los signos en los productos, debiendo acreditar las condenadas que la destrucción se ha llevado a cabo, mediante certificado emitido por la empresa destructora en el que figuren la fecha, número de unidades y pruebas fotográficas de la destrucción;

2.5. pagar solidariamente a la actora, en concepto de daños y perjuicios:

2.5.1. 1.672,62 € correspondientes a los gastos en burofaxes de requerimiento e informes privados de investigación de la infracción; y

2.5.2. un importe equivalente a la mayor de las siguientes cantidades, que serán cuantificadas en fase probatoria:

a) el 1% de la cifra de negocios realizada por las demandadas con los productos ilícitamente marcados, o

b) el beneficio total obtenido de la venta de dichos productos.

2.6. notificar, a su costa, el encabezamiento y la parte dispositiva de la sentencia a todos y cada uno de los clientes a quienes hubieren suministrado los productos ilícitamente marcados, así como a los proveedores de quienes los importan las demandadas, y a las autoridades aduaneras; y

2.7. pagar a la actora las costas del presente procedimiento, incluso en el caso de estimación parcial de la demanda o de allanamiento de las demandadas, según lo razonado en el fundamento jurídico-sustantivo quinto.

3. Ordene a la Oficina Española de Patentes y Marcas que proceda a la cancelación registral de la marca española nº 2.873.584 y a la publicación de dicha cancelación en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial'

Segundo.- Que admitida a trámite, se dispuso el emplazamiento de la/s parte/s demandada/s para que en el término legal, compareciere/n en autos y contestara/n aquélla verificándolo en tiempo y forma mediante la presentación de escrito de contestación, en el que solicito la desestimación de la demanda, previa alegación de los hechos y fundamentos de derecho que consideró aplicables

Tercero-Precluido el trámite de contestación a la demanda, se convocó a las partes personadas a la audiencia previa al juicio prevista en el art. 414, que tuvo lugar el dia y hora señalado, con la asistencia de la parte actora y demandada/s personada/s, sin que se lograse acuerdo, y resueltas las cuestiones de orden procesal en la forma que consta en el soporte audiovisual, se interesó por las partes la práctica de las pruebas documental, interrogatorio y pericial, que se admitieron, señalándose la celebración del juicio

Cuarto-El día y hora señalados tuvo lugar el juicio, en el que se practicaron las diligencias probatorias declaradas pertinentes y tras el trámite de informe y conclusiones, se dio por concluido el acto y visto para sentencia

Quinto.-En la sustanciación del presente juicio se han observado las prescripciones legales y demás de pertinente aplicación al supuesto de autos, excepto los plazos judiciales por la acumulación de señalamientos y asuntos concursales de preferente tramitación, ascendiendo a más de 200 el número de sentencias dictadas en 2012 a fecha de la presente resolución

Fundamentos

Primero: Planteamiento y delimitación del objeto procesal

1. Las diversas pretensiones que formula la mercantil actora CONVERSE, INC (en adelante CONVERSE) se pueden reconducir a tres clases de acciones:

1º) acción de nulidad de la marca nacional española nº 2.873.584, titularidad de Apolonia por al amparo de los arts 51 y 52 LM en relación con los arts 6 y 8, por: a) haberse solicitado de mala fe; b) ser confusorias con las marcas prioritarias de la actora y c) aprovecharse de su notoriedad

2º) acción por infracción de la marca comunitaria nº 7.485.725 y marca nacional 1.253.007, con invocación de los arts 9.1 b) y c) y art 14 del Reglamento de Marca Comunitaria cuya redacción en el actual Reglamento (CE) num 207/2009 no varía respecto del anterior num 40/1994 (en lo sucesivo RMC) y arts 34 y concordantes de la Ley Española de Marcas 17/2001 (en adelante LM), en esencia, por considerar que se vulnera su derecho de exclusiva por la importación por BONOVO CALZADOS SL y posterior comercialización de zapatillas por EUROGLORIA CALZADOS SL con un signo que causa confusión con el signo de CONVERSE y se produce un aprovechamiento indebido y se causa un menoscabo a su marca notoria, sin que sea oponible el signo registrado en la OEPM por la ciudadana china por tratarse de una marca de cobertura que adolece de nulidad

3º) acción de competencia desleal por realización de actos de confusión , de aprovechamiento de reputación ajena y de imitación, con invocación de los art 6, 11 y 12 del Ley 3/1991, de competencia desleal ( en abreviatura LCD) por la comercialización de zapatillas que incorporan múltiples elementos que, sin estar protegidos por derechos marcarios, contribuyen en su conjunto a causar un riesgo de confusión, así como un aprovechamiento indebido de la reputación de las zapatillas de la actora, con mi mandante.

2. Frente a ello los demandados se oponen, de forma extractada, por los siguientes motivos: a) acumulación indebida de acciones; b) caducidad de la marca comunitaria num 7.485.725 por vulgarización, con invocación del art 51.1 b) RMC ; c) falta de legitimación de Apolonia respecto de las acciones de infracción y de competencia desleal, y de EUROGLORIA CALZADOS, S.L., y BONO CALZADOS, S.L, respecto de la acción de nulidad de la marca nacional; d) falta de legitimación activa de CONVERSE para el ejercicio de las acciones de competencia desleal; e) ausencia de mala fe en la solicitud de la marca nacional; e) inexistencia de infracción marcaria ni concurrencial por ausencia de confusión ni aprovechamiento indebido de notoriedad por : i) tratarse las zapatillas comercializadas de un modelo de dominio público de uso generalizado en el sector, limitada la notoriedad al elemento 'converse' que es el elemento principal, siendo los restantes elementos gráficas secundarios y ii) uso de marca nacional registrada

3. En la audiencia previa fue desestimada la excepción procesal a) y respecto de b) se declaró la improcedencia de su planteamiento como excepción, por infracción 99 RMC, pues tratándose de la acción entablada por la actora de la prevista en el art 96 a) , la caducidad o nulidad de la marca comunitaria de la actora por la causa del art 51.1 b) invocado por los demandados (vulgarización) , solo puede ser solicitada a través de la demanda de reconvención, al no tratarse de los supuesto que también pueden ser invocados vía excepción previsto en el art 99.2 in fine: falta de uso o existencia de derecho anterior de demandado

4. De otra parte, la litis versa sobre infracción de una marca comunitaria y nacional concreta consistentes en un logotipo colocado en el tobillo de la zapatilla, no sobre el diseño de un tipo de zapatilla, por lo que las alegaciones sobre el mismo no tienen sentido respeto de las primeras y solo pueden tener sentido en cuanto a la acción de competencia desleal , si bien lógicamente el análisis debe principiarse por la pretensión de nulidad del título marcario nacional que se invoca como habilitante de la actuación en el mercado de los demandados

Segundo.-. El marco fáctico relevante

5. De la documental (que si no se especifica, se refiere a la adjuntada con la demanda, y prescindiendo las meras declaraciones juradas de parte que no pierden su naturaleza aunque se documenten) y fijación de hechos en la audiencia previa se desprenden los siguientes antecedentes fácticos de relevancia:

i) la actora es titular, entre otras, de las marcas siguientes

- COMUNITARIA Nº 7.485.725 (figurativa) solicitada el 22/12/2008 y concedida el 11/12/2009 para las clases 24: algodón; tela; 25: calzado y partes y piezas del mismo y 35: servicios de venta minorista y servicios de venta al por menor en línea para calzado.
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Dicha marca se describe (impresión CTM de OAMI) de la manera siguiente: 'la marca consiste en el parche circular del tobillo en una posición ilustrada sobre un artículo de calzado, las partes de la representación mostradas en línea discontinua no forman parte de la marca' (doc num 6 )

- ESPAÑOLA Nº 1.253.007 (mixta) solicitada y concedida el 17/05/1988 y 05/11/1991 para la clase 25: zapatos- doc num Nº 9
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ii) este logotipo protegido como marca aparece en las zapatillas All Star a modo de parche en el tobillo (llamado ankle patch en la demanda)

Dichas zapatillas se introdujeron en el mercado americano alrededor de 1917 y sobre 1968 en Europa a través de Italia y España (no controvertido), estando situado en el mercado de calzado deportivo español entre los primeros modelos de zapatilla más vendido 2008,2009 y 2010 ( anexo 13 del doc num 2) con prolongada duración temporal y esfuerzo publicitario, habiendo sido reconocida en revistas como icono o emblema este tipo de zapatilla, con presencia constante en los distintos medios de comunicación (anexos 5, 6, 11,12, 18, 19,20 de doc num 2)

iii) la marca CONVERSE es notoriamente conocida en el sector del calzado deportivo o informal derivada de su prolongada duración temporal, alcance supranacional, esfuerzo publicitario, divulgación y presencia en revistas y redes sociales (anexos 1,2, 4,5, 6,8, 9, 10, 11, 17,18, 19,20 del doc num 2), no siendo controvertido, y corroborado por estudios de mercado y rankings (anexo 13 y 15 del doc num 2 )

De forma concreta la marca M-1.253.007 ha sido reconocimiento en tres decisiones de la OEPM, dictadas en 2008, 2009 y 2010, como notoria (si bien sin explicación alguna) y de manera similar el organismo equivalente en Francia, respecto de la marca mixta francesa que protege el mismo signo que la española, a lo que debe unirse los certificados de las Cámaras de Comercio de Alicante, Valencia, Madrid, Bilbao y Barcelona, reconociendo en unos la notoriedad en otros el grado de conocimiento en el mercado, en otros el crédito y reputación, sin mayores precisiones

iv) Doña Apolonia solicitó la Marca nacional nº 2.873.584'FASHION EUROPE STYLE CANVAS SHOES' el 28/04/2009 para clase 25 (vestido, calzados, sombrerería) , que le fue concedida, no obstante la oposición de la actora, publicada la desestimación definitiva el 8/2/2010 . Su representación es la siguiente ( doc num 3)
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Asimismo solicito la M-2.879.929 'CLASSIC SPAIN DESIGN CANVAS SHOES' el 11/06/2009 para la misma clase 25 (vestido, calzados, sombrerería) y fue denegada tras oposición de la actora ( doc Nº 4)
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v) EUROGLORIA CALZADOS, S.L. vende al por mayor modelos de zapatillas textiles de lona con suela y puntera de goma que incorporan a la altura del tobillo un parche circular con una estrella azul en su interior, acompañada de unas pequeñas inscripciones en rojo y azul ( informe de detective y pieza , doc num 13-14 y 22)

En concreto el que figura en el calzado adquirido es el siguiente
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Por otra parte, en contestación al requerimiento extrajudicial efectuado por la actora , las demandadas reconocen ' que Apolonia y la mercantil EUROGLORIA CALZADOS S.L., utilizan el signo incluido en el registro de la marca española 2.873.584' (. Doc Nº 30) y así se afirma en la contestación (pag 22) e inicialmente también hasta la publicación de su denegación, también se reconoce que empleaba el signo con la leyenda Classic Spain Canvas Shoes que se corresponde con la marca española nº 2.879.929 denegada en abril de 2010 ( folio 29) .

El otro que figura en el informe de detective complementario - doc num 14 - por la pésima calidad de las fotografías hace imposible su apreciación, por lo que no puede ser tenido en cuenta

vi) Los compradores son establecimientos minoristas, principal pero exclusivamente, de 'todo a cien', y se venden a un precio de 3-4 € el par (hecho admitido en audiencia previa), con un precio al consumidor final que rondaba en 2010 los 8 € ( informe detective , doc num 14 y pieza doc num 23)

vii) La codemandada BONOVO CALZADOS, S.L. es la importadora en España de las zapatillas que distribuye al por mayor EUROGLORIA CALZADOS, S.L. (no controvertido e identificación como importadora en el etiquetaje, doc num 22)

Tercero.- La nulidad absoluta de la marca nacional nº nº 2.873.584por mala fe

6. La 'mala fe' elevado a causa de nulidad absoluta en el art 51.1 b LM 2001 en sintonía con el derecho de la UE ( art 3.2 d de la Directiva 89/104/CE y art 52.1b) del RMC 207/2009, que deroga el RMC 40/1994), se trata, como indicó este Juzgado en sentencias de 1 de septiembre de 2009 y 15 de enero de 2010, de un concepto jurídico indeterminado, al no constar definición alguna en la Ley española ni en el Reglamento comunitario, a diferencia de lo que ocurre con alguna ley nacional como la luxemburguesa, que debe ser interpretado, como se ha dicho reiteradamente por este Juzgado (entre otras e sentencia de 14 de diciembre de 2010, 15 de febrero, 27 de abril de 2011 y 21 de diciembre de 2011) según las pautas establecidas en la jurisprudencia del TJCE en la sentencia de 11 de junio de 2009 ( asunto Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG y Franz Hauswirth GMBH) habiendo dicho el Tribunal de Marcas en la sentencia de 27 de enero de 2011 (asunto chatka) con cita de las previas sentencia de 4/2/2008 y 23 de enero de 2009 que el solo conocimiento del signo ajeno no implica automáticamente mala fe del registro posterior, aunque éste sea incompatible

7. Habrá que valorar el conjunto fáctico que rodea esa solicitud para comprobar si se entiende que ese registro es censurable desde la perspectiva del ordenamiento jurídico porque contraría las funciones propias de la marca (vgra el solicitante registró como marca un signo sin la intención de utilizarlo, únicamente con el objeto de impedir la entrada de un tercero en el mercado-apartado 45 de la STJCE 11/6/2009-) o los elementales principios de respeto a lo ajeno, con apropiación de los logros, crédito y méritos conseguidos por los demás, contrario a un sistema de competencia basada en los méritos propios (por lo que el grado de protección jurídica del que gozan el signo del tercero y el signo cuyo registro se solicita es uno de los factores pertinentes para esa apreciación en evitación de prácticas desleales, apartado 46 de la STJCE 11/6/2009), pues como dice la citada sentencia ' en tal caso, el solicitante podría beneficiarse de los derechos que confiere la marca ... con el único fin de competir de manera desleal con un competidor que utiliza un signo que ya ha obtenido cierto grado de protección jurídica por méritos propios' (apartado 47)

8. En el caso presente, los antecedentes expuestos ponen de relieve:

i) que cuando la demandada solicitó el 28/4/2009 la marca litigiosa en la OEPM en 2009 no es creíble que desconociera la marca de la actora, al ser CONVERSE notoriamente conocida en el sector, siendo el logo circular empleado en un producto - las zapatillas all star- reconocido en el sector pertinente como emblemático; circunstancias que permiten afirmar su notoriedad en el sector , según los parámetros de la STJCE de 14 de septiembre de 1999 (Generals Motors Corporation contra Yplon) y de 22 de junio de 1999 (Lloyd) y del Tribunal de Marca Comunitaria español en sentencia de 4 de febrero de 2009 (caso Budha), completados con los recogidos en la Recomendación Conjunta de la Unión de Paris y de la OMPI relativa a las Disposiciones sobre la protección de las marcas notoriamente conocidas de septiembre de 1999

ii) que la marca cuestionada reproduce la estructura de las marcas prioritarias: una estrella insertada en el interior de dos círculos concéntricos próximos y en línea discontinua, con varios elementos denominativos, que siendo distintos, responden a la misma ubicación y tipología: unas palabras en letras mayúsculas dispuestas de forma paralela a la circunferencia interior (una palabra arriba y dos palabras abajo) y dos palabras más pequeñas, en letra cursiva y con mayúscula inicial, situadas en el centro, una a cada lado de la estrella

iii) la marca, con una modificación en uno de los elementos denominativos, solo consta después empleada de la misma forma y en idéntico producto concreto (zapatilla deportiva de corte alto) que la conocida 'zapatilla all star ' de Converse

9. A ello añadir que la Sra Apolonia en fecha cercana (25/06/2009) solicitó también una marca ( reodcok) para la clase 25 'casualmente' semejante a otra marca como Reebok, denegada por oposición de esta última (doc num 19), como ya había ocurrido con otros signos conocidos respecto denegados o renunciados ante la oposición o en tramite de oposición (vgra puma, DG, símbolo de Nike..., doc num 20 y 21)

10. A la vista de tales consideraciones la conclusión es que el registro marcario se realizó de mala fe, pues conociendo la existencia de la marca de la actora, se busca el registro de un logo con una estructura y composición gráfica idéntica para aproximarse parasitariamente a éste, en un comportamiento contrario a las pautas exigibles en el mercado

11. No solo hay previo conocimiento del signo prioritario y preferente al suyo , que para alguna línea jurirprudencial basta para colmar el requisito que nos ocupa, sino que ello responde a una pauta de comportamiento (por la pluralidad de solicitudes de marcas sospechosamente 'inspiradas' en otras notoria) reprobable por tratarse de solicitudes buscadas ex professo para asimilarse a unas marcas notorias con el propósito fraudulento de servirse de su impacto como mecanismo de captación de clientes de forma desleal, con quiebra de la función esencial de la marca como identificadora del origen empresarial de los productos en el mercado, con merma de la transparencia que éste exige

12. Esa actuación contraria a la buena fe se refuerza cuando el signo solicitado no consta que obedezca a una intención de uso efectivo respecto de buena parte de los productos registrados, limitándose precisamente al tipo de zapatillas de corte alto idéntico al más conocido de la actora .Comportamiento postrero que revela la intención maliciosa. En este sentido de valorar la actuación infractora del derecho de exclusiva como elemento que tiñe la solicitud de registro de un componente de mala fe se pronuncia la reciente STS de 22/06/2011

Cuarto.- La nulidad relativa de la marca nacional nº 2.873.584

13. En todo caso también son nulas conforme al art 52.1. LM en relación en el art 6 y 8.1 LM por tratarse de unos registros incompatible con las marcas de la actora cuya notoriedad en el sector del calzado deportivo se ha predicado

14. En cuanto al riesgo de confusión consistente en el riesgo de que el público pueda creer que los correspondientes productos o servicios proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas económicamente (sentencias del Tribunal de Justicia Lloyd Schuhfabrik Meyer, y de 6 de octubre de 2005, Medion, apartado 26) debe apreciarse globalmente, teniendo en cuenta todos los factores pertinentes del supuesto concreto (sentencias del Tribunal de Justicia de 11 de noviembre de 1997, SABEL, C-251/95, Lloyd Schuhfabrik Meyer y Medion, ) teniendo presente que la percepción de las marcas que tiene el consumidor medio de esta clase de productos no es especialmente elevada

15. En el caso concreto, la identidad aplicativa es plena

16. En cuanto a la semejanza de signos, marginado el criterio conceptual (pues no se aprecia valor alguno desde este punto de vista) y aunque desde un punto de vista denominativo (y por ende sonoro) son diferentes por ser términos dispares los que aparecen en el signo, la semejanza gráfica es de grado alto

17. Y no solo por el empleo de un estrella enmarcada en un circulo, sino porque, como se ha apuntado antes, la marca cuestionada reproduce la estructura gráfica de las marcas prioritarias: inserta la estrella en el interior de dos círculos concéntricos próximos y en línea discontinua, y los distintos elementos denominativos tienen igual número, distribución y tipología: unas palabras en letras mayúsculas dispuestas de forma paralela a la circunferencia interior (una palabra arriba y dos palabras abajo) y dos palabras más pequeñas, en letra cursiva y con mayúscula inicial, situadas en el centro, una a cada lado de la estrella.

18. Por tanto, no es que se diga que hay semejaza entre signos porque ambos emplean una forma geométrica simple (que no es lo registrado solo en las marcas aquí invocadas, sí en otras de la actora) sino que la configuración global del signo arroja un resultado visual altamente semejante a los prioritarios; semejanza visual nada despreciable en este tipo de productos en los que en la decisión de compra ( vgra en lineales de tiendas) aparece como un factor decisivo

19. Esa estructura global del signo lo que provoca más que distinguir es la aproximación al logo de la actora, que permite afirmar el peligro de confusión, sobre todo si tenemos en cuenta que las diferencia entre signo se compensa con la identidad aplicativa absoluta (STJCE Canon Kabushiki c. Metro Goldwyn-Mayer Inc.), y que ese riesgo se incrementa por la notoriedad de las marcas de la actora, como es criterio jurisprudencial pacífico, encontrándonos ante productos idénticos, de consumo habitual, en los que el nivel de atención del consumidor medio no se acredita que sea especial ( sentencias del Tribunal de Justicia de 29 de septiembre de 1998, Canon, y de 22 de junio de 1999 , Lloyd Schuhfabrik Meyer; sentencias del Tribunal de Primera Instancia de 23 de octubre de 2002 Oberhauser/OAMI - Petit Liberto [Fifties] y de 15 de enero de 2003 , Mystery Drinks/OAMI-Karlsberg Brauerei) y que al no tener a su vista siempre los signos simultáneamente al comprar, debe confiar en la imagen imperfecta de éstas que conserva en la memoria ( vgra en número exacto de puntas de la estrella o la curvatura ligera de los ángulos de la misma)

20. Solo añadir que la doctrina de la distancia o convivencia pacífica de los signos anteriores similares ( aunque no se menciona como tal en la contestación ) como argumento para excluir el riesgo de confusión, debe ser analizado con cautela y de manera estricta, según las pautas que se desprenden de la jurisprudencia comunitaria recogidas en la sentencia del TPICE de 11 de mayo de 2005, 'GRUPO SADA' vs OAMI (Sadia, S.A) según la cual : ' si, al menos, durante el procedimiento sobre los motivos de denegación relativos ante la OAMI, la solicitante de la marca comunitaria(quien lo invoca) ha demostrado suficientemente que dicha coexistencia se basaba en la ausencia de riesgo de confusión, por parte del público interesado, entre las marcas anteriores que invoca y la marca anterior de la interviniente en la que se basa la oposición y sin perjuicio de que las marcas anteriores de que se trata y las marcas en conflicto sean idénticas',reiterada en sentencia del TG de 15 de diciembre de 2010 . Prueba que en el presente caso no aporta el demandado, limitándose la documentación de la contestación a la mera cita de una lista de búsquedas sin ningún análisis ni de las marcas ni de los productos/servicios, que a estos efectos no es bastante (STPICE 3 de julio 2003, José Alejandro,SL /OAMI( Budmen) y sentencia Grupo Sada citada

21. Infracción reforzada por la notoriedad de las marcas de la actora que siquiera precisa el riesgo de confusión .Según se ha dicho por este Juzgado en reciente sentencia de 25/3/2011 el art 8.1 LM supone no solo la superación del principio de especialidad sino que instaura una protección en la que expresamente no requiere la existencia de un riesgo de confusión perfectamente invocable en caso de identidad aplicativa ( STJCE de 6 de octubre de 2009, con cita de la sentencia de 9 de enero de 2003, Davidoff ), y debe ser analizada conforme a las pautas que establecen las recientes STJCE de 27 de noviembre de 2008 (asunto Intel) y de 18 junio 2009 (asunto L'Oréal/Bellure)

22. En el caso presente, en primer lugar, aún cuando hay diferencias al contener el signo registrado términos distintos y ser la estrella de 8 puntas en lugar de las 5 de Converse, la identidad absoluta de los productos y las semejanzas gráficas descritas permiten afirmar, sin genero de dudas, y cuanto menos que se crea un vínculo en la mente del público entre ambos signos, en virtud del cual el público relevante las relaciona

23. En segundo lugar, se aprecia un aprovechamiento indebido de la notoriedad de las marcas de la actora a la vista de las circunstancias concurrentes, de manera que con actuación hay un riesgo de que la imagen que proyectan las marcas de la actora se transfieran al producto de la demandada en una comportamiento que la doctrina tacha de 'parasitismo» , pues de esta manera logra captar la atención del consumidor hacia su producto sin contraprestación alguna, lo cual no es conforme con unas practicas leales en el mercado, que ha de basarse en la eficiencia de las propias prestaciones y no en el aprovechamiento del esfuerzo ajeno

24. Asimismo el uso de esos signos puede suponer un riesgo de «degradación» (en terminología del TJCE), por merma del poder de atracción de las marcas de la actora, dado que el signo atacado se destina para marcar productos que se reconocen de inferior calidad y precio, cuya comercialización no se ajusta a los parámetros de los de la actora, y que al evocar a éstas puede menoscabar la positividad alcanzada por las marcas de las actoras

25 Diferencias de precios y condiciones de comercialización que no impidan la estimación de la nulidad relativa analizada ni desvirtúen en sede de infracción la violación de la marca. En este sentido, la sentencia del TJCE de 12 de noviembre de 2002, Arsenal Football Club y en la jurisprudencia española la STS de 28 de enero de 2004 (asunto Jaguar)

26.Estimación que afecta pasivamente a la titular del signo HUICHUN DAY , como se desprende del FJ 4º de la demanda ( folio 52) y quedó aclarado en la audiencia previa ante la equívoca formula empleada en el suplico, sin que se interesara respecto de las SL codemandadas, por lo que huelga pronunciamiento respeto de la falta de legitimación pasiva de estas

Quinto. La infracción de las marcas de la actora

27. La declaración de nulidad del título marcario de la codemandada Sra Apolonia el análisis de la acción de infracción basada en el art 9 RMC y art 34 LM por el uso de ese signo en el mercado (reconocida en la contestación ) y el los otros empleados (con la sustitución de FASHION por CLASSICS o 'Europe 'por 'Spain' )

27 Acción que debe ser estimada, por concurrencia de confusión y aprovechamiento indebido y menoscabo de la notoriedad de las marcas prioritarias en los términos antes analizados, que se dan aquí por reproducidos, y que son igualmente trasladables a las variantes usada pues las modificaciones en esas palabras (con la sustitución de FASHION por CLASSICS o 'Europe 'por 'Spain' ) no alteran su impresión general respecto del signo registrado analizado

28. De esta infracción deben responder los que usan los signos en el tráfico económico, realizando alguno de los actos que, de forma enumerativa, desglosa el art 9.2 RMC o art 34.3 LM , por lo que ninguna duda concurre respeto de la distribuidora al por mayor EUROGLORIA CALZADOS SL y al importador BONOVO CALZADOS SL, suscitándose la controversia respecto de la titular del signo HUICHUN DAY.

29. Al margen de las vinculaciones de la misma con BONOVO CALZADOS SL de la que es apoderada (doc num 17) y las que pudiera tener su marido con otras sociedades, el motivo invocados en la demanda para justificar la legitimación pasiva de la citado señora es que es titular de la marca nacional española declarada nula y de otras marcas que aparece en los productos infractores o en su embalaje (doc num 25 )

30. Pero ello no es bastante por las siguientes razones: i) la sola inscripción no es acto de violación, al no ser equiparable al uso en el tráfico económico (como se deduce del art 15 y 50.1, caducidad por no uso); ii) el mecanismo jurídico ante tal actuación es la nulidad, no las acciones por violación; iii) el otorgamiento de licencia o autorización de uso no está comprendido en ninguno de los actos del art 9.3 RMC o art 34.3 LM y quien usa la marca en el mercado y por ello infringe la marca ajena no es el titular sino el autorizado

31. Tampoco lo son las vinculaciones con las SL codemandadas u otras indicadas en la demanda. Las que han sido llevados a cabo los hechos son las mercantiles, que como ente jurídico distinto y por tanto, centro de imputación jurídico propio e independiente del/os socios que la conforma/n y de la/s persona/s física/s que la dirigen o que componen el órgano de administración, son quienes deben responder, sin que sea este el procedimiento para determinar si se trata de una administradora de hecho de tales SL ni valorar su comportamiento desde la óptica de un ordenado administrador societario, ya que no es el objeto procesal.

32. La contestación al requerimiento extrajudicial- doc num 30- aun siendo equívoco no desvirtúa lo anterior, pues podría entenderse que la referencia en junto de la persona física y jurídica era porque tanbien se interesaba la renuncia a la marca registrada num 2.873.584 , y se manifestaba su rechazo

33. Para finalizar este apartado, y como se mantiene en la sentencia de 19/4/2011 de este Juzgado, la estimación de la acción de infracción procede porque la nulidad de la marca nacional en la que se amparaban las demandadas ( con sus mínimas modificaciones comprendidas en la misma, art 15 RMC) implica que dicho registro no fue nunca válido, por imperativo del art 54.1 LM , que bajo la rúbrica ' Efectos de la declaración de nulidad ' establece que ' La declaración de nulidad implica que el registro de la marca no fue nunca válido, considerándose que ni el registro ni la solicitud que lo originó han tenido nunca los efectos previstos en el capítulo I del Título V de la presente Ley, en la medida en que hubiere sido declarada la nulidad.'

34. Eficacia ex tunc que la distingue respecto de la caducidad, y que encuentra sus excepciones por seguridad jurídica en el apartado 2, sin que se encuentre entre ellas los actos de uso de la marca declarada nula, que queda, así, desprovistos de amparo legal y a merced de las acciones de infracción de los titulares de marcas anteriores. Asi la reciente STS de 4 de abril de 2012 , pues de no ser así no se explicaba cómo podía acordarse el cese, abstención, remoción o demás medidas instadas, ya que las misma derivan del art 41 y ss LM (acciones por violación, aplicable por remisión del RMC) y no de la acción de nulidad ( art 51 y ss LM)

Sexto - La tutela concurrencial

35. La solicitud de tutela concurrencial se interesa porque , sin perjuicio de las infracciones marcarias, se considera que el propio producto en sí (esto es, la zapatilla) importadas y comercializadas por las demandadas es una clara recreación de las zapatillas de Converse, que trata de confundir al consumidor y de aprovecharse de la reputación de las zapatillas 'all star ' de CONVERSE, sin que la distribución en España a través de un licenciatario implique su falta de legitimación activa, pues la actora participa en el mercado español a través de él .

36 .Consciente la actora de que es improcedente la tutela al amparo de la LCD si el mismo supuesto de hecho ya ha sido enjuiciado desde la óptica de la legislación protectora de la propiedad industrial, como se ha dicho de manera reiterada por este Juzgado (sentencia de 13 de Octubre de 2006, autos JO numero 23/2006, asunto y sentencia de 26 de julio de 2006, autos JO num. 634/2005, entre otras) en sintonía con la tesis del Tribunal de Marca Comunitaria, entre otras, sentencia de 25 de abril de 2006 la más reciente de 5 de febrero de 2008, y del TS en sentencia de 1 de abril de 2004 o la más recientes de 22 de julio de 2009 o 22 de junio de 2011, se esfuerza por indicar que ' las concretas circunstancias y elementos que caracterizan al producto vendido por las demandadas (i.e. diseño de la zapatilla, materiales, etc. unido al uso de un signo claramente confundible con el de CONVERSE como logo del tobillo, a una suela que es una réplica exacta de la de CONVERSE, y a una reproducción minuciosa de los distintos detalles de la zapatilla),' hacen que el comportamiento de las demandadas sea objetivamente contrario a las exigencias de la leal y justa competencia, e incurra en actos de competencia desleal del art 6, 11 y 12 LCD

37. No se participa de este criterio porque si prescindimos del uso de los signos marcarios analizados, lo restante no permite afirmar que nos encontremos ante un comportamiento desleal, pues lo que no puede la actora es impedir que los competidores comercialice unas zapatillas deportivas de lona, de diversos colores, con suela de goma, con punta que cubre los dedos y con ojales en paralelo para pasar los cordones, pues se trata de un modelo normalizado o estándar.

38. Por otra parte, si el diseño de la suela se dice que se reproduce y la propia actora aporta una marca que la protege ( doc num 7), la tutela a impetrar es la marcaria, que desplaza a la concurrencial

Séptimo.- Las consecuencias derivadas de la infracción marcaria

39 A la vista de la infracción de las marcas de la actora y conforme a las previsiones del RMC completado por remisión con las disposiciones de la Ley española 17/2001 de Marcas hay que afirmar que, a excepción de las referentes a competencia desleal, proceden las pretensiones de condena de cesación, abstención, de remoción y destrucción interesadas, si bien con varias aclaraciones, a fin de facilitar su cumplimiento, ya voluntario ya forzoso, a la vista de los términos excesivamente abiertos del suplico:

a) su alcance se limita a lo que ha sido objeto de debate- uso de los signos arriba reproducidos- por lo que la fórmula genérica 'cualquiera otros que únicamente difieran en elementos que no alteren de manera significativamente el carácter distintivo de aquéllos ', no es válida y se rechaza por el Tribual Supremo en la sentencia de 3 de marzo de 2004

b) la pretensión de remoción o retirada de los productos identificados en los que se haya materializado la violación queda limitada a aquéllos que aún se encuentren en el mercado, es decir, a disposición del público, pero no a aquéllos que hayan sido ya adquiridos por terceros o por cualquier otra causa no estén ya en 'tráfico económico', expresión legal delimitadora del alcance objetivo de la medida

c) en cuanto a la destrucción deberá verificarse con sujeción a las normas de eliminación de residuos, con preaviso a la actora con 10 días de antelación y con constancia notarial, en defecto de acuerdo de las partes, y dado que no consta actividad fabril alguna, limitándose a importación y distribución, no resulta adecuada la previsión referente a ' cualquier máquina, molde o instrumento eventualmente utilizado para poner los signos en los productos'

40. Acerca de la notificación de la sentencia a todos y cada uno de los clientes y proveedores, aun cuando la divulgación tiene su cobertura legal, no es de aplicación automática (entre otras, STS 29 de abril de 2002).

41. En el caso concreto atendida el sistema de venta, que el importador es una de las codemandadas y la ausencia de prueba plena sobre el alcance espacial, temporal y cuantitativo de la infracción ni su persistencia, no aparece como adecuada a sus finalidades como son ilustrar a los consumidores en aras de evitar futuros equívocos, disipar los efectos perturbadores ya producidos o reponer la imagen de la actora que puede haberse puesto en entredicho o verse afectada por la actuación de la contraparte, sin que sea de aplicación la a sentencia de este juzgado referida recaída en un supuesto de agotamiento marcario , con connotaciones distintas a las aquí concurrentes

42. Para finalizar procede resolver sobre la indemnización de daños y perjuicios

47. En primer lugar, y frente a la tesis de las demandadas, la indemnización procede, pues no solo concurren los presupuestos del art 42.2 LM al encontrarnos ante: i) actos de violación de una marca notoria, que per se es objeto en este particular de una especial protección; ii) previo requerimiento de cese inatendido, sino que además hay mala fe que justifica la indemnización, como se desprende del art 54.2, interpretándolo de forma sistemática y armoniosa el art 41 y ss LM con dicho art 54.

48. Y ello porque se considera que en estos casos de uso de marca registrada después anulada es preciso probar que el demandado ha actuado con mala fe , pues lo contrario implicaría obligar a resarcir a aquél que se ha limitado a actuar según las pautas empresariales ordinarias: registrar un signo para identificar un producto y usarlo en el mercado.

49. Para este juzgador a ello se refiere la STS de 8/2/2007 cuando se plantea si la violación de la marca que da lugar a indemnización incluye o no la realizada por quienes son también titulares de marca inscrita, una vez que haya sido declarada la nulidad del registro de la marca bajo cuya órbita se actuaba, y en la que poniendo en relación las normas de ambas clases de acciones de forma sistemática concluye que' en los supuestos de nulidad del registro de la marca, los daños y perjuicios - dentro del tiempo acotado y de las demás circunstancias a tener en cuenta - sólo son reclamables cuando haya sido declarada la mala fe del titular registral de la marca después anulada'. Por ello, dado que en ese caso no se había obtenido un pronunciamiento sobre la mala fe de la demandada, lo que hubiera abierto paso a la indemnización de daños y perjuicios, estima la casación pero anulando exclusivamente el pronunciamiento del fallo de condena relativo a la pretensión de indemnización de daños y perjuicios, manteniendo el resto de pronunciamiento derivado de la infracción (cesación, remoción, destrucción...) . No obstante, la reciente STS de 4 de abril de 2012 no precisa de esta actuación de mala fe

50. En segundo lugar, solventado lo anterior, en concepto de gastos de investigación ex art 43.1 in fine procede la de 194,70 € por burofaxes de requerimiento extrajudicial y la de 1.477,92 € por gastos de investigador privado, acreditados con las facturas acompañadas como doc nºº 41 y 42

51. En tercer lugar, a la hora de determinar la indemnización del lucro cesante se vuelve a plantear otra vez el espinoso tema de los daños in re ipsa y la exigencia de prueba o no para su estimación, que se ha resuelto por este Juzgado, entre otras en sentencia de 8/4/2010 según la cual ' En concepto de lucro cesante, se reclaman los beneficios que hayan obtenido las entidades demandadas como consecuencia de los actos de violación, supuesto en el que es más fácil, con carácter general y sin perjuicio de su adaptación al caso concreto, la apreciación de la doctrina ex re ipsa ( sentencias del TS de 23 de febrero de 1.998 , 28 de septiembre y 10 de octubre de 2.001 , 1 de junio de 2.005 , 5 de febrero y 28 de noviembre de 2.008 ) ya que parece lógico pensar que el infractor se beneficia con esa actuación, pues de lo contrario no lo haría. Además, la elección por el actor implica que si la suma a abonar no se fija atendiendo a las ganancias dejadas de percibir por HONDA (criterio cuya naturaleza indemnizatoria es evidente y responde a la tradición de nuestro Derecho Civil) sino que lo peticionado son los beneficio ilícitos obtenido por el infractor, ello exime de analizar si el titular marcario ha sufrido un descenso de ventas y consecuentemente de ingresos y ha dejado de obtener ganancias, pues no es determinante para fijar el quantum a abonar por el infractor, cuya naturaleza aquí entronca con la prohibición de enriquecimiento injusto y que ex lege se considera como indemnizable. Por tanto no son relevantes las alegaciones defensivas de que HONDA no sufre perjuicios ...'

52. Consideraciones que se reiteran ya que es el legislador el que preceptúa en sede de propiedad industrial qué se entiende por daño y perjuicio y cómo se debe fijar. Es decir, si el art 43 LM establece los beneficios obtenidos por infractor como parámetro indemnizatorio es porque es en sí mismo los considera como perjuicio del actor, sin que se exija un plus probatorio adicional, pues no nos encontramos ante una simple reclamación de daños y perjuicios por responsabilidad extracontractual basada en el CC

53. Fijación del beneficio obtenido por infractor que, como se ha venido reiterando por este Juzgado en múltiples sentencias, 'pasa por dos operaciones sucesivas: 1º) determinar la cifra de ventas o de negocios de los productos con el signo marcario de la actora y 2º) restar a esa cantidad los costes o gastos para su producción/distribución ( Sentencia de este Juzgado de 28/2/2007 asunto 181/2006, IMATEX SPA contra SAS SANPERE SA )

La primera variable no debería presentar especiales problemas, ya que una contabilidad y facturación ordenada permitiría saber, con un alto grado de fiabilidad, el número de unidades vendidas con una determinada referencia y el precio medio por unidad, lo que arrojaría el de ventas .

Las dificultades se plantean en la segunda de las variables, ya que es más subjetiva la imputación de los costes para fijar el beneficio final y no siempre se suele realizar por cada producto de los que se comercializan por las mercantiles, si no limita su actividad a una sola clase de ellos. Como se dijo en el asunto 181/2006 citado ' A nivel de principios se puede afirmar que lógicamente deberán tenerse en cuenta los costes de producción directamente provocados en el proceso de fabricación y distribución de los productos marcados con el signo infractor o portadores del signo ajeno. En cambio, no parece ajustado que se incluyan los gastos o costes indirectamente relacionados, que son compartidos para el resto de productos a los que se dedica la empresa demandada.

Se tratan estos últimos de los llamados costes estructurales, que si bien se tienen en cuenta para el cálculo ordinario de beneficios de la empresa, aquí deben quedar excluidos, ya que lo contrario el beneficio obtenido con la actividad ilícita serviría para financiar esos costes estructurales, con merma del derecho del titular de exclusiva al que la ley reconoce la totalidad de los beneficios obtenidos por el infractor, sin exclusión alguna

El problema reside no sólo en concretar cuáles son esos costes de producción directos sino que muchos de ellos son compartidos con otro tipo de productos (por ejemplo, los gastos de personal que se dedica a la distribución de los productos ilícitos es un gasto directo de producción, pero sí además el personal también promociona otros productos que no incorpora el signo o diseño ilícito) que parece que nos conduce a un prorrateo de difícil cálculo '

A estas consideraciones añadir que a falta de una estimación directa para obtener esas variables deben utilizarse criterios objetivos, y es que la eventual merma de claridad acerca de la situación contable de la actividad mercantil desarrollada por la/s demandada/s, bien estructural bien por la falta de datos facilitados, no puede perjudicar al actor, pues hay que recordar al respecto que deben adecuarse las reglas de la carga de la prueba a la mayor o menor facilidad o dificultad de probar que tenga cada parte, como consagra ahora el art 217 LEC y había ya puntualizado la doctrina jurisprudencial ( SSTS entre otras de fecha 15 de Julio de 1998 , 23 de Septiembre de 1989 , 8 de Marzo de 1991 , 16 de Octubre de 1995 ), afirmando el Tribunal Constitucional en su sentencia 227/1991 , que cuando las fuentes de prueba se encuentran en poder de una parte del litigio, la obligación constitucional de colaborar con los Tribunales en el curso del proceso ( art. 118 CE ) conlleva que dicha parte sea quien deba aportar los datos requeridos, y si no lo hace debe asumir las consecuencias de su falta de cooperación, como consagra positivamente el art 329 LEC , de especial aplicación en este tipo de litigios al remarcar la legislación especial marcaria el deber de exhibición documental por el responsable de la infracción ( art 43.4LM ) , y que se refuerza por las nuevas reformas legislativas ( Ley 19/2006) '

54. Con estos parámetros hay que analizar los escasos datos que arroja el dictamen pericial que pone de relieve las limitaciones a su alcance por las limitaciones documentales, pues únicamente ha comprobado una factura de los productos infractores y los datos generales de las sociedades

55. De tal dictamen se desprende:

i) que EUROGLORIA CALZADOS, S.L adquiere a BONOVO CALZADOS, S.L en 2009 género por 709.329€ y en 2010 por 132.240€

ii) en agosto de 2009 BONOVO CALZADOS, S.L importa con la referencia 7-1031 morado 900 cajas con 12 pares cada una de zapatillas que se corresponden con zapatillas que incorporan el signo infractor, junto con 514 cajas modelo 4-1030, por importe total de 13.169,49 € , que supone un precio par (incluidos tasa, derechos aduaneros y manipulación) de 0,78 € correspondiendo a las ref 7-1031 el importe de 8.424 €

56. En cambio, no se exhibió documentación mercantil ni contable en la que se detallase qué importe abonó EUROGLORIA CALZADOS, SL por esas 900 cajas del modelo referencia 7-1031 morado ni tampoco que número de pares de ese modelo fueron vendidas y el precio venta al público, sin que consta listado alguno de referencia de productos, ni registro- inventario auxiliar de productos (comprados, vendidos y almacenados) por referencias

57. A tal dato debemos añadir que , discrepando del perito , el importe de venta por EUROGLORIA no se considera que debe ser de 1,86 € sino cuanto menos de 3€ , pues así se desprenden de la compra efectuada por el detective privado ( 1 caja de 12 pares , 36 €, anexado al doc nº 14 ) coherente con el reconocimiento de hechos en la audiencia previa ( sobre 3 a 4 €)

58. Ante el déficit de información sobre las compras y ventas entre las codemandadas- de la que no pueden beneficiar- , y sus estrechas relaciones , hay que considerar que actuaban en consuno, por lo que , prescindiendo de la distribución entre ellas de las distintas fases del proceso de comercialización (una importa y otra distribuye al por mayor ) resulta que hay identificados con referencia 7-1031 una partida de 10.800 pares que supone un importe de compra de 8.424 € (a razón de 0,78 par ) y un importe de venta de 32.400€ ( a razón de 3 € par), sin que conste acreditado por las demandadas ( principio de facilidad probatoria, art 2717LEC) o facilitado al perito (principio de cooperación leal , art 118CE ) la existencia de producto devuelto o almacenado

59. Ello supone por esa partida identificada una diferencia de 23.976 € de beneficio bruto lo que supone 2,22 € par

60. Ahora bien, es preciso establecer un criterio corrector al alza por atendidas las razones siguientes: i) a la pluralidad de colores de zapatillas que ha comercializado la demandada - informe de detective- que inclusive el perito comprobó, sin poder precisar si el signo empleado era exactamente igual del modelo infractor (pues tampoco era su labor), pero sin que le fuera facilitada facturación alguna de los mismos ni la posibilidad de comprobación ulterior al ser negada la evidencia de esos modelos; ii) la actitud oscurantista de las demandadas , pues a lo anterior añadir que, al margen de que sea preceptivo, es escasamente creíble que un ordenado empresario no lleve un control interno de productos (adquiridos, vendidos y almacenados) y un sistema que permita identificarlos con sus referencias y iii) que las propias demandadas reconocen haber comercializado, sin concretar número de pares, zapatillas con el logo registrado no idéntico al empleado en las zapatillas adquiridas por el investigador privado

61. Por ello, y ante la falta de mayores datos, y estimado al alza en 20.000 el número de pares importados y vendidos con el signo infractor, se fija en 44.400€ los beneficios indebidamente obtenidos

62. Por último, respecto de la imposición de indemnizaciones coercitivas, solo procede su establecimiento y cuantificación en ejecución de sentencia para el caso de no se produzca la cesación efectiva de la violación ( art 44 LM )

Octavo. Costas

63. Las costas causadas se imponen a las demandados EUROGLORIA CALZADOS, S.L., y BONOVO CALZADOS, S. ( art. 394LEC) al ser esencial la estimación, pues al margen de la fundamentación jurídica, las pretensiones básicas has sido estimadas, sin que la ausencia de condena a la notificación atendidas las razones especificas concurrentes, puede elevarse a causa que exonere a las demandadas de los gastos procesales causados por su ilícita actuación

64. En cambio, respecto de Dª Apolonia, al ser parcial la estimación, cada parte abonará las costas causadas a su instancia y las comunes por mitad ( art 394LEC )

Vistos los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación

Fallo

Que estimando parcialmente la demanda interpuesta por CONVERSE INC contra Dª Apolonia, y esencialmente contra EUROGLORIA CALZADOS, S.L., y BONOVO CALZADOS debo declarar la nulidad de la marca española nº 2.873.584 titularidad de Dª Apolonia y debo condenar a EUROGLORIA CALZADOS, S.L., y BONOVO CALZADOS a:

- cesar inmediatamente y a abstenerse en el futuro de toda forma de uso en el tráfico económico, en España y en los demás Estados integrantes de la Unión Europea, de los signos referidos en el apartado 5 v) en relación con los productos protegidos por las marcas titularidad de CONVERSE INC,

- retirar del tráfico económico, a su costa, todas las unidades de producto marcadas con los signos referidos en el apartado 5 v), así como los embalajes, envoltorios, material publicitario, etiquetas o cualesquiera otros documentos en los que figuren dichos signos

- destruir, a su costa, los productos y demás material retirado del mercado conforme al apartado anterior.

La destrucción se verificará con sujeción a las normas de eliminación de residuos, con preaviso a la actora con 10 días de antelación y con constancia notarial, en defecto de acuerdo de las partes

- pagar solidariamente a la actora, en concepto de daños y perjuicios 45.877,70 €

Las costas causadas se imponen solidariamente a los demandados EUROGLORIA CALZADOS, S.L., y BONOVO CALZADOS, y respecto de Dª Apolonia cada parte abonará las costas causadas a su instancia y las comunes por mitad

Firme esta resolución, procédase a librar mandamiento a la Oficina Española de Patentes y Marcas para la cancelación registral de la marca española nº 2.873.584 y a la publicación de dicha cancelación en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial

Notifíquese la presente resolución a las partes personadas, haciéndoles constar que no es firme y que contra la misma cabe recurso de apelación para ante el Tribunal de Marca Comunitaria, a interponer ante este Juzgado en el plazo de 20 días desde su notificación.

Para la apelación será necesario previo depósito de la suma de 50 Euros que deberá ingresar en la cuenta de depósitos y consignaciones de este Juzgado abierta en el Grupo Banesto consignando como código 02 y como concepto 'pago recurso de apelación', sin cuyos requisitos no se admitirá el recurso ( artículos 6_0483art>451 y 6_0484art>452 de la LEC y Disposición adicional Decimoquinta de la LOPJ añadida por la LO 1/2009 de 3 de noviembre ).

Así, por esta, mi sentencia, definitivamente juzgando, lo pronuncio, mando y firmo.

PUBLICIDAD- A la anterior sentencia se le dio la publicidad permitida por las leyes. Doy fe