Sentencia Civil Nº 207/2008, Audiencia Provincial de Burgos, Sección 3, Rec 137/2008 de 12 de Junio de 2008

Encabezamiento

AUD.PROVINCIAL SECCION N. 3

BURGOS

SENTENCIA: 00207/2008

AUDIENCIA PROVINCIAL DE

BURGOS

Sección 003

Domicilio : SAN JUAN 2

Telf : 947259950

Fax : 947259952

Modelo : SEN09

N.I.G.: 09059 38 1 2008 0000284

ROLLO : RECURSO DE APELACION (LECN) 0000137 /2008

Juzgado procedencia : JDO.DE 1A.INSTANCIA N.4 de BURGOS

Procedimiento de origen : PROCEDIMIENTO ORDINARIO 0000034 /2007

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Burgos, integrada por los Ilmos. Sres. Magistrados DON JUAN SANCHO FRAILE, Presidente, DON ILDEFONSO BARCALA FERNÁNDEZ DE PALENCIA y DOÑA MARÍA ESTHER VILLÍMAR SAN SALVADOR, ha dictado la siguiente:

S E N T E N C I A Nº 207

En Burgos, a doce de junio de dos mil ocho.

VISTOS, por esta Sección de la Audiencia Provincial de Burgos el rollo de Sala núm.137/2008, dimanante de Procedimiento Ordinario nº 34/2007, del Juzgado de Primera Instancia número 4 de Burgos y de lo Mercantil, en recurso de apelación interpuesto contra sentencia de fecha 30 de octubre de 2007, sobre violación de marcas y competencia desleal, en el que han sido partes, en esta instancia, como demandantes-apelados, "ALLERGAN, INC" Y "ALLERGAN, SAU", representadas por la Procuradora doña Concepción Santamaría Alcalde y defendidas por el Letrado don Carlos González Bueno; y, como demandados-apelantes, "INSTITUTO DE TECNOLOGIA ESTETICA, S.L.", y "LABORATORIOS UMA, S.L.", representadas por el Procurador don Cesar Gutiérrez Moliner y defendidas por la Letrada doña Cecilia Rosende Villar. Siendo Ponente, el ILMO. SR. MAGISTRADO DON ILDEFONSO BARCALA FERNÁNDEZ DE PALENCIA, que expresa el parecer de la Sala.

Antecedentes

1º: Los de la resolución recurrida, que contiene el siguiente FALLO: "Que estimando parcialmente como estimo la demanda presentada por la procuradora Sra. Santamaría Alcalde en representación de la Mercantil "ALLERGAN INC" y de la Mercantil "ALLERGAN, S.A.U.", debo declarar y declaro que la demandante "ALLERGAN INC", ostenta frente a las Sociedades "INSTITUTO DE TECNOLOGIA ESTETICA, S.L." y "LABORATORIOS UMA, S.L.", un derecho preferente sobre el distintivo BOTOX, asimismo debo declarar y declaro que la familia de los signos BTX ha sido creada de mala fe por las demandadas, debiendo declarar y declaro que la familia de signos BTX es susceptible de generar engaño, que el uso que las demandadas hace de la familia de signos BTX constituye una infracción de la marca BOTOX de ALLERGAN INC, y un acto de competencial desleal, debiendo condenar y condeno a las demandadas a estar y pasar por las anteriores declaraciones, a abstenerse en lo sucesivo de utilizar cualquier otro signo que resulte confundible con la marca BOTOX, a retirar del mercando cualquier clase de producto, documento, material publicitario o comercial u objeto de todo tipo en los que figure el distintivo objeto de la acción, debiendo condenar y condeno a las demandadas a indemnizar a las actoras por los daños morales irrogados en la cantidad de 30.000 euros, el lucro cesante en la cantidad que resultare de aplicar el 8% a la cifra de negocio realizada por las demandadas con la marca BTX, en cuanto a las costas cada parte abonarás las causadas a su instancia y las comunes por mitad".- Seguidamente y con fecha 15 de Noviembre de 2007, se dicta Auto, aclaratorio de la sentencia de fecha 30 de octubre de 2007 , cuya PARTE DISPOSITIVA es la siguiente:" Aclarar la Sentencia de fecha 30 de octubre de 2007 , en los términos solicitados, por la Procuradora Sra. Santamaría Alcalde en la citada representación y en su consecuencia procede estimar íntegramente la demanda rectora de las presentes actuaciones, imponiéndose las costas a la parte demandada".

2º: Notificada la anterior resolución a las partes, por la representación de los demandados, se presento escrito preparando recurso de apelación, que posteriormente formalizó, mediante otro escrito, dentro del término que le fue concedido al efecto. Dado traslado a la parte contraria, para que en término de diez días presentase escrito de oposición al recurso o de impugnación de la resolución apelada, presentó escrito de oposición al recurso, que consta unido a las actuaciones, dentro del plazo que le fue concedido, acordándose por el Juzgado, la remisión de los autos a la Audiencia Provincial de Burgos, habiendo correspondido en el reparto general de asuntos, a esta Sección Tercera de la Audiencia Provincial.

3º: Recibidos los autos y formado el correspondiente Rollo de Sala, se turnó de ponencia, señalándose para votación y fallo el día cinco de Junio de dos mil ocho , en que tuvo lugar.

4º: En la tramitación del presente recurso se han observado las formalidades legales.

Fundamentos

PRIMERO.- El objeto de la presente litis es la reclamación que con fundamento en la Ley de Marcas y en la Ley de Competencia Desleal hace el titular de una marca contra el titular de otra también registrada que según el actor reproduce algunas de las menciones de la primera, de forma que induce a confusión con la suya propia, además de utilizarla para comercializar productos que se presentan como una imitación de los productos genuinos u originales de la demandante.

SEGUNDO.- Aunque en la demanda se alegaba por la parte actora ser titular de dos marcas que incluían respectivamente el denominativo Botox y BTX-A, conviene precisar que de las acciones de protección de la segunda se ha desistido por tratarse esta de una marca comunitaria, correspondiendo la competencia para conocer de las acciones de violación al Juzgado de Marca Comunitaria de Alicante conforme al artículo 86 bis, 4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial . Ello no obstante, se sigue insistiendo en que la utilización por la demandada de la marca ABAI BTX, que es la que tiene registrada para productos de la clase 3, entra en colisión con todas las marcas nacionales que la actora tiene registradas, y que incluyen el denominativo Botox, y ello por las razones que luego se dirán. Además de lo anterior se alega que la presentación por la demandada de sus productos utilizando indistintamente las menciones Botox o BTX constituyen, no solo un ilícito marcario, sino también una conducta constitutiva de competencia desleal en la medida en que se induce a error al consumidor no solo en cuanto a la procedencia del producto sino también en cuanto a sus cualidades, efectos y composición.

Lo anterior en cuanto al planteamiento jurídico del litigio. En el aspecto fáctico conviene precisar que la parte actora es la multinacional americana, con su filial española, que sacó al mercado el producto mundialmente conocido como Botox, designándolo desde un principio con este nombre por tratarse de una palabra formada a partir de las dos primeras sílabas de la sustancia utilizada en su composición, que es la toxina botulínica, utilizada como tratamiento médico por su función de inhibidor muscular, y que a comienzos de los años 90 se comenzó a utilizar en el mundo de la estética como tratamiento eficaz contra las arrugas. Y es en este segundo campo donde la parte demandada con su marca ABAI BTX entra en competencia con la marca de la actora, que no olvidemos es solo la que usa el denominativo Botox, pues de la marca BTX-A se desistió por tratarse de una marca comunitaria.

TERCERO.- Las marcas Botox son por el contrario marcas nacionales, y todas ellas están registradas para productos de la clase 5 que son productos y preparaciones farmacéuticas para el tratamiento de trastornos y distonías musculares. Hay una marca Botox que es comunitaria, y que está registrada para productos de la clase 3, pero esta marca no puede ser objeto de la presente litis por el mismo motivo que la marca comunitaria BTX-A. Los productos de la clase 3, que son los que designa la marca ABAI BTX de la demandada, son productos de belleza y cuidado del cuerpo, cremas y lociones faciales, cremas y lociones para la piel. La distinta clase de productos también se aprecia en la forma de aplicación, pues el Botox se aplica mediante inyecciones mientras que los productos de la demandada son cremas y lociones de uso tópico. Es por ello que no se comparte la afirmación que hace el Juzgador de la instancia sobre que la marca de la demandada está concebida para productos de la misma clase que la marca de la actora, tratándose por el contrario de productos que el consumidor puede apreciar como diferentes, aunque todos se utilicen en el campo de la estética.

La diferente clase de los productos no tiene sin embargo tanta importancia por ser la marca Botox una marca notoria, y no solo notoria, sino renombrada por ser conocida por el público en general. En tal caso según el artículo 8.3 de la Ley de Marcas cuando la marca o nombre comercial sean conocidos por el público en general, se considerará que los mismos son renombrados y el alcance de la protección se extenderá a cualquier género de productos, servicios o actividades. Es por ello, y para salvar la dificultad de la diferente clase de productos, por lo que en la demanda se comienza por afirmar el carácter notorio de la marca Botox, que extiende su protección a productos no solo idénticos sino también similares a los designados con la marca, y también a todo género de productos si la consideramos marca renombrada.

CUARTO.- El uso que la parte demandada hace del denominativo Botox no es sin embargo como marca de su producto, sino como signo distintivo de las cualidades del producto. En efecto, ya hemos dicho que la marca de la demandada es ABAI BTX, y que lo que hace es incluir en la presentación de sus productos el indicativo "con efecto Botox". Se trata de una traducción al español de la palabra inglesa "like" (Botox like) que a la vez que quiere indicar una semejanza entre dos productos, expresa también su falta de identidad. De forma más clara se podría decir "no es lo mismo pero se le parece", con lo que la expresión no debe inducir a error sobre la identidad del producto, y en este sentido no hay infracción del derecho de marca.

Cuestión distinta es que con la expresión "efecto Botox" se induzca a error sobre las cualidades del producto, o se produzca una asociación directamente buscada con el producto de la demandada, pero la sanción a estos comportamientos hay que buscarla fuera del derecho de marca, en el campo de la competencia desleal o en el de la publicidad ilícita.

QUINTO.- El otro uso que hace la demandada de un signo que según la actora induce a confusión es el de BTX, este sí usándolo como marca en la denominación ABAI BTX. Ahora bien, a pesar de los esfuerzos de la parte actora por argumentar la identidad entre los términos Botos y BTX, de modo que el uso por la demandada de la marca ABAI BTX constituiría una infracción de la marca notoria Botox, no se aprecia tal identidad, lo que se desprende de la distinta fonética de ambos signos, aparte de su diferencia gráfica. En este sentido solo un consumidor muy bien informado puede saber que uno y otro término están construidos a partir del nombre de la sustancia o principio activo del que está compuesto el Botox (la toxina botulínica), utilizando en el caso de la marca BTX las iniciales consonánticas de esta toxina. Pero aunque ello fuera evidente se trata en cualquier caso de dos formas distintas, y en ambos casos originales, de tomar prestado el nombre de la sustancia o principio a partir del cual está compuesto el producto, no siendo la toxina botulínica patrimonio exclusivo del producto comercializado por la actora, pues está presente en muchos otros.

Cuestión distinta, y a la que antes hemos hecho referencia, es que el producto ABAI BTX de la demandada no contenga esta toxina, y que por lo tanto pueda inducirse a error sobre su composición, pero como hemos dicho antes es esta una cuestión ajena al derecho de marcas, que solo persigue la correcta identificación de los productos de uno y otro comerciante.

SEXTO.- De todo lo anterior resulta que no se aprecia infracción por la demandada de las marcas Botox de la actora y lo que habrá que examinar a continuación es si constituye actos de competencia desleal. Se invoca por la parte actora la infracción por la demandada del artículo 5 de la ley de Competencia Desleal , Ley 3/1991 , que como sabemos ha optado por la introducción de una cláusula con alcance general, que es la de su artículo 5º , conforme al cual puede reputarse comportamiento desleal todo aquel contrario a las exigencias de la buena fe, aunque no se den alguno (s) de los actos concretos de competencia desleal de los artículos 6-17 . Así lo ha interpretado el Tribunal Supremo en sentencia de 29.10.99 (Ponente Sr. O?Callaghan) al decir que los hechos que se han alegado en la demanda y han sido relacionados como indiscutidos en la sentencia de instancia, no son violación de secretos, sino actos de mala fe; son actos de competencia desleal, no por lo previsto en los artículos 13. y 14.2 de la Ley , sino por ser objetivamente contrarios a la buena fe, como prevé el artículo 5 de esta Ley de competencia desleal, que no es sino la derivación del principio general de la buena fe, que proclama el artículo 7.1 CC , y que es la base de la normativa jurídica y de la convivencia social.

Por esta razón para determinar si la conducta de las dos demandadas son constitutivas de competencia desleal habrá que determinar en primer lugar si han incurrido en alguno de los actos relacionados en los artículos 6 a 17 , o aunque no se de ninguno de estos supuestos si su conducta concurrencial es objetivamente contraria a las exigencias de la buena fe. Por lo tanto conviene en este tema descender de lo particular a lo general, y puesto que cualquiera de los comportamientos descritos en los artículos 6 a 17 de la Ley 3/1991 son conductas contrarias a la buena fe.

De los distintos supuestos de competencia desleal solo se alega en la demanda los actos de engaño del artículo 7 : se considera desleal la utilización o difusión de indicaciones incorrectas o falsas, la omisión de las verdaderas y cualquier otro tipo de práctica que, por las circunstancias en que tenga lugar, sea susceptible de inducir a error a las personas a las que se dirige o alcanza, sobre la naturaleza, modo de fabricación o distribución, características, aptitud en el empleo, calidad y cantidad de los productos y en general sobre las ventajas realmente ofrecidas. Se dice en la demanda que la demandada ha utilizado una marca (ABAI BTX) que da a entender que contiene toxina botulínica para designar un producto que carece de ese principio activo.

Ciertamente los productos de la demandada carecen de la toxina botulínica. Ahora bien, como hemos dicho antes se precisa ser un consumidor muy bien informado para suponer que por el hecho de designarse el producto como producto BTX este contiene el citado compuesto. No resulta fácil conocer el compuesto que está presente en el producto de la actora, cuanto más para asociar la marca BTX al compuesto en cuestión. Mas bien la denominación BTX sirve para asociar el producto a aquellos que son aliados eficaces en la lucha contra las arrugas en la piel. Y será esta una publicidad engañosa en la medida en que esa sugerencia o relación sea falsa, porque la eficacia del producto no sea la que su marca sugiere. Sin embargo nada se ha probado sobre que el producto de la demandada no tenga esta eficacia; por el contrario, mas bien parece que la tenga si procede de un laboratorio reconocido y si viene avalado por el prestigio de una marca conocida en el mercado.

Tampoco la alusión en los productos de la demandada al "efecto Botox" se considera que induzca a error al consumidor acerca de las cualidades del producto, como si al adquirir un producto de la demandada estuviera pensando en que adquiere el producto original. Ya hemos dicho que con la expresión "efecto Botox" a la vez que se quiere indicar una semejanza entre dos productos, se expresa también su falta de identidad. Cuestión distinta sería si la publicidad de la demandada se acompañase de otras expresiones como el auténtico efecto Botox, o producto Botox fabricado por ABAI, o Botox clase ABAI, etc... En todos estos casos sí se toma prestado un signo distintivo del competidor para hacer pasar el producto propio como original o genuino, y podría existir un acto de explotación de la reputación ajena del artículo 12 LCD . Pero con la expresión "efecto Botox" solo se quiere aproximar los efectos de un producto propio a los de un competidor, ciertamente aprovechándose de la reputación obtenida por la marca Botox, pero tal aprovechamiento no se juzga indebido a los efectos de considerarlo ilícito o desleal.

Queda por lo tanto por examinar si la conducta de la demandada es objetivamente contraria a la buena fe, y no lo parece cuando el recurso a la denominación BTX o al efecto Botox es ampliamente utilizado en el mercado, como se resulta del hecho de que gran parte de los productos se publicitan como productos BTX o productos con efecto Botox. No hay deslealtad en la competencia cuando una gran parte de los empresarios que fabrican la misma clase de productos los identifican de la misma manera, porque siendo la buena o la mala fe algo que se juzga en relación con los comportamientos que se consideran habituales entre comerciantes no haya mala fe cuando una gran parte de ellos actúa de la misma manera.

SEPTIMO.- La desestimación de la demanda y la estimación del recurso conllevan la imposición a la parte actora de las costas de primera instancia sin hacer imposición de las causadas en esta alzada conforme al artículo 394.1 y 398.2 LEC .

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,

Fallo

Que estimando el recurso de apelación interpuesto por el Procurador don César María Nicolás Gutiérrez Moliner contra la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia número cuatro de Burgos en los autos de juicio ordinario 34/2007 con revocación de la misma se dicta otra por la que se desestima la demanda formulada por Allergan INC y Allergan SAU contra Instituto de Tecnología Estética SL y Laboratorios UMA SL a los que se absuelve de todos los pedimentos de la misma, con imposición a la parte actora de las costas de primera instancia y sin hacer imposición de las costas causadas en esta alzada.

Así por esta nuestra sentencia, de la que se unirá certificación al rollo de Sala, notificándose legalmente a las partes, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACION: Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por el Ilmo. Sr. Magistrado que la dictó, estando celebrando el Tribunal audiencia pública en el día de la fecha, doy fe.-

PUBLICACIÓN: En la misma fecha fue leída y publicada la anterior resolución por el Ilmo. Sr/a. Magistrado que la dictó, celebrando Audiencia Pública. Doy fe.

DILIGENCIA: Seguidamente se procede a cumplimentar la notificación de la anterior resolución. Doy fe.