Sentencia Civil Nº 207/2012, Audiencia Provincial de A Coruña, Sección 3, Rec 158/2011 de 04 de Mayo de 2012

Encabezamiento

AUD.PROVINCIAL SECCION N. 3

A CORUÑA

SENTENCIA: 00207/2012

ROLLO: RECURSO DE APELACIÓN (LECN) -RPL Nº 158/2011-

SENTENCIA

NÚM..

AUDIENCIA PROVINCIAL, SECCIÓN TERCERA

ILMOS. SRES. MAGISTRADOS:

DÑA. MARÍA JOSEFA RUÍZ TOVAR, presidente.

DÑA. MARÍA JOSÉ PÉREZ PENA.

D. RAFAEL JESÚS FERNÁNDEZ PORTO GARCÍA

--------------------------------------------

En A CORUÑA, a cuatro de mayo de dos mil doce.

VISTOS en grado de apelación ante esta Sección 3ª de la Audiencia Provincial de A CORUÑA, los autos de Juicio Ordinario Nº 1232/08 , procedentes del JDO. PRIMERA INSTANCIA Nº 9 de A Coruña , a los que ha correspondido el Rollo RPL Nº 158/2011 , en los que aparece como parte APELANTE/DTE: -"LONDINEL S.L."- , con C.I.F. B-82532920, y domicilio en Polígono Barreiros, Ctra Madrid Km, Bloque. D Nº 23 -Orense, representada por el Procurador Sr/a PITA URGOITI y bajo la dirección del Letrado Sr/a. CASTRILLO ESCOBAR; y como APELADOS/DDOS: -DÑA. Zulima -, con D.N.I. Nº NUM000 , con domicilio en Laguna del Duero, c/ DIRECCION000 NUM001 - NUM002 , Valladolid, representada por el Procurador Sr./a NEIRA LÓPEZ y bajo la dirección del Letrado Sr./a DACRUZ CONDE, y -D. Evaristo -, con D.N.I. Nº NUM003 , y domicilio en c/ DIRECCION000 Nº NUM001 , Laguna del Duero- Valladolid, representado por el Procurador Sr. AMENEDO MARTÍNEZ y bajo la dirección del Letrado Sr. SOMOZA BLANCO; sobre Derechos de propiedad y otros extremos.

Y siendo Magistrado/s Ponente el/la Ilmo/a. Sr./a. D/Dª MARÍA JOSEFA RUÍZ TOVAR.

Antecedentes

ACEPTANDO los de la sentencia de fecha 23-11-10, dictada por el Juzgado de 1ª Instancia Nº 9 de A Coruña , cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente: "FALLO: Desestimo la demanda interpuesta por la mercantil Londinel S.L., representada por la procuradora Doña María Teresa Pita Urgoiti frente a Doña Zulima , representada por la procuradora Doña Dolores Neira López y contra Don Evaristo , representado por el procurador Don José Amenedo Martínez, absolviendo a los mismos de todos los pedimentos de la demanda, con imposición de costas a la actora".

PRIMERO.- Interpuesta la apelación por la entidad LONDINEL S.L., y admitida, se elevaron los autos a este Tribunal, con emplazamiento de las partes, compareciendo en tiempo y forma para sostener dicho recurso al/la Procurador/a Sr/a Pita Urgoiti.

SEGUNDO.- Registradas las actuaciones en esta Audiencia, fueron turnadas a esta Sección. Por diligencia de fecha 31 de Marzo de 2011, se admite el recurso, mandando formar el correspondiente Rollo, designando Ponente y acordando esperar el término del emplazamiento. Se tiene por parte al Procurador/a Sr/a Pita Urgoiti, en nombre y representación de la entidad Londinel S.L., en calidad de apelante, se tiene por parte al Procurador Sr./a Neira López, en nombre y representación de Dña. Zulima , en calidad de apelada y se tiene por parte al Procurador Sr. Amenedo Martínez en nombre y representación de D. Evaristo . No habiéndose solicitado el recibimiento a prueba por la parte apelante, quedan los autos pendientes de señalamiento para votación y fallo cuando por turno corresponda. Por providencia de fecha 15 de noviembre de 2011 se señaló para votación y fallo el día 22 de febrero de 2012.

TERCERO.- En la sustanciación del presente recurso no se observó el plazo para dictar sentencia por la complejidad de lo debatido, y volumen de documental a examinar.

Fundamentos

No se aceptan los Fundamentos de Derecho de la sentencia apelada en cuanto se opongan a los que se expresan en la presente resolución.

PRIMERO.- Se alza la parte demandante frente a la sentencia desestimatoria de la instancia por múltiples motivos, pero conviene a los efectos de centrar los términos del debate determinar que fueron dos las acciones ejercitadas.

a) una verdadera acción reivindicatoria al amparo del art. 2.2 de la Ley 17/2001, de 7 de Diciembre de Marcas.

b) otra acción subsidiaria del art. 51. 1 B) de aquélla, causa de nulidad absoluta, cuando al presentar la solicitud de marca el solicitante hubiera actuado de mala fe.

Igualmente conviene precisar que constituye un hecho incontrovertido que la demandante S.L. Londinel, solicitó la marca Santa Compaña para la clase 33 en los productos de bebidas alcohólicas ante el Registro de Marcas, el 2 de Diciembre de 2002, siéndole denegada el 14 de Junio de 2003, porque previamente la había solicitado la codemandada Dña. Zulima , concretamente el 12 de Noviembre, que a su vez lo transmitió a su hijo el también demandado D. Evaristo (ex trabajador de Santa Compaña S.L., a favor de la cual estaba inscrita la marca Santa Compaña Galega, para la misma clase de producto). La transmisión madre-hijo se llevó a cabo el 12 de Agosto de 2003.

El título invocado por la actora Londinel S.L. fue el de compraventa operada el 14 de Julio de 2000, actuando como vendedores los únicos socios de la empresa Santa Compaña Galega S.L., aunque lo hacen en su propio nombre, siendo D. Avelino administrador único de aquélla. Su cese como tal administrador no consta hasta el 28 de Julio de 2000 (Cláusula contractual de no competencia para después de extinguido el contrato de trabajo..801 y siguientes).

Durante la sustanciación del largo procedimiento, se llevó a cabo la transmisión por D. Evaristo a Asesoría Doval (F- 1694 y siguientes).

El 19.II.2000 Londinel S.L. y la mercantil Santa Compaña Galega concertaron un contrato de Distribución en exclusiva (F-29, documento Nº 6 de la demanda).

Finalmente se reconoce en la demanda que la marca estaba caducada cuando se intentó inscribir por Londinel S.L.

SEGUNDO.- Con tales premisas jurídicas -identificación de las acciones-, y fácticas procede examinar los términos del recurso, que son de "plena cognitio" en nuestro Derecho.

Cualesquiera que fueran las razones que llevase a la demandante a dejar caducar la marca bien como se indicó en la demanda dificultades económicas y de la organización de la Cía. Santa Compaña Galega S.L., bien como se indicó en el Registro porque se quería haber cambiado determinados símbolos, suprimiendo el término Galega, la perspectiva de análisis debe partir de tal extremo.

Pero, el primer motivo invocado fue el de NULIDAD por infracción del derecho a la tutela judicial efectiva por dilación indebida e infracción del principio de buena fe procesal.

La petición del suplico fue genéricamente el de Nulidad con sus consecuencias legales.

Pues bien; a diferencia del proceso penal, no se contempla en el proceso civil consecuencia alguna por la dilación, ciertamente de duración inusitada pues la A. Provincial de Burgos estimó la declinatoria en Auto de 8 de Abril de 2008, declarando la competencia del Juzgado de A Coruña.

La mala fe procesal si es susceptible de ser sancionada, pero el motivo tal como se formula no puede ser estimado, y conduciría al absurdo de declarar una nulidad a mayor dilación.

Tampoco puede admitirse el segundo motivo, en cuanto a la no asistencia al interrogatorio de Dña. Zulima , por vulneración de las normas en materia probatoria, por infracción de los arts. 304 y 307 de la L.E.C ., así como el art. 316 de aquella, que subsidiariamente se alega entre los motivos de fondo en cuanto al error en la valoración de la prueba. Nótese que la L.E.C . cuando regula en el art. 304 la incomparecencia y admisión tácita de los hechos, lo configura como una facultad del tribunal "podrá", no siendo de aplicación automática o imperativa, sino que confiere al Juzgador una facultad discrecional, sometida como cualquier otra manifestación a las exigencias de la lógica humana, sin que presente un valor probatorio superior o prevalente sobre el resto de los medios de prueba reconocidos en nuestro ordenamiento procesal. Consta que se aportó certificado médico al efecto, por lo que tal actuación se valorará en el examen que la Sala efectúa a la extensa prueba practicada.

TERCERO.- Lleva razón la recurrente en que la relación jurídico-procesal está perfectamente constituida. Desde luego que la naturaleza de la acción/acciones entabladas justifican el llamamiento a juicio de Dña. Zulima , no solo la reivindicatoria, sino la de nulidad de la inscripción. Se está pidiendo la nulidad de la inscripción a favor de Dña. Zulima y su transmisión a favor de D. Evaristo . Nótese además -cuestión que se examinará con detenimiento- que se está invocando la connivencia entre ambos, para la acción reivindicatoria con fraude de los derechos de un tercero, luego la legitimación pasivo "ad causam" la tendría el solicitante, con independencia de su transmisión ulterior a la demanda. El actor además siempre sostuvo que se trató de ocultar al verdadero interesado que era su hijo Evaristo , pero es que además en la acción de nulidad absoluta se está pidiendo la nulidad de la transferencia e inscripción primera, con idénticos argumentos, desde luego que su falta de llamamiento hubiera propiciado un litisconsorcio pasivo necesario, y de haberse llamado al proceso sólo a D. Evaristo se hubiera dejado subsistente la anterior inscripción de su madre. Finalmente la indemnización de daños y perjuicios es frente a ambos.

El motivo en consecuencia se estima.

CUARTO.- Dado que invocó error en la apreciación de la prueba procede examinar todo lo actuado. La sentencia apelada parte de la premisa que Londinel actuó como un simple distribuidor, pero la Sala no puede llegar en modo alguno a tal conclusión. De la profusa documental articulada, facturas abultadísimas, declaraciones testificales y pericial, cabe deducir nítidamente que la demandante realizó actos de comercialización positivos (vendiendo el producto que fabricada) y negativos requiriendo a quien utilizase la denominación).

La pericial revela que en el año 2000 Londinel vendió de la citada marca 25.717,61 €, en el año 2001 134.301,07 €, en el año 2002 343.100,25 € y en el año 2003 hasta Junio 330.021,85 €. Se pagaron etiquetas y publicidad, habiendo entrado en el mercado de forma importante, así Mercadona, Cemar...etc.

Véase igualmente que desaparecida la entidad mercantil Santa Compaña Galega S.L. ya no podía actuar en el mercado Londinel S.L. como un simple distribuidor. Se aportó en la audiencia previa, a la vista de las alegaciones de los demandados tal registro (F-988) de 14.XII.2001, a nombre de Bodegas Pazo de Aguiar S.A. propietaria de Londinel S.L. , pues se transmitieron las participaciones de esta última a Técnicas Aplicadas de la Harina S.L. y luego a Bodegas Pazo de Aguiar el 23.I.2001, apareciendo en el complejo entramado de sociedades Avelino no sólo en Santa Compaña Galega S.L., sino en Bodegas Pazo de Aguiar como dueño de una acción.

Ciertamente los demandados que se opusieron por caducidad de la marca, negando virtualidad a la transmisión en el documento privado de compraventa, y en cualquier caso a su inoponibilidad frente a tercero, pues a partir de Julio de 2002 cualesquiera podía haberla registrado, no aportan en cambio la menor probanza de haberla usado con anterioridad. Sólo únicamente a los folios 922 a 926 Orujos Artesanos del Valle entre Sep. 2001 y IV de 2002 compró productos con tal denominación al Banco Popular Español, procedentes de un embargo, lo cual no significa que se hubiera utilizado la marca, y únicamente en Orujos Artesanos del Valle (F-932 a 936) en 6 facturas aparece el nombre Santa Compaña. Véase que en Orujos Artesanos del Valle figuraba como administrador el demandado D. Evaristo .

Por el contrario la demandante a través de la documental Nº 45 a 230 de la demanda aporta múltiples facturas en que la marca Santa Compaña representa el 47,43% de su empresa a día de fecha del informe pericial hasta Junio de 2002.

Ahora bien; ciertamente la venta en documento privado de 14 de Junio de 2000 en cuanto a su pago no ha quedado constatado, la factura no apareció hasta el Cláusula contractual de no competencia para después de extinguido el contrato de trabajo.216, indicándose que estaba en poder de la anterior administración, y el perito no comprobó en la ampliación de la pericial ningún apunto contable. De las declaraciones unidas a los autos de las diligencias penales cabe deducir que pagar no se pagó, pero "se compensaron deudas".

Véase también la escritura notarial de 17.I.2001 de cesión de crédito en la que se expone una deuda que Santa Compaña Galega S.L. tenía con Londinel, por treinta millones de pts., cediendo el representante de Londinel D. Emiliano el crédito a Coridalia también representada por D. Emiliano , y el documento privado de 20.Sep.2004 del nuevo acuerdo de condonación de deuda a Avelino por D. Héctor .

La Sala por ello tras atenta deliberación, habiéndose dejado caducar la marca no puede deducir que su registro hubiera sido solicitado en fraude de los derechos de un tercero como exige el art. 2.2 de la L.M ., menos aún con violación de una obligación legal o contractual.

Ello aunque tengamos un documento privado en el que se ampara la actora para ejercitar su acción, del que los demandados no formaron parte y que no fue resuelto por ninguno de los intervinientes en el mismo.

Se hubiere o no inscrito la marca a nombre de Dña. Zulima para dificultar su localización, la marca ya estaba caducada por lo que no puede hablarse de fraude de los derechos de un tercero.

QUINTO.- La propiedad de una marca en nuestro Derecho, como norma general se adquiere por su inscripción en el Registro (art. 2º apartado 1º), ahora bien existen también válvulas de escape para proteger la realidad extrarregistral. Quiérase o no, básicamente D. Evaristo por sus conocimiento laboral (ex empleado de Santa Compaña S.L., socio de Orujos Artesanos, a su vez compañero sentimental de Dña. Santiaga , a su vez ex trabajadora de Santa Compaña S.L. y de Londinel S.L.) tenía que saber que en el mercado la marca estaba siendo introducida por Londinel S.L., aunque no conste que conociesen el documento privado en que se basa la actora. La testifical de Virginia , debe verse con cautela, pues sigue trabajando para Londinel S.L.

Nótese también que Dña. Santiaga fue socia de Bodegas Pazo de Aguiar hasta que vendió sus participaciones. El producto se estaba introduciendo en el mercado, siendo múltiples las empresas que así lo certifican, así como los testigos que declararon indicando que Londinel S.L. actuaba como titular de la marca, así el 1º de ellos representante legal de Hijo de Paniagua S.L. indicó que en las botellas aparecía la mención "embotellado para Londinel, por eso nos parecía el propietario"; el 2º representante legal de la distribuidora declaró que "Chelo les dijo que pasaba todo a Londinel" y le acompañaba Evaristo "; conociendo el 3º de ellos representante legal de D. Eduardo que " Santiaga se lo presentó como dueño de la empresa; y manteniendo D. Emiliano que hubo "algún pago y algunas compensaciones", pareciendo también significativo que tras la compra de Londinel S.L. por Bodegas Pazo de Aguiar aparezca un material inmovilizado.

La conclusión por ello a la que llega la Sala es que no puede hablarse de fraude de los derechos de un tercero, al dejarse caducar la marca sino de mala fe, desde luego de D. Evaristo que en connivencia o no, siendo un mero instrumento su madre, inscribió actuando de mala fe.

Como nos enseña la Jurisprudencia del T.S. se cita la sentencia de 23 de Nov.2010 (6590/2010 ) el art. 51, apartado 1º letra B) de la L.M ., constituye una novedad en nuestro Derecho, tomada de la norma que contiene el apartado 2º del art. 3 de la Directiva 89/104/CEE. Para considerarla bien aplicada la causa de nulidad, no es necesario determinar si antes de su registro nos encontraremos ante una marca notoriamente conocida en España, en el sentido del art. 6 bis del Convenio de París , a los fines del art. 34 apartado 5 de la L.M .

La mala fe a que se refiere la norma española se entiende no en el sentido psicológico, como mero conocimiento de una determinada situación jurídica, sino en sentido ético u objetivo, de modelo o estándar al de comportamiento admisible socialmente, teniendo en cuenta las circunstancias concurrentes.

En definitiva la falta de celeridad en la pretensión de la inscripción de la marca por parte del demandante, no equivale a su renuncia o que estemos en presencia de una "res nullius", pues la Ley 32/88 anteriormente vigente, como la actual adoptó un sistema mixto, de manera que aunque se estableció que la marca se adquiere por el registro válidamente efectuado, también protegió determinadas situaciones carentes de reflejo tabular, y en definitiva de lo que el Registro proclama con carácter constitutivo (véase la sentencia del T.S. de 25.No.2009, RJ 7214/2009).

De igual forma, la reciente sentencia del T.S. de 7.I.2012 (RJ 607/2012) ha entendido que es causa de Nulidad absoluta del registro de la marca, que el solicitante hubiera actuado de mala fe, permitiendo valorar el comportamiento de quién solicita el registro en un pleno objetivo, y la sentencia del T.S. 278/2010 de 13 de Mayo establece que la notoriedad de los signos del perjudicado pueda constituir un indicio de que el solicitante conocía su existencia, aunque no sea según lo ya razonado un requisito imprescindible para el éxito de la acción de nulidad (así sentencias del T.S. 988/2011 de 13 .I. 2012, Nº 760/2010 de 23 de Nov . y 462/2009 de 30 de Junio ).

El conocimiento del uso acreditado por la testifical, del codemandado y su compañera en las empresas donde trabajaban e incluso participaban, obliga a entender que sí existió mala fe al inscribirse la marca. La actuación de los demandados no se trató de verdaderos terceros de buena fe, sino de una actuación deshonesta que no se ajusta a las pautas de una conducta comercial aceptable; y, si bien el uso anterior de la marca -como nos enseña la Doctrina- no provoca indefectiblemente la mala fe del solicitante, porque en el Derecho de marcas no se reconoce con carácter general un derecho de preuso, desde luego que es una circunstancia muy relevante tal conocimiento, sobre todo por un profesional del ramo que necesariamente conocía que la marca ya estaba muy introducida, y que se valió de su madre para la inscripción, transmitiéndola incluso durante el procedimiento, no permitiendo el juzgado la intervención adhesiva, al estar anotado preventivamente la demanda. Véase el Cláusula contractual de no competencia para después de extinguido el contrato de trabajo.694 de los autos.

Por el contrario, la actuación de Londinel a la vista de los datos que consta en la causa fue correcta y de buena fe, por lo que debe ser protegida, estimándose la acción subsidiaria planteada, y la mala fe es del solicitante que no habiendo comercializado la marca la inscriba sin decir cuál es su intención, fuera ya de aprovecharse del progreso en el mercado de la sociedad demandante.

Para ratificar tal conclusión en cuanto a la apreciación de la mala fe, como con acierto se resalta por la recurrente, parece también significativo que al contestar al requerimiento no se dijese que la marca estaba caducada, alterándose domicilios, fuera del domicilio social de empresas en que se participa, como ya ha tenido ocasión de indicar la A.P. de Burgos, no viviendo ni D. Evaristo ni su madre en la c/ DIRECCION000 desde hacía tiempo, contestándose en cambio al requerimiento de Orense.

Además la compañera del demandado continuó como agente comercial de Santa Compaña Galega S.L., y Londinel S.L. vendiendo los mismos productos, desapareciendo de facto la primera sociedad, teniendo necesariamente el Sr. Evaristo que conocer a sus ya competidores; y la actuación de Dña. Zulima no puede ser amparada por su explicación de facilitar el trabajo de su hijo.

SEXTO.- Finalmente, y aunque no haya sido objeto concreto de recurso, la L.E.C. vigente proscribe las sentencias con reserva de liquidación, sin que en el procedimiento se haya articulado probanza alguna en cuanto a los daños y perjuicios, pues tampoco el demandado -salvo en las escasas facturas reseñadas- ha utilizado la marca.

SÉPTIMO.- No se hace una especial imposición de costas en la instancia a la vista que se rechaza el petitum indemnizatorio, tratándose de una estimación parcial, y tampoco en esta alzada a tenor del art. 398 Nº 2 de la L.E.C .

Fallo

Estimando el recurso de apelación articulado, se revoca en parte la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia Nº 9 de A Coruña de 23.11.2010 , manteniendo la desestimación de la acción en cuanto a la acción reivindicatoria entablada, y estimando el recurso en cuanto a la acción subsidiaria de nulidad planteada, en consecuencia declarando la nulidad de la inscripción de la marca número 2.512.386 a favor de D. Evaristo , de la transferencia e inscripción primera solicitada por Dña. Zulima en el Registro de Marcas, en los términos del art. 54 de la L.M .

Asimismo se declara que la marca Santa Compaña para la clase 33 del nomenclátor pertenece a Londinel S.L.

Se condena a los demandados a estar y pasar por tales declaraciones, sin hacer una especial imposición de costas en ninguna de ambas instancias.

Hágase entrega del depósito constituido.

Así, por esta nuestra sentencia, la pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN.- Dada y pronunciada fue la anterior sentencia por los Ilmos. Sres. Magistrados que la firman y leída por el/la Ilmo/a. Sr./a Magistrado/a Ponente en el mismo día de su fecha, de lo que yo Secretario. Doy fe.