Sentencia Civil Nº 21/2010, Audiencia Provincial de Albacete, Sección 1, Rec 252/2009 de 01 de Febrero de 2010

Encabezamiento

AUDIENCIA PROVINCIAL

ALBACETE

SECCION PRIMERA

Apelación Civil 252/09

S E N T E N C I A NUM. 21

EN NOMBRE DE S.M. EL REY

Ilmos.Sres.

Presidente

D. Eduardo Salinas Verdeguer

Magistrados

D. José García Bleda

D. Manuel Mateos Rodríguez

En Albacete a uno de febrero de dos mil diez.

VISTOS en esta Audiencia Provincial en grado de apelación, los autos nº 800/05 de juicio ordinario seguidos ante el Juzgado de Primera Instancia nº 3 de Albacete y promovidos por QUALIA LÁCTEOS, S.L.U contra EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS CHIRVECHES S.L y Marino ; cuyos autos han venido a esta Superioridad en virtud de recurso de apelación que, contra la sentencia dictada en fecha 12 de Enero de 2009 por el Ilmo. Sr. Magistrado-Juez de Primera Instancia de dicho Juzgado, interpusieron sendos recursos el demandante y el demandado. Habiéndose celebrado Votación y Fallo en fecha 14 de diciembre de 2009.

Antecedentes

ACEPTANDO en lo necesario los antecedentes de la sentencia apelada; y

1º.- Por el citado Juzgado se dictó la referida sentencia, cuya parte dispositiva dice así: "FALLO: I) Estimo parcialmente la demanda interpuesta por QUAI LECTEOS S.L.U., en lo que respecta a los codemandados EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS CHIRVECHES S.L. y Don Marino y en su consecuencia efectúo los siguientes pronunciamientos:.- A) DECLARO:.- 1º) La nulidad absoluta de las marcas nacional nº 2.531.099 EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS CHIRVECHES S.L (mixta), Marca Nacional nº 2.567.419 EL VALLE DE ARGAMASILLA (denominativa) y Marca Nacional nº 2.575.367 EL VALLE DE EULALIO (denominativa).- 2º) Que el uso por parte de la codemandada EXPLTACIONES AGROPECUARIAS CHIRVECHES S.L. del signo EL VALLE ARGAMASILLA, que lleva incorporada la imagen del REBAÑO DE OVEJAS en la forma que viene siendo utilizado por la actora para identificar las actividades de fabricación, importación, comercialización de productos lácteos, en concreto quesos, e incluso como nombre de dominio, que constituye un acto de competencia desleal conforme a los artículos 6 y 12 de la Ley de Competencia Desleal.- B).- CONDENO al codemandado EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS CHIRVECHES, S.L.- 1º ) A cesar en el uso de la denominación EL VALLE DE ARGAMASILLA, que lleva incorporado el REBAÑO DE OVEJAS en la forma que viene siendo utilizado por la actora, para designar actividades, productos o establecimientos relacionados con la fabricación, importación y comercialización de productos lácteos, mas concretamente quesos, ya se de forma escrita, oral o audiovisual como nombre de dominio a efectos publicitarios de promoción o comunicación de sus productos, actividades o establecimientos tales como etiquetas folletos anuncios carta carteles rótulo tarjetas de visita facturas o cualesquiera otros,.- 2º) A retirar del mercado todos los elementos en los que se plasma la denominación EL VALLE DE ARGAMASILLA, que lleva incorporado el REBAÑO DE OVEJAS en la forma que viene siendo utilizado por la acora y en particular en etiquetas folletos anuncios carta carteles rótulos tarjetas de visita facturas productos, todo ello a costa de la demandada, procediéndose y retención de los mismo en poder de los demandados y a disposición de este Juzgado para su posterior destrucción o cesión con fines humanitarios.- 3º ) A publicar, a su costa, la inserción de un anuncio o nota informativa que contenga el fallo de la sentencia en dos periódicos con ámbito de publicación en la Comunidad Autónoma de Andalucía.- 4º) A la obligación de paga a la actora un mínimo de 600 euros diarios de indemnización hasta que se produzca la cesación efectiva del acto de competencia desleal del uso en e mercado de la denominación EL VALLE DE ARGAMASILLA, que lleva incorporado el REBAÑO DE OVEJAS en la forma que viene siendo utilizado por la actora, cuyo importe concreto y el día a partir del cual surgirá la obligación de indemnizar se fijará en ejecución de sentencia.- III) Cada parte abonará las costas causadas a su instancia y las comunes por mitad."

2º.- Contra la Sentencia anterior se interpuso recurso de apelación por el demandado, representado por medio del Procurador D. Trinidad Cantos Galdamez, bajo la dirección del Letrado D. Alberto Burgueño Minguela, mediante escrito de interposición presentado ante dicho Juzgado en tiempo y forma, y emplazadas las partes, por la demandante, representada por la Procuradora Dña. Manuela Cuartero Rodríguez, bajo la dirección del Letrado D. Miguel Ángel Herrera Bustamente se presentó en tiempo y forma ante el Juzgado de Instancia escrito oponiéndose al recurso de apelación e impugnando la Sentencia de instancia y, dado traslado de dicha impugnación, la parte contraria se opuso a la misma, elevándose los autos originales a esta Audiencia para su resolución, previo emplazamiento de las partes para su comparecencia ante esta Audiencia Provincial por término de treinta días, compareciendo los mencionados procuradores en las referidas representaciones.

3º.- En la sustanciación de los presentes autos se han observado las prescripciones legales.

VISTO siendo Ponente el Ilmo. Sr. Magistrado D. Manuel Mateos Rodríguez.

Fundamentos

PRIMERO.- La sentencia del Sr. Juez de lo Mercantil de Albacete de 12 de enero de 2.009 estimó en parte las acciones que, al amparo de la Ley de Marcas y de la Ley de Competencia Desleal, articuló "Qualia Lacteos, S.L.U." (antes llamada "Eulalio Chirveches, S.L.") contra "Explotaciones Agropecuarias Chirveches, S.L." y contra Marino . Dicha sentencia ha sido recurrida por ambas partes (los codemandados litigan bajo una misma representación procesal y dirección letrada), lógicamente cada una en cuanto le resulta perjudicial, la demandante en cuanto a las pretensiones que han sido desestimadas y los demandados en cuanto a las que se han estimado.

La presente resolución seguirá el orden marcado en la sentencia recurrida a partir de su Fundamento Séptimo, que a su vez utiliza el guión del suplico de la demandante (una vez el mismo fue clarificado a requerimiento del Juez de lo Mercantil, folios 222 y siguientes), y en ella se irán analizando las pretensiones de ambas apelantes respecto de cada uno de los pronunciamientos estimatorios o desestimatorios, declarativos o de condena.

SEGUNDO.- En el apartado A-I del suplico se interesó por la demandante que se declarase que la imagen de las ovejas reflejada, por ejemplo, en los documentos 69, 70, 72 ó 73, o en el folio 10 de los autos, es una Marca Notoria Extrarregistral suya, empleada para la identificación de quesos, y ello dados su volumen de ventas, duración, intensidad, alcance geográfico del uso, y prestigio en el sector.

El Juez ha desestimado la pretensión, explicando que la imagen del rebaño de ovejas no es una marca, sino una parte gráfica de marcas o signos, registrados o no, utilizados por la actora en la identificación de sus productos.

La demandante discrepa, y sostiene tanto que la imagen del rebaño de ovejas es una verdadera marca, como que es "sobradamente conocida a nivel nacional" y "se asocia automáticamente a los productos de Qualia Lacteos por parte de los consumidores". Esta segunda afirmación se deduce, según argumenta, de los documentos 63 a 114 de la demanda, que son catalogos de Eulalio Chirveches, S.L. (antiguo nombre de Qualia Lacteos S.L.U.), anuncios en prensa provincial y en revistas especializadas, reportajes en prensa provincial de Ciudad Real, y catálogos de ofertas de supermercados.

En contra de lo que mantiene la demandante, e independientemente de que se entienda que la imagen de las ovejas es una marca por sí misma, con autonomía suficiente como para merecer protección, lo cierto es que únicamente se ha acreditado su uso por parte de ella, no su carácter notorio.

Marca Notoria es, según el art. 6 bis del Convenio de París y el art. 6,2 d, de la Ley de Marcas , aquella "notoriamente conocida" por los usuarios o consumidores del sector del mercado correspondiente, aunque no por el público en general. Es decir, las marcas notorias son las que tienen una especial reputación en un sector determinado. El art. 8,2 de la Ley de Marcas dice que son notorias las marcas que, por su volumen de ventas, duración, intensidad o alcance geográfico de su uso, valoración, prestigio, o por cualquier otra causa sean generalmente conocidas por el sector del público potencialmente destinatario de sus servicios o productos.

Pues bien, este Tribunal entiende que, aunque pueda considerarse probado el uso de la marca analizada por parte de la demandante desde mucho antes de la constitución de la codemandada, no sucede lo mismo con el conocimiento generalizado de la misma por el público de los consumidores de queso. Lo más significativo al respecto es que la cuota de mercado de la demandante es, respecto del total del sector lácteo español, del 0,35-0,36%, y ello no implica, como explica la perito doña Rita , Agente Oficial de la Propiedad Industrial, notoriedad de ninguna de sus marcas (cfr. folio 387). Y tampoco el criterio de la antigüedad de la marca o su expansión geográfica sirve para afirmar la notoriedad de la marca de la imagen de las ovejas, pues, como también explica la citada perito, debería haberse objetivado mediante, por ejemplo, encuestas de opinión sobre su difusión y aceptación en el mercado (véase folio 388).

Así pues, procede la confirmación de la desestimación del punto A.I del suplico de la demandante.

TERCERO.- En los apartados A-II y A-V del suplico se interesó la declaración de nulidad de las marcas "2531099- Explotaciones Agropecuarias Chirveches, S.L." (mixta), "2567419-El Valle de Argamasilla" (denominativa), "2617986-El Valle de Argamasilla" (mixta) (pendiente de concesión en el momento de formularse el suplico), y "2575367 El Valle de Eulalio" (denominativa), por haber sido solicitadas de mala fe.

A) En la sentencia apelada se da lugar parcialmente a estas pretensiones, explicando el Sr. Magistrado-Juez que la demandante, antes llamada "Eulalio Chirveches, S.L.", pasó, por compraventa de todas sus participaciones, de estar en manos de la familia Marino a estar controlada por "NOZAR, S.A.", y que sus iniciales partícipes actuaron de mala fe tras vender sus participaciones en el año 2.002, deduciéndose ello:

a) De la constitución, tres meses después de la venta, de la entidad "Explotaciones Agropecuarias Chirveches, S.L." con idéntica actividad que "Eulalio Chirveches, S.L.", pero declarando un objeto social diferente en sus estatutos ("la realización de actividades agrícolas y ganaderas en su sentido más amplio, que incluirá el asesoramiento y arrendamiento de bienes de producción a terceros, así como el asesoramiento en materia organizativa y comercial a empresas del sector lácteo" en lugar de "la compra, elaboración, fabricación, comercialización y distribución de todo tipo de productos lácteos y sus derivados").

b) Del registro, como marca, de la denominación "Eulalio Chirveches, S.L." y su posterior utilización no en esos términos, sino como "Chirveches" o "EA Chirveches", con la inequívoca intención de aprovecharse del prestigio o reputación que en el mercado gozaba la fabricante de quesos "Eulalio Chirveches, S.L.", reiniciando así la actividad comercial en la nueva empresa manteniendo la cuota de mercado adquirida por la que habían enajenado, y olvidando que "las marcas utilizadas en la nueva sociedad, registrada o no, con o sin prestigio, notorias o no notorias, pertenecían a la actora Eulalio Chirveches, S.L. (hoy Qualia Lacteos S.L.U)".

c) Del registro de las marcas "El Valle de Argamasilla nº 2567419" (denominativa), "El Valle de Eulalio 2575367", "El Valle de Argamasilla nº 2617986 (mixta)", en contraposición con las marcas anteriormente utilizadas -registradas o no- por la actora "El Valle de Almodóvar" y "Eulalio Chirveches", y la utilización de las primeras no en la forma en que fueron registradas sino imitando el formato de las marcas de la actora, destacando el término "Valle" y situando debajo en letras de menor tamaño la expresión "de Argamasilla", y colocando la imagen del rebaño de ovejas que venía usando con anterioridad la demandante en el círculo central de las etiquetas, denotando todo ello que los registros efectuados por los demandados no eran más que marcas de cobertura para el comportamiento desleal descrito, y provocando la consiguiente confusión en el mercado, como explicaron en el juicio los testigos (distribuidores en distintas zonas geográficas de los productos de la actora), y como resulta de los documentos 229 y 230 de la demanda.

No obstante lo dicho, el Juez de lo Mercantil no estimó esta pretensión respecto de la marca "El Valle de Argamasilla (mixta) nº 2617986", "por la sencilla razón que no llegó a concederse el registro por la OEPM".

Tal pronunciamiento ha sido impugnado tanto por la demandante, en cuanto a la marca no declarada nula, como por los demandados, en cuanto a las que sí lo han sido.

B) La representación de "Explotaciones Agrícolas Chirveches S.L." y Marino mantiene, de un lado, que se han tergiversado los hechos y, de otro, que no puede determinarse que una marca ha sido registrada de mala fe sin proceder previamente a establecer que está incursa en causa de nulidad relativa (por generar riesgo de confusión y/o asociación con marcas anteriormente registradas).

La Sala, que ha visionado la grabación del acto del juicio o vista, y ha examinado la documentación de la causa, comparte la conclusión alcanzada por el Juez en cuanto a la existencia de la mala fe de los demandados. E incluso puede añadir que su acción fraudulenta se ha visto favorecida por la decisión de la demandante de modernizar su imagen de marca, que ha provocado la creencia en los consumidores de que el producto señalado con la marca "El Valle de Almodóvar 2.551.995/6" es nuevo, imitación del vendido por los demandados, que sería, según esa creencia, el auténtico, cuando la realidad es justo la contraria (v. declaraciones de los testigos distribuidores de la demandante, que han resultado sumamente convincentes).

Y también se comparte la opinión del juez sobre las consecuencias jurídicas de la mala fe, pues, contra lo que sostienen los demandados, en el art. 51.1 b de la Ley de Marcas se contempla como causa de nulidad del registro de la marca simplemente la solicitud de mala fe, sin exigir, además, la concurrencia del riesgo de confusión o asociación con marcas anteriores, pues esta se contempla como causa de nulidad independiente, en el artículo 52 de la Ley . La interpretación de los demandados dejaría sin contenido o utilidad al art. 51.1 b), pues siempre que se pudiera aplicar también sería aplicable el artículo 52 (que recoge las causas de nulidad relativa de las marcas).

Así pues, no puede estimarse, en este punto, el recurso de los demandados.

C) El recurso de la demandante se refiere, como se ha adelantado, a la falta de declaración de nulidad de la marca "2617986 El Valle de Argamasilla" (mixta) de la codemandada, por no haber sido concedida.

Al tiempo de interponerse la demanda dicha marca estaba "en suspenso" ("en trámite" según el documento obrante al folio 139), pero después, por desestimación del recurso de alzada, dicha marca fue concedida (v. docs. obrantes a los folios 482 y siguientes).

Teniendo en cuenta que en la sentencia se declara que esa marca fue solicitada de mala fe, y que esa declaración se confirma mediante esta resolución, es claro que debe declararse nula también esa marca, pues la mala fe implica inexistencia de efectos, y si en el momento de interposición de la demanda la marca estaba solicitada y en trámite, ello implicaba la nulidad de la solicitud y de su tramitación y lógicamente también de su eventual concesión.

Debe, por ello, estimarse en este punto el recurso de la demandante.

CUARTO.- El apartado A.VII del suplico de la demandante contenía la petición de que se declarase que "el uso por parte de la codemandada EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS CHIRVECHES, S.L, de las denominaciones "EL VALLE DE ARGAMASILLA", "CHIRVECHES", "E.A. CHIRVECHES", "EL ABUELO ANGEL", su propia razón social y la imagen del REBAÑO DE OVEJAS, por si mismas o como parte de una expresión, para identificar las actividades de fabricación, importación, comercialización de productos lácteos, en concreto "quesos", e incluso como nombre de dominio, infringe los derechos de exclusividad de QUALIA LACTEOS, S.L.U, por ser confundibles e incompatibles, con los registros inscritos en la Oficina Española de Patentes y Marcas, en concreto con el Nombre Comercial 235.772 EULALIO CHIRVECHES y Marcas Nacionales nº 1.915.350, 2.551.995, 2.555.718 y 2.555.719 denominadas todas ellas EL VALLE DE ALMODOVAR, Marca Nacional nº 2.179.322 denominada DIANA CHIRVECHES, Marca Nacional 2.551.991 denominada EL ABUELO ARTESANO y sobre la marca notoria extrarregistral correspondiente a la imagen del REBAÑO DE OVEJAS". Y el apartado A.VIII hacía una petición similar: que se declarase que "el uso por parte del codemandado Marino , de la denominación "EL VALLE DE EULALIO", para identificar las actividades de fabricación, importación, comercialización de productos lácteos, en concreto "quesos", e incluso como nombre de dominio, infringe los derechos de exclusividad de QUALIA LACTEOS, S.L.U, por ser confundibles e incompatibles, con los registros inscritos en la Oficina Española de Patentes y Marcas, en concreto sobre el Nombre Comercial 235.772 EULALIO CHIRVECHES y Marcas Nacionales nº 1.915.350, 2.551.995, 2.555.718 y 2.555.719 denominadas todas ellas EL VALLE DE ALMODOVAR.

I.- En la sentencia recurrida se han desestimado tales pretensiones (previa desestimación también de la excepción opuesta por los demandados en cuanto a la acumulación de las acciones de nulidad de la marca y de infracción por su uso durante la vigencia del registro).

A) El Juez de lo Mercantil compara las marcas conflictivas "el Valle de Almodóvar" (nº 1915350 y 2551995 de la demandante, ya que las 2555718 y 2555719 están registradas para jamones y paletas de cerdo ibérico y para embutidos de cerdo ibérico) con las que usa la codemandada "El Valle de Argamasilla", y concluye que no hay riesgo de confusión, ya que las primeras son denominativas, y las marcas que usa la demandada incluyen cromatismo variado y la imagen del rebaño de ovejas enmarcado en un círculo, y además la palabra "Valle" es genérica y los términos "Almodóvar" y "Argamasilla" geográficos y son multitud las marcas de queso que incluyen el término "Valle" en relación con otro geográfico.

B) Comparando la marca registrada de la demandante "El Abuelo Artesano" nº 2551991 (mixta) (doc. 19,3 y 235 de la demanda) con la empleada por el codemandado "El Abuelo Angel" (doc. 234) concluye que tampoco hay riesgo de confusión, al ser distintos los gráficos y al ser la palabra común "abuelo" genérica.

C) Sobre la imagen del rebaño de ovejas, repite el Juez que no es una marca, sino una parte de marca gráfica, y que por eso no puede prosperar en cuanto a ella la acción de infracción que se plantea.

D) La comparación de la marca "Diana Chirveches nº 2179322" y del nombre comercial "Eulalio Chirveches nº 235.772" ambas de la demandante, frente a la denominación social/marca de la codemandada "Explotaciones Agropecuarias Chirveches S.L." y las expresiones "Chirveches" y "EA Chirveches" empleadas por los demandados no permite sostener tampoco, según la sentencia apelada, la existencia de infracción de marcas porque:

a) La coincidencia del término "Chirveches" no se estima suficiente para entender que hay riesgo de confusión.

b) No se ha acreditado que "Explotaciones Agropecuarias Chirveches S.L." se use en el mercado como marca.

c) "Chirveches" y "EA Chirveches" no son usados como marca, sino para identificar a la empresa elaboradora del producto.

E) La comparación de la denominación "El Valle de Eulalio" que se dice que usa el codemandado con las marcas nº 1915.350, 2551995, 2555718 y 2555719 "El Valle de Almodóvar" y el nombre comercial "235772 Eulalio Chirveches", todas de la actora, no da lugar a infracción porque dice el Juez que:

a) No se ha probado la utilización de la marca "El Valle de Eulalio" por el codemandado.

b) Es aplicable la teoría de la distancia (se entiende que respecto de las palabras "El Valle de".).

II.- El recurso denuncia la incoherencia de la sentencia, al no apreciar la infracción de las marcas analizadas y afirmar, al propio tiempo, que los demandados actuaron maliciosamente al obtener el registro de sus marcas (las que se han declarado nulas) para emplearlas como marcas de cobertura de la infracción de los derechos de la demandante.

Tal crítica de partida debe compartirse, sin perjuicio de lo que se detallará a continuación sobre la infracción de cada una de las marcas.

A.- La utilización por la codemandada de la marca "El Valle de Argamasilla", tal y como viene haciéndolo, es decir, destacando sobremanera la expresión "El Valle" y dejando en un segundo plano, con letra mucho más pequeña, las palabras "de Argamasilla", coincide con la forma en que se presenta la marca de la demandante "El Valle de Almodóvar 2.551.995/6 (Mixta)", entendiendo por ello el Tribunal que existe riesgo de confusión, pues esas formas de presentación invitan a los consumidores a referirse a las marcas como simplemente "El Valle", sin centrar la atención en el "apellido", el cual es, a su vez, también bastante fácil de confundir (tanto Argamasilla como Almodóvar son localidades ubicadas en el Campo de Calatrava, en la provincia de Ciudad Real).

B.- Tampoco se comparte la apreciación hecha por el Juez al comparar la marca registrada "El Abuelo Artesano 2551991 (Mixta)" de la demandante con la empleada por la codemandada "El Abuelo Angel".

La comparación de los documentos 235 y 234 de la demanda no puede ser más concluyente: en ambos casos destacan las palabras "El ABUELO" escritas con el mismo tipo peculiar de letra, e incluso empleando en el artículo una "l" minúscula y en el nombre una "L" mayúscula. El riesgo de confusión de un consumidor medio es evidente: creerá que los dos productos pertenecen a la misma empresa, y que las restantes palabras ("Artesano", "Angel", con el mismo tipo de letra, por cierto) se emplean para distinguir simples variedades con pocas diferencias entre sí. Por último, el hecho de que la etiqueta de la demandada es copia de la de la demandante se evidencia por el detalle de que figura en ella incluso el mismo número de registro sanitario.

C.- Las conclusiones del Juez sobre la imagen del rebaño de ovejas y la imposibilidad de considerarla marca notoria se comparten (aunque, como queda dicho, por razones diversas a las explicadas en la sentencia recurrida). Siendo ello así, no cabe hablar de infracción marcaria por esta causa.

D.- No se comparte tampoco la afirmación de que la coincidencia de la palabra "Chirveches" en la marca de la actora "Diana Chirveches 2179322" y el nombre comercial de la actora "Eulalio Chirveches" y la denominación/marca de la codemandada "Explotaciones Agropecuarias Chirveches S.L." y las denominaciones "EA Chirveches" y "Chirveches" no es motivo de riesgo de confusión. Al contrario, el Tribunal opina que el empleo de ese apellido hará pensar a los consumidores que los productos etiquetados con él comparten un origen empresarial común. Se trata de un apellido lo suficientemente raro y peculiar como para que ello sea así.

El uso de "Chirveches" y "EA Chirveches" como marca por parte de la codemandada se evidencia, por otro lado, por la 6ª fotografía obrante en el acta notarial aportada con la demanda como documento nº 232, o por la contemplación de la etiqueta aportada como documento nº 231 (en la que, además de identificarse a "EA Chirveches S.L." como fabricante del producto, aparece otra vez, destacada, la misma denominación "EA Chirveches, S.L.", lo cual carecería de sentido si no se piensa que se trata de un uso marcario o comercial).

E.- En cuanto al uso de "El Valle de Eulalio" por el codemandado frente a las marcas de la demandante "1915350, 2551995, 2555718 y 2555719 El Valle de Almodóvar" y el nombre comercial "235772 Eulalio Chirveches" resulta igualmente evidente el riesgo de asociación empresarial que produciría, aunque, ciertamente en este caso no se ha puesto en evidencia mediante el recurso la existencia de infracción, por lo que habrá que estar a la afirmación del Juez de Primera Instancia de que no se ha probado tal uso por parte del codemandado.

Respecto de esta marca "El Valle de Eulalio" y las acciones de declaración de infracción a ella inherentes, la demandante ha denunciado en su recurso la incongruencia omisiva de la sentencia recurrida, infracción que, como se ve, no existe, puesto que la pretensión consta analizada al folio 17, párrafo 4º de la sentencia, en los términos expuestos en el apartado I E de este mismo Fundamento de Derecho.

III.- En relación con las acciones de infracción, los codemandados insisten en la imposibilidad de acumularlas a las acciones de nulidad de la marca, pues mientras existe un registro de marca su titular tiene el derecho y el deber de utilizarlo, y el que hace uso de su derecho no infringe nada ni puede causar daño.

Este Tribunal comparte los razonamientos empleados por el Juez de lo Mercantil para desestimar esa excepción de indebida acumulación de acciones. Efectivamente, el art. 54 de la Ley de Marcas establece que la declaración de nulidad implica que el registro de la marca no fue nunca válido, considerándose que ni el registro ni la solicitud que lo originó han tenido nunca los efectos previstos en el capítulo I del Título V de la Ley (es decir que su titular nunca ha tenido derechos como tal). Y por si ello fuera poco en el apartado 2 del art. 54 se contienen dos excepciones a la retroactividad de la declaración de nulidad entre las que no están incluidos los actos de uso de la marca declarada nula, que queda, así, desprovistos de amparo legal y a merced de las acciones de infracción de los titulares de marcas anteriores.

QUINTO.- Los apartados A-IX y A-X del suplico de la demandante contienen pretensiones declarativas de que el registro por los codemandados de las denominaciones "El Valle de Argamasilla", "Explotaciones Agropecuarias Chirveches" y "El Valle de Eulalio" y la imagen del rebaño de ovejas, y de que el uso de tales expresiones así como de "Chirveches", "EA Chirveches" y "El Abuelo Angel", por sí mismas o como parte de una expresión, para identificar las actividades de fabricación, importación, comercialización de productos lácteos, en concreto quesos, constituye un acto de competencia desleal conforme a los arts. 5, 6, 7, 11 y 12 de la Ley de Competencia Desleal .

I.- El Juez de lo Mercantil realiza con respecto a esas pretensiones una clasificación triple. En un primer grupo de signos y denominaciones incluye los signos "Explotaciones Agropecuarias Chirveches", "El Abuelo Angel" y "El Valle de Eulalio" y dice que, habiéndose analizado a la luz de la Ley de Marcas, no procede la aplicación de la Ley de Competencia Desleal, al ser especial, prioritaria y excluyente la primera de ellas. En el segundo grupo incluye la marca de la demandada "El Valle de Argamasilla" con el rebaño de ovejas, y dice que como esta quedó fuera de la declaración de nulidad (por no haber sido concedida) sí es susceptible de analizar a la luz de la Ley de Competencia Desleal, y concluye que su uso supone infracción del art. 12 de dicha Ley . Y en el tercer grupo coloca a los términos "Chirveches" y "EA Chirveches", y dice que por sí mismos no comprenden ninguna deslealtad.

II.- La demandante no está conforme con lo resuelto, y particularmente con la idea de que la aplicación de la Ley de Marcas, por su especialidad, excluye la aplicabilidad de la Ley de Competencia Desleal a una misma conducta.

En la sentencia recurrida se hace aplicación de lo que la Doctrina denomina "Teoría de los Círculos Concéntricos", que sitúa en el más reducido a la Ley de Marcas y en el más amplio a la Ley de Competencia Desleal, de modo que si se declara la ilegalidad de una conducta al amparo de la primera de las Leyes ya no es necesario sancionarla también por aplicación de la Ley de Competencia Desleal. Dicho gráficamente y en concreto por ejemplo para un acto de imitación puede decirse que siempre es constitutivo de competencia desleal, aunque no necesariamente suponga infracción marcaria.

Pero nada impide que se declare que los actos de infracción de la Ley de Marcas constituyen también infracción de la Ley de Competencia Desleal, aunque lógicamente, por aplicación del principio de especialidad, no se apliquen las consecuencias jurídicas "acumuladas" de ambas normativas.

Siendo ello así, por las mismas razones que llevaron a considerar malicioso el comportamiento de los demandados al solicitar el registro de sus marcas, y por las mismas razones que han llevado a calificar de infractores a los actos de uso de las marcas por los demandados, hay que entender que tales conductas infringen también lo establecido en los arts. 6 (actos de confusión) y 12 (aprovechamiento de la reputación ajena) de la Ley de Competencia Desleal .

Y el uso de los términos "Chirveches" y "EA Chirveches", aunque no sea con carácter "principal", sí que entraña (contra lo que considera el Juez de lo Mercantil) o forma parte de la conducta de aprovechamiento de la reputación ajena o de creación de confusión que se reprocha a los demandados.

SEXTO.- En los apartados B-II y B-III del suplico se pidió la condena de los demandados a cesar en el uso de las denominaciones "El Valle de Argamasilla", "Explotaciones Agropecuarias Chirveches, S.L.", "EA Chirveches", "El Abuelo Angel" y "El Valle de Eulalio" y de la imagen del rebaño de ovejas en sus actividades de negocio con los quesos, tal y como previene el art. 41,1a) de la Ley de Marcas .

La sentencia recurrida desestima las pretensiones al amparo de la Ley de Marcas, argumentando que ello es así por no haberse declarado la existencia de actos de infracción, pero, no obstante, analiza las pretensiones de cesación a la luz de la Ley de Competencia Desleal, y en coherencia con ello las estima en relación a la marca "El Valle de Argamasilla que lleva incorporado el rebaño de ovejas", única marca de los demandados cuyo uso fue declarado acto de competencia desleal.

Con el recurso interpuesto en nombre de la demandante se combate la descrita desestimación parcial, no solo por remisión a los argumentos esgrimidos contra la desestimación de las acciones declarativas de infracción de la Ley de Marcas sino también razonando que la declaración de nulidad de las marcas conlleva la procedencia de la condena a su no uso, por aplicación de lo dispuesto en el art. 54,1 de la Ley de Marcas .

El recurso debe ser estimado por las razones expuestas por la demandante y, además, porque la condena a la cesación del uso de las marcas procede igualmente de conformidad con la Ley de Competencia Desleal en relación con todas ellas.

En efecto, además de que, como queda expuesto en el apartado correspondiente, se han estimado mayoritariamente las acciones de declaración de infracción de marcas, la nulidad de las marcas implica su imposibilidad de uso, de conformidad con lo establecido en los arts. 54.1 y 34.1 de la Ley de Marcas . Y del mismo modo, el art. 18 de la Ley de Competencia Desleal permite la condena a la cesación de los actos iniciados y la prohibición de los aun no puestos en práctica.

Resulta así, que debe estimarse el recurso de la demandante también en este punto.

SEPTIMO.- En el apartado B-IV del suplico se interesó la condena de la codemandada "Explotaciones Agropecuarias Chirveches, S.L." a retirar del mercado todos los elementos en los que se plasma la denominación "El Valle de Argamasilla", "Chirveches", "EA Chirveches", su propia razón social, "El Abuelo Artesano" y la imagen del rebaño de ovejas, en particular en etiquetas, folletos, anuncios, carteles, etc, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 41.1 c y d de la Ley de Marcas .

La pretensión fue estimada solo parcialmente (respecto de la marca "El Valle de Argamasilla con el rebaño de ovejas") en la sentencia recurrida, y tal decisión debe ser revocada en el sentido de estimarla íntegramente, por las mismas razones expuestas en el Fundamento de Derecho anterior, aunque no en cuanto a la marca "El Abuelo Artesano", que es de la demandante, y que sin duda ha sido nombrada en el suplico por error, queriendo referirse a "El Abuelo Angel", respecto de la cual habrá de estimarse la pretensión.

OCTAVO.- El apartado B-V del suplico contiene una petición de condena de "Explotaciones Agropecuarias Chirveches, S.L." a indemnizar a la actora por los daños y perjuicios causados en cantidad equivalente al precio que habría tenido que pagar por la concesión de licencia para el uso de las marcas, y como mínimo al 1% de la cifra de negocios.

La petición se desestimó en primera instancia "por falta de pruebas", al no poderse concretar el perjuicio causado a la actora en relación con la marca "El Valle de Almodóvar con el rebaño de ovejas", y en cuanto al 1% residual porque debería haberse concretado su importe en el litigio, y no dejarlo para ejecución de sentencia.

La demandante apelante discrepa de esa apreciación, y entiende que los informes periciales unidos a los autos aportan datos suficientes como para establecer el importe de la indemnización, sea al amparo del criterio "principal" o del residual del 1%.

Se trata de determinar si ello es cierto, teniendo en cuenta que las marcas "infractoras" empleadas por la codemandada son, según lo razonado en el Fundamento de Derecho Cuarto de esta resolución, "El Valle de Argamasilla (Mixta)", "Explotaciones Agropecuarias Chirveches, S.L.", "EA Chirveches", "Chirveches" y "El Abuelo Angel".

Los razonamientos empleados por el perito Ignacio Elguezabal Aguilera para determinar el precio de la licencia no resultan convincentes, pues incluyen la consideración de notorias de las marcas de la demandante, y ello no puede compartirse, como se ha explicado "in extenso" en relación con la imagen del rebaño de ovejas, y como razonó la otra perito, Rita , en su informe. Llama la atención también la diferencia del precio de la licencia establecido por el primer perito (20,5% de la facturación de la codemandada más 623.209,94 € de canon inicial o "de entrada" v. folios 290 y 291) en relación al fijado por la segunda (4,5% de la facturación neta de la demandada, v. folio 389). Por ser más acorde con el contenido de esta sentencia, este Tribunal considera más adecuado acudir al criterio indemnizatorio fijado por la perito doña Rita .

En el informe de don Ignacio Elguezabal se recoge la facturación de "Explotaciones Agropecuarias Chirveches, S.L." por sus ventas con las marcas "El Valle" y "El Abuelo", y también de los productos en los que se identifica a "EA Chirveches, S.L." como fabricante. Pero, en relación a estos últimos, no se especifica si se refiere a aquellas etiquetas en las que simplemente se identifica al fabricante (como sucede, por ejemplo, en el documento 234), o a esos otros en los que la palabra "Chirveches" es utilizada (solo o acompañada de "EA" y/o "S.L." y/o "Explotaciones Agropecuarias") a modo de marca (del modo en que se refleja en la 6ª fotografía del acta notarial aportada con la demanda como documento nº 232, por ejemplo). Siendo ello así, se va a optar por incluir únicamente las ventas de las marcas "Valle" y "Abuelo" para fijar la indemnización. Según dicho informe, la facturación que ha de tomarse como referencia (años 2004 y 2005) asciende a 2.070.044,18 €, cuyo 4,5% asciende a 93.152 €.

NOVENO.- La estimación parcial de la petición B-VI, de publicación de la sentencia en los periódicos de máxima circulación nacional es recurrida por los demandados que entiende que no resulta procedente al no haberse acreditado la generación de efectos perniciosos por la infracción. El recurso se articula sobre la base de la desestimación de la acción declarativa de infracción marcaria y de la estimación parcial de la acción declarativa de competencia desleal, es decir sobre una base que no subsiste en vista de lo razonado hasta el momento.

Siendo ello así, la publicación de la sentencia resulta ajustada a Derecho no solo por aplicación del art. 18,5 de la Ley de Competencia Desleal , sino también al amparo del art. 41,1,f de la Ley de Marcas , como medio, en ambos casos, de paliar en lo posible los efectos de los actos de infracción de ambas normativas llevados a cabo por los demandados.

DÉCIMO.- Recurre la demandante la decisión desestimatoria adoptada en relación con el apartado B-VII de su suplico, la petición de condena de la codemandada a cambiar imperativamente su razón social por cualquier otra que no incluya los términos "Eulalio", "Chirveches" o "El Valle de Argamasilla", de conformidad con los artículos 407 y 417 del Reglamento del Registro Mercantil .

El motivo de la desestimación de este punto del suplico está, según la sentencia, en que la demandada no está "incursa en acto alguno de competencia desleal", lo cual, como viene razonándose, no se comparte, pues en la propia sentencia de primera instancia ya se dijo que el empleo de la palabra "Chirveches" suponía un acto de deslealtad o mala fe, y en cuanto a la posibilidad de ordenar el cambio de denominación social, se da por reproducido lo indicado en la STS 1160/96, de 31 de diciembre y las que en ella se citan.

UNDÉCIMO.- Los demandados impugnan la decisión de imponer a la codemandada la obligación de abonarle a la actora un mínimo de 600 € diarios de conformidad con el art. 44 de la Ley de Marcas y ello, como el propio precepto establece, dejando para ejecución de sentencia la determinación de la cuantía y la fecha inicial de abono (accediendo a la petición B-IX del suplico de la demandante).

Los argumentos de los recurrentes sobre esta cuestión, basados en la afirmación de que la marca mixta nº 2617986 "El Valle de Argamasilla", no había sido anulada en la sentencia recurrida, carecen de vigencia dado el contenido de la presente, en la que se han declarado multitud de actos de violación marcaria y se ha condenado a los demandados al cese en los mismos.

Por ello, el recurso debe decaer.

DUODÉCIMO.- Dado que aun con la estimación parcial del recurso de la demandante su demanda no se estima íntegramente (se desestiman su pretensión de declaración de marca notoria de la imagen del rebaño de ovejas y otros pronunciamientos relacionados, así como la acción de infracción relativa al uso de la marca "El Valle de Eulalio"), no procede la condena en costas de la parte contraria en primera instancia.

No puede estimarse el recurso de la demandante en este punto, en el que denunciaba la falta de razonamiento de la sentencia sobre la no imposición de costas. Y no puede estimarse no solo por lo dicho en el párrafo anterior, sino también porque según la Ley de Enjuiciamiento Civil la estimación parcial de una demanda no conlleva condena en costas (art. 394.2 ) y por ello no era necesario llevar a cabo un razonamiento más exhaustivo en la sentencia (contrariamente a lo que sucedería si se hubiera decidido imponer la condena en costas a alguna de las partes por haber litigado con temeridad).

DECIMOTERCERO.- Desestimándose íntegramente el recurso interpuesto en nombre y representación de "Explotaciones Agropecuarias Chirveches, S.L." y Marino , procede condenarles al pago de las costas, por aplicación de lo dispuesto en los arts. 398.1 y 394 de la Ley de Enjuiciamiento Civil .

Y estimándose parcialmente la apelación planteada en nombre y representación de "Qualia Lácteos, S.L.U.", procede no hacer pronunciamiento condenatorio respecto de sus costas.

VISTOS los preceptos legales citados y demás normas de general y pertinente aplicación.

Fallo

Estimando parcialmente el recurso de apelación interpuesto por la procuradora de los Tribunales doña Manuela Cuartero Rodríguez, en nombre y representación de "QUALIA LACTEOS, S.L.U.", contra la sentencia del Juez de lo Mercantil de Albacete, de 12 de enero de 2.009 , y desestimando el interpuesto por el procurador de los Tribunales D. Trinidad Cantos Galdámez, en nombre y representación de "EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS CHIRVECHES, S.L." y Marino , debemos revocar y revocamos parcialmente la referida resolución, y sustituimos su parte dispositiva por lo que se expresa a continuación:

A.- Declaramos la nulidad de la Marca Nacional nº 2.531.099 EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS CHIRVECHES, S.L. (mixta), de la Marca Nacional nº 2.567.419 EL VALLE DE ARGAMASILLA (denominativa) y de la Marca Nacional nº 2.617.986 EL VALLE DE ARGAMASILLA (mixta), todas ellas titularidad de la codemandada, la mercantil EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS CHIRVECHES, S.L., por haber mediado mala fe en las respectivas solicitudes.

B.- Declaramos la nulidad de la Marca Nacional nº 2.575.367 EL VALLE DE EULALIO (denominativa), titularidad del codemandado, Marino , por haber mediado mala fe en la solicitud.

C.- Declaramos que el uso por parte de la codemandada EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS CHIRVECHES, S.L., de las denominaciones "EL VALLE DE ARGAMASILLA", "CHIRVECHES", "E.A. CHIRVECHES", "EL ABUELO ANGEL", y su propia razón social, por si mismas o como parte de una expresión, para identificar las actividades de fabricación, importación, comercialización de productos lácteos, en concreto "quesos", e incluso como nombre de dominio, infringe los derechos de exclusividad de QUALIA LACTEOS, S.L.U., por ser confundibles e incompatibles, con los registros inscritos en la Oficina Española de Patentes y Marcas, en concreto con el Nombre Comercial 235.772 EULALIO CHIRVECHES y Marcas Nacionales nº 1.915.350, 2.551.995, 2.555.718 y 2.555.719 denominadas todas ellas EL VALLE DE ALMODOVAR, Marca Nacional nº 2.179.322 DIANA CHIRVECHES y Marca Nacional 2.551.991 EL ABUELO ARTESANO.

D.- Declaramos que el registro por parte de la codemandada EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS CHIRVECHES, S.L., de las denominaciones "EL VALLE DE ARGAMASILLA", "EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS CHIRVECHES", y la imagen del REBAÑO DE OVEJAS, y el uso de las anteriores expresiones así como "CHIRVECHES", "E.A. CHIRVECHES", "EL ABUELO ANGEL", por si mismas o como parte de una expresión, para identificar las actividades de fabricación, importación, comercialización de productos lácteos, en concreto "quesos" constituye un acto de competencia desleal conforme a la Ley de Competencia Desleal.

E.- Declaramos que el registro por parte del codemandado Marino , de la denominación "EL VALLE DE EULALIO", para identificar las actividades de fabricación, importación, comercialización de productos lácteos, en concreto "quesos" constituye un acto de competencia desleal conforme a la Ley de Competencia Desleal.

F.- Condenamos a la entidad mercantil EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS CHIRVECHES, S.L., a cesar en el uso de la denominación "EL VALLE DE ARGAMASILLA", "EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS CHIRVECHES, S.L.", "CHIRVECHES", "E.A. CHIRVECHES", "EL ABUELO ANGEL" y a reproducir la imagen correspondiente al REBAÑO DE OVEJAS, u otras similares, para designar actividades, productos o establecimientos relacionados con la fabricación, importación y comercialización de productos lácteos, más concretamente "quesos", ya sea de forma escrita, oral, audiovisual, como nombre de dominio, a efectos publicitarios, de promoción o comunicación de sus productos, actividades o establecimientos, tales como etiquetas, folletos, anuncios, carta, carteles, rótulos, tarjetas de visita, facturas o cualesquiera otros.

G.- Condenamos a Marino , a retirar la denominación "EL VALLE DE EULALIO" para designar actividades, productos o establecimientos relacionados con la fabricación, importación y comercialización de productos lácteos, más concretamente "quesos", ya sea de forma escrita, oral, audiovisual, como nombre de dominio, a efectos publicitarios, de promoción o comunicación de sus productos, actividades o establecimientos, tales como etiquetas, folletos, anuncios, carta, carteles, rótulos, tarjetas de visita, facturas o cualesquiera otros.

H.- Condenamos a EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS CHIRVECHES, S.L. a retirar del mercado todos los elementos en los que se plasma la denominación "EL VALLE DE ARGAMASILLA", "CHIRVECHES", "E.A. CHIRVECHES", su propia razón social, "EL ABUELO ANGEL" y la imagen del REBAÑO DE OVEJAS, y en particular en etiquetas, folletos, anuncios, cartas, carteles, rótulos, tarjetas de visita, facturas, productos, así como de la fábrica sita en el Polígono Industrial Cabezuelo II, Parcela 8, 13440 de Argamasilla de Calatrava, Ciudad Real, de la tienda sita en el mismo domicilio, o cualesquiera otros donde se hubieran insertado, todo ello a su costa, procediéndose al depósito y retención de los mismos, en su poder y a disposición de este Juzgado para su posterior destrucción o cesión con fines humanitarios.

I.- Condenamos a la mercantil EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS CHIRVECHES, S.L., a indemnizar a la demandante en la cantidad de 93.152 €, en concepto de daños y perjuicios.

J.- Condenamos a las demandadas a publicar, a su costa, un anuncio o nota informativa que contenga el fallo de la sentencia en dos periódicos con difusión en toda la Comunidad Autónoma de Andalucía.

K.- Condenamos a la codemandada EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS CHIRVECHES, S.L., a cambiar imperativamente su razón social por cualquier otra que no conlleve los términos EULALIO o CHIRVECHES o EL VALLE DE ARGAMASILLA.

L.- Condenamos a la codemandada EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS CHIRVECHES, S.L. a pagar a la actora un mínimo de 600 € diarios de indemnización hasta que se produzca el cese efectivo de los actos de competencia desleal, quedando para ejecución de sentencia la fijación del importe concreto y el día a partir del cual surgirá la obligación de indemnizar.

M.- No se hace pronunciamiento condenatorio respecto de las costas de la primera instancia.

Se condena a "EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS CHIRVECHES, S.L." y a Marino al pago de las costas de su recurso, y no se hace pronunciamiento condenatorio respecto de las costas del recurso interpuesto por "Qualia Lacteos, S.L.U.".

Notifíquese esta resolución observando lo prevenido en el artículo 248-4º de la Ley orgánica del Poder Judicial 6/1985, de 1º de Julio .

Expídase la correspondiente certificación con remisión de los autos originales al Juzgado de procedencia.

Así, por esta nuestra Sentencia, de la que se llevará certificación al rollo de su razón, lo pronunciamos mandamos y firmamos.

PUBLICACION.- Dada, leída y publicada en el mismo día de su fecha, ha sido la anterior sentencia por el Ilmo. Sr. D. Manuel Mateos Rodríguez que la dictó, estando celebrando audiencia pública y presente yo la Secretario, doy fe.- Albacete, uno de febrero de dos mil diez .