Sentencia CIVIL Nº 214/2017, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 15, Rec 778/2015 de 18 de Mayo de 2017

Encabezamiento

Cuestiones esenciales que se plantean: caducidad de marca por no uso.

AUDIENCIA PROVINCIAL DE BARCELONA

SECCIÓN DECIMOQUINTA

Rollo núm. 778/2015

Juicio Ordinario núm. 700/2014

Juzgado Mercantil núm. 2 Barcelona

SENTENCIA núm. 214/2017

Componen el tribunal los magistrados:

JUAN F. GARNICA MARTÍN

LUIS RODRÍGUEZ VEGA

ELENA BOET SERRA

En la ciudad de Barcelona a dieciocho de mayo de dos mil diecisiete.

Parte apelante:JOSEL, S.L.

-Letrados: Francisco Ramos Romeu y Ramón Morral Soldevila

-Procurador: Ivo Ranera Cahis

Parte apelada e impugnante:NATIONALE NEDERLANDEN NEDERLAND, B.V.

-Letrados: Montiano Monteagudo y María Candelaria Canaro Borria

-Procurador: Ángel Quemada Cuatrecasas

Resolución recurrida:Sentencia

-Fecha: 24 de julio de 2015

-Demandante: NATIONALE NEDERLANDEN NEDERLAND, B.V.

-Demandada: JOSEL, S.L.

Antecedentes

PRIMERO.-La parte dispositiva de la sentencia apelada es del tenor literal siguiente:

FALLO: «que estimando íntegramente la demanda interpuesta por parte de la entidad NATIONALE NEDERLANDEN NEDERLAND, B.V. contra la entidad JOSEL, S.L. debo estimar la demanda interpuesta por la actora por la que DECLARO la caducidad de la marca nacional nº M 3.019.082(7) cuya titularidad corresponde a la demandada, por falta de uso en relación con los servicios que designa el referido registro comprendidos en la clase 36 del Nomenclátor Internacional.

De conformidad a ello, se acuerda comunicar a la Oficina Española de Patentes y Marcas para que proceda inmediatamente a la cancelación de la inscripción de dicha marca en el Registro de Marcas y a su publicación en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial

No se imponen las costas del procedimiento».

SEGUNDO.-Contra la anterior sentencia interpuso recurso de apelación la representación procesal de la parte demandada. La parte actora presentó escrito de oposición al recurso y de impugnación a la sentencia. La parte demandada presentó escrito de oposición a la impugnación.

TERCERO.-Recibidos los autos originales y formado en la Sala el Rollo correspondiente, se procedió al señalamiento de día para votación y fallo, que tuvo lugar el pasado 9 de febrero de 2017.

Actúa como ponente la magistrada ELENA BOET SERRA.

Fundamentos

PRIMERO.- 1.La entidad demandante, Nationale Nederlanen Nederland, B.V., comparece como titular registral de varias marcas que contienen el elemento denominativo 'NN' para ejercitar, frente a la entidad Josel, S.L., una acción de declaración de caducidad por no uso, con base en los arts. 55.1.c ) y 39 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre , de Marcas (en adelante, LM), de la marca española mixta nº M 3019082 registrada a nombre de la demandada.

La demandante sostiene que la demandada no ha usado la referida marca. Alega que la demandada ofrece sus servicios de promoción inmobiliaria bajo un signo distinto al que constituye su marca registrada y, además, que solo lleva a cabo servicios de promoción inmobiliaria, alquiler de inmuebles y explotación de hoteles, por lo que no ha realizado ningún uso de la marca para los otros servicios indicados en el registro de marca, como, por ejemplo, los servicios de seguros o finanzas.

2.La demandada en su escrito de contestación a la demanda opone (i) la falta de legitimación activa de la actora, que no opera en el mercado español; (ii) el uso efectivo de la marca impugnada para los servicios de la clase 36 por la propia demandada y, para los servicios de seguros y finanzas, por otras sociedades del mismo grupo con el consentimiento de la demandada; (ii) la marca impugnada es notoria; y (iii) el uso modernizado de la marca registrada impugnada, que ha conservado su elemento distintivo, esto es, las dos letras 'N'.

3.La sentencia de primera instancia estima la demanda y declara la caducidad de la marca por no uso, por concluir, en primer lugar, que la actora ostenta un interés legítimo para el ejercicio de la acción. Razona la sentencia que ese interés legítimo resulta, en particular, del interés de la actora para lograr la inscripción de su marca internacional, que incorpora la denominación 'NN' y a la que formuló oposición ante la EUIPO la demandada, y para evitar el ejercicio por ésta de una posible acción de nulidad de la referida marca; sin que sea trascendente que la actora ejercite su actividad en España por sí o a través de otras empresas del grupo. En segundo lugar, concluye que la demandada hace un uso efectivo de otra marca de la que es titular, la marca mixta nº 2999659, sin que pueda admitirse que ese uso constituya un uso adaptado o modernizado de la marca impugnada. Se han aportado escasos ejemplos de usos de la marca impugnada. Por último, la marca impugnada no es notoria.

4.La parte demandada recurre la sentencia con base en los siguientes motivos:

Primero, infracción del art. 59 a) LM sobre la concurrencia de legitimación activa del actor: el actor es una sociedad extranjera que no presta servicios en el sector inmobiliario ni en el sector de finanzas y no ha acreditado su interés legítimo para solicitar la caducidad de la marca.

Segundo, valoración errónea de la prueba sobre el uso efectivo de la marca impugnada. Se ha acreditado su uso efectivo, tanto en su versión registrada como en su versión adoptada o modernizada y, además, el hecho de que en ocasiones se utilice la marca impugnada junto a otras marcas del actor no es obstáculo para apreciar el uso de aquélla de forma independiente al de las otras marcas empleadas. El uso efectivo ha sido acreditado con relación a todos los servicios de la clase 36, esto es, inmobiliario, seguros y finanzas, de forma directa o a través de sociedades de su grupo.

Tercero, la sentencia no ha valorado la prueba que acredita el carácter notorio de la marca impugnada. La notoriedad de la marca conlleva necesariamente que la marca se usa.

5.La parte demandante impugna el pronunciamiento de la falta de condena en costas de la sentencia recurrida. Alega el recurso que la sentencia estima íntegramente las pretensiones de la demandante y, a pesar de ello, no condena en costas a la demandada sin especificar ni razonar las dudas que ha apreciado para apartarse de la regla general del vencimiento objetivo, con arreglo a lo dispuesto en el art. 394.1 LEC .

SEGUNDO.- 6.Para la resolución del presente recurso de apelación son relevantes los siguientes hechos incontrovertidos en esta segunda instancia o acreditados en autos:

1º) La entidad demandante, Nationale Nederlanden Nederland, B.V., es una sociedad holandesa dedicada a la prestación de servicios de seguros, que pertenece al Grupo financiero ING (que presta servicios de banca, inversiones y seguros de vida), y opera en España a través de las entidades Nationale-Nederlanden Generales, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A. y Nationale-Nederlanden Vida, Compañía de Seguros y Reaseguros, Sociedad Anónima.

2º) La entidad demandante es titular registral de las siguientes marcas para distinguir servicios de la clase 36 de la Clasificación de Niza, 'Seguros; Operaciones financieras; Operaciones monetarias; Negocios inmobiliarios' y algunas de ellas también para 'servicios bancarios', conforme se acredita mediante las notas informativas obtenidas de la base de datos online de la EUIPO:

-marca de la Unión Europea denominativa 'NNIP', nº 012193991, con fecha de solicitud 3 de octubre de 2013 (documento nº 4).

-marca de la Unión Europea denominativa 'NN Investment Partners', nº 012193843, con fecha de solicitud 3 de octubre de 2013 (documento nº 6).

-marca internacional, que designa la UE, mixta 'NN Bank', con fecha de solicitud 15 de enero de 2014 (documento nº 7).

-marca internacional, que designa a UE, denominativa 'NNI', con fecha de solicitud 13 de diciembre de 2010 (documento nº 8).

-marca internacional, que designa la UE, denominativa 'NNG', con fecha de solicitud 13 de diciembre de 2010 (documento nº 9).

-marca internacional, que designa la UE, denominativa 'NN Financial', con fecha de solicitud 8 de febrero de 2012 (documento nº 10).

-marca internacional, que designa la UE, denominativa 'NN Global Investors', con fecha de solicitud 2 de febrero de 2012 (documento nº 11).

-marca internacional, que designa la UE, denominativa 'NN Life', con fecha de solicitud 2 de febrero de 2012 (documento nº 12).

-marca internacional, que designa la UE, mixta 'NN YOU MATTER', con fecha de solicitud 15 de enero de 2014 (documento nº 13).

Además, la demandada ha solicitado las siguientes marcas:

-marca internacional denominativa, que designa la UE, 'NN', nº 1066097, con fecha de solicitud 13 de enero de 2011.

La entidad Josel, S.L. formuló oposición contra todos los servicios de la referida marca internacional ante la EUIPO, alegando riesgo de confusión con base en su marca anterior española denominativa 'NN', nº 1695295, solicitada con fecha 9 de abril de 1992 (documento nº 21). Esa marca española de la demandada se fusionó con otra marca española de la demandada (marca nº 1695294), dando lugar a la marca española mixta 'NN', nº 3019082 (7), para distinguir servicios de las clases 35 y 36 de la Clasificación de Niza (documento nº 22 bis).

-marca de la Unión Europea denominativa 'NN Group', nº 012348454, con fecha de solicitud 27 de noviembre de 2013, pendiente de registro. Con fecha 12 de marzo de 2014, la entidad Josel, S.L. formuló oposición alegando riesgo de confusión (documento nº 5).

3º) La entidad demandada, Josel, S.L., es una sociedad que tiene por objeto social el alquiler de inmuebles, la promoción inmobiliaria, la explotación de hoteles y de residencias para la tercera edad (conforme resulta de la nota informativa online del Registro Mercantil Central, acompañada como documento nº 14 de la demanda), y que forma parte del grupo 'Núñez y Navarro'. El grupo 'Núñez y Navarro'se dedica a la promoción inmobiliaria, a la rehabilitación de edificios históricos, a la venta y alquiler de pisos y oficinas, plazas de aparcamiento, locales comerciales y naves industriales. Dentro del grupo también encontramos una cadena hotelera con 9 hoteles en el centro de Barcelona y el centro comercial del Pallol (Reus).

4º) La entidad demandada es titular registral de las siguientes marcas:

-marca española mixta (denominativa con gráfico), 'NN', nº 3.019.082, para distinguir servicios de las clases 35 (servicios de publicidad y negocios, importación- exportación, representación, ayuda a empresas) y 36 (servicios de arrendamientos de viviendas, seguros y finanzas) de la Clasificación de Niza, con fecha de solicitud 9 de abril de 1992. (conforme resulta de la Nota de la OEPM, aportada como documento nº 9 de la contestación a la demanda) y cuya representación gráfica es la siguiente:
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-marca española mixta 'NN Nuñez y Navarro', nº 2.999.659 (7), para distinguir servicios de las clases 36, 37, 39 y 42, con fecha de solicitud 3 de octubre de 2001 (según resulta de la nota de la OEPM, acompañada como documento 11 de la contestación a la demanda y documento nº 24 de la demanda) y cuya representación gráfica es la siguiente:
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-Con fecha 16 de junio de 2014, la entidad demandada ha solicitado una marca española mixta, con la denominación 'NN' y con la reivindicación de los colores verde, amarillo y blanco, nº. 3515756(9), para distinguir servicios de las clases 36, 37, 39 y 43 de la Clasificación de Niza, cuya representación gráfica es la que consta a continuación. La entidad actora ha formulado oposición a la referida solicitud de marca para los servicios de la clase 36 con base en su marca internacional 1066097 (conforme acredita la nota informativa online de la OEPM, aportada como documento nº 25 de la demanda).
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Además, es titular registral de las siguientes marcas:

-marca española denominativa, 'NN', nº. 3.019.083, para servicios de las clases 39 y 42, con fecha de solicitud 9 de abril de 1992 (según resulta de la nota de la OEPM, acompañada como documento 10 de la contestación a la demanda).

-marca española denominativa, 'NIN', nº 2.191.050, para servicios de la clase 37, con fecha de solicitud 22 de octubre de 1998 (conforme acredita la Nota de la OEPM, aportada como documento nº 12 de la contestación a la demanda).

-marca española denominativa, 'NN Hotels', nº. 1.567.102, para servicios de la clase 42, con fecha de solicitud 10 de mayo de 1990 (según resulta de la nota de la OEPM, acompañada como documento 13 de la contestación a la demanda).

-marca española denominativa, 'Hotel NN Barcelona Universal', nº 2.250.617, para servicios de la clase 42, con fecha de solicitud 29 de julio de 1997 (conforme acredita la nota de la OEPM, aportada como documento nº 14 de la contestación a la demanda).

5º) Por Resolución de fecha 28 de mayo de 2014, confirmada por Resolución de la Sala de Recursos de fecha 14 de abril de 2015, la EUIPO desestimó la oposición formulada por Josel, S.L. a la solicitud de la marca internacional denominativa 'NN', nº 1066097, (antes referida), por concluir una falta de uso efectivo de la marca en la que se fundamentó la oposición (marca española mixta 'NN', nº 3.019.082). La actora ha recurrido la referida Resolución ante el TGUE.

TERCERO.-Legitimación activa de la demandante

7.El recurso insiste en la falta de legitimación activa de la demandante, con base en el art. 59.a) LM por ser, la actora, una sociedad extranjera que no presta servicios en el sector inmobiliario ni en el sector de finanzas y por no resultar acreditado su interés legítimo para solicitar la caducidad de la marca.

El motivo debe desestimarse por cuanto el art. 59.a LM establece una legitimación amplia al establecer que [l]a acción declarativa de nulidad o caducidad del registro de la marca podrá ser ejercitada: a) En los casos previstos en los artículos 51 y 55.c), d), e) y f), por la Oficina Española de Patentes y Marcas, así como por cualquier persona física o jurídica o por cualquier agrupación constituida legalmente para la representación de los intereses de fabricantes, productores, prestadores de servicios, comerciantes o consumidores que resulten afectadas u ostenten un derecho subjetivo o un interés legítimo.

Pues bien, no cabe negar que ostenta un interés legítimo el solicitante de una marca frente al titular de una marca que, con base en esa marca y para los mismos productos o servicios, se opone a su registro, pues con la declaración de caducidad se eliminará el impedimento al registro de su marca. Así lo ha declarado expresamente el Tribunal Supremo en sentencia nº 57/2015, de 24 de febrero :

Al no ser intrascendente para la competencia el mantenimiento del registro de marcas que no debieron registrarse por afectarles alguna prohibición absoluta - artículo 51- o cuyo registro hubiera caducado, en concreto, por falta de uso - artículo 55, letra c)-, la Ley 17/2001 admite una legitimación muy amplia, que no se limita al supuesto señalado por el Tribunal de apelación -que entendió necesario que 'exista un conjunto concurrente de productos semejantes puestos en el mercado por ambas partes con identidad en la mención de la marca [...]'-. Sino que se identifica con la concurrencia ya de un derecho subjetivo, ya de un interés legítimo, del que evidentemente era portador el demandante - sentencia 993/2005, de 22 de diciembre -.

A mayor abundamiento -esto es, de aceptarse la restricción aplicada por el Tribunal de apelación, lo que no hacemos-, debería haberse tenido en cuenta que el demandado, con apoyo en su marca, se había opuesto al registro solicitado por don Borja de otra formada por los términos 'pinganillo beeper' y que era legítimo el propósito de eliminar, con la declaración de caducidad, el impedimento'.

Es un hecho probado que la demandada ha formulado oposición ante la EUIPO frente el registro de la marca denominativa 'NN, nº 1066097 para todos los servicios solicitados y, también, contra el registro de la MUE denominativa 'NN Group', nº 012348454, con base en la marca impugnada alegando un riesgo de confusión con ésta (como se refiere en el anterior fundamento de derecho segundo). Por ello debe estimarse acreditado que la demandante ostenta un interés legítimo en la declaración de caducidad de la marca en la que se apoya la oposición al registro de sus marcas y, por consiguiente, procede desestimar la excepción de falta de legitimación activa alegada por la recurrente.

CUARTO.- Uso efectivo de la marca impugnada.

8.El segundo motivo del recurso alega error en la valoración de la prueba sobre el uso efectivo de la marca impugnada. Sostiene la apelante que se ha acreditado el uso efectivo de la marca impugnada para los servicios de la clase 36, tanto en su versión original como en su versión adaptada o modernizada. Señala que el signo
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es la versión moderna de la marca
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, cuyo uso se corresponde con un uso efectivo de la marca impugnada con base en el art. 39.2.a) LM , ya que no altera de manera significativa el carácter distintivo de ésta.

9.El titular de una marca registrada tiene la obligación de usar la marca de forma real y efectiva. Así, el art. 39 LM dispone que[s]i en el plazo de cinco años contados desde la fecha de publicación de su concesión, la marca no hubiere sido objeto de un uso efectivo y real en España para los productos para los cuales esté registrada, o si tal uso hubiera sido suspendido durante un plazo interrumpido de cinco años, la marca quedará sometida a las sanciones previstas en la presente Ley, a menos que existan causas justificativas de la falta de uso', trasponiendo la normativa contenida en el apartado 1 del art. 10 de la Directiva 89/104/CEE , aunque ésta última se refiere exclusivamente al 'uso efectivo' (en el mismo sentido que en el artículo 10.1 de la Directiva 2008/95/CE , que deroga la anterior Directiva 98/104/CEE, y en el vigente art. 16.1 de la vigente Directiva (UE) 2015/2436, de 16 de diciembre de 2015, que deroga la Directiva 2008/95/CE).

La obligación de uso de la marca se justifica porque las marcas cumplen su función de distinguir productos o servicios en el mercado solo cuando se utilizan efectivamente. Además, conel fin de reducir el número total de marcas registradas y protegidas en la Comunidad y, por ende, el número de conflictos entre las mismas, es preciso exigir que las marcas registradas sean efectivamente utilizadas so pena de caducidad(Considerando 9 de la Directiva 2008/95/CE). Es pues esencial que las marcas registradas se utilicen efectivamente en conexión con los productos o servicios para los que están registradas y, en caso de no ser utilizadas, puedan ser objeto de una declaración de caducidad.

La LM, con la doble exigencia, que en realidad es una redundancia, de un uso real pretende excluir el uso ficticio o aparente, y el requisito del uso efectivo hace referencia a la intensidad del uso, que debe ser de cierta entidad para tenerse en consideración. En ese sentido, la STJCE 11 de marzo de 2003, C-40/01 , as.Ansulentiende por uso 'efectivo' 'un uso que no debe efectuarse con carácter simbólico, con él único fin de mantener los derechos conferidos por la marca. Debe tratarse de un uso acorde con la función esencial de la marca, que consiste en garantizar al consumidor o al usuario final la identidad del origen de un producto o servicio, permitiéndole distinguir sin confusión posible ese producto o ese servicio de los que tienen otra procedencia'. En cuanto a la apreciación del carácter efectivo del uso, la referida sentencia señala quedeben tomarse en consideración todos los hechos y circunstancias apropiadas para determinar la realidad de su explotación comercial, en particular, los usos que se consideran justificados en el sector económico de que se trate para mantener o crear cuotas de mercado en beneficio de los productos o de los servicios protegidos por la marca (ap. 38). La apreciación de las circunstancias del caso puede, así, justificar que se tenga en cuenta , en particular, la naturaleza del producto o del servicio pertinente, las características del mercado de que se trate, la magnitud y la frecuencia del uso de la marca. Por lo tanto, no es necesario que el uso de la marca sea siempre importante, desde el punto de vista cuantitativo, para calificarse de efectivo, ya que tal calificación depende de las características del producto o del servicio afectado en el mercado correspondiente.

Paralelamente, el art. 55.1 LM regula entre las causas de caducidad de la marca: 'c) Cuando no hubiere sido usada conforme al artículo 39 de esta Ley '. Pero cuando se ejercita esta acción, el art. 58 LM atribuye al titular de la marca registrada la carga de 'demostrar que ha sido usada con arreglo al art. 39', esto es, que ha sido objeto de un uso efectivo.

10.La sentencia recurrida concluye que la demandada hace un uso efectivo de otra marca de la que es titular, la marca mixta nº 2999659, compuesta por dos enes situadas a distinta altura y de distinto color, una de color blanco y la otra de color verde, en el interior de un círculo verde y acompañadas de la mención Nuñez y Navarro, sin que pueda admitirse que ese uso constituya un uso adaptado o modernizado de la marca impugnada y que, en cambio, las pruebas que se han aportado de la marca impugnada son escasas y se limitan a una Feria internacional (documento nº 19 de la contestación) y a un portal de la calle Diputación (documento 25 de la contestación).

El recurso combate ese pronunciamiento alegando que ha resultado acreditado el uso de la marca impugnada en su versión original
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, no estando limitada a los documentos 19 y 25, como afirma la sentencia recurrida, y en su versión adaptada o modernizada
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11.Esta Sala ha procedido ha valorar la prueba documental aportada con la demanda para apreciar el uso realizado por la demandada de la marca impugnada.

Ante todo, debe significarse que de la documental aportada no se aprecia ningún uso de la referida marca para los servicios de seguros y finanzas. Los referidos documentos son relativos a los servicios inmobiliarios o, en algún caso, son documentos que no identifican en particular un sector, como por ejemplo, material de promoción de la demandada o de una oficina de la demandada pero que, dado que la demandada no presta los referidos servicios, esos documentos no pueden hacer prueba del uso del signo para los mismos. Además, la páginawebdel grupo 'Núñez y Navarro' (aportada como documento nº 15 de la demanda, al folio 78) indica que 'Núñez y Navarro es un grupo empresarial de Barcelona, que desde hace más de 50 años se dedica a la construcción y promoción inmobiliaria, a la rehabilitación de edificios históricos, a la venta y alquiler de pisos y oficinas, plazas de parking, locales comerciales y naves industriales. Dentro del grupo también encontramos una cadena hotelera con 9 hoteles en el centro de Barcelona y el centro comercial del Pallol (Reus) de reciente creación',sin referencia alguna a los servicios de finanzas y seguros. La demandada alega que esos servicios son prestados por otras sociedades del grupo Núñez y Navarro, en concreto, 'NS 2000 Correduría de Seguros, S.L.' y 'NN 2003 Inversiones Sicav, S.A.' y explotan la marca con el consentimiento de Josel, S.L. Sin embargo, el único esfuerzo probatorio realizado por la demandada sobre el uso de la marca para esos servicios lo constituyen las declaraciones testificales del Sr. Azancot, en su condición de directivo a la entidad RiskMedia, Correduría de Seguros, Sr. Leoncio , delegado de la entidad Mutua de Propietarios y Sr. Salvador , Directivo de Gesiuris, quienes afirman que las citadas sociedades del grupo Núñez y Navarro usan la marca 'NN'. Sin embargo, la prueba testifical no resulta suficiente para poder acreditar la forma concreta en que se utiliza el signo, cómo se utiliza, a los efectos de determinar si lo es a título de marca, y, finalmente, la intensidad del uso. Por todo ello, procede desestimar ese extremo del recurso de apelación y confirmar la declaración de caducidad de la marca impugnada respecto a los servicios de seguros y finanzas.

Con relación a los servicios de negocios inmobiliarios, los siguientes documentos acreditan un uso del signo:

1º) documento 18: fotografías de las puertas de cristal de las oficinas de la demandada en la que consta estampada de forma incolora y transparente las letras NN. También las testificales acreditan que el referido signo consta en las oficinas de la demandada. El uso de la marca en las cristaleras de una oficina de la demandada es incontrovertido en esta alzada.

2º) documento 19: fotografías de losstandsde la demandada en el Salón Inmobiliario de BarcelonaMeeting Point.Se aportan fotografías de las ferias correspondientes a las ediciones de los años 2009 al 2013. En la del año 2013, aparece la referida marca y en las restantes ediciones aparece el signo
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y también la denominación 'Núñez y Navarro'. Es incontrovertido en la segunda instancia el uso de este signo con la denominación 'Núñez y Navarro', así como, también, el uso del signo originario en la edición del año 2013.

3º) documento 20: quince catálogos de promociones de los últimos cinco años que se entregan a los clientes y las facturas de adquisición de los catálogos, una factura de 25 de octubre de 2011, relativa a 10.100 unidades de catálogos, y otra de 25 de noviembre de 2013, relativa a 1000 unidades.

En los catálogos consta el signo compuesto por dos N mayúsculas acompañado de otra denominación que hace referencia al barrio o distrito donde se ubica la promoción inmobiliaria que se publicita. Así, el signo aparece en la parte superior del anverso y del reverso del catálogo de la siguiente forma: NN ARAGÓ, NN MALLORCA, NN TORRE VILANA, NN TRAFALGAR, NN PORTA NORD, NN PAU CLARIS CÒRSEGA, NN LEPANT, NN SANT VICENÇ DE MONTALT, NN ABADESSA OLZET, NN BALSARENY, NN ESTEVE TERRADES, NN TAVERN, NN MERIDIANA, NN PROVIDÈNCIA, NN ESCORIAL.

En los catálogos también consta en la parte inferior del anverso y reverso el signo
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y la denominación Nuñez y Navarro de forma coincidente con el signo que conforma la marca española mixta 'NN Nuñez y Navarro', nº 2.999.659 (7) (descrita en el anterior fundamento de derecho segundo, hecho 4º)

4º) documento 21: una revista de información inmobiliaria, en cuyo número 6 del año 2013, consta la marca originaria NN acompañada de la denominación referente al barrio de la promoción inmobiliaria que se publicita, de la siguiente forma: NN Lepant i NN Carreras Candi. En la misma revista consta también el signo
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.

5º) Documentos 22, 23 y 26: muestra de las carpetas, bolsas y papel de carta corporativos, así como las facturas del año 2011 relativas a 6.000 unidades de carpetas y factura del año 2010 relativa a bolsas, que se entregan a los clientes, en las que consta, en solitario en el centro de la carpeta, el signo
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respecto al papel de carta, ese signo aparece en un extremo superior izquierdo y, respecto a las bolsas, el mismo signo está en el centro de la bolsa y acompañado con la denominación Nuñez y Navarro.

6ª) documento 25: imagen del signo originario NN acompañado de la denominación 'Diputació 119' en un portal de un edificio sito en Barcelona, calle diputación.

7º) documento 33: tríptico de la Casa 'Lleó i Morera' en el que consta el signo
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en solitario y también el mismo signo acompañado de la denominación 'Núñez y Navarro'.

12.La sentencia de primera instancia ha considerado que los documentos 19 y 25 prueban un uso de la marca, si bien un uso escaso y no suficiente a los efectos del art. 39 LM . Esta Sala estima que no solo esos documentos sino, también, los documentos 18 y 20 acreditan un uso de la marca en su versión originaria. Estimamos que (i) el uso de la denominación NN a la que se añade o acompaña otro elemento denominativo con un significado descriptivo del lugar en el que se encuentra el edificio cuya promoción inmobiliaria se publicita no constituye una alteración de la marca sino el uso de la propia marca; (ii) el uso de varios signos simultáneamente no altera el carácter distintivo del signo registrado, como tiene declarado el TGUE, en sentencia de 8 de diciembre de 2005, T- 29/04 , as.Cristal Castellblanch,ap. 34, y que el concepto de 'uso' de una marca comprende tanto el uso independiente de la marca como su uso conjuntamente con otra marca, siempre que la marca siga percibiéndose como una indicación del origen del producto de que se trate (STJUE 18 de abril de 2013, as. C-12/12 , as.Levi Strauss,ap. 35). Por ello, consideramos que el uso de la marca registrada y también de otras marcas de la demandada, por ejemplo la nº 2 999 659 (7) o la solicitada con nº 3 515 756 (9), en el mismo catálogo o espacio o material publicitario o de promoción no empece para considerar que la marca originaria también ha sido usada.

13.La recurrente sostiene que el signo
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es un uso adaptado o modernizado de la forma originaria de su marca con arreglo al art. 39.2.a) LM .

El art. 39.2 LM establece que[a] los efectos del apartado 1 también tendrá la consideración de uso: a) El empleo de la marca en una forma que difiera en elementos que no alteren de manera significativa el carácter distintivo de la marca en la forma bajo la cual se halla registrada. b) (...).

Con arreglo al citado art. 39.2.a) LM , la prueba del uso efectivo de una marca incluye también la prueba de empleo de la marca registrada en una forma distinta que no altere su carácter distintivo (como admite el Tribunal Supremo en sus sentencias de 28 de noviembre de 1989, asunto J&B , -que descartó una modificación sustancial ante los cambios de coloración del conjunto gráfico denominativo que integra la marca-, sentencia de 7 de junio de 1999, asunto Le Maillot Nautic ,-que rechazó la alteración en el modo de uso por la supresión del primer vocablo de la marca-; y también en su sentencia de 28 de marzo de 2005, asuntoNIKE -destaca la necesidad de que la marca usada con variación de la forma registrada no sobrepaselos rasgos esenciales de su identidad.También en el ámbito de la marca comunitaria, la STJCE de 13 de septiembre de 2007, as. C-234/06 P,Il Ponte financiaría SpA v. OAMI -Baindbridge-).

Como señala la sentencia de esta Sala de 28 de abril de 2008 (RA 748/2007), la finalidad del art. 39.2.a) LM , con precedente en el art. 5.C.2) del Convenio de la Unión de París ('el empleo de la marca de fábrica o comercio por el propietario, bajo una forma que difiera por elementos que no alteren el carácter distintivo de la marca en la forma en que ésta ha sido registrada en uno de los países de la Unión no ocasionará la invalidación del registro ni disminuida la protección concedida a la marca'), es asegurar una adaptación de la obligación de uso de la marca a la realidad social, pautas y modas imperantes, superando la rigidez extrema del sistema de marcas vistas las disposiciones que regulan el cambio de forma de la misma,'y, en el mismo sentido, como establece la jurisprudencia comunitaria con relación al art. 15.1.a) RMC, elobjeto de esta disposición, que evita imponer una conformidad estricta entre la forma utilizada de la marca y la forma en que está registrada, es permitir al titular de ésta aportar al signo, a la hora de su explotación comercial, las variaciones que, sin modificar su carácter distintivo, permitan adaptarlo mejor a las exigencias de comercialización y promoción de los productos o servicios de que se trate. Conforme al objeto de esta disposición, se debe considerar que sólo están comprendidos en su ámbito de aplicación material los supuestos en los que el signo concretamente utilizado por el titular de una marca para designar los productos o servicios para los que ésta se registró constituye la forma en la que dicha marca se explota comercialmente. En tales situaciones, cuando el signo utilizado en el comercio difiere de la forma en la que está registrado únicamente por elementos insignificantes, de modo que los dos signos pueden ser considerados globalmente equivalentes, la disposición anteriormente citada prevé que la obligación de uso de la marca registrada puede cumplirse aportando la prueba del uso del signo que constituye la forma utilizada en el comercio [ sentencias de 23 de febrero de 2006 , Il PonteFinanziaria/OAMI -Baindbridge-.

De tal suerte, el titular de una marca cumple con su deber de uso cuando emplea la misma en una forma que difiera en elementos que no alterende manera significativael carácter distintivo de dicha marca en la forma bajo la cual ésta se halle registrada, en aparente contraste con el art. 10.2.a) de la Directiva 2008/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2008 , relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, y con el art. 15.1.a del Reglamento 207/2009 sobre la marca comunitaria, que se refieren a la alteración delcarácter distintivode la marca registrada.

Se trata en cualquier caso de establecer si la variación de la forma de la marca ha alterado su capacidad distintiva, provocando en los consumidores una impresión comercial distinta de la que generaba la marca en la forma registrada. Para ello, es menester establecer cuál es el elemento dominante y distintivo en la marca para, a continuación, realizar un juicio de comparación o contraste y ponderar si ese elemento dominante ha sido alterado al adoptar la nueva forma modificando en los consumidores la impresión comercial de la marca. Esas pautas vienen admitidas por nuestros Tribunales, que recurren al concepto de la impresión comercial de la doctrina norteamericana de la «commercial impression», reconocida asimismo en la doctrina alemana a través de la figura de la «Unterscheidungskraft», y acogido en nuestra doctrina, que estiman que no se considerará significativo un cambio de forma de la marca que no altere la impresión comercial de aquella que consta registrada. Así, por ejemplo, en las sentencias de esta sección 15ª, de 29 de diciembre de 1995, asunto Pepe Pardo ,que afirma que deberá dilucidarse la afectación a la capacidad distintiva de la marca atendiendo a la imagen que el signo provoca en los consumidores; también la sentencia de 14 de febrero de 1995 , señalaba que quien usa con variación de forma una marca debe 'respetar un límite intrínseco, constituido por los elementos de que depende la aptitud o capacidad diferenciadora de la misma -lo que la doctrina conoce como su núcleo o corazón-, es decir aquellos caracteres que en el conjunto -o el propio conjunto, si es que no los hay- tiene una mayor fuerza distintiva',y, afirma la referida sentencia que 'La alteración del carácter distintivo de la marca se ha de constatar, en todo caso, con referencia a la atención y capacidad de contraste del consumidor medio del producto y sobre los elementos gráficos, fonéticos y conceptuales del signo',y en el mismo sentido la sentencia de esta Sala 10 de junio de 1998, asunto La Sirena , en la que se razonaba que si bien la impresión comercial se ha de desprender del conjunto de la marca y no de sus elementos aislados, se ha de conceder sin embargo una atención especial al que pueda constituir el elemento más significativo o preponderante de la marca.

A la luz de esas consideraciones procede examinar si el uso de la marca
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, constituye un uso a los efectos del art. 39.2.a LM .

En primer lugar, debe significarse que el uso de una marca registrada puede constituir un uso modernizado de otra marca registrada. Esto es, que el indicado signo
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haya sido objeto en si mismo de una solicitud de marca por la demandada no es un obstáculo para considerar que su uso pueda ser un uso modernizado de la marca registrada en su versión original
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. Lo esencial es que la forma en que se utiliza la marca no altere el carácter distintivo de la marca y ello con independencia de si la marca en la forma en que se utiliza también está registrada a nombre del mismo titular.

El TJUE ya ha afirmado que el titular de una marca registrada puede, para demostrar el uso de ésta en el sentido del artículo 10.2.a) de la Directiva 89/104/CEE , disposición que se corresponde, en esencia, con el art. 39.2.a) LM ,ampararse en su uso en una forma que difiere de aquella bajo la que hubiera sido registrada dicha marca, sin que las diferencias entre ambas formas alteren el carácter distintivo de esa marca, y ello aunque esa forma diferente esté registrada a su vez como marca (sentencia de 25 de octubre de 2012, Rintisch, C-553/11 , apartado 30),reiterado por la STJUE de 18 de julio de 2013, C-252712, as.Specsavers.En esta última sentencia, el TJUE declara con relación a la referida afirmación del TJUE en la citada sentencia de 25 de octubre de 2012, (ap. 29) que al no exigir la finalidad perseguida por el art. 15.1.a) RMCuna conformidad estricta entre la forma utilizada en el comercio y la forma bajo la marca que ha sido registrada, tiene por objeto permitir al titular de ésta aportar al signo, a la hora de su explotación comercial, las variaciones que, sin modificar su carácter distintivo, permitan adaptarlo mejor a as exigencias de comercialización y promoción de los productos o servicios de que se trate. Se pondría en peligro efectivamente este objetivo si, para demostrar el uso de la marca registrada, se exigiese el requisito adicional de que no puede haber sido registrada a su vez como marca la forma diferente bajo la que se usa dicha marca.(ap. 30)Por lo demás, esta interpretación del artículo 15, apartado 1, segundo párrafo, letra a), del Reglamento nº 207/2009 es conforme con el artículo 5, C, apartado 2, del Convenio de París , en la medida en que nada en esta disposición permite entender que el registro de un signo como marca tenga como consecuencia que ya no se pueda invocar el uso de éste para demostrar el uso de otra marca registrada de la que difiere únicamente de un modo que no altera el carácter distintivo de ésta

Segundo, únicamente podrá considerarse que el uso del signo alegado por la demandada es un uso a los efectos del art. 39.2.a) LM si no se altera el carácter distintivo. La marca impugnada es una marca mixta en la que el elemento denominativo (NN) es el elemento dominante y elemento gráfico es muy débil, lo que motiva que incluso en la sentencia recurrida se hable de marca denominativa. Ese elemento denominativo se mantiene sin alteración, pero se le añade un elemento figurativo consistente en los colores y la distinta posición de las letras NN, en distintos niveles y presentadas dentro de un círculo. No cabe afirmar que los colores constituyan una adición insignificante para poder afirmar que la marca no ve alterado su carácter, pero tampoco que los mismos priven al elemento denominativo de su carácter de distintivo y dominante, esto es, que las dos letras N no conserven el mismo carácter de elemento dominante en la segunda marca, por cuanto es el (i) único elemento denominativo que compone la marca, no se adicionan otros elementos denominativos, se puede leer y reconocer fácilmente, y los elementos denominativos o verbales produce un mayor impacto en el consumidor que los gráficos o figurativos; y (ii) las marcas denominativas se registran en blanco y negro pero es habitual usarlas en color y tal uso no constituye una variación sino un uso de la marca registrada, conforme establecen las Directrices de la EUIPO, Parte C, Oposición, Sección 6, pág. 41. También la citada STS de 28 de noviembre de 1989, asunto J&B ,descartó una modificación sustancial ante los cambios de coloración del conjunto gráfico denominativo que integra la marca.

Por todo ello, concluimos que es uso de la marca impugnada su uso en la forma
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.

14.Por último, y con relación al uso suficiente de la marca impugnada a los efectos de su declaración de caducidad, es menester significar, a mayor abundamiento, que no es controvertido que la demandada ha efectuado un uso efectivo para los servicios inmobiliarios de signo
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acompañado de la denominación 'Núñez y Navarro', que en la mayoría de ocasiones coincide totalmente con la marca registrada española mixta de la demandada, nº 2.999.659 (7).

Pues bien, debe significarse que la posibilidad de uso de una marca a través del uso de otra ha sido admitido por el Tribunal Supremo, sentencias 450/2015, de 2 de septiembre y 34/2016, de 4 de febrero , as. Cointreau,y por la jurisprudencia comunitaria. Así, la STJUE de 18 de abril de 2013, as. C-12/12 , as.Levi Strauss,,declaró:El requisito de uso efectivo de una marca en el sentido del artículo 15, apartado 1, del Reglamento nº 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993 , sobre la marca comunitaria, puede cumplirse cuando una marca registrada que ha adquirido carácter distintivo como consecuencia del uso de otra marca compuesta de la que forma parte sólo se utiliza mediante esa otra marca compuesta, o cuando sólo se utiliza conjuntamente con otra marca y la propia combinación de ambas marcas está además registrada como marca'(doctrina reiterada por la STJUE de 18 de julio de 2013, C-252/12 , as.Specsavers).

De tal suerte, constituye un uso de la marca impugnada su uso en la forma modernizada ,
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, sola o su uso conjunto con la marca nº 2.999.659 (7) o su uso como consecuencia del uso de la marca n º 2.999.659 (7), de la que forma parte.

15.Por todo ello, estimamos probado el uso de la marca impugnada para los servicios de negocios inmobiliarios y no acreditado para los restantes servicios de la clase 36. Con ello no es menester examinar el último motivo del recurso referente a la notoriedad de la marca. Pues, la alegada, por el recurrente, protección reforzada de la marca notoria del art. 8 LM no es relevante a los efectos de determinar la caducidad por no uso de la marca impugnada para los servicios de seguros y finanzas.

QUINTO: 16.La estimación en parte del recurso y, con él, la desestimación parcial de la demanda conlleva que no proceda el enjuiciamiento de la impugnación en materia de costas formulada por la actora y, en consecuencia, que no se impongan las costas en la primera y segunda instancia, conforme a los artículos 394.1 y 398.2 LEC .

Fallo

Estimar en parte el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de la entidad JOSEL, S.L. contra la sentencia del Juzgado Mercantil núm. 2 de Barcelona de fecha 24 de julio de 2015 , dictada en las actuaciones de las que procede este rollo, que se revoca parcialmente y, en su lugar, dictamos otra por la que se estima en parte la demanda interpuesta por la representación procesal de la entidad NATIONALE NEDERLANDEN NEDERLAND, B.V. contra la entidad JOSEL, S.L., se declara la caducidad parcial de la marca nacional nº 3.019.082 (7) por falta de uso en relación con los servicios que designa el referido registro, a excepción de los servicios de negocios inmobiliarios, comprendidos en la clase 36 de la Clasificación de Niza.

De conformidad a ello, se acuerda comunicar a la Oficina Española de Patentes y Marcas para que proceda a la cancelación parcial de la inscripción de dicha marca para los servicios referidos y a su publicación en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial.

No se imponen las costas de la primera y segunda instancia y se ordena la devolución del depósito constituido para formular el recurso de apelación.

Contra la presente resolución las partes legitimadas podrán interponer recurso de casación y/o extraordinario por infracción procesal, ante este tribunal, en el plazo de los veinte días siguientes al de su notificación, conforme a los criterios legales y jurisprudenciales de aplicación.

Remítanse los autos originales al juzgado de procedencia con testimonio de esta sentencia, una vez firme, a los efectos pertinentes.

Así, por esta nuestra sentencia, de la que se llevará certificación al rollo, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN.-La anterior sentencia ha sido leída y hecha pública por el magistrado ponente en la audiencia pública del mismo día de su fecha, a mi presencia, doy fe