Sentencia Civil Nº 216/2013, Audiencia Provincial de Granada, Sección 3, Rec 253/2013 de 14 de Junio de 2013

Encabezamiento

AUDIENCIA PROVINCIAL DE GRANADA

SECCIÓN TERCERA

ROLLO Nº 253/13

JUZGADO DE LO MERCANTIL Nº 1

ASUNTO: JUICIO ORDINARIO Nº 373/10

PONENTE: SR. JOSÉ REQUENA PAREDES

S E N T E N C I A N º 216

ILTMOS. SRES.

PRESIDENTE

D. JOSÉ REQUENA PAREDES

MAGISTRADOS

D. ENRIQUE PINAZO TOBES

Dª ANGÉLICA AGUADO MAESTRO

En la ciudad de Granada, a 14 de junio de 2013.

La Sección Tercera de esta Audiencia Provincial constituida con los Iltmos. Sres. al margen relacionados ha visto en grado de apelación -rollo nº 253/13- los autos de Juicio Ordinario nº 373/10, del Juzgado de lo Mercantil nº 1, seguidos en virtud de demanda de 'Toldos y Metalistería Huétor Vega, S.L.' representada por la procuradora Dª Carmen Muñoz Cardona y defendida por el letrado D. José Mª Batrina Díaz contra D. Eutimio representado por el procurador D. Hilario Ávila Moreno y defendido por el letrado D. José Luis Castellano Castilla.

Antecedentes

PRIMERO.- Que por el mencionado juzgado se dictó sentencia en fecha 7 de diciembre de 2012 , cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente: 'Se estima parcialmente la demanda formulada por Dñª. Carmen Muñoz Cardona, en nombre y representación de Toldos y metalistería, H.V. SL, contra D. Eutimio y D. Martin . En consecuencia, declaro que el uso por los demandados del número de teléfono NUM000 para comercializar servicios de instalaciones de toldos constituye un acto de competencia desleal y condeno a D. Eutimio y D. Martin a cesar en el uso de dicho teléfono para comercializar servicios de instalaciones de toldos o cualquier otros sustancialmente confundible con dicho servicio así como a retirar del marcado los carteles, catálogos, anuncios, folletos publicitarios, cartas y correspondencia en la que utilicen dicho número. De igual forma, condeno a D. Eutimio y D. Martin a realizar los actos que sean necesarios respeto a la operadora de telecomunicaciones con quien tengan contratada la línea del número de teléfono antes mencionado para el traspaso de la titularidad de dicha línea a la parte actora.

Finalmente, acuerdo que por parte de D. Eutimio y D. Martin y a su costa, se proceda a publicar el fallo de la presente sentencia en un periódico de difusión provincial en Granada. Cada parte deberá abonar las costas causadas a su instancia y las comunes por mitad'.

SEGUNDO.- Que contra dicha sentencia se interpuso recurso de apelación por la parte demandante, al que se opuso e impugnó la parte contraria; una vez elevadas las actuaciones a esta Audiencia fueron turnadas a esta Sección Tercera el pasado día 29 de abril de 2013, y formado el rollo se señaló día para votación y fallo con arreglo al orden establecido para estas apelaciones.

TERCERO.- Que, por este Tribunal se han observado las formalidades legales en esta alzada.

Siendo Ponente el Iltmo. Sr. Magistrado D. JOSÉ REQUENA PAREDES.

Fundamentos

PRIMERO.-La actora, que actúa en el tráfico jurídico desde su constitución el 20 de enero de 1995 bajo la denominación de 'Toldos y Metalistería Huétor Vega, S.L.', formuló demanda contra dos de sus antiguos socios (padre e hijo), en ejercicio tanto de la acción reivindicatoria de la marca 'Toldos Huétor Vega' como de la acción de resarcimiento por competencia desleal, por la que reclamaba una indemnización de 30.000 € además de la condena de los demandados a cesar en el uso de determinado número de teléfono en la comercialización de sus productos y de atención a clientes, así como a retirar cualquier documento externo de publicidad o correspondencia que incluya ese número de teléfono, utilizado durante más de diez años por la actora para el contacto con sus clientes, y a la transferencia en la titularidad de la citada marca y de ese número telefónico con la publicación de la sentencia, a costa de dichos demandados, en un diario de difusión dentro de la provincia de Granada a la que pertenece, dentro de la zona metropolitana de la capital, la localidad de Huétor Vega, sede y principal zona de comercialización de la sociedad actora cuyo objeto social es el indicado en su denominación social en relación a la fabricación, reparación, venta e instalación de toldos y carpintería metálica.

Los hechos que motivaron la demanda, resumidamente expuestos y que resultan acreditados y de relevancia para la resolución del recurso, son los siguientes:

1º) El 16 de enero de 1992, el ahora demandado D. Martin y su cuñado D. Alfredo constituyeron la comunidad de bienes ' DIRECCION000 , C.B.'. D. Martin , con más experiencia en ese sector empresarial que el otro comunero que se incorporaba por entonces al negocio, solicitó en su nombre, el 21 de mayo de 1994, la marca 'Toldos Huétor Vega', que le fue concedida el 5 de mayo de 1995 (clase 25 del Nomenclátor Internacional) con el nº 1.927.344 y publicada el 16 de agosto de 1995 con la expresa indicación de que el primer término denominativo 'Toldos', por su carácter genérico, carecía de derecho de exclusividad frente a terceros. El coste del registro y las sucesivas renovaciones fueron costeados con cargo a la comunidad de bienes citada.

2º) A la fecha de concesión de esa marca la comunidad de bienes quedó de hecho extinguida al constituir los dos comuneros, junto al hijo de D. Martin (también demandado) y un hermano de D. Alfredo , por escritura de 20 de enero de 1995, la sociedad actora, que continúa haciéndose cargo de los gastos de renovación de la marca y que operaba en el tráfico jurídico bajo su denominación social y uso público, al menos parcial, de la marca registrada.

3º) Con esta composición se mantuvo la sociedad demandante hasta que, en fecha 24 de abril de 2007, el socio D. Eutimio , hijo de D. Martin , salió de la empresa, cesando como administrador solidario (documento 20), tras haber vendido meses antes sus participaciones sociales a los hermanos Eutimio . Meses después, con fecha 21 de octubre de 2007, D. Martin , que al parecer también había abandonado la sociedad por jubilación, transfirió la marca ' DIRECCION000 ' a su hijo D. Eutimio , quien desde entonces abre su propio negocio con igual objeto social bajo esa marca (folio 368) con la que publicita sus servicios (folios 362, 363 y 365) y en cuyos anuncios incorpora a partir de 2009, además, el número de teléfono NUM000 , que hasta entonces era uno de los números de contacto utilizado por la sociedad actora y de los que, pese a estar el contrato de abono de esa línea a nombre de D. Martin , la actora asumía su facturación (documentos 16 y 17 de la demanda). En septiembre de 2009 D. Martin formalizó el traslado de la línea telefónica correspondiente a ese número al negocio de D. Eutimio (folios 417 y siguientes).

4º) La sociedad actora tras la salida de la misma de D. Eutimio , que actúa como autónomo bajo el nombre comercial de la marca transferida por su padre, ' DIRECCION000 ', mantiene relaciones comerciales con este (folios 482 a 506) que se prolongan durante 2008, por lo que cabe deducir que la actora no era desconocedora del uso de la marca que ahora reivindica (folios 447 a 511).

5º) Finalmente, todo apunta que a partir del cambio y traslado de la línea de teléfono y sin que conste que se mantuvieran esas relaciones comerciales en 2009, con fecha 18 de enero de 2010 (folio 372) la actora, a través de los servicios jurídicos contratos, hizo requerimiento a D. Eutimio al que, reprochándole el fraude en la obtención de la marca y el uso del teléfono que desde el inicio identificaba a la sociedad con sus clientes, le conminaba, por la confusión que generaba entre la clientela y calificando de actos de competencia desleal su conducta, a transferir a su favor la marca y a reintegrarle esa línea de teléfono.

Al requerimiento se opuso D. Eutimio negando el riesgo de confusión (folio 513), si bien como cambio más significativo se apreció que, a partir de entonces, en la publicidad del negocio bajo el nombre y marca ' DIRECCION000 ' aparecía en nombre de D. Martin (folios 376 y siguientes).

SEGUNDO.- Interpuesta la demanda se opusieron los dos codemandados (padre e hijo) alegando, en síntesis, la falta de legitimación de la actora en cuanto a la acción reivindicatoria y la 'prescripción de la misma'( siccaducidad) por haber transcurrido, a la fecha de aquel requerimiento, más de 15 años desde su concesión, así como la falta de legitimación pasiva de D. Martin respecto a esta acción. Sobre el fondo del asunto negaron toda actitud fraudulenta en el registro de la marca y en su mantenimiento económico, primero por la comunidad de bienes y luego por la sociedad limitada demandante, resaltando que el creador del negocio fue D. Martin , único con experiencia al inicio de esa actividad empresarial de carácter familiar, sin ocultar la titularidad de la marca en su propio nombre y su derecho a transferirlo. Negaron que la marca fuera usada por la sociedad demandante, que existiera continuación empresarial entre la comunidad de bienes y esta y que la línea de teléfono en controversia fuera la única con la que actuaba la sociedad demandante al contar con otro número telefónico, para terminar insistiendo en que todo el proceso es una venganza e intento de paliar con la reclamación económica que formulan, el importante endeudamiento que los dos hermanos mantienen con D. Eutimio , quien se lo había reclamado en el procedimiento nº 2.496/09 seguido en el Juzgado nº 1 de Granada; por último señalaba que tras aquel requerimiento cesó D. Eutimio en el uso de la línea de teléfono, que lo utiliza desde entonces D. Martin como teléfono particular y se oponen a la cantidad reclamada por carecer de toda justificación.

La sentencia de primera instancia, desestimando la prescripción de la acción reivindicatoria, rechazó la misma por falta de legitimación de la sociedad actora; apreció competencia desleal en los actos de los codemandados y condenó a ambos al traslado a favor de la actora de la línea de teléfono nº NUM000 y a publicar el fallo de la sentencia, absolviendo a la demanda de toda indemnización a la actora por falta de justificación del perjuicio causado.

Contra la decisión judicial se alza en apelación la demandante insistiendo en la totalidad de los pedimentos no atendidos y, por vía de impugnación, son los codemandados los que recurren los dos pronunciamientos de condena.

Los recursos merecen respuesta separada.

TERCERO.- De la acción reivindicatoria . Sobre la misma este Tribunal de apelación ha analizado con reiteración su naturaleza, razón de ser y presupuesto y partimos en su análisis, como ya hicimos, entre otras en nuestras Sentencias de 9 de octubre de 2009 o 15 de febrero de 2008 , señalando que nuestro ordenamiento jurídico, del que es buena muestra la Ley 3/1991 de 10 de enero, parte del principio de libre competencia en el mercado que, tal como decía la STS de 14 de julio de 2003 , refundiendo una copiosa Doctrina legal, 'ha de ser libre o sin más cortapisas que el respeto de derechos e intereses legítimos de los demás, excluyendo prácticas desleales por irregulares o perjudiciales para sus otros competidores, sin respeto a las reglas del juego de esa libertad competitiva desde ardiles que aprovechen para sí lo que otros han logrado con su esfuerzo'. Deslealtad, singularmente apreciable, cuando se realizan actos concurrenciales idóneos para crear la confusión necesaria en el origen empresarial de los productos que la titularidad de la marca está llamada a garantizar y proteger, no sólo en defensa de los consumidores ( STS de 3 de febrero de 2003 ) sino del propio empresario (por todas, STS de 14 de julio de 2003 ) pero evitando que prácticas concurrenciales incómodas para los competidores puedan ser calificadas, simplemente por ello, de desleales ( SSTS de 13 de mayo de 2002 , 17 de mayo de 2004 o 1 de julio de 2005 ).

Esto es, no puede desconocerse, y ha constituido parte del debate litigioso por la reiteración con que lo ha expresado la jurisprudencia y las propias Directivas comunitarias, que el riesgo de confusión sobre el origen empresarial de los productos o servicios representa un atentado contra lo que es función esencial de la marca en cuanto signo identificador de la procedencia empresarial para los que se concede ( STJCE de 12 de noviembre de 2002 ). Dicho de otro modo, la garantía de la marca, como se desprende de la definición legal que da el artículo 4.1 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre , de Marcas, radica en que los productos o servicios designados por ella han sido fabricados o prestados por una empresa, que se hace responsable de su calidad. Su esencia es la función diferenciadora, que identifica el producto o servicio de una empresa y sus cualidades; la constituyen los signos, bien denominativos, bien de representación gráfica susceptibles de cumplir aquella función; su aspecto fundamental es evitar el riesgo de confusión, ya que es esencial en la marca su finalidad de distinguir productos y servicios en el mercado, de forma que el consumidor medio no los confunda con otros y los asocie inequívocamente a un determinado origen empresarial.

Siendo este el objeto y razón de ser de la acción reivindicatoria, el rechazo que acuerda la sentencia de la misma desde una apreciada falta de legitimación activa no puede compartirse por este Tribunal al no ser aquella comunidad de bienes, extinguida de hecho hace más de 18 años, la perjudicada por el trasvase de la titularidad marcaria de aquella denominación 'Toldos Húetor Vega', sino la sociedad que sucedió a aquella y continúa con la actividad, manteniendo quinquenalmente vigente un registro marcario que, si bien no cuenta con un aparente uso real o efectivo (marca estática o adormecida), en palabras de las SSTS de 6 de mayo de 2004 o 12 de mayo de 2005 , al estar a disposición de la sociedad con la que le apartan tres de los cuatros vocablos y, desde luego, los más distintivos, impedía por su sola existencia, y nadie cuestionó su caducidad en ese tiempo ni tampoco dentro del proceso, a terceros la utilización de una marca o razón social similar en ese sector del tráfico que constituye buena parte del objeto social de la actora, ahora apelante, que en 2007 se ve claramente perjudicada por la concurrencia en el mercado de un antiguo socio que compite con ella en el mismo sector empresarial y espacial que lo viene haciendo la actora desde 1995 y lo hace mediante el uso de la marca meramente denominativa, atribuyéndose 'ex novo'un derecho que resulta claramente perjudicial para la actora que, además, ve agravada su posición en el mercado ante un claro y potencial riesgo de asociación y de confusión cuando, además de aprovechar la similitud en el nombre, incorpora como referencia distintiva el teléfono de contacto utilizado durante más de 10 años por la actora, hasta incurrir en la práctica concurrencial ilícita que la sentencia declara y que, lejos de quedar ahí, habilita como objeto de debate la decisión de si el demandado, con la directa colaboración de su padre, titular de la misma, obtuvo ese registro con intención y de manera fraudulenta, que es requisito para el éxito de la acción reivindicatoria, con derecho a subrogarse por ello en la posición y titularidad marcaria que, con toda razón, defiende la actora.

Como señala la STS de 30 de diciembre de 2005 , la referencia que la ley marcaria (actual art. 2.2) hace al fraude ( 'fraus omnia corrumpit; fraus nemini prodest') para justificar la reivindicación se explica 'en la ventaja que la solicitud o la inscripción[en este caso mediante cambio de titularidad] significan y el correlativo perjuicio de quien tenía mejor derecho a ellas, son consecuencia de un comportamiento objetivamente contrario a la buena fe e imputable a quien provoca el cierre del registro y se convierte de este modo en titular del signo con la facultad de excluir a los demás.'.

CUARTO.-Ahora bien, si ese riesgo de eliminación, que ya insinuaba la demandada al contestar al requerimiento extraprocesal de la actora para que cesara en su conducta competencialmente ilícita y en el registro marcario que ahora se reivindica, resultaba harto complicado en su eventual prosperabilidad dados los vocablos, genérico el primero y geográfico el segundo, que componen la denominación de la marca en conflicto, aunque válido en su conjunto o combinación resultante y como tal registrado, pese a pertenecer uno y otro tipo de vocablos al dominio público y, como tales, no monopolizables por nadie (vid, SSTS de 26 de febrero de 2004 , 30 de junio de 1986 o 12 de noviembre de 2003 -respecto a los nombres genéricos en relación con el artículo 5.1.b, c, d, g) de la Ley de Marcas - y las SSTS de 25 de octubre de 2006 o 21 de febrero de 2008 y las que se citan del TJUE -respecto a los nombres geográficos-); no ocurre igual con el riesgo real de confusión que la utilización por el demandado de la marca transferida implica para la actora, cuya desprotección no puede justificarse en base a una falta de legitimación activa pocas veces más desprovista de sentido.

Como decíamos, resolviendo sobre otra acción reivindicatoria decíamos, en nuestra reciente Sentencia de 3 de junio de 2013 , la falta de legitimación (legitimación 'ad causam') en este tipo de acciones ha de enfocarse desde la perspectiva de comprobar si el actor carece realmente de la condición de perjudicado por ser ese efecto presupuesto de la acción y no del ejercicio del derecho a la misma o, lo que es igual, la legitimación se erige en esta clase de acción como una cuestión de fondo que excede de la naturaleza propia de esta excepción y que en el caso de autos ha de rechazarse porque la acción reivindicatoria, más allá incluso de la regla general del artículo 59 de la Ley de Marcas , que la reconoce a quien ostente cualquier derecho subjetivo ( STS de 10 de julio de 2012 ), se concede por nuestro derecho marcario, permitiendo su reivindicación a quien se ve perjudicado por la titularidad indebida o fraudulenta de un registro marcario y, sobre todo, por el uso del mismo en condiciones de lesionar derechos preferentes y/o intereses de terceros por ello perjudicados, lo que formalmente basta para plantearla ante los Tribunales. Y es más, si, como ya señalamos en el relato probatorio, esa nueva atribución en el registro de la titularidad derivativa de la marca procura y pretende, desde actos repudiables de provocada confusión, el aprovechamiento cuanto menos de cuotas de una clientela que en buena medida era fruto del esfuerzo de la sociedad, así como de su prestigio y de la aceptación de los servicios debidos al arraigo e implantación alcanzado durante más de 15 años (a la fecha de la interposición de la demanda) y que son los casos ante los que la ley marcaria reacciona protegiendo al titular extraregistral, permitiendo reivindicar y hacer propio el registro promovido por aquél con tal de que no transcurra el plazo legal de impugnación/reivindicación de 5 años.

Esa prescripción de la acción opuesta en la instancia fue rechazada con acierto en la sentencia y consentida por la demandada que no la reiteró en su recurso ante el aplastante argumento que el propio artículo 2 de la L.M . prevé de que su cómputo se inicie a partir o desde que tuvo un uso real y efectivo (art. 39), circunstancia que cabe situar tras la salida de D. Eutimio de la sociedad y, por tanto, a partir de junio de 2007, en época próxima también a la salida por jubilación de su padre D. Martin , por lo que el plazo de prescripción queda lejos de superarse.

QUINTO.-Se está pues, como ya expresábamos, ante un modo extraordinario de conseguir el derecho de dominio de una marca adquirida por prioridad de uso, aquí al menos parcial, en cuanto a la fabricación, instalación y venta de toldos, a la que ningún impedimento supone que la marca objeto de vindicación se halle registrada por tercero, pues precisamente esa es una de las notas que caracteriza la acción, 'que el sujeto pasivo haya solicitado u obtenido el registro de la marca objeto de aquella', ya que de lo que se trata, en definitiva, es de determinar si se ejercitó con éxito la acción por venir amparada en la concurrencia de cada uno de sus requisitos y poder obtener entonces a través de la misma la declaración, explícita o implícita, de pleno dominio y devolución de la cosa vindicada, con reconocimiento de su titularidad en la marca y la consiguiente subrogación o sustitución por parte del perjudicado en la posición jurídica de titularidad respecto de la solicitud o del registro.

Dicho de otro modo y en palabras de la STS de 10 de julio de 2008 , 'no se trata de proteger al más rápido o al menos despierto, sino que los derechos deben ejercitarse de conformidad con el sistema establecido'. Así pues lo importante, y de ello, repetimos, depende el éxito de la acción reivindicatoria, es la prueba del fraude ( 'fraus alterius'); de la infracción legal o contractual orientada al aprovechamiento sin consentimiento del que usaba extraregistralmente el signo marcario, del prestigio o implantación alcanzado con el esfuerzo de quien actuaba o lo perdió en su momento, por causas ajenas a él, sin la protección tabular para el tráfico o sector al que va dirigido el producto o servicio de que se trate bajo ese signo distintivo, simplemente, por que otra parte, que además quiere competir en el mismo sector, lo registra y hace propio para legitimar de esta manera su uso.

En ello radica el perjuicio y la intención fraudulenta buscada de propósito desde cánones de conducta que son propios de un actuar con mala fe, lo que, en palabras de la STS de 13 de enero de 2012 , aunque referida al artículo 51 de la L.M ., supone la obtención de registros o titularidades de marcas, 'no a la luz del resto del ordenamiento marcario, sino comparándolo, en un plano objetivo[contrario] con el modelo estándar o arquetipo de conducta que, en la situación concreta a considerar, se entienda socialmente exigible - Sentencias 760/2010, de 23 de noviembre y 462/2009, de 30 de junio -', una de cuyas manifestaciones típicas, decía esta sentencia recordando la de 22 de junio de 2011 , 'es la que tiene lugar cuando se intenta, mediante el registro de una marca, aparentar una inexistente conexión entre los productos o servicios que la misma está destinada a identificar y los de un tercero que están distinguidos con otra conocida, buscando, con una aproximación de aquel signo a éste, obtener el favor de los consumidores con el aprovechamiento de la reputación del segundo', y que, en palabras de la STJUE de 11 de junio de 2009 en aplicación e interpretación del artículo 3 de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988 , 'ha de apreciarse teniendo en cuenta todos los factores pertinentes que presente el caso, entre ellos, el hecho de que el solicitante conozca o debiera haber conocido que un tercero utiliza un signo idéntico o similar para un producto idéntico o similar que puede dar lugar a confusión con aquel cuyo registro solicita o tenga intención de impedir que dicho tercero continúe utilizando tal signo', doctrina que se reitera en la STS de 7 de febrero de 2012 .

Esto es, una cosa, y perfectamente lícita, es, dentro de la libertad de mercado, que uno de los socios fundadores de la actora se separe de la mismo y trate de actuar en el mercado como empresa autónoma o independiente, pero con el mismo ámbito comercial que lo venía haciendo como socio de la otra empresa, esto es, con el objeto social orientado a la venta, instalación, mantenimiento y reparación de toldos y estructuras metálicas aprovechando la formación y experiencia adquirida, y otra que para facilitar su andadura se provea de un registro marcario que hasta entonces amparaba y protegía, pese a la generalidad de sus vocablos, la denominación social registrada de la entidad actora de la que procede, y tan similar que solo varía de 'Toldos y Metalistería Huétor Vega, S.L.' el segundo sustantivo, para pasar ese socio, una vez separado de aquella, a implantarse en el mismo mercado de confluencia con el nombre de ' DIRECCION000 ' en competencia con aquella denominación que hacía función, al menos, de nombre comercial sobre la raíz de la marca que costeaba y que, como tantas veces hemos señalado con cita de la STS de 27 de mayo de 2004 y del art. 76.1 de la Ley de Marcas , puede definirse como el signo distintivo de la empresa en el mercado. El nombre comercial, como esa sabido, tiene encomendada por el ordenamiento jurídico la función de diferenciar, en el tráfico económico, a la empresa o, si se prefiere, al empresario en el ejercicio de su actividad empresarial. Teóricamente, la distinción funcional entre la denominación social y el nombre comercial parece clara: mientras la denominación social identifica a un sujeto de derecho, el nombre comercial diferencia, e indirectamente identifica, a la empresa y/o al empresario-operador económico (sujeto en el ejercicio de la actividad concurrencial). Sin embargo, la denominación social, aunque funcionalmente relevante, de forma prioritaria, en el ámbito negocial o tráfico jurídico, está también llamada, en no pocas ocasiones, y el de autos no es una excepción, a ser utilizada en el mercado. Así acontece cuando consta en el etiquetado de los productos, en catálogos o muestrarios, en la documentación de la empresa, en la publicidad comercial, etc. Su utilización en el tráfico económico hace muy difícil, a veces imposible, diferenciar y el caso de autos es claro ejemplo de ello, entre nombre comercial y denominación social.

La protección del nombre comercial, con igual rango que la marca la ampara la ley siempre que esté inscrita y de no estarlo siempre que sea notorio su uso y conocimiento, aun dentro del sector empresarial en que se ofrecen sus servicios, pero precisando que lo está en la totalidad del territorio nacional. Fuera de estos supuestos el nombre comercial o razón social no inscrito, que aquí sí lo está por la propia inscripción de la escritura fundacional en el Registro Mercantil, puede prevalecer logrando la nulidad de otra marca o nombre registrado, cuando se aprecia como aquí ocurrió, que su solicitud, además de incurrir en prohibición de confusión y por tanto de asociación en el origen empresarial de los productos o servicios que trata de distinguir, se haya conseguido actuando su titular de mala fe en la solicitud ( arts. 2 y 51.1.b L.M .), lo que, ya vimos, es de apreciar en el actuar de los demandados, uno de los cuales iniciaba su andadura empresarial bajo la fraudulenta cobertura de haber accedido a la titularidad marcaria de un signo similar al de la actora, con indisimulado interés por perjudicarla con actos de aprovechamiento y confusión tan inequívocos como los ya expuestos, bajo el amparo de una marca que, desde su comienzo a nombre del principal y más experto socio, fue puesto por él al servicio de la sociedad demandante, por lo que el derecho a la reivindicación resulta procedente al concurrir los requisitos de la misma, por lo que procede, con acogimiento del recurso, estimar la acción reivindicatoria.

SEXTO.-El siguiente motivo del recurso de la demandante combate la exoneración acordada por la sentencia de toda indemnización al entender que la actividad probatoria, limitada a la aportación de determinados datos contables (documentos 26 a 30) de la demanda, no era suficiente para deducir ni determinar el perjuicio económico sufrido por las prácticas competenciales ilícitas.

El recurso argumenta que los datos aportados de la contabilidad de la explotación no se interpretan correctamente al no tener en cuenta distintas variables que pueden alterar los resultados y, en concreto, que la reducción de plantilla y menor índice de gastos justifica esos mejores resultados de 2009 en relación al 2008, y que, si bien se cifró en 147.836 € la pérdida de facturación entre uno y otro año de comparación, solo se reclama una parte ínfima de esas pérdidas, 30.000 €, lo que es coherente con la pérdida y desvío de clientes por el traslado del número de teléfono, por lo que entiende que el factor decisivo a examinar es la disminución sufrida en las ventas como base de la indemnización.

El motivo, necesariamente, se ha de desestimar. No solo se está ante documentos impugnados y unilateralmente elaborados, sin pericial que corrobore su realidad ni ningún otro estudio y análisis de verificación, ni siquiera ante cuentas aprobadas y presentadas en el registro, sino que acota un período de la operación cuyos resultados tampoco son literosuficientes, pues si el derecho indemnizatorio surge, según se expresa en la demanda y en el recurso, de los actos de confusión derivados del uso del teléfono que era usado por la empresa ya que, hasta entonces, parece que se consintió la utilización del nombre marcario luego reivindicado. Ocurrido ese traslado a finales de septiembre de 2009, esos tres últimos meses del 2009 no aclaran ni permiten discriminar esa incidencia en los resultados en los que, como la propia apelante señala, son tantos y tan variados los factores que influyen en los resultados finales, entre ellos la propia crisis económica ya por entonces acusada, especialmente en el sector de la construcción tan vinculado al sector comercial de la actora en el equipamiento de nuevas viviendas y razones todas ellas por las que, impedido por la ley este Tribunal de diferir su determinación al trámite de ejecución y no aportada más prueba, ni fiscal ni contable, durante los más de dos años que tardó la tramitación en la instancia de esos perjuicios reclamados, se está en el caso de confirmar en este punto la decisión de instancia, y ello sin ignorar este Tribunal la doctrina que aboga por flexibilizar la prueba del perjuicio en este tipo de conductas desleales.

Esto es, como venía a señalar, entre otras muchas, la STS de 29 de octubre de 2004 , 'no se acomoda a la justicia efectiva las situaciones creadas unilateralmente por una de las partes, que debe asumir todas las consecuencias derivadas, ya que no han de quedar impunes y libres de toda reparación económica, al conformar «re ipsa» el propio perjuicio y la prueba la representa la situación provocada por quien obtuvo el lucro'; y de 13 de diciembre de 2004, 23 de mayo de 2005 y 1 de julio de 2005 'pues raramente podrá darse la infracción que ningún beneficio reporte al infractor, o ningún perjuicio cause al demandado interesado en que cese la ilicitud, si se tiene en cuenta el interés económico que preside estos ámbitos, generalmente vinculados actividades empresariales.'.

Igual suerte merece, por último, la relativa a la publicación íntegra de la sentencia que también se pide por la recurrente, al parecer, por su afán de agotar el intento de ver acogidos la totalidad de sus pedimentos pero sin ninguna argumentación de peso para hacerlo y contra el criterio jurisprudencial ya consolidado en asuntos de esta y otra índole que considera suficiente la publicación del fallo de la resolución como medio de resarcimiento (por todas, vid SSTS de 4 de marzo de 2009 y 4 de marzo de 2010 ), y sin perjuicio de lo que se decidirá al examinar sobre esta condena al conocer del recurso de los demandados en los puntos, entre ellos este, en que impugnaron la sentencia.

SÉPTIMO.- Del recurso de los codemandados. Al igual que hizo la actora y como acabamos de expresa, los demandados, por vía de impugnación tardía, atacan la sentencia de instancia en todos los pronunciamientos que les fueron desfavorables y erigen su primer motivo de discrepancia a la sentencia con la declaración y consiguiente condena por prácticas comerciales desleales que le suponen la obligación impuesta de traslado de la línea telefónica que la combaten negando que la misma hubiera sido utilizada por la nueva empresa en su provecho más allá de tres meses; critican el informe del detective traído a las actuaciones y aluden a un acuerdo verbal previo entre los socios de la demandante y su cuñado D. Martin para retirar el teléfono, lo que desde luego no se prueba; para terminar insistiendo en que todo el procedimiento viene motivado por la reclamación judicial de D. Eutimio a los administradores de la actora, tíos suyos, a la que ya se aludía al inicio de esta sentencia y cuyo resultado en primera instancia ya consta en las actuaciones (tomo II, folio 4) que fue estimada parcialmente. Finalmente y anudada a la inexistencia que sostiene de toda infracción de prácticas concurrenciales desleales, los demandados terminaban suplicando la eliminación de la condena a transferir la controvertida línea de teléfono a la titularidad de la actora y la no publicación del fallo de la sentencia.

El motivo, en su aspecto más nuclear, se desestima. Los impugnantes niegan los actos desleales cerrando los ojos a la realidad acreditada: transferencia de la marca para uso exclusivo del social saliente de la sociedad demandante acompañado del uso del número de teléfono que hasta entonces utilizaba la actora en su publicidad para contactar con su clientela. El autor del recurso lo minimiza todo y deriva una y otra vez a un enfrentamiento familiar motivado por una reclamación judicial previa; aluden a pactos verbales luego traicionados y a la innecesariedad de la marca y nula ventaja que la reportaría su concesión por reivindicación. Ninguna de estas alegaciones bajo las que construye el primer motivo de la impugnación resultan atendibles a la vista de los hechos enjuiciados dentro del propósito, ya analizado y acreditado para este Tribunal, de intencionado aprovechamiento por los demandados tras su implantación en ese sector comercial y espacial (misma localidad) mediante actos manifiestos e idóneos de confusión proscritos por el artículo 6 de la Ley de Competencia Desleal , que alcanza también el riesgo de asociación errónea sobre la procedencia empresarial de los servicios y productos concurrentes en los que compiten una y otra empresa.

Así, hemos dicho muchas veces siguiendo la Doctrina jurisprudencial que mientras el Derecho marcario, como el propio registro, mediante la facultad que le confiere la licencia o su titularidad, tiene como fin primordial el garantizar la función relativa a la identificación del origen empresarial de los productos y servicios para los que es registrada (por todas, STS de 22 de julio y 29 de septiembre de 2009 ), la Ley 3/1991, de 10 de enero, de competencia desleal, partiendo del principio de libre competencia en el mercado, lo que trata es de regularlo para que, tal como decía la STS de 14 de julio de 2003 , esta sea 'libre o sin más cortapisas que el respeto de derechos e intereses legítimos de los demás, excluyendo prácticas desleales por irregulares o perjudiciales para sus otros competidores, sin respeto a las reglas del juego de esa libertad competitiva desde ardiles que aprovechen para sí lo que otros han logrado con su esfuerzo'. Deslealtad, singularmente apreciable, cuando se realizan, como aquí ocurre, actos concurrenciales idóneos para crear la confusión necesaria que tipifica en el artículo 6 de su texto. Esto es, confusión intencionalmente buscada con el objeto social, productos y servicios fabricados y comercializados por la actora por parte de la demandada, ahora apelante, al ofertarlos en el mercado ajo similar nombre o marca conocida en aras a aprovecharse de un prestigio comercial que le era ajeno mediante la utilización de los signos distintivos característicos con que la actora ofrece sus servicios y en aras a generar, desde la confusión, el peligro de asociación por los consumidores y clientes en general en el origen empresarial de los mismos, lo que, como aquí ocurre desde el principio de especialidad, es singularmente predecible al concurrir ambos en el mismo sector empresarial y espacio geográfico donde, por tanto, el riesgo de confundibilidad es más acusado y la concurrencia más incompatible bajo la actuación de marcas o nombre de estrecha similitud o semejanza.

En definitiva, como este misma Sección señalaba en nuestra Sentencia de 12 de diciembre de 2011 con cita en la STS de de 29 de junio de 2010 , el art. 6 de la L.C.D . que la sentencia declara infringido, cumple la función de defender el buen funcionamiento competitivo mediante la represión de conductas que sean aptas para eliminar o reducir la autonomía del consumidor, colocado en la posición de tener que responder a las ofertas que recibe con una voluntad viciada por confusión - estricta y amplia-, esto es, por un error sobre la procedencia empresarial de los productos ofertados - SS. de 19 de mayo de 2008 y 30 de junio de 2009 -, y para ello ha de acudirse, en palabras de la propia sentencia, al llamado criterio de buen sentido, de la razonabilidad del juicio para apreciar el riesgo de confusión generado con la apropiación de signos para aproximar la infractora su oferta o producto a la prioritaria o más antigua en su implantación en el mercado y sin olvidar, como destacaba la STS de 4 de marzo de 2010 , que la determinación de los criterios que permiten afirmar la existencia del riesgo de confusión fue afrontada por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas desde una perspectiva comunitaria, a la luz de la Directiva 89/104/CEE, de 21 de diciembre de 1988, en la Sentencia de 22 de junio de 1999 señalando, a los efectos del artículo 5 de esa Directiva, que este riesgo consiste en que el público pueda creer que los correspondientes productos o servicios proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas económicamente; y que el riesgo de asociación no es una alternativa al de confusión, sino que sirve para precisar su alcance.

Añade también esta Doctrina que el riesgo de confusión debe ser investigado globalmente, esto es, teniendo en cuenta todos los factores del supuesto concreto que sean pertinentes - Sentencias de 11 de noviembre de 1997 y 22 de junio de 1999 - y que, de acuerdo con la Directiva 2005/29/CE sobre prácticas comerciales desleales, toma con referencia al consumidor medio al que afecta o al que se dirige la práctica dentro de determinado grupo específico de consumidores y cuya protección pasa por exigir una presentación, aquí la publicidad de la oferta o el propio nombre del establecimiento y sus signos distintivos.,

Aplicando esta Doctrina al caso de autos y pese a la escasa practicidad que ya puede entrañar la recuperación de una línea telefónica de la que fue privada indebidamente la actora hace casi cuatro años, el hecho de adoptar como medida cautelar esa prohibición de uso por los demandados competidores que provocaron la infracción dan sentido y determinan, por el menor perjuicio para una y otra parte, el confirmar la decisión de instancia en este punto, pero no así la relativa a la divulgación de la sentencia, ni siquiera del fallo de la misma.

En este sentido ya decíamos en nuestra Sentencia de 12 de enero de 2007 , alineándonos con los criterios que viene aplicando esta Sección (por todas, Sentencia nº 405 de 18 de junio de 2006 ) y alineada con otras Audiencias Provinciales (SAP La Rioja de 31 de julio de 1998 ; SAP Vizcaya (Secc. 4ª) de 1 de julio de 1999 ) que la facultad conferida al perjudicado por actos lesivos a su derecho sobre la marca o signo distintivo en el artículo 32 e la Ley 3/1991 , no es un derecho incondicional ni absoluto sino limitado a supuestos concretos ponderando la necesidad y proporcionalidad, en relación al daño causado y al entorno en el que la violación haya tenido tal dimensión y repercusión social o afecte a la generalidad de público que justifique la necesidad, no meramente ignominiosa ni infamante, de encontrar adecuada reparación mediante una divulgación generalizada, que es lo que supone la publicación en un diario donde la propia obligación impuesta de cesación en su oferta y publicidad de la marca al quedar prohibida en su utilización y comercialización cumple ya esa exigencia al igual que la medida que se acaba de ratificar ya es suficiente para hacer innecesario y desproporcionada una comunicación al público en general de una pequeña localidad que escasamente estarán, además, interesados en esa noticia o divulgación, ajenos y desinteresados de la suerte del pleito. La medida impuesta, aún dentro de la previsión legal, pero con carácter potestativo y no imperativo para el Tribunal, no resulta justificada y parece perseguir, exclusivamente, el dañar la imagen comercial de quien simplemente resultó vencido en juicio y se opuso a la demanda y a los requerimientos extrajudiciales de cese en el uso de una marca desde razonables y defendibles posiciones, aunque no haya triunfado, por el preferente título de la actora, al que el demandado consideraba tener legítimo derecho.

OCTAVO.-En orden a las costas, la estimación parcial de la demanda y del recurso y de la impugnación determina el no hacer expresa imposición de las costas de una y otra apelación a ninguna de las partes en ninguna de las instancias ( art. 398 LEC ).

Y por lo que antecede,

Fallo

Estimar en parte el recurso de apelación interpuesto en nombre de 'Toldos y Metalistería Huétor Vega, S.L.' y la impugnación formulada en nombre de los codemandados D. Martin y D. Eutimio contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Mercantil Único de Granada en Juicio Ordinario nº 373/10, de fecha 7 de diciembre de 2012, que se revoca en parte y, en su lugar, acordamos:

Haber lugar a la reivindicación de la marca nacional ' DIRECCION000 ' con número 1.927.344, por haber sido tranferida el 22 de octubre de 2007 al codemandado D. Eutimio en fraude de los derechos de la demandante 'Toldos y Meltalistería Huétor Verga, S.L.', en cuya titularidad se subroga por mejor derecho, debiendo expedir los mandamientos oportunos para la efectiviad del cambio de titularidad con todos los derechos y facultades inherentes a esta situación de dominio.

Confirmamos el resto de los pronunciamientos de la sentencia de instancia en orden a la declaración de actos de infracción por competencia desleal de los demandados y la condena establecida como consecuencia de los mismos, con excepción de la publicación del fallo de esta sentencia que se revoca y deja sin efecto.

No se hace pronunciamiento sobre las costas de ambas instancias a ninguna de las partes.

Devuélvase a la apelante principal el depósito constituido.

Contra esta resolución cabe recurso de casación a interponer ante en el plazo de VEINTE DÍAS, a contar desde el siguiente a su notificación, a resolver por la Sala 1ª de lo Civil del Tribunal Supremo.

Así, por esta nuestra sentencia, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN.-Dada y pronunciada fue la anterior sentencia por los Iltmos. Sres. Magistrados y la Iltma. Sra. Magistrada que la firman y leída por el Iltmo. Magistrado Ponente en el mismo día de su fecha, de lo que yo el Secretario certifico.