Sentencia Civil Nº 217/2014, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 15, Rec 104/2013 de 19 de Junio de 2014

Encabezamiento

AUDIENCIA PROVINCIAL DE BARCELONA

SECCIÓN DECIMOQUINTA

ROLLO Nº 104/2013-1ª

PROCEDIMIENTO DE JUICIO ORDINARIO Nº 571/2012

JUZGADO MERCANTIL Nº 8 DE BARCELONA

SENTENCIA núm. 217 / 2014

Ilmos. Sres. Magistrados

JUAN F. GARNICA MARTÍN

LUIS GARRIDO ESPA

JOSÉ M. RIBELLES ARELLANO

En Barcelona a 19 de junio de 2014.

La Sección Decimoquinta de esta Audiencia Provincial ha visto el procedimiento de juicio ordinario seguido con el nº 571/2012 ante el Juzgado Mercantil nº 8 de Barcelona, a instancia de Cesareo , representado por la procuradora Beatriz de Miquel Balmes y asistido de la letrada Mª. Eugenia Mateu, contra PROMOTORA DE ESTUDIOS DEL OCIO S.A., representada por la procuradora Carlota Pascuet Soler y bajo la dirección del letrado Juan Luis Pedemonte Marino.

Conocemos las actuaciones por razón del recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia dictada en fecha 2 de noviembre de 2012 .

Antecedentes

PRIMERO.El fallo de la sentencia apelada es del siguiente tenor: 'FALLO: Estimo la demanda interpuesta por el Procurador de los Tribunales Dª Beatriz de Miquel, en nombre y representación de D. Cesareo y declaro la caducidad de la marca nº 1310411 TRAMUNTANA FM (denominativa) por falta de uso real y efectivo en el mercado en relación a todos los servicios para los cuales está registrada en la clase 38 de la que es titular el demandado PROMOTORA DE ESTUDIOS DEL OCIO S.A., con expresa condena en costas a la demandada'.

SEGUNDO.Contra la referida sentencia se interpuso recurso de apelación por la representación procesal de PROMOTORA DE ESTUDIOS DEL OCIO S.A., que fue admitido a trámite. La parte actora presentó escrito de oposición al recurso.

TERCERO.Recibidas las actuaciones, formado el rollo correspondiente, comparecidas las partes y proveida la petición de aportación documental, se señaló para votación y fallo el pasado 2 de abril.

Es ponente el Sr. LUIS GARRIDO ESPA.

Fundamentos

PRIMERO. 1.El recurso de apelación que formula la parte demandada, PROMOTORA DE ESTUDIOS DEL OCIO S.A., se contrae al pronunciamiento relativo a las costas procesales, que la sentencia le impone de acuerdo con el último inciso del art. 395.1 LEC por apreciar mala fe en su comportamiento anterior al proceso, pese a que se allanó a la demanda dentro del plazo para contestar.

2.El demandante, Sr. Cesareo , ejercitó en su demanda la acción de caducidad prevista en el art. 55.1.c) de la Ley 17/2001, de Marcas , por no uso conforme al art. 39 de la marca nº 1310411, TRAMUNTANA FM, denominativa, cuya concesión a la demandada se publicó en 1991, para distinguir servicios de comunicaciones, en la clase 38.

La demanda alegaba los siguientes hechos como fundamento de la pretensión (son hechos incontrovertidos):

a) Desde 2007 el actor se viene dedicando a la producción y difusión de un programa de televisión por internet bajo la marca no registrada TRAMUNTANA TV (mixta) en la zona de Figueres y Girona, difundiendo el programa en esas poblaciones a través de varios sitios web y Youtube (documento 5). El programa y la marca han alcanzado un cierto grado de conocimiento entre el público y el sector periodístico y de las telecomunicaciones en Girona y su provincia, incluso ha obtenido el premio Carles Rahola de Comunicación 2010 otorgado por el Colegio de Periodistas y la Universidad de Girona (documento 6 y bloque de documentos nº 7).

b) El 26 de octubre de 2011 el demandante presentó ante la OEPM la solicitud de registro de la marca TRAMUNTANA TV, mixta, para distinguir servicios de difusión de programas de televisión, en la clase 38, y servicios de producción de programas de televisión, dentro de la clase 41 (solicitud nº 3003526).

c) En diciembre de 2011 la sociedad demandada formuló oposición a esta solicitud con base en su marca anterior nº 1310411, TRAMUNTANA FM. Por esta causa, el 8 de marzo de 2012 se declaró la suspensión del procedimiento y, finalmente, en mayo de 2012, fue publicada la resolución de denegación del registro de la marca TRAMUNTANA TV (documento 2).

c) A raíz de la suspensión, el demandante, por medio de sus abogados, contactó con los representantes o agentes de la demandada, a fin de llegar a un acuerdo para desbloquear el registro de su marca. Este acuerdo no se logró, ya que la demandada optó por mantener su oposición al registro.

d) Al mismo tiempo, en abril de 2012, la demandada presentó ante la OEPM una solicitud para el registro de la marca TRAMUNTANA FM, nº 3025273, denominativa, para distinguir servicios de producción y edición de programas de radio y televisión, en la clase 41 (documento 3).

La actora formuló oposición al registro con base en el carácter notorio del signo TRAMUNTANA TV, no registrado.

La oposición se desestimó y el registro fue concedido por resolución de 13 de septiembre de 2012 (posterior a la demanda).

e) En junio de 2012 la actora presentó la demanda solicitando la declaración de caducidad por no uso de la marca TRAMUNTANA FM, nº 1310411. La demandada presentó escrito de allanamiento, solicitando que no se le impusieran las costas.

f) La demandada no se dedica ni se ha dedicado a la producción y edición de programas de TV.

3.La sentencia apreció mala fe, a los efectos del art. 395 LEC , en la conducta de la parte demandada, en consideración a los antecedentes expuestos: en diciembre de 2011 se opuso al registro de la marca de la actora, TRAMUNTANA TV, invocando la marca TRAMUNTANA FM, nº 1310411, que ahora reconoce que no ha usado durante el plazo previsto en el art. 39 LM ; pese a este reconocimiento ha obstaculizado el registro de la marca del actor y, en el ínterin de las negociaciones que mantuvieron las partes, presentó una nueva solicitud de registro de la marca TRAMUNTANA FM para distinguir servicios de producción y difusión de programas de televisión, que es la actividad que desarrolla el actor. Con todo, ha obligado al demandante a acudir a un procedimiento judicial para obtener la satisfacción de su derecho, que podría haberse evitado si la demandada hubiera actuado de buena fe.

SEGUNDO. 4.El recurso de apelación de la demandada denuncia, en primer lugar, varias infracciones procesales causantes de indefensión que en su decir determinan la nulidad de actuaciones.

En primer término, por infracción de las normas que regulan la aportación documental ( arts. 399.3 , 265.1.1 º, 268.3 , 269.1 , 270 , 271 y 272 LEC ), con referencia a los documentos que fueron aportados por la parte actora tras el escrito de allanamiento de la parte demandada. Se trata, en particular, de varios correos electrónicos cruzados en marzo de 2012 entre la abogada del actor y el abogado Sr. Narciso , de la agencia que gestionaba los intereses de la demandada ante la OEPM, con ocasión de la oposición presentada por ésta al registro de la marca del actor. La abogada del actor propuso alcanzar un acuerdo para que ambas marcas pudieran coexistir y la demandada retirara la oposición. El abogado Don. Narciso , finalmente, manifestó que su cliente había declinado la oferta y que proseguiría con la oposición al registro, sin perjuicio de poder estudiar una posible licencia de uso de su marca.

Consta que la abogada del actor recabó la autorización de la Comisión de Deontología Profesional del Colegio de Abogados de Barcelona para aportar al juicio esos correos, y la autorización fue concedida por Acuerdo de 22 de octubre de 2012 de dicha Comisión (limitada a los correos que se han aportado).

La apelante considera que la aportación de estos documentos fue extemporánea y solicita la nulidad de actuaciones y su retroacción al momento anterior a su presentación.

Valoración del tribunal

5.En cualquier caso, de haberse admitido indebidamente tales documentos como medio de prueba, el efecto consecuente no sería la nulidad de actuaciones, sino la declaración en esta instancia de su inadmisión, conforme establece el art. 272 LEC . La infracción se habría cometido en la propia sentencia de primera instancia, por haber tenido en cuenta esos documentos para resolver la controversia, de modo que, conforme al art. 465.2 LEC , la cuestión de indebida admisión, por extemporánea, debería ser puesta de manifiesto en el recurso de apelación y sometida a la decisión del tribunal, que no consideraría tales documentos para decidir el litigio si estima que no debieron ser admitidos. No obstante, no es esto lo que literalmente solicita la recurrente.

6.La parte demandada presentó un escrito de alegaciones a la vista de esos nuevos documentos, que quedó incorporado a los autos, teniéndose por hechas las manifestaciones en él contenidas (providencia de 2 de noviembre de 2012). En ese escrito no solicitó que los documentos fueran inadmitidos, por lo que, al no haber denunciado oportunamente en la primera instancia esa presunta infracción procesal, no es posible hacerla valer en el recurso de apelación ( art. 459 LEC ).

Lo que interesó en aquel escrito de alegaciones fue la suspensión del procedimiento por prejudicialidad administrativa, al amparo del art. 42 LEC , ya que había interpuesto un recurso de reposición contra el mencionado Acuerdo de la Comisión de Deontología Profesional del Colegio de Abogados de Barcelona de fecha 22 de octubre de 2012. Además, introducía alegaciones en defensa de la improcedencia de la condena en costas; negaba la existencia de un requerimiento previo y terminaba suplicando que no se impusieran las costas.

Tampoco en esta instancia, como se ha dicho, interesa la inadmisión de los correos, sino un efecto desmedido e improcedente como es la nulidad de actuaciones.

7.En todo caso, la admisión de tales documentos estaba amparada por el art. 265.3 LEC , ya que, sin afectar al fondo del asunto (la caducidad de la marca), se encaminaban a rebatir la procedencia de la petición de la parte demandada relativa a la no imposición de las costas procesales.

TERCERO. 8.La nulidad de actuaciones se funda también en la infracción del art. 42.3 LEC , al no haberse suspendido el procedimiento por prejudicialidad administrativa, dado que la demandada recurrió en reposición el citado Acuerdo de la Comisión de Deontología.

Conforme a este precepto, la suspensión del proceso civil por la pendencia de una cuestión prejudicial administrativa, procederá 'cuando lo establezca la ley o lo pidan las partes de común acuerdo o una de ellas con el consentimiento de la otra', y en este caso, alega la apelante, la parte actora ha dado su consentimiento a la suspensión.

9.Lo cierto es que la parte actora no ha solicitado ni ha prestado su consentimiento a la suspensión (no hay ningún escrito en este sentido).

En cualquier caso, la decisión de no suspender el procedimiento por la causa alegada, de ser incorrecta (que no lo es), no ha de conllevar la nulidad de las actuaciones, sino, en su caso, la subsanación en la segunda instancia mediante resolución del tribunal de apelación ( art. 465 LEC ), si es que la petición de suspensión se reproduce en el recurso, pero no se ha solicitado.

Al margen de lo anterior, no apreciamos que la resolución de la cuestión debatida en esta instancia (la condena en costas) dependa necesariamente de la decisión de la Comisión de Deontología sobre la procedencia de aportar esos correos al presente procedimiento. La cuestión puede resolverse con suficientes elementos de juicio prescindiendo de la decisión del Colegio, que no es un antecedente lógico y necesario, y prescindiendo incluso de esos documentos.

Y en cualquier caso, la Comisión de Deontología ya ha resuelto el recurso de reposición formulado por la parte demandada, en el sentido de confirmar su decisión anterior (por Resolución de 7 de enero de 2013, f. 509 y ss).

CUARTO. 10.La tercera causa de nulidad de las actuaciones es la infracción del art. 206.1.3º LEC en relación con los arts. 448 , 451 y 452 LEC , porque la providencia del juzgado de 2 de noviembre de 2012, que acordaba unir los escritos de las partes (de aportación de los documentos y de alegaciones de la demandada) y denegaba la suspensión por prejudicialidad administrativa, fue recurrida en reposición por la demandada, y sin embargo la sentencia fue dictada en la misma fecha de 2 de noviembre, antes de resolver el recurso, en el que la demandada insistía en la suspensión por prejudicialidad.

La consecuencia según la apelante ha de ser la nulidad de actuaciones y la retroacción al momento de dictarse aquella providencia.

11.El recurso de reposición fue desestimado por auto de 19 de diciembre de 2012, posterior a la sentencia, pero no por ello ha existido una infracción de las normas aludidas, ya que los autos estaban conclusos para dictar sentencia (tras el allanamiento y los ulteriores escritos alegatorios) y la interposición de un recurso de reposición no tiene efecto suspensivo de lo acordado, o del procedimiento, de acuerdo con el art. 451 LEC .

QUINTO. 12.Ya en cuanto al fondo, la apelante ofrece argumentos para que no le sean impuestas las costas, por no ser apreciable mala fe en su comportamiento pre-procesal.

La recurrente sostiene la ausencia de mala fe por su parte porque, en síntesis, no ha existido un requerimiento a los efectos del art. 395 LEC y las comunicaciones indicadas no fueron dirigidas a la propia parte, sino al abogado y agente de la propiedad industrial Don. Narciso , que únicamente gestionaba los intereses de la demandada ante la OEPM, pero no ostentaba su representación.

La cuestión, como hemos expuesto, puede ser resuelta incluso sin considerar los correos electrónicos aludidos (cuyo contenido, además, no ha sido impugnado en su autenticidad ni con respecto a la identidad del remitente y destinatario).

13.Mediando allanamiento del demandado dentro del plazo para contestar a la demanda, salvo el caso de apreciarse mala fe, la regla general en materia de costas es la no imposición ( art. 395.1 LEC ). Esa salvedad (la apreciación de mala fe), que justifica el apartamiento de la regla general, es identificable con una actuación disconforme con el modelo de conducta aceptado por la sociedad en la situación de que se trate o regla de comportamiento exigible desde un punto de vista ético y social, y se ha de valorar a estos efectos, fundamentalmente, en el estadio anterior al proceso, en relación con actos determinantes de la justificación del mismo (difícilmente podría valorarse como contraria a la buena fe la conducta procesal, por la que se acepta que el contrario tiene derecho a la tutela jurídica que solicita y que no es necesario seguir el trámite).

La norma da un paso más respecto a la legislación anterior y, recogiendo la doctrina general que venían manteniendo nuestros tribunales, objetiva la presencia de mala fe en el caso de que antes de ser presentada la demanda se hubiese dirigido al demandado un requerimiento fehaciente y justificado de pago (o de satisfacción extraprocesal).

Pero no es el único supuesto para que pueda apreciarse la mala fe, sino un mero exponente, sin excluir otros, de ese comportamiento contrario a las exigencias éticas de conducta en el contexto de que se trate.

La finalidad perseguida por la norma no es otra que evitar la condena en costas del allanado cuando con anterioridad a la presentación de la demanda no haya tenido ocasión de conocer o de cumplir la prestación objeto de la misma, por no haber recibido reclamación extrajudicial alguna o por cualquier otro motivo legítimo; y, en segundo lugar, establecer una especie de beneficio legal a favor del litigante vencido cuando el allanamiento ha evitado la continuación de un gravoso procedimiento, tanto para la parte adversa como para la propia Administración de Justicia. Pero no cuando su actuación extraprocesal ha ocasionado precisamente el comienzo del juicio, y que le sea objetivamente imputable por haber actuado con dolo, culpa o mero retraso prolongado en el cumplimiento de la obligación, o, en definitiva, de cualquier otro modo que suponga un ataque al derecho del actor en el que se observe un plusde reprochabilidad en el ámbito de que se trate, dependiendo de cada caso concreto.

14.Esta última situación y actitud es la que apreciamos concurrente, y nos lleva a confirmar, sin género de dudas, el criterio de la sentencia apelada.

El allanamiento efectuado, íntegro salvo en lo relativo a las costas, implica el reconocimiento de los hechos en que se funda la demanda y que se han relatado en el anterior fundamento 2, que en todo caso han de considerarse probados, por no discutidos.

La demandada, conocedora de que su marca TRAMUNTANA FM estaba incursa en causa de caducidad por no uso, decidió oponerse al registro por la actora de la marca TRAMUNTANA TV, y decidió mantener la oposición tras el intento de la actora de llegar a un acuerdo. Este contacto entre abogados (o con el agente de la demandada) no se ha negado, y es innegable que se produjo, y que el abogado-agente de la demandada le trasladó a ésta tanto el interés del actor en registrar su marca como la propuesta de negociación, lo que la demandada no podía desconocer. No se ha negado que el abogado-agente actuara a espaldas de su cliente, sin contar con su autorización para plantear la oposición al registro y mantenerla hasta el final; por el contrario, el curso normal y lógico de los acontecimientos (criterio de normalidad, no desvirtuado por la demandada) lleva a concluir necesariamente que la propia demandada decidió plantear y mantener su oposición al registro, sabiendo que su marca estaba incursa en caducidad por no uso. Al mismo tiempo formuló una nueva solicitud de registro de la marca TRAMUNTANA FM, nº 3025273, para distinguir servicios de producción y edición de programas de radio y televisión, en la clase 41, los mismos para los que el actor había solicitado su marca TRAMUNTANA TV.

Al mantener la oposición al registro de esta última marca, la sociedad demandada consigue que sea denegado, forzando al actor a acudir a los tribunales para franquear el acceso registral de su marca mediante la declaración de caducidad de la marca prioritaria, que se utilizó para obstaculizar dicho registro, pues una vez interpuesta la demanda se reconoce por la demandada que su marca prioritaria nunca fue usada o no lo ha sido durante el plazo que establece la Ley, para los servicios de aplicación.

Esta conducta es merecedora del reproche que conlleva la imposición de las costas por actuación de mala fe, al haber compelido al actor a recabar la tutela de los tribunales, con los gastos y molestias que conlleva, para la satisfacción de un derecho que la demandada sabía o debía saber que era legítimo, como de hecho lo admitió tras recibir el emplazamiento. Al esperar al litigio para allanarse en él incurrió en la conducta a la que el precepto vincula la imposición de costas.

15.También en esta instancia han de imponerse las costas al desestimarse el recurso ( art. 398.1 LEC ).

Vistos los preceptos legales citados, los alegados por las partes y demás de pertinente aplicación

Fallo

Desestimar el recurso de apelación formulado por la representación procesal de PROMOTORA DE ESTUDIOS DEL OCIO S.A. contra la sentencia dictada el 2 de noviembre de 2012 , que confirmamos, con imposición de las costas a la parte apelante.

Contra la presente resolución podrán las partes legitimadas interponer recurso de casación y/o extraordinario por infracción procesal, ante este Tribunal, en el plazo de los 20 días siguientes al de su notificación, conforme a los criterios legales y jurisprudenciales de aplicación.

Remítanse certificación de esta Sentencia al Juzgado de procedencia a los efectos pertinentes.

Así, por esta Sentencia, de la que se llevará certificación al Rollo, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN.- La sentencia que antecede ha sido leída y publicada por el magistrado ponente en el mismo día de su fecha y en acto de audiencia pública; doy fe.