Sentencia Civil Nº 22/2014, Audiencia Provincial de Alicante, Sección 8, Rec 401/2013 de 30 de Enero de 2014

Encabezamiento

TRIBUNAL DE MARCA COMUNITARIA

ROLLO DE SALA N.º 401 (C- 53) 13.

PROCEDIMIENTO: JUICIO ORDINARIO N.º 425 / 12.

JUZGADO DE MARCA COMUNITARIA N.º 1.

SENTENCIA NÚM. 22/14

Iltmos.:

Presidente: Don Enrique García Chamón Cervera.

Magistrado: Don Luis Antonio Soler Pascual.

Magistrado: Don Francisco José Soriano Guzmán.

En la ciudad de Alicante, a treinta de enero del año dos mil catorce.

La Sección Octava de la Audiencia Provincial de Alicante, integrada por los Istmos. Sres. arriba expresados, ha visto los presentes autos, dimanantes del procedimiento anteriormente indicado, seguidos en el Juzgado de Marca Comunitaria n.º 1; de los que conoce, en grado de apelación, en virtud del recurso interpuesto por SCHÜTZ GmbH & KgaA y SCHÜTZ IBÉRICA, SL, apelantes por tanto en esta alzada, representadas por la Procuradora D.ª LAURA PÉREZ DE SARRIÓ FRAILE, con la dirección del Letrado D. JULIÁN GARCÍA MADORELL; siendo la parte apelada, también impugnante, BIDONS EGARA, SL representada por el Procurador D. PEDRO MOLINA MARTÍNEZ, con la dirección del Letrado D. JUAN CARLOS CÓRDOBA RODRÍGUEZ.

Antecedentes

PRIMERO.-En los autos referidos, del Juzgado de Marca Comunitaria n.º 1, se dictó Sentencia, de fecha 18 de julio del 2013, cuyo fallo es del tenor literal siguiente: 'Que estimando parcialmente la demanda interpuesta por SCHÜTZ GmbH &Co KgaA y SCHÜTZ IBERICA,S.L contra BIDONS EGARA, S.L debo declarar que la venta de embalajes tipo GRG por BIDONS EGARA, S.L combinando jaulas externas fabricadas por SCHÜTZ con bidones o cápsulas internas de otros fabricantes manteniendo la marca SCHÜTZ en la placa de la jaula sin etiquetas suficientemente ilustrativas para distinguir que el embalaje reciclado en su totalidad procede de BIDONS EGARRA constituye infracción de la marca comunitaria de la actora y debo condenar y condeno a la demandada a cesar en la realización de tales actos y a indemnizar a las actoras en 272,67 euros. Cada parte abonará las costas causadas a su instancia y las comunes por mitad'

SEGUNDO.-Contra dicha Sentencia se preparó recurso de apelación por la parte reseñada, y tras tenerlo por preparado, presentó el escrito de interposición del recurso, del que se dio traslado a las demás partes. Seguidamente, tras emplazarlas, se elevaron los autos a este Tribunal, donde fue formado el Rollo, en el que se señaló para la deliberación, votación y fallo el día 10 / 12 / 13, en que tuvo lugar.

TERCERO.-En la tramitación del presente proceso, en esta alzada, se han observado las normas y formalidades legales.

Fundamentos

PRIMERO. Planteamiento del litigio por parte de las actoras.-

SCHÜTZ gmdH & Co KGaA (en adelante, SCHÜTZ), sociedad alemana, y su 'filial española' SCHÜTZ IBÉRICA, SL (en adelante, SCHÜTZ IBÉRICA), acuden a la Jurisdicción española de la Marca Comunitaria ejercitando, acumuladamente, acciones por infracción de una marca comunitaria y acciones por competencia desleal.

La referida marca comunitaria (que es titularidad solamente de SCHÜTZ) es la siguiente:

Marca comunitaria n.º 870188 (denominativa), 'SCHÜTZ', registrada en el año 1998, para productos y servicios de las clases 6, 19 y 20 (en lo que interesa, envases en forma de barriles y bidones, recipientes de transporte y almacenaje).

Se alegan en la demanda, como hechos en que se sustenta la infracción marcaria, los siguientes:

SCHÜTZ fabrica y comercializa embalajes de gran capacidad conocidos como GRG (Gran Recipiente para mercancías a Granel) o, en inglés, IBC (Intermedaite Bulk Container), utilizados normalmente en la industria química, alimentaria y farmacéutica para el almacenaje y transporte de productos diversos. En tales embalajes, aplica la marca comunitaria antedicha en sus distintos componentes (la jaula, el bidón o bombona y el palet): así, la marca se graba en las esquinas de la jaula (en cuya parte delantera hay una placa metálica bastante visible donde está inscrita), en la bombona o bidón y en el palet.

Las actoras fabrican los GRG y los comercializan, de una doble forma: bien nuevos, bien reacondicionados o reciclados, pues están compuestos, como se ha indicado, ' por diversas piezas que permiten su reutilización' (folio 3 de la demanda). En esta segunda modalidad, los componentes se recogen de los usuarios finales y se reciclan, bajo estrictos controles de calidad, siendo, a continuación, de nuevo comercializados.

La mercantil demandada también se dedica a la comercialización de embalajes GRG reciclados, para lo que está debidamente autorizada. Por esta razón, ' compite directamente en el mercado con los GRG reconstruidos o reciclados por SCHÜTZ' (folio 5 demanda). Efectivamente, la mercantil demandada es una empresa dedicada (y autorizada para ello) al reciclaje, reparación, reacondicionamiento y mantenimiento de estos contendedores y, a tal efecto, tras inspeccionar los componentes del GRG, los 'valoriza' y sustituye, en su caso, los que sean precisos, normalmente el bidón o cápsula interior, que está en contacto con los líquidos transportados y que, por este motivo, se contamina y deteriora con más facilidad.

Ambas partes han mantenido relaciones comerciales durante años, pues desde el año 2008 al 2011, ambos incluidos, la demandada ha adquirido a SCHÜTZ IBÉRICA bidones o bombonas nuevos (de mil litros de cabida), que insertaba en las jaulas y apoyaba en palets adquiridos de usuarios finales, comercializando el GRG resultante seguidamente.

Los actos de infracción que se imputan a la demandada son:

a) La comercialización de GRG compuestos de jaula y palet SCHÜTZ y bidón o bombona interior de otra marca, que se inserta en aquélla, sin suprimir de los primeros la marca SCHÜTZ

b) Los GRG comercializados por la demandada presentan defectos estructurales, a consecuencia de insertar en la jaula SCHÜTZ el bidón fabricado por otro empresario. De este modo, se dice, se deforman tanto la jaula como el bidón que se introduce en ella.

c) Los GRG también presentan deficiencias de etiquetaje.

Los actos de competencia desleal imputados a la demandada son los siguientes:

a) Actos de engaño: porque, al comercializar embalajes CGR reciclados, utiliza etiquetas de homologación falsas, o que no se corresponden con la realidad del producto que identifican.

b) Publicidad ilícita, en tanto en su página web se anuncia que, tras seguir el procedimiento de valoración, se obtiene ' el resultado de un contenedor nuevo, a menor precio, al tener diversas partes recicladas, pero con todas las garantías originales de fabricación', sin que ello pueda ser cierto.

Las acciones por infracción marcaria se sustentan jurídicamente en la alegación de que los hechos revelan una excepción al agotamiento del derecho de marca, de conformidad con el art. 13.2 del Reglamento (CE ) nº 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria (Versión codificada) (en adelante, RMC), y las de competencia desleal, se fundan en los arts. 5.1.a ) y 18 de la Ley de Competencia Desleal de 1 de enero de 1991 (en adelante, LCD) y Ley General de Publicidad, de 1988.

SEGUNDO. Contestación a la demanda.-

En la contestación a la demanda se efectuaron, expuestos ahora en síntesis, y en lo que interesa al ámbito de apelación, los siguientes alegatos:

Defecto legal en el modo de proponer la demanda por cuanto, ejercitadas acumuladamente dos acciones diferentes (por infracción marcaria y por competencia desleal), no se determina con precisión cuál es la parte actora de cada una de ellas.

Inexistencia de infracción de la marca comunitaria, por cuanto la actividad llevada a efecto por la mercantil demandada (en esencia, comercialización de contenedores del tipo CGR reciclados, utilizando jaulas y palets signados con la marca SCHÜTZ con cápsulas o bombonas de otras marcas) está debidamente autorizada, sin que, en ningún momento, se modifiquen los envases ni, de otro modo, se afecte a la imagen de dicha marca.

Inexistencia de acto alguno de competencia desleal.

TERCERO. La resolución apelada.-

La resolución recurrida efectúa los siguientes razonamientos, dichos sean en síntesis, que conducen a la parcial estimación de la demanda:

a) Con relación a la infracción marcaria, y tras efectuar unas muy correctas disquisiciones sobre el agotamiento del derecho de marca (art. 13.2 RMC), y sobre la STJUE de 14 de julio del 2011 (asunto Viking Gas - Kosan Gas , dictada en un caso muy similar al que ahora nos ocupa), llega a la conclusión (partiendo de una serie de hechos que considera probados o no controvertidos, expuestos en el fundamento de derecho segundo) de que no '... se puede descartar el riesgo de que el consumidor medio al adquirir un embalaje reciclado tipo CGR a BIDONS EGARA en los términos en que los que éste los comercializa pueda pensar que todo el embalaje tipo CGR procede de SCHÜTZ, incluido el producto reciclado tipo CGR de BIDONS EGARA que no corresponden, y generando confusión sobre su efectiva procedencia, al confundirse así con los que sí proceden en su integridad de elementos de esta empresa...', sin que disipe dicho riesgo la alegación vertida por la demandada, de que el consumidor de este tipo de embalajes reciclados sabe que adquiere un producto distinto al embalaje nuevo de SCHÜTZ. Además, las etiquetas que BIDONS EGARA añade a las jaulas ' no son lo suficientemente ilustrativas para distinguir el origen empresarial del embalaje reciclado en su totalidad'. Por ese motivo, la resolución recurrida estima que se ha producido violación de la marca comunitaria SCHÜTZ y así lo declara, con una serie de pronunciamientos condenatorios derivados de la misma, congruentes con las peticiones deducidas en la demanda.

b) En cuanto a las acciones por competencia desleal, son desestimadas, al no considerar que existan los actos de engaño ni de publicidad ilícita denunciados.

De este modo, la sentencia dictada en primera instancia ha estimado parcialmente la demanda, estableciendo un pronunciamiento declarativo y otro de condena:

a) Declara que ha existido una infracción de la marca comunitaria titularidad de SCHÜTZ, a consecuencia de la venta que BIDONES EGARA, SL, efectúa de embalajes GRG, al combinar las jaulas externas fabricadas por SCHÜTZ con bidones o cápsulas internas de otros fabricantes, manteniendo la marca SCHÜTZ en la placa de la jaula sin etiquetas suficientemente ilustrativas para distinguir que el embalaje reciclado en su totalidad procede de aquélla sociedad.

b) Condena a la demandada a cesar en la realización de tales actos y a indemnizar a las actoras en 272,67 €.

CUARTO. El ámbito de la apelación.-

Ambas partes están disconformes con la resolución.

La otrora demandante recurre la sentencia atacando la desestimación de las acciones por competencia desleal, así como ciertas consecuencias, no atendidas en la instancia, relativas a la indemnización de daños y perjuicios, publicación del fallo y costas procesales.

La demandada impugna la sentencia reiterando las excepciones procesales de falta de legitimación activa y pasiva respecto con relación a las acciones ejercitadas en la demanda, negando la existencia de infracción marcaria y, por tanto, las consecuencias condenatorias anudadas a la misma en aquélla.

QUINTO. Sobre la legitimación activa de SCHÜTZ IBÉRICA, SL para el ejercicio de acciones por infracción de marca comunitaria.-

En la demanda, como se ha dicho, se han deducido acumuladamente pretensiones fundadas, de un lado, en el derecho de exclusiva de la marca comunitaria titularidad de SCHÜTZ y, de otro lado, pretensiones fundadas en la Ley de Competencia Desleal, afirmando que ambas sociedades ejercitaban ambos tipos de acciones: en los fundamentos de derecho de la demanda, se indicaba que, respecto de las acciones por infracción de marca comunitaria, les correspondían a ambas sociedades, como titular y 'licenciado' (sic) de la marca comunitaria SCHÜTZ; y, respecto de las de competencia desleal, la legitimación les correspondía por resultar sus intereses económicos directamente perjudicados o amenazados por la conducta desleal de la demandada.

En la contestación a la demanda, se suscitó, aún con cierta imprecisión (desde la óptica del defecto legal en el modo de proponer la demanda), la cuestión relativa a la legitimación activa de las actoras para el ejercicio acumulado de tales acciones.

La resolución recurrida no ha resuelto expresamente sobre la legitimación activa de S. IBÉRICA, SL para el ejercicio de acciones por infracción marcaria, si bien la ha admitido implícitamente, tras lo decidido en el acto de la audiencia previa, en cuanto no ha distinguido en el fallo condenatorio entre una y otra actora.

La otrora demandada sigue negando la legitimación de esta sociedad, para el ejercicio de acciones por infracción de marca.

Como se ha dicho, SCHÜTZ IBÉRICA, SL no es titular de la marca comunitaria cuya protección se impetra en el presente procedimiento. Tan sólo es filial de la titular, licenciataria de la marca, según se alega en la demanda.

Sabido es que la licencia de la marca es un negocio jurídico en virtud del cual el licenciante, que es el titular registral de la marca y que continúa siendo su dueño y propietario, cede a favor de otra persona, llamada licenciatario, el uso o ejercicio de todos o parte de los derechos derivados de la marca inscrita.

La Ley de Marcas 17/2001, de 7 de diciembre (en adelante, LM), en sus arts. 40 (' posibilidad de ejercitar acciones civiles y penales') y 41 (' acciones civiles que puede ejercitar el titular de la marca'), tan solo prevé que las acciones a ejercitar contra quienes lesionen los derechos derivados de las marcas correspondan al titular. El art. 48 LM (' Licencia') nada prevé sobre la posibilidad de que el licenciatario ejercite tales acciones, limitándose, en su número primero, a indicar que ' La marca podrá ser objeto de licencia para la totalidad o para una parte de los productos o servicios para los cuales esté registrada y para la totalidad o parte del territorio español; Las licencias podrán ser exclusivas o no exclusivas'. La licencia, habida cuenta el principio de libertad de forma contractual que informa nuestro Ordenamiento Jurídico Civil ( art. 1.278 del Código Civil ), podría ser verbal. Lo que sucede es que, con independencia de la forma contractual que adopte el negocio, la eficacia de la licencia de marca es distinta 'inter partes' y frente a terceros pues, en el primer caso, el contrato despliega su eficacia desde que se perfecciona (desde ese momento, ambos podrían ejercitar entre sí todas las acciones derivadas del contrato, art. 48.2 LM ), mientras que, frente a terceros, es preciso atender al régimen establecido en el art. 124 de la Ley de Patentes , de aplicación por la remisión que efectúa la Disposición adicional primera de la LM (' Jurisdicción y Normas procesales'). De este modo, salvo pacto en contrario, el concesionario de una licencia exclusiva podrá ejercitar en su propio nombre todas las acciones que en la presente ley se reconocen al titular de la patente frente a los terceros que infrinjan su derecho, pero no podrá ejercitarlas el concesionario de una licencia no exclusiva(art. 124.1); el licenciatario titular de una licencia no exclusiva podría requerir al titular para el ejercicio de tales acciones y, caso de no ser atendido, ejercitarlas en su propio nombre ( art. 124.2 LP). En cualquier caso, la licencia requiere de su inscripción en el Registro de Marcas para poder oponerse frente a terceros de buena fe ( art. 46.3, en relación con el art. 46.2 LM ), lo implicaría la forma escrita del negocio.

El RMC disciplina también el ejercicio de acciones por parte del licenciatario. El art. 22 (' Licencia '), de forma similar a la regulación contenida en el art. 48 LM , prevé que la marca comunitaria pueda ser objeto de licencia exclusiva o no exclusiva ( art. 22.1) y que el titular de la marca pueda accionar contra el licenciatario ( art. 22.2). Ahora bien, a diferencia de la regulación contenida en la LM , el RMC sí que contiene un precepto (art. 22.3) que expresamente prevé el ejercicio de acciones relativas a la violación de una marca comunitaria, por parte del licenciatario: habrá que estar, en primer lugar, a lo estipulado en el contrato de licencia y, en otro caso, sólo podrá ejercitar tales acciones con el consentimiento del titular de la marca comunitaria, si bien, en el caso de licencia exclusiva, podría ejercitarla por sí mismo cuando hubiera requerido al titular y éste no la haya ejercitado dentro de un plazo apropiado. Con independencia del ejercicio de tales acciones, el RMC también prevé (art. 22.4) que cualquier licenciatario pueda intervenir en el proceso entablado por el titular de la marca comunitaria, a fin de obtener reparación del perjuicio que se le haya causado. En cualquier caso, el art. 23.1 establece que la licencia solo podrá oponerse frente a terceros una vez inscrita en el Registro (OAMI).

Éste Tribunal Español de Marca Comunitaria ya ha tenido ocasión, con anterioridad ( sentencia de este Tribunal de 23 de enero del 2009 ) de pronunciarse sobre el ejercicio de acciones por infracción por parte de un licenciatario cuya licencia no estaba inscrita en la OAMI (que es el caso que nos ocupa) razonando (motivadamente, pues el Tribunal modificó el criterio que había mantenido años atrás en la sentencia del conocido como asunto CANNA) que '... respecto de las primeras (acciones por violación de marca comunitaria), carece de legitimación activa porque el artículo 23.1 del Reglamento (CE ) nº 40/94 del Consejo de 20 de diciembre de 1993 sobre la marca comunitaria (en lo sucesivo RMC), declara que los contratos de licencia sólo podrán oponerse a terceros en todos los Estados miembros una vez inscritos en el Registro, esto es, la inscripción registral del contrato de licencia se convierte en un requisito de oponibilidad frente a terceros. En nuestro caso, no se ha justificado la inscripción registral del contrato de licencia otorgado por la titular, '...' a favor de la otra demandante. De otro lado, al haber comparecido como actora la titular de la marca comunitaria registrada, '...', resultaría innecesario y redundante que compareciera en el mismo procedimiento para la protección de la marca la supuesta licenciataria a tenor de lo establecido en el artículo 124 de nuestra Ley de Patentes , aplicable por remisión del artículo 97.3 RMC a la legislación nacional y de Disposición adicional primera de nuestra Ley de Marcas '.

En el caso que ahora nos ocupa, la existencia de la licencia (no negada por la demandada), pero no inscrita, no basta para legitimar a la licenciataria para el ejercicio de acciones por violación de la marca comunitaria titularidad de la licenciante, por lo que, suscitada la cuestión de la legitimación de esta actora para el ejercicio de las acciones por infracción de marca en la primera instancia, estimaremos el motivo de recurso, con los efectos a ello inherentes.

Considera el Tribunal que, en la práctica, no son pocos los casos en que accionan por violación de marca comunitaria varias sociedades del mismo grupo empresarial, cuando tan solo una de ellas es la titular de la misma, alegando que la legitimación activa de todas ellas procede, simplemente, del hecho de pertenecer a ese mismo grupo empresarial o de contar con licencia de la titular, que, en bastantes ocasiones (también en el caso que nos ocupa), no se acredita documentalmente o incluso se dice que es una licencia verbal, y que no está inscrita en la OAMI. Desde el momento en que la parte demandada suscita en el procedimiento la falta de legitimación activa de alguna/s de ella/s para el ejercicio de tales acciones, se ha de estar a la regulación contenida en el RMC y exigir, en primer término, que la licencia (una vez probada su existencia) se halle inscrita en la OAMI, pues solo desde ese instante puede ser opuesta para terceros y legitima al licenciatario (de conformidad también con el contenido del Reglamento) para ejercitar acciones por violación de la marca.

A mayor abundamiento: S. IBÉRICA, SL tampoco ha alegado el perjuicio propio (distinto del perjuicio de la titular) que haya podido sufrir a consecuencia de la infracción, en los derechos derivados de la licencia alegada.

Este motivo de recurso será, pues, estimado.

SEXTO. Sobre la legitimación activa de SCHÜTZ gmdH & Co KGaA para el ejercicio de acciones por competencia desleal.-

El recurso vuelve a plantear la falta de legitimación activa de la sociedad alemana para el ejercicio de las acciones por competencia desleal, al afirmar que dicha sociedad no actúa en el mercado español, ya que es SCHÜTZ IBÉRICA, SL la que comercializa los productos amparados en la marca titularidad de aquélla.

La sentencia recurrida realmente no ha abordado de modo expreso esta cuestión (suscitada, con cierta imprecisión, en la contestación a la demanda, folio 59 del procedimiento), pues se ha limitado a afirmar la legitimación de SCHÜTZ IBÉRICA, SL (que ya no se niega), sin indicar de dónde procede la de SCHÜTZ. Además, la sentencia también considera probado que se ofertan en España envases GRG reciclados por SERVIDRUM IBÉRICA, SLU, cuyo único socio es SCHÜTZ IBÉRICA, SL.

El escrito de oposición a la impugnación guarda absoluto silencio sobre este motivo de recurso.

Respecto de las acciones fundadas en la LCD, el artículo 33 confiere legitimación activa a ' cualquier persona que participe en el mercado, cuyos intereses económicos resulten directamente perjudicados o amenazados por el acto de competencia desleal.' La participación en el mercado, por tanto, se erige en en sustento de la atribución de la legitimación para el ejercicio de las acciones previstas

La propia parte impugnada, como se ha dicho, que fundó la legitimación en la demanda alegando que sus intereses económicos resultaban 'directamente' afectados o perjudicados por la actuación de la demandada, ha guardado silencio al respecto en su escrito de oposición.

Lo cierto es que esta parte ha admitido que no participa en el mercado español, pues no lo niega, más allá de afirmar que S. IBÉRICA, SL es su filial española y que el grupo SCHÜTZ lo forman 24 empresas. A mayor abundamiento, como hemos indicado, la resolución recurrida considera probado que SCHÜTZ es socio único de SERVIDRUM IBÉRICA, SLU, que oferta en España envases CGR reciclados con jaula, palet y bombona, sin que tal aserto se discuta.

Entendemos que si bien es cierto que nos encontramos ante dos sociedades pertenecientes a un mismo grupo empresarial y, que desde esta perspectiva, el perjuicio causado a la filial podría afectar a la matriz y al resto de empresas del grupo, tal circunstancia es insuficiente para fundar la legitimación de la actora para el ejercicio de este tipo de acciones, pues falta el perjuicio directo de que habla el precepto anteriormente mencionado.

SCHÜTZ no distribuye, no comercializa productos en el mercado español, pues tales actos los tiene atribuidos a otra sociedad de su mismo grupo empresarial, según se reconoce; simplemente (al menos, es lo único probado al respecto en el presente pleito) es la titular de la marca con que dicha distribución y comercialización se produce. Por tanto, aún teniendo en cuenta los amplios parámetros con que la LCD atribuye la legitimación activa para accionar, no consideramos que la codemandante la ostente con relación a las acciones por competencia desleal.

Se estimará, pues, igualmente, este motivo de recurso.

SÉPTIMO.-

La cuestión que ha de resolver el Tribunal es si la comercialización de embalajes GRG que efectúa la demandante, consistente en la venta de dichos embalajes combinando las jaulas externas (fabricadas y signadas con la marca comunitaria SCHÜTZ) con bidones de otras marcas, infringe o no dicha marca.

Son hechos indiscutidos de relevancia, los siguientes:

En el mercado confluyen embalajes GRG nuevos y también reciclados, puesto que los diversos componentes que los integran son reutilizables. En el mercado de embalajes reciclados, se habla de reembotellamiento (cuando todos los componentes proceden de un mismo fabricante) y de embotellamiento cruzado (cuando no es así).

La demandada cuenta con un Certificado de homologación que la reconoce como empresa de reciclaje, reparación, reacondicionamiento, inspección, prueba y mantenimiento de contenedores GRG.

En la publicidad u oferta de embalajes reciclados GRG, la demandada no hace referencia alguna a la marca de la demandante.

Los contenedores vendidos por la demandada se marcan con etiquetas adhesivas que ésta pone en la placa frontal de la jaula, y que la identifican como la empresa que ha reciclado el contenedor. Estas etiquetas, como decimos, se pegan en la parte frontal de la jaula en donde aparece la marca SCHÜTZ, de modo que la forma en que se comercializan los bidones es la siguiente (fotografía tomada por el Tribunal del folio 13 del dictamen pericial acompañado como documento número 7 de la demanda, en donde se indica que el resto de contenedores observados de BIDONS EGARA presentaban la misma identificación; en la fotografía se advierte que, en la placa que hay en la jaula, aparece grabada la marca SCHÜTZ en la parte inferior izquierda, mientras en la parte superior derecha aparece la etiqueta de BIDONS SEGARA, redonda, con una hoja verde, donde, entre otros datos, aparece el nombre de la sociedad BIDONS EGARA, SL y un teléfono):
Para ver la imagenpulse aquí.

Sobre la base de los anteriores hechos, y siguiendo la línea argumental de la STJUE de 14 de julio del 2011 , efectuaremos las siguientes consideraciones:

a) Con la comercialización de los embalajes GRG por parte de la actora, identificados con su marca comunitaria denominativa SCHÜTZ, se ha producido el agotamiento del derecho conferido por la misma, en los términos del art. 13 RMC (el art. 13.1 dispone, 'A gotamiento del derecho conferido por la marca comunitaria', que el derecho conferido por la marca comunitaria no permitirá a su titular prohibir el uso de la misma para productos comercializados en la Comunidad bajo esa marca por el titular o con su consentimiento). Por tanto, y como bien advirtió el magistrado de instancia, el titular de la marca no puede impedir a la demandada (que, además, está autorizada administrativamente para ello) la comercialización de embalajes GRG reciclados, alguno de cuyos elementos continúe signado con dicha marca comunitaria.

b) La cuestión queda centrada en si existe algún motivo legítimo (art. 13.2 RMC) que justifique que el titular se oponga a la comercialización ulterior de los productos signados con dicha marca, pues tal precepto establece que el apartado primero no se aplicará cuando existan motivos legítimos que justifiquen que el titular se oponga a la comercialización ulterior de los productos, en especial cuando el estado de los productos se haya modificado o alterado tras su comercialización. Según reiterada jurisprudencia del TJUE, el uso de la expresión 'en especial' demuestra que el supuesto relativo a la modificación o a la alteración del estado de los productos de la marca sólo se ofrece a modo de ejemplo de lo que pueda constituir un motivo legítimo (en particular, la sentencia de 23 de abril de 2009, Copad, C 59/08 , Rec. p. I 3421, apartado 54, y jurisprudencia citada). Así, el Tribunal de Justicia ha declarado que tal motivo legítimo existe también cuando el uso por un tercero de un signo idéntico o similar a una marca menoscaba seriamente la reputación de ésta, o cuando ese uso se realiza de modo que dé la impresión de que existe un vínculo comercial entre el titular de la marca y ese tercero y, en particular, de que éste pertenece a la red de distribución del titular de la marca o de que existe una relación especial entre ambas personas ( sentencia de 8 de julio de 2010, Portakabin y Portakabin, C 558/08 , Rec. p. I 0000, apartados 79 y 80 y jurisprudencia citada).

Como se indicó al comienzo de esta resolución, la infracción imputada se residenciaba en dos aspectos:

1º. La existencia de defectos estructurales en el bidón y la jaula, al insertar en las jaulas SCHÜTZ cápsulas de otros fabricantes. Desde luego, de ser así, ello constituiría, como se ha apuntado con anterioridad, un motivo legítimo ex art. 13.2 RMC.

Ahora bien, la resolución recurrida ha efectuado al respecto una serie de razonamientos que no son discutidos en el recurso de apelación interpuesto por la otrora parte demandante y sobre los que, por tanto, no efectuaremos disquisición alguna, al ser consentidos por la apelante.

La conclusión alcanzada por el magistrado de instancia, tras la valoración conjunta de diversos elementos probatorios, es que las jaulas SCHÜTZ y los bidones de otros fabricantes son esencialmente compatibles, sin que, de la prueba practicada, se aprecien en las combinaciones de montaje operaciones forzadas que afecten, ni deterioren, ninguno de sus elementos integrantes, resultando unos envases GRG aptos para el fin que les es propio (apartado viii del fundamento segundo, con valoración igualmente compartida por el Tribunal). No se han probado, pues, las deficiencias imputadas al GRG reciclado comercializado por la parte demandada.

2º. La comercialización de GRG reciclados se hace sin suprimir de las jaulas y los palets la marca SCHÜTZ.

La sentencia recurrida entiende que las etiquetas pegadas por BIDONS EGARA no son lo suficientemente ilustrativas para distinguir el origen empresarial del embalaje reciclado en su totalidad, razón por la que el consumidor medio de este tipo de productos, al adquirirlo a dicha empresa, puede pensar que todo el embalaje procede de SCHÜTZ, cuando ello no es así, produciéndose, por tanto, confusión sobre su efectiva procedencia.

Discrepamos del criterio del juzgador a quo en cuanto entiende este Tribunal que la forma en que se comercializan los envases GRG por la demandada no da impresión alguna de que pueda existir un vínculo comercial entre el titular de la marca y aquélla, sin que, por tanto, exista el riesgo de confusión acerca del origen empresarial del producto aducido por la actora.

Como indicó el TJUE en la sentencia VIKING GAS antes referida, dos datos relevantes han de ser tomados en consideración: la forma en que se produce la comercialización de dichos envases y el etiquetado que la demandada añade a las jaulas de SCHÜTZ.

Con relación al modo de comercialización, el consumidor que se dirige a BIDONS EGARA a comprar un GRG sabe que está adquiriendo envases reciclados de diversas marcas, pues la oferta que efectúa aquélla empresa se hace sin referencia marcaria alguna. Ello es lo habitual en el mercado de GRG reciclados. Desde esta perspectiva, parece razonable presumir que al consumidor que se dirige directamente a BIDONS EGARA para comprar un GRG reciclado le resulta más fácil conocer la falta de vínculos entre esa empresa y las que tienen marcados los distintos componentes del envase.

Pero es que, a mayor abundamiento, el hecho de que BIDONS EGARA no suprima la marca originaria del componente (en este caso, la marca SCHÜTZ de la jaula) sino que añada otra, la suya (en un lugar distinto, sin superponerla ni ocultar de modo alguno aquélla) corrobora que la comercialización no trata de esconder el origen empresarial de la jaula del GRG. Como indicó el TJUE en la sentencia a que nos venimos refiriendo, la práctica consistente en que el producto lleve no sólo la marca del fabricante originario de la jaula sino también la marca del empresario que vende el envase reciclado '... constituye un elemento pertinente en la medida en que parece excluir que ese etiquetado modifique el estado de las bombonas ocultando su origen'.

Concluimos, por tanto, que la forma en que la demandada etiqueta la jaula del GRG indica suficientemente, al no eliminar la marca primigenia, que el producto en su integridad es un producto que se vende reciclado, sin que dé razón a considerar, al consumidor del mismo, que existe vinculación alguna entre la empresa de quien lo adquiere y la fabricante original de todos o algunos de sus componentes.

Por tanto, entendemos que no existe infracción de la marca comunitaria titularidad de SCHÜTZ, lo que hace innecesario abordar los motivos de recurso de apelación (que se desestima) de la otrora parte actora (que partían de la afirmación de la violación y se referían a ciertos extremos consecuencia de la misma), y supone la estimación de la impugnación, con los pronunciamientos a ello inherentes.

OCTAVO. La tutela concurrencial.-

En la demanda (con copia del art. 5 LCD , actos de engaño) se dedicó un único párrafo a fundar la existencia de uno de tales actos: 'BIDONS EGARA engaña al consumidor al comercializar los embalajes GRG reciclados con la marca SCHÜTZ, utilizando etiquetas de homologación y fabricación falsas, o que no se corresponden con la realidad del producto que identifican. Este engaño se concreta en la falsedad sobre la fecha de fabricación del embalaje, sobre el carácter apropiado del mismo para transportar materiales peligrosos, sobre los resultados que pueden esperarse de su utilización, o los resultados y características esenciales de las pruebas o controles efectuados al bien o servicio'.

La resolución recurrida no aprecia actos de engaño por cuanto la prueba articulada a tal fin (informe anexado a escritura, documento número seis de la demanda) no es suficiente para probarlo.

El documento número seis es un acta de presencia, de fecha 26 de marzo del 2012, que refleja la entrega al Notario de un informe de 14 folios redactado por la Responsable del Departamento de Medio Ambiente de SCHÜTZ, requiriéndolo para que se personara en la empresa y observara la correspondencia entre las cincuenta y cinco fotografías que aparecen en el mismo y la realidad del lugar de actuación. Las fotografías eran de bidones adquiridos por la empresa TUBKAL INGENIEROS, SL a BIDONS EGARA, SL, que fueron entregados el 23 de noviembre del 2011 (albarán de entrega incorporado al acta).

Compartimos la apreciación del juzgador de instancia, en el sentido de que hay una importante ruptura temporal (entre la fecha de entrega de los bidones y el momento en que se requiere al Notario, con los bidones siendo trasladados en el ínterin) que impide, por déficit de fiabilidad (añadimos), extraer conclusión alguna sobre la base de los hechos reflejados en el informe, elaborado, además, por la propia parte actora.

Con relación a la publicidad ilícita ( art. 18 LCD en relación a los arts. 1 , 2 y 3 de la Ley General de Publicidad ), por engañosa), en la demanda se alegaba que: a) en la página web de la sociedad demandada se dice, engañosamente, que, con el sistema de valorización, se obtenía el resultado de un contenedor nuevo, pero con todas las garantías originales de fabricación; b) en un link de la Generalitat de Cataluña, BIDONS EGARA realiza una declaración ambiental en la que, entre otros extremos, se dice '... con la jaula y el palet reciclado colocamos una nueva bombona de plástico, formando un nuevo envase, en el que el producto a envasar se deposita en un envase nuevo con todas sus garantías. Este envase compuesto, una vez acabado y al haber sido sustituida la bombona de plástico por otra original del mismo fabricante del envase, no perderá las condiciones de homologación del envase original'.

La sentencia recurrida estima que no hay publicidad engañosa por cuanto: a) no se ha acreditado que los envases reciclados por BIDONS EGARA no reúnan las garantías que puede ofrecer un producto nuevo, pues no se ha acreditado que los mismos no sean válidos para transportar mercancías no peligrosas ni, respecto de las peligrosas, que se oferten embalajes sin homologación; b) la declaración medioambiental no es un mensaje publicitario, se efectuó en el año 2010 (cuando todavía BIDONS EGARA adquiría a SCHÜTZ bombonas originales) y consta en aquélla que dicha declaración se valida por un verificador acreditado.

En el recurso de apelación no se impugna la desestimación por publicidad desleal, pero sí la desestimación de la acción basada en los actos de engaño.

Nuevamente, el motivo impugnatorio descansa en la valoración que se efectúa del documento seis de los acompañados a la demanda (y la declaración vertida en el acto del juicio), al que se ha hecho referencia con anterioridad. Y nuevamente, hemos de reiterar el déficit de fiabilidad que el mismo ofrece, pues los bidones encargados por una tercera empresa a la demandada fueron entregados cinco meses antes de que se requiriera al Notario para que comprobara la concordancia entre ciertas fotografías y dichos envases GRG, durante los cuales estuvieron a la plena disposición de la compradora y de SCHÜT IBÉRICA.

Compartimos la valoración efectuada por el magistrado de lo mercantil, a la cual nos remitimos a fin de evitar inútiles reiteraciones.

NOVENO.-

De conformidad con lo establecido en los arts. 394 y 398 de la LEC ., en caso de desestimación total de un recurso de apelación, las costas se impondrán a la parte que haya visto rechazadas todas sus pretensiones, sin que este tribunal aprecie que la cuestión promovida presentara serias dudas de hecho o de derecho.

Con relación a la impugnación, en materia de costas será de aplicación el art. 398.2, que dispone que en caso de estimación total o parcial de un recurso de apelación, no se condenará en las costas de dicho recurso a ninguno de los litigantes. En cuanto a las costas de la primera instancia, de conformidad con el art. 394.1, habrán de imponerse a la parte que haya visto rechazadas todas sus pretensiones, sin que este tribunal aprecie la existencia de serias dudas de hecho o de derecho.

DÉCIMO.-

De conformidad con el art. 208.4 LEC , toda resolución incluirá la mención de si es firme o cabe algún recurso contra ella, con expresión, en este caso, del recurso que proceda, del órgano ante el que deba interponerse y del plazo para recurrir.

Así, de acuerdo con lo establecido en el art. 466 y Disposición Final 16ª LEC , contra las sentencias dictadas por las Audiencias Provinciales en la segunda instancia de cualquier tipo de proceso civil podrán las partes legitimadas interponer recurso de casación y/o extraordinario de infracción procesal, de los que conocerá, en su caso, el Tribunal Supremo, siempre que dicha sentencia sea recurrible en casación, por encontrarse en alguno de los casos previstos en el art. 477.2 LEC . Tales recursos deberán interponerse (téngase en cuenta que la modificación introducida en la LEC por la Ley 37/2011, de 10 de octubre, de medidas de agilización procesal, publicada en el BOE del día 11 de octubre, suprime el trámite de preparación de todos los recursos devolutivos, que habrán, por tanto, de ser directamente interpuestos, en plazo y forma, de conformidad con la Disposición transitoria única, Procesos en trámite) ante el tribunal que haya dictado la resolución que se impugne dentro del plazo de veinte días contados desde el día siguiente a la notificación de aquélla, constituyéndose previamente depósito para recurrir por importe de 50 euros por cada recurso que se ingresará en la Cuenta de Consignaciones de esta Sección 8ª abierta en Banesto indicando en el campo 'Concepto' del documento resguardo de ingreso, que es un 'Recurso', sin cuya acreditación no será admitido (LO 1/2009, de 3 noviembre).

UNDÉCIMO.-

De conformidad con la Disposición Adicional décimoquinta, número 8, de la LOPJ , introducida por la LO 1/2009, de 3 de noviembre, en caso de estimación total o parcial del recurso, procederá la devolución de la totalidad del depósito constituido por la parte para poder interponerlo.

De conformidad con la Disposición Adicional décimoquinta, número 9, de la LOPJ , introducida por la LO 1/2009, de 3 de noviembre, en caso de confirmación de la resolución recurrida, la parte recurrente perderá el depósito que hubiera constituido para interponer el recurso contra aquélla.

VISTAS las disposiciones citadas y demás de general y pertinente aplicación, siendo ponente de esta Sentencia, que se dicta en nombre de SM. El Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español, en el ejercicio de la potestad jurisdiccional, el Magistrado Don Francisco José Soriano Guzmán, quien expresa el parecer de la Sala.

Fallo

FALLAMOS:Que con desestimacióndel recurso de apelación interpuesto por la representación de SCHÜTZ GmbH & KgaA y SCHÜTZ IBÉRICA, SL, y con estimaciónde la impugnación formulada por BIDONS EGARA, SL, ambos interpuestos contra la sentencia dictada por el Juzgado de Marca Comunitaria n.º 1, de fecha 18 de julio del 2012, en los autos de juicio ordinario n.º 425 / 12, debemos revocar yrevocamos dicha resoluciónen el sentido de dictar otra que, con desestimación de la demanda interpuesta por aquéllas contra BIDONS EGARA, SL, la absuelve de las pretensiones deducidas en su contra, imponiendo a la parte demandante las costas de la primera instancia y sin hacer en esta alzada expreso pronunciamiento sobre las originadas por la impugnación, imponiendo a la apelante las costas del recurso desestimado.

Procédase a la devolución de la totalidad del depósito constituido por la/s parte/s recurrente/s o impugnante/s cuyo recurso/impugnación haya sido total o parcialmente estimado.

Se acuerda la pérdida del depósito constituido por la/s parte/s recurrente/s o impugnante/s cuyo recurso/impugnación haya sido desestimado.

Notifíquese esta sentencia en forma legal y, en su momento, devuélvanse los autos originales al Juzgado de procedencia, de los que se servirá acusar recibo, acompañados de certificación literal de la presente resolución a los oportunos efectos de ejecución de lo acordado, uniéndose otra al Rollo de apelación.

La presente resolución podrá ser objeto de recurso, de conformidad con lo establecido en los fundamentos de derecho de esta sentencia.

Así, por esta nuestra Sentencia, fallando en grado de apelación, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN.-En el mismo día ha sido leída y publicada la anterior resolución por el Ilmo. Sr. Ponente que la suscribe, hallándose la Sala celebrando Audiencia Pública. Doy fe.-