Sentencia Civil Nº 223/2014, Audiencia Provincial de Alicante, Sección 8, Rec 193/2014 de 07 de Noviembre de 2014

Encabezamiento

TRIBUNAL DE MARCA COMUNITARIA

ROLLO DE SALA N.º 193 ( C-20 ) 14.

PROCEDIMIENTO: JUICIO ORDINARIO N.º 324 / 13.

JUZGADO DE MARCA COMUNITARIA n.º 1.

SENTENCIA NÚM. 223/14

Iltmos.:

Presidente: Don Enrique García Chamón Cervera.

Magistrado: Don Luis Antonio Soler Pascual.

Magistrado: Don Francisco José Soriano Guzmán.

En la ciudad de Alicante, a siete de noviembre del año dos mil catorce.

El Tribunal de Marca Comunitaria, Dibujos y Modelos Comunitarios, integrado por los Iltmos. Sres. arriba expresados, ha visto los presentes autos, dimanantes del procedimiento anteriormente indicado, seguidos en el Juzgado n.º 1 de Marca Comunitaria; de los que conoce, en grado de apelación, en virtud del recurso interpuesto por ELINT SA y SPAIN NIGHT VISION, SA, apelantes por tanto en esta alzada, representadas por la Procuradora D.ª CARMEN BAEZA RIPOLL, con la dirección del Letrado D. ANTONIO VELA BALLESTEROS; siendo la parte apelada ITT MANUFACTURING ENTERPRISES LLC y EXELIS INC, representadas por el Procurador D. FERNANDO FERNÁNDEZ ARROYO, con la dirección del Letrado D. IGNACION MARQUES JARQUE.

Antecedentes

PRIMERO.-En los autos referidos, del Juzgado n.º 1 de Marca Comunitaria, se dictó Sentencia, de fecha 25 de abril del 2014, cuyo Fallo es del tenor literal siguiente: 'Que estimando la demanda interpuesta por ITT MANUFACTURING ENTRERPRISES LLC y EXELIS, INC contra ELINT, S.A. y SPAIN NIGHT VISION, S.A. declarar y declaro que las demandas han llevado a cabo actos de infracción de las 'marcas ITT' y además de competencia desleal por ELINT, S.A. y debo condenar y condeno a las demandadas a

1º) Cesar en el uso de las Marcas 'ITT' en el territorio de la Unión Europea para equipos de visión nocturnay materiales electrónicos y ópticos, así como sus recambios, complementos y documentación publicitaria y técnica, comprendiendo en particualr la fabricación, importación, comercialización, ofrecimiento o almacenamiento de productos, o utilización de los mismos en publicidad o documentos mercantiles, rótulos de establecimiento redes de comunicaciíon o envoltorios, embalajes, documentación mercantil, técnica o comercial u otros medios de identificación de dichso productos, con el alcance determinado en el apartado 18

2º) Retirar del tráfico económico y destruir los equipos de visión nocturna (incluyuendo los monoculares, binoculares, instrumentos ópticos, mira telescópicas), embalajes, catálogos, placas, envoltorios, catálogos, fotografías, material publicitario y documentación técnica en cualquier soporte incluido Internet, etiquetas u otros documentos en los que se haya materializado la violación de las Marcas ITT , y a adoptar las medidas a su alcance para evitar que peosiga la violación, con el alcance determinado en el apartado 18

3º) Destruir las demandadas los productos infractores (equipos de visión nocturna, monoculares, binoculares, instrumentos ópticos, mira telescópicas entre otros), y material publicitario (tal como placas, catálogos, sellos, tarjetas de visita, cartonajes, sobres, entre otros) que ilegitimamente incorporen las Marcas 'ITT', con el cancance determinado en el apartado 18

4º) Indemnizar a las actoras en 33.613,19 € por los daños y perjuicios.

Asimismo se condena a ELINT, S.A. a cesar , y abstenerse en el futuro, en la conducta desleal consistente en la difución de las manifestaciones en el mercado relativas a la retirada u obsolescencia de aparetos de visión nocturna 'ITT', comercializados por ITT MANUFACTURING ENTRERPRISES LLC y EXELIS, INC

Las costas se imponen a las demandadas...'

SEGUNDO.-Contra dicha resolución se interpuso recurso de apelación, del que se dio traslado a las demás partes. Seguidamente, tras emplazarlas, se elevaron los autos a este Tribunal, donde fue formado el Rollo, en el que se señaló para la deliberación, votación y fallo el día 16 / 9 / 14, en que tuvo lugar.

TERCERO.-En la tramitación del presente proceso, en esta alzada, se han observado las normas y formalidades legales, a excepción del plazo para dictar sentencia, debido a la complejidad del asunto y a permisos del magistrado ponente.

Fundamentos

PRIMERO. Planteamiento del litigio por parte de las actoras.--

ITT MANUFACTORING ENTERPRISES LLC (en adelante, ITT), y su licenciataria, EXELIS INC (en adelante, EXELIS), acuden a la Jurisdicción española de la Marca Comunitaria ejercitando, acumuladamente, acciones por infracción de varias marcas comunitarias y acciones por competencia desleal.

Esas marcas comunitarias son las siguientes:

Marca comunitaria n.º 001953827 (denominativa), 'ITT', registrada para productos de la clase 9 (en lo que interesa, aparatos ópticos militares).

Marca comunitaria n.º 005402227 (denominativa) ITT INDUSTRIES, registrada para productos de la clase 9 (particularmente, gafas de visión nocturna).

Marca comunitaria n.º 004910568 (figurativa), para productos de la clase 9 (aparatos ópticos), cuya representación gráfica es la siguiente:

Marca comunitaria n.º 941161 (figurativa), para productos de la clase 9 (gafas de visión nocturna), cuya representación gráfica es:

Se alegan en la demanda, dichos sean muy en síntesis, como hechos en que se sustenta la infracción marcaria, los siguientes:

Las marcas comunitarias se utilizan para signar productos ópticos militares, particularmente gafas o dispositivos de visión nocturna, siendo una de las líneas de negocio de EXELIS el diseño, fabricación y venta de aparatos ópticos de visión nocturna para usos militares, particularmente catalejos, binoculares y miras telescópicas.

ELINT fue, hasta el año 2007, agente y distribuidora de tales productos en España.

Las demandadas han utilizado inconsentidamente las marcas de la actora para la comercialización de binoculares nocturnos, hasta el punto de que vendieron a la sociedad suiza GDELS-Mowag-GmbH (dedicada a la fabricación y venta de vehículos blindados para usos militares) utilizando, en los presupuestos y correspondencia contractual, dichas marcas. A mayor abundamiento, las marcas también se han utilizado en los manuales de usuario, manuales de instrucciones y kits de purgado de los binoculares vendidos, así como en dichos binoculares, que no se corresponden con los fabricados por ITT y comercializados por EXELIS, pues se han introducido en ellos ciertas modificaciones.

De otra parte, la marca ITT también se ha utilizado inconsentidamente en internet.

El acto de competencia desleal imputado a la demandada es el de engaño, por haber difundido en el mercado español que los binoculares de visión nocturna de ITT estaban obsoletos y eran defectuosos.

Las acciones por infracción marcaria se sustentan jurídicamente en el art. 9.1.a del Reglamento (CE ) nº 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria (Versión codificada) (en adelante, RMC), y la de competencia desleal, en el art. 5.de la Ley de Competencia Desleal de 1 de enero de 1991 (en adelante, LCD).

SEGUNDO. Contestación a la demanda.-

Aún cuando, por error, los antecedentes de hecho de la sentencia apelada indiquen que se presentó escrito de contestación a la demanda, ello no fue así, hasta el punto de que mediante decreto de 13 de junio del 2013 se tuvo por precluido dicho trámite procesal y se convocó a las partes a la audiencia previa.

TERCERO. La resolución apelada.-

La resolución recurrida efectúa los siguientes razonamientos, dichos sean en síntesis, que conducen a la estimación de la demanda:

a) Con relación a la infracción marcaria, y tras considerar que EXELIS (licenciataria de la marca, no inscrita en la OAMI) tiene legitimación activa para el ejercicio de las acciones por violación de las marcas comunitarias, considera que esa infracción se ha producido por cuanto: 1º) las demandadas comercializan unas gafas binoculares de visión nocturna, no fabricadas por la actora, que llevan incorporado el signo ITT; la marca ITT se usa también en documentación comercial (pedidos y órdenes de venta a clientes), sin que el producto suministrado sea de la demandante; se usa también la marca ITT en páginas web, bien directamente, bien mediante la técnica del enlace, sin aviso previo, a la página de EXELIS, para mostrar un producto que, finalmente, tampoco es suministrado por la parte demandada. Abunda la sentencia en razonar que, aún cuando el monocular montado en el binocular que la empresa suiza vendió al ejército español (que está identificado con la marca ITT) fuera un producto original, también existiría infracción marcaria, pues entraría en juego el art. 13.2 RMC (como límite al agotamiento de marca), en cuanto que, con la manipulación consistente en crear un binocular con la mera unión o adhesión de monculares ITT se introduce una modificación que la prueba pericial ha puesto de manifiesto que afecta a la funcionalidad del mismo.

Por estos motivos, la resolución recurrida estima que se ha producido violación de las marcas comunitarias de la parte actora y así lo declara, con una serie de pronunciamientos condenatorios derivados de la misma, congruentes con las peticiones deducidas en la demanda.

b) En cuanto a la acción por competencia desleal, se estima suficientemente probado el acto de engaño consistente en difundir que los binoculares de visión nocturna de ITT estaban obsoletos y eran defectuosos, dándose cumplidamente los presupuestos para la viabilidad de la misma, de conformidad con el art. 5 LCD .

CUARTO. El ámbito de la apelación. La prejudicialidad penal.-

La otrora parte demandada está disconforme con la resolución y articula su recurso sobre una serie de motivos, que serán analizados en posteriores fundamentos.

En primer término, la apelante sostiene, muy suma brevedad, que existe prejudicialidad penal y solicitando 'que se anule lo actuado hasta que se dicte sentencia en el proceso penal y se determine el alcance de la imputación realizada'.

El procedimiento penal a que hace referencia la parte (diligencias previas - procedimiento abreviado n.º 4556 / 12, del Juzgado de Instrucción n.º 14 de Madrid, incoadas por presunto delito de contrabando de material de defensa) guarda relación con uno de los hechos en que se funda la existencia de la infracción marcaria.

La demandada vendió a la sociedad suiza GDELS- Mowag GmbH, en el año 2008, unos binoculares de visión nocturna que ésta iba a incorporar a 21 vehículos blindados modelo PIRANHA que aquélla, como fabricadora de los mismos, suministró al Ejército español. En la operación de venta se utilizaron, de diversas formas, las marcas de la actora. Esos binoculares fueron devueltos por el Ejército español, por no cumplir las especificaciones previstas, y se custodian en sus dependencias en Alcalá de Guadaira.

No estimamos exista cuestión prejudicial penal alguna.

Para que proceda la suspensión del proceso civil por prejudicialidad penal es preciso:

a) Que se ponga de manifiesto un hecho que revista apariencia de delito o falta ( art. 40.1 LEC );

b) Que se den las siguientes circunstancias ( art. 40.2 LEC ):

1ª. Que se acredite la existencia de causa criminal en la que se estén investigando, como hechos de apariencia delictiva, alguno o algunos de los que fundamenten las pretensiones de las partes en el proceso civil, y

2ª. Que la decisión del tribunal penal acerca del hecho por el que se procede en causa criminal pueda tener influencia decisiva en la resolución sobre el asunto civil.

Que, en sede penal, se pudiera considerar la existencia de un delito de contrabando para nada afecta, ni interfiere, en que se pueda resolver sobre si existe infracción de las marcas comunitarias titularidad de la parte actora, por la forma concreta en que tales marcas han sido usadas por la demandada. No existe influencia alguna, y menos decisiva, que el pronunciamiento penal pudiera tener en la resolución del asunto civil que ahora nos ocupa, razón por la que desestimaremos este motivo de recurso.

QUINTO. Sobre la legitimación activa de EXELIS INC para el ejercicio de acciones por infracción de marca comunitaria.-

En la demanda, como se ha dicho, se han deducido acumuladamente pretensiones fundadas, de un lado, en los derechos de exclusiva de las marcas comunitaria titularidad de ITT y, de otro lado, pretensiones fundadas en la Ley de Competencia Desleal, afirmando que ambas sociedades ejercitaban ambos tipos de acciones: en los fundamentos de derecho de la demanda, se indicaba que, respecto de las acciones por infracción de marca comunitaria, les correspondían a ambas sociedades, como titular y licenciataria de las marcas comunitarias referidas; y, respecto de las de competencia desleal, la legitimación les correspondía por participar en el mercado español y resultar sus intereses directamente perjudicados por la conducta desleal de las demandadas.

La resolución recurrida ha abordado la cuestión de la legitimación activa de EXELIS (licenciataria no inscrita en la OAMI) en el fundamento de derecho tercero, llegando a la conclusión de que, aún cuando tal inscripción de la licencia no haya tenido lugar, posee tal legitimación en cuando demanda conjuntamente con la sociedad licenciante, titular de las marcas comunitarias.

La recurrente niega la legitimación de esa sociedad, para el ejercicio de acciones por infracción de marca.

Como se ha dicho, EXELIS no es titular de ninguna de las marcas comunitarias cuya protección se impetra en el presente procedimiento. Tan sólo es licenciataria de las mismas.

Sabido es que la licencia de la marca es un negocio jurídico en virtud del cual el licenciante, que es el titular registral de la marca y que continúa siendo su dueño y propietario, cede a favor de otra persona, llamada licenciatario, el uso o ejercicio de todos o parte de los derechos derivados de la marca inscrita.

La Ley de Marcas 17/2001, de 7 de diciembre (en adelante, LM), en sus arts. 40 (' posibilidad de ejercitar acciones civiles y penales') y 41 (' acciones civiles que puede ejercitar el titular de la marca'), tan solo prevé que las acciones a ejercitar contra quienes lesionen los derechos derivados de las marcas correspondan al titular. El art. 48 LM (' Licencia') nada prevé sobre la posibilidad de que el licenciatario ejercite tales acciones, limitándose, en su número primero, a indicar que ' La marca podrá ser objeto de licencia para la totalidad o para una parte de los productos o servicios para los cuales esté registrada y para la totalidad o parte del territorio español; Las licencias podrán ser exclusivas o no exclusivas'. La licencia, habida cuenta el principio de libertad de forma contractual que informa nuestro Ordenamiento Jurídico Civil ( art. 1.278 del Código Civil ), podría ser verbal. Lo que sucede es que, con independencia de la forma contractual que adopte el negocio, la eficacia de la licencia de marca es distinta 'inter partes' y frente a terceros pues, en el primer caso, el contrato despliega su eficacia desde que se perfecciona (desde ese momento, ambos podrían ejercitar entre sí todas las acciones derivadas del contrato, art. 48.2 LM ), mientras que, frente a terceros, es preciso atender al régimen establecido en el art. 124 de la Ley de Patentes , de aplicación por la remisión que efectúa la Disposición adicional primera de la LM (' Jurisdicción y Normas procesales'). De este modo, salvo pacto en contrario, el concesionario de una licencia exclusiva podrá ejercitar en su propio nombre todas las acciones que en la presente ley se reconocen al titular de la patente frente a los terceros que infrinjan su derecho, pero no podrá ejercitarlas el concesionario de una licencia no exclusiva(art. 124.1); el licenciatario titular de una licencia no exclusiva podría requerir al titular para el ejercicio de tales acciones y, caso de no ser atendido, ejercitarlas en su propio nombre ( art. 124.2 LP). En cualquier caso, la licencia requiere de su inscripción en el Registro de Marcas para poder oponerse frente a terceros de buena fe ( art. 46.3, en relación con el art. 46.2 LM ), lo implicaría la forma escrita del negocio.

El RMC disciplina también el ejercicio de acciones por parte del licenciatario. El art. 22 (' Licencia '), de forma similar a la regulación contenida en el art. 48 LM , prevé que la marca comunitaria pueda ser objeto de licencia exclusiva o no exclusiva ( art. 22.1) y que el titular de la marca pueda accionar contra el licenciatario ( art. 22.2). Ahora bien, a diferencia de la regulación contenida en la LM , el RMC sí que contiene un precepto (art. 22.3) que expresamente prevé el ejercicio de acciones relativas a la violación de una marca comunitaria, por parte del licenciatario: habrá que estar, en primer lugar, a lo estipulado en el contrato de licencia y, en otro caso, sólo podrá ejercitar tales acciones con el consentimiento del titular de la marca comunitaria, si bien, en el caso de licencia exclusiva, podría ejercitarla por sí mismo cuando hubiera requerido al titular y éste no la haya ejercitado dentro de un plazo apropiado. Con independencia del ejercicio de tales acciones, el RMC también prevé (art. 22.4) que cualquier licenciatario pueda intervenir en el proceso entablado por el titular de la marca comunitaria, a fin de obtener reparación del perjuicio que se le haya causado. En cualquier caso, el art. 23.1 establece que la licencia solo podrá oponerse frente a terceros una vez inscrita en el Registro (OAMI).

Este Tribunal Español de Marca Comunitaria ya ha tenido ocasión, con anterioridad (la sentencia de este Tribunal de 23 de enero del 2009 es la primera de una serie de resoluciones en que mantenemos el mismo criterio) de pronunciarse sobre el ejercicio de acciones por infracción por parte de un licenciatario cuya licencia no está inscrita en la OAMI (que es el caso que nos ocupa) razonando (motivadamente, pues el Tribunal modificó el criterio que había mantenido años atrás en la sentencia del conocido como asunto CANNA) que '... respecto de las primeras (acciones por violación de marca comunitaria), carece de legitimación activa porque el artículo 23.1 del Reglamento (CE ) nº 40/94 del Consejo de 20 de diciembre de 1993 sobre la marca comunitaria (en lo sucesivo RMC), declara que los contratos de licencia sólo podrán oponerse a terceros en todos los Estados miembros una vez inscritos en el Registro, esto es, la inscripción registral del contrato de licencia se convierte en un requisito de oponibilidad frente a terceros. En nuestro caso, no se ha justificado la inscripción registral del contrato de licencia otorgado por la titular, '...' a favor de la otra demandante. De otro lado, al haber comparecido como actora la titular de la marca comunitaria registrada, '...', resultaría innecesario y redundante que compareciera en el mismo procedimiento para la protección de la marca la supuesta licenciataria a tenor de lo establecido en el artículo 124 de nuestra Ley de Patentes , aplicable por remisión del artículo 97.3 RMC a la legislación nacional y de Disposición adicional primera de nuestra Ley de Marcas '.

En el caso que ahora nos ocupa, la existencia de la licencia no inscrita no basta para legitimar a la licenciataria para el ejercicio de acciones por violación de la marca comunitaria titularidad de la licenciante, por lo que, suscitada la cuestión de la legitimación de esta actora para el ejercicio de las acciones por infracción de marca en la primera instancia, estimaremos el motivo de recurso, con los efectos a ello inherentes.

SEXTO.-

El apartado segundo del escrito de interposición del recurso de apelación es el que dedica la parte apelante a negar la inexistencia de infracción marcaria, denunciando error en la valoración de la prueba pericial y documental.

Llama la atención que la recurrente no niegue haber realizado varios de los actos con los que se ha producido la violación de las marcas de la parte demandante (como sucede con la venta de binoculares modificados, signados con la marca ITT, a la empresa suiza), con lo que bastaría para confirmar la decisión del magistrado de instancia.

Detengámonos, sin embargo, en la referida operación de venta de los binoculares.

Como parte del Proyecto de Infantería Española ILS MOWAG Piranha III 8x8, la sociedad suiza GDLES-Mowag GmbH debía suministrar al Ministerio de Defensa español varios vehículos militares modelo PIRANHA, cuatro de los cuales que fueron entregados en el Tercio de la Armada, de San Fernando (Cádiz), el día 21 de septiembre del 2012 (folios 758 y 759, como parte del Informe emitido por el Almirante Segundo Jefe del Estado Mayor de la Armada). En la misma fecha, se recibieron de aquella sociedad cuatro gafas de visión nocturna, respecto de las que se levantó acta de reparo, por no coincidencia con el modelo establecido en el contrato (folio 756). Esas cuatro gafas se depositaron, junto con otra procedente de una entrega anterior, en la cámara acorazada del Almacén de Armamento y Material del Tercio de Armada en San Fernando para su custodia temporal, hasta su retirada por la empresa vendedora, que envió las gafas correspondientes al modelo contratado, en el año 2013. La sociedad suiza retiró las gafas y las tiene en depósito en sus instalaciones de Alcalá de Guadaira.

El día 25 de septiembre del 2012, GDELS se dirigió por mail a la actora relatando que debía suministrar al Ejército español una serie de vehículos blindados de infantería, modelo PIRANHA, algunos de los cuales iban equipados con binoculares panorámicos de visión nocturna F5050, que habían comprado a la empresa ELINT. Sin embargo, el modelo previsto en los presupuestos preliminares (F5050 - AN/PVS-23) fue sustituido por otro modelo (F5050 (v) - AN/PVS-23 (v)) en un presupuesto de junio del 2008, con el argumento de que éste era una variante del anterior, que era obsoleto, y que la Infantería española estaba al corriente de la actualización del modelo y ELINT había sido autorizada para su suministro. De este modo, consiguió que la sociedad suiza hiciera un pedido de siete unidades. Una de ellas fue entregada junto a un vehículo, en el año 2011, sin objeción. Otras cuatro fueron objeto de reparo en el momento de la recepción, conforme se ha señalado con anterioridad. El motivo del mail era corroborar la versión de ELINT de que el modelo inicialmente previsto ya no se comercializaba.

El acta notarial acompañado como documento número 28 de la demanda (para acceder a los locales de GDELS y examinar las gafas fue precisa la concesión de una licencia por parte de la autoridad competente de los EEUU, como consta en la propia acta), puso de manifiesto que había cinco binoculares de visión nocturna, cada uno en su maletín, con las siguientes características:

a) En el primer, segundo y cuarto maletín (por seguir el orden del acta) había dos binoculares junto con unos 'OperatorŽs Manual', relativos a un monocular de visión nocturna, en que aparecían las marcas comunitarias denominativas y figurativas de la actora.

Según resulta de la pericial (documento número 29 de la demanda) estos tres binoculares se encontraban marcados con ELINT en el puente de unión entre los monóculos, signados cada uno de ellos con a marca NIVISYS.

b) El tercer maletín contenía un binóculo con la marca ITT en cada uno de los dos oculares y la marca ELINT en la pieza de unión entre ambos. También había un 'OperatorŽs Manual' idéntico al anteriormente citado y un Manual de Operador, en español, editado por ELINT, con referencia a 'Binocular de visión nocturna AN/PVS 13 F 5050V DUAL).

c) El quinto maletín contenía un binóculo, uno de cuyos monóculos llevaba grafiada la marca ITT y el otro la marca NIVISYS, y, en la pieza de unión de ambos, la marca ELINT. También había un 'OperatorŽs Manual'.

La prueba practicada lleva a este Tribunal, con criterio coincidente con el del magistrado de instancia, a considerar que esos binoculares fueron los suministrados por la parte demandada a la sociedad suiza, que los entregó en su día al Ejército español, que no los aceptó por no ser los estipulados.

La pericial ha acreditado la existencia de varias combinaciones, en los binoculares objeto de examen: en unos casos (binoculares de los maletines 1, 2 y 4, los monóculos estaban marcados con NIVISYS, el puente con ELINT y la literatura que los acompañaba, de ITT INDUSTRIES); en otro (binocular del maletín n.º 2, los monoculares aparecen con la marca ITT INDUSTRIES, la literatura también y el puente de unión, ELINT; por último, en el maletín n.º 5, el binocular combinaba un monóculo NIVISYS con otro ITT INDUSTRIES, con ELINT en el puente de unión y con la literatura de ITT.

También la pericial ha acreditado que estos binoculares 'no son propia y originariamente binoculares, sino la adhesión de dos monoculares', hasta el punto de que existen diferencias en la apariencia de ellos, pues en algún caso, como se ha visto, los fabricantes de los monóculos son distintos.

Otra diferencia importante, que pone de manifiesto la pericial, entre los binoculares fabricados por la actora y los que han sido objeto de pericia es que los primeros funcionan mediante una sola batería y hay un único interruptor multifuncional para activarlos y desactivarlos, y en los segundos cada monocular lleva su propio interruptor, de modo que para activarlos o desactivarlos es preciso actuar sobre ambos, y su propia batería de alimentación. Existen otras diferencia entre todos ellos, reflejadas en dicho informe (folio 452).

Si a lo dicho se añade que la recurrente ni siquiera alega la autorización de la titular de las marcas para su uso en la forma antedicha, sino que se limita a afirmar que ' la actora no ha acreditado el uso de su marca en el concreto producto comercializado por mi mandante', hemos de concluir, como hace la sentencia recurrida, que se han utilizado inconsentidamente las marcas ajenas para signar productos idénticos a los comercializados con las marcas de la actora; incluso, haciéndolo de modo en que, aparentemente (y aunque ello no sea preciso a los efectos del art. 9.1.a RMC), existía una vinculación entre ambas empresas, e incluso con una tercera (la titular de la marca NIVISYS). No se olvide (hecho tercero del fundamento segundo de la sentencia apelada) que ELINT fue, hasta el año 2007, agente y distribuidora de ITT en España.

En cuanto a la utilización de las marcas en internet, en operaciones de publicidad, se alega, únicamente, que aún siendo cierto, ello no menoscaba la distintividad de la marca principal. De nuevo, nos encontramos con un uso inconsentido (la sentencia destaca, apartado 9, que en ocasiones se utilizan las marcas ITT directamente, en las páginas web de la demandada), también en los casos en que se redirecciona a la página de EXELIS, para mostrar el producto original, que no es suministrado por las demandadas (tampoco se rebate esta afirmación), irrogándose la condición de distribuidora de ITT en España (que tampoco se discute).

Por lo dicho, desestimaremos también este motivo de recurso.

SÉPTIMO.-

En poco menos de un folio, la recurrente aduce que está legitimada para suministrar productos de defensa y que ello no puede impedírsele si los adquiere legítimamente, dándose un caso de agotamiento del derecho de marca (art. 13 RMC).

No se puede aceptar el alegato.

De un lado, no se discute que, como razona el apartado 11 de la sentencia apelada, en la hipótesis (no rebatida en el recurso) de que los monoculares con los que, por unión o adhesión, se ha creado el binocular, fueran originales de ITT, esa modificación afecte a la funcionalidad del producto, tal y como resulta de la pericial. Sobre este extremo, son demoledores las afirmaciones del perito, que examinó los binoculares suministrados por ELINT a la sociedad suiza, y los comparó con los originales de ITT, llegando a la conclusión de que existían importantes diferencias entre ambos, que afectaban a elementos fundamentales del producto.

Pero es que, a mayor abundamiento, la comercialización de los binoculares se hace combinando, de nuevo de modo inconsentido, la marca ITT con las marcas ELINT y NIVISYS, lo cual puede dar a entender que existe un vínculo empresarial entre los titulares de las mismas.

En el caso que nos ocupa, y aún admitiendo a los meros efectos dialécticos que los monóculos fueran originales ITT, sí que existiría motivo legítimo (art. 13.2 RMC) que justificaría que el titular marcario pudiera oponerse a la comercialización ulterior de los productos signados con dicha marca, pues tal precepto establece que el apartado primero no se aplicará cuando existan motivos legítimos que justifiquen que el titular se oponga a la comercialización ulterior de los productos, en especial cuando el estado de los productos se haya modificado o alterado tras su comercialización. Según reiterada jurisprudencia del TJUE, el uso de la expresión 'en especial' demuestra que el supuesto relativo a la modificación o a la alteración del estado de los productos de la marca sólo se ofrece a modo de ejemplo de lo que pueda constituir un motivo legítimo (en particular, la sentencia de 23 de abril de 2009, Copad, C 59/08 , Rec. p. I 3421, apartado 54, y jurisprudencia citada). Así, el Tribunal de Justicia ha declarado que tal motivo legítimo existe también cuando el uso por un tercero de un signo idéntico o similar a una marca menoscaba seriamente la reputación de ésta, o cuando ese uso se realiza de modo que dé la impresión de que existe un vínculo comercial entre el titular de la marca y ese tercero y, en particular, de que éste pertenece a la red de distribución del titular de la marca o de que existe una relación especial entre ambas personas ( sentencia de 8 de julio de 2010, Portakabin y Portakabin, C 558/08 , Rec. p. I 0000, apartados 79 y 80 y jurisprudencia citada). Desde luego, la conjunción de unas y otras marcas es susceptible de ser incardinada en este último apartado.

OCTAVO.-

Impugna también la apelante la indemnización de daños y perjuicios concedida en la demanda, a consecuencia de la infracción, alegando su improcedencia por inexistencia de violación (motivo que debe decaer, en tanto la infracción se confirma) y por no acreditarse debidamente la cuantía del royalty aplicado y el montante indemnizatorio calculado por la pericial.

En la demanda se optó, en materia indemnizatoria, por el criterio de la denominada regalía hipotética, solicitando un royalty del 3,5 % de la cifra de ventas acreditado, que se corresponde, como se razona en el apartado 32 de la sentencia, con las que se hicieron a la empresa suiza y con las demás probadas, por la documental presentada por la demandada en fase probatoria.

El porcentaje del 3,5 % sobre el volumen de ventas efectuado por los licenciatarios de la actora resulta probado por la documental (contratos de licencia) acompañados a la demanda.

Ese porcentaje se ha aplicado sobre las ventas hechas a la empresa suiza y sobre las que derivan de la documental que fue aportada por la demandada a requerimiento del Juzgado, relativa a operaciones en que se hubiera utilizado la marca ITT. Es contradictorio alegar ahora que no se ha probado que estas operaciones de ventas se refirieran precisamente a productos signados con dichas marcas.

NOVENO.-

En lo que respecta a la competencia desleal, ninguna disquisición efectuaremos sobre el alegato de la prescripción de la acción, no aducido en el momento procesalmente oportuno, en la primera instancia.

Los actos desleales, por engaño, que la sentencia imputa a la demandada han sido los siguiente: en carta remitida por ELINT a la JEFATURA DE APOYO LOGÍSTICO, de 30 de junio del 2008 (documento número 32 de la demanda), a raíz de las conversaciones mantenidas sobre la posibilidad de modificar los modelos de binoculares de visión nocturna a que se ha hecho referencia, se decía que '... debido a la información recibida por el fabricante ITT Night Vision en cuanto a la situación de obsolescencia que en breve se va a producir (...) esta parte acepta la modificación del modelo (...) por el modelo (..) consistente en la aplicación de dos monoculares unidos por un puente de colimación desmontable...';y carta de 9 de julio del 2008, de ELINT a la empresa suiza, en que se dice que el modelo era un sistema obsoleto y que se iba a sustituir por otro (documentos n.º 25 y 26 de la demanda).

La información proporcionada no era veraz y tenía por objeto producir error en los destinatarios, susceptible de alterar su comportamiento económico (como, de hecho, sucedió), pues incidía sobre características principales del producto. Con ello, se dan sobradamente los requisitos del art. 5 LCD para considerar la deslealtad del acto, por ser una conducta engañosa.

DÉCIMO.-

De conformidad con lo establecido en los arts. 394 y 398 de la LEC ., en caso de estimación total o parcial de un recurso de apelación, no se condenará en las costas de dicho recurso a ninguno de los litigantes.

Dado que la estimación parcial del recurso deriva únicamente de negar legitimación activa a EXELIS para el ejercicio de acciones marcarias, pero se mantiene la estimación de su demanda en lo que respecta a las acciones por competencia desleal, no habrá lugar a imponer las costas originadas por dicha demanda a ninguna de las partes, manteniendo, como es obvio, la condena en costas por la demanda de ITT, por cuanto ha sido íntegramente estimada.

UNDÉCIMO.-

De conformidad con el art. 208.4 LEC , toda resolución incluirá la mención de si es firme o cabe algún recurso contra ella, con expresión, en este caso, del recurso que proceda, del órgano ante el que deba interponerse y del plazo para recurrir.

Así, de acuerdo con lo establecido en el art. 466 y Disposición Final 16ª LEC , contra las sentencias dictadas por las Audiencias Provinciales en la segunda instancia de cualquier tipo de proceso civil podrán las partes legitimadas interponer recurso de casación y/o extraordinario de infracción procesal, de los que conocerá, en su caso, el Tribunal Supremo, siempre que dicha sentencia sea recurrible en casación, por encontrarse en alguno de los casos previstos en el art. 477.2 LEC . Tales recursos deberán interponerse (téngase en cuenta que la modificación introducida en la LEC por la Ley 37/2011, de 10 de octubre, de medidas de agilización procesal, publicada en el BOE del día 11 de octubre, suprime el trámite de preparación de todos los recursos devolutivos, que habrán, por tanto, de ser directamente interpuestos, en plazo y forma, de conformidad con la Disposición transitoria única, Procesos en trámite) ante el tribunal que haya dictado la resolución que se impugne dentro del plazo de veinte días contados desde el día siguiente a la notificación de aquélla, constituyéndose previamente depósito para recurrir por importe de 50 euros por cada recurso que se ingresará en la Cuenta de Consignaciones de esta Sección 8ª abierta en Banesto indicando en el campo 'Concepto' del documento resguardo de ingreso, que es un 'Recurso', sin cuya acreditación no será admitido (LO 1/2009, de 3 noviembre).

DUODÉCIMO.-

De conformidad con la Disposición Adicional décimoquinta, número 8, de la LOPJ , introducida por la LO 1/2009, de 3 de noviembre, en caso de estimación total o parcial del recurso, procederá la devolución de la totalidad del depósito constituido por la parte para poder interponerlo.

VISTAS las disposiciones citadas y demás de general y pertinente aplicación, siendo ponente de esta Sentencia, que se dicta en nombre de SM. El Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español, en el ejercicio de la potestad jurisdiccional, el Magistrado Don Francisco José Soriano Guzmán, quien expresa el parecer del Tribunal de Marca.

Fallo

FALLAMOS:Que con estimación parcialdel recurso de apelación interpuesto por la representación de ELINT SA y SPAIN NIGHT VISION, SA contra la sentencia dictada por el Juzgado de Marca Comunitaria n.º 1, de fecha 25 de abril del 2014, en los autos de juicio ordinario n.º 324 / 13, debemos revocar yrevocamos dicha resolución únicamenteen el sentido de declarar que la estimación de la demanda interpuesta contra aquéllas por EXELIS INC es parcial, absolviéndolas de las pretensiones contra ellas deducidas en lo que se refiere a la infracción marcaria, sin condena en las costas derivadas de dicha demanda parcialmente estimada, manteniendo el resto de la resolución recurrida, sin hacer en esta alzada expreso pronunciamiento sobre costas.

Procédase a la devolución de la totalidad del depósito constituido por la/s parte/s recurrente/s o impugnante/s cuyo recurso/impugnación haya sido total o parcialmente estimado.

Notifíquese esta resolución en forma legal y, en su momento, devuélvanse los autos originales al Juzgado de procedencia, de los que se servirá acusar recibo, acompañados de certificación literal de la presente resolución a los oportunos efectos de ejecución de lo acordado, uniéndose otra al Rollo de apelación.

La presente resolución podrá ser objeto de recurso, de conformidad con lo establecido en los fundamentos de derecho de esta sentencia.

Así, por esta nuestra Sentencia, fallando en grado de apelación, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN:Leído y publicado fue la anterior sentencia en el día de su fecha, siendo Ponente el Ilmo. Sr. D. Francisco José Soriano Guzmán, estando el Tribunal celebrando audiencia pública en el día de la fecha. Certifico.