Sentencia Civil Nº 224/2008, Audiencia Provincial de Madrid, Sección 28, Rec 410/2007 de 26 de Septiembre de 2008

Encabezamiento

AUD.PROVINCIAL SECCION N. 28

MADRID

SENTENCIA: 00224/2008

AUDIENCIA PROVINCIAL DE MADRID

Sección 28ª

Rollo de apelación nº 410/07

Materia: Marcas. Competencia desleal

Órgano judicial de origen: Juzgado de lo Mercantil núm. 3 de Madrid

Autos de origen: Proceso núm. 141/2005

Parte recurrente: D. Alexander y las entidades " SUN FLOWERS SHOES, S.L.". "TAIMA SHOES TRADING, S.L.", "GRUPO

EL 78 CALZADOS S.L".

Parte recurrida: las entidades "ADIDAS SALOMON, AG", "ADIDAS INTERNATIONAL MARKETING, BV" y "ADIDAS SALOMON

ESPAÑA, S.A"

SENTENCIA Nº 224

En Madrid, a 26 de septiembre de 2008.

La Sección Vigésima Octava de la Audiencia Provincial de Madrid, especializada en materia mercantil, integrada por los Ilustrísimos Señores Magistrados D. Rafael Sarazá Jimena, D. Alberto Arribas Hernández y D. Pedro María Gómez Sánchez, ha visto el recurso de apelación, bajo el núm. de rollo 410/07, interpuesto contra la sentencia de fecha 29 de diciembre de 2006, dictada en el proceso núm. 141/2005 seguido ante el Juzgado de lo Mercantil núm. 3 de Madrid.

Han sido partes en el recurso, como apelantes D. Alexander y las entidades "SUN FLOWERS SHOES, S.L.", "TAIMA SHOES TRADING, S.L." y "GRUPO EL 78 CALZADOS S.L", representados por el Procurador Dª. Teresa Gamazo Trueba y defendidos por el Letrado/s D. José Javier Domingo Moreno, siendo apeladas las entidades "ADIDAS SALOMON, AG", "ADIDAS INTERNATIONAL MARKETING, BV" y "ADIDAS SALOMON ESPAÑA, S.A", representadas por el Procurador D. Aníbal Bordillo Huidobro y defendidas por el Letrado D. Alejandro Angulo Lafora.

Es magistrado ponente D. Rafael Sarazá Jimena

Antecedentes

PRIMERO.- Las actuaciones procesales se iniciaron mediante demanda presentada con fecha 20 de abril de 2005, por la representación de las entidades "ADIDAS SALOMON, AG", "ADIDAS INTERNATIONAL MARKETING, BV" y "ADIDAS SALOMON ESPAÑA, S.A" contra D. Alexander y las entidades "SUN FLOWERS SHOES, S.L.". "TAIMA SHOES TRADING, S.L.", "GRUPO SUN TAI 2004 S.L.", "GRUPO EL 78 CALZADOS S.L" y" CHEN Y MATTEO 2003 SL", en la que, tras exponer los hechos que estimaba de interés y alegar los fundamentos jurídicos que consideraba que apoyaban su pretensión, suplicaba "dicte en su día Sentencia por la que:

SE DECLARE:

1.- Que las entidades demandadas han infringido las marcas nº s 1.784.710, 2.327.089, 2.327.090 y 699.437 relacionadas en el hecho TERCERO del presente escrito, propiedad de ADIDAS SALOMON, A.G. y ADIDAS INTERNATIONAL MARKETING, B.V., al comercializar los productos que se identifican en los documentos nº s 16 a 25 y nº 27 de la demanda.

2.- Que las entidades demandadas han cometido actos recompetencia desleal contra la entidad ADIDAS ESPAÑA, S.A., al comercializar en España las zapatillas deportivas que hemos identificado como documentos nº s 16 al 25 según se ha razonado en el Fundamento de Derecho CUATRO del presente escrito.

3.- La nulidad de la marca nº 2.472.693 propiedad del Sr. D. Alexander , por hallarse incursa en las causas legales de nulidad indicadas en el Fundamento de Derecho SEGUNDO del presente escrito, librándose a tal efecto el oportuno oficio a la Oficina Española de Patentes y Marcas a fin de que cancele dicho expediente.

Y SE CONDENE A LOS DEMANDADOS:

4.- A estar y pasar por las anteriores declaraciones.

5.- A cesar en la realización de cualquier acto de comercio con los productos que se identifican en los nº s 16 a 25 y nº 27 de la demanda o de cualesquiera otros que puedan infringir las marcas de las demandantes.

6.- A abstenerse en el futuro de realizar cualquier acto de comercio que suponga:

6.1.- el empleo de signos distintivos idénticos o confundibles con las marcas registradas nº s 1.784.710, 2.327.089,2.327.090 y 699.437 propiedad de ADIDAS SALOMON, A.G. y ADIDAS INTERNATIONAL MARKETING, B.V.

6.2.- La explotación de diseños copiados o que imiten los de los productos de las demandantes.

7.- A destruir el stock de productos infractores que puedan tener almacenado en el momento en que gane firmeza la Sentencia que se dicte en el presente procedimiento.

8.- A publicar a su costa en dos diarios de tirada nacional el fallo de la Sentencia que se dicte en este procedimiento, del modo en que ha quedado razonado en el Fundamento de Derecho SEXTO del presente escrito.

9.-A indemnizar solidariamente a ADIDAS SALOMON, A.G. y ADIDAS INTERNATIONAL MARKETING, B.V. por la infracción de sus marcas, en la cuantía que se determine de acuerdo con las bases que han quedado parcial y provisionalmente fijadas por el informe pericial aportado como documento nº 43 del presente escrito.

10.- A indemnizar solidariamente a la entidad ADIDAS ESPAÑA, S.A., por la competencia desleal llevada a cabo contra ella de acuerdo con los parámetros establecidos en los apartados 2.2 y 3.2 del Fundamento de Derecho QUINTO de la demanda.

11.- A abonar solidariamente el pago de las costas de este procedimiento".

SEGUNDO.- Tras seguirse el juicio por sus trámites correspondientes el Juzgado de lo Mercantil núm. 3 de Madrid dictó sentencia, con fecha *FECHA*, cuyo fallo era el siguiente:

"Que estimando la demanda interpuesta por ADIDAS SALOMON, AG, ADIDAS INTERNATIONAL MARKETING, BV y ADIDAS SALOMON ESPAÑA, S.A (en la actualidad ADIDAS ESPAÑA S.A) con el procurador D. ANIBAL BORDALLO, asistidas del letrado D. ALEJANDRO ANGULO LAFORA contra D. Alexander ; TAIMA SHOES S.L; SUN FLOWER SHOES SL; GRUPO SUN TAI 2004 SL; GRUPO EL 78 CALZADOS S.L; CHEN Y MATTEO 2003 SL todos ellos con el Procurador Dª TERESA GAMAZO TRUEBA y el abogado D. JORGE COMÍN RODRÍGUEZ, se declara:

4 (sic).- Que las demandadas han infringido las marcas números 1.784.710, 2.327.089, 2.327.090 y 699.437 propiedad de ADIDAS SALOMON AG y ADIDAS INTERNATIONAL MARKETING BV al comercializar los productos que se identifican en los documentos números 16 a 25 y 27 de la demanda.

5 (sic).- Que las demandadas han cometido actos de competencia desleal contra la entidad ADIDAS ESPAÑA S.A al comercializar en España zapatillas deportivas identificadas en los documentos números 16 a 25 de los acompañados a la demanda.

6 (sic).- La nulidad de la marca número 2.472.693 propiedad de D. Alexander por hallase incursa en causa legal de nulidad librándose a tal efecto el oportuno oficio a la Oficina Española de Patentes y Marcas a fin de que cancele dicho expediente.

Se condena así mismo a los demandados a:

1.- A estar y pasar por las anteriores declaraciones.

2. A cesar en la realización de cualquier acto de comercio con los productos que se identifican en los números 16 a 25 y 27 de la demanda o de cualesquiera otros que puedan infringir las marcas de las demandantes.

3. A abstenerse en el futuro de realizar cualquier acto de comercio que suponga:

El empleo de signos distintivos idénticos o confundibles con las marcas registradas 1.784.710, 2.327.089, 2.327.90 y 699.437 propiedad de ADIDAS SALOMON AG y ADIDAS INTERNATIONAL MARKETING BV.

La explotación de diseños copiados o que imiten los de los productos de las demandantes.

4.- A destruir el stock de productos infractores que puedan tener almacenados en el momento en que gane firmeza la sentencia que se dicte en el presente procedimiento.

5.- A publicar a su costa en los diarios el PAIS y EXPANSIÓN, el fallo de la sentencia que se dicte en este procedimiento una vez sea firme.

6.- A indemnizar solidariamente a ADIDAS SALOMON AG y ADIDAS INTERNATIONAL MARKETING BV por la infracción de sus marcas, la suma de 1.711.136 euros en concepto de lucro cesante y la de 2.247.670 euros en concepto de desprestigio de la marca.

7.- A indemnizar solidariamente a la entidad ADIDAS ESPAÑA S.A., por competencia desleal llevada a cabo contra ella en la cantidad que resulte en ejecución de sentencia de acuerdo con los parámetros establecidos en los Fundamento de Derecho Quinto de esta Sentencia.

8.- A abonar las costas de este procedimiento."

En fecha 10 de abril de 2007 fue dictado auto cuya parte dispositiva literalmente decía:

"SE ACLARA LA SENTENCIA dictada con fecha 15.11.06 en el sentido que figura en el Fundamento de Derecho Segundo de esta resolución".

El citado fundamento de derecho segundo era del tenor literal siguiente:

"Por este motivo no ha lugar a la aclaración interesada introduciendo en el Fallo de la sentencia mencionada lo siguiente: «Se condena asimismo a las demandadas a indemnizar solidariamente, en concepto de "daño emergente", la suma de 6.434,38 EUROS »

Rechazando las argumentaciones que contra aclaración formulaba la parte demandada, puesto que la aclaración interesara fue fruto de la omisión por defecto informático de lo que se había resuelto en el Fundamento de Derecho Quinto de la Sentencia.

TERCERO.- Publicada y notificada dicha resolución a las partes litigantes, por la representación de D. Alexander y las entidades "SUN FLOWERS SHOES, S.L.". "TAIMA SHOES TRADING, S.L.", "GRUPO SUN TAI 2004 S.L.", "GRUPO EL 78 CALZADOS S.L" y" CHEN Y MATTEO 2003 SL" se interpuso recurso de apelación que, admitido por el mencionado Juzgado y tramitado en legal forma ha dado lugar a la formación del presente rollo ante esta sección de la Audiencia Provincial de Madrid, que se ha seguido con arreglo a los trámites de los de su clase.

CUARTO.- Durante la tramitación del recurso de apelación las entidades "CHEN Y MATTEO 2003, S.L." y "GRUPO SUN TAI 2004, S.L." se desistieron del recurso de apelación interpuesto contra la sentencia, y se dictó el correspondiente auto en el que se les tuvo por desistidas del recurso, que se acordó continuara respecto de los demás apelantes.

QUINTO.- Fue señalada la deliberación, votación y fallo del recurso el día 25 de septiembre de 2008.

SEXTO.- En la tramitación del presente recurso se han observado las prescripciones legales.

Fundamentos

PRIMERO.- Las demandantes ejercitaron acciones por infracción de derechos de marca, nulidad de marca y competencia desleal, que fueron plenamente estimadas por la sentencia dictada por el Juzgado de lo Mercantil. Los demandados interpusieron contra la sentencia recurso de apelación, si bien durante la tramitación del mismo algunos de estos demandados, concretamente las entidades "CHEN Y MATTEO 2003, S.L." y "GRUPO SUN TAI 2004, S.L.", desistieron del mismo.

SEGUNDO.- El primer motivo del recurso de apelación se refiere a la falta de legitimación activa de ADIDAS SALOMÓN ESPAÑA, S.A. (en adelante, ADIDAS ESPAÑA) para ejercitar acciones de competencia desleal, y en concreto para ejercitar la acción de enriquecimiento injusto.

El motivo del recurso no se admite. En cuanto a la legitimación general para ejercitar acciones de competencia desleal, salvo la de enriquecimiento injusto, la amplitud con la que el primer párrafo del art. 19.1º de la Ley de Competencia Desleal prevé esta legitimación (cualquier persona que participe en el mercado, cuyos intereses económicos resulten directamente perjudicados o amenazados por el acto de competencia desleal) hace que deba reconocerse tal legitimación a la codemandante ADIDAS SALOMÓN ESPAÑA, S.A., desde el momento en que la documentación aportada (catálogos y facturas) acredita que dicha demandante participa en el mercado comercializando en España productos ADIDAS y por tanto sus intereses económicos resultan directamente perjudicados o amenazados por los supuestos actos de competencia desleal.

Respecto de la acción de enriquecimiento injusto, la titularidad de una posición jurídica lesionada, exigida por el segundo apartado del art. 19.1 de la Ley de Competencia Desleal para reconocer legitimación activa para su ejercicio, no ha de ser necesariamente, como pretenden los recurrentes, la de un derecho al aprovechamiento de las marcas registradas. La acción de enriquecimiento injusto por competencia desleal no protege directamente dichas marcas, pues tal protección se obtiene a través de las acciones marcarias, en este caso ejercitadas por las titulares de las marcas. Lo que se pretende con la previsión de la legitimación para la acción de enriquecimiento injusto de la Ley de Competencia Desleal es limitar la amplia legitimación otorgada por el primer apartado del art. 19.1º de dicha ley, restringiéndola a aquellos que sufren el tránsito injustificado de un valor patrimonial desde un patrimonio a otro, pues es esto y no otra cosa lo que intenta remediar la acción de enriquecimiento injusto. Sufren este tránsito patrimonial injustificado no sólo los titulares de derechos de exclusiva sino también los de posiciones jurídicas análogas (art. 18.6º in fine de la Ley de Competencia Desleal ), y tales son quienes realizan prestaciones protegibles frente a la imitación desleal o al aprovechamiento desleal del esfuerzo ajeno. Siendo estos los bienes jurídicos que se pretenden defender en la demanda por ADIDAS SALOMÓN ESPAÑA, S.A., la misma tiene legitimación activa para ejercitar la acción de competencia desleal.

TERCERO.- En el segundo motivo de apelación se realizan diversas impugnaciones en relación a la estimación de las acciones de infracción de las marcas nacionales 1.784.710, 2.327.089, 2.327.090, de las que es titular ADIDAS SALOMON, A.G., y la marca internacional 699.437 de que es titular ADIDAS INTERNATIONAL MARKETING, B.V. Tales marcas han sido calificadas por la propia actora en su demanda como "notorias" y ello ha sido admitido por las demandadas y recogido en la sentencia apelada sin que haya sido objeto de consideración en el recurso, por lo que no procede entrar siquiera a considerar si la calificación más adecuada era la de notoria o renombrada. La cuestión, por otra parte, no tiene mayor trascendencia en tanto que los productos que se reputan infractores de las marcas de ADIDAS son de la misma naturaleza que los protegidos por dichas marcas.

La primera cuestión hace referencia a la infracción del art. 218 de la Ley de Enjuiciamiento Civil por falta de motivación suficiente al haber declarado la sentencia la existencia de infracciones marcarias con el único razonamiento de que las marcas de las actoras son marcas notorias.

El simple examen del fundamento jurídico 2º de la sentencia, concretamente de sus páginas 5 y siguientes (f. 1144 y siguientes) muestra que tal afirmación es incierta, pues tras declararse la notoriedad de las marcas se razona el parecido de los productos y se otorga credibilidad a un informe pericial en el que se razona sobre el parecido entre productos y signos que los marcan. Lo escueto de los razonamientos no llega, a juicio de la Sala, a un extremo tal que suponga una infracción del art. 218 de la Ley de Enjuiciamiento Civil . Por tanto, lo único procedente sería revocar el pronunciamiento si los razonamientos son incorrectos, o completarlos si el pronunciamiento ha de ser confirmado, pero no anular la sentencia por falta de motivación.

CUARTO.- Otro razonamiento que se esgrime dentro de este segundo motivo de impugnación hace referencia a que la mayor protección que la ley concede a las marcas notorias no es aplicable cuando los productos o servicios marcados son idénticos o similares. Asimismo, a lo largo del recurso se alega que la notoriedad de la marca ADIDAS impide que los consumidores que buscan tal marca se confundan y compren los productos comercializados por las demandadas, de menor calidad y precio.

Tampoco el razonamiento se admite. Respecto del último argumento, la mayor distintividad de la marca por su renombre o notoriedad no supone, sobre todo cuando se trata de productos o servicios idénticos o similares, un menor riesgo de confusión y por tanto una menor extensión del ámbito de protección de la marca, sino justamente lo contrario. Tanto la jurisprudencia española como la comunitaria han hecho mención a la interdependencia de la similitud de los signos con la similitud de los servicios o productos para los que está registrada la marca, cuestión a la que se refiere expresamente el art. 6.1.b de la Ley de Marcas (en la jurisprudencia comunitaria, STJCE de 29 de septiembre de 1998 , del caso "Canon", en la española, Sentencia de la Sala 1ª del Tribunal Supremo 632/2003, de 26 de junio , caso "Sony-Macsony") y el carácter distintivo de la marca, sea intrínseco, sea por la notoriedad adquirida (Sentencia TJCE de 22 de junio de 1999 , caso "Lloyd), de modo que a mayor distintividad de la marca que se reputa infringida, mayor es el riesgo de confusión, incluido el de asociación, y mayor es la protección que se otorga a la marca, puesto que se produce también un riesgo de dilución de la marca y de aprovechamiento indebido del prestigio de la misma. Sobre este particular, declara la sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 29 de septiembre de 1998 , caso Canon-Metro Goldwyn Mayer:

".según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, el riesgo de confusión es tanto más elevado cuanto mayor resulta ser el carácter distintivo de la marca anterior (sentencia SABEL, antes citada, apartado 24). Así pues, como la protección de una marca registrada depende, según la letra b) del apartado 1 del artículo 4 de la Directiva , de la existencia de un riesgo de confusión, aquellas marcas que tienen un elevado carácter distintivo, bien intrínseco, o bien gracias a lo conocidas que son en el mercado, disfrutan de una mayor protección que las marcas cuyo carácter distintivo es menor".

Así lo entendió también esta Sala en la sentencia de 17 de junio de 2008 .

En cuanto a que la mayor protección otorgada a las marcas notorias o renombradas exige que los productos no sean idénticos o similares, el argumento no es correcto. La mayor protección que el ordenamiento jurídico otorga a las marcas notorias o renombradas se traduce en que dicha protección traspasa los límites del principio de especialidad, y por tanto, a diferencia de lo que ocurre cuando la marca no ostenta esta cualidad, se produce aunque los productos o servicios no sean idénticos o similares, pero también en que, tratándose de productos o servicios idénticos o similares, la protección es más intensa. Resulta absurdo interpretar el art. 34.2.c de la Ley de Marcas en el sentido de que otorga una mayor protección, en la medida en que no se exige riesgo de confusión, cuando se trata de productos o servicios diferentes que cuando los productos o servicios marcados con el signo idéntico o similar sean los mismos o similares que los de la marca notoria o renombrada.

Cuando el carácter distintivo de una marca es fuerte, aumenta su protección. De ahí que, conforme a la STJCE de de 22 junio 1999,

".puede existir un riesgo de confusión, a pesar de que exista un escaso grado de similitud entre las marcas, cuando los productos o servicios cubiertos tienen una gran similitud y el carácter distintivo de la marca anterior es fuerte (véase, en este sentido, la sentencia Canon [TJCE 1998, 220], antes citada, apartado 19)".

La opción que el art. 5.2 de la Directiva comunitaria otorgaba a los Estados miembros para conceder una mayor protección a las marcas renombradas no puede ejercitarse solamente para aquellos supuestos en que los productos o servicios no sean idénticos o similares, sino que ha de serlo también para los que lo son. El TJCE abordó esta cuestión en su sentencia de 9 de enero de 2003 , caso Davidoff Cie, SA, Zino Davidoff, SA y Gofkid Ltd., en la que declaró:

"23 Por tanto, se suscita la cuestión de si el tenor del artículo 5, apartado 2, de la Directiva , en la medida en que únicamente se refiere de forma expresa al uso de un signo para productos o servicios no similares, impide aplicar esta disposición también en caso de utilizarse el signo para productos o servicios idénticos o similares.

24 A este respecto, procede señalar de antemano que el artículo 5, apartado 2, de la Directiva no debe interpretarse exclusivamente de manera literal, sino también tomando en consideración la lógica interna y los objetivos del sistema en el que está inserto.

25 Pues bien, en consideración a estos dos últimos elementos no puede hacerse de dicho artículo una interpretación que dé lugar a una protección de las marcas de renombre que sea menor en caso de uso de un signo para productos o servicios idénticos o similares que en caso de uso de un signo para productos o servicios no similares.

26 A este respecto, no se ha objetado seriamente ante el Tribunal de Justicia nada en contra de que la marca de renombre debe poderse acoger, en caso de uso de un signo para productos o servicios idénticos o similares, a una protección, al menos, tan amplia como en caso de uso de un signo para productos o servicios no similares".

Por ello la posterior STJCE de 23 octubre 2003, caso Adidas-Salomon AG, Adidas Benelux BV-Fitnessworld Trading Ltd, resolvió:

"Al ejercitar la opción que ofrece el artículo 5, apartado 2, de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, Primera Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, todo Estado miembro está obligado a conceder la protección específica de que se trata en caso de que un tercero use una marca o un signo posterior, idéntico o similar a la marca de renombre registrada, tanto para productos o servicios no similares a los designados por dicha marca como para productos o servicios idénticos o similares".

El argumento del menor precio de las zapatillas comercializadas por las demandadas no elimina el carácter infractor de las zapatillas comercializadas por las demandadas, tanto porque el riesgo de asociación persiste al ser posible entender que se trata de una línea más económica producida por una empresa que tiene algún tipo de asociación con las actoras, como por aumentar el riesgo de desprestigio de las marcas de las actoras al diluirse la asociación por parte del público entre la marca en cuestión y productos de elevado precio.

QUINTO.- Niegan los recurrentes que los signos enfrentados sean idénticos o semejantes.

Respecto de la marca 2.472.693 "Bullion", en relación a la marca internacional 699.437, "Performance", y sin perjuicio de que la cuestión relativa a la nulidad de ésta se analizará al examinar la acción de nulidad ejercitada, han de rechazarse de entrada los argumentos que en este motivo de recurso se esgrimen sobre que dicha marca, utilizada en varios de los productos importados o comercializados por las sociedades demandadas, ha sido registrada en la OEPM por el procedimiento reglamentario, que incluía en la fecha en que se hizo el examen de las prohibiciones relativas, por cuanto que el hecho de que un signo esté registrado como marca en la OEPM no implica que no sea similar a otro anteriormente registrado. De ahí que se permita el ejercicio ante la jurisdicción civil de acciones de nulidad de la marca por infracción de prohibiciones relativas. En segundo lugar, y dado que, como se verá, la Sala estima que en dicha marca concurre la causa de nulidad absoluta de registro de mala fe y asimismo la de nulidad relativa por considerar, entre otros extremos, que los signos son muy similares y confundibles, la doctrina general según la cual si un operador económico realiza alguna de las actividades previstas en el art. 34.2 de la Ley de Marcas amparado por una marca no puede considerarse que haya violado otra marca prioritaria en tanto no se declare la nulidad de la marca bajo la que realiza su actividad (conforme al viejo principio "qui iure suo utitur, menime laedit") y por tanto no puede condenársele a que indemnice al titular de la marca prioritaria o al titular del derecho vulnerado por el uso de la marca reputada nula en tanto no se produzca la declaración de nulidad de ésta, quiebra cuando la marca de cobertura de la actuación del demandado ha sido solicitada de mala fe, por cuanto que expresamente el art. 54.2 de la Ley de Marcas de 2001 , aplicable en virtud de lo dispuesto en su disposición transitoria segunda (aunque igual régimen se contenía en el anterior art. 50.2 de la Ley de Marcas de 1988 ) prevé la posibilidad de condenar al titular de la marca declarada nula cuando haya actuado de mala fe al pago de una indemnización (que sólo puede tener sentido porque la marca registrada de mala fe haya sido utilizada como cobertura para infringir una marca prioritaria), y así lo ha entendido esta Sala en sus sentencias de 11 de marzo y 12 de junio de 2008 .

Por otra parte, se observa en algunos de los productos infractores (por ejemplo, zapatilla aportada como documento núm. 4, en la zona del talón), que el signo no se utilizaba en el modo en que estaba registrado, esto es, como marca mixta, sino exclusivamente en su parte gráfica, con lo cual su utilización no estaba amparada por el registro de la marca "bullion" y además la eliminación de la parte denominativa del signo acentuaba aún más el parecido entre el citado signo y la marca del logo "performance" de ADIDAS y, por tanto, el riesgo de confusión, incluido el de asociación, el aprovechamiento del prestigio ajeno y el riesgo de dilución y desprestigio de la marca de los actores.

En lo que respecta a la marca nacional 1.784.710, el signo de las bandas laterales de las zapatillas de deportes utilizado en los productos importados y comercializados por las demandadas, que no gozaba de protección marcaria como se ha demostrado a lo largo del procedimiento y se ha admitido por las propias demandadas por haber sido estimado por la propia OEPM el recurso de alzada contra la concesión de la marca de las cuatro bandas laterales y haber sido desestimado el recurso contencioso-administrativo contra tal resolución por sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 18 de octubre de 2005 (sin que sea exigible culpa o negligencia por parte de las demandadas en cuanto al conocimiento de este extremo para que se haya producido la infracción marcaria y para que proceda indemnizar los daños y perjuicios producidos por estar los demandados en el supuesto previsto en el art. 43.1 de la Ley de Marcas y ser además notorias las marcas de las actoras), es claramente similar al protegido por la marca nacional 1.784.710, y esa similitud de los signos puede apreciarse por el propio examen de los productos de las demandadas acompañados con la demanda como por el análisis del informe pericial acompañado con la demanda, que también en opinión de esta Sala resulta más convincente en este extremo relativo a la similitud de los signos que los informes aportados con la contestación a la demanda, y ello tanto por la cualificación de quienes respectivamente los emiten como por su propio contenido. Mientras que el informe de las actoras es de contenido eminentemente técnico, el informe del Sr. Rafael es claramente incorrecto porque su contenido, tanto en lo que expuso por escrito como en el acto del juicio, es fundamentalmente jurídico (en el acto del juicio, al aclarar su informe, reconoció estar realizando una valoración jurídica). La prueba pericial, como todas las pruebas, tiene por objeto hechos (art. 281 de la Ley de Enjuiciamiento Civil ), no Derecho, y procede "cuando sean necesarios conocimientos científicos, artísticos, técnicos o prácticos para valorar hechos o circunstancias relevantes en el asunto o adquirir certeza sobre ellos" (art. 335.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil ). Los conocimientos jurídicos han de ser aportados exclusivamente por los Letrados de las partes y el Tribunal. Por tanto, las consideraciones que se contienen en tal informe acerca de si un diseño industrial puede ser registrado como marca, la improcedencia de una mayor protección de la marca notoria o renombrada cuando los productos son idénticos o similares, las consecuencias de haber sido tramitado el registro de la marca Bullion bajo la vigencia de la Ley de Marcas de 1988 , o que pretender la protección frente a imitaciones que no son idénticas sino tan sólo similares a la marca registrada supone vulnerar el principio de inmutabilidad de la marca del art. 33 de la Ley de Marcas , además de ser desafortunadas en su mayor parte, a juicio de esta Sala, son impropias de un informe pericial por cuanto que son consideraciones exclusivamente jurídicas, hasta el punto de que son reproducidas casi literalmente como fundamentación jurídica de la contestación a la demanda y del recurso. En cuanto al otro informe pericial aportado con la contestación a la demanda, el mismo se centra en la cuestión de la imitación de los modelos de zapatillas y no en la infracción marcaria, salvo la afirmación de que la utilización de bandas transversales es realizada también por otras empresas fabricantes de calzado deportivo, lo que sólo podría llevar a concluir que existen otras infracciones marcarias, pero no a evitar el carácter de infracción marcaria de la conducta atribuida a las demandadas.

Respecto del argumento de que las marcas de los actores "distinguen los productos que protegen tal y como se representan", por lo que intentar la protección de la marca frente a productos que no incorporan el signo gráfico en la forma exacta en que está registrada sino en otra similar es "contrario al principio de inmutabilidad de la marca", la Sala lo considera inadmisible. El principio de inmutabilidad de la marca del art. 33 de la Ley de Marcas afecta al registro de la marca y al "ius utendi" de la misma que tiene su titular conforme al art. 34.1 de la Ley de Marcas , esto es, al aspecto positivo y no al "ius prohibendi" de la marca que se regula en los siguientes apartados del art. 34 y en los arts. 40 y siguientes de la Ley de Marcas , y no tiene nada que ver con lo discutido en este litigio. Lo relevante a efectos del derecho de exclusión y de las acciones de infracción de marcas ejercitadas es que la marca registrada se protege no sólo frente a la reproducción del signo en forma idéntica a la registrada, sino también cuando se hace en forma similar, si hay riesgo de confusión, incluido el de asociación, o, tratándose de marcas notorias o renombradas, su uso sin justa causa pueda implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad o renombre de tales marcas. De ahí que el art. 34.2.b) y c) de la Ley de Marcas otorga el "ius prohibendi" no solamente frente a signos idénticos, sino también semejantes a la marca.

Sentado lo anterior, siendo muy similares a las marcas de las actoras los mencionados signos insertados en el calzado deportivo importado o comercializado por las demandadas, siendo idénticos los productos y gozando las marcas de las actoras de una alta distintividad por su carácter notorio, ha de concluirse que ha existido una infracción marcaria.

Ahora bien, la Sala considera que la sentencia apelada omite cualquier consideración sobre la alegación vertida oportunamente en la contestación a la demanda de que las entidades demandadas no importan ni comercializan la ropa deportiva marcada con determinados signos (tres barras laterales en perneras del pantalón y mangas) que se consideran infractores de las marcas nacionales 2.327.089 y 2.327.090. El examen de la demanda y de la documentación anexa muestra que no existe una alegación por parte de la parte actora, con un mínimo de precisión, sobre los hechos que sustentarían la conducta infractora de las referidas marcas, pues se limita a afirmar que el chándal aportado como documento 27 con la demanda es "un chándal comercializado por los demandados", sin añadir más precisiones al respecto. Los informes de detectives aportados con la demanda muestran que las empresas demandadas realizan conductas de importación, comercialización y venta de calzado deportivo. Pero en ningún extremo de dichos informes aparece que esta conducta se esté realizando respecto de ropa deportiva, y concretamente respecto de ropa deportiva marcada con un signo similar al de las citadas marcas registradas. No existe, pues, prueba suficiente de que las demandadas estén importando o comercializando ropa deportiva con las tres barras laterales, y concretamente el chándal en cuestión.

Los argumentos que en la oposición al recurso se vierten para desvirtuar esta impugnación no pueden servir para desvirtuar lo anterior. El hecho de que dicha ropa sea de la marca "Bullion", registrada a nombre del demandado D. Alexander (a lo largo de los autos, y en especial de la sentencia dictada por el Juzgado de lo Mercantil, aparece designado de distintas formas, por lo que la Sala considera más conveniente utilizar el nombre que se recoge en el poder notarial a procuradores unido a autos), y que dichas empresas estén importando y comercializando calzado deportivo de dicha marca no es suficiente para afirmar que también están importando y comercializando ropa deportiva, cuando de las propias denominaciones sociales de la mayoría de ellas y de los informes y demás documentación aportada se desprende que se trata de empresas cuya actividad está centrada en el calzado deportivo, sin que exista prueba alguna de que el chándal aportado con la demanda haya sido adquirido a alguna de estas empresas.

Tampoco el hecho de que uno de los peritos de la parte demandada haya incluido en su informe el análisis del signo de las tres bandas que aparece en el chándal puede interpretarse como denotativo de que dicho chándal es importado o comercializado por las empresas demandadas. Es lógico que las demandadas agotaran los medios de oponerse a la demanda y encargaran a su perito que se pronunciara sobre todas las infracciones marcarias que se alegaban en la demanda, con la que se aportaba documentación suficiente para emitir informe sobre este extremo.

No obstante, la trascendencia de este extremo es menor por cuanto que para el cálculo de la indemnización se observa que se ha tomado en consideración únicamente la marca de las tres bandas del calzado deportivo, que sí se ha considerado infringida, y no la de las marcas utilizadas en otras prendas deportivas tales como el referido chándal.

SEXTO.- En su tercer motivo del recurso, los recurrentes impugnan la declaración de nulidad de la marca nacional 2.472.693, de la que es titular el demandado D. Alexander

En primer lugar ha de resolverse la alegación que se hace sobre el error del Juzgado de lo Mercantil al calificar la nulidad de la marca "Bullion" como nulidad relativa y sin embargo introducir la nota de la mala fe, que sólo determinaría una nulidad absoluta.

La cuestión, entiende la Sala, no es que el Juzgado haya errado al calificar de nulidad relativa la concurrente en el caso de autos y sin embargo apreciar que el registro se hizo de mala fe. El defecto en la actuación del Juzgado ha consistido en una falta de claridad en la sentencia al declarar las causas de nulidad concurrentes, por una redacción de la sentencia poco clara sobre este extremo. Pero el hecho de que la estimación de la demanda haya sido plena, que se diga en la fundamentación jurídica que "la parte actora ha acreditado en este procedimiento que concurren las causas de nulidad de la marca", y las causas de nulidad alegadas en la demanda lo eran tanto las de nulidad relativa por contravención de los arts. 8 y 6.1.b de la Ley de Marcas como de nulidad absoluta por haberse solicitado de mala fe, y que al fundamentar la declaración de nulidad de la marca se haga referencia reiterada a la solicitud de registro de mala fe lleva a la Sala a la conclusión de que la sentencia de primera instancia ha estimado tanto la concurrencia de causa de nulidad relativa como absoluta, por solicitud de registro de mala fe.

En cuanto a la nulidad relativa, las marcas enfrentadas serían la marca internacional núm. 699.437, de la que es titular una de las actoras, y la marca nacional núm. 2.472.693, de la que es titular D. Alexander .

Está admitido que la marca de la codemandante, consistente en el logo "performance" es notoria y goza de gran prestigio nacional e internacional.

En cuanto a los signos, la marca de la codemandante es gráfica, mientras que la del demandado es mixta, pues consta de un gráfico y de la denominación "Bullion". Pues bien, la Sala considera acertadas, en lo sustancial, las consideraciones contenidas en el informe pericial aportado con la demanda acerca de la similitud considerable entre el signo de la codemandante y la parte gráfica del signo del demandado (repetición en aumento de las bandas paralelas oblicuas que van de arriba abajo y de izquierda hacia derecha y dibujan un triángulo rectángulo apoyado sobre la hipotenusa), sin que las pequeñas diferencias desvirtúen tal similitud pues ha de tomarse en consideración la impresión de conjunto producida en el consumidor medio (STJCE de 22 de junio de 1999, del caso "Lloyd", STJCE de 20 de marzo de 2003, caso "Sadas", Sentencia de la Sala 1ª del Tribunal Supremo de 29 de septiembre de 2003 , caso "Pepe-Pepe Pardo", entre otras).

En cuanto a los productos amparados por las marcas en conflicto, tanto una como otra han sido concedidas para calzados, en la clase 25 del nomenclátor internacional (la marca de la actora lo ha sido también para más productos, tanto de la clase 25 como de las clases 18 y 28).

Para realizar el juicio comparativo necesario para apreciar el riesgo de confusión, incluido el de asociación, tanto la jurisprudencia española como la comunitaria han hecho mención a la interdependencia de la similitud de los signos con la similitud de los servicios o productos para los que está registrada la marca, cuestión a la que se refiere expresamente el art. 6.1.b de la Ley de Marcas(en la jurisprudencia comunitaria, STJCE de 29 de septiembre de 1998 , del caso "Canon", en la española, Sentencia de la Sala 1ª del Tribunal Supremo 632/2003, de 26 de junio , caso "Sony-Macsony") y el carácter distintivo de la marca, sea intrínseco, sea por la notoriedad adquirida (Sentencia TJCE de 22 de junio de 1999 , caso "Lloyd).

Teniendo en cuenta, como se ha apreciado, que los productos para los que está registrada la marca impugnada son los mismos que los amparados por la marca anterior, calzado (si bien ésta extiende también su protección a otros productos), que los signos ofrecen una gran similitud y que la marca de la parte actora goza de gran distintividad por ser notoria, habrá de concluirse que dichas marcas son incompatibles por aplicación de lo dispuesto en el art. 52.1 en relación al art. 8 y 6.1.b de la Ley de Marcas .

La alegación de que los canales de comercialización son distintos no puede ser estimada, pues se trata en ambos casos de marcas que amparan calzado, por lo que no se entiende cómo en abstracto (que es el plano en que ha de operar la comparación de las marcas en conflicto) los canales de distribución de un mismo producto pueden reputarse diferentes.

SÉPTIMO.- En lo que se refiere a la causa de nulidad absoluta consistente en la solicitud de registro de mala fe del art. 51.1.b de la Ley de Marcas , la notoriedad de la marca de la codemandante, la gran similitud de la marca registrada por el demandado, la identidad de los productos amparados por ésta respecto de los amparados por aquella, y la integración del solicitante de la marca, como socio, en ocasiones único o en una proporción muy importante, o administrador social, en un conglomerado de empresas a través de las cuales se realizaron actos de infracción de las marcas de las demandantes, son datos suficientes para considerar que la solicitud de registro de un signo marcario tan similar al de una de las codemandantes, susceptible de provocar tanto el riesgo de confusión, incluido el de asociación, como la dilución de la marca anterior y el aprovechamiento del prestigio de ésta, no fue casual, sino deliberadamente buscada, por lo que concurre también la causa de nulidad absoluta del art. 51.1.b de la Ley de Marcas .

OCTAVO.- En el apartado 4º del escrito de interposición del recurso de apelación se plantea la infracción del art. 19 de la Ley de Competencia Desleal . Resuelto ya lo relativo a la legitimación activa de ADIDAS ESPAÑA, S.A. y a la falta de prueba de comercialización del chándal, lo que afecta tanto a la infracción marcaria como a la de competencia desleal, han de analizarse el resto de alegaciones vertidas en relación a esta cuestión.

La sentencia apelada estimó que se habían infringido los arts. 5 y 11 de la Ley de Competencia Desleal , y ello por la misma conducta, el comportamiento de copia de productos ADIDAS e introducción de tales copias en el mercado español.

Con carácter previo, la Sala entiende que el Juzgado realiza una consideración incorrecta del art. 5 de la Ley de Competencia Desleal , al considerar que una conducta de imitación desleal puede ser incluida en el ámbito de aplicación del art. 5 de la Ley de Competencia Desleal , por ser contraria a la buena fe, y en el art. 11 de la Ley de Competencia Desleal , entendiendo éste como una concreción del citado art. 5 de la Ley de Competencia Desleal . Por el contrario, declara la Sentencia de la Sala 1ª del Tribunal Supremo 136/2006, de 20 febrero :

"El art. 5º de la Ley de Competencia Desleal no establece una norma integrativa o complementaria de la ilicitud de los actos descritos en los artículos posteriores, en el sentido de que éstos necesariamente hayan de ser objetivamente contrarios a las exigencias de la buena fe. Por lo que no cabe sostener que el juzgador de instancia incide en una estimación incorrecta de la existencia de competencia desleal por tomar en cuenta el acto de confusión del art. 6º LCD y no aplicar al tiempo el 5º anterior. La llamada «cláusula general» del art. 5º de la Ley 3/1991, de Competencia Desleal , trata de prohibir todas aquellas actuaciones de competencia desleal que, concurriendo los requisitos del art. 2º (acto realizado en el mercado con fines concurrenciales), no encuentren acomodo en los supuestos que expresamente se tipifican en los arts. 16 a 17 de la propia Ley . En tal sentido se manifiesta la reiterada doctrina de esta Sala (SS. 7 y 16 junio 2000, 15 octubre 2001 y 28 septiembre 2005 , entre otras)".

La posterior Sentencia de la Sala 1ª del Tribunal Supremo núm. 446/2008, de 29 de mayo , declara en esta línea:

"Esta Sala, como propugna la parte recurrente, ha admitido que mediante la cláusula general contenida en el art. 5 LCD se prohíben todas aquellas actuaciones de competencia desleal que, concurriendo los requisitos del art. 2 LCD (acto realizado en el mercado con fines de concurrencia), no encuentran acomodo en los supuestos que expresamente se tipifican en los arts. 16 y 17 LCD (SSTS de 21 de octubre de 2005, rec. 555/1999; 29 de diciembre de 2006, rec. 569/2000; 14 de marzo de 2007, rec. 480/2000; 23 de marzo de 2007, rec. 2021/2000; 8 de octubre de 2007, rec. 3652/2000; 17 de octubre de 2007, rec. 4642/2000; 28 de noviembre de 2007, rec. 4718/2000 ).

En consonancia con esta doctrina, como reconoce la parte recurrente, la cláusula general tiene una función autorreguladora del sistema para asegurar el control de deslealtad de futuras o nuevas conductas de concurrencia que no hayan tenido cabida en los tipos expresamente tipificados por el legislador, pero no puede ser invocada conjuntamente con las normas que configuran en particular actos de competencia desleal con el fin de integrar o completar elementos exigidos por la respectiva tipificación".

Por tanto, el art. 5 de la Ley de Competencia Desleal no sirve para integrar en el mismo conductas que no reúnan los requisitos necesarios para encuadrarse en alguno de los tipos descritos en los preceptos posteriores, pero si se considera que la conducta de las demandadas es encuadrable en uno de estos tipos, concretamente en la imitación desleal prohibida por el art. 11.2 de la Ley de Competencia Desleal , no procede duplicar la tipificación considerándola también encuadrada en el art. 5 de la Ley de Competencia Desleal .

Sentado lo anterior, carece de sentido polemizar, como se hace en el recurso, si la citada conducta está incursa en el art. 6 de la Ley de Competencia Desleal , puesto que la sentencia no la ha considerada incursa en tal precepto legal.

NOVENO.- La recurrente considera que la conducta de las sociedades codemandadas no está incursa en las prohibiciones de la Ley de Competencia Desleal, concretamente en las del art. 11 de dicha ley , por cuanto que los modelos que de acuerdo con la demanda son copia de los fabricados y comercializados por las actoras son simplemente modelos adaptados a las tendencias de la moda, con elementos utilizados comúnmente por los fabricantes de zapatos deportivos e impuestos por requerimientos de orden técnico necesarios para cumplir la función del objeto, marcados con signos marcarios distintos de los de la actora y, en todo caso, estaría amparada por el principio de libre imitabilidad del art. 11.1 de la Ley de Competencia Desleal .

Sobre este particular ha de recordarse que, como ha entendido la mejor doctrina, la protección que otorga la normativa sobre competencia desleal que sanciona la imitación desleal no puede entenderse como una sustitución, y tampoco como una duplicación, de la protección que otorga la Ley de Marcas. Así lo ha entendido también la Sala 1ª del Tribunal Supremo en sentencias como las de 13 de junio de 2006 y 4 de septiembre de 2006 .

Asimismo, ha de recordarse que el principio general que rige en esta materia es el de libre imitabilidad, y que por tanto la ilicitud de la imitación de las prestaciones ajenas constituye una excepción. En efecto, un caso paradigmático de la diferencia de tratamiento legal en las leyes sobre patentes, marcas y diseños industriales, de un lado, y de competencia desleal, de otro, es el de la imitación de prestaciones. Tal conducta, en el campo de la propiedad industrial "stricto sensu" (los derechos de exclusiva sobre bienes inmateriales derivados de una inscripción registral), es el paradigma de la vulneración del derecho protegido por tal normativa: el derecho de exclusiva es, fundamentalmente, un "ius prohibendi" que faculta a su titular para impedir la imitación de su creación registrada. En el caso de diseños industriales, si alguien imita o copia las creaciones registradas, su titular registral, sin necesidad de probar la existencia de un aprovechamiento del esfuerzo o reputación ajenas ni riesgos de confusión o asociación, ni siquiera de un perjuicio económico, puede perseguir al imitador ejercitando contra él las acciones previstas en las correspondientes leyes de patentes y sobre diseño industrial. Por el contrario, el principio que inspira en este campo la legislación sobre competencia desleal es el de la libre imitabilidad de prestaciones. La regulación del art. 11 de la Ley de Competencia Desleal va destinada fundamentalmente no a proteger al creador de una prestación nueva frente a sus imitadores, sino, por el contrario, a establecer un espacio de libertad de acción por parte de tales imitadores. Al hilo de la declaración contenida en la exposición de motivos de la Ley de Competencia Desleal, en el sentido de que "se ha tratado de hacer tipificaciones muy restrictivas, que en algunas ocasiones, más que dirigirse a incriminar una determinada práctica, tienden a liberalizarla o por lo menos a zanjar posibles dudas acerca de su deslealtad", el principio general que establece el art. 11.1 es el de la libre imitabilidad de las prestaciones no protegidas por un derecho de exclusiva, sea de propiedad industrial o intelectual.

Es llamativo que mientras que los preceptos contenidos en los arts. 5 a 17 de la Ley de Competencia Desleal comienzan, por regla general, con la expresión "se reputa desleal" o "se considera desleal", el primer párrafo del art. 11 define una conducta, la imitación de prestaciones e iniciativas empresariales ajenas no amparadas por un derecho de exclusiva reconocido por la ley, pero no para afirmar que "se reputa desleal", sino, por el contrario, para afirmar tajantemente que "es libre", es decir, que está permitida por el ordenamiento jurídico. Solamente cuando concurren determinadas circunstancias fácticas cualificadas, las de los apartados 2 y 3 del art. 11 , que no pueden ser interpretadas de forma extensiva, ese principio general se quiebra. Pero naturalmente ha de tratarse de circunstancias excepcionales, puesto que si la regla general es que quien copia o imita actúa ilícitamente, se está vulnerando tanto la finalidad como la propia literalidad del precepto y se está convirtiendo en regla general lo que el art. 11 de la Ley de Competencia Desleal , de modo extraordinariamente claro, establece como excepción, dejando sin contenido el principio de libre imitabilidad de prestaciones no registradas contenido en el art. 11.1 de la Ley de Competencia Desleal .

Sentado lo anterior, ha de examinarse cuál era el fundamento de las acciones de competencia desleal por imitación desleal que se ejercitaban en la demanda. El examen de los argumentos vertidos en la demanda (f. 72 a 80) muestra que la codemandante ADIDAS ESPAÑA, que es quien ejercita estas acciones de competencia desleal, se limitan a transcribir los arts. 5, 6, 11, 12 y 18 de la Ley de Competencia Desleal , a afirmar que las 10 zapatillas deportivas a que han hecho referencia en su demanda, importadas y comercializadas por las sociedades demandadas, son copia de otros tantos modelos de las actoras, que la aplicación del más elemental sentido común lleva a considerar que esa imitación no puede quedar amparada en el principio de la libre iniciativa empresarial, que reproducir los diseños de ADIDAS es contrario a la buena fe, que las demandadas han utilizado todos los medios parasitarios para generar asociación por parte de los consumidores entre los productos infractores y los originales de ADIDAS, que ha existido un aprovechamiento indebido del esfuerzo de las actoras (sin concretar en qué se ha concretado tal aprovechamiento indebido al margen de la simple imitación de los productos) y que las demandadas se han aprovechado de la reputación industrial y comercial de ADIDAS, citando finalmente jurisprudencia contraria a la copia servil. Por su parte, la sentencia apelada (f. 1147) se limita a afirmar que es contraria a la buena fe la "copia e introducción e el mercado español de productos de ADIDAS" (en realidad, lo introducido no son productos de ADIDAS, sino productos que en mayor o menor medida copian algunos modelos comercializados por ADIDAS y que incluyen signos similares a las marcas de ADIDAS), y que constituyen "un supuesto de los establecidos en el art. 11 de la Ley de Competencia Desleal relativo a la imitación de prestaciones e iniciativas empresariales ajenas para procurar la asociación por parte de los consumidores respecto a la prestación y constituye un aprovechamiento indebido de la reputación o el esfuerzo ajeno, siendo la semejanza de los signos identificativos de los productos de las demandadas buscada de propósito dada la gran similitud de los modelos.", sin justificar cómo se consigue esa asociación y aprovechamiento indebido de la reputación o el esfuerzo ajeno de un modo diferenciado a lo conseguido en este sentido mediante la imitación de las marcas, e introduciendo indebidamente en este apartado la semejanza de los signos identificativos, que es objeto de las acciones marcarias.

Lo expuesto no justifica, a juicio de la Sala, que pueda considerarse que las demandadas han realizado una conducta prohibida por la Ley de Competencia Desleal, concretamente por el art. 11.2 de la Ley de Competencia Desleal . El carácter servil de las copias (que no lo es tal en varios de los modelos plagiados, en los que se observan algunas diferencias, en algunos casos significativas) no supone por sí solo que se excluya el principio general de libre imitabilidad. Tampoco el supuesto carácter sistemático (se ha probado el parecido mayor o menor de diez modelos, pero no la proporción que ello supone en los productos comercializados por actoras y demandadas) supone por sí sólo el carácter desleal, si no va acompañada de los elementos consistentes en ir directamente encaminada a impedir u obstaculizar su afirmación en el mercado y exceda de lo que, según las circunstancias, pueda reputarse una respuesta natural del mercado, impedimento u obstaculización que no ha sido siquiera alegada por las actoras, y cuya concurrencia no parece razonable a la vista de las características de las sociedades actoras.

Como ya afirmó también esta Sala en su sentencia de 3 de noviembre de 2006 y 28 de junio de 2007 , que se transcriben, "son tres clases de comportamientos los que pueden generar un ilícito concurrencial conforme al nº 2 del artículo 11 de la LCD : 1) la imitación con riesgo de asociación por parte de los consumidores (que evoque en éstos una procedencia empresarial ajena, en concreto, la de la prestación imitada); 2) la imitación con aprovechamiento indebido de la reputación ajena (se trata de conductas parasitarias en las que el imitador aprovecha para sí el prestigio alcanzado por el producto original, pero no necesariamente para invadir el mercado propio de éste último, sino para penetrar en un segmento del mercado distinto creando una demanda específica que reconoce que la imitación no es la prestación original, pero que, sin embargo, conoce su prestigio y fama, consiguiendo merced a ello colocar en el mercado el producto de imitación); y 3) la imitación con aprovechamiento del esfuerzo ajeno (aquélla en la que los costes de producción de la prestación original que el imitador elude sean sustanciales en relación con la integridad del producto, de tal suerte que el ahorro de costes para el imitador puede considerarse considerable; la cual es singularmente apreciable en aquellos casos en que la reproducción de las prestaciones originales se logra mediante el empleo de medios técnicos que permiten la multiplicación del original a bajo coste o en los que se provoca en el titular de la prestación original dificultades de amortización de la propia inversión).

No obstante, toda conducta imitativa comporta en alguna medida el riesgo de que se asocie la prestación del imitador con la prestación genuina del imitado o la posibilidad de que se produzca el aprovechamiento de la reputación alcanzada por éste en el mercado. Así que para evitar que el principio de libre imitación quede vacío de contenido hay que aplicar los mencionados ilícitos concurrenciales siguiendo una interpretación restrictiva, que pasa por exigir la concurrencia en el caso enjuiciado de las siguientes circunstancias: 1º) la apreciación de mérito competitivo, lo que supondría: a) la presencia en la prestación original de singularidad competitiva, es decir, de rasgos diferenciales que la distingan suficientemente de otras prestaciones de igual naturaleza; y b) el asentamiento o implantación suficiente en el mercado de la prestación original que sea objeto de imitación; y 2º) la evitabilidad de los riesgos de asociación o aprovechamiento de la reputación ajena, de modo que si resultan inevitables quedará excluida la apreciación de deslealtad en la práctica, tal como se indica en el párrafo segundo del nº 2 del artículo 11 de la LCD (el cual no menciona, en relación con esta premisa, el supuesto de imitación con aprovechamiento del esfuerzo ajeno, en el cual ha de entenderse que no regirá la cláusula de inevitabilidad)".

Pues bien, el riesgo de asociación y el aprovechamiento indebido de la reputación ajena se ha producido por el empleo en los productos comercializados por las demandadas de signos similares a las marcas de las actoras. Pero en este caso la conducta de las demandadas está ya sancionada por la normativa marcaria, concretamente por las acciones marcarias ejercitadas por las actoras y, como se ha dicho, las acciones de competencia desleal no pueden suponer la duplicación de protección. No se han realizado alegaciones que permitan considerar realizada una conducta de aprovechamiento del esfuerzo ajeno en el sentido indicado anteriormente y que pueda diferenciarse del aprovechamiento de la reputación ajena producida por la infracción marcaria.

Por otra parte, tampoco se ha alegado (salvo una mención en la demanda, sin más desarrollo, a que "los productos ADIDAS se caracterizan por su peculiar diseño"), y mucho menos probado, la presencia en la prestación original de singularidad competitiva, es decir, de rasgos diferenciales que la distingan suficientemente de otras prestaciones de igual naturaleza. Por el contrario, de las pruebas practicadas en autos, y muy en concreto del informe emitido por D. Marcelino , que incluye numerosa documentación sobre otros modelos comercializados por otras empresas, y que en este extremo relativo a las tendencias y generalidades en los diseños de las zapatillas la Sala considera documentado y convincente, resulta que los productos imitados siguen las tendencias de la moda y se encuentran en la línea del calzado deportivo elaborado por otras marcas, por lo que no existen rasgos diferenciales para considerar que estén dotados de singularidad competitiva.

No ostentando las actoras un "ius prohibendi" derivado de la normativa de diseño industrial (ni mucho menos se han ejercitado acciones de protección del diseño industrial), que las demandadas importen y comercialicen zapatillas deportivas que, al menos algunos modelos, imiten en mayor o menor medida las comercializadas por ADIDAS ESPAÑA, no puede considerarse un ilícito sancionable autónomamente por la legislación de represión de la competencia desleal, una vez que se han estimado las acciones marcarias que protegen a la actora frente al riesgo de asociación y de aprovechamiento del prestigio y del esfuerzo ajeno.

Por tanto, ha de revocarse el pronunciamiento estimatorio de las acciones de competencia desleal.

DÉCIMO.- El motivo quinto del recurso consiste en que se ha vulnerado el art. 34.2.c de la Ley de Marcas al condenar a los demandados a pagar unas indemnizaciones por el uso de una marca propia.

El motivo no se estima. Los calzados importados y comercializados por las sociedades demandadas presentaban en algunos casos el signo "bullion", que efectivamente era una marca registrada, si bien se ha declarado que la solicitud de registro se realizó de mala fe para conseguir una cobertura para la comercialización de productos con un signo que imitaba el de las actoras, y que las sociedades demandadas eran conscientes de ello puesto que en ellas intervenía de uno u otro modo quien había solicitado el registro de la marca. Como se ha razonado en anteriores fundamentos de derecho, la utilización de una marca de cobertura no excluye la existencia de infracción marcaria cuando se declare que la solicitud de registro de la marca de cobertura se realizó de mala fe.

En todo caso, la utilización del otro signo marcario, el de las cuatro barras laterales, carecía de esa justificación por cuanto que como se ha probado en el litigio y ha sido admitido por las recurrentes, la concesión del registro de tal marca había sido anulado por la propia OEPM al estimar el recurso de alzada, y el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el titular de la marca contra tal resolución fue desestimado. Asimismo, la inclusión en algunas de las zapatillas importadas y comercializadas por las demandadas de exclusivamente la parte gráfica del signo marcario "bullion", no amparado por la propia marca por diferir del signo registrado (que incluye una parte denominativa) y que sin embargo acentúa la similitud del signo con la marca del logo "performance", supone también claramente una infracción marcaria que en ningún caso puede considerarse amparada por un registro marcario, puesto que en su aspecto positivo, la titularidad de una marca sólo ampara a su titular o a quien está legitimado para usarla cuando se utiliza tal como está registrada (o con variaciones intrascendentes) pero no con modificaciones sustanciales destinadas a hacerla más similar aún a otra marca anterior, que además es notoria.

DÉCIMO-PRIMERO.- El sexto motivo de recurso impugna las indemnizaciones concedidas en la sentencia por las infracciones marcarias y de competencia desleal.

La primera alegación consiste en que se ha vulnerado el art. 42 de la Ley de Marcas porque sólo se realizó el requerimiento exigido en dicho precepto a una de las demandadas.

La alegación es manifiestamente infundada desde el momento en que no es preciso tal requerimiento como presupuesto de la indemnización cuando los demandados han realizado alguno de los actos previstos en las letras a) y f) del art. 34.3 de la Ley de Marcas o son responsables de la primera comercialización de los productos y, en todo caso, cuando sea cual sea el acto de infracción marcaria que hayan cometido, se trate de marcas notorias o renombradas. Las sociedades demandadas son importadoras y primeras comercializadoras de los productos infractores y además las marcas infringidas son notorias, por lo que el requerimiento no era requisito necesario para la procedencia de la indemnización.

La segunda alegación se refiere a la improcedencia de acoger la doctrina "ex re ipsa" en la indemnización de las infracciones marcarias, excusando a la parte actora de la necesidad de probar los daños y perjuicios salvo en lo que se refiere a la indemnización de l % de la cifra de negocio. La impugnación no se estima. En primer lugar, la Sentencia del Tribunal Supremo, Sala Primera, de 3 de febrero de 2004 admitió que ".la aplicación de esa doctrina [la que mantiene la necesidad de probar los daños y perjuicios] no impide en determinados casos tenerlos por demostrados cuando éstos surgen «ex re ipsa», especialmente teniendo en cuenta la previsión contenida en el artículo 38.2 c) [de la Ley de Marcas de 1988 , que establecía la misma previsión normativa que el actual 43.2.c de la Ley de Marcas de 2001] al concretar como uno de los criterios para determinar las ganancias «el precio que el infractor hubiera debido pagar al titular por la concesión de una licencia que le hubiera permitido llevar a cabo su utilización conforme a derecho»".

En todo caso, el art. 43 de la Ley de Marcas regula una serie de parámetros indemnizatorios. Lo que ha de hacer la parte actora es, una vez probada la infracción marcaria, acreditar los elementos constitutivos de los citados parámetros indemnizatorios. En el caso de autos, se trataría de probar el importe del daño emergente sufrido, y en concreto el del desprestigio de la marca, y el precio que el infractor hubiera debido pagar al titular por la concesión de una licencia que le hubiera permitido llevar a cabo su utilización conforme a derecho. Ha sido practicada prueba de tales elementos en el juicio. Por tanto, podrá criticarse la valoración que se ha hecho de tal prueba, pero no alegarse que se ha acogido la doctrina "ex re ipsa" para conceder la indemnización sin necesidad de practicar prueba alguna.

La crítica a la indemnización concedida por la acción de competencia desleal carece de trascendencia una vez que se han desestimado las acciones de competencia desleal ejercitadas.

DÉCIMO-SEGUNDO.- La crítica que se realiza a la indemnización por el concepto de "royalty hipotético", esto es, por el "precio que el infractor hubiera debido pagar al titular por la concesión de una licencia que le hubiera permitido llevar a cabo su utilización conforme a derecho" que prevé el art. 43.2.c de la Ley de Marcas por haber renunciado la parte actora a la prueba necesaria para fijar la indemnización conforme a los parámetros previstos en las letras a) y b) de dicho precepto, carece de base, puesto que el perjudicado puede optar por cualquiera de dichos parámetros indemnizatorios. La ley no prevé que el criterio indemnizatorio del apartado c) sólo pueda ser aplicado en caso de imposibilidad de fijarlo conforme a los apartados a) y b), sino que, expresamente, prevé que "las ganancias dejadas de obtener se fijarán, a elección del perjudicado, con arreglo a uno de los criterios siguientes" por lo que la actora tenía libertad para escoger el criterio indemnizatorio que escogió.

Tampoco la crítica que se hace al hecho de que se fijara tal indemnización en base a un informe pericial que no adjunta los "papeles de trabajo", esto es, en palabras de los recurrentes, "la documentación económica, organizativa y comercial de las actoras que [el perito] ha estudiado y analizado", puede ser acogida. Entiende la Sala que del mismo modo que en la práctica de una prueba pericial caligráfica el perito puede utilizar como firma indubitada una firma que obre en un protocolo notarial o en la oficina del D.N.I., o un perito en una prueba pericial arquitectónica realiza su prueba no sobre documentos obrantes en el litigio, sino sobre una realidad ajena al soporte físico de los autos judiciales (el edificio objeto de la litis) y también puede utilizar documentos ajenos a autos (un proyecto obrante en el Colegio de Arquitectos, documentos de la Gerencia de Urbanismo, etc...), entendemos que también otros peritos pueden utilizar documentos que no obren en los autos, sin que el hecho de que tales documentos puedan ser desconocidos para una de las partes, como reiteradamente recalca la parte recurrente para desvirtuar dicha prueba, prive a la pericia de valor, especialmente cuando la parte no ha realizado solicitud alguna de acceder a tales documentos, bien directamente por su incorporación a autos o bien permitiendo su consulta al perito que hubieran designado para emitir un informe pericial que desvirtuara el practicado a instancias de la parte actora, y cuando tales documentos aparecen relacionados en el propio informe (f. 512), permitiendo que la parte contraria solicite su acceso a la misma, parte de la cual ha de encontrarse incluso contenida en registros públicos (cuentas anuales depositadas en el Registro Mercantil). Lo determinante del valor de la pericia no es tanto que se base o no en documentos obrantes físicamente en los autos judiciales o conocidos por una o ambas partes, sino la seriedad con que dicha pericia esté realizada y la solvencia de la base fáctica utilizada por el Sr. Perito. Así lo ha entendido también la Sala 1ª del Tribunal Supremo en su Sentencia núm. 591/2007 de 31 mayo . En el caso de autos, a la vista de los parámetros indemnizatorios utilizados (indemnización de los gastos habidos por las actoras para ejercitar las acciones marcarias, el desprestigio de sus marcas y el royalty hipotético), los datos necesarios para fijar la indemnización se encontraban exclusivamente en los libros y soportes contables de la parte actora, por lo que no era necesario recabar documento alguno de la demandada.

Tampoco se estima la impugnación acerca de la imposibilidad de indemnizar autónomamente el desprestigio de la marca, que, según la recurrente, sólo podría operar como elemento corrector de la indemnización de daños y perjuicios. La Sala entiende que además de los gastos realizados por las actoras para poder ejercitar las acciones marcarias (en este caso, la contratación de una agencia de detectives) y de las ganancias dejadas de obtener consistentes en el royalty hipotético, el hecho de que las marcas hayan podido sufrir un desprestigio por el hecho de ser utilizadas en calzado de inferior precio supone un daño diferenciado que justifica una indemnización diferenciada. La regulación contenida en el art. 43 de la Ley de Marcas no sólo no fundamenta la tesis de los recurrentes, sino que la contradice, puesto que sus apartados 1º y 3º prevé expresamente la posibilidad de indemnizar el daño en el prestigio de la marca, para lo cual enumera las circunstancias a tener en cuenta para fijar tal indemnización. En concreto, en el apartado 1º prevé que además de ser susceptibles de indemnización las pérdidas y las ganancias dejadas de obtener, "el titular del registro de marca también podrá exigir la indemnización del perjuicio causado al prestigio de la marca por el infractor, especialmente, por una realización defectuosa de los productos ilícitamente marcados o una presentación inadecuada de aquélla en el mercado".

En todo caso, que la indemnización sea considerada en su totalidad como un todo, de modo que la partida correspondiente al desprestigio sólo supone un "elemento corrector", como pretenden los recurrentes, o sea considerada en sus diversas partidas de forma que la indemnización por desprestigio tenga consideración "autónoma", que es lo que combaten los recurrentes, es una cuestión en el fondo más semántica que jurídica, puesto que el resultado viene a ser el mismo: si hay desprestigio de la marca causado por la infracción marcaria, el titular de ésta puede obtener una indemnización mayor que si no lo hay, y eso es justamente lo que ha acaecido en el caso de autos.

DÉCIMO-TERCERO.- No comparte la Sala el grueso de los argumentos esgrimidos en el recurso para intentar desvirtuar las conclusiones del informe pericial (f. 491 y siguientes) sobre las cuantías indemnizatorias a fijar a favor de las actoras.

En lo que se refiere a la cantidad de 6.434,38 euros por los gastos generados a la parte actora por la investigación de la infracción marcaria, las facturas son suficientemente justificativas de los mismos. El hecho de que las mismas no estén giradas a nombre de ninguna de las demandantes no es óbice a su eficacia probatoria, puesto que están giradas a nombre de un despacho de abogados y aportadas al perito para que emitiera su informe, por lo que evidentemente respondieron al encargo de las demandantes a un despacho de abogados para que preparara la demanda sobre infracción marcaria.

En cuanto al importe de la regalía hipotética, los razonamientos contenidos tanto en el informe como en las contestaciones dadas por el perito en el juicio acerca del porcentaje en que debería consistir (aplicación del índice interbrand al beneficio medio obtenido sobre la venta de zapatillas deportivas por la parte actora, teniendo en cuenta la notoriedad de la marca, su posición en el ranking mundial y el hecho de que las actoras no concedan licencias de uso de la misma) y, sobre todo, del importe mínimo garantizado, que es el que finalmente se aplica al desconocerse el total de ventas de las demandadas sobre el que pudiera aplicarse el porcentaje de regalía obtenido por el anterior criterio, y que asciende al 1% (pues el perito ha tomado el porcentaje inferior de la horquilla que pudiera considerarse razonable) del total de ventas medias de zapatillas deportivas en España de los tres últimos ejercicios realizadas por ADIDAS ESPAÑA, han de considerarse razonables. Efectivamente, al tratarse de una regalía hipotética, su cálculo exige la formulación de una serie de hipótesis. No se trata, pues, de tanto de constatar hechos realmente acaecidos como de formular hipótesis razonables y técnicamente fundadas sobre datos reales. La Sala entiende que el informe del perito contiene tanto unas como otros y que por tanto, a falta de otra hipótesis alternativa que pueda considerarse mejor fundada, ha de considerarse razonable la regalía hipotética de 855.568,56 euros anuales.

La pretensión de las recurrentes de limitar la indemnización a los 10 modelos sobre los que se ha incluido el signo o signos infractores no es atendible. No se ha ejercitado una acción de infracción de 10 diseños industriales, sino de determinadas marcas. La regalía hipotética no se concedería para la reproducción de 10 modelos de entre los cientos o miles comercializados por las actoras, sino para la reproducción de sus marcas, y la fijación de un mínimo del 1%, en los parámetros indicados, se entiende razonable.

En cuanto a la indemnización por el desprestigio de la marca, las circunstancias de la infracción (notoriedad, prestigio y difusión en España de las marcas infringidas, bajo precio de las zapatillas en las que se insertaron los signos infractores que ha sido alegado incluso por los demandados como pretendida justificación de la ausencia de infracción) justifican la procedencia de una indemnización por tal concepto. También los parámetros utilizados por el perito de las actoras se consideran razonables: media ponderada entre el coste histórico (inversiones medias en promoción de las marcas en el sector del calzado deportivo) y del valor de la marca por el método INTERBRAND y cálculo de un plazo de 10 años para la recuperación de ese valor de la marca. También en este extremo ha de reiterarse lo expresado sobre que se trata de formulación de hipótesis razonables y técnicamente fundadas sobre datos reales, que el informe del perito de las actoras contiene tanto unas como otros, y que la parte recurrente sólo muestra en su informe la posibilidad de utilizar otros criterios, pero no aporta ninguna valoración alternativa que se considere como más razonable o basada en datos más pertinentes.

No obstante encuentra la Sala algunas objeciones a dicha valoración. Como alega el recurso, tanto los beneficios de ADIDAS ESPAÑA como la calificación de la marca ha mejorado en el ejercicio 2004, en el que se inició la infracción, respecto del ejercicio anterior. Asimismo, no se ha realizado por la parte actora una actividad alegatoria y probatoria especialmente intensa para probar los requisitos que el art. 43 de la Ley de Marcas establece para que proceda la indemnización por desprestigio, no habiéndose alegado ni probado, por ejemplo, que los productos infractores presenten una realización defectuosa, y no habiéndose practicado prueba adecuada del alcance de la actuación infractora de las demandadas en cuanto a la cantidad del calzado comercializado y penetración en el mercado nacional. Ello supone que la acción infractora de los demandados ha podido obstaculizar la recuperación del valor que supone la marca y de las inversiones que para prestigiarlas han hecho las demandantes, pero no la ha impedido de un modo grave, o al menos no se ha probado que haya sido así. Por tanto, valorar el daño al desprestigio en el 100% de lo que se calcula como importe de la recuperación que debería haberse obtenido del valor de dichas marcas es excesivo, pues habida cuenta de las circunstancias apuntadas (fundamentalmente, el bajo precio al que se comercializaba el calzado infractor de las marcas de las actoras) el daño que la comercialización de calzado deportivo con el signo infractor ha supuesto para las actoras ha de considerarse como limitado. La Sala considera más prudente rebajar tal porcentaje al 5% del importe fijado en el informe pericial, por lo que habría que fijarlo en la cantidad de 56.199,40 euros anuales.

En cuanto al lapso temporal utilizado para calcular la indemnización, que es de 2 años, las demandadas han afirmado en su contestación a la demanda la legitimidad de su conducta importadora y comercializadora de las zapatillas deportivas que se han reputado infractoras de los derechos marcarios de la parte actora y en momento alguno han alegado que hayan dejado de hacerlo durante el proceso. Habida cuenta de los términos en que se formuló la petición indemnizatoria en la demanda, y habida cuenta de que transcurrieron casi tres años entre la iniciación del litigio y la sentencia, no es contrario a Derecho la concesión de una indemnización por un periodo de 2 años. Si el art. 220 de la Ley de Enjuiciamiento Civil permite en ciertos casos la imposición de condenas de futuro, entiende la Sala posible que en la sentencia se fije una indemnización correspondiente a periodos temporales transcurridos durante la pendencia del litigio cuando el hecho determinante de la indemnización ha perdurado durante el mismo.

DÉCIMO-CUARTO.- El último motivo del recurso se refiere a la improcedencia de realizar una condena solidaria al pago de las indemnizaciones a todos los demandados.

Dos aspectos distintos pueden diferenciarse en este motivo de recurso. El primero sería el relativo a la condena a D. Alexander al pago de las indemnizaciones correspondientes a las acciones marcarias y de competencia desleal, cuando contra el mismo sólo se ejercitó acción de nulidad de la marca de que era titular.

El análisis de la demanda muestra que, pese a que en ocasiones adolezca de cierta falta de precisión sobre este particular, la acción dirigida contra D. Alexander es exclusivamente la de nulidad de la marca, y que las acciones por infracción de las marcas de las actoras y de competencia desleal se dirigen exclusivamente contra las sociedades codemandadas. Así resulta claramente del análisis sistemático de la demanda, en cuya fundamentación jurídica, al alegarse cuál es la legitimación pasiva de los demandados, se consigna claramente la diferenciación aludida. Asimismo, los fundamentos de derecho relativos a las infracciones marcarias y de competencia desleal (3º y 4º de la demanda) se encabezan asignando las conductas infractoras a "las demandadas", con a "las sociedades demandadas". Y en el suplico de la demanda se formulan los pedimentos relativos a la declaración de infracción de las marcas y de comisión de actos de competencia desleal respecto de "las entidades demandadas".

Dado que las indemnizaciones se solicitan en el ejercicio de acciones derivadas de las infracciones marcarias y de la comisión de actos de competencia desleal, puesto que aunque el art. 54.2 de la Ley de Marcas prevé la posibilidad de exigir indemnización de daños y perjuicios cuando se declare la nulidad absoluta de la marca cuando el titular de la marca hubiera actuado de mala fe en la demanda no se realiza petición indemnizatoria anudada a la acción de nulidad de la marca por registro de mala fe ejercitada contra D. Alexander , es efectivamente improcedente haber incluido a D. Alexander entre los condenados al pago de las indemnizaciones,.

La otra cuestión hace referencia a la improcedencia de la condena solidaria de las sociedades codemandadas cuando la conducta de las demandadas podía haber sido individualizada, por tratarse de conductas diferenciadas, y por tanto la indemnización haberse repartido mancomunadamente entre las mismas en atención a la entidad de sus conductas.

El argumento no se admite. En primer lugar, aunque las sociedades demandadas realizaban cada una la actividad propia de su objeto social, la participación de las mismas en la causación de un mismo resultado dañoso (la causación de daños y perjuicios a las actoras) no puede ser diferenciada en cuotas ideales. Como recuerdan las recurridas, es reiterada la jurisprudencia que establece en estos supuestos la solidaridad de los intervinientes en la causación de un mismo resultado dañoso. A mayor abundancia, la existencia de claros vínculos entre la mayoría de las sociedades codemandadas (coincidencia de socio relevante, de administrador social o de domicilio social) muestra la existencia de un concierto en su actuación que abunda en la procedencia de la condena solidaria.

DÉCIMO-QUINTO.- Una última cuestión hace referencia a los efectos que la revocación parcial de la estimación de la demanda y de la condena subsiguiente que se realiza en esta sentencia debe tener frente a los demandados que se han desistido del recurso de apelación.

Esta cuestión está directamente relacionada con los principios que delimitan el ámbito de la apelación, del que deben excluirse la decisión sobre los extremos que fueron consentidos por las partes en la primera instancia del juicio. Sin embargo, este principio cede en algunos concretos supuestos, en particular, como recuerda la Sentencia de la Audiencia Provincial de Córdoba, Sección 2ª, núm. 76/1999 de 11 marzo , cuando se trata de un procedimiento absoluto e indivisible por naturaleza, así como en aquellos casos en que haya solidaridad procesal al ejercitarse conjuntamente la misma acción frente a varias partes colocadas en idéntica situación procesal, nacida de unos mismos hechos, con invocación de los mismos fundamentos legales reveladores de la idéntica situación de los litigantes, circunstancias que permitan al Tribunal de apelación conocer el recurso en toda su amplitud (SSTS 29-3-1980 y 26-9-1984 ).

En este sentido, la Sentencia de la Sala 1ª del Tribunal Supremo de 25 de septiembre de 2000 declara lo siguiente:

"..La sentencia de 7 de julio de 1984 que se cita en el recurso y que es citada en las posteriores sentencias de esta Sala de 29 de junio de 1990 y 13 de febrero de 1993 , dice que «establecida en Primera Instancia la condena solidaria de ambos copropietarios del inmueble, a los que el Juez a quo impuso, con tal carácter solidario, el abono de determinadas cantidades, ha de afirmarse que los efectos de la actividad procesal de uno de los condenados alcanza a su coobligado solidario, por virtud de la fuerza expansiva que la solidaridad comporta, que hace de toda lógica que la declaración anulatoria de la condena al pago, respecto de uno de los obligados solidarios, por inexistencia objetiva de la obligación de indemnizar, afecte, con igual extensión a los demás que con él fueron solidariamente condenados ya que otra cosa iría contra la naturaleza y conexidad del vínculo solidario proclamado en los arts. 1141, 1148 y siguientes del Código Civil », doctrina perfectamente aplicable al caso en litigio en que se ha declarado la inexistencia de una actuación culposa de la que debería nacer la obligación de indemnizar; a esta fuerza expansiva de la declaración absolutoria de la aseguradora no obsta el que el asegurado manifestase, si bien en la forma incorrecta señalada mas arriba, su allanamiento a la demanda ya que según establece la sentencia de 20 de octubre de 1981 , citada en el motivo, «como reiteradamente tiene declarado esta Sala y resalta su sentencia de 3 de abril de 1946 , cuando la acción que se ejercita contra varios es la misma, idéntica la razón de pedir y análoga su finalidad, existiendo solidaridad jurídica entre los demandados a los que se exige una misma prestación, no hay posibilidad de fallar en forma distinta en cuanto al allanado por el sólo hecho de serlo a no ser en mengua de la unidad que debe presidir las resoluciones jurídicas dictadas en estas circunstancias», doctrina que, asimismo, inspira las sentencias de esta Sala de 24 de abril de 1962 y 23 de diciembre de 1971 ..".

No debe olvidarse que el art. 450.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , al prever las consecuencias del desistimiento de los recursos, establece que cuando sólo se desiste del recurso alguno de los varios recurrentes, "la resolución recurrida no será firme en virtud del desistimiento, pero se tendrán por abandonadas las pretensiones de impugnación que fueren exclusivas de quienes hubieren desistido". En el caso de autos, las pretensiones de que se declare que no ha existido conducta concurrencialmente desleal, que no han existido determinadas infracciones marcarias o que las indemnizaciones no proceden o han de ser menores que lo fijado en la sentencia de instancia, no son exclusivas de los apelantes desistidos, sino que eran comunes a los demás apelantes. Es por ello que habiéndose declarado la inexistencia de una conducta concurrencialmente desleal y de determinadas infracciones marcarias y asimismo que los daños y perjuicios causados solidariamente por las infracciones marcarias realizadas por los demandados son de una cuantía inferior a la fijada en la sentencia, tales pronunciamientos han de afectar por igual a todos los demandados.

Todo ello sin perjuicio de que en la ejecución de la sentencia pueda entrar en juego el acuerdo transaccional suscrito entre las demandantes y dos de las entidades demandadas y condenadas, luego desistidas de la apelación, cuestión en la que no entra esta Sala puesto que no se ha solicitado siquiera la aprobación judicial de tal transacción, sino que lo realizado por las apelantes ha sido simple y llanamente desistirse del recurso.

DÉCIMO-SEXTO.- La estimación parcial del recurso de apelación determina, en materia de costas, que: 1º) no proceda hacer expresa imposición de las derivadas de la primera instancia, según se establece en el núm. 2 del artículo 394 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , por no apreciar que ninguna de las partes haya litigado con temeridad; y 2º) no proceda efectuar expresa imposición de las derivadas de esta alzada, a tenor de la regla prevista en el núm. 2 del artículo 398 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , que prevé que no se condenará en las costas del recurso a ninguno de los litigantes en caso de estimación total o parcial del mismo.

Vistos los preceptos citados y demás concordantes de general y pertinente aplicación al caso.

Fallo

En atención a lo expuesto, la Sala acuerda:

1.- Estimamos parcialmente el recurso de apelación interpuesto por la representación de D. Alexander y las entidades "SUN FLOWERS SHOES, S.L.", "TAIMA SHOES TRADING, S.L." y "GRUPO EL 78 CALZADOS S.L" contra la sentencia dictada el 29 de diciembre de 2006, por el Juzgado de lo Mercantil núm. 3 de Madrid, en el procedimiento núm. 141/2005 del que este rollo dimana.

2.- Revocamos la resolución recurrida en cuanto a los pronunciamientos realizados respecto de la infracción de las marcas nacionales 2.327.089 y 2.327.090, la comisión de actos de competencia desleal, a la cuantía de las indemnizaciones por las infracciones marcarias y a la imposición de costas, y en su lugar acordamos:

2.1.- Estimamos parcialmente la demanda interpuesta por "ADIDAS SALOMON, AG", "ADIDAS INTERNATIONAL MARKETING, BV" y "ADIDAS SALOMON ESPAÑA, S.A" (en la actualidad ADIDAS ESPAÑA S.A) contra D. Alexander y las entidades "SUN FLOWERS SHOES, S.L.". "TAIMA SHOES TRADING, S.L.", "GRUPO SUN TAI 2004 S.L.", "GRUPO EL 78 CALZADOS S.L" y" CHEN Y MATTEO 2003 SL".

2.2.- Declaramos:

2.2.1.- Que las sociedades demandadas han infringido las marcas números 1.784.710 y 699.437 propiedad de ADIDAS SALOMON AG y ADIDAS INTERNATIONAL MARKETING BV, respectivamente, al comercializar los productos que se identifican en los documentos números 16 a 25 de la demanda.

2.2.2.- La nulidad de la marca número 2.472.693 propiedad de Alexander por hallarse incursa en causas legales de nulidad librándose a tal efecto el oportuno oficio a la Oficina Española de Patentes y Marcas a fin de que cancele dicho registro.

2.3.- Condenamos a los demandados a estar y pasar por las anteriores declaraciones y a las sociedades codemandadas:

2.3.1.- A cesar en la realización de cualquier acto de comercio con los productos que se identifican con los números 16 a 25 de los acompañados con la demanda o de cualesquiera otros que puedan infringir las marcas de las demandantes.

2.3.2.- A abstenerse en el futuro de realizar cualquier acto de comercio que suponga el empleo de signos distintivos idénticos o confundibles con las marcas registradas 1.784.710 y 699.437 propiedad de ADIDAS SALOMON AG y ADIDAS INTERNATIONAL MARKETING BV.

2.3.3.- A destruir el stock de productos infractores que puedan tener almacenados.

2.3.4.- A publicar a su costa en los diarios EL PAIS y EXPANSIÓN, el fallo de esta sentencia una vez sea firme.

2.3.5.- A indemnizar solidariamente a las entidades ADIDAS SALOMON AG y ADIDAS INTERNATIONAL MARKETING BV por la infracción de sus marcas, la suma de SEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS (6.434,30 euros) por gastos, la de UN MILLÓN SETECIENTOS ONCE MIL CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS (1.711.136 euros) en concepto de lucro cesante y la de CIENTO DOCE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS (112.398,80) euros por el desprestigio de la marca.

2.4.- No hacemos expresa imposición de las costas de primera instancia.

3.- No hacemos expresa imposición de las costas derivadas del recurso de apelación.

Así, por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos los Ilustrísimos Señores Magistrados integrantes de este Tribunal.

PUBLICACION.- Dada y pronunciada fué la anterior Sentencia por los Ilmos. Sres. Magistrados que la firman y leída por el/la Ilmo. Magistrado Ponente en el mismo día de su fecha, de lo que yo el/la Secretario certifico.