Sentencia Civil Nº 225/2015, Audiencia Provincial de Valencia, Sección 9, Rec 256/2015 de 30 de Junio de 2015

Encabezamiento

ROLLO NÚM. 000256/2015

VTE

SENTENCIA NÚM.: 225/15

Ilustrísimos Sres.:

MAGISTRADOS

DON GONZALO CARUANA FONT DE MORA

DOÑA MARÍA ANTONIA GAITÓN REDONDO

DON LUIS SELLER ROCA DE TOGORES

En Valencia a treinta de junio de dos mil quince.

Vistos por la Sección Novena de la Ilma. Audiencia Provincial de Valencia, siendo Ponente el Ilmo. Sr. Magistrado DON GONZALO CARUANA FONT DE MORA,el presente rollo de apelación número 000256/2015, dimanante de los autos de Juicio Ordinario - 000496/2013, promovidos ante el JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 3 DE VALENCIA, entre partes, de una, como apelante a AIDITEC SYSTEMS SL, representada por el Procurador de los Tribunales don IGNACIO MONTES REIG, y asistido del Letrado don GUILLERMO MONZON GOMEZ y de otra, como apelada a APLICACIONES TECNOLOGICAS SA representada por la Procuradora de los Tribunales doña ISABEL GOMEZ-FERRER BONET, y asistida del Letrado don JOSE LUIS LOPEZ GUTIERREZ, en virtud del recurso de apelación interpuesto por AIDITEC SYSTEMS SL.

Antecedentes

PRIMERO.- La Sentencia apelada pronunciada por el Ilmo. Sr. Magistrado del JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 3 DE VALENCIA en fecha 3 de noviembre de 2015 , contiene el siguiente FALLO: 'Que estimando íntegramente la demanda interpuesta por la mercantil, APLICACIONES TECNOLÓGICAS, S.A., y en su representación por la Procuradora de los Tribunales, Dª ISABEL GÓMEZ-FERRER BONET, asistida por el Letrado D. JOSÉ LUIS LÓPEZ GUTIÉRREZ, contra la mercantil AIDITEC SYSTEMS, S.L. así como frente a D. Everardo , representados por el Procurador de los Tribunales, D. IGNACIO MONTÉS REIG, asistida por los Letrados D. MIGUEL PELAEZ HERNÁNDEZ y D. GUILLERMO MONZÓN GÓMEZ, debo declarar y declaro: 1) El derecho exclusivo de la demandante, APLICACIONES TECNOLOGICAS, S.A. sobre la patente española nº 9301749 (con número de fabricación ES 2076101); 2) Que la demanda AIDITEC SYSTEMS, S.L. con la colaboración de D. Everardo están violando los derechos de propiedad industrial que a la actora le corresponden como titular registral que es de la patente española nº 9301749 (con número de fabricación ES 2076101), y/o la primera con la colaboración del segundo como cooperador, están cometiendo, actos objetivamente contrarios a la buena fe y/o de imitación previstos en la legislación de competencia desleal, al estar fabricando, promocionando y vendiendo un pararrayos como es el referenciado bajo la marca DELTA PDC, protegido por la misma. Y en consecuencia de todo ello, debo condenar y condeno se a la entidad mercantil, AIDITEC SYSTEMS, S.L. y a D. Everardo , solidariamente: a) A estar y pasar por dichas declaraciones; b) A que se abstengan de seguir fabricando, promocionando y comercializando mediante venta o cualquier otra forma de disposición el pararrayos DELTA PDC, en cualquiera de sus variantes, entre ellas las RP40, RP50, RP60 y RP80; c) A que retiren y destruyan a su costa todos los útiles y demás piezas de los que se compone el pararrayos DELTA PDC, en cualquiera de sus variantes, entre ellas las RP40, RP50, RP60 y RP80 así como los kits de montaje de los mismos, al igual que los folletos, catálogos y publicidad relativos al mismo;

d) A que indemnicen solidariamente a la actora por los daños y perjuicios causados, comprendida la ganancia dejada de obtener por la actora, calculándose por los beneficios logrados por los demandados con la fabricación y comercialización de su pararrayos DELTA PDC, en cualquiera de sus variantes, entre ellas, las RP40, RP50, RP60 y RP80. Cantidad que ha quedado concretada, pericialmente en: Desde la fecha de constitución de AIDITEC SYSTEMS, S.L. hasta el 04.08.2013, la cantidad de 3.507,40 euros. Desde el 04.08.2013 hasta la fecha del Informe pericial (12.02.2014), la cantidad de 3.507,40 euros.e) A que indemnicen solidariamente a la actora, reembolsándole los gastos de investigación de la infracción de Patente ES 101 en los que ha incurrido, en concreto 878,43 E (468,43 € correspondientes a la factura por el otorgamiento del acta notarial acompañada a la demanda (documento nº 30), más 410 € a la que asciende la factura por la compra del pararrayos de la demandada (documento nº 16); f) Ordenar la publicación del fallo de la sentencia a costa de los demandados mediante inserción de su parte dispositiva en dos revistas del sector en el que se desenvuelve la Patente y el pararrayos de la demandada que elija la parte demandante, así como mediante notificación de esa misma parte dispositiva a todos sus clientes que hayan adquirido el modelo de pararrayos DELTA PDC así como a sus proveedores de los útiles necesarios para su fabricación. A la cantidad que ha sido condenada la parte demandada, se le aplicarán lo intereses de la mora procesal del art. 576 de la LEC . Todo ello con expresa imposición de costas a la parte demandada.'

SEGUNDO.- Que contra la misma se interpuso en tiempo y forma recurso de apelación por AIDITEC SYSTEMS SL, dándose el trámite previsto en la Ley y remitiéndose los autos a esta Audiencia Provincial, tramitándose la alzada con el resultado que consta en las actuaciones.

TERCERO.- Que se han observado las formalidades y prescripciones legales.

Fundamentos

PRIMERO. Posicionamiento de las partes, sentencia del Juzgado de lo Mercantil y recurso de apelación .

Aplicaciones Tecnológicas SA (Aplitec) entabla demanda en 25 de Abril de 2013 contra Aiditec Systems SL y su administrador Everardo , por actos de violación de su patente 2076101(en adelante ES101, 'Pararrayos con dispositivo de cebado y sistema de garantía de aislamiento) y por actos de competencia desleal (buena fe - artículo 4- e imitación - artículo 11- Ley Competencia Desleal ) por fabricar y comercializar un Pararrayos Delta PDC con diversos modelos que reproduce la patente, imputando a Everardo su condición de cooperador por su cualidad de administrador único y socio de Aiditec y haber tenido previa relación laboral con la demandante, interesando;

1º) La declaración de que Aiditec en colaboración con Everardo están violando los derechos de propiedad industrial de la demandante como titular de la patente y que están cometiendo actos de competencia desleal por contrarios a la buena fe y/o de imitación;

2º) La condena a abstenerse de seguir fabricando y/o comercializando el pararrayos Delta PDC en cualquiera de sus modalidades;

3º) Condena a los demandados a la indemnización de daños y perjuicios, interesando la ganancia dejada de obtener por la actora, calculándose por los beneficios logrados por los demandados con la fabricación y comercialización del Pararrayos Delta PDC en cualquiera de sus variantes, así como los gastos de investigación de la infracción de patentes (ascendentes a 878,43 euros);

4º) A que retiren y destruyan a su costa los útiles y demás piezas de los que se compone el pararrayos, así como lis Kits de montaje, folletos, catálogos y publicidad relativo al mismo.

5º) La condena a publicar el fallo de la sentencia en dos revistas del sector.

La demandada Aidtec SL defendió por vía de excepción la nulidad de la patente de la actora; no concurrir actos de imitación; presentar el pararrayos Delta diferencias respecto a la patente, en concreto en el sistema de aislamiento, y estar finada la patente con fecha de 4/8/2013.

Por su parte el demandado Everardo planteó su falta de legitimación pasiva; la excepción de nulidad de la patente actora; no cometer violación de patentes ni actos de competencia desleal; no haber infringido secreto alguno de la entidad Aplitec y en cuanto a daños y perjuicios, interesaba, en todo caso, su limitación por haber cesado la patente en fecha de 4/8/2013.

En el acto de la audiencia previa la parte demandante admitió como hecho nuevo que su patente pasó a dominio público en fecha de 4/8/2013 y deslindó que los actos posteriores a tal data entraban de lleno en actos de competencia desleal por el artículo 11 de la Ley Competencia Desleal , deslindando la indemnización de daños y perjuicios hasta tal data por vía infracción de patentes y posteriormente por vía de competencia desleal.

La sentencia del Juzgado de lo Mercantil estima íntegramente la demanda con los siguientes razonamientos que se sintetizan; a) No cabe plantear a los demandados la excepción de nulidad de la patente de la actora por carecer de legitimación para ello; b) Se justifica, a tenor de dar mayor valor probatorio al dictamen pericial aportado por la demandante, la violación de los derechos de la patente de la actora con la comercialización del pararrayos Delta; c) Se cometen actos de competencia desleal de imitación fijados en el artículo 11 Ley Competencia Desleal al reproducir, Aiditec, la patente; d) Everardo debe responder de tales infracciones como colaborador por ser administrador único y titular del 75 % del capital social y haber trabajado con la demandante; e) Se otorga como daños y perjuicios las cantidades fijadas en el dictamen pericial contable, tanto los producidos antes del día 4/8/2013 como después de tal fecha, más los gastos de investigación.

El recurso de apelación, interpuesto por los demandados, en el mismo y único escrito, bajo el motivo de error de valoración de prueba, se asienta en los siguientes motivos que se sintetizan en; 1º) Improcedencia de la falta de legitimación para la defensa de la nulidad de la patente; 2º) Falta de legitimación pasiva de Everardo ; 3º) No concurrir infracción de la patente de la demandante; 4º) No concurrencia de actos de competencia desleal; 5º) Disconformidad con los pronunciamientos de la sentencia; interesando la revocación total de la sentencia del Juzgado, por otra del Tribunal que desestime la demanda.

SEGUNDO. Nulidad de la patente de la demandante ES 101.

Esta defensa material de los interpelados es rechazada por el Juez de la Instancia por la razón de no tener legitimación para su planteamiento, porque no se puede ir contra los propios actos, en atención al dato de haber retirado la demandada de la Oficina Española de Patentes y Marcas, la solicitud como Modelo de Utilidad nº 201230382 que refleja el pararrayos Delta PDC y no haber sido la patente objeto de impugnación por las entidades que ponían, según el informe no vinculante emitido en el expediente de la mentada Oficina, en antelación la novedad técnica de la patente.

La Sala no puede compartir los razonamientos del Juzgador para dar solución correcta a esta cuestión y de entrada es de hacer notar que la propia parte demandante, titular de la patente, no negó legitimación a los interpelados para excepcionar la nulidad de su patente.

Nada impide a los actores el planteamiento en este proceso de la defensa esgrimida y el dato de haber retirado la solicitud de Modelo de Utilidad nº 201230382 en fecha de 31/05/2012, no significa que implícitamente (y menos como acto propio) den validez y reconozcan de forma absoluta la actividad inventiva y novedad de la patente, mas cuando formalmente tal conducta se explicitó, dado el contenido de la misiva acompañada con la demanda (Documento 20) en haber, el solicitante, previamente divulgado el modelo de utilidad objeto de solicitud, no por el reconocimiento imputado.

El dato de que las titulares de patentes aparecidas en el informe de la técnica en el expediente de concesión de patente a la actora, no planteasen oposición a la concesión de la patente tampoco anuda como efecto la inviabilidad de plantear tal excepción material, razón por la que los argumentos del Juzgado de lo Mercantil deben ser revocados.

Cuestión diversa es si la parte demandada que es a quien corresponde la prueba de tal excepción conforme al artículo 217-3 de la Ley Enjuiciamiento Civil , ha justificado que en la concesión de la patente, no concurrían de los requisitos de patentabilidad de acuerdo con el artículo 112-1 a) de al Ley de Patentes . Debe precisarse que la novedad y la actividad inventiva constituyen dos requisitos diferentes que si bien toman como referencia el estado de la técnica, lo hacen con perspectivas distintas ( artículos 6 a 8 de la Ley Patentes ),significando y reportando valoraciones temporales y conceptuales distintas, porque la novedad atiende a la anterioridad (esté divulgado el invento), en tanto la actividad inventiva lo hace a la apreciación del experto, es decir, si la invención resulta o no del estado de la técnica de una manera evidente.La novedad viene conceptuada en el artículo 6 de la Ley ' se considera que una invención es nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica. El requisito de la novedad está constituido por todo lo que antes de la fecha de presentación de la solicitud de patentese ha hecho accesible al público por una descripción escrita u oral, por una utilización o por cualquier otro medio'.

Con independencia de que en el recurso de apelación no se explicitan argumentos sobre el contenido material de la excepción, en la instancia, para su alegación y justificación, la parte demandada aportó el dictamen pericial elaborado por Luis Manuel y sobre este tema, en sus páginas 5 a 21, se apoya en el informe sobre el estado de la técnica que realizó en fecha de 21/1/1997, el examinador de la Oficina Española de Patentes y Marcas, indicando como documentos relevantes sobre el estado de la técnica; la patente europea EP- 0139575-A (Helita); la patente española 2092262-T (Helita) y la patente europea 0096655-A ( Froide).

De entrada, ante la falta de aportación de la memoria descriptiva de las dos patentes europeas en idioma castellano (razón por la que fueron excluidos del proceso los documentos adjuntados con la contestación a la demanda y anexos de dicho informe pericial), resulta evidente que esas dos patentes europeas referidas, no sirven para calibrar y por ende eliminar esos dos requisitos a la patente española de la demandante.

Respecto a la patente española 2092262-T (Helita), la misma fue publicada después de la fecha de solicitud de la patente de la demandante (4/8/1993) con lo que resulta igualmente insostenible con la misma denegar aquellas exigencias de patentabilidad. Es más, basta ver el desarrollo que efectúa el perito Sr. Luis Manuel sobre dicha patente (páginas 13 a 16 de su informe) para darse perfecta cuenta de que tal patente española no reproduce todas las reivindicaciones de la ES 101, como igualmente dictamina el Perito Sr. Justo (en el informe aportado previamente a la audiencia previa) al fijar que solo anticipa dos de las reivindicaciones principales e independientes de la patente de la actora.

Por las consideraciones expuestas no resulta admisible, si bien por razones diversas a las fijadas en la sentencia del Juzgado de lo Mercantil, la excepción de nulidad de la patente de la demandante.

TERCERO. Vulneración por los pararrayos Delta PDC en sus diversas modalidades de la patente española de la actora ES 101.

El artículo 60 de la Ley Patentes establece que la extensión (alcance) de la protección conferida por la patente se determina por el contenido de las reivindicaciones. La descripción y los dibujos sirven para la interpretación de las reivindicaciones. Dicho precepto reproduce literalmente el artículo 69-1 del Convenio sobre la Patente Europea de Munich de 5 octubre 1973 al que España se adhirió en 24-7-1986 (publicado en BOE 30 - 9-1986) y con vigor interno desde 1-10-1986, no obstante no se incluyó la adición del Protocolo interpretativo (aprobado el 29 noviembre 2000) del citado artículo 69-1º. Luego, es la invención, tal como aparece determinada por las reivindicaciones, lo que resulta objeto del derecho de propiedad industrial. Las reivindicaciones conforme al artículo 26 de la Ley Patentes y artículo 7 del Reglamento para la ejecución de tal ley aprobado por Real Decreto 2245/1986 de 10 de Octubre , definen el objeto por el que se solicita la protección y se fundan en la descripción; por tanto cumplen una doble función; por una lado, definen la propia invención (lo que delimita la invención protegida es la reivindicación, no la descripción) y por otro lado, determina la extensión conferida por la patente al circunscribir la regla técnica protegida. Por consiguiente, el tenor de las reivindicaciones interpretadas conjuntamente con los dibujos y descripción permitirá conocer el significado y alcance exacto de la protección. A tal efecto, la interpretación de las reivindicaciones no ha de basarse en criterios rigurosos de estricta literalidad de la reivindicación, ni tampoco en vía que determinen una ampliación del contenido de la inventiva, sino dentro del contexto que aporta la descripción y los dibujos. El artículo 7. 2 del Reglamento mencionado posibilita la reivindicación dependiente que distingue de la esencial, en cuanto que acompaña a ésta, para mayor claridad y comprensión de la reivindicación independiente.

Teniendo presente tal doctrina, el ius prohibendi que se otorga por el artículo 50 y 62 de la Ley Patentes al titular de la patente, se impone cuando se copia la regla inventiva con la aplicación de la misma configuración, constitución o estructura aplicada, constitutiva de la infracción literal o por identidad (reproducción simultánea de todos los elementos reivindicados), pero solución más compleja concurre cuando estamos en presencia de objetos que presentan semejanzas, pero no identidad, casos en donde habrá que determinar la protección registrada y confrontarla con el objeto denunciado, para ver si las diferencias son meramente accidentales o no esenciales pues en tal supuesto si bien no existe esa infracción literal, la mera mutación de aspectos accidentales o secundarios, nada modifican la inventiva dada por la configuración o estructura del objeto, incidiendo la aplicación de la doctrina de los equivalentes, definida a todas las variantes de forma, tamaño, disposición de elementos e incluso sustitución de esos elementos por otros, cuando con ello no se altere el principio fundamental de la invención descrita, reivindicada y amparada por la patente. Con el equivalente se soluciona la regla técnica por la alteración de meros elementos no esenciales de los empleados con anterioridad. La finalidad de tal doctrina es evitar infracciones frente a las variaciones que pretenden sustraerse del alcance de la protección industrial o frente a alteraciones irrelevantes en la medida que pueden entenderse comprendidas dentro de las reivindicaciones de la patente.

El Tribunal revisado tan esencial aspecto conforme impone el artículo 456-1 de la Ley Enjuiciamiento Civil , observadas y analizadas las dos periciales obrantes en autos por los parámetros de la sana crítica conforme al artículo 348 de la Ley Enjuiciamiento Civil , y con independencia de que al acoger el Juez la elaborada por el Perito Justo de la actora, por convencerle por su mayor cualidad por su experiencia profesional en este sector, está asumiendo sus conclusiones, la Sala debe efectuar las siguientes precisiones sobre el contenido de ambos informes. La pericial de la parte demandante se basa en la comparación de las reivindicaciones de la patente de la actora, respecto a las propiedades técnicas que presenta el pararrayos Delta de la demandada; frente al perito Luis Manuel de la demandada que se basa esencialmente en un examen de la actividad inventiva y novedad de la patente, pues en las páginas 22 a 26 de su informe, no obstante, titularse ' Análisis de la posible infracción de la patente P2076101 por el Pararrayos Delta', es de observar y resulta transcendente que siguiendo las referencias de la reivindicación primera esencial e independiente de la patente, no efectúa tal análisis comparativo, sino que se limita en las cinco notas singulares (1.01 a 1.05) a restar la validez de la patente por estar tales notas en el estado de la técnica, ser obvias o muy utilizados en la técnica y solamente en la última -Nota 1.06- fija la diferencia entre la patente y el pararrayos Delta. En el acto del juicio tal perito afirmó que las notas 1.01 a 1.05 de la patente eran reproducidas por el pararrayos Delta.

Por consiguiente, de tales pruebas de los dos expertos, resulta acreditado que las cinco notas esenciales de la primera reivindicación (esencial e independiente) de la patente se reproducen en el pararrayos Delta (una de ellas por mera equivalencia) tal como, además, se explica de forma clara y gráfica por el perito Justo y no es objeto de controversia en el dictamen de la parte contraria.

Ahora en el recurso de apelación la parte demandada invoca la inexistencia de infracción porque el pararrayos Delta difiere en tres notas esenciales de la reivindicación primera y esencial, las Notas 1.02, 1.05 y 1.06. Ello no puede aceptarse por las siguientes consideraciones;

Respecto a la Nota 1.03, el perito de la demandada achacó que la forma acampanada no resultaba solución técnica y el informe de la demandante explicitó la literalidad de la reivindicación reproducida en el pararrayos, por centrarse en una carcasa metálica con forma cónico-cilíndrica de la que sobresale por su parte inferior un eje central concéntrico al cilindro de la carcasa.

El regruesamiento descrito en la patente en la Nota 1-05 (' ..parte regruesada e interna hacia el eje') concurre también en el pararrayos Delta, como claramente describe y analiza el perito Don. Justo , y si bien en éste se ubica en la embocadura inferior, cumple, en cambio, la misma función, por ende, es obviamente equivalente. El informe del Perito Luis Manuel se limita a decir que ello lo tienen todos los pararrayos y resultar conocido en la técnica (con lo que no fija diferencia sustantiva o función alguna).

Únicamente, en la comparativa de los dos informes periciales, la diferencia técnica, se ubica en la señalada por el perito Luis Manuel -Nota 1.06-, y el Tribunal debe, igualmente, seguir los criterios del perito Justo , pues que en la patente sea 'un faldón o ala perimetral y divergente para el agua', y en el pararrayos un reborde, es una cuestión meramente accidental y no esencial, cuando la función es la misma de aislamiento del agua.

A tenor de tales valoraciones, se ratifica la conclusión de la sentencia del Juzgado de lo Mercantil, por estar justificado que el pararrayos Delta vulnera la patente y los derechos de exclusiva cuya titularidad corresponde a la demandante conforme al artículo 50 de la Ley de Patentes .

Debe precisarse, dada la omisión de la sentencia y no obstante ser un dato que se planteó como defensa frente a la demanda, que tal infracción por tal vía legal, cesó en fecha de 4/8/2013, data en que caducó la patente al expirar el plazo de concesión (20 años), conforme ala rtículo 116 de la Ley de Patentes, pasando a incorporarse al dominio público lo que implica que cualquiera puede reproducir la solución inventiva de la misma. Como a partir de tal fecha la demandante deja de ostentar derechos exclusivos otorgados por la Ley Patentes, no puede, pasado tal tiempo, prolongarse dicha infracción, pero debe ser declarada ex- artículo 411 de la Ley Enjuiciamiento Civil , dado que a fecha de presentación de la demanda, concurría.

CUARTO. Actos de competencia desleal.

Paso siguiente es examinar los actos de competencia desleal denunciados por la demandante que se sustentaban en actos contrarios a la buena fe ( artículo 4 Ley Competencia Desleal ) y de imitación ( artículo 11 Ley Competencia Desleal ) sobre la base fáctica de la copia o imitación de la patente.

La sentencia del Juzgado de lo Mercantil al tratar tal cuestión en el FD Sexto efectúa una transcripción del contenido de varias sentencias de Audiencias Provinciales y del Tribunal Supremo, para estimar concurrir el acto de imitación (artículo 11) sobre la base del dictamen pericial de Justo al reproducir el pararrayos Delta, todas las reivindicaciones, primera, segunda y tercera de la patente y ello es la base de la condena a los demandados, también, por competencia desleal, haciendo cooperador por mor del artículo 34-2 Ley Competencia Desleal , al demandado, Sr. Everardo .

En la alzada, queda excluido de enjuiciamiento el acto desleal contrario a la buena fe, no recogido en la sentencia y al que tampoco refiere el escrito de oposición al recurso de apelación, (que hace énfasis en el artículo 11-2 de la Ley Competencia Desleal ), razón por la que en aplicación del artículo 465-4 de la Ley Enjuiciamiento Civil , el Tribunal tiene vedado su revisión y por ende su tratamiento.

El artículo 11 de la Ley Competencia Desleal en su apartado 1, fija una regla o principio general común en todos los Ordenamientos jurídicos que se asientan sobre un sistema de libre competencia, cual es la libre imitabilidad de las creaciones empresariales ajenas, no amparadas en un derecho de exclusiva. Por consiguiente, cuando no existe ese derecho de exclusiva hay plena libertad de imitación y si existe tal derecho como puede ser por estar reconocido vía Ley de Patentes, Ley de Marcas, Ley Propiedad Intelectual y Ley de Protección Jurídica del Diseño Industrial, tal imitación no tiene ese amparo legal, por estar bajo la cobertura de esas leyes especificas.

Por su parte artículo 11.2 exige varios requisitos siguiendo, entre otras, la sentencia del Tribunal Supremo de 17/7/2007 . El primer requisito positivo es la existencia de una imitación, la cual consiste en la copia de un elemento o aspecto esencial, no accidental o accesorio, incidiendo sobre lo que se denomina 'singularidad competitiva' o 'peculiaridad concurrencial', que puede identificarse por un componente o por varios elementos. El segundo requisito hace referencia al objeto de protección, que plantea la diferencia de la figura típica del art. 11.2.El tercer requisito de índole positiva consiste en la exigencia de 'idoneidad para generar la asociación por parte de los consumidores respecto a la prestación' o 'comportar un aprovechamiento indebido de la reputación o el esfuerzo ajeno'.

Por consiguiente si el elemento fáctico en que se apoya la parte demandante es la reproducción de la patente de la que es titular, la reproducción (imitación) fabril de la misma, tiene su ámbito en la normativa de la Ley Patentes (ya ejercitada) quedando excluida, además, su vulneración por competencia desleal. La sentencia sustenta la tipificación del acto desleal en el mismo hecho que el de vulneración de la patente, sin mayor especificación o diferencia, razón por la que, dada la doctrina expuesta, tal razonamiento debe ser revocado. La Ley Competencia Desleal y la Ley Patentes tienen ámbito de aplicación y protección diverso, pues mientras aquella regla y protege los comportamientos inmersos en el funcionamiento del mercado, en esta se regula y ampara los derechos sobre creación inventiva y novedosa de aplicación técnica o industrial y como sienta el Tribunal Supremo en el denominado principio de complementariedad relativa (sentencia 11/3/2014 ) entre ambos cuerpos legales, el mismo hecho sustantivo de la infracción de la patente no puede constituir igualmente infracción de la Ley Competencia Desleal y esto es lo que acontece en el presente caso donde la demanda - y así ha sido estimado en la sentencia- fija el mismo sustento fáctico, - la imitación de la solución técnica patentada- que sirve de apoyo univoco para ambas infracciones legales; (véase que el dictamen pericial de la actora es el apoyo del juez para estimar la infracción de la competencia desleal), es decir, nos encontramos con idéntico y mismo fundamento fáctico para una y otra infracción, lo que resulta inviable jurídicamente.

Obvia el Juzgador, además, la precisión que la parte demandante (indudablemente ante la defensa de los demandados), efectuó en la audiencia previa, de pasar la patente a dominio público en fecha de 4/8/2013, fijando tal fecha como elemento diferenciador de la causa de infracción legal, pues en época anterior tipificaba tal conducta como vulneradora de la Ley Patentes y para el tiempo posterior, como actos de competencia desleal al amparo del artículo 11 de la Ley Competencia Desleal .

La Sala no puede admitir dicho planteamiento de la parte actora por varias razones:

Nada en tal sentido y diversidad aplicativa normativa y de temporalidad, de infracciones de una u otra Ley se dijo en la demanda y es de resaltar que esta fue presentada en 25 abril de 2013, por lo que la demandante sabía y conocía perfectamente (dada la fecha de expiración de su patente, cuatro meses después) que iba a acontecer tal hecho (a término), pues incluso en la demanda (Hecho Quinto, primer párrafo; se anuncia que la patente ' morirá en los próximos meses.').

El planteamiento de la parte actora modifica la demanda, conducta proscrita por el artículo 412 de la Ley Enjuiciamiento Civil , pues el hecho sustancial de la misma, incluso como competencia desleal, fue la imitación de la patente, como sustento fáctico univoco para denunciar tanto actos vulneradores de la ley de patentes como de competencia desleal.

No se planteó la acción de competencia desleal por imitación de una creación empresarial sin cobertura de derecho exclusiva (que es lo que se pretende posteriormente en el proceso).

El artículo 11-2 de la Ley Competencia Desleal , fuera de prestaciones amparadas por derecho de exclusiva, exige como se ha expuesto supra un análisis sustantivo propio, dado exigir otros requisitos para su apreciación (al caso a partir de la fecha de 4/8/2013) de los que amen de estar omitidos en la demanda, ni motivados o explicitados en la sentencia recurrida, tampoco la demandada pudo defenderse de los mismos, pues no fue esa la causa de pedir de la parte demandante.

Por las consideraciones expuestas, la sentencia del Juzgado de lo Mercantil debe ser revocada en cuanto aprecia la concurrencia de la competencia desleal por actos de imitación por reproducción de la patente y la acción en tal sentido y en los términos que vino planteada en la demanda debe ser desestimada.

QUINTO. Legitimación pasiva de Everardo . Actos como colaborador en la infracción de la patente .

La llamada al procedimiento de Everardo para soportar las acciones entabladas, la estimamos correcta y necesaria, pues no puede olvidarse que aquel fue trabajador durante dos décadas en la actora, inventor de la solución menor instada como Modelo de utilidad (porque asi se identifica comot al enla solicitud, donde por cierto se menciona la patente de la demandante) y socio fundador y administrador único de la sociedad codemandada, fabricante del pararrayos Delta. Cuestión diversa es si concurren los requisitos de imputación de fondo conforme a los preceptos legales en que se apoya para su estimación.

De entrada, por lo expuesto precedentemente, nos ceñimos, exclusivamente, al campo solutivo de la vulneración de la patente y debe examinarse si puede reputarse igualmente responsable a Everardo que la sentencia fija por ser colaborador con apoyo en el artículo 64 de la Ley Patentes .

Es necesario traer a colación la literalidad del artículo 64-1 que dice ' quien, sin consentimiento del titular de la patente fabrique, importe objetos protegidos por ella o utilice el procedimiento patentado, estará obligado en todo caso a responder de los daños y perjuicios causados'. Continua en su apartado dos ' Todos aquellos que realicen cualquier otro acto de explotación del objeto protegido por la patente...'

Este Tribunal, debe estimar en este punto el recurso de apelación, pues la comercialización del pararrayos Delta, su promoción y oferta en el mercado es llevada a cabo por la sociedad Aiditec Systems SL, tal como consta en la factura de adquisición aportada con la demanda y con el examen de toda la facturación de dicho producto verificada por el perito contable, Sr. Secundino , sin que conste acto de comercialización o explotación individual o personal por Everardo o por éste al margen de dicha sociedad mercantil, lo que excluye también la aplicación del apartado segundo del mentado artículo 64. No pasa por alto el Tribunal la condición de trabajador del Sr. Everardo con la demandante durante dos décadas, pero ello no determina su tipificación sin más en las conductas del artículo 64 citado y haberse apartado desde la sentencia del Juzgado de lo Mercantil y no es tema para la alzada, la posibilidad del acto de competencia desleal por conducta contraria a la buena fe.

Que el codemandado sea administrador único de Aiditec, no resulta suficiente para concluir que está inmerso en las conductas fijadas en tal precepto (artículo 64 citado), al confundirse la personalidad de las entidades jurídicas con la de las personas físicas que obviamente son diferentes. Es evidente dado su cargo de administrador que es la persona que gerencia y por ende dirige la sociedad codemandada, pero por ese dato conllevar a imputarle directamente los actos propios de la sociedad mercantil y su responsabilidad, no es dable, mas cuando tampoco estamos ante una sociedad unipersonal.

En consecuencia procede revocar la sentencia del Juzgado de lo Mercantil en cuanto estima la demanda frente al codemandado Everardo .

SEXTO. Fijación de la indemnizacion por daños y perjuicios consecuencia de la vulneración de la patente.

A la hora de establecer los daños y perjuicios causados a la demandante por infracción de sus derechos de patente, la Sala ha de estar al dictamen del perito contable -Don. Secundino - pero con la exclusión, en contra de lo fallado por el juzgado, del tiempo posterior a la fecha de 4/8/2013, dado que como se ha expuesto supra a partir de tal momento la inclusión en el dominio público de la patente permite la reproducción de la solución técnica por cualquiera, y tal acto ya no vulnera los derechos de patente y en consecuencia no puede producir la consecuencia indemnizatoria.

Por tanto siguiendo los criterios del perito contable se fija en la cuantía de 3.507,40 euros y en tal sentido igualmente se modifica el fallo de la sentencia del Juzgado de lo Mercantil. Además, se ratifica la indemnización por gastos de investigación (ex- artículo 66 Ley Patentes ) dada su justificación. Si bien la factura - doc. 30 demanda- va a nombre del Despacho de Abogados que asiste y dirige a la actora, la factura es presentada por esta y es acto de investigación. El argumento de que en todo caso debe minorarse su importe por el beneficio obtenido por tal factura al ser objeto ya de indemnización, resulta un argumento novedoso para la alzada y por ende razón suficiente para su rechazo, cuando además se están mezclando dos conceptos diferentes y diversos.

En cuanto al resto de pronunciamientos de la sentencia, dado que resulta inviable conocer los pararrayos fabricados antes de la fecha de 4/8/213 y que puedan estar en posesion de la demandada, dado el dominio público de la solucion técnica patentada, determina conforme al artículo 63 de la Ley Patentes , la improcedencia de las conductas de no hacer en el futuro o de cesación, (apartado 2-b del fallo de la recurrida); obligación de destrucción (apartado 2-c del fallo de la recurrida) o publicación de la sentencia (apartado 2- f de la recurrida, sin explicitación o motivación expresa alguna no obstante la dicción del artículo 63-1 f) Ley Patentes ) que se modifican y eliminan de la condena a la demandada.

SEPTIMO. Costas procesales

La conclusión a que se llega tras los fundamentos precedentes es que la demanda se estima parcialmente, razón por la cual, cada parte correrá con las costas causadas a su instancia y las comunes por mitad, conforme al artículo 394 de la Ley Enjuiciamiento Civil , y ello también para el demandado Everardo , pues si bien frente al mismo se desestima la demanda, su llamada al procedimiento conforme a las circunstancias fácticas expuestas supra (generadoras de dudas de hecho) fue correcta.

La estimación parcial del recurso de apelación determina no efectuar pronunciamiento de las costas procesales causadas en la alzada de acuerdo con el artículo 398 de la Ley Enjuiciamiento Civil .

Vistos los preceptos legales aplicables concordantes y demás de general y pertinente aplicación.

Fallo

Estimando en parte el recurso de apelación interpuesto por los demandados AIDITEC SYSTEMS SL y Everardo contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Mercantil en fecha de 3/11/2014 en procedimiento ordinario 496/2013, revocamos en parte dicha resolución y con estimación parcial de la demanda, declaramos;

1º)Ratificar el pronunciamiento 1) de la sentencia del Juzgado de lo Mercantil.

2º)Haber realizado Aiditec Systems SL con la comercialización del pararrayos Delta PDC en su diversas modalidades, hasta la fecha de 4/8/2013, actos que vulneraron los derechos de la patente española nº 9301749 (ES 2076101) de la entidad actora APLICACIONEES TECNOLOGICAS SA (APLITEC) que pasó a dominio público en fecha de 4/8/2013.

3º) Condenar a AIDITEC SYSTEMS SL a abonar a la actora en concepto de indemnización de daños y perjuicios en la cantidad de 3.507,40 euros; más 878,43 euros en concepto de gastos de investigación; devengando tales cantidades el interés legal del artículo 576 de la Ley Enjuiciamiento Civil desde la fecha de la sentencia de primera instancia.

4º) Se desestima la demanda respecto a Everardo como colaborador en la vulneración de los derechos de patente de la demandante.

5º) Se desestima la demanda respecto a las acciones de competencia desleal, absolviendo a los demandados de sus pretensiones.

6º) Cada parte correrá con las costas causadas a su instancia y las comunes por mitad respecto a las devengadas en la instancia y sin pronunciamiento de las causadas en la alzada y con devolución del depósito constituido para recurrir para la parte demandada apelante.

Notifíquese esta resolución a las partes y, de conformidad con lo establecido en el artículo 207.4 Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000, una vez transcurridos los plazos previstos, en su caso, para recurrir sin haberse impugnado, quedará firme, sin necesidad de ulterior declaración; procediéndose a devolver los autos originales, junto con certificación literal de la presente resolución y el oportuno oficio, al Juzgado de su procedencia.

Así, por esta nuestra sentencia, de la que se unirá certificación al rollo, la pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN.-Que la anterior sentencia ha sido leída y publicada por el Ilmo. Sr. Magistrado que la dicto, estando celebrando Audiencia Pública la Sección Novena de la Audiencia Provincial en el día de la fecha. Doy fe.