Sentencia CIVIL Nº 2250/2020, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 15, Rec 221/2020 de 21 de Octubre de 2020

Encabezamiento

Sección nº 15 de la Audiencia Provincial de Barcelona. Civil

Calle Roger de Flor, 62-68 - Barcelona - C.P.: 08071

TEL.: 938294451

FAX: 938294458

EMAIL:aps15.barcelona@xij.gencat.cat

N.I.G.: 0801947120168000427

Recurso de apelación 221/2020 -3

Materia: Juicio Ordinario

Órgano de origen:Juzgado de lo Mercantil nº 02 de Barcelona

Procedimiento de origen:Procedimiento ordinario (Materia mercantil art. 249.1.4) 574/2017

Parte recurrente/Solicitante: J. BALLVE SPORTS, S.L., MUNICH S.L., BERNEDA, S.A.

Procurador/a: Ignacio De Anzizu Pigem, Ignacio De Anzizu Pigem, Marta Pradera Rivero

Abogado/a: MA. DEL MAR GUIX VILANOVA

Parte recurrida:

Procurador/a:

Abogado/a:

Cuestiones: marcas. Acción de infracción. Examen del riesgo de confusión entre signos que comparten un aspa o 'X'. Inexistencia de riesgo de confusión. Acción de competencia desleal

SENTENCIA núm. 2250/2020

Composición del tribunal:

JUAN F. GARNICA MARTÍN

LUIS RODRÍGUEZ VEGA JOSÉ MARÍA RIBELLES ARELLANO

MANUEL DÍAZ MUYOR

MARTA CERVERA MARTÍNEZ

Barcelona, a veintiuno de octubre de dos mil veinte.

Partes apelantes:

a)J. Ballvé Sports, S.L.

b)Berneda, S.A. y Munich, S.L.

Objeto del proceso:infracción marcaria.

Resolución recurrida: sentencia.

-Fecha: 12 de febrero de 2019.

-Parte demandante: Berneda, S.A. y Munich, S.L.

-Parte demandada: J. Ballvé Sports, S.L.

Antecedentes

PRIMERO.La parte dispositiva de la sentencia apelada es del tenor literal siguiente: FALLO: ' que estimando parcialmente la demanda interpuesta por parte de la entidad MUNICH, S.L. y la entidad BERNEDA, S.A. contra la entidad J. BALLVE SPORTS, S.L., se declara que:

1. La entidad MUNICH, S.L. es titular de las marcas nacionales número 2999664, 2974787, 2974786, 2974785, 2756408, 2.978.719 y del diseño industrial numero 520.897 (variantes 1.1 y 2.1).

2. Que el uso efectuado por la demandada de los signos representados en la página 2 del escrito de demanda, en ropa deportiva, sin incluir la denominacIón NOX,constituye violación, interferencia y lesión de los derechos de exclusiva que derivan de la inscripción de las marcas y diseño del apartado 1.1 titularidad de MUNICH, S.L.

Por todo ello, se condena a la demandada a

1. a estar y pasar por estas declaraciones.

2. a cesar en el uso de los signos a que se ha hecho referencia (uso sin la denominación VOX en ropa deportiva) en el apartado 1.2 de los pedimentos declarativos y a abstenerse de seguir usando los mismos, en lo sucesivo, en el tráfico económico mercantil, incluido internet.

3. a cesar y abstenerse en lo sucesivo, de efectuar todo tipo de publicidad o promoción de los sucesivos signos, de importar y exportar productos en los que se haya materializado la infracción, a retirar del tráfico económico mercantil los productos que incorporan los referidos signos el material de promoción de los mismos.

4. A la destrucción de los productos ilícitamente marcados que estén en posesión del infractor así como el material publicitario y de promoción.

5. Se condena a la parte demandada al pago de 4.423,75 euros por los daños y perjuicios ocasionados a la actora

No se imponen las costas procesales'.

SEGUNDO.Contra la anterior sentencia interpusieron sendos recursos de apelación cada una de las partes. Admitidos en ambos efectos se dio traslado a la contraparte, que presentó escrito impugnándolos, tras lo cual se elevaron las actuaciones a esta Sección de la Audiencia Provincial, que señaló votación y fallo para el día 23 de julio pasado.

Ponente: magistrado Juan F. Garnica Martín.

Fundamentos

PRIMERO. Términos en los que aparece determinado el conflicto en esta instancia.

1.Berneda, S.A. y Munich, S.L. interpusieron demanda contra J. Ballvé Sports, S.L. ejercitando una acción de infracción de diversas marcas que tiene registradas la segunda por riesgo de confusión con las que la demandada tiene registradas y usa en el tráfico. También ejercitó una acción de infracción de los derechos que ostenta sobre el diseño industrial que tiene registrado. La demanda ejercita asimismo acciones de competencia desleal, imputando a la demandada haber infringido lo previsto en los arts. 4, 6, 11, 12, 18, 25 y 32 de la Ley de Competencia Desleal (LCD). Y ejercitaba las correspondientes acciones de condena relacionadas con las referidas infracciones.

También solicitaba la demanda que se declarara que la solicitud de la marca comunitaria 13 857 636, en clase 28, se había realizado de mala fe por parte de la demandada, pretensión en la que no se ha entrado en la primera instancia y en la que no se insiste en esta instancia.

2.La demandada se opuso a la demanda alegando que:

a) Su marca (NOX) es una marca notoria, líder en el mercado de las palas de pádel, mercado en el que está posicionada muchos años antes de la llegada de Munich.

b) Las marcas de ambas partes han convivido en el mercado sin riesgo de confusión.

c) No existe riesgo de confusión entre los signos de las partes, ya que no existe similitud entre los mismos.

d) La pala de pádel NOX de la demandada se limita a reproducir su signo y no invade el ámbito de protección del diseño que la actora tiene registrado.

e) Las acciones de competencia desleal carecen de todo fundamento.

3.La resolución recurrida considera que no existe riesgo de confusión por el uso que la demandada hace de su signo en las palas de pádel y que existe riesgo de confusión por el uso que hace en otros elementos distintos a las palas, como es el caso de la ropa deportiva, infracción derivada de que usa solo el aspa (X) sin acompañarla del término denominativo NOX. Desestima las acciones en materia de diseño industrial y de competencia desleal considerando que no concurren los presupuestos para que las mismas puedan ser estimadas.

4.El recurso de la parte actora cuestiona el pronunciamiento desestimatorio de la demanda respecto a la explotación efectuada por la demandada en palas de pádel y en mochilas y bolsas para raquetas, actividades que la resolución recurrida no ha considerado infractoras.

En relación con la ropa deportiva, también se impugna parcialmente el pronunciamiento en solicitud de que se declare que no solo se han infringido las concretas marcas que indica la sentencia sino que también lo han sido otras.

Insisten las recurrentes en que existe infracción marcaria en el uso de los signos en las palas de pádel y en las mochilas y bolsas para raquetas y en que, en la ropa deportiva, los signos infringidos incluyen dos que la resolución recurrida no ha tomado en consideración. También alega que la notoriedad de la marca 2 999 664, consistente en dos bandas cruzadas, para distinguir calzado deportivo ya había sido declarada por el Tribunal de la Marca Comunitaria y también por el Tribunal General de Luxemburgo. Y que la marca gráfica 2 974 787, consistente en dos bandas cruzadas enmarcadas dentro de una flor, también ha sido considerada notoria por ANDEMA.

El juzgado mercantil, que ha considerado acreditada asimismo la notoriedad, afirma el recurso que ha incurrido en contradicción al no reconocer la protección reforzada que por ello merecen los signos. Y ha incurrido en error al considerar que, fuera del calzado deportivo, el 'aspa' carece de notoriedad sin añadirle la denominación Munich, que constituiría para el juez el elemento primordial para la distinción. No ha tenido en cuenta que en el sector deportivo el signo gráfico prevalece sobre el denominativo.

También insiste la actora en que está justificada la condena con fundamento en los tipos de competencia desleal citados en la demanda, que se limita a reiterar ( arts. 4, 6, 11, 12, 18, 25 y 32 LCD). Entre los hechos que justificarían la existencia de competencia desleal, destaca el recurso la mala fe en la que habría incurrido la demandada al solicitar la marca comunitaria 13 857 636, marca que se haya en trámite y a cuya concesión se ha opuesto Munich. Dicha marca consiste en un aspa, muy similar en su configuración gráfica a las que la actora tiene registradas.

El recurso también cuestiona el importe de la indemnización, que estima que debe elevarse tomando en cuenta que los productos infractores son mucho más numerosos que los que ha tenido en cuenta la resolución recurrida al fijar la indemnización, razón por la que solicita que la condena se eleve a la suma de 41.919 euros, correspondiente al 1 % de la cifra de negocios.

5. El recurso de la parte demandada niega que haya existido infracción marcaria. Afirma Ballvé que el que la sentencia considera como signo 3 de la demandada nunca ha sido utilizado de forma autónoma en ropa deportiva sino que lo ha sido en unión con el elemento denominativo NOX, por lo que no puede justificar la condena, al contrario de lo que ha considerado la resolución recurrida, tal y como puede apreciarse al examinar las camisetas deportivas. También cuestiona que exista riesgo de confusión entre sus signos 2 y 3 y los que la actora tiene registrados. Afirma en su recurso la demandada que NOX es, desde el año 2009, una marca muy reconocida en el sector del pádel, hasta el punto de haber adquirido notoriedad, mientras que Munich es en ese sector una marca casi desconocida hasta hace muy poco.

La demandada también estima que se ha producido una contradicción interna en la argumentación al considerar que no existe riesgo de confusión en las palas de pádel y que sí existe en la ropa deportiva. Como afirma el juzgado, una equis (X) o un aspa aislada tienen un carácter diferenciador muy escaso y eso vale tanto en un caso como en el otro, particularmente cuando no se puede reconocer a Munich el monopolio sobre la letra 'X'. Lo que protegen las marcas registradas por Munich no es una concreta letra sino representaciones gráficas que la incluyen y que están acompañadas de otras características o de elementos gráficos adicionales. Por ello considera que no existe riesgo de confusión entre los signos que utiliza la demandada y los que la actora tiene registrados.

SEGUNDO. Principales hechos que sirven de contexto al conflicto.

6. La resolución recurrida incorpora el siguiente relato de hechos probados:

'1. La actora, MUNICH, S.L. es una entidad que tiene por objeto social la fabricación de calzado deportivo. La entidad BERNEDA, S.L. es una firma que fabrica y comercializa los productos de la marca MUNICH a través de un contrato de licencia (documento número 4 de la demanda).

2.La entidad demandada fue fundada en el año 2009, y se dedica exclusivamente al sector deportivo del pádel. También comercializa prendas deportivas, artículos y otros accesorios como fundas para palas, mochilas y otros. Así se indica en el escrito de contestación.

3.La actora es titular de las siguientes marcas:

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4.La entidad demandada es titular de la marca de la Unión Europea número 007409535 con el gráfico que se reproduce a continuación, solicitada el día 19 de noviembre de 2008 y concedida el día 21 de julio de 2009 para los siguientes productos de la clase 18: bolsas de deporte, botas de esquí, botas de futbol, calzados de deporte, camisetas, escarpines, zapatillas de gimnasia, maillots, pantalones, calzado de playa, ropa de gimnasia y ropa deportiva.

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También es titular de la marca de Unión Europea 012672291 figurativa con el siguiente gráfico.

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Fue solicitada el día 7 de marzo de 2014 y está registrada en fecha 5 de agosto de 2014 para los siguientes productos de la clase 28: raquetas, raquetas de padel, raquetas de squash, raquetas de bádminton, raquetas de tenis de mesa, cubiertas protectoras para raquetas, fundas para raquetas, estuches de raquetas, bolsas para raquetas de tenis.

5.Es también titular de la marca de unión europea 013857651 mixta NOX con el siguiente gráfico
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para las clases 18, 25 y 28, entre los que incluye raquetas, bolsas de deporte y ropa deportiva.

6.Tiene también solicitada la marca 013857636 figurativa con el siguiente gráfico.
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En resumen, la demandada tiene las siguientes marcas registradas, conforme al cuadro que la parte demandada, expone en su página 19 de la contestación.
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7.La actora ha venido a diversificar su actividad de tal modo que en la actualidad fabrica y vende otros productos distintos del calzado deportivo como bolsas de deporte, mochilas, raquetas de pádel o incluso gafas. Documento 15 y 15 bis de la demanda. A partir del año 2015, inició la venta de calzado deportivo para pádel, en el incluyó las dos bandas cruzadas que componen su marca. Y también con posterioridad, presentó su línea de palas de pádel, incluyendo su distintivo. Documento 17 de la demanda.

8.Expone la actora que la demandada ha seguido una estrategia de acercamiento consistente en el uso y registro de distintas marcas cada vez más cercanas a las que son titularidad de la actora, en suma, el aspa.

Indica que, en un principio, lanzó una línea de productos deportivos frente al que la actora no mostró oposición por entender que no producía riesgo de confusión. Y de este modo, no se opuso a la solicitud de la marca comunitaria número 12672291, anteriormente reproducido.

9.Sin embargo, desde el año 2015, la demandada empezó a utilizar un signo distinto que la actora considera incompatible y que causa riesgo de confusión. La evolución de los signos se ha reproducido también anteriormente.

10.De igual modo, se expone que la demandada ha comenzado también a diversificar sus productos, de tal modo que ha comenzado a comercializar camisetas y, en general, ropa deportiva. En estos casos, en ocasiones no se utiliza el signo denominativo, sino exclusivamente lo que la propia demandada llama signo reducido.

11.El día 31 de julio de 2015 la actora dirigió requerimiento a la demandada para que cesara en el uso del signo que consideraba infractor. De este signo la demandada solicitó el día 20 de marzo de 2015, su registro como marca comunitaria número 13857636, para clase 28, sin añadir elemento denominativo alguno'.

TERCERO. Sobre el carácter notorio de los signos de la actora y su distintividad.

7. Los términos de los recursos de ambas partes nos obligan a entrar en prácticamente todas las cuestiones objeto del proceso. Entre esas cuestiones se encuentra si los signos invocados por las demandantes tienen carácter notorio, lo que puede determinar el alcance de la protección. El recurso de las demandantes incide en esa cuestión afirmando que la resolución recurrida ha considerado que los signos invocados son notorios, pese a lo cual no ha aplicado las consecuencias asociadas a ese carácter.

Valoración del tribunal

8. Lo que afirma la resolución recurrida es que aquella parte de los signos de las actoras que se afirma que serían determinantes del riesgo de confusión (el aspa o 'X') tiene escaso valor distintivo, por lo que no resulta acreditado el carácter notorio de ese signo, con la salvedad de su uso en calzado deportivo.

9. Coincidimos en lo sustancial con el análisis que sobre el particular hace la resolución recurrida. Lo que probablemente se haya querido afirmar por el juzgado mercantil es que únicamente la marca 2 999 664, que reproduce la imagen de una zapatilla deportiva que incorpora en sus laterales una 'X' inclinada sea el único signo de Munich que haya alcanzado el carácter de notorio. Ahora bien, de ello no se puede derivar la idea de que Munich haya podido haber adquirido un monopolio sobre la utilización del signo 'X'. La demandada ha acreditado con su documento 30 de la contestación que el empleo de una 'X' como parte integrante de un signo no resulta infrecuente en el tráfico. Así puede verse en los siguientes signos: 'The X-Files' (Expediente X), 'Factor X', 'X-Men', 'X- Games', 'X-Box', 'iPhoneX', 'Xerox', 'MiXta', 'Xtep'. En la mayor parte de esos casos, se trata de signos que muy probablemente ostenten un grado de notoriedad incluso mayor que el que pretende la actora que se atribuya a su signo y no creemos que pueda atribuirse a ninguno de ellos el derecho a excluir en el mercado el uso de los demás.

10. Por tanto, resulta impensable atribuirle a Munich un monopolio sobre el signo 'X', esto es, dos bandas cruzadas, que le diera derecho a excluir del mercado todos esos signos. Lo que ha podido alcanzar cierta notoriedad es la utilización de ese signo, con una grafía muy concreta y también con un posicionamiento muy concreto, esto es, en la parte lateral superior de las zapatillas deportivas. Aunque puede decirse que en sentido formal no se trate de una marca de posición, ya que esta clase de marca solo se reconoce a partir del Reglamento UE 2017/1001, de 14 de junio de 2017, y el registro de la marca de Munich es de fecha muy anterior, no deja de ser una marca gráfica cuya distintividad es escasa, particularmente en otro contexto distinto al de las zapatillas deportivas y de su colocación en sus laterales. Es cierto que el Tribunal General ha reconocido, en su Sentencia de 17 de enero de 2018 (Asunto T-/68/16), a la que más adelante nos referiremos con mayor detalle, a esta marca el carácter notorio, si bien hay que precisar que lo ha hecho considerando que la marca en cuestión no podía disociarse de la forma de una parte del producto para el que estaba protegida, a saber, de la parte superior de una zapatilla deportiva.

11. Por tanto, resulta preciso poner en relación ese carácter notorio de la marca para zapatillas deportivas, y con un posicionamiento muy concreto en ellas, con la atribución de escasa distintividad que también ha sido una constante en el enjuiciamiento de este tipo de marcas, caracterizado por el empleo de un signo muy sencillo y habitual en el tráfico. En suma, que la marca pueda tener carácter notorio como marca de posición en zapatillas no puede extraerse la conclusión de que deba ser protegida más allá de su ámbito estricto de protección, que está determinado por una apariencia muy concreta y determinada. Más adelante, cuando analicemos el riesgo de confusión, entraremos de nuevo en esta cuestión. Ahora nos quedamos con la idea de que la posible notoriedad de la marca, si bien puede permitir ampliar la protección más allá de la clase para la que se encuentra registrada, a lo que no autoriza es a extender su ámbito de protección más allá de lo que la marca realmente tutela, que es el derecho a monopolizar una determinada apariencia. Y cuanto menor sea su carácter distintivo más deberá soportar que otros signos con una apariencia similar se puedan aproximar a ella. Esa idea no queda desvirtuada por el hecho de que el signo haya podido adquirir notoriedad cuando el signo tiene tan escaso carácter distintivo, como en el caso ocurre.

CUARTO. Sobre el riesgo de confusión.

12. El examen del riesgo de confusión debe hacerse entre los signos que la actora tiene registrados y que invoca en su demanda y los que la demandada utiliza en el tráfico, no tanto con los que la demandada tenga registrados, salvo que sean precisamente estos los que se estén utilizando de forma efectiva, como parece ocurrir en el caso. En cualquier caso, lo determinante será siempre la comparación entre los signos registrados por la demandante y los usados por la demandada.

13. Ambas partes se quejan, en sus respectivos recursos, de que el examen del riesgo de confusión no se ha realizado correctamente en la resolución recurrida. La actora, imputándole defecto, esto es, no haber considerado que el riesgo de confusión existe no solo en prendas deportivas sino que también existe en el uso de los signos en palas de pádel, mochilas y bolsas para raquetas (o palas). La demandada, imputándole exceso y argumentando que en realidad no existe riesgo de confusión en ninguno de los productos marcados por la demandada con los signos propios.

14. Para la resolución recurrida, existiría riesgo de confusión cuando la demandada ha usado la 'X' sin el elemento denominativo 'NOX', como ocurre en el caso de las camisetas deportivas (al menos en su parte frontal). Y no aprecia riesgo de confusión cuando la 'X' se usa junto con el elemento denominativo referido, como ocurre en las palas de pádel, a pesar de que el referido término aparezca de forma mucho menos destacada. A continuación reproducimos las imágenes que justifican esa apreciación que hace la resolución recurrida.bfcbb46a-
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Valoración del tribunal.

15. La conclusión que de ese examen del riesgo de confusión hace la resolución recurrida nos lleva a que parece haberse reconocido a Munich un monopolio sobre el signo 'X', que creemos que no se corresponde bien con la protección que tiene reconocida por los diversos signos que tiene registrados. Es cierto que una parte sustancial de los signos invocados reproducen, con distintas grafías y en compañía de otros elementos, el signo 'X'. Ahora bien, ello no es razón suficiente para atribuir a la titular de esos signos el monopolio sobre una letra del abecedario o sobre un aspa, por más renombrado que alguno de esos signos haya podido llegar a ser. Lo relevante es lo que afirma la propia resolución recurrida, esto es, que ese elemento, cuando forma parte integrante de un signo, tiene un valor distintivo muy escaso. Por tanto, si el valor distintivo es tan escaso, no se puede explicar bien que se utilice como único elemento de juicio para sostener el examen del riesgo de confusión, como ha hecho la resolución recurrida en el caso de las camisetas, sin llevar a cabo un examen comparativo pormenorizado.

16. Si lo determinante no es la 'X' que aparece en cada uno de los signos que las actoras invocan, como hemos dicho en el apartado anterior, es porque se trata de marcas gráficas o mixtas en las que, en relación con el signo 'X' lo que predomina es la apariencia que en cada una de ellas haya podido adquirir su representación, así como los elementos adicionales con los que aparece combinada. Por tanto, el análisis que se debe hacer del riesgo de confusión debe partir del examen de esos elementos gráficos sin los cuales no se puede determinar correctamente cuál es el ámbito de protección que conceden los signos referidos.

17. Y lo cierto es que, si comparamos los signos invocados con las distintas representaciones que la demandada hace de la 'X' que incorpora a sus productos, no encontramos que exista riesgo alguno de confusión, más allá de que entre unos y otros exista como elemento gráfico en común, una representación del aspa o letra 'X'. Volvemos a reproducir los signos de la actora y a continuación incorporamos la representación de la 'X' que hace la demandada.
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18. En nuestra opinión, no es solo que no exista riesgo de confusión cuando la 'X' tan particular del diseño de los signos de la demanda se usa junto con la partícula 'NOX', como ha considerado la resolución recurrida, sino que creemos que tampoco lo existe cuando se usa sin ella. Se trata de una representación gráfica de la letra 'X' muy característica, en el caso de la usada por Ballvé, de forma que no creemos que exista riesgo de confusión ni tampoco voluntad de aproximarse a los signos de Munich.

A continuación hacemos un examen de esa comparación de forma más detallada, partiendo de que en realidad debe hacerse entre los signos de la actora y el uso que la demandada hace de los suyos, que se concreta, sustancialmente, en la tercera de las representaciones, que es la que se afirma que se estaba utilizando en el momento de la interposición de la demanda. El punto de partida para realizar esa comparación se encuentra en la representación de los signos que Munich tiene registrados y en la concreta forma en la que los tiene registrados, no en la forma en la que los use. Por otra parte, el examen debe hacerse signo a signo, de forma que no cabe extraer de todos ellos una representación distinta de cada uno de ellos, quedándose con la idea que comparten.

a) Comparación con los signos M 2 756 408 y M 2 978 719.

19. En ambos casos, tal y como afirma la demandada, la actora no parece referirse en su recurso a ellos, aceptando, por tanto, lo que el sobre el particular afirma la resolución recurrida, esto es, que la presencia del elemento denominativo excluye el riesgo de confusión. Aunque solo sea para reforzar esa idea, haremos algunas consideraciones en relación con los mismos.

Comenzando por el signo M 2 756 408, que la actora tiene registrado para las clases 18, 25 y 28 y que representa una 'X' con el elemento denominativo 'Munich' ubicado en su centro, debemos llamar la atención acerca de que es este último elemento el que atesora una mayor fuerza distintiva, hasta el extremo de que no creemos que sea razonable disociar la representación gráfica de la 'X' del referido elemento denominativo para hacer el examen del riesgo de confusión.

La comparación debe hacerse tanto con la 'X' que en ocasiones utiliza la demandada acompañada del término 'NOX', y en ocasiones disociada del mismo, ya sea porque la 'X' aparezca especialmente destacada (como ocurre en las palas de pádel) o bien porque no aparezcan ubicados ambos elementos en lugares próximos, como ocurre en el caso de las camisetas.

20. En el caso de que la demandada haya usado sus propios signos tal y como los tiene registrados (ahora ya la solicitud de la tercera versión le ha sido concedida), no creemos que exista riesgo de confusión, atendido que el elemento denominativo (NOX y MUNICH) es, en cada caso, el predominante y son muy distantes entre sí.

21. Y tampoco creemos que exista riesgo de confusión en el caso de que la demandada haya usado la 'X' disociada del elemento denominativo porque su representación de ese signo es bien característica y está muy alejada en su apariencia gráfica del signo de la actora. Al hacer esa comparación hemos de partir de que no hemos de conceder una especial trascendencia a aquellos elementos del signo que carecen de distintividad o bien la tienen en muy escasa medida. Esto es, hemos de prescindir de que ambos signos representan un aspa o la letra 'X' y prestar atención a la forma en la que lo hacen, que creemos que muestra diferencias sustanciales en el caso de las tres representaciones que ha utilizado la demandada en el tiempo y, particularmente con la última. Al contrario de lo que se afirma por la actora, no creemos que la demandada haya pretendido irse acercando paulatinamente al signo de la actora sino que más bien parece lo contrario, a juzgar por las diferentes grafías que ha ido incorporando a la 'X' que representa, esto es, que se ha ido alejando.

22. En cuanto al signo M 2 978 719, las diferencias de los signos que usa la demandada con el signo en examen son tanto más claras que en el caso anterior pues aquí no existe duda alguna acerca de que es el elemento denominativo 'Munich' el que adquiere una mayor importancia en la representación gráfica que hace el signo. Por otra parte, también en este signo aparece una representación gráfica de la letra 'X' o de un aspa, si bien remarcada dentro de otra figura en forma de aspa que parece representar los pétalos de una flor.

b) Comparación con los signos M 2 974 786, M 2 974 787 y 2 974 785.

23. En estos signos no existe elemento denominativo. Representan una 'X' dentro de otra figura en forma de aspa que simulan los pétalos de una flor. Lo único que tienen en común estos signos con el uso que hace la demandada de los propios es que ambos contienen una 'X', si bien la representación gráfica es tan distinta que no creemos que existan el menor riesgo de confusión entre ellos.

24. En el caso del signo M 2 974 785, la diferencia es tanto más apreciable porque este último solo incorpora la representación de una flor con 4 pétalos en forma de aspa. Puede tener la apariencia de un aspa o 'X' pero con unos caracteres gráficos tan determinados que no son confundibles con la representación que hace el signo de la demandada.

c) Comparación con el signo M 299 664.

25. Hemos dejado para su examen en último lugar el signo de la parte actora que probablemente sea más conocido y con el que podría pensarse que existe un mayor riesgo de confusión, en la medida que reproduce una 'X' o un aspa dentro de la reproducción de una zapatilla deportiva. También en este caso creemos que no existe riesgo de confusión porque, con independencia de que ese signo parecía pretender exclusivamente la protección respecto de otros signos similares que se pudieran utilizar en calzado deportivo y con una situación o posición muy concreta (en los laterales de las zapatillas, a modo de adorno), los caracteres de la representación gráfica del aspa o 'X' que se hace en cada uno de los casos es tan notable que no podemos considerar que exista riesgo de confusión entre los signos en litigio.

26. Una vez más, hemos de partir al hacer la comparación de aquella parte del signo de la actora sobre la que no ostenta protección, esto es, de la representación de un aspa cualquiera o de una 'X' cualquiera. La protección la tiene exclusivamente sobre una determinada apariencia que resulta de la representación de la letra referida o del aspa y la demandada se ha alejado en su signo tanto de la representación que hace la actora en el suyo que no consideramos que exista riesgo de confusión entre los signos enfrentados.

27. Por otra parte, no podemos dejar de tomar en consideración lo que afirma laSTG de 17 de enero de 2018 (Asunto T68/16, Deichmann SE v. EUIPO y Munich S.L. -ECLI: EU:T:2018:7-) precisamente en relación con el signo que estamos examinando y que reproducimos abajo.
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'43 Es posible concluir que, si bien la marca en cuestión pretende que se proteja la representación de una cruz, constituida por dos líneas negras entrecruzadas, en trazos continuos, esta protección no se reivindica en abstracto, sino para la aplicación del grafismo de referencia en el lateral de una zapatilla deportiva, de la manera que resulta del formulario de la solicitud de registro, con un contraste de color en relación con la propia zapatilla deportiva. La forma de la citada zapatilla deportiva, per se, no es objeto de la marca, ni tampoco lo es el tipo de suelas utilizadas.

44 En estas circunstancias, contrariamente a lo que sostiene la recurrente, debe destacarse que la Sala de Recurso actuó debidamente al considerar que, 'en la medida en que [era] la representación gráfica la que [definía] la marca, la cuestión de [si se trataba] de una marca de posición o de una marca figurativa [no era] pertinente' (véase el apartado 12 anterior). La Sala de Recurso partió acertadamente de la premisa de que la marca en cuestión no podía disociarse de la forma de una parte del producto para el que estaba protegida, a saber, de la parte superior de una zapatilla deportiva, y que el factor determinante a la luz de la extensión de su protección era la manera en que sería percibida, sobre el fundamento exclusivo del signo tal como está registrado.

(...)

47 Por otro lado, procede observar que, a diferencia de la situación que fue objeto del asunto que dio lugar a la resolución de la Cuarta Sala de Recurso de la EUIPO, de 6 de julio de 2016, los productos objeto de la solicitud de marca no se limitaban al 'calzado deportivo', sino que incluían también otros productos comprendidos en la clase 25, como 'prendas de vestir, [...] sombreros, cinturones o guantes'. Por ello, la cuestión de si la marca que incluye una especie de grafismo consistente en dos líneas paralelas que cambian en varias ocasiones de dirección y están situadas en el lateral de una zapatilla deportiva guarda relación con la forma de los productos de que se trata se planteaba de una manera diferente a la del caso de autos, en el que se ha constatado que la marca en cuestión no podía disociarse de la forma de una parte del producto, a saber, de la parte superior de una zapatilla deportiva (véanse los apartados 12 y 44 anteriores)'.

28.En suma, considera el Tribunal que no puede deducirse del mero hecho de que la casilla 'marca figurativa' haya sido marcada en el registro de la marca en cuestión que ésta no pueda ser considerada simultáneamente como marca 'de posición'. A este respecto, debe tenerse en cuenta, en particular, que su representación gráfica designa claramente, en trazo continuo, el elemento cuya protección se solicita y, punteado, el contorno de los productos en cuestión, sobre los que se sitúa. Además, debe señalarse que no existía, en la fecha pertinente en el caso de autos, una exigencia formal de adjuntar al formulario de solicitud de registro de una marca una descripción verbal para que la marca pueda considerarse 'de posición'.

Por tanto, el examen del riesgo de confusión respecto de la misma no puede hacerse prescindiendo del lugar concreto en el que, según el propio registro de la solicitud, estaba destinado a ser utilizado el signo. Y, desde tal perspectiva, está acreditado que la demandada no ha utilizado sus signos (o la parte de los mismos que representan la 'X') en los laterales superiores de las zapatillas deportivas que comercializan, por lo que no puede existir riesgo de confusión.

29.La STJUE de 6 de junio de 2019 (asunto C-223/18 P), que resuelve el recurso de casación interpuesto contra la Sentencia del Tribunal General de 17 de enero de 2018, antes citada, no desautoriza la interpretación hecha por el Tribunal General. Por más que tampoco podemos ignorar que el objeto de la discusión en el que tales manifestaciones se producen consistía en el examen de si había existido 'uso efectivo' de ese signo por parte de Munich, no examinar el riesgo de confusión. No obstante, creemos que algunas de las consideraciones que se hacen pueden resultar de utilidad en nuestro proceso, en la medida en que pueden indicar cuál es el objeto de protección que ha pretendido el titular del registro, lo que no resulta irrelevante en el examen del riesgo de confusión. De manera que, si la distintividad del signo puede ser muy reducida con carácter general, por la simplicidad del signo, esa distintividad es aún más reducida si se pretende examinar el riesgo de confusión del signo con otros utilizados fuera del ámbito estricto de su registro, esto es, para productos distintos a las zapatillas deportivas o bien en zapatillas deportivas, pero en forma distinta a como se encuentra registrado, esto es, como adorno en sus laterales superiores.

30.Tampoco podemos ignorar, a la hora de hacer la comparación entre los signos, el criterio seguido por la División de Oposición de la EUIPO de 13 de febrero de 2015, en la oposición núm. B 1 963 514, que rechazó la oposición de Munich a la solicitud de registro hecha por Deichmann de una marca gráfica para zapatillas deportivas en la clase 25. Como puede apreciarse, a partir de la representación gráfica del signo se transcribe a continuación, la apariencia entre el signo objeto de este expediente está mucho más próxima a la del signo de la actora en examen, pese a lo cual la División de Oposición consideró que no existía riesgo de confusión:

Para ver la imagenpulse aquí.

El criterio expresa por la División de Oposición y confirmado por la Sala de Recursos (Sala 4.ª) en su decisión de 17 de marzo de 2016 (As. R 606/2015-4) fue el siguiente:

'...incluso cuando se considera la marca anterior en el sentido de una 'marca de posición, como afirma el oponente, el carácter distintivo inherente a la marca anterior debe considerarse bajo, y su carácter distintivo reside únicamente en la configuración particular, la posición y las dimensiones de las bandas cruzadas'.

31. Por consiguiente, el recurso de la demandada debe ser estimado, a la vez que desestimado el recurso de la parte actora; y con ello la acción de infracción marcaria debe ser desestimada íntegramente. Ninguno de los signos de Munich son susceptibles de ser confundidos con los de la demandada Ballvé. Y particularmente si se considera que los signos de esta última se utilizan en palas de pádel y en complementos de mochilas, bolsas y material deportivo dirigido al deporte del pádel, una actividad deportiva en la que hemos de considerar acreditado que la demandada ostenta una posición de mucho mayor reconocimiento que la que pueda haber adquirido Munich, que se ha intentado introducir en ese sector de mercado en una fecha muy posterior (año 2015, mientras Ballvé se encuentra en él desde el año 2009).

QUINTO. Sobre la acción en materia de diseño industrial.

32. Aunque la parte actora afirma impugnar el fundamento sexto, donde la resolución recurrida resuelve sobre la acción ejercitada en materia de diseño, no hemos encontrado en la argumentación que contiene el recurso un motivo específico referido al mismo, lo que nos lleva a pensar que se ha aquietado al pronunciamiento desestimatorio de la acción ejercitada en esta materia. Por lo demás, consideramos, como la resolución recurrida, que no existe riesgo de confusión, ya que la impresión general entre los signos que utiliza la demandad y los registros de la actora no permite fundar el mismo.

SEXTO. Sobre las acciones en materia de competencia desleal.

33. La resolución recurrida no entra siquiera en el examen de las acciones ejercitadas con fundamento en la Ley de Competencia Desleal (LCD) considerando innecesario entrar porque se había estimado una de las acciones marcarias. Por ello, y con fundamento en el principio de complementariedad relativa en cuanto a las acciones desestimadas, al considerar que estas acciones se fundaban en los mismos hechos que las marcarias, el juzgado mercantil considera que deben ser desestimadas las acciones de competencia desleal.

34. El recurso de las actoras insiste en las mismas considerando que los actos imputados a la demandada con contrarios a la buena fe, debiendo sancionarse como actos de confusión, de imitación y de explotación de la reputación ajena. Y, de forma particular, afirma que constituye un acto de competencia desleal el intento por parte de la demandada de registrar como marca el signo 'X', prescindiendo del elemento denominativo NOX.

35. Ballvé se opuso al recurso argumentando que la aplicación del principio de complementariedad relativa en este caso es impecable pues la regulación sobre la competencia desleal no puede pretender duplicar la protección.

Valoración del tribunal

36. Tanto la demanda como el recurso alegan como ilícitos concurrenciales los tipos de los arts. 4 , 6 , 11 y 12, si bien se limitan a citar tales artículos, junto con los arts. 18 , 25 y 32 LCD , pero sin hacer el menor análisis de detalle de cada uno de los tipos invocados. Se limitan las demandantes a hacer una invocación genérica de contrariedad a la buena fe y de la confusión que no permiten al tribunal identificar con el debido detalle cada una de las conductas imputadas para ponerlas en relación con cada uno de los concretos tipos, más allá de la referencia a la mala fe con la que habría procedido la demandada al intentar registrar el signo 'X' sin el elemento denominativo NOX. Por eso creemos que ha actuado correctamente el juzgado mercantil cuando se ha limitado a desestimar tales acciones sin entrar tampoco en mayor detalle y limitándose a hacer una aplicación del principio de la complementariedad relativa.

37. Si los actos que se imputan infractores son incardinables (en abstracto) dentro de las conductas que sanciona la Ley de Marcas (y lo mismo cabe decir respecto del diseño industrial) no puede pretenderse obtener la tutela a través de la LCD porque lo impide el principio de complementariedad relativa, de acuerdo con el cual solo es admisible acudir a la competencia desleal en relación con conductas que no son abstractamente incardinables en la protección otorgada por la propiedad industrial. En nuestro caso, no hay ni un solo acto de los expuestos en la demanda que no pudiera ser incardinable dentro de las acciones ejercitadas con fundamento en la legislación marcaria o en la de diseño industrial. Solo así se explica que la parte actora no haya sido capaz de identificar en la demanda, para referirlos a la competencia desleal, actos distintos de aquellos que justificaban los ilícitos marcarios o de diseño que atribuía a la demandada.

Y cuando se refiere al registro del signo cuestionado, esto es, la 'X' sin el elemento denominativo, es preciso decir que no vemos en ello acto alguno de competencia desleal. Las actoras han tenido la ocasión de oponerse a tal registro y su oposición ha sido desestimada y el registro concedido. Por tanto, la demandada no ha hecho otra cosa que defender sus propios derechos dentro del marco que el ordenamiento jurídico le concede. En ello no vemos nada que se acerque siquiera a un ilícito de competencia desleal.

SÉPTIMO. Costas.

38. Desestimada íntegramente la demanda, debe procederse a la imposición de las costas a la parte actora.

39.Conforme a lo que se establece en el art. 398 LEC, procede hacer imposición de las costas de su recurso a las actoras apelantes, al haber sido desestimado su recurso.

En cambio, no procede hacer imposición de las costas de su recurso a la demandada, al haberse estimado, razón por la que es procedente ordenar la devolución del depósito constituido al recurrir.

Fallo

Desestimando íntegramente el recurso de apelación interpuesto por Berneda, S.A. y Munich, S.L. y estimando íntegramente el interpuesto por J. Ballvé Sports, S.L. contra la sentencia del Juzgado Mercantil núm. 2 de Barcelona de fecha 12 de febrero de 2019, dictada en las actuaciones de las que procede este rollo, la revocamos y en su lugar disponemos desestimar íntegramente la demanda de Berneda, S.A. y Munich, S.L. contra J. Ballvé Sports, S.L. con imposición a la actora de las costas de la primera instancia.

Con imposición a las recurrentes Berneda, S.A. y Munich, S.L. de las costas de su recurso, con pérdida del depósito. Y sin hacer imposición a J. Ballvé Sports, S.L. de las correspondientes a su recurso, ordenando la devolución de su depósito.

Contra la presente resolución podrán las partes interponer, en el plazo de los veinte días siguientes a su notificación, recursos de casación y/o extraordinario por infracción procesal ante este mismo órgano.

Remítanse los autos originales al juzgado de procedencia con testimonio de esta sentencia, una vez firme, a los efectos pertinentes.

Así, por esta nuestra sentencia, de la que se llevará certificación al rollo, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.