Sentencia Civil Nº 227/2013, Audiencia Provincial de Alicante, Sección 8, Rec 53/2013 de 31 de Mayo de 2013

Encabezamiento

AUDIENCIA PROVINCIAL DE ALICANTE

SECCION OCTAVA.

TRIBUNAL DE MARCA COMUNITARIA

ROLLO DE SALA N.º 53 ( C 3 ) 13.

PROCEDIMIENTO: JUICIO ORDINARIO N.º 526 / 11.

JUZGADO DE MARCA COMUNITARIA n.º 2.

SENTENCIA NÚM. 227/13

Iltmos.:

Presidente: Don Enrique García Chamón Cervera.

Magistrado: Don Luis Antonio Soler Pascual.

Magistrado: Don Francisco José Soriano Guzmán.

En la ciudad de Alicante, a treinta y uno de mayo del año dos mil trece.

El Tribunal de Marca Comunitaria, Dibujos y Modelos Comunitarios, integrado por los Iltmos. Sres. arriba expresados, ha visto los presentes autos, dimanantes del procedimiento anteriormente indicado, seguidos en el Juzgado n.º 2 de Marca Comunitaria; de los que conoce, en grado de apelación, en virtud del recurso interpuesto por THE PAPER OFFICE EQUIPMENT SPAIN ASS, SA, apelante por tanto en esta alzada, representada por la Procuradora D.ª CARMEN BAEZA RIPOLL, con la dirección del Letrado D. IVÁN RODRÍGUEZ PÉREZ; siendo la parte apelada PRODUCTOS MANLEY, SA, representada por el Procurador D. VICENTE MIRALLES MORERA, con la dirección del Letrado D. IGNACIO VALDELOMAR SERRANO.

Antecedentes

PRIMERO.-En los autos referidos, del Juzgado n.º 2 de Marca Comunitaria, se dictó Sentencia, de fecha 2 de noviembre del 2012, cuyo Fallo es del tenor literal siguiente: ' Que debo estimar y estimo íntegramente la demanda interpuesta por don Vicente Miralles Morera Procurador de los Tribunales y de la mercantil Productos Manley, S.A. Contra la mercantil The Paper Office Equipment Spain ASS, S.A. Y en consecuencia: A) Declara que Prodcuctos Manley, SA, es titular de la marca comunitaria número 19927 (figurativa) concedida para distinguir, entre otros productos, caja de colores a la cera, en la clase 16ª del Nomenclátor Internacional B) Declaro que la comercialización pro la demandada, POESSA, de las cajas de cera de colore, infringe los derechos derivados de la marca comunitaria número 19927, C) Condeno a la demandada: - A estar y pasar por la anterior declaración; - A cesar y abstenerse de utilizar en el tráfico económico, la caja de ceras de colores denunciada. - A retirar del tráfico económico los productos, embalajes, envoltorios, material publicitario, etiquetas o cualquier otro documento en los que se haya materializado la violación de la marca actora. - A indemnizar a la actora en la cantidad legalmente establecida del 1% de la cifra de facturación del productor en el que e haya materializado la infracción de la marca, difiriéndose su determinación a ejecución de sentencia. - A pagar las costa del presente procedimiento.'

SEGUNDO.-Contra dicha resolución se preparó recurso de apelación por la parte reseñada, y tras tenerlo por preparado, presentó el escrito de interposición del recurso, del que se dio traslado a las demás partes. Seguidamente, tras emplazarlas, se elevaron los autos a este Tribunal, donde fue formado el Rollo, en el que se señaló para la deliberación, votación y fallo el día 23 / 4 / 13, en que tuvo lugar.

TERCERO.-En la tramitación del presente proceso, en esta alzada, se han observado las normas y formalidades legales, a excepción del plazo para dictar sentencia.

Fundamentos

PRIMERO. Planteamiento del litigio por parte de la actora.-

La demandante, PRODUCTOS MANLEY, SA (en adelante, MANLEY) acude a la Jurisdicción española de la Marca Comunitaria ejercitando, acumuladamente, acciones por infracción de una marca comunitaria, de la que es titular, y acciones por competencia desleal.

La marca titularidad de MANLEY es la siguiente:

Marca comunitaria n.º 19927 (figurativa), registrada el 28.4.1999, para productos y servicios de las clases 2 (colores, materias tintóreas, tintas; mordientes, secantes, pinturas y esmaltes) y 16 (cajas de colores a la cera y lápices de colores), cuya descripción es (según el registro en la OAMI) ' consiste esta marca en un envase, en cuyo interior y centralmente aparece la palabra MANLEY seguida de una pequeña -R- encerrada - en un círculo, repitiéndose la misma en los cuatros laterales del envase, estando en los menores desplazada superiormente mientras que en los mayores se encuentra situada en extremos opuestos. En la parte superior izquierda aparece una mano caprichosa apreciada de perfil la cual sustenta un lápiz estando cubierta por un ligero punteado y rebordeado el conjunto por una gruesa linea amarilla. En la parte inferior y sobre la palabra MANLEY se puede leer 'FABRICADO FOR PRODUCTOS MANLEY' y debajo BARCELONA-ESPAÑA/ made in Spain y a la izquierda de esta leyenda tres lápices inclinados, uno azul, el central amarillo, y el otro así mismo amarillo pero cubierto por un fino punteado, llevando los tres en el centro en posición vertical una serie de palabras MANLEY. Por último se - presenta horizontalmente y desplazada inferiormente una estrecha franja amarilla, de manera que la parte superior de la misma -- presenta color azul con las leyendas sobre fondo blanco, y la parte inferior color blanco con las leyendas sobre fondo azul', con indicación de color ' azul y amarillo', siendo su representación gráfica es la siguiente:

IMAGEN 1

La demanda se dirige frente a THE PAPER OFFICE EQUIPMENT SPAIN ASS, SA (en adelante, POESSA) alegando, como actos infractores de los derechos exclusivos derivados de la marca de la actora, y constitutivos de actos de competencia desleal, dichos sean muy en síntesis, el siguiente: comercialización por la demandada de unas ceras de colores cuya '... caja/presentación, disposición de colores y banda dorada, se utiliza un formato extraordinariamente similar a sus tradicionales ceras de colores MANLEY'.

Una muestra de caja de cera de POESSA ha sido aportada como documento número 19, que se reproduce a continuación por fotografía tomada por el Tribunal.

IMAGEN 2

Las acciones por infracción se sustentan, extractadamente, en el art. 9.B) del Reglamento (CE ) nº 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria (Versión codificada), (en adelante, RMC), y las de competencia desleal, en diversos preceptos de la LCD.

SEGUNDO. Contestación a la demanda.-

En la contestación a la demanda se efectúan, expuestos ahora en síntesis, los siguientes argumentos:

POESSA está aplicando a la caja de ceras que comercializa una marca registrada en la OEPM, figurativa, cuyo elemento denominativo es PAMPY.

Las ceras MANLEY no son una copia servil del modelo del producto de la actora, ya que existen entre ambos abundantes diferencias

Inexistencia de riesgo de confusión.

No realización de acto de competencia desleal alguno.

TERCERO. La resolución apelada.-

La resolución recurrida efectúa los siguientes razonamientos, dichos sean extractadamente, que conducen a la 'íntegra' (no es así, aunque se exprese en el fallo, pues se desestimaron las acciones por competencia desleal) estimación de la demanda:

a) Enorme semejanza entre los signos que da lugar a riesgo de confusión y asociación.

b) Identidad aplicativa.

c) Desestima las acciones por competencia desleal, por encontrarse esta normativa subordinada a la preferente aplicación de la legislación protectora de la propiedad industrial.

d) Condena a la demandada al pago una indemnización consistente en el 1 % de la facturación del producto con el que se ha materializado la infracción de la marca comunitaria, difiriendo su determinación a ejecución de sentencia.

CUARTO. El ámbito de la apelación.-

El recurso de apelación planteado por la otrora demandada insiste en la totalidad de las alegaciones y pretensiones deducidas en la primera instancia.

La otrora demandante consiente el fallo parcialmente estimatorio de su demanda, por lo que queda excluido del ámbito de la apelación toda cuestión relativa a las acciones por competencia desleal.

Los distintos motivos impugnatorios se abordarán en los siguientes fundamentos de derecho.

QUINTO. Inexistencia de infracción marcaria.-

El fundamento de la pretensión deducida en la demanda es la infracción del ius prohibendidel derecho conferido por la marca comunitaria de la que es titular MANLEY, por causar riesgo de confusión (artículo 9.1.b RMC).

Este Tribunal ha tenido recientemente ocasión de efectuar una serie de razonamientos en el Asunto 'Matrix - DediegoMatrix' ( sentencia de 18 de marzo del 2010 ), perfectamente extrapolables al caso que nos ocupa y que se reproducen a continuación, particularizados al supuesto ante el que nos hallamos.

Para la apreciación del riesgo de confusión nos remitimos a los criterios expuestos en nuestra Sentencia de fecha 22 de noviembre de 2005 que, aún refiriéndose a la acción de infracción, pueden servir como orientadores para el caso del ejercicio de la acción de nulidad relativa por riesgo de confusión: ' Los criterios generales para la apreciación del riesgo de confusión vienen compendiados en la Sentencia del Pleno del TJCE de 22 de junio de 1999 (Lloyd c. Klijsen) y, en lo que aquí interesa, ha de destacarse:

1.- Constituye riesgo de confusión el riesgo de que el público pueda creer que los correspondientes productos o servicios proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas económicamente.

2.- La existencia de un riesgo de confusión para el público debe apreciarse globalmente, teniendo en cuenta todos los factores del supuesto concreto que sean pertinentes. La apreciación global mencionada implica una cierta interdependencia entre los factores tomados en consideración y, en particular, la similitud entre las marcas y la existente entre los productos o los servicios cubiertos. Así, un bajo grado de similitud entre los productos o servicios cubiertos puede ser compensado por un elevado grado de similitud entre las marcas, y a la inversa.

3.- Por lo que se refiere a la similitud gráfica, fonética o conceptual de las marcas en conflicto, la apreciación global del riesgo de confusión debe basarse en la impresión de conjunto producida por éstas, teniendo en cuenta, en particular, sus elementos distintivos y dominantes. En efecto, se deduce que la percepción de las marcas que tiene el consumidor medio de la categoría de productos o servicios de que se trate tiene una importancia determinante en la apreciación global del riesgo de confusión. Pues bien, el consumidor medio normalmente percibe una marca como un todo, cuyos diferentes detalles no se detiene a examinar. A los efectos de esta apreciación global, se supone que el consumidor medio de la categoría de productos considerada es un consumidor normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz. No obstante, debe tenerse en cuenta la circunstancia de que el consumidor medio rara vez tiene la posibilidad de comparar directamente las marcas, sino que debe confiar en la imagen imperfecta que conserva en la memoria. A fin de apreciar el grado de similitud que existe entre las marcas controvertidas, el órgano jurisdiccional nacional debe determinar su grado de similitud gráfica, fonética y conceptual y, en su caso, evaluar la importancia que debe atribuirse a estos diferentes elementos, teniendo en cuenta la categoría de productos o servicios contemplada y las condiciones en las que éstos se comercializan.

4.- Por otra parte, puesto que el riesgo de confusión es tanto más elevado cuanto mayor resulta ser el carácter distintivo de la marca anterior, las marcas que tienen un elevado carácter distintivo, bien intrínseco, o bien gracias a lo conocidas que son en el mercado, disfrutan de una mayor protección que las marcas cuyo carácter distintivo es menor. Para determinar el carácter distintivo de una marca, el órgano jurisdiccional nacional debe apreciar globalmente la mayor o menor aptitud de la marca para identificar los productos o servicios para los cuales fue registrada atribuyéndoles una procedencia empresarial determinada y, por tanto, para distinguir dichos productos o servicios de los de otras empresas. Al realizar la apreciación mencionada, procede tomar en consideración, en particular, las cualidades intrínsecas de la marca, incluido el hecho de que ésta carezca, o no, de cualquier elemento descriptivo de los productos o servicios para los que ha sido registrada, la cuota de mercado poseída por la marca, la intensidad, la extensión geográfica y la duración del uso de esta marca, la importancia de las inversiones hechas por la empresa para promocionarla, la proporción de los sectores interesados que identifica los productos o servicios atribuyéndoles una procedencia empresarial determinada gracias a la marca, así como las declaraciones de Cámaras de Comercio e Industria o de otras asociaciones profesionales.'

Procedemos, a continuación, a aplicar los criterios anteriores al caso que nos ocupa.

De un lado, hemos de comparar, los signos, y la comparación entre los signos debe hacerse, desde la perspectiva marcaria en que nos hallamos, de modo que se confronte el signo registrado en la OAMI y el signo utilizado por la demandada. La confrontación, por tanto, a los efectos de posible violación de la marca, no puede hacerse con el signo o con el envase tal cual se comercializa por MANLEY, pues basta ver los envases aportados como documento número cinco de la demanda para comprobar que el envase que aquélla pone en el mercado difiere notablemente del signo registrado.

De inmediato, advertimos entre la marca comunitaria registrada y el signo comercializado por POESSA (la caja de ceras aportada como documento numero 19) serias diferencias, en cuanto a los elementos denominativos y a su ubicación:

En la marca domina el elemento MANLEY, en la parte superior de la línea amarilla. Encima de esa palabra del signo aparece '30 colores a la cera' y un elemento figurativo, consistente en '... una mano caprichosa apreciada de perfil la cual sustenta un lápiz estando cubierta por un ligero punteado y rebordeado el conjunto por una gruesa linea amarilla...'.Nada de ello está en el producto de POESSA, pues encima de la línea naranja solo figura la palabra CERAS. A mayor abundamiento, debajo de la línea naranja aparece el número 15, mientras en la marca registrada el número es 30. En el producto de POESSA aparece inserta su marca nacional, cuyo elemento denominativo es PAMPY, en la parte inferior izquierda. En la marca registrada, por último, también aparecen las palabras 'los colores del artista moderno' junto a tres ceras de distintos colores, sin que ningún signo ni elemento parecido se encuentre presente en el envase de POESSA.

Los colores presentes en los envases también difieren: en la marca registrada, azul, amarillo y blanco; en el envase de PAESSA, azul, naranja (la línea que separa y la marca figurativa PAMPY). y blanco

La semejanza entre los signos lo es únicamente en cuanto a elementos denominativos carentes de carácter distintivo las palabras 'ceras, colores, escolar' y en lo referente al diseño del envase, pues en los dos dicho envase se ve dividido en dos partes (azul la superior, blanca la inferior), separadas por una línea, amarilla en el caso de MANLEY y naranja en el caso de POESSA.

Concluimos, por ello, que existe una gran diferencia, una muy escasa semejanza, entre los signos confrontados.

De otra parte, la identidad de los productos designados por los signos en conflicto no se ha cuestionado en el litigio.

Por último, la interdependencia que debe darse entre los elementos anteriores permite que dada la gran disimilitud de los signos en conflicto y, a pesar de la identidad de los servicios marcados con ellos, al entender de este Tribunal, no compartiendo el criterio de la resolución recurrida, un inexistente riesgo de confusión.

Reiteramos: todo lo dicho, desde la perspectiva del riesgo de confusión preciso para la infracción marcaria, sin que, dado que la parte otrora demandante ha impedido que este Tribunal entre a analizar las acciones por competencia desleal, podamos hacer disquisición alguna sobre si los actos narrados podrían ser constitutivos de algún ilícito concurrencial, en la que ya si se podía haber entrado a analizar si la firma en que PAESSA presenta su producto en el mercado es o no susceptible de producir riesgo de confusión no con la marca registrada, sino con tal presentación del producto que hace MANLEY, y que ya se ha dicho difiere del signo registrado en la OAMI.

Por lo dicho, estimaremos el recurso, con los pronunciamientos a ello inherentes.

SEXTO.-

En materia de costas será de aplicación el art. 398.2, que dispone que en caso de estimación total o parcial de un recurso de apelación, no se condenará en las costas de dicho recurso a ninguno de los litigantes. En cuanto a las costas de la primera instancia, de conformidad con el art. 394.1, habrán de imponerse a la parte que haya visto rechazadas todas sus pretensiones, sin que este tribunal aprecie la existencia de serias dudas de hecho o de derecho.

SÉPTIMO.-

De conformidad con el art. 208.4 LEC , toda resolución incluirá la mención de si es firme o cabe algún recurso contra ella, con expresión, en este caso, del recurso que proceda, del órgano ante el que deba interponerse y del plazo para recurrir.

Así, de acuerdo con lo establecido en el art. 466 y Disposición Final 16ª LEC , contra las sentencias dictadas por las Audiencias Provinciales en la segunda instancia de cualquier tipo de proceso civil podrán las partes legitimadas interponer recurso de casación y/o extraordinario de infracción procesal, de los que conocerá, en su caso, el Tribunal Supremo, siempre que dicha sentencia sea recurrible en casación, por encontrarse en alguno de los casos previstos en el art. 477.2 LEC . Tales recursos habrán de prepararse, con sujeción a los presupuestos legales establecidos en los arts. 479 y ss LEC , mediante escrito presentado dentro de los cinco días siguientes a su notificación, constituyéndose previamente depósito para recurrir por importe de 50 euros por cada recurso que se ingresará en la Cuenta de Consignaciones de esta Sección 8ª abierta en Banesto indicando en el campo 'Concepto' del documento resguardo de ingreso, que es un 'Recurso', sin cuya acreditación no será admitido (LO 1/2009, de 3 noviembre).

OCTAVO.-

De conformidad con la Disposición Adicional décimoquinta, número 9, de la LOPJ , introducida por la LO 1/2009, de 3 de noviembre, en caso de estimación del recurso, se devolverá el depósito a la parte recurrente que hubiera constituido para interponer el recurso contra aquélla.

VISTAS las disposiciones citadas y demás de general y pertinente aplicación, siendo ponente de esta Sentencia, que se dicta en nombre de SM. El Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español, en el ejercicio de la potestad jurisdiccional, el Magistrado Don Francisco José Soriano Guzmán, quien expresa el parecer del Tribunal de Marca.

Fallo

FALLAMOS:Que con estimacióndel recurso de apelación interpuesto por la representación de THE PAPER OFFICE EQUIPMENT SPAIN ASS, SA contra la sentencia dictada por el Juzgado de Marca Comunitaria n.º 2, de fecha 2 de noviembre del 2012, en los autos de juicio ordinario n.º 526 / 11, debemos revocar y revocamos dicha resolución, en el sentido de dictar otra que, con desestimación de la demanda interpuesta en su contra por PRODUCTOS MANLEY, SA, la absuelve de las pretensiones deducidas en la misma, imponiendo a la parte demandante las costas de la primera instancia, sin especial pronunciamiento respecto de las causadas en esta alzada.

Se acuerda la devolución del depósito constituido por la/s parte/s recurrente/s o impugnante/s cuyo recurso/impugnación haya sido estimado.

Notifíquese esta resolución en forma legal y, en su momento, devuélvanse los autos originales al Juzgado de procedencia, de los que se servirá acusar recibo, acompañados de certificación literal de la presente resolución a los oportunos efectos de ejecución de lo acordado, uniéndose otra al Rollo de apelación.

La presente resolución podrá ser objeto de recurso, de conformidad con lo establecido en los fundamentos de derecho de esta sentencia.

Así, por esta nuestra Sentencia, fallando en grado de apelación, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN:Leído y publicado fue la anterior sentencia en el día de su fecha, siendo Ponente el Ilmo. Sr. D. Francisco José Soriano Guzmán, estando el Tribunal celebrando audiencia pública en el día de la fecha. Certifico.