Sentencia Civil Nº 228/2004 BIS, Audiencia Provincial de Madrid, Sección 25, Rec 16/2003 de 19 de Abril de 2004

Encabezamiento

AUD.PROVINCIAL SECCION N. 25

MADRID

SENTENCIA: 00228/2004 BIS

Fecha: 19/04/2004

Rollo: RECURSO DE APELACION 16 /2003

Ponente: ILMA. SRA. Dª. MARÍA JOSÉ ALAFARO HOYS

Apelante: HAVANA CLUB HOLDING, S.A., HAVANA CLUB INTERNATIONAL, S.A. y PRAC, S.A./

HAVANA RUM & LIQUORS, S.A.

PROCURADOR: D. SALVADOR ÁLVAREZ DE TOLEDO / D. ANTONIO SORRIBES CALLE

Apelado: COMPAÑÍA DE LICORES INTERNACIONALES, INC

PROCURADOR: Dª. MARÍA ISABEL CAMPILLO GARCÍA

Autos: MENOR CUANTÍA N. 838/1997

Procedencia: JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA N.12 DE MADRID

Ilmos. Sres. Magistrados:

D. JOSÉ MARÍA GUGLIERI VÁZQUEZ

D. CARLOS LÓPEZ MUÑIZ CRIADO

Dª. MARÍA JOSÉ ALAFARO HOYS

En MADRID, a diecinueve de Abril de dos mil cuatro.

VISTO en grado de apelación ante esta Sección 25 de la Audiencia Provincial de MADRID, los Autos de MENOR CUANTÍA 838/199 , procedentes del JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA N. 12 de MADRID, a los que ha correspondido el Rollo 16 /2003 , en los que aparece como parte apelante: HAVANA CLUB HOLDING, S.A., HAVANA CLUB INTERNATIONAL, S.A. y PRAC, S.A. representada por el procurador D. SALVADOR ÁLVAREZ DE TOLEDO / HAVANA RUM & LIQUORS, S.A., representada por el procurador D. ANTONIO SORRIBES CALLE, y como apelado: CIA. DE LICORES INTERNACIONALES INC representado por la procuradora Dª. MARÍIA ISABEL CAMPILLO GARCÍA, sobre caducidad de marca, y siendo Magistrado Ponente la ILMA. SRA. Dª. MARÍA JOSÉ ALAFARO HOYS.

Antecedentes

PRIMERO.- Que los autos originales núm. 838/1997, procedentes del Juzgado de Primera Instancia Núm. 12 de los de Madrid, fueron remitidos a esta Sección Vigesimoquinta de la Audiencia Provincial de Madrid, de conformidad con lo dispuesto en las Normas de Reparto aprobadas por la Sala de Gobierno del Excmo. Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

SEGUNDO.- Que por el Ilmo Sr. D. César Rubio Marzo, Magistrado Juez del Juzgado de Primera Instancia núm. 12 de Madrid, se dictó sentencia con fecha 7 de octubre de 2002, cuya PARTE DISPOSITIVA dice así: FALLO.- " Que estimando la demanda interpuesta por el procurador de los tribunales Dº. ISABEL CAMPILLO GARCÍA, en representación de COMPAÑÍA DE LICORES INTERNACIONALES INC, contra HAVANA RUM & LIQUORS, S.A., (sucesora procesal de EMPRESA CUBANA EXPORTADORA DE ALIMENTOS Y PRODUCTOS VARIOS, debo declarar y declaro la caducidad de la extensión española del registro de marca internacional número 567.701, "OLD HAVANA", por falta de uso; condenando a la parte demandada al pago de las costas causadas en la tramitación del presente procedimiento

Y que desestimando como desestimo la demanda interpuesta por el procurador de los tribunales D. SALVADOR DE FERRANDIS Y ÁLVAREZ DE TOLEDO, en representación de PRAC, S.A., HAVANA CLUB HOLDING, S.A. Y HAVANA CLUB INTERNACIONAL, S.A., y la interpuesta por el procurador de los tribunales D. ENRIQUE SORRIBES TORRA, en representación de HAVANA RUM & LIQUORS, S.A. contra COMPAÑÍA DE LICORES INTERNACIONALES, S.A., debo absolver y absuelvo a la expresada demandada de los pedimentos formulados en su contra, condenando a las actoras al pago de las costas causadas en la tramitación del presente procedimiento."

TERCERO.- Que contra dicha Sentencia se prepararon e interpusieron en tiempo y forma sendos recursos de apelación por las representaciones de los demandados: los procuradores: Sr. Ferrandis y Álvarez de Toledo, y Sr. Sorribes Calle, dándole traslado de los mismos a las partes; presentando en tiempo y forma escrito de oposición a los recursos entablados la demandante a través de su representación procesal la procuradora Sra. Campillo García; remitiéndose los autos a esta Sección Vigesimoquinta, se señaló para deliberación, votación y fallo del presente recurso el día 1 de Abril del año en curso.

CUARTO.- Que en la tramitación del presente recurso se han observado las prescripciones legales.

Fundamentos

Se aceptan los fundamentos de derecho de la resolución recurrida.

PRIMERO.- Ante el Juzgado de Primera Instancia nº 12 de Madrid, en fecha 16 de septiembre de 1997, la "Compañía de Licores Internacionales, INC" ( en adelante INC), de nacionalidad norteamericana, representada por la Procuradora de los Tribunales doña Isabel Campillo García, interpuso demanda cuya tramitación se siguió con el nº de autos 838/97, ejercitando acción de caducidad por no uso de la marca denominativa "Old Havana" nº 567.701 de la que era titular la inicialmente demandada "Empresa Cubana Exportadora de Alimentos y Productos Varios" (en adelante "Cubaexport"), a la que sustituyó procesalmente la posterior propietaria "Havana Rum & Liquors, S.A.". Contestó la demandada reconociendo el no uso de la marca "Old Havana", pero añadiendo que el mismo estaba justificado por cuanto al ser una empresa cubana, sometida al régimen castrista, se encontró con fuertes restricciones administrativas por parte del Gobierno cubano que impidieron su exportación.

Ante el Juzgado de Primera Instancia nº 8 de Bilbao, en fecha 28 de enero de 1998, por el Procurador de los Tribunales don Salvador Ferrandis y Álvarez de Toledo también se interpuso demanda (cuya tramitación comenzó siguiéndose con el nº de autos 239/98) en representación de las entidades cubanas propietarias de la marca de bebida de ron "Habana Club" que eran: 1) La mercantil "Habana Rum & Liquors, S.A." en concepto de sucesora procesal de "Cubaexport", 2) "Havana Club Holding, S.A." en concepto de titular de las marcas número 99.789, consistente en la denominación "Havana Club" para distribuir alcoholes (bebidas); número 682.245 "Havana Club" gráfica, para distinguir y amparar toda clase de bebidas alcohólicas, especialmente licores y ron, número 1.000.370 "Havana Club" gráfica para tratar de distinguir "ron" en clase 33ª del Nomenclátor Internacional de Marcas; 3)"Havana Club Internacional, S.A.", en concepto de entidad que coordina la comercialización del ron "Havana Club" en numerosos países del mundo; y c) "Prac, S.A.", en concepto de entidad distribuidora en España de los productos "Havana Club".

Todas estas entidades accionaban contra la mercantil norteamericana "INC", ejercitando las acciones previstas por la Ley de Marcas por entender que, entre la marca de bebida de ron llamada "Havana Club" pertenecientes a las demandantes y la marca "Old Havana "solicitada por la parte demandada "INC", existía semejanza que llevaba a confusión a los consumidores; también ejercitaba la parte actora acción prevista en la Ley de Competencia Desleal por entender que existía engaño y explotación de la reputación ajena. La parte demandada "INC" se opuso a las acciones ejercitadas de contrario, alegando, en cuanto a la referente a la Ley de Competencia Desleal la prescripción de la acción, la incompatibilidad de acumulación de acciones basadas en dicha Ley y en la Ley de Marcas, e inexistencia de los actos de engaño y de explotación de la reputación ajena; en cuanto a la acción ejercitada en base a la Ley de Marcas, se opuso alegando inexistencia de confusión entre ambas marcas. Dicho procedimiento comenzó a seguirse ante el Juzgado de Primera Instancia nº 8 de Bilbao con el nº de autos 239/98; acumulándose los mismos a los seguidos ante el Juzgado de primera Instancia nº 12 de Madrid con el nº 838/97.

El Juzgado de Primera Instancia nº 12 de los de Madrid, en fecha 7 de octubre de 2002 dictó Sentencia en los autos seguidos al nº 838/97 ( a los que se acumularon los seguidos con el nº 239/98 en el Juzgado de Primera Instancia nº 8 de Bilbao), siendo su fallo el siguiente:

"Que estimando como estimo la demanda interpuesta por el Procurador de los Tribunales doña Isabel Campillo García en representación de "Compañía de Licores Internacionales INC", contra "Havana Rum & Liquors, S.A." ( sucesora procesal de "Empresa Cubana Exportadora de Alimentos y Productos Varios"), debo declarar y declaro la caducidad de la extensión española del registro de marca internacional número 567.701, "Old Havana", por falta de uso, condenando a la parte demandada al pago de las costas causadas en el presente procedimiento".

" Que desestimando como desestimo la demanda interpuesta por el Procurador de los Tribunales don Salvador Ferrandis y Álvarez de Toledo en representación de "Prac, S.A.", "Havana Club Holding, S.A.", "Habana Club Internacional, S.A." y la interpuesta por el Procurador de los Tribunales don Enrique Sorribes Torra, en representación de "Havana Rum & Liquors, S.A.", contra la "Compañía de Licores Internacionales, S.A.", debo absolver y absuelvo a la expresada demandada de los pedimentos formulados en su contra, condenando a las actoras al pago de las costas causadas en la tramitación del presente procedimiento."

Contra la citada Sentencia se alza la entidad "Havana Rum & Liquors, S.A.", representada por el Procurador de los Tribunales don Enrique Sorribes Calle, alegando, en síntesis, incongruencia de la Sentencia por omisión de pronunciamiento, por no haber resuelto la cuestión referente a la falta de legitimación activa de "INC" para ejercitar la acción de caducidad, añadiendo que la acción de caducidad no era viable temporalmente por cuanto el "díes a quo" que debía operar para el cómputo del plazo era el 1 de agosto de 1993 y no el día 3 de mayo de 1991 estimado por el Juzgador en base al documento nº 3 de la demanda de fecha 16 de septiembre de 1997; incongruencia de la Sentencia por no haber resuelto la vulneración de la Ley de Marcas por la infracción de derechos de la marca "Old Havana" que suponía su confusión en el mercado, pues aún reconociendo el ser cierto que la entidad "Havana Rum & Liquors, S.A." se apartó durante el proceso en el acto de la comparecencia celebrada el 13 de septiembre de 2001 de la acción de competencia desleal, no se apartó de la acción ejercitada por infracción de derechos de la marca por confusión, la cual se mantuvo en la instancia, y no obstante no se pronunció el Juzgador en la Sentencia (alegaba que existía identidad que llevaba a confusión a los consumidores); que la Sentencia manifestaba que el vocablo "Havana" "por su carácter geográfico, no puede ser objeto de apropiación exclusiva", manifestación con la que tampoco se muestra acorde la apelante; que el Juzgador no tuvo en cuenta las causas impeditivas de no uso de carácter administrativo alegadas por "Havana Rum & Liquors, S.A." para evitar la caducidad de su marca, consistentes en que no había podido ser exportado y comercializado en España el ron de la marca "Old Havana" debido a que se encontró sometida a fuertes restricciones administrativas por parte del Gobierno cubano que impidieron su exportación, cuestión que debería haberse tenido en cuenta; por todo ello, solicita que se estimen los pedimentos de su demanda acumulada, se desestimen los solicitados en la demanda principal, y que en consecuencia se revoque la Sentencia.

También recurren la Sentencia "Prac, S.A.", "Havana Club Holding, S.A.", y "Havana Club Internacional, S.A.", estando las tres entidades representadas por el Procurado de los Tribunales don Salvador Ferrandis y Álvarez de Toledo, por no estar de acuerdo con la desestimación de su demanda acumulada, alegando, en síntesis, inexistencia de prescripción para poder ejercitar la acción de competencia desleal, existencia efectiva de actos de competencia desleal, así como existencia de actos de infracción de la marca"Havana Club" por confusión, por lo que también solicita la revocación de la Sentencia.

Por su parte, la entidad "Compañía de Licores Internacionales, INC" manifiesta estar de acuerdo con la Sentencia de instancia, solicitando por tanto la íntegra confirmación de la misma.

SEGUNDO.- Recurso de apelación de la entidad "Havana Rum & Liquors, S.A.". Alega incongruencia de la Sentencia por no haber resuelto la cuestión referente a la falta de legitimación activa de INC para el ejercicio de la acción de caducidad.

De modo unánime doctrina y Jurisprudencia (T.S. 1º S. de 10 de julio de 1982, 17 de mayo de 1993 y 24 de mayo de 1995, entre otras), distinguen en materia de legitimación, la denominada legitimatio ad causam, de la llamada legitimatio ad procesum, refiriéndose la primera a la real y efectiva disposición o ejercicio que tiene el sujeto activo respecto del acto o de la relación jurídica a realizar mediante el proceso, a diferencia de la segunda que hace referencia a la capacidad para ser parte en un juicio o capacidad procesal, que en principio ostenta toda persona mayor de edad y en pleno ejercicio de sus derechos, de manera que cuando falta ésta se habla de falta de personalidad y de carencia de la misma que se alega como excepción (art. 533 núm. 2 y 4 L.E.C 1881 y art. 416 núm. 1 LEC 1/2000), cuya apreciación da lugar a una sentencia absolutoria en la instancia, dejando imprejuzgada la acción, y cuando falta aquélla nos referimos a la acción o su falta, y entraña una cuestión a resolver con la cuestión de fondo debatida.

Por otro lado, el artículo 56 de la Ley de Marcas dispone que " la acción declarativa de la nulidad o caducidad de registro de la marca podrá ser ejercitada por el Registro de la Propiedad Industrial o por cualquier persona que ostente un interés legítimo".

Aplicando esta doctrina al caso que nos ocupa, partiendo de la base de que la actora ostenta un evidente interés legítimo en el asunto, puesto que le fue rechazada la inscripción de una marca en virtud de la identidad con otra que entiende caducada, no existe falta de legitimación "ad causam", siendo cuestión diferente, en la que seguidamente se entrará, si efectivamente ha transcurrido o no el plazo de tiempo legalmente establecido para entender producida la pretendida caducidad de la marca.

TERCERO.- En los siguientes motivos del recurso planteado por la entidad "Havana Rum & Liquors, S.A.", se alega infracción por aplicación incorrecta de los arts. 4.1 y 53. a), de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, y demás concordantes que regulan la caducidad de la marca; concretamente, se alega por un lado que la Sentencia recurrida no admitió las causas alegadas como justificativas del no uso de la marca, y por otro lado se alega que no se ha producido el transcurso del plazo de cinco años necesario para que pueda determinarse la caducidad del registro de la marca por cuanto el Juzgador erró al computar el plazo al partir de un día equivocado.

De lo actuado se desprende que la compañía norteamericana denominada "Compañía de Licores Internacionales, INC", dedicada a la fabricación y venta de bebidas alcohólicas, productos que vende en diversos países del mundo, al objeto de comercializarlos en España y en particular la bebida de ron debidamente identificada con su marca, solicitó en la Oficina Española de Patentes y Marcas el registro de la marca "Old Havana" nº 243.621 en fecha 1 de agosto de 1996, lo cual se acredita con la certificación expedida por la Oficina Española de Patentes y Marcas obrante como documento nº1 de la demanda interpuesta por INC. Iniciado así el procedimiento de concesión de la marca, el mismo quedó en suspenso, entre otros motivos, porque la Oficina Española de Patentes y Marcas, de oficio, señaló como obstáculo a la concesión su identidad con la marca internacional nº 567.701 "Old Havana", a nombre de la "Empresa Cubana Exportadora de Alimentos y Productos Varios" ( "Cubaexport") concedida y en vigor para distinguir ron, acreditándose en el documento nº3 consistente en fotocopia legitimada por Notario de la publicación de la citada marca internacional en el Boletín nº3/1991 "Les Marques Internationales" editado por la Oficina Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), organismo encargado de la administración de las marcas internacionales, en cuyas dos últimas líneas se indica: "Fecha de inscripción según la regla 17.1 del reglamento de ejecución de 22 de abril de 1988: 3 mayo 1991". En consecuencia, la identidad que en un principio se estimó que existía entre la marca "Old Havana" solicitada por la entidad INC y la marca también llamada "Hold Havana"registrada por la entidad "Cubaexport" condujo a la denegación del registro de la primera. Es por ello que, más adelante, observando la entidad INC que la demandada no había usado nunca la marca citada de conformidad con lo previsto en la Ley de Marcas, y que veía obstaculizada su pretensión de comercializar productos bajo la denominación "Old Havana", así como la imposibilidad de registrarla, es por lo que la entidad INC, al observar el no uso de la marca por la demandada, ejercitó la acción de caducidad.

Teniendo en cuenta el resultado probatorio alcanzado en la instancia, procede declarar la caducidad de la extensión española del registro de la marca internacional nº 567.701 "Old Havana" por cuanto en ningún momento puede afirmarse que el titular haya hecho un uso efectivo y real de la marca, pues la misma demandada "Havana Rum & Liquors, S.A." reconoce que nunca ha utilizado la marca " Old Havana" en el mercado español. Tampoco puede entenderse acreditado por parte de la demandada que existan causas justificativas de la falta de uso, pues dicha parte trató de justificar el mismo argumentando razones administrativas y aduaneras del régimen cubano que dificultó enormemente la exportación de los productos distinguidos con la marca "Old Havana", no habiendo aportado la entidad demandada "Cubaexport" ni su sucesora procesal "Habana Rum & Liquors, S.A.", documentos que puedan acreditar estos impedimentos; es más, de los documentos que se aportaron en el escrito de contestación a la demanda, se deduce que la entidad inicialmente demandada "Cubaexport" era una empresa de carácter estatal, por lo que no se puede alegar que hubo causas impeditivas de uso ajenas, porque que fué la propia entidad la que decidió, por razones que no vienen al caso, la no exportación de ese producto, sin que pueda atribuirse a un tercero las causas impeditivas. Por ello no podemos admitir como causa justificativa de no uso de la marca el haberse encontrado la demandada sometida a fuertes restricciones administrativas por parte del Gobierno cubano que impidieron su exportación, dado que además, la empresa "Cubaexport", como ya se ha dicho, era de carácter estatal. Ello se desprende del poder aportado por ésta entidad obrante al folio 78 de los autos, en el que se indica que la entidad fue creada por resolución del Ministerio de Comercio Exterior de Cuba, organismo que nombró al Director Gerente de la empresa.

Respecto a la no caducidad alegada en esta alzada, se ha de reseñar que en el escrito de contestación a la demanda obrante en los autos en ningún momento se alegó por la demandada que el "dies a quo" a partir del cual se debía computar el plazo de 5 años fuera el día 1 de agosto de 1993 y no el día 3 de mayo de 1991, siendo ahora en su escrito de apelación cuando discute la sucesora procesal "Habana Rum & Liquors, S.A." el día referido. No obstante, ya aún cuando no sea necesario entrar en esta cuestión nueva, la Sala entiende que el plazo de cinco años ha de computarse, como entendió el Juzgador de instancia a partir del día 3 de mayo de 1991, pues debemos insistir que en el documento nº 3 de la demanda se acredita que fue ese día en que se produjo la publicación de la citada marca internacional en el Boletín "Les Marques Internationales" editado por la Oficina Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) organismo encargado de la administración de las marcas internacionales, en cuyas dos últimas líneas se indica" Fecha de inscripción según la regla 17.1 del reglamento de ejecución de 22 de abril de 1988: 3 mayo 1991", siendo por tanto ésta la fecha que ha de tenerse en cuenta como "díes a quo" para computar el plazo de caducidad de 5 años. Teniendo en cuenta que en fecha 10 de septiembre de 1997 se interpuso la demanda y que todavía la demandada no había usado en España la marca citada, de conformidad con lo previsto en el artículo 4 de la Ley de Marcas, procede mantener la caducidad de la extensión española del registro de marca internacional nº 567.701 "Old Havana" por falta de uso.

CUARTO.- También alega en la alzada como motivo la entidad "Habana Rum & Liquors, S.A." que en los autos acumulados en los que ella era demandante junto con las otras tres mercantiles citadas se adujo que entre la marca de bebida de ron llamada "Havana Club" perteneciente a las demandantes en los autos acumulados y la marca "Old Havana" solicitada por la parte demandada "INC", existía identidad que llevaba a confusión a los consumidores, añadiendo en su recurso que, si bien reconoce que se apartó de la acción de competencia desleal en el acto de la comparecencia celebrada en la instancia en fecha 13 de septiembre de 2001 ( folio 879 de los autos), afirma que no se apartó de la acción ejercitada por infracción de derechos de la marca al entender que "Old Havana" generaba confusión en el mercado frente a la marca " Havana Club", y no obstante, pese a haber mantenido dicha acción, el Juzgador no se pronunció al respecto, por lo que afirma que la sentencia adolece de un defecto de incongruencia omisiva.

En cuanto a la incongruencia, es doctrina reiterada la manifestada en la Sentencia del Tribunal Supremo, Sala 1ª, de 29 de mayo de 1997 que dice que "para decretar si una sentencia es incongruente ha de atenderse a si concede más de lo pedido -"ultra petita"- o se pronuncia sobre determinados extremos al margen de lo suplicado por las partes - "extra petita"- y también si se dejan incontestadas y sin resolver alguna de las pretensiones sostenidas por las partes - "infra petita"-, siempre y cuando el silencio judicial no pueda razonablemente interpretarse como desestimación tácita. Se exige para ello un proceso comparativo entre el suplico integrado en el escrito de la demanda y en su caso de la contestación y la parte resolutiva de las sentencias que deciden el pleito".

Teniendo en cuenta esta doctrina, el hecho de que el Juzgador no se haya pronunciado expresamente sobre la cuestión relativa a la infracción de derechos de la marcas supone un silencio judicial que puede interpretarse como desestimación tácita de lo solicitado, y ello por cuanto al haberse estimado la acción de caducidad por no uso de la marca "Old Havana", se ha producido la extinción de sus efectos legales, entre ellos, el "ius prohibendi" que en la demanda acumulada por infracción de derechos la parte ahora apelante pretendió hacer valer. En consecuencia, si la marca "Old Havana" nunca se había utilizado en el mercado español y había caducado, no tiene sentido resolver la cuestión planteada por la apelante consistente en que se declaren violados los derechos de su marca "Havana Club" por INC como consecuencia de haber utilizado ésta última la marca "Old Havana", siendo por ello que resultaba completamente improcedente que el Juzgador examinara la cuestión alegada. En consecuencia, teniendo en cuenta que en fecha 10 de septiembre de 1997 se interpuso la demanda, que todavía en dicha fecha la demandada no había usado en España la extensión de la marca citada de conformidad con lo previsto en el artículo 4 de la Ley de Marcas, y que no puede admitirse el motivo aducido referente a la incongruencia, procede confirmar el primer pronunciamiento del fallo de la Sentencia de instancia en todos los sentidos, declarando la caducidad de la extensión española del registro de marca internacional nº 567.701 "Old Havana" por falta de uso, por lo que la Sala desestima íntegramente el recurso de apelación de la entidad "Havana Rum & Liquors, S.A.", sucesora procesal de "Cubaexport".

QUINTO.- Recurso de apelación de las entidades "Havana Club Holding, S.A.", "Havana Club Internacional, S.A.", y "Prac, S.A."

Las tres entidades apelantes alegan la inexistencia de prescripción para poder ejercitar la acción de competencia desleal.

El artículo 21 de la Ley 3/1991, de Competencia Desleal (en adelante LCD) establece que "las acciones de competencia desleal prescriben por el transcurso de un año desde el momento en que pudieron ejercitarse y el legitimado tuvo conocimiento de la persona que realizó el acto de competencia desleal y, en cualquier caso, por el transcurso de tres años desde el momento de la realización del acto."

En el caso que nos ocupa, los actos que, según la actora, son constitutivos de competencia desleal por engaño y explotación de la reputación ajena hay que fijarlos el día 1 de noviembre de 1996, día en que se produjo la publicación de la solicitud de la marca nº 2.043.621 denominada "Old Havana" por la compañía INC, según se acredita en el documento nº 29 aportado en la demanda acumulada ( folio 354 de los autos); y se ha de añadir que en dicha fecha ( 1 de noviembre de 1996), tuvo conocimiento del acto de la solicitud de dicha marca la parte ahora apelante, pues ello queda acreditado por la circunstancia de que se presentó oposición a dicha solicitud en fecha 2 de enero de 1997. En consecuencia, aún si contamos como fecha de inicio del cómputo el día en que se formuló la oposición ( 2 de enero de 1997) y tenemos en cuenta que la demanda acumulada se interpuso por la apelante ante el Juzgado de Primera Instancia nº 8 de Bilbao en fecha 28 de enero de 1998 ( folio 234, tomo II de los autos), entre el 2 de enero de 1997 y el 28 de enero de 1998 ha pasado más de un año, por lo que el plazo para ejercitar la acción de competencia desleal desde que se tuvo conocimiento del acto de competencia desleal tal y como previene el artículo 21 de la LCD, ha transcurrido y por ello ha de estimarse que ha prescrito el ejercicio de la acción. A mayor abundamiento, aunque no hubiera prescrito la acción a la que nos referimos, al no haber realizado todavía la entidad INC ningún acto de fabricación y comercialización en España de la bebida de ron "Old Havana", entiende la Sala que es evidente que ningún acto de competencia desleal le puede ser imputado a la mercantil INC. En consecuencia, no cabe aceptar este motivo.

SEXTO.- En cuanto a la cuestión referente a la caducidad, la parte ahora apelante alega que ninguna de las tres entidades tuvieron en la instancia "relación con la acción de caducidad entablada por la mercantil INC contra "Havana Rum & Liquors, S.A"; dicho de otro modo, que a las marcas que representan las apelantes no les afecta la caducidad alegada contra ésta última, por lo que solicitan que se pronuncie la Sala sobre la cuestión de actos de infracción de la marca "Havana Club" por confusión. En concreto, entienden que existe una evidente semejanza de la Marca denominativa "Havana Club" nº 99.789 y la marca Gráfica "Havana Club" nº 628.245, ambas propiedad de la marca "Havana Club Holding, S.A." con la solicitada por la entidad INC que es "Old Havana", mixta, nº 2.043.621.

Respecto de los actos de infracción alegados por entender la apelante que existe semejanza de la marca "Havana Club" con la marca solicitada "Old Habana", es un motivo que no puede prosperar, por cuanto nunca se ha utilizado por INC la marca "Old Havana" en el mercado español para la distinción de productos, luego difícilmente ha podido generar una confusión en el mercado entre los clientes consumidores de bebidas de ron.

No obstante, y a mayor abundamiento, para el caso de que se llegara a comercializar la marca "Old Havana " y coexistiese en el mercado español con la marca "Havana Club", tampoco podría estimarse la existencia de semejanza entre las marcas susceptible de provocar un riesgo que suponga incurrir en error alguno ni de distorsionar la elección del producto por los consumidores, y todo ello por los siguientes razonamientos:

En el presente caso, se enfrentan dos marcas: la denominativa y gráfica "Habana Club" frente a la denominativa solicitada por INC "Old Havana". Las dos se dirigen a comerciar un mismo tipo de producto en el mercado que es la bebida de ron. No obstante, se hace necesario analizar si existe una posible semejanza fonética o gráfica que pueda impedir la coexistencia de las citadas marcas en el mercado. Ambas tienen en común el vocablo "Havana", que al tener un carácter geográfico, no es susceptible de exclusividad, pudiendo formar parte de un conjunto diferenciado de otros signos, como ha señalado la jurisprudencia ( en este sentido, Sentencia del Tribunal Supremo, Sala 1ª, de 8 de abril de 1995). En consecuencia, dicho vocablo no es suficiente para impedir la coexistencia de ambas marcas, pues fonéticamente las denominativas son diferentes, ya que una emplea la palabra "Club" y la otra la palabra inglesa "Old".

Se ha de añadir que nuestro Alto Tribunal ha insistido en que la confrontación de las marcas ha de realizarse con respecto al "todo", o lo que es lo mismo, la confrontación entre las marcas, de la que debe inferirse la identidad o confusión susceptible de producir error en el consumidor, ha de ser global y no fragmentaria, de suerte que la literalidad de las denominaciones y los gráficos o diseños no pueden ser cotejados por separado y el enfrentamiento ha de ser en su triple vertiente: visual, auditiva o fonética y literaria (Sentencias del Tribunal Supremo 24 de febrero de 1989, 20 de noviembre de 1990 y 22 de diciembre de 1992).

Comparando ambas marcas litigiosas desde una perspectiva global, las diferencias son notables, pues teniendo en cuenta las etiquetas se comprueban sus diferencias gráficas, de color, letras y de dibujos; incluso la "leyenda" que aparece en el reverso de las etiquetas es diferente, no existiendo riesgo de generar confusión ni error frente a los consumidores de ron. En consecuencia, procede desestimar también el presente recurso de apelación e imponer las costas causadas en la presente alzada por dicho recurso a las tres entidades apelantes "Havana Club Holding, S.A.", "Habana Club Internacional, S.A.", y "Prac, S.A.".

En virtud de la Potestad Jurisdiccional que nos viene conferida por la Soberanía Popular y en nombre de S.M. el Rey.

Fallo

Que desestimamos el recurso de apelación interpuesto por el Procurador de los Tribunales don Antonio Sorribes Calle en nombre y representación de la entidad "Habana Rum & Liquors, S.A.", contra la Sentencia dictada en fecha 7 de octubre de 2002 por el Juzgado de Primera Instancia nº 12 de Madrid en los autos de juicio de menor cuantía seguido al nº 838/1997 de los que el presente rollo dimana, por lo que debemos confirmar y confirmamos la referida resolución, con imposición de las costas causadas por el presente recurso a la parte apelante.

Que desestimamos el recurso de apelación interpuesto por el Procurador de los Tribunales don Salvador Ferrándis y Álvarez de Toledo en nombre y representación de las entidades "Havana Club Holding, S.A." , " Havana Club International, S.A.", y "Prac, S.A.", contra la Sentencia dictada en fecha 7 de octubre de 2002 por el Juzgado de Primera Instancia nº 12 de Madrid en los autos de juicio de menor cuantía seguido al nº 838/1997 de los que el presente rollo dimana, por lo que debemos confirmar y confirmamos la referida resolución, con imposición de las costas causadas por el presente recurso a la parte apelante.

Notifíquese la presente resolución a las partes interesadas, haciéndoles saber que la misma puede ser susceptible de recurso de casación o de recurso extraordinario por infracción procesal, debiendo preparar cualquiera de ellos mediante escrito en el plazo de cinco días siguientes a la notificación ante esta Sala que la dicta.

Así, por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACION.- Firmada la anterior resolución es entregada en esta Secretaría para su notificación, dándose publicidad en legal forma, y se expide certificación literal de la misma para su unión al rollo. Certifico.