Sentencia Civil Nº 228/2016, Juzgados de lo Mercantil - Palma de Mallorca, Sección 1, Rec 669/2015 de 19 de Julio de 2016

Encabezamiento

JDO. DE LO MERCANTIL N. 1

PALMA DE MALLORCA

SENTENCIA: 00228/2016

JUZGADO DE LO MERCANTIL Nº1

PALMA DE MALLORCA

ASUNTO: Juicio Ordinario nº669/15

SENTENCIA

En la ciudad de Palma de Mallorca a 19 de julio de 2016

Vistos por mí, Víctor Fernández González, Magistrado-Juez del Juzgado de lo Mercantil nº1 de los de esta ciudad y su partido, los autos de juicio de Ordinario nº669/2015, a instancia del Procurador Dña. Sara Truyols Álvarez-Novoa, en nombre representación de Sa Clau Balear SL, contra D. Raúl , representado por el Procurador D. Luis Enriquez de Navarra Muriedas.

Antecedentes

Primero: por Dña. Sara Truyols Álvarez-Novoa, en la representación anteriormente dicha, interpuso ante este juzgado demanda de Juicio Ordinario contra D. Raúl , en la que tras alegar los hechos y fundamentos de derecho que estimaba de aplicación terminaba solicitando que se dictase sentencia por la que:

1. Se declare haber habido actos de competencia desleal de D. Raúl consistentes en confusión, aprovechamiento de la reputación ajena, imitación de prestaciones ajenas.

2. Se declare que D. Raúl ha vulnerado el derecho de marca inscrito a favor de Sa Clau Balear

3. Se condene a la remoción de los efectos mediante los cuales se han realizado los actos de competencia desleal, ordenando expresamente la retirada y destrucción (a costa del demandado) de los rótulos del establecimiento comercial Sa Clau Mallorca o Claus Mallorca y de todo material publicitario en el que se utilice una imagen corporativa en la que se combina un fondo de color rojo sobre el cual aparecen unas letras de color blanco según se identifica en la demanda.

4. Se declare que el comportamiento de la demandada solicitando en la OEPM el registro de la marca Claus Mallorca para identificar servicios incluidos en la clase 37 del nomenclator, constituye un acto de competencia desleal al ser objetivamente contrario a las exigencias de la buena fe, prohibiéndole que en el futuro realice los actos que son declarados desleales.

5. Se declare que la actuación ha causado a la actora daños y perjuicios que deben ser indemnizados por la demandada, condenándola, en concepto de resarcimiento por los daños y perjuicios, ocasionados por la conducta desleal, al pago de 120 €.

6. Se condene, en todo caso, a la demandada a proceder a la publicación, de forma íntegra, en su página web y en dos diarios de los de mayor difusión en la provincia, de la sentencia de condena

7. Se condene a la demandada al pago de las costas derivadas del presente procedimiento.

Segundo: admitida a trámite la demanda se procedió a dar traslado de la misma a la demandada emplazándola para que compareciese y formulase contestación a la misma, lo cual tuvo lugar mediante escrito en la que alegaba los hechos y fundamentos de derecho que estimaba de aplicación y terminaba solicitando que se dictase sentencia por la que se desestimase la demanda, absolviendo al demandado con imposición de las costas a la actora.

Tercero: convocadas las partes al acto de la audiencia previa al juicio, ésta tuvo lugar el 4 de abril de 2016, con el resultado que obra en autos. Tras ello se convocó a la celebración del juicio, el cual tuvo lugar el 30 de mayo de 2016. Al mismo comparecieron las partes asistidas de Letrado y representadas por Procurador; tras ello se procedió a practicar las pruebas propuestas y admitidas, en concreto documental, interrogatorio de parte y testifical con el resultado que obra en autos. A continuación se formularon las conclusiones, quedando el juicio visto para sentencia.

Cuarto: en la tramitación de los autos se han cumplido todas las prescripciones legales, salvo el cumplimiento de los plazos legales debido al número, volumen y complejidad de los asuntos que penden ante el Tribunal.

Fundamentos

Primero.- Hechos concordados por las partes

Del conjunto de los escritos de demanda y de contestación, así como de la documental acompañada a los mismos, se revelan los siguientes hechos acreditados:

1. Sa Clau Balear SL es una mercantil constituida en 1992, siendo su administrador único D. Bernardo .

2. Dicha entidad es titular del establecimiento comercial abierto al público, sito en la calle Francisco Martí i Mora nº74, de Palma de Mallorca.

3. Dicha empresa se dedica a la venta y distribución, tanto al por mayor como al por menor, de todo tipo de material de ferretería, incluidas llaves, herrajes, cerraduras, manetas, etc,... así como la instalación de dichos materiales.

4. No obstante lo anterior, D. Bernardo , desde el año 1987 en el establecimiento antedicho, desarrolla aquella actividad, bajo el nombre comercial SA CLAU BALEAR. Un signo distintivo mixto compuesto, originariamente, por la denominación SA CLAU BALEAR, junto con el gráfico de una llave, con las letras y la figura de la llave en negro y el fondo en blanco.

5. Con fecha 2 de diciembre de 2014, la actora solicita la inscripción registral en la OEPM el signo mixto 'SA CLAU BALEAR' para los servicios encuadrados en la 37 del nomenclator internacional de Niza: servicios de un taller de cerrajería, servicios de instalación, montaje y reparación de todo tipo de cerraduras y de artículos de cerrajería. A dicho signo se le concede la protección mediante la inscripción en el BOPI el 17 de marzo de 2015 (marca número M 3538348). En concreto la marca registrada, que consiste en una llave con caracteres gruesos (todo ello en tonos morados sobre un fondo negro), es la siguiente:

6. Por su parte D. Raúl , primo de D. Bernardo , abrió en el año 2002 un establecimiento en la calle Felipe II nº25, al objeto de desarrollar la actividad de copias de llaves y venta de todo tipo de complementos derivados del sector de la cerrajería. Una actividad que se desarrollaba bajo el nombre comercial 'Sa Clau Balear'. Un signo distintivo mixto compuesto por la denominación SA CLAU BALEAR, junto con el gráfico de una llave, con las letras y la figura de la llave en azul y el fondo en blanco.

7. D. Raúl usó esa denominación, así como los talonarios de albaranes, de notas y de facturas con dicha denominación y grafía de una llave, de forma consentida por D. Bernardo , hasta el año 2014.

8. Previamente, en el año 2013, D: Raúl trasladó su establecimiento a la calle General Riera nº146 de Palma de Mallorca, en el que utilizaba la denominación comercial mixta SA CLAU BALEAR, con el gráfico de una llave pero con letras de color blanco y con fondo rojo.

9. Sobre el mes de octubre de 2013, D. Bernardo cambia los colores de su nombre comercial pasando las letras negras con fondo blanco a letras blancas con fondo naranja.

10. A partir de abril de 2014, fruto de desavenencias entre D. Bernardo y D. Raúl , desapareció el marco de colaboración existente, de tal forma que D. Raúl , a requerimiento de D. Bernardo , hubo de cambiar el nombre comercial que empleaba hasta el momento, cambiándolo por otro mixto, conformado por la denominación Sa Clau Mallorca sobre un fondo que representa a la isla de Mallorca con una llave antigua introducida en una cerradura ubicada en el centro de aquella. Un signo en el que las letras y el mapa de Mallorca eran blancos, el fondo rojo, y la llave dorada.

11. Ante un requerimiento por burofax, de 18 de mayo de 2015, efectuado por D. Bernardo y en el que se le requería para que cesase en la utilización de la denominación Sa Clau Mallorca, D. Raúl pasó a cambiar la denominación comercial y a sustituirla por la mixta de Claus Mallorca, manteniendo el gráfico de la isla de Mallorca con una cerradura ubicada en el centro de aquella, con los colores de las letras en blanco con el fondo rojo. Signo que ha seguido siendo utilizado hasta la actualidad.

12. El 22 de junio de 2015, D. Raúl presentó ante la OEPM una solicitud de inscripción de marca mixta con la denominación 'CLAUS MALLORCA', compuesta por un signo o gráfico que representa la figura de la isla de Mallorca con una llave antigua introducida en una cerradura ubicada en el centro de aquella, siendo los colores reivindicados el dorado, rojo y negro, para la clase 37 del nomenclator. Una solicitud a la que ha formulado oposición el demandante, ocasionado la denegación de la inscripción por la OEPM

Segundo.- Pretensiones deducidas en la demanda y que han de solventarse

En los términos que se denuncian en la demanda, la cuestión a dilucidar es doble e interconectada: si existe violación marcaria por parte de los signos empleados por el demandado en relación con la marca de la actora; y en segundo lugar, si esa utilización de los signos por parte de D. Raúl , son susceptibles de encuadrarse en alguna de las conductas que podría generar competencia desleal. Todo ello, con el objetivo de obtener los pronunciamientos inherentes que se han referido en los hechos de esta resolución.

En todo caso debemos concretar que, si bien se identifican en la demanda las conductas que serían susceptibles de declararse como desleales (y que se refieren a los art.4 , 5 , 6 , 11 , 12 y 13 de la LCD ), en cambio, en relación con la eventual infracción marcaria se aprecian inconcreciones; de hecho en la contestación a la demanda se hace constar esta circunstancia dado que en la demanda dicha infracción se relaciona con el art.35 LM y con posibles prohibiciones marcarias.

De ahí que en la audiencia previa hubiese de concretar este aspecto, quedando centrada la litis en una infracción del art.34.2.b) LM

Tercero.- La protección marcaria

Como ya hemos referido en el anterior fundamento, una de las pretensiones de la demanda refiere a la protección marcaria, a la obtención de un pronunciamiento que declare la violación de un signo distintivo registrado al generar confusión al consumidor acerca del verdadero origen empresarial de los productos y servicios

Por lo tanto, estamos en presencia de una acción declarativa de infracción marcaria, sobre la base de que el uso inconsentido por el demandado de un signo que pudiera generar confusión con la marca registrada en los productos comercializados por la demandante supone una infracción de los derechos de exclusiva derivados de la marca descrita en el primer fundamento.

Consiste en determinar si el uso que efectúa D. Raúl de su signo mixto 'Claus Mallorca', con un gráfico de la isla de Mallorca, con una llave antigua insertada en una cerradura ubicada en el centro de aquella, con los colores de las letras en blanco con el fondo rojo, constituye o no una infracción de los preceptos que regulan el contenido del derecho de marca.

Para hacer un análisis correcto de la acción invocada en la demanda, debemos tener en consideración, en primer lugar, para que tal infracción se produzca, que se utilice el signo a título de marca, es decir, que el signo o medio distintivo en cuestión se emplee en el tráfico económico; así se establece en los artículos 4, que define la marca como todo signo susceptible de representación gráfica que sirva para distinguir 'en el mercado' los productos o servicios, art.34.1º, por el que se atribuye el titular de la marca el 'derecho exclusivo a utilizarla en el tráfico económico' y el de prohibir que un tercero la utilice sin su consentimiento, y en el 41.1, apartado c), de la Ley de Marcas .

Supondría una infracción del artículo 34.2.d) de la LM (' El titular de la marca registrada podrá prohibir que los terceros, sin su consentimiento, utilicen en el tráfico económico: (...)b) Cualquier signo que por ser idéntico o semejante a la marca y por ser idénticos o similares los productos o servicios implique un riesgo de confusión del público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación entre el signo y la marca': la parte demandante afirma que el uso del signo por el demandado lleva a establecer un vínculo y el establecimiento de este vínculo con un ánimo claramente parasitario.

No obstante, la actora enuncia a lo largo de su demanda que la marca de que es titular goza de notoriedad, y que por lo tanto goza de una especial protección. A este respecto, según la STS de 11 de marzo de 2014 , para fijar la existencia de esa notoriedad ' el Tribunal de Justicia, interpretando tanto el art. 9.1.c) RMC, como el art. 5.2 de la Primera Directiva de Marcas , ha precisado el contenido del concepto 'notoriamente conocido'. La STJUE de 6 de octubre de 2009, C-301/07 (Pago), afirma que este concepto 'supone un cierto grado de conocimiento por parte del público pertinente' (ap. 20). Y, con cita de la anterior STJUE de 14 de septiembre de 1999, C-375/97 (General Motors), apostilla que este grado de conocimiento 'debe considerarse alcanzado cuando una parte significativa del público interesado por los productos o servicios amparados por la marca comunitaria conoce esta marca' (ap. 24). Para ello, 'el juez nacional debe tomar en consideración todos los elementos pertinentes de los autos, es decir, en particular, la cuota de mercado poseída por la marca, la intensidad, la extensión geográfica y la duración del uso, así como la importancia de las inversiones realizadas por la empresa para promocionarla' (ap. 25).

De este modo es posible concluir, como ya lo hizo en su día la doctrina, que el requisito determinante de la notoriedad de la marca es su difusión entre el público interesado por los productos y servicios amparados por dicha marca y por los sectores interesados.'

Aplicando esa doctrina, el Tribunal no puede acoger la tesis de la actora de estar en presencia de una marca notoria, dado que no se ha presentado prueba alguna que acredite ese conocimiento cualificado en el mercado de referencia. Nadie duda de la trayectoria histórica del negocio de la actora, nadie duda de la bondad de su negocio, del prestigio profesional alcanzado, pero en modo alguno, el signo distintivo registrado queda probado que goce de ese conocimiento específico y particular que conduzca a la declaración de notorio.

No obstante ello, prescindiendo del elemento de la notoriedad, en los términos que se han planteado en la demanda, la labor del Tribunal procede hacer un análisis comparativo entre la marca registrada y el signo distintivo que se denuncia infractor, lo cual debe desarrollarse mediante una valoración global, en función de la percepción que tendría el consumidor medio de dichos signos, en función de los productos y servicios para los cuales la maca está registrada (entendiendo por tal el que está normalmente informado y es razonablemente atento y perspicaz), y, que rara vez tiene la posibilidad de comparar directamente los signos in situ, sino que debe confiar en la imagen imperfecta que conserva en la memoria.

Como destaca la STS de 2 de septiembre de 2105 '... esta exigencia «de una visión de conjunto, fundada singularmente en que el consumidor medio las percibe como un todo, sin detenerse a examinar sus diferentes detalles, (...) no excluye el estudio analítico y comparativo de los elementos integrantes de los respectivos signos en orden a evaluar la distinta importancia en relación con las circunstancias del caso, pues pueden existir elementos distintivos y dominantes que inciden en la percepción del consumidor conformando la impresión comercial. Lo que se prohíbe es la desintegración artificial; y no cabe descomponer la unidad cuando la estructura prevalezca sobre sus componentes parciales» (Sentencia núm. 777/2010, de 9 de diciembre , citada por la Sentencia 95/2014, de 11 de marzo ).'

Un juicio de confusión que debe efectuarse conforme a las pautas que la STS de 11 de marzo de 2014 destaca al efecto:

'i) 'El riesgo de confusión consiste en el de que el público pueda creer que los productos o servicios identificados con los signos que se confrontan proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas, dado que el riesgo de asociación no es una alternativa a aquel, sino que sirve para precisar su alcance' [ Sentencia núm. 119/2010, de 18 de marzo , con cita de la STJUE de 22 de junio de 1.999 ( C-342/97 ), Lloyd c. Klijsen].

ii) 'La determinación concreta del riesgo de confusión debe efectuarse en consideración a la impresión de conjunto de los signos en liza producida en el consumidor medio de la categoría de productos, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, teniendo en cuenta el grado de similitud gráfica, fonética y conceptual, en particular, los elementos dominantes' [ Sentencia núm. 777/2010, de 9 de diciembre , con cita de las SSTJUE de 11 de noviembre de 1.997 ( C-251/95 ), Sabel c. Puma , y de 22 de junio de 1.999 ( C-342/97 ), Lloyd c. Klijsen ; y de las Sentencias de esta Sala núms. 427/2008, de 28 de mayo , 838/2008, de 6 de octubre , 225/2009, de 30 de marzo , 569/2009, de 22 de julio , 827/2009, de 4 de enero de 2010 , 72/2010, de 4 de marzo y 364/2010, de 2 de junio].

iii) De este modo, 'el riesgo de confusión debe ser investigado globalmente, teniendo en cuenta todos los factores del supuesto concreto que sean pertinentes' [ Sentencia 777/2010, de 9 de diciembre , con cita de las SSTJUE de 11 de noviembre de 1.997 ( C-251/95 ), Sabel c. Puma ; de 22 de junio de 1.999 ( C- 342/97 ), Lloyd c. Klijsen ; y de 22 de junio de 2.000 ( C-425/98 ), Mode c. Adidas; y de las Sentencias de esta Sala núms. 225/2009, de 30 de marzo , 569/2009, de 22 de julio , 827/2009, de 4 de enero de 2010 , 72/2010, de 4 de marzo y 364/2010, de 2 de junio]. Depende, 'en particular, del conocimiento de la marca en el mercado, de la asociación que puede hacerse de ella con el signo utilizado (...), del grado de similitud entre la marca y el signo y entre los productos o servicios designados' [ STJUE de 11 de noviembre de 1.997 ( C-251/95 ), Sabel c. Puma].

iv) En la valoración global de tales factores ha de buscarse un cierto nivel de compensación, dada la interdependencia entre los mismos, y en particular entre la similitud de las marcas y la semejanza entre los productos o los servicios designados: ' así, un bajo grado de similitud entre los productos o los servicios designados puede ser compensado por un elevado grado de similitud entre las marcas, y a la inversa' ( STJUE de 29 de septiembre de 1998 ( C-39/97 ), Canon c. Metro).

v) A los efectos de esta apreciación global, se supone que el consumidor medio de la categoría de productos considerada es un consumidor normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz. No obstante, debe tenerse en cuenta la circunstancia de que el consumidor medio rara vez tiene la posibilidad de comparar directamente las marcas, sino que debe confiar en la imagen imperfecta que conserva en la memoria. Procede, igualmente, tomar en consideración el hecho de que el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos o servicios contemplada [ STJUE de 22 de junio de 1.999 ( C-342/97 ), Lloyd c. Klijsen].

vi) Pero, esta exigencia 'de una visión de conjunto, fundada singularmente en que el consumidor medio las percibe como un todo, sin detenerse a examinar sus diferentes detalles, (...) no excluye el estudio analítico y comparativo de los elementos integrantes de los respectivos signos en orden a evaluar la distinta importancia en relación con las circunstancias del caso, pues pueden existir elementos distintivos y dominantes que inciden en la percepción del consumidor conformando la impresión comercial. Lo que se prohíbe es la desintegración artificial; y no cabe descomponer la unidad cuando la estructura prevalezca sobre sus componentes parciales' (Sentencia núm. 777/2010, de 9 de diciembre).'

En el supuesto de autos, ese análisis que se acaba de enunciar conduce a la desestimación de las pretensiones de la actora.

Y ello, en primer lugar, por falta de prueba acerca de la percepción del potencial consumidor medio que impone la norma. No se ha practicado prueba que acredite que esa persona con el perfil de consumidor medio, pueda creer que los productos identificados con los signos que se confrontan procedan de la misma empresa.

Pero al mismo tiempo, si se confrontan los signos objeto de litigo, en modo alguno se produce la confusión o asociación que la norma impone. Son signos distintos en su valoración conjunta:

1. Cada uno presenta una distribución diferente en los elementos que la componen: la de la actora presenta una llave hacia abajo y al lado, también en vertical, aparece la denominación Sa Clau Balear, mientras que el signo de la demandada, la distribución es a lo ancho, con un dibujo en la parte izquierda y la denominación Claus Mallorca a la derecha

2. Los colores empleados en ambos signos son completamente diferentes, dado que la de la actora el fondo de negro y las grafías en morado, mientras que la de la demandada, el fondo es rojo y las letras y dibujos blancos y dorados

3. En la marca de la actora se ha empleado una llave entera hacia abajo, mientras que en la de demandada, amén que se trata de un modelo diferente de llave (de tipo antiguo), la misma no se representa en su integridad, al estar insertada en un dibujo de la isla de Mallorca.

4. Precisamente, ese dibujo de la isla solo está presente en el signo de la demandada, sin que lo esté en el de la actora, que se centra en la mencionada llave, de corte más moderno

5. Asimismo el tipo de letra empleado en uno y otro signo es diferente.

6. Al igual que la denominación empleada cuyos términos son totalmente diferentes, dado que la actora emplea 'Sa Clau Balear' y la demandada 'Claus Mallorca'. Más allá de coincidir en el término genérico clau, que significa llave en castellano, la actora lo hace incluir con el artículo Sa y en singular, acompañando la denominación geográfica Balear, evocando a la Comunidad Autónoma, mientras que el demandado, utilizando el plural, evoca a la isla de Mallorca y no al archipiélago en común.

Queda claro que esa confrontación de los signos en litigio, en modo alguno genera la confusión que la normativa marcaria sanciona al efecto. Cualquiera que pudiera confrontar ambos signos, más allá de identificar que se tratan de negocios relacionados con ferretería, con copias de llaves, no llegaría a generar la impresión de tratarse del mismo negocio o de tener el mismo origen empresarial. En caso contrario sería tanto como decir que cualquier negocio de copia de llaves que emplease dicho término en la lengua mallorquina estaría evocando al negocio de la actora, cuando esa no es la realidad. Más aún cuando uno tiene la oportunidad de comprobar y contrastar los signos en litigio.

Por todo ello se desestima la acción de infracción marcaria.

Cuarto.- De los actos de competencia desleal

Al amparo del art.38 CE , como principio fundamental, se reconoce la libertad de empresa en el marco de una economía de mercado y la protección y garantía de la misma por los poderes públicos conforme a las exigencias de la economía en general y en su caso, de la planificación.

Se protege la lucha por la conquista de mayores cuotas de mercado o más clientes por los operadores económicos y en este sentido cada empresario tiene derecho a ampliar el ámbito de sus negocios y el círculo de sus clientes aunque con ello perjudique a otros pero la ley procura que esa competencia, aunque no viole ninguna prohibición, no sea incorrecta.

Solo la competencia desleal es reprobada por la ley por no respetar el mínimo de honestidad y juego limpio que debe presidir la lucha comercial. Sin perjuicio de la libertad de concurrencia, la lucha por la conquista del mercado debe ser leal.

En nuestro modelo legal, el legislador ha optado por incorporar un modelo social de la competencia desleal, aquel por el que se protegen todos los intereses afectados por la competencia, incluyendo no solo el de los empresarios, sino el colectivo de los consumidores (reprobando las prácticas desleales de los empresas en sus relaciones con los consumidores) y el propio interés público del Estado en el mantenimiento de un orden concurrencial no falseado. Así se deduce del contenido del art.1 LCD .

Como se deduce del art.2 LCD , y en el marco de esa idea antes expuesta, al protegerse el conjunto de los intereses en juego, no es necesaria la relación de competencia entre los sujetos, entre el demandado y el perjudicado, pues la protección legal de la competencia lo es en interés de todos los que participan en el mercado, no sólo competidores (como ocurriría en un modelo profesional).

En todo caso, para que podamos hablar de actos de competencia desleal, deben darse los siguientes requisitos:

1. Comportamiento realizado en el mercado: siendo una conducta en sentido amplio (activa u omisiva), con trascendencia externa en ese espacio institucional en el que confluyen la oferta y la demanda.

2. Finalidad concurrencial: necesita presentar una idoneidad para promover o asegurar la difusión en el mercado de las prestaciones propias o de un tercero

Quinto.- La doctrina de la complementariedad relativa

En este punto conviene efectuar una reflexión acerca de la compatibilidad de las acciones marcarias con las de competencia desleal, dado que es muy frecuente el planteamiento conjunto de las mismas, partiendo de la existencia de signos distintivos que se encuentran protegidos; signos de propiedad industrial como las marcas.

Se suscita la posibilidad de ejercitar acciones de competencia desleal cuando existe una protección específica y concreta a través de la normativa marcaria, planteando la disyuntiva si el análisis desde la perspectiva de la ley de marcas agota cualquier otro tipo de protección, y en concreto de la de competencia desleal.

Esta situación ha sido analiza recientemente por la STS 2 de septiembre de 2015 , en la que se estudia la doctrina de la complementariedad relativa.

Dicha resolución dispone lo siguiente ' La jurisprudencia sobre la relación entre las normas que regulan los derechos de exclusiva de propiedad industrial y las de competencia desleal, sigue el denominado principio de complementariedad relativa ( Sentencias 586/2012, de 17 de octubre , y 95/2014, de 11 de marzo ).

Partiendo de la distinta función que cumplen las normas de competencia desleal tiene como fin proteger, no el derecho sobre la marca, sino el correcto funcionamiento del mercado. Esto es, pretende ser un instrumento jurídico de ordenación de las conductas que se practican en él. Destinatario de la protección que otorga no es, por tanto, el titular de la marca, como tal, sino todos los que participan en el mercado y el mercado mismo) y las de marcas (La de marcas protege un derecho subjetivo sobre un bien inmaterial, de naturaleza real, aunque especial, con la eficacia 'erga omnes' que es propia de tal tipo de derecho patrimonial. Dicha, protección está condicionada -como regla, que admite excepciones- al previo registro, no al uso -en tanto la caducidad no se declare-.), el criterio de la complementariedad relativa sitúa la solución entre dos puntos: de una parte, la mera infracción de estos derechos marcarios no puede constituir un acto de competencia desleal; y de otra, tampoco cabe guiarse por un principio simplista de especialidad legislativa, que niega la aplicación de la Ley de Competencia Desleal cuando existe un derecho exclusivo reconocido en virtud de los registros marcarios a favor de sus titulares y estos pueden activar los mecanismos de defensa de su exclusiva ( Sentencia 586/2012, de 17 de octubre ).

«Como se ha dicho en la doctrina, el centro de gravedad de la realidad radica en los criterios con arreglo a los cuales han de determinarse en qué casos es procedente completar la protección que dispensan los sistemas de propiedad industrial con el sometimiento de la conducta considerada a la Ley de Competencia Desleal.»

De una parte, no procede acudir a la Ley de Competencia Desleal para combatir conductas plenamente comprendidas en la esfera de la normativa de Marcas (en relación con los mismos hechos y los mismos aspectos o dimensiones de esos hechos). De ahí que haya que comprobar si la conducta presenta facetas de desvalor o efectos anticoncurrenciales distintos de los considerados para establecer y delimitar el alcance de la protección jurídica conferida por la normativa marcaria.» De otra, procede la aplicación de la legislación de competencia desleal a conductas relacionadas con la explotación de un signo distintivo, que presente una faceta o dimensión anticoncurrencial específica, distinta de aquella que es común con los criterios de infracción marcaria.» Y, en última instancia, la aplicación complementaria depende de la comprobación de que el juicio de desvalor y la consecuente adopción de los remedios que en el caso se solicitan no entraña una contradicción sistemática con las soluciones adoptadas en materia marcaria. Lo que no cabe por esta vía es generar nuevos derechos de exclusiva ni tampoco sancionar lo que expresamente está admitido» (Sentencia 95/2014, de 11 de marzo ).

En este sentido concluíamos en la Sentencia 586/2012, de 17 de octubre , al afirmar: «(e)n definitiva, la procedencia de aplicar una u otra legislación, o ambas a la vez, dependerá de la pretensión de la parte actora y de cual sea su fundamento fáctico, así como de que se demuestre la concurrencia de los presupuestos de los respectivos comportamientos que han de darse para que puedan ser calificados como infractores conforme alguna de ellas o ambas a la vez».'

Con estas ideas, y en función de lo que se refiere en la demanda, más allá de la eventual infracción marcaria denunciada, y que ya hemos visto que no se ha producido, la actora entiende que el demandado, a través de su conducta a infringido de forma desleal en las reglas del mercado, desarrollando conductas engañosas ( art.5 LCD ) y actos de confusión ( art.6 LCD ), que han conducido a crear confusión con la actividad, prestaciones o el establecimiento ajeno, en particular un riesgo de asociación por parte de los consumidores respecto de la procedencia de la prestación ofrecidas por demandado y/o un tercero; y ello a través de imitación de las prestaciones e iniciativas empresariales ajenas que generan aquella asociación, aprovechándose indebidamente de la reputación o esfuerzo de la actora ( art.11 y 12 LCD ), así como prácticas engañosas por confusión y asociación de marcas registradas ( art.13 LCD ). Y todo ello sin perjuicio de contravenir las reglas de la buena fe que deben presidir cualquier conducta en el mercado ( art.4 LCD ).

De ahí que proceda analizar cada una de esas conductas para comprobar si existe la competencia desleal por el demandado.

Sexto.- Los actos de engaño ( art.5 LCD )

La LCD tipifica los actos de engaño, como conducta desleal, en los siguientes términos: ' Se considera desleal por engañosa cualquier conducta que contenga información falsa o información que, aun siendo veraz, por su contenido o presentación induzca o pueda inducir a error a los destinatarios, siendo susceptible de alterar su comportamiento económico'.

En este supuesto el elemento que determina la deslealtad es el error y no la inexactitud o la falsedad. En consecuencia, la tipificación del acto de engaño como acto de competencia desleal no exige que la información difundida sea correcta o veraz, sino que sea correctamente entendida por sus destinatarios.

Así pues, la calificación de una práctica como engañosa se hace depender del concurso de dos presupuestos:

a- la aptitud de aquella práctica para inducir a error, y

b- la aptitud de la práctica para distorsionar el comportamiento económico del consumidor.

De ahí que se exija para que se produzca el tipo en estudio la concurrencia de unos elementos básicos. Son los siguientes:

1. Una información falsa o una información veraz que induzca o pueda inducir a error.

2. Que incida sobre alguno de los aspectos que enumera el artículo, entre los que podemos citar, la existencia o la naturaleza del bien o servicio, las características principales del bien o servicio, la asistencia posventa al cliente y el tratamiento de las reclamaciones, el precio o su modo de fijación, o la existencia de una ventaja específica con respecto al precio o la necesidad de un servicio o una pieza

3. Idoneidad para alterar el comportamiento económico de los destinatarios: en este caso se impone que pueda llevar al destinatario a interesarse por una determinada oferta, a adoptar una decisión de compra, o a ejercer los derechos emanados del contrato una vez que éste ha concluido. No basta con este elemento, es necesario que concurran todos los presupuestos de la conducta. ( STS 12/7/10 Ratiofarm vs Pfeizer).

En el caso de autos no se acreditan estos elementos que permitan defender la deslealtad de la conducta del demandado.

Tal y como se infiere de la prueba practicada se concluye que estamos ante un supuesto en el que se pueden distinguir dos fases temporalmente hablando: una primera en la que la existencia de dos centros de negocios, el de la calle Francisco Martí i Mora nº74 y el de la calle Felipe II nº25, ambos de Palma de Mallorca, convivían bajo un mismo modelo de negocio, compartiendo objeto negocial y signos distintivos. Una relación de colaboración, en el que la tolerancia por parte de la actora de la utilización de sus signos y de su estructura empresarial era aceptada en relación a la situación familiar existente, al parentesco entre D. Bernardo y D. Raúl .

Es a partir de la ruptura de esa cordialidad, de esa colaboración en el que surge el conflicto y que conduce a que el demandado, ante los requerimientos de la actora cambie los signos distintivos e incluso traslade el lugar del negocio, hasta la calle General Riera.

Prueba evidente de ello son las declaraciones de Dña. Manuela (quién fue la pareja del Sr. Raúl ) y que confirma la cronología de los hechos, el inicio de la colaboración, la utilización consentida de los signos, de los cambios experimentados en el negocio del Sr. Raúl y sobre todo el que fue éste el que tuvo la iniciativa de los cambios para evitar la confusión con los signos identificativos de D. Bernardo .

A igual parecer se llega con la declaración de D. Arcadio y D. Cesar , personas que han trabajado con ambas partes, suministrándoles material, y que hasta el año 2013 actuaban como una única empresa, bajo una misma denominación y signos distintivos, pero que a partir de dicho momento, y en particular a partir del cambio a la sede de la calle General Riera, se produjeron los cambios en esa identificación externa, sin que hubieran recibido ninguna información de ningún cliente que les permita concluir que se hubiera utilizado ninguna clase de información que pudiera inducir a error en los términos que la norma impone.

Reitero que estamos en presencia de un conflicto familiar en el que, tras una situación de cooperación estrecha, de colaboración, de formación de un proyecto común, por razones ajenas al pleito, se rompen las relaciones, decidiendo ambas partes poner fin a la relación y seguir bajo proyectos diferenciados. Y es en este marco en el que el demandado partiendo de un modelo de trabajo consolidado, decide continuar con el negocio de la ferretería y cerrajería, bajo la apariencia distinta de la que se venía desarrollando hasta la fecha. Prueba evidente es que procede a cambiar los signos distintivos en dos ocasiones hasta llegar a la actualidad.

De ahí que no se aprecie la concurrencia de la conducta desleal.

Séptimo.- Los actos de confusión ( art.6 LCD )

Plantea la actora la petición declarativa de competencia desleal, al entender que la conducta del demandado encaja en el tipo del art.6 LCD .

Esta norma reputa desleal ' todo comportamiento que resulte idóneo para crear confusión con la actividad, las prestaciones o el establecimiento ajenos. El riesgo de asociación por parte de los consumidores respecto de la procedencia de la prestación es suficiente para fundamentar la deslealtad de una práctica.'

Analizando la norma, encontramos que el reproche de deslealtad se asienta en dos principios:

1- la expoliación de la ventajas competitivas ligadas a otro sujeto, sea a su actividad, establecimiento o prestaciones (deslealtad frente a los competidores); y

2- en la reacción de los consumidores ante el suministro de una información que no se corresponde con la realidad (deslealtad frente a los consumidores).

De esta forma podemos concluir que se trata de un ilícito de peligro, ya que basta con el riesgo o posibilidad de confusión o asociación, sin que el legislador imponga la culminación de ese proceso.

En todo caso cabe remarcar que a través de esta norma se sancionan todas aquellas conductas que pudieran viciar, por error, la decisión de los operadores en el mercado acerca del origen empresarial de los productos y servicios. De hecho la confusión no afecta a los productos o servicios, sino que representan de forma incorrecta representación de la realidad acerca de la identidad o procedencia del empresario o del profesional que desarrolla una actividad, realiza prestaciones o actúa a través de un establecimiento

Con ello se pretende proteger a los empresarios diferenciar en el mercado sus actividades, sus establecimientos, sus productos y servicios de los de sus competidores, posibilitan a los consumidores establecer sus preferencias y toma de decisiones en el mercado.

En definitiva, la estructura de este comportamiento presenta los siguientes elementos:

a.- La acción: El art. 6 LCD describe un acto de confusión genérico, que puede tener lugar por cualquier medio y con independencia de la actividad económica en que se produzca: tanto positivo: de apropiación, de imitación, de aproximación mediante técnicas de provocación de estímulos sensitivos..., como omisivo así, por incumplimiento del deber de diferenciar la presentación de un producto, pactado con un competidor.

b.- El objeto de la acción: la actividad, las prestaciones o el establecimiento ajenos

c.- El resultado y su objeto: establece el art. 6 LCD que el comportamiento del sujeto agente ha de ser idóneo para crear confusión, aunque el riesgo de asociación es suficiente para fundamentar la deslealtad de una práctica.

La confusión en sentido estricto se produce cuando el consumidor equivocadamente entiende que las prestaciones proceden del mismo origen empresarial (o que las empresas son las mismas o los establecimientos del mismo empresario). Lo que puede acontecer cuando se considere que los signos de identificación son uno mismo (confusión directa o inmediata), o porque, pese a advertir que los signos son distintos, las semejanzas entre ellos le lleven a pensar que el empresario o el profesional que las crea o presta es idéntico (confusión indirecta o mediata).

Al lado de ello , la confusión en sentido amplio (o asociación) tiene lugar cuando el consumidor, pese a saber que las prestaciones tienen un origen empresarial distinto, supone equivocadamente que entre los empresarios o profesionales respectivos existen vínculos económicos (pertenencia al mismo grupo de empresas) o jurídicos (licencias colaterales) que autorizan explotar la semejanza de los signos.

Al igual que se ha expuesto a través de la presente resolución, y cuando tuvimos la oportunidad de analizar la eventual infracción marcaria, debemos destacar que, más allá de las manifestaciones genéricas expuestas en la demanda, más allá de sostener que el uso del nombre comercial escogido por el demandado conduce a una situación en la que es difícil distinguir de qué empresa se trata, más allá de informar que varios clientes comunicaron la confusión que habían padecido al acudir al establecimiento del demandado, más allá de denunciar una cercanía geográfica entre los locales (distan 1.9 km), no se han probado los elementos constitutivos de este ilícito

Se desconocen cuales las continuas y diarias reclamaciones que se denuncian en la página 6 de la demanda, se desconoce la identidad de esos clientes que sufren la confusión acerca del origen empresarial del negocio del demandado. No se acierta a comprender como dos locales con rotulaciones distintas (el hecho de que se empleen colores diferentes y grafías distintas así lo revela, sirviendo como ejemplo el que la terminología usada es distinta y que los elementos gráficos difieren, empleando motivos geográficos y llaves clásicas frente a una llave moderna que emplea la actora), pueden generar esa confusión, que sería llevar hasta el extremo de cerrar el mercado, de cerrar la competencia a cualquier otro que, en el marco de un negocio de cerrajería o de copia de llaves, intentase abrir un local. Por el simple hecho de tratar de identificar su negocio con el elemento característico de su objeto social, de su actividad.

Hay que proteger la iniciativa empresarial para evitar esas conductas que generan la confusión, pero en modo alguno se puede otorgar la protección solicitada en la demanda frente a conductas competitivas en el mercado, que cumplen con estándar de lealtad que fija el legislador.

Por ello se desestima la demanda a este respecto.

Octavo.- Actos de imitación desleal ( art.11 LCD )

A través del art.11 LCD se trata de sancionar la imitación que resulte desleal, dado que la norma incorpora el principio general de que las imitaciones, tanto de las prestaciones como de iniciativas empresariales son válidas; y ello por considerar que es la imitación es necesaria para dinamizar el mercado.

Ahora bien, el legislador pone límites a esa libre imitabilidad, cuando declara la deslealtad de las mismas si se infringe un derecho de exclusiva amparado por la ley, o cuando resulte idónea para generar la asociación por parte de los consumidores respecto a la prestación o comporte un aprovechamiento indebido de la reputación o el esfuerzo ajeno, o cuando la imitación sistemática de las prestaciones e iniciativas empresariales de un competidor se trate de una estrategia directamente encaminada a impedir u obstaculizar su afirmación en el mercado y exceda de lo que pueda reputarse una respuesta natural del mercado según las circunstancias.

De esta forma, y en primer lugar, si existiese un derecho de exclusiva, (una patente, marca, modelo industrial), se aplicaría a título principal la ley específica de cada modalidad, constituyendo las normas de competencia desleal un cauce complementario, pero nunca sustitutivo, bajo lo que ya hemos explicado bajo la fórmula de la complementariedad relativa.

A partir de ahí encontramos diversas fórmulas en las que la imitación se reputa desleal:

1. Imitación desleal por confusión: este tipo impone la exigencia de determinados requisitos:

a) La imitación de una prestación (que puede ser una creación material) que debe tener una singularidad competitiva (es decir, con rasgos diferenciales que la distingan suficientemente de otras prestaciones de igual naturaleza a los ojos del consumidor) y con implantación en el mercado (conocida en el mercado y precisamente por los elementos imitados.)

b) La imitación debe ser idónea para generar asociación por parte de los consumidores, entendido en sentido amplio comprensivo de:

· riesgo de confusión directo: atribución de idéntico origen empresarial.

· riesgo de confusión indirecto: existencia de alguna relación, económica o jurídica, entre los empresarios.

· riesgo de confusión inmediato: confundibilidad de productos que no se identifican como distintos.

Para apreciar el riesgo, se habrá de tener en cuenta, en el aspecto subjetivo, el tipo de consumidor medio, el que normalmente no se detiene en una minuciosa comparación o comprobación o no se para en los pequeños detalles, y, en el aspecto objetivo, la impresión visual del conjunto que revele la identidad o semejanza.

c) Que el riesgo de confusión no sea inevitable porque según el apartado 2 in fine del art.11 LCD , la inevitabilidad de los indicados riesgos de asociación excluye la deslealtad de la práctica .

2. Imitación desleal por aprovechamiento de la reputación ajena: en este caso además de los requisitos positivos y negativos mencionados anteriormente, se exige que la prestación imitada tenga un elevado goodwill, una reputación contrastada, acreditada y reconocida en el mercado. En este supuesto debemos tener presente que hay que ser muy restrictivo a la hora de apreciar este supuesto porque de lo contrario la mayoría de las imitaciones acabarían siendo consideradas ilícitas. De hecho se suele emplear en supuestos de imitación de relojes, bolsos u otros productos de marca que por el canal de distribución o reducido precio de venta claramente son comprados por los consumidores a sabiendas de que no se trata del producto original.

3. Imitación por aprovechamiento del esfuerzo ajeno: este supuesto, partiendo de los requisitos generales, se refiere a los supuestos de imitación por reproducción por medios foto mecánicos (fotocopias, escáner) y a los vaciados y volcados, porque con el empleo de tales medios se consigue la apropiación inmediata de la prestación ajena sin el esfuerzo que ha supuesto para el empresario imitado, al que además se impide la amortización de los costes de producción.

4. Imitación sistemática obstaculizadora, la imitación predatoria: en este supuesto el imitador pretende impedir la afirmación de un competidor en el mercado, lo que conduce a que para que se de la conducta desleal exista una imitación sistemática, una estrategia directamente encaminada a impedir u obstaculizar la presencia del competidor y que exceda de lo que, según las circunstancias, pueda reputarse una respuesta natural del mercado.

Del contenido de las actuaciones y de la prueba practicada, no se infiere ninguna de las conductas antedichas.

En primer lugar por falta de concreción por parte de la actora en su demanda de cual sería la infracción que generaría la deslealtad. A través de su demanda, más allá de efectuar una genérica referencia al precepto, no se concreta en qué modo existen actos de imitación, ni tampoco de qué forma se produciría la deslealtad. De hecho, como nota significativa, la actora, en sede de conclusiones refiere que la conducta desleal no residiría tanto en el art.11 LCD como en el art.6 LCD que ya ha sido objeto de análisis.

No obstante ello, dado que se hace la referencia a la norma, el Tribunal procede a estudiar el supuesto de hecho. Para ello y llegados a este punto, recordamos lo que nos expone la STS de 15 de diciembre de 2008 acerca del contenido del art.11 LCD en relación con el 6 del mismo texto legal , señalando que este segundo se refiere a las creaciones formales a los medios de identificación del producto usados por el empresario en el mercado, mientras que el art. 11 LCD lo hace a las creaciones materiales, a los productos, características propias de estos (técnicas, artísticas, estéticas y ornamentales).

Queda claro que llevado al caso de autos, bajo la norma en estudio, la imitación que debería analizarse es la de los productos propiamente dichos, a las llaves, al material de ferretería. Y leyendo la demanda, en modo alguno se concreta que dichos productos sean objeto de una imitación desleal.

La conclusión final que se adopta es que no se aprecian actos de competencia desleal del art.11 LCD .

Noveno.- La explotación de la reputación ajena como conducta desleal

Otra de las infracciones referidas en la demanda rectora del proceso, refiere a la prevista en el art.12 LCD , a la explotación de la reputación ajena

Dicho precepto refiere como desleal el ' aprovechamiento indebido, en beneficio propio o ajeno, de las ventajas de la reputación industrial, comercial o profesional adquirida por otro en el mercado

En particular, se reputa desleal,

· el empleo de signos distintivos ajenos o de denominaciones de origen falsas,

· acompañados de:

o la indicación de la verdadera procedencia del producto o

o de expresiones tales como modelos, sistema, tipo, clase y similares.'

Queda claro que a través de esta norma se pretende proteger los intereses de competidores que han incurrido en costes de publicidad y marketing para adquirir un prestigio industrial, empresarial o profesional frente a conductas de terceros dirigidas a aprovecharse indebidamente del mismo. Pero al mismo tiempo también se tutelan los intereses de los particulares, porque estas conductas también transmiten información falsa al consumidor que erróneamente equipara la reputación del infractor con la de un tercero.

En todo caso, para que podamos estar en presencia de este tipo de infracción, deben concurrir los siguientes elementos:

1. El prestigio o la reputación de un tercero: requisito que no cumplen todas las empresas que operan en el mercado. En todo caso se exige que quien invoca la protección frente al infractor desleal, haya conseguido una cierta implantación en el mercado que debe ser probada por el demandante. Este prestigio usualmente se reconoce a través de los signos distintivos y las DO, aunque se puede manifestara través de distintos elementos empresariales, como el propio producto, el envase, el currículum...

2. Aprovechamiento de esa reputación ajena en beneficio de quien no hace un esfuerzo por desarrollar la reputación de sus propios elementos empresariales. Como indica la STS de 1 de diciembre de 2010 puede consistir en una ganancia cualquiera, una utilidad, cualquier beneficio directo o indirecto.

3. Carácter indebido del aprovechamiento, puesto que no todo aprovechamiento de la reputación ajena ha de considerarse indebido: así por ejemplo la audiencia Provincial de Barcelona en sentencia de 30 diciembre 2000 caso YSL consideró justificada, por realizarse de conformidad con la normativa marcaria, la inclusión por el fabricante, en un folleto publicitario, de un envase con la marca de la demandante en la tapadera.

4. Según la STS de 2 de septiembre de 2015 , ' La conducta tomada en cuenta para integrar el ilícito supone un comportamiento adecuado, de variado contenido, para aprovecharse de las ventajas de la reputación ajena. Ha de consistir en la utilización de elementos o medios de identificación o presentación de los productos (actividad, establecimiento, prestaciones) empleados por los empresarios en el mercado, y que proporcionan información a los consumidores (Sentencia 513/2010, de 23 de julio). El párrafo segundo del art. 12 LCD prevé la utilización de un signo distintivo o de una denominación de origen, y aunque la interpretación de los ilícitos competenciales debe ser restringida, porque la regla es la permisión de la competencia, sin embargo la expresión 'signo', como sostiene la doctrina, debe entenderse en un sentido muy amplio (marca, nombre comercial, etiquetas, envoltorios, etc.), siempre que pueda condensar o indicar la reputación empresarial -industrial, comercial o profesional-.'

Acudiendo al supuesto de autos, debemos desestimar la pretensión deducida por falta de apreciación de la infracción denunciada.

En primer lugar, más allá de afirmar en la demanda la existencia de un prestigio en el sector de la ferretería, de una implantación reconocida, de la existencia de un goodwill en la isla de Mallorca, la realidad es que no ha quedado acreditado el mismo, en los términos que la norma impone para poder apreciar la deslealtad. El hecho de tener abierto un establecimiento abierto al público, de tener una trayectoria profesional a través del tiempo, de consolidar la actividad empresarial, no supone la concurrencia de ese prestigio que impone la norma.

El precepto, como el resto de la normativa especial que estudiamos, reconoce la necesidad de la competencia, de que los operadores en el mercado puedan imitarse, puedan posicionarse en el mismo tipo de actividad. De hecho es una necesidad para mejorar la competencia y así provocar un progreso en el mercado, a favor de todos los intereses en juego.

No obstante, como también se ha indicado, esa necesidad de mejorar la competitividad no puede hacerse a cargo del esfuerzo ajeno, aprovechando indebidamente el mismo, lo que supone que quien no actúa en el mercado por mejorar sus prestaciones, sus productos, su imagen, no pueda actuar de forma parasitaria, lucrándose de todo el conjunto de inversiones o actuaciones ejecutadas por los terceros en aras a gozar de ese prestigio.

En este punto debemos recordar que la conducta del Sr. Raúl , como se deduce de la demanda y de la contestación, ha sido la de la colaboración plena con la actora en el desarrollo de un proyecto empresarial y que, fruto de discrepancias personales, en el momento en que se fractura el proyecto común, decide iniciar una actividad empresarial propia, en el sector de la ferretería, de la copia de llaves, aperturando un nuevo establecimiento, en el que ofrecer productos y servicios.

Nuevamente destacamos las ideas expuestas en el fundamento de derecho sexto, la valoración de las declaraciones prestadas en el acto del juicio, tales como la de Dña. Manuela (quién fue la pareja del Sr. Raúl ) y que confirma la cronología de los hechos, el inicio de la colaboración, la utilización consentida de los signos, de los cambios experimentados en el negocio del Sr. Raúl y sobre todo el que fue éste el que tuvo la iniciativa de los cambios para evitar la confusión con los signos identificativos de D. Bernardo .

A igual parecer se llega con la declaración de D. Arcadio y D. Cesar , personas que han trabajado con ambas partes, suministrándoles material, y que hasta el año 2013 actuaban como una única empresa, bajo una misma denominación y signos distintivos, pero que a partir de dicho momento, y en particular a partir del cambio a la sede de la calle General Riera, se produjeron los cambios en esa identificación externa, sin que hubieran recibido ninguna información de ningún cliente que les permita concluir que se hubiera utilizado ninguna clase de información que pudiera inducir a error en los términos que la norma impone.

Reitero que estamos en presencia de un conflicto familiar en el que, tras una situación de cooperación estrecha, de colaboración, de formación de un proyecto común, por razones ajenas al pleito, se rompen las relaciones, decidiendo ambas partes poner fin a la relación y seguir bajo proyectos diferenciados. Y es en este marco en el que el demandado partiendo de un modelo de trabajo consolidado, decide continuar con el negocio de la ferretería y cerrajería, bajo la apariencia distinta de la que se venía desarrollando hasta la fecha. Prueba evidente es que procede a cambiar los signos distintivos en dos ocasiones hasta llegar a la actualidad.

Queda claro y acreditado (especialmente con la documental de la contestación relativa a la actividad empresarial del demandado), que no se trata de una conducta parasitaria, de mera inactividad en que se reproduce un negocio ajeno para así beneficiarse de un prestigio que no le corresponde. Se trata de un modelo competitivo, de lucha en el mercado, por ofrecer un servicio y un producto a los clientes basado en otro previo, en el que se desarrollaba una actividad perfectamente identificada y que ha sido desarrollándose a posteriori.

Pensar en el sentido que se plantea en la demanda supondría concluir que habría que eliminar la competencia, que había que permitir situaciones monopolísticas, que impidiesen la competencia. Y todo ello bajo una premisa fundamental: la parte demandante no ha acreditado ese prestigio obtenido por la demandante en el sentido de la norma, y tampoco ha probado que el demandado hubiese explotado el mismo, y que lo hubiera efectuado indebidamente.

Por todo ello tampoco procede estimar la demanda por esta causa.

Décimo.- La violación de secretos ( art.13 LCD )

Siguiendo con el análisis de los motivos alegados de forma genérica en la demanda, y en aras a facilitar una respuesta concreta a todas las pretensiones, procede estudiar el marco de protección del art.13 LCD , aquel que sanciona como desleal la violación de determinados secretos

Según el art. 13 de la LCD de 10 de enero de 1991, se considera desleal la divulgación o explotación, sin autorización de su titular, de secretos industriales cualquier otra especie de secretos empresariales a los que se haya tenido acceso legítimamente, pero con deber de reserva, o ilegítimamente, a consecuencia de alguna de las conductas previstas en el apartado siguiente o en el artículo 14. De igual forma es desleal la adquisición de secretos por medio de espionaje o procedimiento análogo. En todo caso la persecución de las violaciones de secretos contempladas no precisa de la concurrencia de los requisitos establecidos en el artículo 2, pero en todo caso será preciso que la violación haya sido efectuada con ánimo de obtener provecho, propio o de un tercero, o de perjudicar al titular del secreto.

De esta manera, queda claro que el precepto tutela los secretos empresariales, auténticos bienes inmateriales que recaen sobre una información o conocimiento, por su valor como arma competitiva de primer orden con la finalidad de fomentar la innovación, obligando a los competidores que deseen poseer y utilizar los mismos conocimientos, a realizar su propia inversión.

El precepto exige la concurrencia de los siguientes requisitos:

1. Información secreta,reservada u oculta, de la que no pueden disponer los terceros interesados en ella, sin que sea necesario que la información sea totalmente secreta:

o el carácter oculto no desaparece porque alguno de los elementos que la integran sea conocido aislada o individualmente. Se exige un desconocimiento general de la misma, bien de la totalidad de la información, bien de una parte esencial de la misma o bien del resultado de la interacción de sus partes.

o tampoco es necesario que sea absolutamente desconocida para terceros interesados, bastando con que la desconozcan la mayoría de los interesados.

Es necesario que la información no sea fácilmente accesible, es decir, que su conocimiento exija una inversión de tiempo y esfuerzo, por lo que no pueden ser consideradas secreta si puede ser conocida por los terceros en poco tiempo con escaso coste (SAP BCN de 26 de octubre 2005).

El hecho de que la información sea objeto de tutela a través de la propiedad industrial, no hace que pierda su condición de secreto empresarial siempre y cuando el correspondiente derecho no implique la divulgación, por ejemplo, en las topografías de productos semiconductores, las partes secretas de la topografía no son accesibles por terceros.

2. Valor comercial,es decir, que la conservación de la información en secreto otorga a la empresa una ventaja competitiva frente a otras empresas que carecen de ella.

3. Voluntad de mantener el secreto,para lo que habrá que analizar si la empresa ha adoptado medidas apropiadas y razonables para evitar la divulgación de la información, tanto hacia el exterior, impidiendo que los terceros la conozcan, como hacia el interior, disponiendo que sólo puedan acceder a la misma los empleados que la necesiten por sus funciones en la empresa.

A partir de lo dicho, hay que señalar que el precepto considera desleales las siguientes conductas:

1.La adquisición de los secretos mediante:

· espionaje o procedimiento análogo

· la inducción a la infracción de deberes contractuales básicos

2.La divulgación o explotación de los secretos:

· sin autorización de su titular

· siempre que se haya tenido conocimiento de la misma:

i. de forma legítima, es decir, en el marco de una actividad laboral, pero con deber de reserva legal o contractual.

ii. ilegítimamente, mediante el espionaje, procedimiento análogo, o inducción a la infracción contractual.

Destacar que a diferencia de lo que ocurre en materia de propiedad intelectual, la divulgación no exige que se haya hecho accesible al público, bastando con que se haya comunicado el secreto a una sola persona.

El precepto exige que dichas conductas se hayan realizado con ánimo de:

· obtener provecho, propio o de un tercero, o de

· perjudicar al titular del secreto.

No siendo necesario que dichas conductas se realicen en el mercado y con fines concurrenciales, con lo que se amplía el ámbito de aplicación de la ley a supuestos en los que la finalidad última no es concurrencial sino de otra índole, como científica o militar.

A partir de estas nociones, el Tribunal concluye la no concurrencia de deslealtad en el demandado por esta causa. Simplemente no se ha identificado en la demanda qué secreto titularidad de la actora ha sido violado, ni mucho menos se ha referido una conducta del demandado que hubiera incurrido en alguno de esos comportamientos a que se ha hecho referencia.

Como ya hemos señalado anteriormente, la demanda menciona el art.13 LCD como infringido, sin que ello sea justificativo para apreciar la deslealtad por el demandado.

La conclusión es desestimar la demanda por esta causa.

Décimo primero.- La cláusula general del art.4 LCD

Por último, otra de las causas que se alegan como constitutivas de una infracción de competencia desleal es la conducta contraria a las reglas de la buena fe por parte del demandado, que ha procedido a tratar de registrar un signo distintivo como marca, similar al de la actora y que podría encuadrarse en el marco del art.4 LCD

Para analizar el contenido y extensión del precepto antedicho, debemos acudir a la STS 11 de marzo de 2014 la cual nos recuerda que ' Este precepto 'no formula un principio general objeto de desarrollo y concreción en los artículos siguientes de la misma Ley' ( Sentencias 1169/2006, de 24 de noviembre , y 19/2011, de 11 de febrero), sino que 'tipifica un acto de competencia desleal en sentido propio, dotado de sustantividad frente a los actos de competencia desleal que la ley ha estimado tipificar en concreto' ( Sentencias 1169/2006, de 24 de noviembre , 311/2007, de 23 de marzo , y 1032/2007, de 8 de octubre ). Consiguientemente, 'esta cláusula no puede aplicarse de forma acumulada a las normas que tipifican en particular, sino que la aplicación ha de hacerse en forma autónoma, especialmente para reprimir conductas o aspectos de conductas que no han podido ser subsumidos en los supuestos contemplados en la tipificación particular' (Sentencias 1169/2006, de 24 de noviembre, y 48/2012, de 21 de febrero). Pero sin que ello pueda 'servir para sancionar como desleales conductas que debieran ser confrontadas con alguno de los tipos específicos contenidos en otros preceptos de la propia Ley, pero no con aquel modelo de conducta -la del art. 5 LCD -, si es que ello significa propiciar una afirmación de antijuricidad degradada, mediante la calificación de deslealtad aplicada a acciones u omisiones que no reúnen todos los requisitos que integran el supuesto tipificado para impedirlas' ( sentencias 635/2009, de 8 de octubre, y 720/2010, de 22 de noviembre).'

A partir de estos postulados queda claro que el recurso al art.4 de la LCD obliga, en suma, a descartar previa y razonadamente que la conducta considerada quede comprendida en uno de los tipos contenidos en los artículos siguientes de la Ley de Competencia Desleal y, sólo una vez superado este análisis, proceder a su control concurrencial, lo que ha llevado a la mejor doctrina a afirmar que este artículo 4 cumple una función de válvula de autorregulación del sistema, y que asegura su adaptación a las cambiantes circunstancias del mercado y conductas de la competencia, que no hayan encontrado su acomodo en los supuestos de hecho tipificados de forma particular.

La cláusula general es independiente de los tipos especiales. La conculcación de éstos no supone automáticamente la vulneración de la cláusula general. Ésta no puede aplicarse de forma acumulada a los tipos especiales, porque si la conducta enjuiciada se corresponde por entero con la tipificada en particular, el examen de deslealtad se hará a la luz del tipo especial. Si la conducta resulta desleal no deberá aplicarse además la cláusula general. Si la conducta resulta leal tampoco podrá prohibirse mediante la aplicación de la cláusula general.

Tiene por finalidad poder abarcar nuevas conductas no previstas en el momento de aprobación de la Ley. Como se ha dicho, el artículo 4 vendría a ser una suerte de 'válvula de autorregulación del sistema' que aseguraría la constante actualización de la Ley sin necesidad de modificarla. Es un instrumento eficaz en manos de los tribunales para poner coto a conductas que no estaban previstas en ninguno de los tipos especiales pero que, aún así, se consideraba que debían resultar prohibidas.

Y todo pivotando sobre un concepto jurídico indeterminado como es el criterio de la buena fe, entendida como ' una exigencia ética significada por los valores de honradez, lealtad, el justo reparto de la propia responsabilidad y el atenerse a las consecuencias que todo acto consciente y libre puede provocar en el ámbito de la confianza ajena'

Con todo, la denuncia que se refleja en la demanda destaca la conducta reprochable del demandado de tratar de registrar como marca, signos similares a aquellos que ya cuentan con dicha protección, tratando, de esa forma, de obstaculizar el mercado al tratar de impedir que accedan al mismo nuevos operadores o que se mantengan en él los ya existentes.

Ya hemos declarado como acreditado que el 22 de junio de 2015, D. Raúl presentó ante la OEPM una solicitud de inscripción de marca mixta con la denominación 'CLAUS MALLORCA', compuesta por un signo o gráfico que representa la figura de la isla de Mallorca con una llave antigua introducida en una cerradura ubicada en el centro de aquella, siendo los colores reivindicados el dorado, rojo y negro, para la clase 37 del nomenclator. Una solicitud a la que ha formulado oposición el demandante, ocasionado la denegación de la inscripción por la OEPM.

En este punto la primera consideración que debemos efectuar refiere a que, no es el momento ni el trámite adecuado para valorar si existe una infracción marcaria o no con el signo que se trata de registrar, dado que no es objeto del presente proceso.

La conducta que se denuncia versa sobre si ante la existencia de un registro marcario, todos aquellos que participen o puedan participar en el mercado, pueden tratar de registrar como propiedad industrial, aquellos signos que consideren como convenientes.

Queda claro que el hecho, en abstracto, de que alguien trate de buscar la protección propia de los derechos de propiedad industrial mediante el registro correspondiente de los signos no puede ser considerada como conducta contraria a las exigencias de la buena fe. Y de hecho tampoco puede ser considerada como desleal el que los competidores traten de buscar dicha protección, con el registro de sus respectivos signos.

El conflicto acerca de si unos signos suponen infracción o no de otros debidamente registrados está debidamente regulado en el marco del procedimiento de registro de los derechos marcarios (que pueden acabar en la vía contenciosa administrativa) y en el marco de las acciones de defensa de los mismos (en el marco de las acciones civiles); de ahí que ello no pueda dar lugar a su calificación como desleales.

En cambio, aquél operador que pretende bloquear el mercado, que pretende bloquear a los competidores a través del 'cierre del registro marcario' con una conducta de registro masivo de signos, que más que proteger sus intereses pretendan perjudicar a los de sus competidores (y por ende cercenar la competencia en el mercado) sí que se pueden calificar como conductas desleales. Aquella persona que sin un objetivo de desarrollar su actividad empresarial o profesional, de querer progresar en el marco de la misma, solo actúe por el interés de bloquear a otro, está actuando en contra de las exigencias de la buena fe.

En sentido contrario, todo aquel que en el mercado pretenda la protección de sus intereses, fruto del desarrollo de una actividad empresarial o profesional, acudiendo a los mecanismos e instrumentos que el sistema legal ha implementado, en el marco de un mercado competitivo, no puede considerarse que infrinja los postulados de la buena fe.

Queda claro que se ha demostrado que el origen de la presente controversia se sitúa en el enfrentamiento personal de dos primos. De dos parientes que disfrutaban de una relación cordial que les movió a generar un negocio común y cuyo proyecto común finalizó fruto de esa controversia. A partir de ahí, cada uno de ellos siguió desarrollando su actividad profesional, común en el objeto del negocio, pero a través de centros empresariales diferenciados (como se ha ido exponiendo a lo largo de la presente resolución), cada uno con sus signos identificativos. Y es lógico y razonable que cada empresario pretenda proteger sus activos intangibles, a través de los mecanismos instaurados en la normativa vigente, bajo la advertencia que si entran en colisión, el sistema ha fijado instrumentos de protección de unos frente a los otros.

Pero lo relevante a efecto de solventar la controversia es que el demandado no ha actuado de forma espuria a la hora de tratar de registrar sus signos. No consta acreditado que con su conducta pretenda obstaculizar los intereses de la competencia, de la empresa demandante, sin perjuicio de las posibilidades de actuación que ésta haya puesto en marcha ante la solicitud de registro. No queda acreditado que haya tratado de obstaculizar al contrario. Más bien todo lo contrario, dado que a través de la documentación aportada en la demanda y en la contestación se prueba que, a partir de esa situación de conflicto, en todo aquello que podía generar controversia y confusión, una vez que era requerida por la actora, el Sr. Raúl atendía los requerimientos y procedía a efectuar las modificaciones oportunas para evitar el problema. Su conducta se ha revelado adecuada a las reglas del mercado y su propósito de registrar sus signos no es contraria a las reglas de la buena fe, más allá que el signo escogido, por el motivo que fuere, no pueda gozar de la protección marcaria por no ser inscribible. Una protección que pudiera darse a través del mismo signo (si es que la decisión de la OEPM se recurre y se obtiene un pronunciamiento favorable) o ya sea a través de otro diferente.

De no opinar de esta forma se estaría introduciendo la conclusión de que, ningún operador del mercado que se dedicase al mismo objeto empresarial que el de la actora, tendría derecho a acceder a los registros marcarios, lo cual conduciría a un efecto totalmente prohibido por el legislador como es el hecho del cierre del mercado, a través de situaciones monopolísticas, y que de hecho, en el ámbito de las marcas se traduce en la caducidad de la marca por vulgarización de la misma.

Con todo la conclusión que alcanza el Tribunal es no existe la infracción denunciada.

Décimo segundo.- De las costas procesales

En cuanto a las costas, es de aplicación lo dispuesto en el artículo 394 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , por lo que al desestimarse íntegramente la demanda, procede imponerlas a la actora.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación

Fallo

Que con desestimación de la demanda interpuesta por el Procurador Dña. Sara Truyols Álvarez-Novoa, en nombre representación de Sa Clau Balear SL, contra D. Raúl , representado por el Procurador D. Luis Enriquez de Navarra Muriedas DEBO ABSOLVER Y ABSUELVO al demandado de todos los pedimentos de la demanda.Todo ello con imposición de las costas a la actora.

Notifíquese a las partes y hágales saber que contra la misma cabe RECURSO DE APELACION, en ambos efectos, ante la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca

Así lo acuerda, manda y firma D. Víctor Fernández González Magistrado-Juez del Juzgado de lo Mercantil nº1 de Palma de Mallorca.

Líbrese y únase certificación de esta resolución a las actuaciones, con inclusión del original en el Libro de Sentencias.

Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Sr. Juez que la dicto estando celebrado en audiencia pública, el mismo día de su pronunciamiento, ante mí doy fe.