Sentencia Civil Nº 23/2013, Audiencia Provincial de Alicante, Sección 8, Rec 127/2012 de 22 de Enero de 2013

Encabezamiento

TRIBUNAL DE MARCA COMUNITARIA

ROLLO DE SALA N.º 127 ( C 6 ) 12.

PROCEDIMIENTO: JUICIO ORDINARIO N.º 266 / 10.

JUZGADO DE MARCA COMUNITARIA n.º 2.

SENTENCIA NÚM. 23/13

Iltmos.:

Presidente: Don Enrique García Chamón Cervera.

Magistrado: Don Luis Antonio Soler Pascual.

Magistrado: Don Francisco José Soriano Guzmán.

En la ciudad de Alicante, a veintidós de enero del año dos mil trece.

El Tribunal de Marca Comunitaria, Dibujos y Modelos Comunitarios, integrado por los Iltmos. Sres. arriba expresados, ha visto los presentes autos, dimanantes del procedimiento anteriormente indicado, seguidos en el Juzgado n.º 2 de Marca Comunitaria; de los que conoce, en grado de apelación, en virtud del recurso interpuesto por KHATNANI, SL y SITA SHEWA, SL, apelantes por tanto en esta alzada, representadas por la Procuradora D.ª AMPARO ALBEROLA PÉREZ, con la dirección del Letrado D. JUAN JOSÉ CARREÑO MORENO; siendo la parte apelada, impugnante asimismo de la resolución, PARFÜMERIE DOUGLAS GMBH y DOUGLAS SPAIN, SA, representadas por el Procurador D. JUAN CARLOS OLCINA FERNÁNDEZ, con la dirección del Letrado D. PABLO BAZÁN CORUÑA.

Antecedentes

PRIMERO.-En los autos referidos, del Juzgado n.º 2 de Marca Comunitaria, se dictó Sentencia, de fecha 29 de julio del 2011, cuyo Fallo es del tenor literal siguiente: 'Que debo estimar y estimo parcialmente la demanda interpuesta por don Juan Carlos Olcina Fernández, Procurador de los Tribunales y de las mercantiles PARFÜMERIE DOUGLAS GMHB y DOUGLAS ESPAIN, S.A. Contra las mercantiles KHATNANI, S.A. y SITA SHEWWA, S.L. representadas por la Procuradora de los Tribunales doña Amparo Alberola Pérez, y en consecuencia:

A) Declaro que:

- El uso en España por las demandadas, sin el consentimiento de las actoras, del signo 'Douglas', como rótulo de establecimiento, con una grafía y tipo de letra, alegan, idéntica a las marcas de las demandantes, así como este mismo signo utilizado como marca/nombre comercial en la publicidad y documentación constituye una infracción de los derechos de exclusiva de la marca comunitaria número 4.559.429 'Douglas' (figurativa) de PARFÜMERIE DOUGLAS GMHB;

- Que la utilización en España por las demandadas sin el consentimiento de las actores del signo constituye una infracción del registro de marca comunitaria número 2.470.078 'D' (figurativa), 2.565.893 'Douglas card' (figurativa), 4.457.651, 'D douglas dessous lingerie&bodywear' (figurativa) de PARFÜMERIE DOUGLAS GMHB,

- Que la actuación de las demandadas objeto de la demanda ha ocasionado daños y perjuicios a las actoras.

B) Condeno a las demandadas:

- A estar a pasar por las anteriores declaraciones;

- A cesar inmediatamente y a abstenerse en el futuro de toda forma de uso en el tráfico económico, en España, y en los demás Estados integrantes de la Unión Europea de los signos 'Douglas' y 'D' a que se refieren los pronunciamientos declarativos anteriores prohibiéndoseles en especial poner dichos signos en el establecimiento, en los productos, en su presentación o en cualesquiera medios de identificación u ornamentación del producto, servicio o el establecimiento; ofrecer los productos , comercializarlos o almanenarlos con esos fines u ofrecer o prestar dichos productos bajo tales signos; utilizar dichos signos en los documentos mercantiles y en la publicidad; utilizar dichos signos en redes de comunicación telemática y como nombres de dominio.

-A cesar y abstenerse en el futuro de la realización de la conducta consistente en la utilización en España sin el consentimiento de las actoras de manera conjunta de los signos distintivos, colores característicos y, en general, la forma de presentación de las mercantiles actoras;

- A retirar y destruir a su costa del tráfico económico, en el plazo máximo de un mes, los productos, rótulos, embalajes, envoltorios como material publicitario, etiquetas u otros medios de identificación u ornamentación, así como los documentos mercantiles y de publicidad en los se materialicen las conductas descritas;

- A pagar a las actoras, en concepto de indemnización por daños y perjuicios por infracción de marca de competencia desleal, al pago de una cantidad equivalente al 1% de su cifra de negocios desde el 1 de agosto de 2009 que quedará determinada en ejecución de sentencia;

- A la publicación, a su costa de la parte dispositiva de la sentencia en dos diarios de mayor tirada de ámbito regional canario.

No se hace especial pronunciamiento en materia de costas.'; sentencia que fue aclarada mediante Auto de fecha 18 de septiembre de 2.011, cuya parte dispositiva dice: 'Se rectifica el fallo de la sentencia de 29 de julio de 211 en el sentido de que donde se dice 'que la utilización en España del signo...', debe decir 'que la utilización en España del signo D'

SEGUNDO.-Contra dicha resolución se preparó recurso de apelación por la parte reseñada, y tras tenerlo por preparado, presentó el escrito de interposición del recurso, del que se dio traslado a las demás partes. Seguidamente, tras emplazarlas, se elevaron los autos a este Tribunal, donde fue formado el Rollo, en el que se señaló para la deliberación, votación y fallo el día 6 / 11 / 12, en que tuvo lugar.

TERCERO.-En la tramitación del presente proceso, en esta alzada, se han observado las normas y formalidades legales, a excepción del plazo para dictar sentencia, debido a la complejidad del asunto (es la primera ocasión en la que este Tribunal adopta criterio por colisión entre marca comunitarias y rótulos de establecimiento, careciendo de antecedentes jurisprudenciales), volumen y complejidad de señalamientos y a permisos del magistrado ponente.

Fundamentos

PRIMERO. Planteamiento del litigio por parte de las actoras.-

PARFÜMERIE DOUGLAS GMBH (en adelante, PARFUMERIE), sociedad alemana, y su 'sociedad instrumental' (según se dice en la demanda) DOUGLAS SPAIN, SA (en adelante, DOUGLAS SPAIN), acuden a la Jurisdicción española de la Marca Comunitaria ejercitando, acumuladamente, acciones por infracción de varias marcas comunitarias, de las que la primera es titular, y acciones por competencia desleal.

Las marcas comunitarias titularidad de PARFUMERIE son las siguientes:

Marca comunitaria n.º 2.470.078 (figurativa), registrada el 01.04.2003, para productos y servicios de las clases 9, 16, 36 y 42, cuya representación gráfica es la siguiente:

Marca comunitaria n.º 4.457.651, registrada el 01.08.06 para productos y servicios de las clases 3, 4, 14, 16, 18, 20, 24, 25, 28 30 y 34, cuya representación gráfica es:

Marca comunitaria n.º 2.565.893, figurativa también, registrada el 21.05.03 para productos y servicios de las clases 9, 16, 36 y 42, cuya representación gráfica es:

Marca comunitaria n.º 4.559.423, figurativa, registrada el 27.10.06 para productos y servicios de las clases 3, 4, 8, 9, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 28, 35, 36, 38, 41, 42 y 44, cuya representación gráfica es:

Las dos sociedades demandadas son KHATNANI, SA (registrada en el Registro Mercantil de Las Palmas en abril de 1991) y SITA SHEWWA, SL (igualmente registrada en dicho Registro en febrero de 1996). En ambas figura en la actualidad como administrador mancomunado D. KHATNANI DOUGLAS.

KHATNANI, SA ha sido titular registral (más adelante se expondrá con detalle su situación actual) de dos rótulos de establecimiento:

El rótulo de establecimiento n.º 145007, DOUGLAS, denominativo, solicitado en el año 1983 y concedido y válido para la localidad de San Bartolomé de Tirajana, para la venta de perfumería.

El rótulo de establecimiento n.º 209484, DOUGLAS, denominativo solicitado en el año 1992, concedido y en vigor para los municipios de Pájara y Jandía, en la Isla de Fuerteventura, destinado a la venta de productos de perfumería y cosmética.

La grafía de ambos rótulos de establecimiento es absolutamente idéntica a la representación gráfica de la última marca comunitaria antes referida.

Se alegan en la demanda, como actos infractores de los derechos exclusivos derivados de las marcas comunitarias, los siguientes:

Que en los establecimientos de las codemandadas (tanto en los anuncios luminosos exteriores, como en el pavimento de entrada a las tiendas, en los lineales de productos y en los expositores) se utiliza la denominación DOUGLAS, en algunos casos acompañada de la palabra alemana 'Parfümerie', si bien en los tiques de compra aparece simplemente 'Perfumería Douglas'

Que la palabra Douglas se emplea también en tiras para prueba de perfumes, mapas de la zona y publicidad.

Que en la página web (www.dmychoice.com) que las dos sociedades utilizan para la publicidad de los locales que explotan, aparece la marca 'D' de la actora y las referencias a 'Perfumería Douglas'.

Que igualmente, en algunos de esos locales, existen productos específicos dirigidos a la venta (cosméticos de aloe vera), provistos de la marca D my choice, en los que la 'D' es una reproducción idéntica a la marca comunitaria de la actora.

Tales actos, al mismo tiempo (folio 25 del procedimiento) son calificados como de competencia desleal.

Las acciones por infracción se sustentan en los apartados b ) y c) del art. 9 RMC, que, si bien en la demanda, se reseña que son del Reglamento de Marca Comunitaria del año 2004 Reglamento (CE) núm. 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria, han de entenderse referidas al Reglamento (CE) nº 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria (Versión codificada), que deroga al anterior, aplicado en la instancia (en adelante, RMC), y las de competencia desleal, en los arts. 4 , 5 , 6 , 11 y 12 LCD .

SEGUNDO. Contestación a la demanda.-

En la contestación a la demanda se efectúan, expuestos ahora en síntesis, los siguientes argumentos:

Falta de legitimación activa de DOUGLAS SPAIN, SA, por no ser titular de ninguna marca comunitaria, para ejercer acciones por violación de marca.

Falta de legitimación activa de PARFÜMERIE DOUGLAS, GMBH, para ejercitar acciones de competencia desleal por cuanto no interviene en modo alguno en el mercado español, ya que quien lo hace es DOUGLAS SPAIN, SA.

KHATNANI, SA fue constituida el 23.12.1986 e inscrita el 26 de diciembre de ese mismo año, teniendo, como objeto social, entre otros, la comercialización y distribución de productos y artículos de perfumería.

SITA SHEWWA, SL fue constituida el 18.1.1996 e inscrita el 12 de febrero siguiente, teniendo, entre otros ese mismo objeto social.

KHATNANI, SL es titular de los dos rótulos de establecimiento reseñados en la demanda, denominativos 'DOUGLAS', solicitados en los años 1983 y 1992, para la venta de perfumería, aportándose junto a la contestación a la demanda títulos de renovación de ambos títulos por siete años (documentos número cuatro y cinco), contados desde el día 31 de julio del 2002.

Se alega que los rótulos de establecimiento son anteriores a la totalidad de los registros invocados en la demanda y que el uso que se ha hecho de ellos, circunscrito en todo caso para el ámbito territorial y objetivo para el que fueron concedidos, lo ha sido para designar establecimientos de venta de productos de perfumería, y nunca a título de marca. Se añade que la grafía de los rótulos ha sido siempre la misma desde que comenzaron a utilizarse allá por el año 1983

SITA SHEWWA, SL es titular de la marca nacional española n.º 2.847.791, registrada el 5.3.2009, para servicios de la clase 35, servicios de ventas al por menor, en comercio de perfumerías, con la siguiente representación gráfica.

Se alega que esta marca viene siendo utilizada a modo de 'marca blanca', para designar productos propios, pues en los establecimientos, junto a productos comercializados bajo la marca de los fabricantes, también se venden productos propios, signados con aquélla. Nunca, se añade, se ha utilizado la marca de forma distinta a la registrada,.

Se niega, por tanto, la infracción marcaria y que las actuaciones imputadas puedan ser constitutivas de competencia desleal.

TERCERO. La resolución apelada.-

La resolución recurrida efectúa los siguientes razonamientos, dichos sean en síntesis, que conducen a la parcial estimación de la demanda:

a) Con relación a la falta de legitimación activa de DOUGLAS SPAIN, interpretando el art. 22.3 RMC, se llega a la conclusión de que sí está legitimada para el ejercicio de acciones en defensa de las marcas, por cuanto acciona conjuntamente con el titular de las mismas y es licenciataria de ésta.

b) En cuanto a la protección a dispensar por los rótulos de establecimiento, de conformidad con las Disposiciones Finales Tercera y Transitoria de la Ley de Marcas , lo sería hasta el 31 de julio del año 2009, fecha en que expiraron los siete años de protección dispensada para los rótulos registrados, como es el caso, con anterioridad a la entrada en vigor de la LM. De ahí que la protección dispensada por la legislación sobre propiedad industrial haya expirado, sin perjuicio de que puedan ser de aplicación la LCD.

c) En lo que respecta a la infracción marcaria, y tras la trascripción de la sentencia del TJCE de fecha 11 de diciembre del 2007 , en el conocido como caso Celine, se considera que existe riesgo de confusión, por la coincidencia fonética y gráfica de los signos enfrentados y por el uso de los mismos colores, aunque con distintos tonos. También considera que la conducta de las demandadas no es leal, pues tiene una evidente finalidad de aprovecharse del prestigio de los establecimientos DOUGLAS en Alemania. Concluye, por tanto, en la estimación de la acción por violación de las marcas, por aplicación del art. 9.1.b) RMC.

d) Considera la sentencia como hecho probado que las demandadas estaban 'explotando' los rótulos de establecimiento con la misma grafía y colores antes del registro de las marcas de la actora y que el nombre de dichos rótulos obedece a uno de los apellidos de los socios fundadores de dichas sociedades.

e) Desestima las acciones por competencia desleal, por encontrarse esta normativa subordinada a la preferente aplicación de la legislación protectora de la propiedad industrial.

En conclusión, la sentencia:

a) Declara que el uso por parte de las demandadas del signo DOUGLAS, como rótulo de establecimiento, y a título de marca o nombre comercial en la publicidad y documentación, constituye una infracción de la marca comunitaria n.º 4.559.423.

b) Declara que la utilización del signo 'D' por parte de las demandadas constituye una infracción de las marcas comunitarias n.º 2.470.078, n.º 4.457.651 y n.º 2.565.893.

c) Establece una serie de pronunciamientos condenatorios, consecuentes con las anteriores declaraciones.

CUARTO. El ámbito de la apelación.-

El recurso de apelación planteado por las otrora demandadas insiste en la totalidad de las alegaciones y pretensiones deducidas en la primera instancia.

La otrora demandante impugna la resolución, por la desestimación de las acciones por competencia desleal.

QUINTO. Sobre la legitimación activa de DOUGLAS SPAIN, SL para el ejercicio de acciones por infracción de marcas comunitarias.-

Con carácter previo debemos recordar que, en la demanda se deducen acumuladamente pretensiones fundadas, de un lado, en el derecho de exclusiva de las marcas comunitarias titularidad de PARFUMERIE y, de otro lado, pretensiones fundadas en la Ley de Competencia Desleal, pero sin distinción de cuáles sean las ejercitadas por una o por otra sociedad. A la vista de los términos en que está redactada la demanda, y de lo que expresamente se manifiesta en ella y se reitera en la oposición a la apelación, resulta que ambas sociedades ejercitan ambos tipos de acciones.

DOUGLAS SPAIN no es titular de ninguna de las cuatro marcas comunitarias cuya protección se impetra en el presente procedimiento.

DOUGLAS SPAIN es calificada en la demanda (folio 4 del procedimiento, in fine) como sociedad instrumental en España de PARFUMERIE. Su legitimación para el ejercicio de estas acciones se sustenta (folio 31 del procedimiento) en que es 'usuaria' en España de dichas marcas. En el escrito de oposición al recurso de apelación, se va más allá y se sustenta la legitimación en su condición de licenciataria exclusiva de las marcas de PARFUMERIE.

La sentencia recurrida consideró que DOUGLAS era licenciataria (último párrafo del fundamento de derecho cuarto) de las marcas y que podía accionar en su protección, de conformidad con el art. 22 RMC.

Las apelantes niegan la legitimación, negando la condición de licenciataria, al no haberse acreditado licencia alguna que ampare el uso de las marcas.

Las apeladas insisten en la ' existencia de una evidente licencia de uso entre matriz y filial que litigan conjuntamente'; licencia que sería ' verbal e implícita' y que capacitaría a la segunda para usar las marcas de la titular en el territorio español. Añaden que, con relación a varias marcas nacionales y rótulos a favor de PARFUMERIE, se han inscrito en la OEPM varias licencias a favor de DOUGLAS SPAIN. Concluyen que, en definitiva, ésta es licenciataria exclusiva de aquélla en España y que por ello, y de conformidad con la LM y el RMC, posee legitimación para el ejercicio de tales acciones. Subsidiariamente se plantea que, en cualquier caso, PARFUMERIE, como titular de las marcas, estaría legitimada para el ejercicio de tales acciones.

Sabido es que la licencia de la marca es un negocio jurídico en virtud del cual el licenciante, que es el titular registral de la marca y que continúa siendo su dueño y propietario, cede a favor de otra persona, llamada licenciatario, el uso o ejercicio de todos o parte de los derechos derivados de la marca inscrita.

La Ley de Marcas 17/2001, de 7 de diciembre (en adelante, LM), en sus arts. 40 (' posibilidad de ejercitar acciones civiles y penales') y 41 (' acciones civiles que puede ejercitar el titular de la marca'), tan solo prevé que las acciones a ejercitar contra quienes lesionen los derechos derivados de las marcas correspondan al titular. El art. 48 LM (' Licencia') nada prevé sobre la posibilidad de que el licenciatario ejercite tales acciones, limitándose, en su número primero, a indicar que ' La marca podrá ser objeto de licencia para la totalidad o para una parte de los productos o servicios para los cuales esté registrada y para la totalidad o parte del territorio español; Las licencias podrán ser exclusivas o no exclusivas'. La licencia, habida cuenta el principio de libertad de forma contractual que informa nuestro Ordenamiento Jurídico Civil ( art. 1.278 del Código Civil ), podría ser verbal. Lo que sucede es que, con independencia de la forma contractual que adopte el negocio, la eficacia de la licencia de marca es distinta 'inter partes' y frente a terceros pues, en el primer caso, el contrato despliega su eficacia desde que se perfecciona (desde ese momento, ambos podrían ejercitar entre sí todas las acciones derivadas del contrato, art. 48.2 LM ), mientras que, frente a terceros, es preciso atender al régimen establecido en el art. 124 de la Ley de Patentes , de aplicación por la remisión que efectúa la Disposición adicional primera de la LM (' Jurisdicción y Normas procesales'). De este modo, salvo pacto en contrario, el concesionario de una licencia exclusiva podrá ejercitar en su propio nombre todas las acciones que en la presente ley se reconocen al titular de la patente frente a los terceros que infrinjan su derecho, pero no podrá ejercitarlas el concesionario de una licencia no exclusiva(art. 124.1); el licenciatario titular de una licencia no exclusiva podría requerir al titular para el ejercicio de tales acciones y, caso de no ser atendido, ejercitarlas en su propio nombre ( art. 124.2 LP). En cualquier caso, la licencia requiere de su inscripción en el Registro de Marcas para poder oponerse frente a terceros de buena fe ( art. 46.3, en relación con el art. 46.2 LM ), lo implicaría la forma escrita del negocio.

El RMC disciplina también el ejercicio de acciones por parte del licenciatario. El art. 22 (' Licencia '), de forma similar a la regulación contenida en el art. 48 LM , prevé que la marca comunitaria pueda ser objeto de licencia exclusiva o no exclusiva ( art. 22.1) y que el titular de la marca pueda accionar contra el licenciatario ( art. 22.2). Ahora bien, a diferencia de la regulación contenida en la LM , el RMC sí que contiene un precepto (art. 22.3) que expresamente prevé el ejercicio de acciones relativas a la violación de una marca comunitaria, por parte del licenciatario: habrá que estar, en primer lugar, a lo estipulado en el contrato de licencia y, en otro caso, sólo podrá ejercitar tales acciones con el consentimiento del titular de la marca comunitaria, si bien, en el caso de licencia exclusiva, podría ejercitarla por sí mismo cuando hubiera requerido al titular y éste no la haya ejercitado dentro de un plazo apropiado. Con independencia del ejercicio de tales acciones, el RMC también prevé (art. 22.4) que cualquier licenciatario pueda intervenir en el proceso entablado por el titular de la marca comunitaria, a fin de obtener reparación del perjuicio que se le haya causado. En cualquier caso, el art. 23.1 establece que la licencia solo podrá oponerse frente a terceros una vez inscrita en el Registro (OAMI).

Éste Tribunal Español de Marca Comunitaria ya ha tenido ocasión, con anterioridad ( sentencia de este Tribunal de 23 de enero del 2009 ) de pronunciarse sobre el ejercicio de acciones por infracción por parte de un licenciatario cuya licencia no estaba inscrita en la OAMI, razonando que '... respecto de las primeras (acciones por violación de marca comunitaria), carece de legitimación activa porque el artículo 23.1 del Reglamento (CE ) nº 40/94 del Consejo de 20 de diciembre de 1993 sobre la marca comunitaria (en lo sucesivo RMC), declara que los contratos de licencia sólo podrán oponerse a terceros en todos los Estados miembros una vez inscritos en el Registro, esto es, la inscripción registral del contrato de licencia se convierte en un requisito de oponibilidad frente a terceros. En nuestro caso, no se ha justificado la inscripción registral del contrato de licencia otorgado por la titular, '...' a favor de la otra demandante. De otro lado, al haber comparecido como actora la titular de la marca comunitaria registrada, '...', resultaría innecesario y redundante que compareciera en el mismo procedimiento para la protección de la marca la supuesta licenciataria a tenor de lo establecido en el artículo 124 de nuestra Ley de Patentes , aplicable por remisión del artículo 97.3 RMC a la legislación nacional y de Disposición adicional primera de nuestra Ley de Marcas '.

En el caso que ahora nos ocupa, la existencia de la licencia verbal de exclusiva, más allá de las alegaciones vertidas en el pleito, no ha quedado suficientemente probada, al entender del Tribunal, por lo que no sería de aplicación el art. 22 RMC, aplicado en la sentencia recurrida. Téngase en cuenta que matriz y filial sí que han celebrado contratos de licencia sobre otras marcas nacionales titularidad de la primera, que al parecer han sido inscritas en la OEPM, pero no se prueba que lo hayan hecho respecto de las comunitarias que ahora nos ocupan.

A mayor abundamiento: DOUGLAS SPAIN tampoco ha alegado, con la debida precisión y separación, el perjuicio propio (distinto del perjuicio de la titular) que haya podido sufrir a consecuencia de la infracción, en los derechos derivados de la licencia alegada.

Residenciado por la parte apelada el interés legítimo ( art. 10 LEC ) en la existencia de la licencia y no acreditada la misma, más allá de la mera alegación de su existencia (alegación, reiteramos, introducida ex novo en esta segunda instancia, pues nada se dijo al respecto en la demanda), habrá de considerarse la falta de legitimación activa de DOUGLAS SPAIN para el ejercicio de las acciones marcarias, que corresponderá, en exclusiva, al titular codemandante.

Este motivo de recurso será, pues, estimado.

SEXTO.-

Sobre la legitimación activa de PARFUMERIE para el ejercicio de acciones por competencia desleal.-

El recurso vuelve a plantear (y es posible hacerlo, sin necesidad, como pretende la apelada, de haber solicitado previamente el complemento de la sentencia, por guarda silencio sobre este aspecto) la falta de legitimación activa de la sociedad alemana para el ejercicio de las acciones por competencia desleal, al afirmar que dicha sociedad no actúa en el mercado español, ya que es DOUGLAS SPAIN, SL, la que distribuye en España los productos y presta los servicios amparados en las marcas titularidad de la primera.

Respecto de las acciones fundadas en la LCD, el artículo 19 de la misma Ley (vigente a la fecha de presentación de la demanda, actual artículo 33 ) confiere legitimación activa a ' cualquier persona que participe en el mercado, cuyos intereses económicos resulten directamente perjudicados o amenazados por el acto de competencia desleal.' La participación en el mercado, por tanto, se erige en sustento de la atribución de la legitimación para el ejercicio de las acciones previstas en la ley.

La propia parte apelada admite tácitamente en su escrito de oposición al recurso de apelación que PARFUMERIE no participa en el mercado español, pues no lo niega, más allá de afirmar que se trata de dos sociedades pertenecientes a un mismo grupo empresarial y que el perjuicio causado a la filial afecta a la matriz y al resto de empresas del grupo. Estas circunstancias son insuficientes para fundar la legitimación de la actora para el ejercicio de estas acciones, al igual que la extemporánea invocación al Convenio de la Unión de París, no citado siquiera en la demanda.

PARFUMERIE no distribuye, no comercializa productos en el mercado español, pues tales actos los tiene atribuidos a otra sociedad de su mismo grupo empresarial, según se reconoce; simplemente es la titular de las marcas con que dicha distribución y comercialización se produce. Por tanto, aún teniendo en cuenta los amplios parámetros con que la LCD atribuye la legitimación activa para accionar, no consideramos que la codemandante la ostente con relación a las acciones deducidas en la demanda.

Se estimará, pues, este motivo de recurso.

SÉPTIMO. La titularidad de la marca nacionalespañola n.º 2.847.791 por parte de SITA SHEWWA, SL.-

Este Tribunal de Marca Comunitaria se ha planteado en varias ocasiones (por todas, sentencia de 26 de enero del 2012 ) si se puede producir infracción de una marca cuando los actos infractores encuentran sustento en el registro de otra marca; es decir, si mientras no se declare la nulidad de un registro marcario, su titular se halla facultado para utilizarlo con carácter exclusivo en el tráfico económico y si ese uso puede ser constitutivo de actos de infracción.

Las SSTS de 23 de mayo de 1994 y de 6 de marzo de 1995 declaran: ' ahora bien, en tanto no se declare la nulidad del registro del nombre comercial concedido a la sociedad demandada, ésta se hallaba facultada para utilizarlo con carácter exclusivo en el tráfico económico, de acuerdo con el art. 30, inc. 1º de la Ley de Marcas , al igual que lo estaba la ahora recurrente para utilizar el suyo; por ello, habiéndose limitado la recurrida a usar el nombre comercial cuyo registro obtuvo, no puede entenderse que tal utilización constituya una violación del derecho de la actora, conforme al viejo principio 'qui iure suo utitur, nenimem laedit', puesto que como se dice en el art. 31, las acciones del art. 35 se podrán ejercitar 'frente a los terceros que utilicen en el tráfico económico, sin su consentimiento, una marca o signo idéntico o semejante....', siendo, por tanto, tercero quien no está protegido por el Registro, no quien, como la sociedad demandada, utiliza su derecho al amparo de su titularidad registral, sin perjuicio de que, existiendo alguna de las causas de nulidad establecidos en la ley, pueda ejercitarse la acción de nulidad al amparo del principio de prioridad registral.'

Como tiene establecido este Tribunal de Marca Comunitaria en la sentencia de 18 de marzo del 2010 (conocida como Asunto 'Matrix'), hemos de plantearnos si es posible deducir una acción de infracción cuando la actuación de la parte demandada se encuentra amparada por el registro de una marca nacional. Ya dijimos en nuestra Sentencia de 23 de enero de 2009 algo en lo que nos reiteramos: no puede calificarse como acto de infracción del ius prohibendi de los derechos de la actora ' la utilización de un signo que está amparado en un registro de marca nacional pues el artículo 34.1 de la Ley de Marcas atribuye al titular del registro de la marca el derecho exclusivo a utilizarla en el tráfico económico, salvo que se interese previa o coetáneamente la declaración de su nulidad por la concurrencia de una causa de prohibición absoluta o relativa o porque el uso del signo no sea coincidente con el registrado ( STS 7 de julio de 2006 ').

Con ello, seguíamos el criterio de nuestra Sentencia de 10 de marzo de 2008 , en la que dijimos que no puede calificarse como acto de infracción ' la utilización de un signo que está amparado en un registro de marca nacional pues el artículo 34.1 de la Ley de Marcas atribuye al titular del registro de la marca el derecho exclusivo a utilizarla en el tráfico económico, salvo que se interese previa o coetáneamente la declaración de su nulidad por la concurrencia de una causa de prohibición absoluta o relativa o porque el uso del signo no sea coincidente con el registrado ( STS 7 de julio de 2006 ).'

En la sentencia de 4 de febrero del 2008 (Asunto 'Piquadro ') ya expusimos que '... el art. 2.1 LM expresamente dispone que la titularidad del derecho sobre la marca se adquiere por el registro válidamente efectuado y, desde entonces, al titular de la marca registrada se le reconoce un conjunto de derechos, con una dimensión positiva de uso exclusivo de la marca ( art. 34.1 LM ), y con una dimensión negativa de impedir a terceros su uso y el de signos que ocasionen confusión al público ( art. 34.2 LM ). El titular de la marca registrada (...) mientras la tenga registrada está legitimado para usarla en el tráfico económico, para aplicarla a los productos para los cuales la tiene reconocida, (...). Mientras no conste, y no lo ha sido, que el empleo del signo (...) lo ha sido en forma distinta a la registrada, provocando por ello la confusión con el signo de las actoras, no puede ser imputado a las demandadas un acto de violación de la marca comunitaria de aquéllas'.

En nuestra sentencia de 23 de enero 2009 , recordando la de 10 de marzo de 2008 , decíamos que no puede calificarse como acto de infracción del ius prohibendi del titular de la marca ' la utilización de un signo que está amparado en un registro de marca nacional pues el artículo 34.1 de la Ley de Marcas atribuye al titular del registro de la marca el derecho exclusivo a utilizarla en el tráfico económico, salvo que se interese previa o coetáneamente la declaración de su nulidad por la concurrencia de una causa de prohibición absoluta o relativa o porque el uso del signo no sea coincidente con el registrado ( STS 7 de julio de 2006 ).' Así pues, la única posibilidad de que pueda estimarse la acción de infracción de la marca comunitaria es que las mercantiles demandadas utilicen un signo que no se corresponda con el que está registrado como marca nacional. Ha de tenerse en consideración que el artículo 39.2.a) de la Ley de Marcas señala que tendrá la consideración de uso legítimo de la marca registrada siempre que se emplee la marca en una forma que difiera en elementos que no alteren de manera significativa su carácter distintivo en la forma bajo la cual se halla registrada. En nuestro caso, las mercantiles demandadas comercializan productos en los que destaca el signo xxx y los que el término yyy aparece con un tamaño sensiblemente inferior. Este uso concreto por las demandadas, con independencia del tipo de letra utilizado y con independencia de la supuesta intención de imitar las marcas registradas por la actora, se encuentra dentro del ámbito del uso que permite el artículo 39.2.a LM desde el momento en que no altera de manera significativa su carácter distintivo en la forma bajo la cual se registró pues el término que más destaca (xxx) es el más distintivo o identificador. En conclusión, no puede estimarse la acción de infracción de las marcas comunitarias registradas a favor de 'Gabrielle Studio Inc'.

En el caso que nos ocupa, en la demanda no se ha ejercitado acción alguna de nulidad respecto de la marca nacional registrada a favor de SHITA SHEWA, SL. Por tanto, esta sociedad se encuentra legitimada, según lo dicho, para el uso de su marca registrada, para los productos y servicios respecto de los cuales se ha producido el registro, sin que, por tanto, el uso del signo tal cual ha sido registrado pueda considerarse la comisión de acto de infracción alguno de las marcas comunitarias de la actora.

La única posibilidad de que pudiera estimarse la acción de infracción es que la mercantil demandada hubiera utilizado un signo que no se correspondiera con el que registró como marca nacional. Ha de tenerse en consideración que el artículo 39.2.a) de la Ley de Marcas señala que tendrá la consideración de uso legítimo de la marca registrada siempre que se emplee la marca en una forma que difiera en elementos que no alteren de manera significativa su carácter distintivo en la forma bajo la cual se halla registrada.

Consta que la demandada en ocasiones utiliza la marca tal cual ha sido registrada pero, en otras, lo hace modificando levemente los términos del registro, pues añade a la 'D' la palabra 'Douglas', manteniendo las palabras 'my choice', por ejemplo en la publicidad obrante al folio 435 del procedimiento, o en las bolsas de plástico, folio 464. Entendemos que el uso que se hace en tales casos (solo consta en un mapa publicitario y en una bolsa del establecimiento rotulado con Douglas) no supone una alteración sustancial del carácter distintivo del signo, pues simplemente se añade el rótulo del establecimiento, cuyo uso también es legítimo, como se verá en un posterior fundamento.

Los razonamientos vertidos en este fundamento de derecho conllevan una estimación del motivo impugnatorio, en tanto la infracción de las marcas de la codemandante PARFUMERIE no puede producirse por el uso de la marca registrada efectuado conforme al registro.

OCTAVO. La protección de los rótulos de establecimiento titularidad de KHATNANI, SA.-

KHATNANI, SA es titular de dos rótulos de establecimiento:

El rótulo de establecimiento n.º 145007, DOUGLAS, denominativo, solicitado en el año 1983 y concedido y válido para la localidad de San Bartolomé de Tirajana, para la venta de perfumería.

El rótulo de establecimiento n.º 209484, DOUGLAS, denominativo solicitado en el año 1992, concedido y en vigor para los municipios de Pájara y Jandía, en la Isla de Fuerteventura, destinado a la venta de productos de perfumería y cosmética.

Ambos rótulos de establecimiento fueron renovados por siete años, a contar desde el día 31 de julio del 2002. Por tanto, los efectos de la renovación expiraron a finales de julio del 2009.

Ya se ha dicho que la grafía de dichos rótulos coincide plenamente con la representación gráfica de la marca comunitaria n.º 4.559.423, si bien aquéllos son prioritarios a la marca, pues ésta fue registrada (27.10.06) con muchísima posterioridad a aquéllos.

No está de más recordar que la Ley de Marcas 32/1988, vigente en España hasta el año 2001, definía los rótulos de establecimiento en su artículo 82, estableciendo que ' se entiende por rótulo de establecimiento el signo o denominación que sirve para dar a conocer al público un establecimiento y para distinguirlo de otros destinados a actividades idénticas o similares'. Esta Ley contenía unas pocas disposiciones (arts. 82 a 86) específicamente dirigidas a la regulación de los rótulos, estableciéndose que habrían de ser registrados para el término o términos municipales que se consignen en la solicitud (art. 83); que para cada establecimiento abierto al público no podría registrarse más que un solo rótulo, el cual podría utilizarse para el establecimiento principal y las sucursales que radiquen en el término municipal para el que se haya registrado el rótulo (art. 84); que, además de lo dispuesto en los artículos anteriores, les serían de aplicación, en la medida en que no fueran incompatibles con su propia naturaleza, las normas de la Ley relativas a las marcas (art. 85) y que no podría registrarse como rótulo de establecimiento un signo que no se distinga suficientemente de una marca o un nombre comercial o de otro rótulo registrado para el mismo término municipal.

La Ley de Marcas 17/2001, de 7 de diciembre, eliminó esta figura del ordenamiento jurídico español, justificando en su Exposición de Motivos que: ' La Ley, alineándose con los sistemas de nuestro entorno político y económico, suprime el carácter registral de los rótulos de establecimiento, dejando la protección de esta modalidad de propiedad industrial a las normas comunes de competencia desleal. Por otra parte, la protección antes otorgada por los rótulos de establecimiento podrá hacerse valer a través del registro de una marca o nombre comercial, pudiendo convivir en diferentes ámbitos territoriales si no existiera oposición de tercero, como consecuencia del nuevo procedimiento, en que se suprime el examen de oficio de las anterioridades. La Ley fija minuciosamente en sus disposiciones transitorias el tránsito a este nuevo modo de protección de los rótulos de establecimiento inscritos durante la vigencia de legislaciones anteriores'.

La LM ha establecido, en sus Disposiciones Transitorias Tercera y Cuarta el régimen a que han de quedar sometidos los rótulos de establecimiento a partir de su entrada en vigor, distinguiendo entre el 'Régimen transitorio de los rótulos de establecimiento registrados' (DT 3ª) y la 'Protección extrarregistral de los rótulos de establecimiento definitivamente cancelados'.

Así, la Disposición Transitoria Tercera estableció la pervivencia registral de los rótulos de establecimiento durante ciertos plazos -durante los cuales se establecían prohibiciones de registro de signos idénticos para los mismos servicios y la posibilidad de su nulidad y caducidad por los mismos motivos que las marcas-, transcurridos los cuales dicho registro sería definitivamente cancelado, pasando a estar protegidos por las normas comunes de competencia desleal. Es decir, la LM previó que los rótulos de establecimiento continuaran temporalmente su existencia registral, mediante la renovación por un periodo de siete años a contar desde la entrada en vigor de la misma. Ello fue lo que sucedió con los dos rótulos que nos ocupan, cuya renovación se produjo por ese periodo de tiempo. Transcurrido el período de vigencia registral, el registro de los rótulos de establecimiento sería definitivamente cancelado, '... pasando a estar protegidos por las normas comunes de competencia desleal, conforme a lo dispuesto en los arts. 6 y 12 de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal y por lo dispuesto en la disposición transitoria siguiente'. La protección de los rótulos de establecimiento cancelados no se agota, pues, con la que pueda serles dispensada por la LCD, sino también por la contenida en la DT 4 ª.

Para los rótulos de establecimiento definitivamente cancelados (éste sería el caso que nos ocupa, pues aunque no conste la cancelación registral de los rótulos de la codemandada, la renovación operada en el año 2002, lo era por siete años, expirando los efectos de dicha renovación a finales de julio del 2009, como es de ver con las certificaciones acompañadas a la contestación a la demanda) la Disposición Transitoria cuarta también establece una protección extrarregistral que, en lo que ahora interesa, impide que los titulares de marcas registradas posteriormente puedan oponerse al uso de los mismos (DT 4ª.3º, cuando dice que ' Los titulares de marcas o nombres comerciales registrados posteriormente no podrán oponerse al uso de los rótulos de establecimiento contemplados en el apartado 1, incluso si los mismos, por aplicación del apartado anterior, no pudieran ya ser alegados contra dichas marcas o nombres comerciales posteriores'). Esta protección se extinguirá (DT 4ª. 4) a los veinte años de haber sido cancelado el registro conforme a lo previsto en el último párrafo del apartado 2 de la disposición transitoria tercera, o si el rótulo de establecimiento dejara de ser usado por un plazo ininterrumpido de tres años.

NOVENO. La coexistencia de los rótulos de establecimiento con las marcas comunitarias de la actora. Imposibilidad de que el titular de la marca comunitaria posterior se oponga al uso de un derecho nacional anterior.-

La cuestión que ahora se plantea es si el régimen previsto de coexistencia de marcas nacionales con rótulos de establecimiento prioritarios (por haber accedido con anterioridad a la OEPM) es extrapolable a las marcas comunitarias.

El RMC contiene una disposición específica al respecto: su art. 111 (ubicado en el Título XI, 'Incidencias sobre el derecho de los Estados miembros') que, bajo la rúbrica ' Derechos anteriores de alcance local', establece, en su número tercero, que ' El titular de la marca comunitaria no podrá oponerse al uso del derecho contemplado en el apartado 1 (derecho anterior de alcance local), incluso si ese derecho no pudiera ya alegarse contra la marca comunitaria'.

La claridad del precepto, por tanto, es meridiana: el titular de una marca comunitaria posteriormente registrada no puede oponerse al uso de un derecho anterior de alcance local. En la medida en que los rótulos de establecimiento que nos ocupan, aún estando cancelados, gozan de una protección extrarregistral, según la ley española de marcas, nos encontramos ante auténticos derechos anteriores de alcance local que impiden que el titular de las marcas comunitarias posteriormente registradas puedan oponerse a su uso.

La Comunicación num. 5/03, de 16 de octubre de 2003, del Presidente de la OAMI, relativa a la ampliación de la Unión Europea en 2004, tenía como finalidad explicar las principales repercusiones que la ampliación de la UE iba a tener en el ámbito de las marcas comunitarias, pues, con la incorporación a la UE de diversos Estados, cada uno de ellos con su propio régimen de marcas, se trataba de ' asegurar el mantenimiento unitario de la marca comunitaria (...) y, por otro, hacer que se respetaran los derechos preexistentes en los nuevos Estados miembros. La solución también tenía que ser respetuosa de la legislación de los nuevos Estados miembros (...) A fin de salvaguardar los derechos de los titulares de derechos nacionales en los nuevos Estados miembros (...) la marca comunitaria que ha extendido su protección será válida y podrá hacerse valer en toda la UE, incluido el nuevo Estado miembro, pero no contra un derecho nacional anterior con el que entre en conflicto. De este modo, la marca comunitaria que ha extendido su protección no sólo no podría hacerse valer frente a un derecho nacional anterior sino que el titular de dicho derecho puede prohibir el uso de dicha marca en su territorio...'. El sentido jurídico de dicha Comunicación, apoyado por los arts. 106 y 107 RMC (en la versión del RMC 2004), es de plena aplicación al caso que nos incumbe, pues se reconoce que la marca comunitaria no puede hacerse valer frente a un derecho nacional anterior, rótulo de establecimiento en España.

No se opone lo resuelto por este Tribunal a los pronunciamientos contenidos en la conocida Sentencia Cèline ( Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 11 de septiembre de 2007 ), al conocer de una petición de decisión prejudicial planteada por la cour d'appel de Nancy, sobre la interpretación del artículo 5, apartado 1, de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988 , Primera Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas. En el pleito principal, la titular de una marca anterior litigaba contra la sociedad que había registrado con posterioridad un rótulo de establecimiento, manteniendo esta sociedad que el uso de dicho rótulo no era un uso para productos, en el sentido del artículo 5, apartado 1, letra a), de la Directiva . El órgano jurisdiccional que planteó la cuestión preguntó si la utilización como rótulo de establecimiento por un tercero, no autorizado para ello, de un signo idéntico a una marca denominativa anterior, en el marco de una actividad de comercialización de productos idénticos a aquellos para los que la marca fue registrada, constituía una utilización que el titular de la marca podía prohibir en virtud del artículo 5, apartado 1, de la Directiva. El Tribunal razonó que un rótulo de establecimiento no tiene por sí mismo la finalidad de distinguir productos o servicios sino designar un establecimiento mercantil. Por tanto, cuando el uso de un rótulo de establecimiento designa un establecimiento mercantil, no puede considerarse que existe «para productos o servicios» en el sentido del artículo 5, apartado 1, de la Directiva. Sí existiría uso, en dicho sentido, cuando el tercero pone su rótulo de establecimiento en los productos que comercializa, siendo competencia del órgano judicial nacional decidir si el uso del signo constituye o no un uso para los productos registrados por la marca anterior. Concluyó el Tribunal resolviendo que la utilización, por un tercero que no autorizado, de un rótulo de establecimiento idéntico a una marca anterior, en el marco de una actividad de comercialización de productos idénticos a aquellos para los que dicha marca fue registrada, constituye una utilización que el titular de la referida marca puede prohibir, si se trata de una utilización para productos que menoscaba o puede menoscabar las funciones de la marca.

En el caso que nos ocupa, el conflicto se presenta entre un rótulo de establecimiento prioritario e idéntico a una marca comunitaria registrada con posterioridad. Y consta acreditado, así al menos lo entiende el Tribunal a la vista de la prueba practicada, que dicho rótulo se ha utilizado conforme al fin que le es propio, para identificar entre los consumidores el establecimiento de perfumería de la demandada, lo que permite su utilización, igualmente, en documentos mercantiles y publicidad ( art. 34 LM ), sin que conste que se ha utilizado a título de marca, para los productos o servicios para los que las distintas marcas comunitarias de la actora se registraron.

Se trata, como se ha dicho, de una colisión entre un derecho nacional anterior y marcas comunitarias posteriores, que ha de ser resuelto conforme al art. 111 RMC antes referido.

DÉCIMO.-

Este Tribunal ya tuvo ocasión de resolver un caso que presenta cierta similitud con el que ahora nos ocupa, y que ha sido traído a colación en la instancia, en sentencia de diecinueve de diciembre del año dos mil ocho . En el asunto conocido como Sentencia 'Prieto', el titular de una marca comunitaria accionó contra una sociedad que usaba, en Ponferrada, el mismo signo para distinguir un establecimiento comercial de venta de productos de droguería y perfumería. Esta sociedad había sido fundada por un señor, socio único y administrador, apellidado Prieto. Entendió el Tribunal que el derecho conferido por la marca comunitaria no impedía la utilización del apellido como parte integrante de la denominación social de la sociedad que le pertenece, y como rótulo distintivo de la tienda mediante la que explota el negocio, tras analizar las limitaciones del derecho de marca, conforme al art. 37.1 LM ('el derecho conferido por la marca no permite a su titular prohibir a terceros el uso en el tráfico económico, siempre que ese uso se haga conforme a prácticas leales en materia industrial o comercial: de su nombre y de su dirección') y al art. 12 RMC (Limitación de los efectos de la marca comunitaria. ('el derecho conferido por la marca comunitaria no permitir a su titular que prohíba a un tercero hacer uso, en el tráfico económico: de su nombre y de su dirección (...) siempre que ese uso se realice conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial'). Entendió el Tribunal que ni la denominación social, ni el rótulo de establecimiento o nombre comercial bajo el que gira la tienda de Ponferrada, suponían un uso a título de marca, ni deslealtad industrial o comercial porque, de un lado, la demandada no utilizaba su nombre para indicar el origen empresarial de sus productos, y porque, de otro, tampoco aparecía, se utilizara la palabra 'Prieto' para aprovecharse, en Ponferrada, de la reputación, acreditada, que la demandante ostentaba casi exclusivamente, desde el punto de vista geográfico, en la Comunidad Valenciana.

DECIMOPRIMERO. La tutela concurrencial.-

La resolución recurrida no aprecia actos de competencia desleal, dicho sea muy en síntesis, conforme a la doctrina de que no cabe examinar la posible infracción concurrencial cuando el mismo supuesto de hecho ha sido ya enjuiciado desde la óptica de la legislación marcaria y se ha considerado que dicha infracción existe.

Insiste la apelante en que el comportamiento desleal de la demandada es susceptible de ser tipificado en cinco preceptos de la LCD: arts. 4 (actos de ostaculización/obstrucción), 5 (acto de engaño), 6 (actos de confusión), 11 (actos de imitación desleal) y 12 (explotación de la reputación ajena).

Como punto de partida, conviene recordar lo que establece la reciente sentencia del Tribunal Supremo de 22 de junio del 2011 , extrapolable a las marcas: ' Las legislaciones sobre marcas y diseño (...) protegen derechos subjetivos sobre los correspondientes bienes inmateriales, dotados de una facultad de exclusión con alcance ' erga omnes '. La legislación sobre la competencia desleal no tiene esa misión, sino la de servir de instrumento de ordenación de conductas en el mercado.

Es cierto que la imitación de un producto o del signo que lo diferencia de otros puede perturbar el correcto funcionamiento de las leyes de la oferta y la demanda, al generar riesgo de error en los consumidores sobre el origen empresarial del primero y, consecuentemente, viciar la decisión de quien se dispone a adquirirlo; o implicar el aprovechamiento de la reputación ganada con su esfuerzo por un competidor.

También es cierto que esa conexión, entre unas y otras normas, puede justificar que las que tipifican ciertos actos concurrenciales como ilícitos entren en juego cuando la violación de las reglas por las que se rige el mercado sea el resultado de una invasión del ámbito objetivo de la facultad de exclusión reconocida al titular de un derecho sobre un bien inmaterial especialmente protegido.

Pero, para ello es necesario que los comportamientos imputados o las consecuencias derivadas de ellos no sean los mismos tomados en consideración para la protección de los repetidos derechos subjetivos. De darse la identidad entre unos y otras la legislación a aplicar es, exclusivamente, la que de un modo específico se destina a tutelarlos'.

Con ello, se mantiene la jurisprudencia sentada por el Tribunal Supremo, por ejemplo en sentencia de fecha 15 de diciembre de 2008 , que declara: ' La Ley de Competencia Desleal, como viene reiterando esta Sala, no duplica la protección jurídica que otorga la normativa de propiedad industrial, y en concreto la que dispensa el sistema de marcas para tales signos distintivos, de modo que tiene carácter complementario ( SS. 13 y 21 de junio y 4 de septiembre de 2.006 , y 17 de julio de 2.007 ), pero no puede suplantarla y menor sustituirla (S. 1 de abril de 2.004) funcionando ante la inexistencia de unos derechos de exclusión ('en lugar de') o bien más allá de los lindes objetivos y del contenido del correspondiente derecho de exclusión (S. 20 de mayo de 2.008)'.

En definitiva, la Ley de Competencia Desleal no resulta aplicable cuando, como en el caso que nos ocupa, existe un derecho exclusivo reconocido en virtud de los registros marcarios a favor de sus titulares y éstos pueden activar (y, efectivamente, así lo han hecho) los mecanismos de defensa de su exclusiva, quedando el ámbito de aplicación de la normativa represora de la deslealtad reducido a aquellos extremos que no ampara la normativa específica, dado su carácter residual o complementario. Máxime cuando, como se ha visto, la actuación de las sociedades codemandadas se encuentra amparada por el registro de su marca nacional y por la protección extrarregistral que se dispensa a sus dos rótulos de establecimiento.

Debe ante todo afirmarse la compatibilidad del ejercicio conjunto de las acciones por infracción de derechos de exclusiva y las acciones por competencia desleal ya que, como hemos dicho en nuestra Sentencia de 7 de septiembre de 2007 ha de recordarse que es doctrina totalmente consolidada - STS 1 de abril , 17 de mayo de 2004 y 13 de junio de 2006 , entre otras- que la protección que en materia de imitación confiere la Ley de Competencia Desleal, completa pero no sustituye, la que otorga la legislación especial, de manera que la acción competencial sólo procede cuando se produce una imitación que no caiga bajo el principio de libertad de la misma (caso de la sentencia de 7 de junio de 2000 ), ni atente directamente contra el derecho de exclusiva que concede la legislación de propiedad industrial ( STS 1-04-2004 ) de manera tal que la Ley 3/1991 proyecta una protección complementaria sobre situaciones que, en todo o en parte, no la obtengan con la legislación reguladora de un específico título de propiedad industrial ( STS 13 de junio de 2006 ), lo que en el caso implica que el examen de las acciones en materia de competencia desleal sólo son factibles en relación a aquellos productos sobre los cuales no se invoca un derecho de exclusiva.

Ciertamente, la apelante traslada, en esencia, al ámbito de la LCD los mismos hechos que, en primer término, se ha enjuiciado desde la perspectiva marcaria, llegándose a la conclusión de que no hay infracción de sus signos registrados.

Analicemos separadamente cada uno de los tipos concurrenciales que se estima que se producen en el caso que nos ocupa.

Se insiste en que la otrora demandada, ha cometido actos de:

a) Obstaculización u obstrucción, invocando el art. 4 LCD , si bien (folio 74 vuelto del escrito de impugnación) no como cláusula general sino como acto desleal, el de obstaculización, no recogido en el elenco de actos desleales de los artículos siguientes.

Los hechos serían (por todos, folio 912 procedimiento): haber registrado las demandadas un signo que no les pertenece para bloquear a las actoras dos municipios de las Islas Canarias adonde acuden multitud de turistas alemanes. Estos actos desleales habrían comenzado en 1990-1991.

Respuesta del Tribunal: el registro, allá por principios de las décadas de los ochenta y noventa del siglo pasado, de los rótulos de establecimiento, y de la marca nacional en el año 2009, y la utilización legítima que se ha venido haciendo de esos derechos registrados impide considerar la existencia de la obstrucción denunciada.

b) Actos de engaño, art. 5 LCD .

Tales actos serían, según el escrito de impugnación (folios 912 vuelto y 913 del procedimiento): haber registrado un dominio, www.douglasstores.com eligiendo un término inglés, tratándose de tiendas ubicadas en España (dominio que se dice denegado por la OMPI); la página web de las demandadas (www.dmychoice.com) se ofrece en alemán e inglés, se engaña a los consumidores haciéndoles creer que sus establecimientos forman parte de la red comercial de las demandantes y que pueden devolver los productos en cualquier tienda DOUGLAS del mundo y emplean el DOUGLAS en las tarjetas del precio de los productos.

Respuesta del Tribunal: de inmediato, y tras la comparación de los hechos referidos (del escrito de impugnación) con los hechos que sustentaban este ilícito concurrencial en la demanda (folio 65 y 66 del procedimiento), se comprueba que se han introducido alegaciones nuevas, extemporáneamente, y, por ya por esta sola circunstancia, el motivo impugnatorio habría de decaer.

En cualquier caso, haber intentado un registro que no llegó a ser registrado; usar otro que coincide con la marca registrada; utilizar en éste, además del español, el inglés o el alemán, o emplear el elemento denominativo del rótulo de establecimiento en las tarjetas del precio de los productos, no son actos de engaño, máxime cuando varios de dichos actos estarían justificados por los registros de los que las demandadas son titulares.

El engaño alegado de que podrían devolver los clientes los productos en cualquier tienda del mundo no se corresponde con lo probado en el procedimiento, pues la propia pericial de la parte actora pone de manifiesto que una empleada de la tienda manifestó que los productos que el detective adquiría no se podrían cambiar o devolver en Alemania, porque se trataba de establecimientos distintos.

c) Actos de confusión (art. 6).

Tales actos serían (folio 913 y ss): la utilización en el material publicitario del término alemán PARFÜMERIE, junto al DOUGLAS, que coincidiría con una marca internacional, PARFÜMERIE DOUGLAS; que, en los tiques de compra, aparecen mensajes en español, alemán e inglés (sobre la necesariedad de guardar el tique para cambios o devoluciones); que en los tiques de venta aparece PERFUMERÍA DOUGLAS; que en las tiras secantes que se emplean para la prueba de perfumes aparece DOUGLAS MY CHOICE; que utilizan la letra D para comercializar sus productos, signo que coincide con la marca comunitaria n.º 2.470.078.

Respuesta del Tribunal: de nuevo se introducen hechos nuevos, como los relativos a las tiras secantes o los tiques de compra. Nos está vedado entrar en ellos, tal y como ha advertido la parte impugnada.

En el pleito que nos ocupa no se ha accionado sobre la base de la marca internacional que ahora se alega, a la que ni siquiera se cita en la demanda.

Que la demandada pudiera usar su marca registrada en un color distinto al que lo está (está en un tono verdoso y se alega que se usa en un tono azulado; dicho sea de paso, la marca en tonos verdes aparece en numerosas fotografías) poca trascendencia tiene, desde la óptica de la competencia desleal, en tanto la marca comunitaria de la actora tiene también un tono verde, como perfectamente se aprecia en el folio 914 vuelto del procedimiento. Que, en el rótulo de establecimiento, junto a DOUGLAS, aparezca en algunos casos la palabra PARFÜMERIE no entendemos constituya acto de engaño, pues aún tratándose de una palabra en alemán es muy similar a la española o a la francesa y consideramos que trata, tan solo, de dar una información complementaria del tipo de establecimiento de que se trata, no susceptible, por sí mismo, de originar confusión alguna.

d) Actos de imitación ( art. 11 LCD ).

Tales actos serían (folio 914 vuelto y ss.): el uso de los signos DOUGLAS y D para la misma actividad comercial; su uso en grafía azul, la copia de la estética de las tiendas de los establecimientos de la actora, el diseño de la página web.

Respuesta del Tribunal: ninguno de estos hechos se alegó en la demanda (folios 68 y ss. del procedimiento). Se trata de hechos nuevos, sobre los que no se entrará.

Llama la atención, además, que sobre estos hechos (diseño de las páginas web de las demandantes, grafías...) la demanda guarde el más absoluto silencio durante los 24 folios de hechos que contiene, sin que tampoco se haga alusión alguna en los fundamentos de derecho.

En cualquier caso, reiteramos, el uso de los signos se ha hecho conforme a los registros.

e) Aprovechamiento de la reputación ajena ( art. 12 LCD ).

Tales actos serían (folios 916 y ss. del procedimiento): las demandadas se aprovechan de la inversión económica realizada por las actoras, 'desde hace un par de años' para crear una línea de producto propio DOUGLAS, distinguido con la marca comunitaria D. El uso de la marca nacional, que incorpora esa D, en productos de 'dudoso proveedor' (pues su código de barras interno indica como fabricado en MACAO) atentaría contra la reputación de las demandantes.

Respuesta del Tribunal: medio folio (71 del procedimiento) dedicó la actora en su demanda para razonar la concurrencia de este tipo de deslealtad. El país Macao es la primera vez que se escribe en el procedimiento. Nada se alegó sobre la creación de la línea de productos o la campaña publicitaria.

En cualquier caso, la demandada hace uso legítimo de la marca registrada, conforme al registro.

DECIMOSEGUNDO.-

En materia de costas será de aplicación el art. 398.2, que dispone que en caso de estimación total o parcial de un recurso de apelación, no se condenará en las costas de dicho recurso a ninguno de los litigantes. En cuanto a las costas de la primera instancia, de conformidad con el art. 394.1, habrán de imponerse a la parte que haya visto rechazadas todas sus pretensiones, sin que este tribunal aprecie la existencia de serias dudas de hecho o de derecho.

DECIMOTERCERO.-

De conformidad con el art. 208.4 LEC , toda resolución incluirá la mención de si es firme o cabe algún recurso contra ella, con expresión, en este caso, del recurso que proceda, del órgano ante el que deba interponerse y del plazo para recurrir.

Así, de acuerdo con lo establecido en el art. 466 y Disposición Final 16ª LEC , contra las sentencias dictadas por las Audiencias Provinciales en la segunda instancia de cualquier tipo de proceso civil podrán las partes legitimadas interponer recurso de casación y/o extraordinario de infracción procesal, de los que conocerá, en su caso, el Tribunal Supremo, siempre que dicha sentencia sea recurrible en casación, por encontrarse en alguno de los casos previstos en el art. 477.2 LEC . Tales recursos habrán de prepararse, con sujeción a los presupuestos legales establecidos en los arts. 479 y ss LEC , mediante escrito presentado dentro de los cinco días siguientes a su notificación, constituyéndose previamente depósito para recurrir por importe de 50 euros por cada recurso que se ingresará en la Cuenta de Consignaciones de esta Sección 8ª abierta en Banesto indicando en el campo 'Concepto' del documento resguardo de ingreso, que es un 'Recurso', sin cuya acreditación no será admitido (LO 1/2009, de 3 noviembre).

DECIMOCUARTO.-

De conformidad con la Disposición Adicional décimoquinta, número 8, de la LOPJ , introducida por la LO 1/2009, de 3 de noviembre, en caso de estimación total o parcial del recurso, procederá la devolución de la totalidad del depósito constituido por la parte para poder interponerlo.

VISTAS las disposiciones citadas y demás de general y pertinente aplicación, siendo ponente de esta Sentencia, que se dicta en nombre de SM. El Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español, en el ejercicio de la potestad jurisdiccional, el Magistrado Don Francisco José Soriano Guzmán, quien expresa el parecer del Tribunal de Marca.

Fallo

FALLAMOS:Que con estimacióndel recurso de apelación interpuesto por la representación de KHATNANI, SL y SITA SHEWA, SL contra la sentencia dictada por el Juzgado de Marca Comunitaria n.º 2, de fecha 29 de julio del 2011, en los autos de juicio ordinario n.º 266 / 10, debemos revocar yrevocamos dicha resoluciónen el sentido de dictar otra que, desestimando íntegramente la demanda interpuesta en su contra por PARFÜMERIE DOUGLAS GMBH y DOUGLAS SPAIN, SA las absuelve de las pretensiones deducidas en su contra, imponiendo a la parte demandante las costas de la primera instancia y sin hacer en esta alzada expreso pronunciamiento sobre las mismas.

Procédase a la devolución de la totalidad del depósito constituido por la/s parte/s recurrente/s o impugnante/s cuyo recurso/impugnación haya sido total o parcialmente estimado.

La presente resolución podrá ser objeto de recurso, de conformidad con lo establecido en los fundamentos de derecho de esta sentencia.

Así, por esta nuestra Sentencia, fallando en grado de apelación, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN:Leído y publicado fue la anterior sentencia en el día de su fecha, siendo Ponente el Ilmo. Sr. D. Francisco José Soriano Guzmán, estando el Tribunal celebrando audiencia pública en el día de la fecha. Certifico.