Sentencia Civil Nº 231/2014, Audiencia Provincial de Madrid, Sección 28, Rec 804/2012 de 18 de Julio de 2014

Encabezamiento

N.I.G.: 28.079.00.2-2012/0014590

Recurso de Apelación 804/2012

O. Judicial Origen: Juzgado de lo Mercantil nº 07 de Madrid

Autos de Procedimiento Ordinario 882/2007

Apelante: BOSCHUNG MECATRONIC, A.G. y FRIBAIR S.A.

PROCURADOR D./Dña. MANUEL LANCHARES PERLADO

LETRADO D./Dña. JOSÉ MASSAGUER FUENTES y DOÑA INGRID PI I AMORÓS

VYR VALVULERIA Y RIEGOS POR ASPERSION, SA

PROCURADOR D./Dña. MARIA JOSE BUENO RAMIREZ

LETRADO D./Dña. EMILIO ALONSO LANGLE

Apelado: EUROPISTAS CONCESIONARIA ESPAÑOLA, S.A.

PROCURADOR D./Dña. ALICIA CASADO DELEITO

LETRADO D./Dña. CAROLINA PINA SÁNCHEZ

SENTENCIA Nº 231/2014

En Madrid, a 18 de julio de 2014.

La Sección Vigésima Octava de la Audiencia Provincial de Madrid, especializada en materia mercantil, integrada por los ilustrísimos señores magistrados D. Gregorio Plaza González, D. Enrique García García y D. Alberto Arribas Hernández, ha visto en grado de apelación, bajo el número de rollo 804/2012, los autos del procedimiento nº 882/2007, provenientes del Juzgado de lo Mercantil nº 7 de Madrid, el cual fue promovido por FRIBAIR S.A., BOSCHUNG MECATRONICS AG y LÍNEAS Y CABLES SA contra VYR VALVULERÍA Y RIEGOS POR ASPERSIÓN S.A. y EUROPISTAS CONCESIONARIA ESPAÑOLA SA, siendo objeto del mismo acciones en materia de Propiedad Industrial.

Han actuado en representación y defensa de las partes, como apelantes, por un lado, el Procurador D. Manuel Lanchares Perlado y los Letrados D. José Massaguer Fuentes y Dª. Ingrid Pi i Amorós por FRIBAIR S.A. y por BOSCHUNG MECATRONICS AG, y, por el otro, la Procuradora Dña. Mª José Bueno Ramírez y el Letrado D. Emilio Alonso Langle por VYR VALVULERÍA Y RIEGOS POR ASPERSIÓN S.A.; y como apelada, la Procuradora Dª. Alicia Casado Deleito y la Letrada Dª. Carolina Pina Sánchez por EUROPISTAS CONCESIONARIA ESPAÑOLA SA.

Antecedentes

PRIMERO.- Las actuaciones procesales se iniciaron mediante demanda presentada con fecha 5 de junio de 2007 por la representación de FRIBAIR S.A., BOSCHUNG MECATRONICS AG y LÍNEAS Y CABLES SA contra VYR VALVULERÍA Y RIEGOS POR ASPERSIÓN S.A. y EUROPISTAS CONCESIONARIA ESPAÑOLA SA en la que, tras exponer los hechos que estimaba de interés y alegar los fundamentos jurídicos que consideraba que apoyaban su pretensión, suplicaba que se dictase sentencia por la que:

'1. Declare que la fabricación (incluido el mantenimiento constructivo), instalación, suministro, posesión y utilización del Equipo de Deshielo de VYRSA constituye una infracción del derecho de exclusiva conferido por la Patente Europea 633 a mis mandantes, así como un acto de competencia desleal.

2. Condene a EUROPISTAS y a VYRSA a cesar de inmediato en la violación de la Patente Europea 633 y, en particular,

a cesar en la fabricación, ofrecimiento, introducción en comercio, utilización y posesión con cualquiera de los fines anteriores el Equipo de Deshielo de VYRSA, y

3. Condene a EUROPISTAS y VYRSA a indemnizar a mis mandantes los daños y perjuicios patrimoniales ocasionados por la infracción del derecho de exclusiva conferido por la Patente Europea 633, así como por la comisión de actos de competencia desleal, en la cuantía resultante con arreglo a las bases expuestas en el Fundamento de Derecho Undécimo en relación con el Hecho Decimosegundo de esta Demanda.

4. Condene a EUROPISTAS y VYRSA a indemnizar a mis mandantes los daños y perjuicios morales ocasionados en la cuantía que resulte con arreglo a las bases expuestas en el Fundamento de Derecho Undécimo en relación con el Hecho Decimosegundo de esta Demanda.

5. Condene a VYRSA a cesar en la edición y difusión del folleto VYR-ICE.

6. Condene a VYRSA a retirar del mercado todos los folletos y a destruir los folletos retirados y los que tenga almacenados y pendientes de distribución, a su costa y dando cumplida cuenta de todo ello al Juzgado.

7. Ordene la publicación de la sentencia condenatoria por infracción del derecho de exclusiva conferido por la Patente Europea 633 y por la realización de actos de competencia desleal, a costa de las demandadas, en dos periódicos de tirada nacional.

Y todo lo anterior con expresa condena en costas a las demandadas'.

SEGUNDO.- Tras seguirse el juicio por sus trámites correspondientes, el Juzgado de lo Mercantil nº 7 de Madrid dictó sentencia, con fecha 25 de enero de 2011 , cuyo fallo era el siguiente:

'Que se estima parcialmente la demanda interpuesta por el Procurador de los Tribunales Sr. Lanchares Perlado, en nombre de FRIBAIR, S.A., y

1.- Declaro que la fabricación, instalación, suministro, posesión y utilización del Equipo de Deshielo de VYRSA constituye una infracción del derecho de exclusiva conferido por la patente Europea 633 de la actora.

2.- Condeno a VYRSA a cesar de inmediato en la violación de la patente Europea 633 y, en particular a cesar en la fabricación, ofrecimiento, introducción en comercio, utilización y posesión con cualquiera de los fines anteriores del Equipo de Deshielo de VYRSA.

3.- Condeno a VYRSA a indemnizar a FRIBAIR, S.A. los daños y perjuicios patrimoniales ocasionados por la infracción del derecho de exclusiva conferido por la patente Europea 633, de conformidad con las bases expuestas en el Fundamento de Derecho Séptimo.

4.- Condeno a VYRSA a retirar del mercado todos los folletos publicitarios de tal equipo y a destruir los y folletos retirados y los que tenga almacenados y pendientes de distribución, a su costa y dando cumplida cuenta de todo ello al Juzgado.

5.- Ordeno la publicación en un diario de tirada nacional del fallo de esta sentencia, a costa de la demandada.

Se desestima la demanda formulada por BOSCHUNG MECATRONIC, A.G. Y por la mercantil LINEAS Y CABLES, S.A.

Se desestima la demanda reconvencional formulada por EUROPISTAS CONCESIONARIA ESPAÑOLA, S.A.

No se imponen las costas a ninguna de las partes por presentar el caso serias dudas de hecho'.

TERCERO.- Publicada y notificada dicha resolución a las partes litigantes, por las representaciones de FRIBAIR S.A. y de BOSCHUNG MECATRONICS AG, por un lado, y de VYR VALVULERÍA Y RIEGOS POR ASPERSIÓN S.A., por otro, se interpuso recurso de apelación que fue admitido por el mencionado juzgado y tramitado en legal forma.

Tas el envío por el juzgado y posterior recepción de los autos por parte de la Audiencia Provincial de Madrid, en cuyo registro tuvieron entrada con fecha 24 de octubre de 2012, se formó el rollo de apelación ante esta sección nº 28ª, donde se ha seguido con arreglo a los trámites de los de su clase.

La sesión de deliberación por parte de los miembros del tribunal fue celebrada con fecha 26 de junio de 2014.

Ha actuado como ponente el Ilmo. Sr. Magistrado D. Enrique García García, que expresa el parecer del tribunal.

CUARTO.- En la tramitación del presente recurso se han observado las prescripciones legales.

Fundamentos

PRIMERO.- La entidad FRIBAIR SA es una empresa de nacionalidad Suiza, perteneciente al grupo BOSCHUNG, cuyo objeto es la realización de actividades de investigación y desarrollo relativas a diverso equipamiento, entre el que se encuentran los sistemas de mantenimiento y acondicionamiento de superficies de circulación de automóviles y aeronaves. La misma es titular, entre otras, de la patente europea, cuyo número de publicación de su solicitud es EP 0947633 (en adelante EP 633), titulada 'Procedimiento y equipo para la distribución estacionaria de un agente líquido de deshielo', que fue traducida e inscrita en la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) con el número 2145635, cuya prioridad por presentación data del 20 de marzo del año 1998. Entre las reivindicaciones de la misma se encuentran las siguientes:

'7. Equipo de atomización de agente de deshielo con un tanque de agente de deshielo (6), por lo menos una bomba (7) y por lo menos una tubería de agente de deshielo (4, 5) alimentada por medio de la bomba, la cual es fija y alimenta el agente de deshielo (1) lanzado sobre una superficie de circulación, caracterizado porque el equipo de atomización de agente de deshielo está configurado para la distribución de los chorros de agente de deshielo (2, 3, 3'), cuyo caudal de distribución por cada chorro está en el intervalo de 0,1 litro por minuto a 1 litro por minuto, y especialmente en el intervalo de 0,1 litro por minuto a 0,5 litro por minuto.

8. Equipo de atomización de agente de deshielo según la reivindicación 7, caracterizado porque los elementos de atomización están formados por los cuerpos de atomización (1), los cuales presentan varios, con preferencia uno o dos, orificios de distribución con un diámetro interno en el intervalo de 0,1 mm a 1 mm, y especialmente en el intervalo de 0,3 mm a 0,6 mm.

9. Equipo de atomización de agente de deshielo según la reivindicación 8, caracterizado porque los orificios de distribución están formados por unas boquillas.

10. Equipo de atomización de agente de deshielo según la reivindicación 7, en especial para la distribución de agente de deshielo para una calzada, caracterizado porque está prevista una gran cantidad de puntos de atomización, de manera que la proporción de superficie de circulación en metros cuadrados, en especial superficie de calzada, respecto a la cantidad de puntos de atomización está en el intervalo de 15 a 40 por cada uno de estos.

11. Equipo de atomización de agente de deshielo según la reivindicación 10, caracterizado porque una tubería conectada a la bomba está configurada como la tubería cilíndrica (4), de la cual parten las tuberías (5) secundarias a los puntos de consumo del agente de deshielo.

12. Equipo de atomización de agente de deshielo según una de las reivindicaciones precedentes, caracterizado porque en las tuberías están dispuestas las válvulas (19), las cuales garantizan el llenado al menos parcial de las tuberías con agente de deshielo en caso de que la bomba esté desactivada'.

A su vez, BOSCHUNG MECATRONICS AG, es una sociedad del mismo grupo de la anterior, que se ocupa de la fabricación y comercialización de los procedimientos, sistemas y equipos desarrollados y patentados por FRIBAIR. Es licenciataria exclusiva para España, según contrato privado, de la patente EP 633. Dicha licencia no se halla inscrita en la Oficina Española de Patentes y Marcas.

A través de su distribuidor en España, que lo es la entidad LÍNEAS Y CABLES SA, BOSCHUNG MECATRONICS AG ha ofrecido e instalado los equipos que fabrica en diversos lugares de la geografía Hispana (túnel de Somosierra, Puente de Benamejí, carretera de Córdoba a Antequera, tramo Escandón-Teruel de la Autovía A23).

A finales de 2004 EUROPISTAS CONCESIONARIA ESPAÑOLA SA fue destinataria de una de dichas instalaciones de un equipo para la distribución de un agente de deshielo en la autopista AP1, en los accesos al túnel de San Nicolás en Pancorbo (Burgos). Con posterioridad, en abril de 2005, EUROPISTAS, que había mostrado su interés en realizar otra instalación parecida en otro tramo de la AP1, en la zona conocida como La Brújula, fue destinataria de otro presupuesto que le fue remitido al efecto por medio del distribuidor LÍNEAS Y CABLES SA, a fin de que se contratase el producto BOSCHUNG. Tal presupuesto no fue aceptado, sin embargo, por EUROPISTAS ya que ésta decidió encargar el trabajo a VYR VALVULERÍA Y RIEGOS POR ASPERSIÓN S.A. (VYRSA), que era una entidad cuya experiencia venía del sector agrícola, donde comercializaba e instalaba equipos de riegos por aspersión.

Asimismo, otra situación similar se planteó, más tarde, con el proyecto de instalación de un equipo similar en el carril BUS/VAO de la autopista A6 (en el acceso de Las Rozas norte), donde también se presentó, en noviembre de 2006, presupuesto por medio del distribuidor español de BOSCHUNG, dirigido al Ministerio de Fomento, y aunque se tenían noticias favorables a ello, finalmente los trabajos se adjudicaron a VYRSA.

Como las entidades FRIBAIR S.A. y BOSCHUNG MECATRONICS AG consideran haber descubierto que los equipos que está instalando VYR VALVULERÍA Y RIEGOS POR ASPERSIÓN S.A. (VYRSA) estarían infringiendo los derechos de exclusiva que confiere la patente EP 633, tras diversas misivas y requerimientos, terminaron por interponer demanda no sólo contra la citada VYRSA sino también en contra de EUROPISTAS CONCESIONARIA ESPAÑOLA SA ante los juzgados de lo mercantil de Madrid.

El juzgado de lo mercantil al que correspondió el asunto concluyó el proceso en la primera instancia con la desestimación de la reconvención en la que EUROPISTAS pretendía la nulidad de la patente y estimó, en parte, la demanda de FRIBAIR contra VYRSA en el ejercicio de las acciones declarativa, de cesación, de publicidad e indemnizatoria, en tanto que rechazó que de ello pudieran favorecerse las codemandantes BOSCHUNG y LÍNEAS Y CABLES SA.

Contra algunos de esos pronunciamientos han planteado recurso las entidades demandantes FRIBAIR y BOSCHUNG, que aducen los siguientes motivos para recurrir: 1º) que debería reconocerse a BOSCHUNG legitimación activa, pese a no haber inscrito su licencia en la OEPM, para actuar conjuntamente con la titular de la patente, FRIBAIR; 2º) de modo subsidiario, por lo que sólo si no prosperase el motivo anterior habría que entrar a ello, que BOSCHUNG tendría derecho a accionar, para obtener pronunciamientos de cesación, indemnización, etc, al amparo de la Ley de Competencia Desleal, por haber mediado un tipo de imitación con deslealtad (per se o con aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno); 3º) que debió prosperar la demanda contra EUROPISTAS, porque ésta se habría hecho fabricar el equipo por VYRSA, infringiendo con ello la patente, o, al menos, por estar utilizando el producto infractor, por lo que debería imponérsele una condena solidaria con la otra codemandada; 4º) que no deberían haberse detraído, para el cálculo de la indemnización según el beneficio que se habría debido obtener por el titular de la patente, los costes indirectos, según señaló el juez en su resolución, pues el perito ya habría descontado los asociados a la producción y comercialización del producto tomado como referente y lo que no dedujo, porque no era procedente hacerlo, fueron los generales, es decir, los que no están vinculados a ello; y 5º) que debería haber prosperado su reclamación por daños morales.

También ha interpuesto recurso la entidad demandada VYRSA, esgrimiendo los siguientes motivos: 1º) rechaza la existencia de infracción de la patente de la actora, pues alega que las características de las reivindicaciones 7ª a 12ª de la misma no estarían presentes en sus equipos de deshielo, que quedarían fuera de su alcance; se insinúa que el perito de la actora no habría examinado el aspersor de VYRSA, sino otro distinto, y que, en su defecto, se habría obtenido ilícitamente dicha pieza; 2º) insiste en la excepción de nulidad de las reivindicaciones 7ª a 12ª, quejándose además de que el juez no se pronunciase al respecto en su sentencia; en esencia considera que las reivindicaciones 7ª a 12ª no cumplirían el requisito de entrañar actividad inventiva y a ello añade que además la 10ª adolecería de falta de claridad; 3º) rebate la indemnización de daños y perjuicios a cuyo pago ha sido condenada, denunciando que no bastaría con aplicar la regla 'ex re ipsa loquitur' ya que no necesariamente los distribuidores e instaladores de FRIBAIR habrían tenido que ser adjudicatarios de las obras de no haberlo sido VYRSA, aduciendo que de haberse padecido un lucro cesante no lo habría sido por parte de FRIBAIR, beneficiaria de tal condena, sino BOSCHUNG, cuya demanda fue repelida, y criticando el método para el cálculo para la indemnización seguido por el perito de la actora, que ha sido asumido por el juzgador (con el único reparo de imponerle el descuento de costes indirectos); y 4º) discute la decisión del juzgado de no haber efectuado condena en costas a ninguno de los litigantes, pues considera que debió cargarse con ellas a la parte actora.

Por último, la entidad demandada EUROPISTAS se opuso al recurso de las actoras y quiso aprovechar la ocasión para, a su vez, plantear impugnación contra la sentencia, pero ello ha quedado desierto en esta segunda instancia. La consecuencia más trascedente es la firmeza del pronunciamiento del juez sobre la desestimación de la reconvención por la que se pretendía obtener la declaración judicial de la nulidad de la patente de la parte actora.

Dada la diversidad de aspectos que todavía son objeto de debate en esta segunda instancia este tribunal va a optar por efectuar un tratamiento de los mismos según el orden que estimamos más sistemático para la adecuada comprensión de nuestro discurso jurídico. Ello implica que, aunque analizaremos, en la medida de lo necesario, todos y cada uno de los motivos expuestos por ambas partes recurrentes, seguiremos una estructura por epígrafes que concentren problemáticas conexas, aunque en ocasiones puedan tratarse en ellos, al unísono, los motivos de apelación de ambas partes.

SEGUNDO.- Sobre la legitimación activa de la entidad BOSCHUNG.

El artículo 79 de la Ley 11/1986 de Patentes (LP) exige en su número 2 que las licencias que afecten a las solicitudes de patentes o a las patentes ya concedidas deban ser inscritas en el registro correspondiente (en este caso el de la OEPM) y sólo entonces surtirán efectos frente a terceros de buena fe. Asimismo, en el nº 3 del citado precepto legal se dispone que no podrán invocarse frente a terceros derechos sobre solicitudes de patente o sobre patentes que no estén debidamente inscritos. Se trata de previsiones legales de contenido terminante e indudable carácter imperativo. De ahí que la jurisprudencia española haya señalado con rotundidad ( sentencias del Tribunal Supremo, Sala 1ª, de 18 de octubre de 1995 y 17 de enero de 2001 ) que la licencia no inscrita sólo produce efectos 'inter partes', por lo que el licenciatario en exclusiva no inscrito no podría actuar por sí mismo frente a tercero, fundándose en ella, sino que debería instar al titular de la patente para que fuera éste el que actuase contra aquél.

Así ocurre en el presente caso, pues en el registro de la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) no consta la inscripción de que BOSCHUNG MECATRONICS AG sea titular de una licencia sobre la patente titularidad de FRIBAIR. Dicha entidad, al no haber cumplido dicho requisito legal no podría, por sí sola, esgrimir frente a terceros derechos sobre la patente cuya vulneración se denunciaba en la demanda.

La peculiaridad de este caso radica en que BOSCHUNG MECATRONICS AG no ha obrado sola, sino que lo ha hecho bajo la cobertura que le proporciona el que actúe con ella, compartiendo la posición de demandante, la titular de la patente, la entidad FRIBAIR SA. Ante una situación de ese tipo, que despeja cualquier posible duda sobre el alcance del derecho que ostenta cada afectado (y evita posibles sorpresas provenientes de otros posibles interesados), somos conocedores de que la Sala 1ª del TS, en su sentencia de fecha 11 de julio de 2000 , se inclinó por admitir la legitimación de la licenciataria no inscrita (allí se la denominada concesionaria) que actuó conjuntamente con el titular del derecho porque aquella era la directa perjudicada por la violación de derechos que se había producido. Podemos entender, por lo tanto, que la presencia del titular de la patente en el proceso es lo que permite hacer efectiva, con alcance erga omnes, la protección legal del derecho de exclusiva (acciones de declaración, cesación, remoción, etc) y que la presencia como codemandante del licenciatario no inscrito se ha de considerar justificada por su condición de afectado por la acción infractora, a fin de que pueda percibir la indemnización que por ello debiera corresponderle como lícito explotador de la patente. De inclinarnos por lo contrario las soluciones alternativas resultarían excesivamente artificiosas: bien habría de reconocerse, siendo discutible, el derecho del titular a reclamar la indemnización en favor de un tercero, pues mediando licencia el perjuicio puede no estar produciéndose directamente en aquél (ya que puede tener asegurado el cobro de la licencia a cargo del licenciatario) sino en éste o bien simplemente se vaciaría de contenido en el ámbito de las patentes el derecho a la indemnización del licenciatario no inscrito en favor de una situación de claro beneficio injusto para el infractor (a salvo del ejercicio de otras ulteriores acciones ajenas al ámbito de la propiedad industrial, lo cual no parece que sea la solución idónea, porque se fomentaría de modo innecesario la posterior litigiosidad, cuando la infracción afectaba de lleno al mencionado campo).

El hecho de que en el caso resuelto por la mencionada sentencia del Tribunal Supremo no fuera objeto de polémica que la empresa licenciataria tuviera tal condición, sólo el que no hubiese cumplido el requisito de la inscripción, no interfiere en la aplicación de la doctrina que emana de ella siempre que podamos situar la polémica en una situación similar, como ocurriría una vez que pudiésemos considerar probada la existencia de la licencia (aunque no estuviese inscrita). Ésta consta por escrito (documento nº 2 de la demanda), como exige el artículo 74.2 de la Ley 11/1986 de Patentes (LP) que sea plasmada para que sea válida; si bien la parte demandada ha impugnado en el presente proceso la documentación aportada por BOSCHUNG MECATRONICS AG al respecto, hemos de significar que, aunque el contrato de licencia entre ésta y FRIBAIR SA sólo conste en un documento privado fechado a 20 de julio de 2000 (en un ejemplar sellado notarialmente bajo la única mención 'copie conforme'), ello no le priva de valor si otras circunstancias avalasen su autenticidad, al relacionarlos con otros elementos de juicio, pues de lo contrario se estaría dejando al arbitrio de la parte contraria la eficacia probatoria del mismo, lo que carecería de sentido ( sentencias de la Sala 1ª del TS de 22 de octubre de 1992 , 21 de febrero de 2008 y 29 julio 2010 , entre otras en ellas citadas). Pues bien, tal ha de ser la conclusión en el caso que aquí nos ocupa, si tenemos en cuenta que los productos fabricados por BOSCHUNG MECATRONICS AG, bajo la patente FRIBAIR, estaban siendo comercializados en España con anterioridad a los hechos denunciados como infractores, ya que en la página web de LÍNEAS Y CABLES SA constaba que ésta era su distribuidora (así aparece en la impresión de la misma obrante en autos) y son hechos pacíficos que a finales de 2004 se había efectuado, por parte de ésta, una instalación de ese tipo de material precisamente en la autopista de peaje ACaso práctico: Cotización durante el periodo de vacaciones anuales devengadas y no disfrutadas y retribuidas a al finalización de la relación laboral. (acceso al túnel de San Nicolás en Pancorbo - Burgos) que regenta una de las codemandadas, EUROPISTAS; que, poco después, también se elaboró una oferta en el primer trimestre de 2005 para realizarle una instalación similar en otra zona de la misma vía (la conocida como 'La Brújula'); y que en noviembre de 2006 se aspiró con una oferta dirigida al Ministerio de Fomento para acometer una empresa similar para el tramo del BUS-VAO de la A6. Por otro lado, hay documentación en autos que evidencia la estrecha vinculación que existe entre las entidades FRIBAIR Y BOSCHUNG, hasta el punto de que forman parte del mismo grupo empresarial suizo, en el seno del cual se residencian en la primera las actividades de investigación y desarrollo, y con ello la titularidad de patentes de invención, en tanto que la segunda tiene entre sus cometidos la fabricación y comercialización de procedimientos, sistemas y equipos, con lo cual sus operativas son complementarias. La controversia suscitada ha de zanjarse, por lo tanto, a favor de reconocer a BOSCHUNG MECATRONICS AG, pese a no haber cumplido el requisito de la inscripción de su licencia, su derecho a actuar de consuno con el titular de la patente, FRIBAIR, que ampara su reclamación al actuar conjuntamente con ella, para poder obtener el resarcimiento de los daños y perjuicios derivados de la infracción de la patente de la cual podemos considerar acreditado que es licenciataria exclusiva.

TERCERO.- Sobre la excepción de nulidad opuesta por VYRSA contra la patente de la parte actora.

Es cierto que la resolución apelada no otorga una respuesta explícita a la excepción planteada por VYRSA, pero no puede decirse que no lo haga de forma implícita, en la medida en que la otra codemandada había presentado demanda reconvencional para denunciar la ausencia de tal requisito de patentabilidad. El hecho de que en esta última se efectuase una impugnación de más calado sobre dicha premisa centró el discurso del juez y, en cierto modo, absorbió la realización de consideraciones más puntuales sobre la excepción. El juez rechazó, en cualquier caso, el óbice de nulidad que se opuso a la patente con el reproche de carencia de actividad inventiva. Por otro lado, no debe perderse de vista que la carga de la prueba de que la patente concedida por la EPO pudiera presentar un defecto de obviedad y merecería, en tal caso, que se declarase su nulidad, incumbía a la excepcionante. No es la titular de la patente la que tiene que efectuar un esfuerzo al respecto para defender la validez de su título, sino que es quien lo impugna el que tiene que demostrar al tribunal que la patente presenta deficiencias que justificarían su invalidación ( artículo 217.3 de la LEC ).

Es claro además que, a tenor de las reglas que rigen en el proceso civil, las alegaciones por las que VYRSA opone como excepción la nulidad de la patente esgrimida por la parte demandante no pueden rebasar los motivos que a tal fin propuso en su momento en la contestación a la demanda ( artículo 456.1 de la LEC ). Eso parece haberlo olvidado dicha parte en su recurso, donde no puede aprovecharse de alegaciones de la codemandada, EUROPISTAS (que inicialmente llegó a plantear reconvención con este objeto), que ya no han sido sostenidas por ésta en segunda instancia, para ampliar el alcance de lo que fue el sustento de lo que precisamente esgrimió con causa de pedir en su contestación a la demanda. En ésta se limitó a: 1º) aducir que las reivindicaciones 7ª a 12ª de la patente se referían a técnicas que eran conocidas para el riego por aspersión aplicado en la agricultura por lo que sería una labor elemental para cualquier experto en la materia el relacionar esas características e incluso llegó a alegar que lo que se habría realizado por la contraparte era una mera traslación de una invención procedente de dicho sector; y 2º) que la reivindicación 10ª presentaba un problema de insuficiencia en la descripción, que conllevaba que la misma no fiera clara.

Para apreciar la existencia de actividad inventiva (requisito de patentabilidad previsto en los artículos 52 y 56 del Convenio sobre concesión de patentes europeas de 1973 -CPE), aun partiendo de que la invención no se hallase descrita en el estado de la técnica, ha de valorarse si con el conjunto de la información existente con anterioridad a la solicitud y con sus propios conocimientos un experto en la materia habría llegado a la misma conclusión que el inventor porque la solución propuesta por éste resultaba obvia, para lo cual sería necesario que aquél fuese capaz de hacerlo por mera inducción, sin necesidad de aplicar su ingenio (porque la supuesta invención se derivaría simple o lógicamente del estado de la técnica anterior, de forma que no entrañase el ejercicio de destreza o habilidad alguna más allá de lo que sería esperado del experto en la materia) y sin incurrir en análisis 'ex post facto' (de modo que el conocimiento ofrecido de manera retrospectiva por la propia reivindicación cuya validez se cuestiona no influya en la emisión del juicio de obviedad). Ahora bien, conforme a las Directrices de examen de la Oficina Europea de Patentes, el estado de la técnica que ha de tomarse en cuenta para valorar la actividad inventiva ha de referirse al mismo ámbito tecnológico que la invención reivindicada o al que esté estrechamente ligado a él. Por lo tanto, el primer óbice que surge frente al alegato de VYRSA es que está tomando como referencia otro sector de la técnica, como lo es el del riego por aspersión de uso agrícola (donde además se emplea agua), que ni coincide ni presenta estrecha ligazón con el de la construcción de redes viarias terrestres (carreteras, autopistas, etc) ni tampoco con el de las infraestructuras para mejorar la seguridad vial en las mismas (que en el caso del empleo de anticongelante opera con líquido viscoso, como lo es la salmuera). Ni el estado de la técnica que debería servir de referencia ni la figura del experto en la materia que habría que determinar para efectuar el juicio de obviedad coinciden en ámbitos que son tan dispares como el referenciado por la excepcionante y el concernido por la invención patentada por la actora. Los antecedentes que pretende poner en correlación la recurrente para avalar su tesis de la obviedad no responden, por lo tanto, a un criterio de selección que pueda ser considerado admisible.

Tampoco puede simplificarse tanto el problema como para poder afirmar que, como se llega a aducir por VYRSA en su contestación a la demanda, se hubiese tratado de una simple traslación de una invención de un sector tecnológico para aplicarla a otro, porque aquélla, aunque alega la existencia de diversos antecedentes en los que afirma que habría similitudes, ni tan siquiera llega a identificar ningún sistema concreto para el riego agrícola que reuniese precisamente todas y cada una de las características del equipo patentado con la EP 633. No habría, por lo tanto, una mera traslación de una invención de un sector hacia otro, aparte de que un planteamiento de este tipo podría estar refiriéndose más al ámbito de la novedad como requisito de patentabilidad, el cual, paradójicamente, no ha sido puesto en entredicho, que al de la actividad inventiva (que lo que exige es enjuiciar la obviedad de la invención para un experto en la materia). Que se haya utilizado algún componente conocido en el riego agrario o se hayan empleado dispositivos similares a los usados en dicho sector no equivale a entender que se haya producido la mera traslación de un invento agrícola, como tal objeto concreto, para la aplicación de anticongelantes en la superficie de los viales.

FRIBAIR desarrolló una patente para un equipo (al margen de otras reivindicaciones relativas a procedimiento, que aquí no son objeto de debate) destinado a la distribución de un agente líquido cuya finalidad no es, por supuesto, el riego, sino el impedir la formación de hielo en la calzada; y aunque se conocían con anterioridad instalaciones fijas de atomización que cumplían ese fin, la patente perseguía una mayor eficiencia, mediante la distribución del líquido de deshielo en pequeñas cantidades sobre la superficie de circulación, por medio de la utilización de chorros finos (con un caudal entre 0,1 y 1 litro por minuto), lo cual permite aportar una solución más económica en instalación, mantenimiento y funcionamiento, al tiempo que conllevaba una menor interferencia en la conducción de los vehículos (evitando el factor sorpresa para el conductor). En el dictamen pericial del ingeniero técnico industrial Sr. Alvaro (que se inicia al folio nº 810 de los autos) se contiene un análisis bajo el planteamiento problema-solución, que constituye el método habitualmente empleado al efecto por la Oficina Europea de Patentes (EPO) para la valoración del requisito de la actividad inventiva (que ha de partir necesariamente de la fijación de cuál era el estado de la técnica más próximo a la fecha de la solicitud, con el condicionamiento que antes hemos explicado), pero no vamos a profundizar en ello porque el enfoque que se efectuó en la contestación de VYRSA no nos exige hacerlo y no vamos a sumirnos en un análisis más profundo que sólo hubiera procedido en el caso de que se hubiese sostenido en esta segunda instancia la primitiva demanda reconvencional.

Sólo nos resta explicar que la crítica por insuficiencia en la descripción que se dirige contra la reivindicación 10ª de la patente EP 633, que sí aparecía en la contestación de VYRSA, no podemos considerarla justificada, pues la interpretación del texto de la patente debe efectuarse partiendo del mismo (deben manejarse las reivindicaciones, que han de ser interpretadas con ayuda de la descripción y los dibujos) y no empleando elementos externos que puedan ser utilizados para pretextar polémicas interesadas. Según hemos podido comprobar en el propio texto de la descripción de la patente lo previsto (así consta en la columna 2, líneas 36 y 37 del folleto de la patente - inserto en el documento nº 2 de la demanda) es un punto de atomización por cada 15 a 40 metros cuadrados de superficie de circulación, sin que, como explicó el perito Don. Alvaro , resulte razonable pensar, al interpretar el texto de la reivindicación 10ª, en una distribución de 15 a 40 aspersores por metro cuadrado (lo que salva la duda que, en su momento, pudo suscitar, no la propia patente, sino una mención incluida en el dictamen de otro perito, el Sr. Damaso ). Es, por lo tanto, perfectamente reproducible la invención por un experto en la materia, sin que deban suscitársele a éste dudas en un contexto de razonable entendimiento por su parte del tenor de la patente, lo cual permite que rechacemos el alegato de nulidad fundado en la causa tipificada en el artículo 138.1.b) del CPE ('... la patente europea solo podrá ser declarada nula, con efectos para un Estado contratante, en los siguientes casos: [...] b) cuando la patente europea no describe la invención de forma suficientemente clara y completa para que un experto en la materia pueda ejecutarla').

CUARTO.- Sobre la infracción de la patente europea EP 633.

1.- La entidad VYRSA sostiene en su recurso que el equipo de deshielo que ella comercializa no presenta las características protegidas por la reivindicación 7ª de la patente europea 633 de FRIBAIR, que es la de carácter independiente. Para sustentar tal alegación señala que debió aportarse una prueba más explícita de que existiera correspondencia entre el caudal por cada chorro previsto en la patente y el de los aspersores de los equipos de VYRSA. Esgrime en su favor la información vertida por dicha empresa en la feria celebrada en Ezcaray en febrero de 2007, las manifestaciones en la prueba de interrogatorio de su representante legal y el testimonio de D. Gaspar , para con ello afirmar que los caudales no entrarían en el intervalo señalado en la patente.

La presentación realizada por VYRSA en la Feria de Carretera y Nieve de Ezcaray (documento nº 17 de la demanda) no demuestra, sin embargo, como dicha empresa pretende, que el caudal de distribución por cada chorro no esté comprendido entre 0.1 y 1 litro por minuto, como señala la reivindicación 7ª de la patente europea 633, pues los datos que figuraban en aquélla hacían referencia a un grupo de aspersores y no al caudal por chorro. Así se deduce de las declaraciones prestadas por el testigo D. Gaspar y de las respuestas proporcionadas en su interrogatorio por el representante legal de VYRSA, D. Octavio . El resultado de esta última prueba nos interesa precisamente en lo que pueda resultar perjudicial para la propia parte deponente ( artículo 316.1 de la LEC ), pues lo que no cabe, lógicamente, es utilizarla como medio probatorio en favor propio; y otro tanto hemos de decir de un testigo con claro interés en el asunto como D. Gaspar (hijo del representante de VYRSA y persona, a su vez, vinculada a dicha empresa, como ingeniero y encargado de la labor comercial de dicha entidad), por lo que tomaremos en cuenta sus manifestaciones, como aquí ocurre, en lo que pueda considerase que estaría siendo objetivo, mas no cuando lo que diga pueda ser equiparado al empleo de una maniobra defensiva para favorecer a la parte con la que está vinculado (pues el artículo 376 de la LEC nos permite valorar la prueba testifical con arreglo a la sana crítica).

El esfuerzo probatorio de la parte actora no es, en absoluto, despreciable, pues recabó la intervención de un perito, el profesor Jose María , que es investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el cual reprodujo en su laboratorio las condiciones de funcionamiento del equipo de VYRSA, culminando su labor con la conclusión de que el mismo estaba configurado para distribuir mediante chorros con caudal de entre 0.1 y 1 litro por minuto (en concreto, 0,446 litros por minuto - documento nº 25 de la demanda), lo que supone incidir en el alcance de la reivindicación 7ª de la patente europea 633. Siempre puede pensarse en la posibilidad de haber recabado todavía más pruebas, pero ello no equivale a insuficiencia de la que ha sido presentada.

2.- Consciente de lo perjudicial que para sus intereses resultó el dictamen del perito Don. Jose María , la entidad VYRSA trata de sembrar dudas sobre el material que fue examinado por dicho experto. Apunta dos posibles hipótesis: a) que lo que debió llegar a sus manos fueron dos piezas de la propia BOSCHUNG (y no, por lo tanto, la de VYRSA), con lo que sus conclusiones no serían esclarecedoras (afirma dicha parte que no es una hipótesis absurda porque el testigo Sr. Gaspar no echó en falta ninguna pieza en la feria de Ezcaray, porque se aprecian diferencias entre la boquilla de la pieza BOSCHUNG y la que aparece en el modelo de utilidad que ha registrado VYRSA, porque el Sr. Jose María no midió los diámetros internos de las piezas y la coincidencia de caudal podría ser fruto del examen de otra pieza que no fuese la de la demandada); y b) que de tratarse de un aspersor de VYRSA éste habría sido obtenido de modo ilícito, por lo que, al amparo de lo previsto en el artículo 283.3 de la LEC , deberían considerarse invalidadas todas las peritaciones sustentadas en dicha fuente probatoria.

La recurrente trata de llevar la discusión al terreno de la pura especulación, sustentada en insinuaciones, que, francamente, están fuera de lugar, porque toda esta polémica hubiera resultado ociosa si, directamente, hubiera brindado al proceso el material preciso para que no pudiera suscitarse duda alguna. No queremos con esto decir que sea procedente una inversión de la carga de la prueba en este ámbito, pues es la demandante la que debe acreditar que el material de la demandada incurre en el ámbito de protección concedido por la patente ( artículo 217.2 de la LEC ). Lo que queremos señalar es que cuando la parte actora despliega un más que razonable esfuerzo probatorio, lo que está fuera de lugar es pretender sembrar la duda cuando es obvio que los posibles resquicios de incertidumbre de las que la parte demandada se queja han sido, sin duda, favorecidos por ella, que tenía pleno acceso a la fuente probatoria que hubiese permitido zanjar cualquier polémica ( artículo 217.6 de la LEC ).

La demandante contrató a un investigador privado (de la empresa AM ASESORES, D. Candido ) con la finalidad de que asistiera a la Feria de Carretera y Nieve de Ezcaray del año 2007 y consiguiese allí pruebas de la infracción que VYRSA podía estar cometiendo contra la patente de aquélla (documento nº 17 de la demanda y testifical del mencionado detective). Dicho profesional obtuvo allí un ejemplar del aspersor, que el personal de VYRSA le aseguró que era del mismo tipo que el instalado en 'La Brújula'. Ese fue el material que, según el razonable decurso de las cosas, se entregó luego al profesor Oteo, el cual identificó el aspersor con hendidura en forma de mariposa, que es el que aparece en las fotografías incorporadas a los autos y coincide con el que fue aportado por EUROPISTAS, el cual fue, a su vez, reconocido como propio de VYRSA en el acto del juicio por el representante de esta entidad, Sr. Gaspar . Ese cúmulo de datos coincidentes no puede quedar en entredicho por el testimonio, sobre el que pesan las dudas inherentes al claro interés que tiene en el asunto, prestado por el Sr. Anselmo (hijo), que además reconoció que sí disponían de muestras de ese tipo en dicha feria y que ni siquiera comprobaron el inventario de material al recogerlo al final de dicho evento (lo que no deja de ser una manifestación un tanto difusa sobre la que aquí nos interesa). Del testimonio del detective se deriva, sin embargo, que fue el personal del expositor de VYRSA el que le hizo entrega de un ejemplar del aspersor, al mostrarse aquél muy interesado en dicho material, lo que estimamos verosímil, puesto que nos consta que también se facilitaron, en otras ocasiones, muestras de productos de dicha empresa a otros clientes, como ocurrió en el caso de EUROPISTAS.

La tacha de ilicitud de la prueba está sustentada en meras insinuaciones, que no consideramos que gocen de solidez. Está razonablemente justificada la procedencia de la pieza, que desde el detective privado llegaría finalmente hasta el perito, sin que baste para poner en entredicho lo realizado el suscitar sospechas sobre la limpieza en su conducta que afectarían a una pluralidad de profesionales que se han plegado a someterse a responsabilidad por lo declarado y actuado en este juicio. La invocación del artículo 283.3 de la LEC por parte de VYRSA está fuera de lugar y ni tan siquiera se ha aducido que se pudiera haber incurrido en un caso de prueba ilícita del artículo 287 de la LEC , lo cual, por cierto, debería haberse encauzado por el procedimiento de inmediata denuncia que está previsto en dicho precepto legal.

Por otro lado, en lo que afecta a la reivindicación 8ª, hemos de significar que en el informe del profesor Oteo consta una medición del orifico interno del aspersor de VYRSA mediante el procedimiento de microscopía electrónica de barrido, que arroja un resultado de 0,5 mm (documento nº 25 de la demanda) y otra, en un informe posterior del mes de diciembre de 2009, de 0,7 mm. La explicación brindada al porqué de la utilización de este método, porque de lo contrario habría que haber recurrido a la destrucción de los propios aspersores, resulta razonable y entendible, por lo que no implica falta de rigor en el protocolo científico de actuación de dicho técnico ni resta fiabilidad a sus conclusiones.

3.- Afirma también la recurrente que el experimento de laboratorio del Sr. Jose María poco tendría que ver con la realidad del equipo de VYRSA porque la tubería que utilizó, cuyo grado de resistencia (manejando las variables de presión y caudal) le sirve para sustentar sus conclusiones, nada tiene que ver con la que emplea la demandada en sus equipos. Critica además el método de cálculo seguido por el mencionada perito, al no haber tenido en cuenta el diseño interno de las boquillas, ni haberlo comprobado en las piezas que facilitó la codemandada EUROPISTAS al juzgado.

La existencia de diferencias en las boquillas no es materia que mereciera especial mención en la contestación a la demanda por parte de VYRSA. En cualquier caso, lo relevante es que las mediciones de caudal dan resultados comprendidos en ámbito de protección de la patente. Puede haber diferencias en la boquilla, pero ello no impide que se haya podido constatar que se dan los registros de caudal previstos en el título de la patente de la parte demandante.

En el estudio realizado por el perito Sr. Jose María se emplearon tuberías estándar que soportan presiones de hasta 32 bares, cuando el equipo de VYRSA está configurado para trabajar a un máximo de 17 bares (documento nº 20 de la demanda -presentación en la feria- y testifical de D. Gaspar ). Lo que se apreció es que el aspersor de VYRSA necesitaría presiones de más de 100 bares para alcanzar un caudal que fuera superior a un litro por minuto (que es el límite superior señalado en la reivindicación 7ª de la patente 633), lo cual no sería resistido por las tuberías. La conclusión no parece científicamente objetable.

4.- Los reparos que pretende suscitar VYRSA sobre la identificación del material que se correspondería con el empleado en la instalación verificada en el carril BUS/VAO de la A6 también pueden ser despejados. En el informe de detectives de AM, pese a no ser su autor un técnico en la materia, sí se indica tal correspondencia, siendo del tipo de aspersores de dos orificios. Este último dato físico también lo confirmó en su testimonio D. Gaspar hijo, que lo señaló como la clase de aspersor que había sido colocado en el carril BUS/VAO. Por otro lado, EUROPISTAS presentó ante el juzgado ese mismo tipo de aspersores como los que ella había, a su vez, recibido en su momento de VYRSA en concepto de muestra entregada al cliente (con la finalidad de su instalación en la AP1). Luego con respecto a todo ese material son predicables las conclusiones que se derivan de la peritación del Sr. Jose María , a la que ya nos hemos referido. Sólo nos resta añadir que está debidamente justificado que si dicho experto tuvo que recurrir a la realización de cálculos fue por las reticencias que se mostró del lado de los demandados a que pudieran salir del juzgado determinadas muestras, lo que obligó a la realización de una aproximación teórica. La solución fue razonable en función de las circunstancias concurrentes y lo relevante es su validez desde el punto de vista científico.

Parece claro que la parte actora ha hecho lo posible para demostrar que la configuración del equipo de la parte contraria invadía el ámbito protegido por la patente y resulta paradójico que se le pretenda reprochar el no haber solicitado a las contrapartes la exhibición de material cuando se le han opuesto al Sr Jose María las referidas trabas para analizar en su laboratorio lo que EUROPISTAS ya había aportado proveniente de VYRSA. No está de más recordar que la parte demandante intentó la realización de unas diligencias preliminares, antes de presentar su demanda, que le fueron denegadas y que se ha esforzado en tratar de recabar, mediante las misivas que remitió a las demandadas, información sobre las características del equipo de deshielo que empleaban, que no le fue facilitada. No ha sido precisamente falta de empeño por su parte lo que se ha puesto de manifiesto en este proceso.

5.- También aduce la recurrente que no se practicó prueba pericial alguna sobre la infracción de las reivindicaciones 9ª, 11ª y 12ª de la patente. Este alegato nos parece intrascendente, pues para que medie infracción, en el caso de que existan varias reivindicaciones, bastará con que se vulnere cualquiera de ellas, pues cada una supone por sí misma una invención legalmente protegida. Si están estructuradas como una reivindicación más amplia y otras denominadas dependientes ( artículo 7 del RD 2245/1986, de 10 de octubre, del Reglamento para ejecución de la Ley de Patentes) resultará suficiente la constatación de que existe vulneración de alguna de ellas para que prospere la acción por infracción.

QUINTO.- Sobre la legitimación pasiva de EUROPISTAS como infractora de la patente.

No podemos construir una imputación contra EUROPISTAS fundada en la complicidad con VYRSA o en la provocación a ésta para cometer la infracción, ya que ello supondría dar un salto en el vacío que no consideramos que fuera respetuoso con el adecuado rigor jurídico que creemos exigible en nuestras resoluciones judiciales. Las meras conjeturas, cuando comparten escenario con otras posibilidades igualmente verosímiles (la simple elección de una oferta entre las varias que se tenían al alcance de posibles suministradores, aunque se dirigiese primero el interesado a ellos para pedirles presupuesto, lo que forma parte de la dinámica comercial normal), no pueden constituirse en el soporte de una condena judicial.

Por otro lado, la imputación de infracción a EUROPISTAS viene por otra de las vías que ha sido alegada por la parte demandante-recurrente, la cual sí goza de solidez jurídica. EUROPISTAS utiliza el producto objeto de la patente (lo que afecta el derecho de exclusiva de su titular - artículo 50.1.a de la LP- y puede ser objeto del 'ius prohibendi' que éste puede ejercitar) y ello lo hace con carácter profesional, pues integra aquél en el seno de su propio proceso productivo. Se trata de un elemento que emplea para la mejor prestación de servicios de la autopista de peaje que es objeto de explotación comercial por parte de EUROPISTAS. El papel de ésta no es equiparable al de un consumidor final, porque integra el objeto infractor en su actividad mercantil ( sentencia del TS de 15 de diciembre de 2005 ). Si hay uso industrial o comercial ha de apreciarse la infracción, sin que pueda entrar en juego la exclusión prevista en el artículo 52.1 de la LP.

Luego EUROPISTAS debe soportar las acciones que pueden emplearse contra el infractor de la patente (de cesación, de publicidad, de remoción -con respecto a la cual el juez ha acotado, sin embargo, su alcance, lo que no consideramos discutido en esta apelación-, etc). Además EUROPISTAS fue requerida por la actora precisamente porque consideraba que estaba incurriendo en el uso de un producto coincidente con las características de la patente y, pese a ello, persistió en la utilización del objeto infractor, por lo que tampoco podrá eludir su responsabilidad indemnizatoria (artículo 64.2 de la LP). Si hubiese retirado entonces la instalación infractora se hubiera dado la posibilidad de restablecer el derecho de la parte demandante que podría además haber accedido a efectuar la instalación sustitutiva.

Debe, por lo tanto, ser también corresponsabilizada del daño emergente, que se concreta en este caso en los gastos de investigación para la constatación de la infracción, sin que proceda a este respecto, pues cabe su consideración conjunta en tanto que dirigidos a una mismo fin, efectuar distinción alguna. En cambio, sí ha de hacerse distingo en materia de lucro cesante, pues ha de tenerse en cuenta que sólo una de las dos autopistas donde se han instalado los dispositivos infractores está regentada por EUROPISTAS, luego su responsabilidad indemnizatoria debe concretarse al ámbito de lo que a ella incumbe. Sólo ha de responder, por lo tanto, de la porción de indemnización que por el concepto de ganancia perdida por la contraparte resulte imputable a lo realizado en su propia autopista, debiendo de lo restante responder exclusivamente la otra codemandada que es la que hizo ambas instalaciones.

SEXTO.- Sobre la indemnización de daños y perjuicios.

La recurrente VYRSA considera que el juez cometió un evidente error al dar por sentado que las instalaciones que le fueron encomendadas hubieran sido adjudicadas, de no concurrir ella, a favor de la parte actora, cuando hay otras empresas que también instalan equipos de este tipo e incluso también concurrieron con sus ofertas para la que se verifico en 'La Brújula'. Aduce que no cabría invocar, por lo tanto, la aplicación de la doctrina 'ex re ipsa' para considerar demostrado el sufrimiento de daño por la demandante. Añade a ello que de haber habido un lucro cesante lo sería para BOSCHUNG (cuya pretensión no fue estimada por el juez) y no para FRIBAIR. Critica, por último, el método empleado por el perito Sr. Sergio para cuantificar la indemnización, ya que lo que hizo fue calcular el margen de beneficio que se había obtenido en la instalación que la actora efectuó en San Nicolás-Pancorbo y lo trasvasó a los otros proyectos, lo que no le parece adecuado al poner en duda que el equipo MICRO FAST instalado en dicho lugar se correspondiese con la patente de la actora; asimismo se le censura que hubiese tomado en cuenta documentación inverificable por la parte demandada, que no tuviese en cuenta que se trataba de instalaciones de características diferentes y que hubiese incluido el precio de elementos que no formaban parte de la patente (mando automático, central de mando a distancia e interfaz usuario). Dejamos al margen algunos alegatos que, en sede de esta materia, vuelven a incidir en el alegato de inexistencia de infracción de la patente porque supondría volver sobre lo que ya hemos dejado enjuiciado.

Hemos de recordar que, además, la parte actora de lo que se queja, en su respectivo recurso, es de que le obligan a soportar unos descuentos por gastos indirectos con los que no está de acuerdo.

Significamos que el criterio indemnizatorio al que se sujetó la demandante, al amparo del artículo 66 de la LP, fue exigir el daño emergente sufrido (gastos de investigación y constatación de la infracción) y el lucro cesante padecido, que concretó en el beneficio que previsiblemente hubiese obtenido si no hubiera existido la competencia del infractor, además de reclamar un importe adicional en concepto daño moral (este último no se le concedió y, por ello, a su vez, también recurre la actora).

a)En cuanto a la prueba del daño causado a la parte actora.

No hay duda alguna del daño padecido por la parte actora y de su nexo causal con la conducta infractora de la demandada. La demandante ha visto desplazada su oferta (efectuada en abril de 2005- documento nº 12 de la demanda) para efectuar la instalación de 'La Brújula' merced al hecho de que fue contratada otra entidad, VYRSA, que se estaba valiendo de la tecnología patentada por aquélla. No es obstáculo para ello el que a la fase de precontratación también concurrieran ofertas procedentes de un tercero, pues un razonable entendimiento de las cosas permite comprender que ante la presentación de presupuestos similares por parte de éste, el motivo de la no obtención del beneficio esperado fue precisamente la interferencia del infractor que concurrió, valiéndose ilícitamente de la tecnología de patente ajena, pidiendo un precio menor.

Otro tanto ocurre con relación al tramo del BUS-VAO de la A6, pues también se aspiró por la parte actora, a través de su distribuidora, con una oferta dirigida en noviembre de 2006 al Ministerio de Fomento, a conseguir ese contrato (documento nº 21 de la demanda) y quien se quedó, sin embargo, con ese trabajo fue nuevamente la infractora VYRSA.

b)En cuanto a la parte beneficiaria de la indemnización.

Los reparos opuestos por parte de VYRSA a este respecto partían del presupuesto de que la entidad BOSCHUNG no tenía derecho a reclamar, según decidió el juez. Como ese pronunciamiento ha sido revocado en esta segunda instancia este motivo de recurso queda vacío de contenido.

c)En cuanto al método de cálculo de la indemnización.

Sabemos que el equipo instalado en el tramo de la AP1 San Nicolás/Pancorbo se corresponde con la tecnología patentada, pues así consta en el certificado del ingeniero D. Anselmo (documento nº 11 de la demanda) y también conocemos que los equipos 'MICRO FAST', a tenor de lo que se desprende de los documentos 9, 10 y 36 de la demanda, fueron los instalados en la AP1. Luego la actora estaba utilizando en España productos que respondían a lo patentado. Por otro lado, la parte actora concurrió ofertando el mismo tipo de material para la zona de 'La Brújula' y el equipo proyectado para la instalación del BUS/VAO también era 'MICRO FAST' (documento nº 21 de la demanda), por lo que no vemos justificación para poner en entredicho este asunto.

El perito tomó en cuenta la documentación que consideró oportuna para la emisión de su informe, sin que resulte preceptivo que el mismo debiera incorporar a su dictamen los estados financieros de BOSCHUNG. El perito dio una explicación razonable (confidencialidad) para no haberlos adjuntado. Para forzar la entrada en autos de tal documentación, en los términos en los que pudiera haberse estimado conveniente, lo procedente hubiese sido que se instase por la parte demandada una prueba de exhibición documental que no fue solicitada. Por otro lado, no basta con las insinuaciones de la parte demandada para poner en entredicho cálculos que se muestran además coherentes con los precios de las ofertas que se efectuaban del lado de la parte demandante para obtener la adjudicación de ese tipo de obras. La propia operativa de mercado viene a respaldar la razonable fiabilidad de las cifras manejadas por el experto al elaborar su dictamen.

Aunque cada instalación puede tener sus propias particularidades, se trataba de colocar en ellos equipos de las mismas características, adecuando lo realizado a las imposiciones físicas del emplazamiento. No creemos que en términos empresariales resulte extraño que se plantee por parte de la actora la obtención de beneficios del mismo tipo en el desempeño de la misma clase de actividad.

El cómputo dentro de la indemnización del valor de algunos elementos que no formaban parte de la patente (mando automático, central de mando a distancia e interfaz usuario), pero que integraban la instalación proyectada, no puede verse como algo erróneo, en la medida en que se trata de partidas de carácter meramente accesorio a la principal, siendo ésta lo correspondiente a lo patentado. La previsión del artículo 67 de la LP proporciona base legal para ello, pues desde el punto de vista comercial lo significativo eran las instalaciones objeto de la patente y de lo que se trata es de compensar a la actora el no haber podido obtener el beneficio por la realización de las mismas. Si en las ofertas se incluían tales conceptos como un bloque, siendo lo esencial lo protegido por la patente, no vemos razón para que en el cálculo de lucro cesante dejen de tomarse en cuenta importes que también se integran en la pérdida sufrida.

d)En cuanto a la consideración de los denominados costes indirectos.

La jurisprudencia señala que cuando el criterio aplicado para la determinación del lucro cesante es el de los beneficios que el perjudicado no obtuvo y habría podido conseguir de no haber tenido lugar el acto o comportamiento lesivo, el cálculo de la ganancia deberá comprender la deducción de los gastos que el perjudicado no tuvo y que habría tenido que soportar, porque esa es la forma de reponerle en la situación en la que se hubiese hallado si el evento dañoso no se hubiera producido ( sentencias de la Sala 1ª del TS de 26 de septiembre de 2002 , 14 de julio de 2003 y 11 de febrero de 2011 ). También se ha remarcado que a la hora de efectuar la pertinente deducción de costes ( sentencia de la Sala 1ª del TS de 3 de febrero de 2008 ) debe ser preservado el principio de plena indemnidad del perjudicado.

No parece dudoso que los costes que resulten imputables precisamente a la fabricación y comercialización de los productos objeto de la exclusiva deberían ser objeto de deducción en el cálculo de la indemnización conforme al criterio previsto en el artículo 66.2.a de la LP, pues esa inversión del empresario resultaba ineludible para colocar en el mercado la partida de productos o servicios que va ser objeto de compensación. Esto significará la procedencia de descontar el precio de la materia prima que se habrían empleado y otros costes directamente relacionados con la producción del bien o servicio.

No está tan claro, sin embargo, que resulte procedente la deducción por otros conceptos imputables, por un lado, a costes fijos del empresario y, por otro, a gastos generales del mismo (los denominados costes indirectos) porque, con independencia de que hubiese mediado o no la interferencia del infractor, el empresario ya habría tenido que soportarlos por el mero hecho del desarrollo de su negocio. No se discute que el empresario consuma una parte de sus recursos en la financiación de estos costes porque resultan inherentes al desempeño de la actividad empresarial. Lo que ocurre es que cuando de lo que se trata es de compensar al titular de un derecho de exclusiva por la interferencia en él sufrida lo que interesa es saber cuál es el beneficio dejado de percibir que debiera proceder directamente de la parte de su actividad que ha sido cercenada por esa causa, no cuál hubiera sido el beneficio final de la empresa tras la financiación de todos sus gastos generales que no están condicionados por dicha incidencia.

Pues bien, lo que en el dictamen del perito economista Don. Sergio consta como objeto de deducción fueron, de modo explícito, el coste de los materiales, el de diseño, asesoría y supervisión y algún otro concepto un tanto inconcreto. Reseñó que, en su criterio, no procedía, y por eso no lo aplicó, el descuento por costes indirectos.

La resolución apelada consideró, sin embargo, procedente que se efectuase además un descuento por 'costes indirectos', sin concretar con precisión qué tipo de partidas específicas deberían ser objeto de sustracción. Proporciona, sin embargo, una valiosa pista al respecto en su fundamentación jurídica, en la que se dice que se está refiriendo a aquéllos que no tienen relación con la infracción porque se hubieran soportado igualmente. Pues bien, a tenor de lo que hemos expuesto precedentemente, los costes de ese tipo, desvinculados de una relación directa con la situación de infracción padecida, no deben ser objeto de descuento cuando de lo que se trata es, precisamente, de determinar la asignación de una compensación económica por una interferencia concreta en su actividad sufrida por la parte actora. No se trata aquí de extraer el beneficio contable del demandante atendiendo a todos los conceptos que inciden en la llevanza de una empresa, sino de calcular la indemnización a percibir con criterios de justa compensación del daño sufrido por unos hechos concretos. Lo que interesa saber es el beneficio neto que se podía haber extraído en un momento concreto de la realización de unas operaciones determinadas, que es lo que ha de ser compensado, aunque no discutimos que el empresario tenga además que soportar unos gastos generales inherentes a su actividad (que no se limitaba en este caso, según entendemos, exclusivamente a este producto en concreto).

Aunque en el debate sostenido entre las partes se ha aludido a partidas de muy diversa significación, nuestras atribuciones se limitan a resolver el litigio en apelación y no podemos perder de vista que lo único apelado, en este aspecto, ha sido la deducción ordenada por costes indirectos. Como damos la razón a la parte demandante-apelante en la improcedencia de seguir el criterio aplicado en la primera instancia, lo que no podríamos plantearnos, porque supondría una 'reformatio in peius' prohibida por la ley ( artículo 465.5 de la LEC ), es el imponer ahora a la recurrente el tener que soportar otros descuentos diferentes (como los que pudieran imputarse a otros costes directos no tomados en cuenta por el perito) a los que no ha hecho mención alguna la sentencia del juez de lo mercantil.

e)En cuanto a la solicitud de la parte actora de obtener una cifra adicional imputada a daños morales.

El artículo 66.2.a de la LP permite al perjudicado por la infracción de la patente el reclamar una indemnización por daño moral. Se puede dar acogida bajo el daño moral (según la sentencia de la Sala 1ª del TS de 27 de julio de 2006 ) a todos aquellas consecuencias desfavorables que no fuesen susceptible de evaluación patrimonial, como los menoscabos de esa índole que afectan al ámbito físico o psíquico de la persona, que se traducen en puro sufrimiento, y los que atañen al ámbito moral de la misma, como las incidencias negativas en el honor, la reputación y la consideración ajena.

Las demandantes no son personas físicas, sino jurídicas, por lo que la afectación que pueda haberse dado en este aspecto sólo podría haberlo sido en su reputación o prestigio (la jurisprudencia ha admitido que las personas jurídicas puedan reclamar por daño moral en la medida en que haya podido resultar afectado su prestigio - sentencias de la Sala 1ª del TS de 20 de febrero de 2002 y de 31 de octubre de 2007 -, pues el derecho a la propia estimación o al buen nombre o reputación no es patrimonio exclusivo de las personas físicas - sentencia del TC 214/1991 ). Pero tal consecuencia no se deriva necesariamente siempre que haya mediado una infracción de un derecho de exclusiva, por más que haya de reconocerse que ello entraña que se ha producido una interferencia en el libre ejercicio de un derecho ajeno y eso comporte un quebrantamiento de la voluntad de otro, en este caso la libre determinación empresarial, etc. Hace falta algo más, en concreto, que la infracción haya acaecido en circunstancias tales que pongan de manifiesto que aquélla hubiese conllevado una incidencia negativa en la reputación del afectado.

Por otro lado, el planteamiento de la recurrente parece no discernir bien entre lo que sería propiamente imputable a daño moral, que sería lo que acabamos de explicar, y el concepto de prestigio empresarial o el que se hubiese conseguido para los productos fabricados o servicios prestados por el empresario, lo que se situaría, más bien, en el ámbito del daño patrimonial, pues lo que entrañaría sería una reducción de su valor en el mercado (lo que se puede resentir es la expectativa que se tuviese de generar beneficios con ello).

En cualquier caso, no hemos podido encontrar en los autos sustento suficiente para apreciar que precisamente hubiese ocurrido en el caso de la parte demandante una situación de esa índole, ni, en concreto, que los otros intervinientes en el mercado tengan en peor consideración la actividad de la parte actora ni el producto que oferta por causa de la conducta de las demandadas. No se trata de una consecuencia que pueda considerarse inherente al hecho de que otro empresario haya podido ofertar el producto a menor precio, ya que ello no supone necesariamente un descrédito para el que oferta uno más alto cuando la política de precios puede responder a factores muy diversos. Exigir, como se ha pretendido por las actoras, una cantidad por ese concepto, que determinan además con el aleatorio criterio de aplicar un porcentaje sobre las otras indemnizaciones que reclaman, carece de justificación.

SÉPTIMO.- El juzgador decidió en su sentencia no efectuar expresa imposición de costas a ninguna de las partes intervinientes. La única que parece no haber quedado conforme con tal pronunciamiento es la demandada VYRSA. Sin embargo, en la medida en que la demanda prosperó de manera sustancial en contra de dicha entidad, y eso no ha sido modificado en esta apelación, hemos de señalar que esa parte ha resultado bien parada en este aspecto, por lo que su recurso carece de posible justificación. En ningún caso tiene derecho a invocar en su favor el principio del vencimiento objetivo del nº 1 del artículo 394 de la LEC , pues no ha ganado el pleito. Es por ello que en este aspecto tampoco su recurso puede ser atendido.

OCTAVO.- En cuanto a las costas de la segunda instancia debemos atenernos a las reglas previstas en el artículo 398 de la LEC : 1º) en el caso del recurso estimado, ya sea en todo o siquiera en parte, no procede, según el nº 2 de dicho precepto legal, efectuar expresa imposición de aquéllas; y 2º) en el de la desestimación del recurso ha de realizarse, conforme al nº 1 de dicha norma, la imposición a la parte que ha visto rechazada su apelación.

Vistos los preceptos citados y demás concordantes de general y pertinente aplicación al caso, este tribunal pronuncia el siguiente

Fallo

I.- Estimamos en parte el recurso de apelación interpuesto por la representación de FRIBAIR S.A. y de BOSCHUNG MECATRONICS AG contra la sentencia dictada el 25 de enero de 2011 por el Juzgado de lo Mercantil nº 7 de Madrid, en sede del juicio ordinario nº 882/2007, por lo que revocamos en parte dicha resolución, para introducir en ella los siguientes pronunciamientos:

1º) modificamos lo fallado respecto a la entidad BOSCHUNG MECATRONICS AG, debiendo considerarse sustituido por el de que también es estimada la demanda planteada en su nombre y es, por lo tanto, beneficiaria de los pronunciamientos contenidos en la sentencia;

2º) modificamos lo fallado con relación a la entidad EUROPISTAS CONCESIONARIA ESPAÑOLA SA, la cual deberá ser considerada infractora del derecho sobre la patente europea 633 y, en consecuencia, debe someterse a los pronunciamientos declarativos, cesatorios y publicitarios impuestos en la sentencia apelada y además ha de corresponsabilizarse del pago, de modo solidario con la otra codemandada, de las cantidades indemnizatorias de 4.060,55 euros y 1.025.365,93 euros;

3º) dejamos sin efecto el pronunciamiento referido a la necesidad de deducir en el cálculo de las indemnizaciones por lucro cesante los denominados costes indirectos, por lo que el importe de las mismas queda fijado en 1.025.365,93 y 222.939,30 euros, las cuales devengarán el interés legal incrementado en dos puntos a partir de la fecha de la presente resolución judicial;

4º) confirmamos los restantes pronunciamientos de dicha resolución judicial que no han sido afectados por las precedentes modificaciones; y

5º) no efectuamos expresa imposición de las costas derivadas del recurso planteado por la parte actora.

II.- Desestimamos el recurso de apelación interpuesto por la representación de VYR VALVULERÍA Y RIEGOS POR ASPERSIÓN S.A. contra la referida sentencia, por lo que imponemos a dicha parte las costas que haya ocasionado con su recurso.

Una vez sea firme esta resolución deberá procederse a la devolución a las recurrentes FRIBAIR S.A. y BOSCHUNG MECATRONICS AG del depósito que hubieran tenido que constituir para poder recurrir. Al que hubiese tenido que constituir VYR VALVULERÍA Y RIEGOS POR ASPERSIÓN S.A. se le dará el destino legal.

Contra la presente sentencia tienen las partes la posibilidad de interponer ante este tribunal, en el plazo de los veinte días siguientes al de su notificación, recurso de casación y, en su caso, recurso extraordinario por infracción procesal, de los que conocería la Sala Primera del Tribunal Supremo, todo ello si fuera procedente conforme a los criterios legales y jurisprudenciales de aplicación.

Así, por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos los ilustrísimos señores magistrados integrantes de este tribunal.