Sentencia Civil Nº 232/2014, Audiencia Provincial de Granada, Sección 3, Rec 398/2014 de 26 de Septiembre de 2014

Encabezamiento

AUDIENCIA PROVINCIAL DE GRANADA

SECCIÓN TERCERA

RECURSO Nº 398/2014

JUZGADO DE LO MERCANTIL Nº 1 DE GRANADA

ASUNTO: JUICIO ORDINARIO Nº 96/2012

PONENTE SRA. ANGÉLICA AGUADO MAESTRO.

S E N T E N C I A N º 232

ILTMOS. SRES.

PRESIDENTE

D. JOSÉ REQUENA PAREDES

MAGISTRADOS

D. ENRIQUE PINAZO TOBES

Dª ANGÉLICA AGUADO MAESTRO

En Granada, a 26 de septiembre de 2014.

La Sección Tercera de esta Audiencia Provincial ha visto el recurso de apelación nº 398/2014, en los autos de juicio ordinario nº 96/2012, del Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Granada, seguidos en virtud de demanda de ENRIQUE ORTIZ E HIJOS, CONTRATISTA DE OBRAS, S.A., representado por la procuradora Dª. Rocío García-Valdecasas Luque y defendido por el letrado D. Alejandro Bas Carratalá; contra CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE NAVARRA (CAJA NAVARRA);contra MONTE DE PIEDAD Y CAJA DE AHORROS SAN FERNANDO, GUADALAJARA, HUELVA, JEREZ Y SEVILLA (CAJASOL);contra CAJA GENERAL DE AHORROS DE CANARIAS (CAJA CANARIAS);y contra CAJA DE AHORROS MUNICIPAL DE BURGOS (CAJA BURGOS),representados por el procurador D. Carlos Alameda Ureña y defendidos por el letrado D. Carlos Morán Medina; así como contra CAIXABANK, S.A., representada por el procurador D. Carlos Alameda Ureña y defendido por el letrado D. Javier Fernández-Lasquetty Quintana.

Antecedentes

PRIMERO:Por el mencionado Juzgado se dictó sentencia en fecha 16 de abril de 2014, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente: 'Que desestimo totalmente la demanda presentada por Enrique Ortiz e Hijos Contratista de Obras, S.A. representado por el procurador Sr./a García-Valdecasas y defendido por e letrado Sr./a Bas Carratala contra Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Navarra (Caja Navarra), Monte de Piedad y Caja de Ahorros de San Fernando de Guadalajara, Huelva, Jerez y Sevilla (Cajasol), Caja General de Ahorros de Canarias (Caja Canarias), Caja de Ahorros Municipal de Burgos (Caja Burgos) y Banca Cívica S.A. y en consecuencia debo absolver y absuelvo a los demandados de las pretensiones del actor con expresa imposición de costas al demandante'.

SEGUNDO:Contra la anterior sentencia se interpuso recurso de apelación por la parte actora mediante su escrito motivado, dándose traslado a la parte contraria que se opuso; una vez remitidas las actuaciones a la Audiencia Provincial, fueron turnadas a esta Sección Tercera el pasado día 1 de septiembre de 2014; señalándose para votación y fallo el día 25 de septiembre de 2014.

Siendo Ponente la Iltma. Sra. Magistrada Dª ANGÉLICA AGUADO MAESTRO.

Fundamentos

PRIMERO:La entidad mercantil Enrique Ortiz e Hijos, Contratista de Obras, S.A., presentó demanda de juicio ordinario en la que, con fundamento en los derechos que el art. 34 de la LM le otorga al titular de la marca, ejercita la acción de nulidad relativa prevista en el art. 52.1 de la LM, en relación con el art. 6 de la mencionada Ley que prohíbe registrar como marcas los signos que por ser idénticos o semejantes a una marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que designan, provoquen la existencia de un riesgo de confusión en el público; y una acción de nulidad absoluta por mala fe (art. 51.1 b) y que justifica porque si firmó el 'Acuerdo de Coexistencia de marcas' el 13 de julio de 2009 fue inducida a ello por Caja Navarra que de esta forma conseguía paralizar la oposición que había planteado frente a la solicitud del registro de las nuevas marcas; solicitando que se declare que las demandadas han infringido su marca nº 2.764.851 que identifica como 'GRUPO CIVICA', condenadas a cesar en los actos que violen su marca, abstenerse de realizar en el futuro actos de violación, a retirar y destruir del tráfico económico el material publicitario y cualquier soporte en los que se incluya el término CIVICA, a cesar en el uso de la denominación social Banca Cívica, S.A., al pago de una indemnización millonaria, a que se declare la nulidad de las ocho marcas españolas que detalla a continuación, se declare que han infringido su marca nacional con el registro de las siete marcas comunitarias que describe y se les prohíba su uso en España y a cancelar los nombres de dominio.

La demanda ha sido desestimada en primera instancia porque el registro de las marcas cuya nulidad se solicita se llevó a cabo tras alcanzar las partes un acuerdo de coexistencia de marcas (documento nº 22 aportado con la demanda), de conformidad con la doctrina fijada por el Tribunal Supremo en la sentencia de 13 de mayo de 2010 (rec. 187/2006) y frente a dicha resolución la entidad actora interpone recurso de apelación.

SEGUNDO:Se alega por la recurrente que la sentencia vulneraría los arts. 1.816 y 1.809 del Código Civil de los que haría una aplicación indebida y de los arts. 34 y 41.1 de la Ley de Marcas por no aplicarlos y se justifica porque las entidades demandadas estarían haciendo un uso del término CÍVICA para negocios inmobiliarios sin estar autorizadas ni por norma legal ni contractual y de esta forma quebrantarían el derecho exclusivo que tiene la entidad actora sobre su marca española nº 2.764.851 registrada en la OEPM para utilizarla en los negocios inmobiliarios y que identifica a lo largo del escrito de demanda como 'GRUPO CIVICA', cuando se trata de la marca denominativa 'GRUPOCIVICA'.

Alegaciones que no pueden prosperar, en primer lugar, porque la sentencia que se recurre no ha podido infringir los artículos del Código Civil sobre el alcance y las consecuencias de las normas que regulan el contrato transaccional simplemente porque ese acuerdo sobre de coexistencia de las marcas no ha sido el objeto del proceso, para limitarse la sentencia a analizar las acciones marcarias de nulidad absoluta y relativa que se plantean y por esa razón se explica en la sentencia que 'no es objeto del presente procedimiento los efectos de un posible incumplimiento del pacto de coexistencia por las partes' y 'en definitiva no hay infracción del derecho marcario del actor si no se analiza desde la perspectiva del propio contrato pero para ello será necesario igualmente ejercitar la acción derivada del mismo, lo que no se hace en el presente'.

Tampoco desconoce la sentencia el contenido y alcance de los arts. 34 y 41.1 de la LM. Del primero ya indica la sentencia del TS de 20 de julio de 2010 (rec. 188/2010) que le reconoce al titular de la marca registrada ' un conjunto de derechos, con una dimensión positiva de uso exclusivo de la marca ( art. 34.1 LM ), y con una dimensión negativa de impedir a terceros su uso y el de signos que, en atención a la identidad o semejanza de los productos o servicios a los que se aplican, ocasionen un riesgo de confusión al público ( art. 34.2 LM )',pero como indica el apartado 2 del art. 34 de la LM el titular de la marca registrada podrá prohibir que los terceros utilicen en el tráfico económico cualquier signo idéntico a la marca para productos o servicios idénticos a aquéllos para los que la marca esté registrada, siempre que estos terceros lo hagan sin su consentimiento, pero en el caso ahora analizado es un hecho no discutido que se firmó un contrato donde, entre otras cosas, Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Navarra reconocía los derechos de propiedad industrial que Enrique Ortiz e Hijos ostentaba en virtud del registro de la marca española nº 2.764.851 'GRUPOCIVICA' y, a su vez, Enrique Ortiz e Hijos reconocía los derechos de propiedad industrial que la Caja de Ahorros ostentaba sobre el registro de la marca española nº 2.787.828 'CAN PIONEROS EN BANCA CIVICA' y autorizaba expresamente para que la Caja de Ahorros registrara ante la OAMI de las marcas comunitarias 'BANCA CIVICA' y 'LA CUENTA CIVICA' y su uso.

Finalmente, el art. 41. 1 de la LM recoge las acciones civiles que puede ejercitar el titular de la marca, acciones que, efectivamente se han ejercitado en la demanda por parte de Enrique Ortiz e Hijos pero lo que no asegura este artículo es que tales acciones vayan a prosperar, lo que dependerá del alcance de sus derechos, de lo cedido, transmitido o consentido y de la prueba que se practique y en el caso que hora analizamos debemos destacar que la entidad actora no es titular de ninguna marca que se denomine 'CIVICO' o 'CIVICA', su marca es denominativa y está formada por una sola palabra 'GRUPOCIVICA', que por sí sola no sirve para identificar ningún producto o servicio y en virtud del contrato suscrito en su día con Caja Navarra, ha consentido expresamente que el término 'cívica' que aparece en su marca coexista con otras marcas titularidad de Caja Navarra que también, de una y otra forma, incluye ese mismo adjetivo.

En realidad, a través de este motivo de impugnación de la sentencia lo que pretende la parte recurrente es que se analicen los términos del contrato suscrito el 13 de julio de 2009 y que se declare que el contrato ha sido incumplido por las demandadas al utilizar el término 'cívico' o 'cívica' para negocios inmobiliarios, pretensión que no puede prosperar al encontrase este contrato al margen de las acciones de nulidad de la marca que, teóricamente, son el objeto de este procedimiento.

TERCERO:En el segundo motivo del recurso se alega violación por la no aplicación de lo dispuesto en los arts. 51.1 b), 52 y concordantes de la LM. Por tanto, de manera conjunta se refiere la parte recurrente tanto a la causa de nulidad absoluta prevista en el art. 51.1 b) - el registro de la marca podrá declararse nulo mediante sentencia firme y ser objeto de cancelación cuando al presentar la solicitud de marca el solicitante hubiera actuado de mala fe-; como a las acciones de nulidad relativa del art. 52 de la LM- el registro de la marca podrá declararse nulo mediante sentencia firme y ser objeto de cancelación cuando contravenga lo dispuesto en los arts. 6, 7, 8, 9 y 10-.

Del escrito de demanda podemos conocer que la nulidad relativa se formula por contravenir los registros de las marcas titularidad de los demandados el art. 6 b) de la LM que establece que no podrán registrarse como marcas los signos que, por ser idénticos o semejantes a una marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que designan, exista un riesgo de confusión en el público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior. Para calificar la parte actora de 'irrelevante' el acuerdo sobre coexistencia de marcas de 13 de julio de 2009, al mantener que el permiso que le concedió a la Caja de Ahorros para que registrara sus distintas marcas con el adjetivo Cívico o Cívica 'sería nulo de pleno derecho e ineficaz, desde el momento en que éste pudiera estar en contradicción inmediata con el interés general prevalente; es decir, con el interés de los consumidores'; pero si se aprecia alguna contradicción es precisamente en este argumento atendiendo a la primera afirmación que recoge el recurso de apelación donde la parte actora comienza con el 'vaya por delante que estamos de acuerdo en que el 'contrato de coexistencia de marcas' sigue vivo entre las partes. En nuestra demanda nunca hemos sostenido lo contrario. De ahí que consideremos innecesario el Fundamento de Derecho Tercero de la sentencia, ya que nunca se cuestionó la vigencia del citado acuerdo transaccional' y si 'se da por hecho que el acuerdo está vivo' no se puede entender cómo, al mismo tiempo, es ineficaz y nulo de pleno derecho.

Fue precisamente la existencia, validez y vigencia de este acuerdo lo que ha impedido que, sin entrar en más comparaciones o análisis de las marcas, no haya prosperado la acción de nulidad relativa que plantea la actora con la finalidad de que se declare la nulidad de las marcas registradas a favor de Banca Cívica, S.A., hoy CAIXABANK, por incluir en su configuración el adjetivo 'Cívico' o 'Cívica', pues esta confluencia de marcas, sólo en parte coincidentes en su denominación, ha sido creada y consentida por las partes a partir de la firma del acuerdo donde así se establece y se admite de forma expresa.

Situación muy similar a la que analiza la sentencia del TS de 13 de mayo de 2010 a la que se refiere la sentencia dictada en primera instancia y esta similitud permite trasladar los argumentos, pues tanto en uno como en otro, la existencia de varias marcas que pueden provocar confusión en los productos o servicios que designan ' ha sido creada con plena conciencia de ambas partes', acuerdo expreso sobre la convivencia de marcas -que en el caso ahora analizado no son ni siquiera idénticas- y ' pretender que por ser más antigua una de las marcas adquiridas mediante la compraventa referida se puede obtener la nulidad de las otras marcas explotadas en situación de convivencia implica desconocer que lo vedado al transmitente no se le puede reconocer al adquirente, pues los derechos se adquieren con la dimensión jurídica con que los puede disfrutar el 'tradens', e igualmente supone conculcar los actos propios derivados de la situación jurídica perfectamente conocida e implícitamente asumida que impide el ejercicio de la acción de nulidad ex art. 12.1 a) LM 32/1988, y concordantes de dicha LEC, y convierte en estéril la antigüedad registral'.

En el presente procedimiento no se ha practicado prueba que acredite la realidad de este riesgo de confusión al que se alude en la demanda entre la marca denominativa titularidad de la actora y las marcas mixtas de Caixabank, riesgo de confusión que ' se identifica con el de que se genere una equivocada creencia sobre el origen empresarial de los productos o servicios designados con las marcas en conflicto' y se trata ' de una prohibición relativa, sometida al régimen específico de las de esta clase'( sentencia del TS de 28 de febrero de 2011), pues no podemos olvidar que este posible riesgo de confusión al no ser una cuestión de orden público ni de interés general, no puede ser advertido de oficio por la OEPM conforme a lo previsto en el art. 20 de la LM a la que únicamente se le permite ese examen si la solicitud de marca incurre en alguna de las prohibiciones contempladas en los arts. 5 y 9.1, letra b) y en otro caso está obligada a registrar la marca si no se hubiera formulado ninguna oposición u observaciones de terceros.

Además del supuesto riesgo de confusión y de asociación con respecto a la marca de la entidad actora, se recurre en apelación la desestimación de la acción de nulidad absoluta de la marca que también se ejercita en la demanda, al mantener que 'las demandadas efectuaron su registro con mala fe no sólo por contravenir el pacto alcanzado, sino por el conocimiento que de dicho pacto se les supone sobre la prevalencia del derecho de la actora. La mala fe, en este caso, se materializa en el conocimiento informado que tenía la CAN del estado de cosas'. Conjunto de palabras cuyo significado no se llega a comprender y si la mala fe y el fraude que se imputa a la entidades financieras se refiere al contrato sobre la coexistencia de las marcas, evidentemente, es una cuestión ajena a este proceso y lo que acredita es que no hubo mala fe por parte de las demandadas en el registro de sus marcas porque lo llevaron a cabo tras alcanzar un acuerdo previo precisamente para realizar el registro, acuerdo cuya validez y eficacia no es discutida por la actora.

CUARTO:Finalmente se alega la violación del art. 24 LM en relación con el art. 5.1 de la Directiva 89/104 CEE y art. 6.1, a) de esta misma Directiva.

Analizando los preceptos que se dicen conculcados, resulta que el art. 24 LM se encuentra dentro del Título III, capítulo III de la LM en el que se regula la solicitud y el procedimiento de registro de la marca, haciendo referencia este artículo a la posibilidad del solicitante o titular de una marca que comprenda varios productos o servicios de dividir la solicitud o registro de ésta en dos o más solicitudes o registros divisionales, distribuyendo los productos o servicios enumerados en la solicitud o registro inicial. Por su parte, el art. 5.1 de la Directiva 89/104 CEE ha sido recogido por la Ley de Marcas española en su art. 34.1 y el art. 6.1 a) de misma Directiva se reproduce en el art. 37 de la LM que recoge las limitaciones de los efectos de la marca y entre ellas que el titular no podrá impedir a los terceros el uso, en el tráfico económico de su nombre y de su dirección. Para explicar que Banca Cívica, S.A., utiliza su denominación social a título de marca para la presentación de servicios incluidos en las clases 36 y 42 del nomenclátor, solicitando que sea condenada a modificar la citada denominación social, pretensión insostenible desde el momento en que Banca Cívica, S.A., es la única titular de la marca denominativa con gráfica 'Banca Cívica' para las clases 36 y 42 del nomenclátor entre otras, por tanto, no está utilizando su denominación social sino una marca registrada con el consentimiento expreso de la entidad demandada.

QUINTO:En cuanto a las costas, será de aplicación el art. 398 de la LEC.

Vistos los citados preceptos y demás de general y pertinente aplicación, EN NOMBRE DE S.M. EL REY,

Fallo

Desestimamosel recurso de apelación presentado por Enrique Ortiz e Hijos, Contratista de Obras, S.A., y confirmamos la sentencia dictada el 16 de abril de 2014 en el juicio ordinario nº 96/2012 seguido ante el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Granada, condenando a la parte recurrente al pago de las costas del recurso y a la pérdida del depósito que se le dará el destino legal.

Notifíquese esta sentencia a las partes, haciéndoles saber que contra esta resolución cabe recurso de casación a interponer ante este Tribunal en el plazo de VEINTEDÍAS, a contar desde el siguiente a su notificación, siendo resuelto por la Sala 1ª de lo Civil del Tribunal Supremo.

Firme la presente resolución, devuélvanse los autos originales al Juzgado de 1ª Instancia de procedencia, con testimonio de la presente resolución, para su conocimiento y efectos.

Así por esta nuestra sentencia definitivamente juzgando, la pronunciamos, mandamos y firmamos.

Publicación.-Dada y pronunciada fue la anterior Sentencia por los Iltmos/a. Sres/a. Magistrados/a que la firman y leída por la Iltma. Magistrada Ponente en el mismo día de su fecha, de lo que yo el Secretario certifico.