Sentencia Civil Nº 234/2014, Audiencia Provincial de Granada, Sección 3, Rec 426/2014 de 29 de Septiembre de 2014

Encabezamiento

AUDIENCIA PROVINCIAL DE GRANADA

SECCIÓN TERCERA

ROLLO Nº 426/14

JUZGADO DE LO MERCANTIL Nº 1 DE GRANADA

ASUNTO: JUICIO ORDINARIO Nº 582/13

PONENTE: SR. JOSÉ REQUENA PAREDES

S E N T E N C I A N º 234

ILTMOS. SRES.

PRESIDENTE

D. JOSÉ REQUENA PAREDES

MAGISTRADOS

D. ENRIQUE PINAZO TOBES

Dª ANGÉLICA AGUADO MAESTRO

En la ciudad de Granada, a 29 de septiembre de 2014.

La Sección Tercera de esta Audiencia Provincial constituida con los Iltmos. Sres. al margen relacionados ha visto en grado de apelación -rollo nº 426/14- los autos de Juicio Ordinario nº 582/13, del Juzgado de lo Mercantil Único de Granada, seguidos en virtud de demanda de 'Congelados el Militar, S.L.' representado por el procurador don Pablo Alameda Gallardo y defendido por el letrado don Iván L. Sempere Massa contra 'Congelados Apolo, S.L.' representado por el procurador don Antonio Jesús Pascual León y defendido por el letrado don Francisco Ramos Rodríguez.

Antecedentes

PRIMERO.- Que por el mencionado juzgado se dictó sentencia en fecha 9 de junio de 2014 cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente: 'Que debo estimar y estimo totalmente la demanda presentada por Congelados El Militar SL, representados por el procurador Sr. Alameda Gallardo y defendido por el letrado Sr/a. Sempere Massa contra Congelados Apolo SL, representada por el procurador Sra. Pascual y defendido por el letradoSr. Ramos Rodríguez en consecuencia:

Primero: Declaro la nulidad total del registro de marca nº 2874217 «Congedona» por existir riesgo de confusión de las marcas prioritarias «Congeladona» y «Congeladona Congelados» con nº 2.620.705 , 2.679.178 y 2.536.018.

Segundo: Debo condenar y condeno a la demandada a la cesación y prohibición del uso de la denominación «Congedona» por generar confusión con las marcas prioritarias registradas por la actora.

Tercero: Con expresa imposición de costas a lademandada.

Líbrese testimonio de la misma a la OEPM una vez firme'.

SEGUNDO.- Que contra dicha sentencia se interpuso recurso de apelación por la parte demandada, al que se opuso la parte contraria; una vez elevadas las actuaciones a esta Audiencia fueron turnadas a esta Sección Tercera el pasado día 18 de septiembre de 2014, y formado el rollo se señaló día para votación y fallo con arreglo al orden establecido para estas apelaciones.

TERCERO.- Que por este Tribunal se han observado las formalidades legales en esta alzada.

Siendo Ponente el Iltmo. Sr. Magistrado D. JOSÉ REQUENA PAREDES.

Fundamentos

Se aceptan los fundamentos de derecho de la sentencia apelada.

PRIMERO.- La sociedad actora es titular de las marcas nacionales mixtas 'Congeladona'y 'Congeladona Congelados'nº 2.620.705; 2.679.178 y 2.536.018, concedidas por la OEPM respectivamente con efectos desde su solicitud, el 3 de noviembre de 2004, 11 de noviembre de 2005 y 11 de abril de 2003, para la clase 29 la primera de las citadas y para la clase 35 las otras dos, esto es tanto para distinguir, 'pescado y marisco congelado, fruta, verduras, legumbres congeladas, platos precocinados, ultracongelados de verdura, carne o pescado'y para servicios de venta al por menor de productos congelados (clase 35 del Nomenclátor Internacional).

En base a estos registros marcarios, prioritarios y anteriores al de la sociedad demandada, interpuso demanda en ejercicio de las acciones al amparo de los artículos 52.1 y 6.1 de la Ley de Marcas, así como la acción de prohibición y cesación en el uso de la marca denominativa nº 2.874.217 'Congedona'por existir riesgo de confusión con las de la actora que la hace infractora del derecho de marcas.

Contra la decisión del juzgado de lo mercantil se alza la demandada en apelación combatiendo la sentencia a través de tres motivos principales. El primero, aceptando la Doctrina jurisprudencial y comunitaria que cita con profusión la resolución apelada, tratando de convencer, sin ninguna posibilidad de éxito, que la misma no es aplicable en el caso 'sub iudice'al no permitir tal conclusión una valoración global y en conjunto de las marcas confrontadas; en segundo lugar por entender que esa misma ausencia de confusión determinó que la actora permitiera su uso durante mucho tiempo conviviendo pacíficamente; en tercer lugar insistiendo en el carácter distinto que ofrecen ambas marcas; y finalmente, con carácter subsidiario, solicita la no imposición de costas por entender que existen dudas de derecho suficientes en el caso enjuiciado.

SEGUNDO.- Los tres primeros motivos, que merecen respuesta conjunta, se han de desestimar con rotundidad. De entrada conviene recordar, con base en el artículo 6.1 de nuestra Ley de Marcas, que, en términos generales, nuestro ordenamiento marcario establece prohibiciones, tanto absolutas como relativas, en la concesión de las marcas, las primeras respecto a aquellas que registran como marcas los signos que puedan inducir al público a error, por ejemplo, sobre la naturaleza, la calidad o la procedencia geográfica del producto o servicio, y el artículo 6.1.b), como prohibición relativa, la de registrar marcas o signos que por ser idénticos o semejantes a una marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que designan existe un riesgo de confusión en el público que incluye el riesgo de asociarlo con el producto de la marca anterior, por lo que es fundamental en esta compulsa de los signos o marcas en controversia atender al principio de especialidad consagrado tanto en la Ley de Marcas como en la Doctrina jurisprudencial (vid SSTS de 28 de septiembre de 2000 y 26 de junio de 2003 ), pues el riesgo de confusión ha de evaluarse sobre todo en función de la clase o naturaleza del producto sobre el que recaiga la marca o el signo o nombre distintivo de forma que cuanto más similares sean los productos o servicios designados por tales marcas, mayor será el riesgo de confusión entre los signos semejantes.

Esto es, y como tantas veces ha señalado esta Sección (por todas, Sentencia de 14 de marzo de 2014) con cita en reiterada Doctrina legal, de la que sirve de ejemplo la STS de 19 de junio de 2003, que ' La garantía de la marca, como se desprende de la definición legal que da el artículo 4.1 de la Ley 17/2001, de 7 Dic., de Marcas , radica en que los productos o servicios designados por ella han sido fabricados o prestados por una empresa, que se hace responsable de su calidad. Su esencia es la función diferencia dora, que identifica el producto o servido de una empresa y sus cualidades; la constituyen los signos de representación gráfica susceptibles de cumplir aquella función; su aspecto fundamental es evitar e! riesgo de confusión, ya que es esencial en la marca su finalidad de distinguir productos y servicios en el mercado, de forma que el consumidor medio no los confunda con otros y los asocie inequívocamente a un determinado origen empresarial.

El riesgo de confusión lo contempla la Ley indirectamente, al conceder el art. 34 a su titular el derecho exclusivo, y, especialmente, el artículo 6 al establecer las prohibiciones para el registro de marcas que puedan llevar al mismo. Y lo trata también directamente, la Ley de Competencia Desleal , a! considerar desleal el Acto de confusión y el acto de imitación cuando pueda provocar el riesgo de asociación.'.

En ambos conceptos ahonda nuestro Tribunal Supremo en su Sentencia de 10 de mayo de 2004, con cita y aplicación de la Directiva 89/104/CEE del Consejo de 21 de diciembre de 1989, al señalar que el riesgo de confusión sobre el origen empresarial de los productos o servicios representa un atentado contra lo que es función esencial de la marca en cuanto signo identificador de la procedencia empresarial para los que se concede (STS CC.EE. de 12 de noviembre de 2002). Por ello el riego de asociación no es una alternativa de la confusión sino una consecuencia que servirá para precisar el alcance de la infracción y su idoneidad para generar la confusión comercial entre consumidores que el respeto a la marca ha de evitar al constituir la garantía específica de protección.

Esto es, el registro de la marca confiere a su titular el derecho exclusivo de utilizarla en el tráfico económico; este derecho subjetivo de exclusiva utilización de la marca presenta un aspecto positivo y otro negativo; el aspecto positivo implica que el titular de la marca dispone, en exclusiva, de las tres facultades siguientes: a)facultad de aplicar la marca o producto; b)facultad de poner en el comercio o introducir en el mercado productos o servicios diferenciados mediante la marca; y c)facultad de emplear la marca en la publicidad concerniente a los productos o servicios

diferenciados a través de la marca. El aspecto negativo consiste en la facultad de prohibir que los terceros usen de su marca, prohibición que se extiende tanto a los signos iguales como a los confundibles, y comprende tanto a los productos idénticos como a los similares; así, la Ley de Marcas prohíbe el registro de signos o marcas que por su identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con una marca anteriormente solicitada o registrada para designar productos idénticos o similares puedan inducir a confusión en el mercado o generar un riesgo de asociación con la marca anterior. Existe el riesgo de confusión cuando por ser los signos o marcas semejantes, los productos o servicios que distinguen similares y el público consumidor, perteneciente a un específico sector, lógicamente no podrán diferenciarse unos de otros ( arts. 5.6 y 35 de la vigente Ley de Marcas).

TERCERO.-Pues bien, pese a todo lo dicho, la apelante, que tiene una simple marca denominativa registrada, se resiste a ver anulado su registro marcario exigiendo un examen y valoración conjunta de los signos enfrentados, lo que ya se hizo, y no solo por el tribunal de instancia, sino con anterioridad por la propia OEPM, que si le reconoció en su día especialmente, y según se dice en su resolución de 24 de enero de 2013,por falta de oposición expresa, apreció luego la nulidad de la misma cuando se intentó registrar como marca mixta, aún cuando la nueva marca pretendida para dotar de mayor diferencialidad y presentación sus productos con más fuerza visual distintiva que la que ahora nos ocupa y que tiene plena identidad fonética conceptual y denominativa al estar diferenciada solamente por la supresión del término (artículo) 'la'en las dos palabras que se unen en una sola como también ocurre con la marca de contraste de la actora y cuya preferencia ha de otorgarse a la misma por se prioritaria, sin compatibilidad posible entre ambas dado el mismo ámbito comercial y naturaleza del producto, con absoluta coincidencia con el principio de especialidad determinados en el Nomenclátor de uso , pues esa permisividad sería tanto como dejar de reconocer el derecho de exclusión que ejercita y ampara a la actora ,ahora apelada.

Es más, el argumento impugnatorio resulta inocuo al exigir una detallada valoración de conjunto; que es propia de los signos marcarios mixtos o gráficos, lo que no sucede con el signo enfrentado y que, pese a venir anulado administrativamente, por mejor decir, no autorizado, la apelante trata de oponer y compararlos como si fuera válido y, por tanto, como si pudiera someter ' per saltum ' y fuera del ámbito de la jurisdicción civil, a la fiscalización de este Tribunal la revisión del criterio denegatorio adoptado por la OEPM en la resolución administrativa citada, por lo que la decisión de instancia es correcta y debe mantenerse, por más que se buscará con intención distintiva esto es a sensu contrario a lo que, en palabras de la STS de 22 de junio de 2011, implica 'aparentar una inexistente conexión entre los productos o servicios que la misma está destinada a identificar y los de un tercero que están distinguidos con otra ... buscando una aproximación de aquel signo a este, obtener el favor de los consumidores con el aprovechamiento de la reputación del segundo', pues aunque no se está, o no se alega ni nos consta, ante una protección de la marca renombrada o notoria, e incluso se ofrecen los productos de una y otra parte litigante, en territorios de comunidades autónomas diferentes, ello no permite aceptar el mantenimiento de la misma frente al derecho de exclusión y prohibición de uso que asiste a la actora que, finalmente, una vez tuvo cocimiento de la marca la vino a combatir antes de que la marca anulada llegara a los tres años de convivencia, por lo que tampoco es asumible la argumentación impugnatoria relativa a la tolerancia marcaría que se incluye en el recurso, que ha de desestimarse confirmando, por sus propios argumentos y los que ahora completan aquellos, por ser plenamente ajustada a derecho.

CUARTO.-En orden a las costas se imponen al apelante las causadas en este recurso confirmando las de primera instancia, pues ni este Tribunal ni el de instancia aprecia la incertidumbre jurídica necesaria para, contrariamente a lo que entiende la entidad recurrente, hacer excepción de la regla del vencimiento prevista tanto en el artículo 394 como en el 395 de la LEC.

Y por lo que antecede,

Fallo

Desestimar el recurso de apelació interpuesto en nombre de la entidad 'Congelados Apolo, S.L.' contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Mercantil Único de Granada en Juicio Ordinario nº 582/13, de fecha 9 de junio de 2014, que se confirma con imposición de las costas de este recurso y pérdida del depósito constituido.

Contra esta resolución cabe recurso de casación a interponer en el plazo de VEINTE DÍAS, a contar desde el siguiente a su notificación, a resolver por la Sala 1ª de lo Civil del Tribunal Supremo.

Así, por esta nuestra sentencia, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.