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19/08/2021
Sentencia CIVIL Nº 235/2021, Juzgados de lo Mercantil - Barcelona, Sección 8, Rec 888/2020 de 17 de Mayo de 2021
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Orden: Civil
Fecha: 17 de Mayo de 2021
Tribunal: Juzgados de lo Mercantil - Barcelona
Ponente: NIÑO ESTEBANEZ, ROBERTO
Nº de sentencia: 235/2021
Núm. Cendoj: 08019470082021100216
Núm. Ecli: ES:JMB:2021:3958
Núm. Roj: SJM B 3958:2021
Encabezamiento
En la ciudad de Barcelona, a diecisiete de mayo de dos mil veintiuno.
Antecedentes
'(...) previos los trámites de rigor, se dice Sentencia por la que se DECLARE:
1. El derecho exclusivo y excluyente de la actora, JOSE SANCHEZ PEÑATE, S.A. sobre la marca núm. 1.112.713 ARTELAC en clase 29.
2. Que la demandada ha infringido dicha marca al emplear para distinguir sus productos la palabra ARTELAC.
3. Que la demandada está causando daños y perjuicios a la actora, por infracción de la marca de la actora que deberán ser indemnizados en la cantidad que se determine durante el procedimiento o por el procedimiento de liquidación de daños y perjuicios en ejecución de sentencia.
Y, como consecuencia de lo anterior, CONDENE a la demandada:
1. A estar y pasar por las declaraciones anteriores.
2. A cesar en los actos que violen la marca núm. 1.112.713 ARTELAC, en clase 29, eliminando el término ARTELAC de su marca y demás signos distintivos; y a abstenerse de usarlos tanto en redes de comunicación telemática como nombre de dominio.
3. A adoptar las medidas necesarias para evitar que prosiga la violación de las marcas de la actora y, en particular, a la retirada del mercado de los productos ARTELAC que tiene la demandada distribuidos en el mercado reclamándolos a sus clientes para que le sean devueltos
4. A destruir cualquier material promocional, catálogos, artículos, anuncios, etc. donde haga uso de dicha marca ARTELAC, así como a la retirada de cualquier referencia a dicha marca en su web, buscadores de páginas en Internet, portales, redes sociales o cualesquiera otros medios en Internet.
5. Al pago de una indemnización por los daños y perjuicios causados y que se desglosan en las siguientes partidas:
-. Los gastos de investigación de la infracción detectada por importe de 58,99 €, más
-. La partida que resulte de aplicar las bases previstas en el Fundamento de Derecho 2.2 de este escrito de demanda, esto es, el beneficio logrado por la demandada con la venta de sus productos ARTELAC, con el mínimo del 1% de su cifra de negocio durante los 5 años anteriores a la presentación de la demanda y hasta que acredite fehacientemente que ha dejado de usar dicha marca.
Subsidiariamente, y para el caso de que el Juzgador considerara que es aplicable el art. 74.5 de la Ley de Patentes, entonces dicha indemnización se liquidaría a lo largo de la tramitación del incidente de liquidación de daños y perjuicios previsto en el Capítulo IV del Título V del Libro III LEC.
6. A satisfacer la indemnización coercitiva hasta que se produzca la cesación efectiva de la violación de las marcas, con una cuota de 600 € por día transcurrido hasta que cese en la violación de la marca.
7. A publicar a su costa el Fallo de la Sentencia que se dicte en el procedimiento que se incoe con motivo de la interposición de esta demanda durante dos meses en su página web https://artelaclacticscasanueva.com, comunicándolo igualmente a sus clientes a través de cartas dirigidas por burofax con acuse de recibo y certificación de texto.
8. Al pago de las costas (...)'.
LEC, Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.
LM, Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas.
STS, sentencia del Tribunal Supremo.
ATS, auto del Tribunal Supremo.
SAP, sentencia de Audiencia Provincial.
STJUE, sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
núm., número.
Secc., sección.
Fundamentos
Los hechos más relevantes para contextualizar la presente controversia se pueden resumir como sigue:
- La sociedad demandante, 'JOSÉ SÁNCHEZ PEÑATE, S.A.', se presenta en este juicio como una sociedad mercantil, de nacionalidad española, con origen en las Islas Canarias y con una fábrica en Madrid, que tiene por objeto social, en síntesis, la fabricación y venta de preparados lácteos y diversos productos alimenticios como café, cacao, zumos, azúcares, conservas y quesos, entre otros, que identifica en el mercado con marcas propias (documento núm. 2 de la demanda).
- La demandante es titular registral de la marca española M-1.112.713(9), 'ARTELAC', denominativa, en vigor, inscrita en la Oficina Española de Patentes y Marcas ('OEPM' en adelante), solicitada el 17-7-1985, concedida mediante resolución de 22-12-1986 que fue publicada el 16-4-1987, que tras ser recurrida en vía administrativa fue confirmada mediante resolución de 18-4-1988, publicada el posterior 16-11-1988. Está registrada y concedida para la clase 29, que comprende: carne, pescado, aves y caza; extractos de carne, huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles; salsas para ensaladas; y conservas, exceptuando expresamente conservas de frutas y hortalizas (documento núm. 6 de la demanda).
- La sociedad demandada, 'LACTIS CASANUEVA, S.L.', es una sociedad mercantil, de nacionalidad española constituida en fecha de 4 de diciembre de 1997, cuyo objeto social es la elaboración y venta de productos lácteos procedentes de agricultura ecológica (documento núm. 9 de la demanda). Oferta públicamente sus productos haciendo uso de la denominación 'ARTELAC - LÁCTICS CASANUEVA, S.L.' a través, entre otros medios, de redes sociales de Internet, de su página web www.artelac.es y de otras páginas web de alimentación, tales como www.gastroteca.cat o www.ecoalternativa.net (documentos núm. 7 y 8 de la demanda).
- En fecha de 28 de febrero de 2012, la demandada fue autorizada por el 'Consejo catalán de producción agraria ecológica', dependiente de la comunidad autónoma de Cataluña, a utilizar la palabra 'ARTELAC' en el etiquetado de queso curado. En la página web www.gastroteca.cat consta un comentario sobre los productos de la demandada que data del año 2015 (doc. 7 de la demanda). En la red social 'FACEBOOK' tiene actividad con uso de la denominación 'ARTELAC' desde septiembre de 2012 y en 'INSTAGRAM' desde diciembre de 2015.
- En fecha de 17 de diciembre de 2019 la demandante dirigió a la demandada un primer requerimiento para que cesara en el uso del signo 'ARTELAC' (documento núm. 10 de la demanda). En fecha de 8 de enero de 2020 la demandante dirigió a la demandada una carta certificada (efectivamente recibida por la demandada el posterior 2 de febrero) en el mismo sentido (documento núm. 11 de la demanda).
- En fecha de 7 de enero de 2020 la demandada solicitó en la Oficina España de Patentes y Marcas el registro de la marca figurativa 'ARTELAC', para productos lácteos, al que se opuso la demandante. Dicha oposición fue resuelta en vía administrativa mediante resolución de la OEPM de 5 de octubre de 2020 que denegó el registro de la marca. Dicha resolución, que consta en este juicio, devino firme al no ser recurrida.
- La demandante registró su demanda en fecha de 25 de marzo de 2020. Mediante auto de siete de septiembre de dos mil veinte de este juzgado, se desestimó la demanda de medidas cautelares coetáneas deducida por la demandante, que fue confirmado, excepto en materia de costas procesales, por el AAP Barcelona, Secc. 15ª, núm. 30/2021, de 26 de febrero (rollo de apelación núm. 1952/2020).
1.1 La demandante ejercita en este juicio, de forma acumulada, diversas acciones marcarias que podemos enunciar de la siguiente forma: (i) una acción declarativa de su exclusivo derecho marcario -como manifestación de su derecho de prohibición- ( art. 34 LM), también entendida como 'acción de infracción marcaria'; (ii) una acción de cesación del comportamiento infractor, que lleva anudada una petición de indemnización coercitiva del artículo 44 LM y una petición de retirada de cualquier referencia pública a la marca infractora; (iii) una acción indemnizatoria de daños y perjuicios; y (iv) una acción informativa o de publicación del fallo de la sentencia (en su caso) estimatoria de la demanda. Cita en apoyo de sus pretensiones diversas normas jurídicas, como la Ley de Marcas y la Ley de Patentes, entre otras, así como diferentes resoluciones judiciales.
1.2 En la tesis de la demandante, el uso que de la denominación 'ARTELAC' ha venido realizando la demandada para ofertar públicamente y vender en el mercado español sus productos lácteos constituye una infracción de su exclusivo derecho marcario sobre el signo denominativo 'ARTELAC', cuyo registro le fue concedido en el año 1986, fecha desde la que ha venido utilizándola de forma efectiva para identificar en el tráfico económicos los productos de la clase 29; pues existe identidad aplicativa entre los productos lácteos de ambas partes identificados con dicha denominación, así como identidad denominativa y fonética y riesgo de confusión. Considera asimismo que dicha infracción le ha generado un perjuicio económico que cuantifica en la ganancia obtenida por la demandada con la venta de productos bajo el signo 'ARTELAC' durante los cinco años inmediatamente anteriores a la interposición de la demanda y en todo caso reclama como mínimo el 1% de la cifra de negocio obtenido por la demandada en dicho período como consecuencia de la infracción y hasta que se acredite que la demandada ha dejado de usar su marca. Solicita asimismo se le indemnicen los gastos de investigación en que ha incurrido para obtener prueba razonable de la violación de su derecho marcario.
1.3 La demandada se ha opuesto expresamente a la totalidad de las pretensiones materiales que la demandante ha deducido en su contra en este juicio. En síntesis ha alegado en su descargo que las marcas en liza, si se toman en consideración la 'totalidad de sus características denominativas' (sic.), no son idénticas y además utiliza la palabra 'Artelac' acompañada de su propia denominación social 'LÀCTIS CASANUEVA, S.L.' y otros elementos figurativos, amén de la 'dilatada coexistencia' (sic.) de ambas marcas en el mercado, sin que de dicha coexistencia se haya derivado error o confusión en el público pertinente. Niega asimismo que haya irrogado daño o perjuicio alguno a la demandante como consecuencia del uso de la marca discutida para identificar sus productos lácteos.
3.1 El orden lógico que debe presidir la formación de toda resolución judicial exige que con carácter preliminar precisemos con claridad que cada una de las acciones marcarias deducidas en la demanda constituye una pretensión autónoma. Esta precisión es relevante en el capítulo de las costas procesales, entre otros.
3.2 En primer lugar la demandante solicita que se declare que ostenta un derecho marcario exclusivo sobre la marca española 'ARTELAC', denominativa, en vigor, registrada a su instancia en la OEPM en 1985, con número M-1.112.713(9), para la clase 29, que comprende: carne, pescado, aves y caza; extractos de carne, huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles; salsas para ensaladas; y conservas, exceptuando expresamente conservas de frutas y hortalizas.
3.3 Establece el artículo 34 LM en la redacción que consideramos aplicable al presente caso que:
'1. El registro de la marca confiere a su titular el derecho exclusivo a utilizarla en el tráfico económico.
2. El titular de la marca registrada podrá prohibir que los terceros, sin su consentimiento, utilicen en el tráfico económico:
a) Cualquier signo idéntico a la marca para productos o servicios idénticos a aquéllos para los que la marca esté registrada.
b) Cualquier signo que por ser idéntico o semejante a la marca y por ser idénticos o similares los productos o servicios implique un riesgo de confusión del público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación entre el signo y la marca.
c) Cualquier signo idéntico o semejante para productos o servicios que no sean similares a aquéllos para los que esté registrada la marca, cuando ésta sea notoria o renombrada en España y con la utilización del signo realizada sin justa causa se pueda indicar una conexión entre dichos bienes o servicios y el titular de la marca o, en general, cuando ese uso pueda implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad o renombre de dicha marca registrada.
3. Cuando se cumplan las condiciones enumeradas en el apartado anterior podrá prohibirse, en especial:
a) Poner el signo en los productos o en su presentación.
b) Ofrecer los productos, comercializarlos o almacenarlos con esos fines u ofrecer o prestar servicios con el signo.
c) Importar o exportar los productos con el signo.
d) Utilizar el signo en los documentos mercantiles y la publicidad.
e) Usar el signo en redes de comunicación telemáticas y como nombre de dominio.
f) Poner el signo en envoltorios, embalajes, etiquetas u otros medios de identificación u ornamentación del producto o servicio, elaborarlos o prestarlos, o fabricar, confeccionar, ofrecer, comercializar, importar, exportar o almacenar cualquiera de esos medios incorporando el signo, si existe la posibilidad de que dichos medios puedan ser utilizados para realizar algún acto que conforme a las letras anteriores estaría prohibido.
4. El titular de una marca registrada podrá impedir que los comerciantes o distribuidores supriman dicha marca sin su expreso consentimiento, si bien no podrá impedir que añadan por separado marcas o signos distintivos propios, siempre que ello no menoscabe la distintividad de la marca principal.
5. Las disposiciones de este artículo se aplicarán a la marca no registrada 'notoriamente conocida' en España en el sentido del artículo 6 bis del Convenio de París, salvo lo previsto en la letra c) del apartado 2'.
3.4 Como nos enseña la SAP Barcelona, Secc. 15ª, núm. 191/2017, de 5 de mayo, FJ 4º (rollo de apelación núm. 675/2015 ; declarada firme por ATS, Sala de lo Civil, de 26 de junio de 2019; recurso núm. 2622/2017), los presupuestos para apreciar la existencia de riesgo de confusión con fundamento en los artículos 52.1 y 6.1.b) LM son los mismos que exige la acción por infracción marcaria del artículo 34.2 LM, es decir: (i) identidad o similitud de los productos o servicios; (ii) identidad o similitud de los signos en liza; y (iii) riesgo de confusión.
El riesgo de confusión presupone a la vez una identidad o similitud entre las marcas en conflicto y una identidad o una similitud entre los productos o servicios que tales marcas designen. Son requisitos acumulativos
3.5 Nuestro juicio de comparación habrá de tener lugar entre, por un lado, la marca registrada de la demandante 'ARTELAC', marca española y denominativa, en vigor, efectivamente utilizada por aquélla para productos de la clase 29 desde la confirmación de su registro administrativo; y por otro lado la marca extra registral de la demandada 'ARTELAC - LÀCTIS CASANUEVA, S.L.'. En este punto debemos matizar que la disputa no tiene lugar entre dos marcas registradas -en efecto no se ejercita ninguna acción de nulidad marcaria-, pues el registro a instancia de la demandada, en fecha de 7 de enero de 2020, de la marca española figurativa (o mixta) 'ARTELAC - LÀCTICS CASANUEVA, S.L.', M-4.049.735(6), fue denegado por la OEPM mediante resolución de 5 de diciembre de 2020, que devino firme al no ser recurrida en vía administrativa -hecho que podemos declarar probado al no haber sido discutido por la demandada en el trámite de conclusiones del juicio oral-.
3.6 Como hemos adelantado, en primer lugar debemos examinar la concurrencia de la semejanza o identidad entre los productos identificados por las marcas en liza. En este examen no albergamos ninguna duda sobre la existencia de una plena identidad aplicativa entre los productos que designan las marcas de las litigantes. La marca de la demandante, registrada para la clase 29, comprende diversos productos, como hemos visto, entre los que se encuentran los productos lácteos, que son los únicos que son elaborados por la demandada en diferentes variedades (queso, leche, crema de queso, etc.). El hecho de que los productos lácteos identificados con la marca de la demandante se caractericen por no contener grasa animal mientras que los productos lácteos identificados con la marca de la demandada se caractericen por ser elaborados con leche de producción biológica o procedentes de agricultura ecológica, no es relevante a estos efectos. Los productos marcados son sustancialmente los mismos, es decir, diferentes variedades de productos lácteos, con independencia del origen de sus ingredientes. Y en cuanto tales, es decir, como productos lácteos, son percibidos e identificados por el consumidor final (o destinatario pertinente), que en primer término se fija en la marca 'ARTELAC' y a continuación en la concreta variedad del producto lácteo amparado por dicha marca.
3.7 La plena identidad aplicativa entre las marcas en liza no resulta compensada con una inexistente o menor identidad o semejanza entre los signos. En este segundo examen tampoco albergamos ninguna duda acerca de que el elemento identificativo preponderante es la palabra 'ARTELAC', en tanto que la adición en la marca de la demandada de las palabras 'LÀCTIS CASANUEVA, S.L.' y/o diversos elementos figurativos, tiene menor fuerza distintiva. Por tanto, sin necesidad de profusas consideraciones, existe plena identidad fonética y denominativa, pues ambas marcas utilizan la palabra 'ARTELAC' y esta palabra es el elemento con mayor fuerza distintiva dentro del conjunto general del signo, aunque la demandada añada otras palabras u otros elementos figurativos. Así lo indicó la resolución de 5 de diciembre de 2020 de la OEMP, cuyo razonamiento compartimos. En este orden de cosas no nos ha pasado desapercibida la reacción de la demandada ante el requerimiento que le dirigió la demandante en fecha de 17 de diciembre de 2019, solicitándole el cese del uso de la marca 'ARTELAC', pues acto seguido, en fecha de 7 de enero de 2020, solicitó ante la OEPM el registro de la marca figurativa antedicha, que fue denegado. Esta reacción extra procesal constituye a nuestro juicio un indicio objetivo relevante de que la demandada era perfecta conocedora de la existencia de la marca registral prioritaria de la demandante y del uso ilícito que de ella estaba realizando, pues en otro caso, si como sostiene la demandada no hay confusión entre las dos marcas, la demandada no habría procedido como procedió.
3.8 Existe en definitiva suficiente riesgo de confusión, que comprende el riesgo de asociación, entre la marca registrada y prioritaria de la demandante y la marca extra registral de la demandada, por lo que resulta procedente declarar que:
(i) la demandante es la legítima titular registral de la marca española M-1.112.713(9), denominativa, 'ARTELAC', en vigor, sobre la que tiene en el tráfico económico un derecho exclusivo y excluyente para los productos de la clase 29;
(ii) la demandada ha infringido este derecho marcario exclusivo de la demandante al utilizar la palabra 'ARTELAC' para distinguir e identificar públicamente en el tráfico económico sus productos lácteos.
3.9 Como consecuencia de lo anterior, procede estimar igualmente las acciones de cesación de la infracción marcaria y de remoción de efectos de ésta deducidas en la demanda y en concreto, procederemos a condenar a la demandada a que cese en cualesquiera actos que puedan constituir una infracción de la marca española M-1.112.713(9), 'ARTELAC', propiedad de la demandante. Esta condena de cesación de los actos de infracción conlleva la imposición a cargo de la demandada y a favor de la demandante de una indemnización de 600 euros por día transcurrido hasta que se produzca la cesación efectiva de la infracción. El importe de esta indemnización y el día a partir del cual surgirá la obligación de indemnizar se fijará en ejecución de sentencia ( art. 44 LM).
3.10 Procede igualmente que condenemos a la demandada a que retire del tráfico económico, a su costa y cualquiera que sea su tenedor, todos los productos lácteos identificados con la palabra 'ARTELAC' y toda referencia pública a esta marca, en su propia página web, en Internet y en cualesquiera otros medios de comunicación social, incluyendo la destrucción de todo material promocional de sus productos lácteos que contenga la palabra 'ARTELAC'.
4.1 La demandante ha deducido también una acción de indemnización de daños y perjuicios con fundamento en los artículos 41.1.b), 43 y concordantes de la LM, que cuantifica en las ganancias obtenidas por la demandada como consecuencia del uso de la marca extra registral 'ARTELAC' para identificar sus productos lácteos durante los cinco años inmediatamente anteriores a la interposición de la demanda (25-3-2020) y en todo caso reclama el 1% de cifra de negocios realizada por la demandada con los productos o servicios ilícitamente marcados. Solicita igualmente que se le abonen los gastos de investigación en que hubo de incurrir para 'detectar' la infracción marcaria, por importe de 58, 99 euros.
4.2 La pretensión indemnizatoria principal de la demandante no puede tener acogida favorable. La interpretación que del artículo 43 LM realiza la demanda no resulta compatible con la más moderna doctrina jurisprudencial que en esta materia ha fijado la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo a partir de su sentencia 516/2019, de 3 de octubre (recurso núm. 986/2017; Roj: STS 3027/2019 - ECLI: ES:TS:2019:3027
'(...) 4. En este marco, debe interpretarse lo regulado en el apartado 5 de ese mismo art. 43 LM: 'El titular de la marca cuya violación hubiera sido declarada judicialmente tendrá, en todo caso y sin necesidad de prueba alguna, derecho a percibir en concepto de daños y perjuicios el 1 por ciento de la cifra de negocios realizada por el infractor con los productos o servicios ilícitamente marcados. El titular de la marca podrá exigir, además, una indemnización mayor si prueba que la violación de su marca le ocasionó daños o perjuicios superiores, de acuerdo con los dispuesto en los apartados anteriores'.
Contiene una regla a la que puede acogerse el titular de la marca que ha sufrido una infracción que le ha reportado un 'perjuicio', para calcular la indemnización y evitar que la falta de prueba le prive de una compensación económica. Aunque esta regla acentúa la objetivación de la compensación económica, no por ello puede interpretarse en el sentido de que se tenga derecho a una indemnización incluso en los casos en que se haya constatado que la infracción no pudo ocasionar 'perjuicio' alguno al titular de la marca. Exige como presupuesto previo la existencia del 'perjuicio', con independencia de su entidad.
Como se ha apuntado en la doctrina, esta regla no altera la naturaleza resarcitoria de la acción de indemnización de daños y perjuicios, que presupone la existencia de estos. No introduce una suerte de sanción por la infracción, en beneficio del titular de la marca infringida, sino que la ratio de la norma es facilitar la cuantificación de la indemnización: en todo caso el 1% de la cifra de negocios realizada por el infractor con los productos o servicios ilícitamente marcados.
De hecho, esta regla, que cifra en todo caso la indemnización en el 1% de la cifra de negocio [sin perjuicio de que el titular de la marca pueda exigir una indemnización mayor si prueba que la violación de su marca le ocasionó daños o perjuicios superiores], está relacionada con el criterio de cuantificación de la letra a) del art. 43.2 LM, pues facilita el cálculo del beneficio económico obtenido por el infractor con la violación de la marca.
5. En un caso como el presente en el que la infracción de la marca no ha conllevado ni un perjuicio para su titular ni un beneficio económico para el infractor, no procedía aplicar la regla del apartado 5 del art. 43 LM. Por esta razón debemos estimar el motivo de casación y modificar la sentencia de apelación en el sentido de suprimir del fallo la condena a la indemnización de daños y perjuicios (...)'.
4.3 Pues bien, en el caso presente no ha resultado probado que la infracción marcaria que hemos declarado haya generado perjuicio económico a la demandante ni beneficio económico a la demandada. Sobre este punto debemos tener en cuenta varios factores que consideramos relevantes. No creemos que haya equivalencia entre los canales de distribución y los modelos de negocio de las litigantes, pues la demandante es una empresa de fabricación y venta de productos lácteos -entre otros- a mayor escala, situada a nivel industrial, con presencia estatal y venta y distribución a través de grandes superficies, entre otros canales de distribución; mientras que la demandante es una granja que vende sus productos lácteos procedentes de agricultura ecológica en un ámbito territorial muy concreto y bajo demanda. Esta separación entre los canales de distribución y de los modelos de negocio es la que en buena medida ha podido explicar la coexistencia pública y pacífica de ambas marcas en el mercado español durante al menos siete años. El uso de la marca registrada de la demandante se remonta a 1986, mientras que el primer uso de la marca infractora por la demandada lo podemos ubicar en el año 2012. No parece que de esta coexistencia se haya derivado ningún perjuicio, pues de haber existido es lógico deducir que habría sido detectado por la demandante con anterioridad. Por tanto, parece que durante al menos siete años (de 2012 a 2019) la demandante no se vio afectada por el uso de la marca infractora ni parece que éste le ha generado distorsión económica alguna. Estando así las cosas, consideramos que solicitar una indemnización por los daños y perjuicios desde el 25-3-2015 -cuando en esta fecha la demandante no tenía conocimiento alguno de la marca infractora- no encuentra amparo suficiente en el artículo 43 LM. Por lo demás, no habiéndose planteado en este juicio el carácter renombrado de las marcas de las litigantes, y no constando la existencia de perjuicio para la demandante, no procede aplicar la regla del 1% del artículo 43.5 LM, cuya aplicación, como hemos visto, no es automática, pues no contiene una suerte de compensación indemnizatoria objetiva, sino tan solo una regla de facilitación o distribución de la carga de la prueba que en todo caso exige suficiente justificación sobre la existencia de un perjuicio.
4.4 Sí que procede, por el contrario, indemnizar a la demandante en la cuantía de 58, 99 euros por los gastos de investigación en que hubo de incurrir para acreditar la infracción marcaria objeto de este juicio. La realidad y procedencia del acto de investigación consistente en el otorgamiento de un acta notarial en fecha de 17 de marzo de 2020 (documento núm. 8 de la demanda), que ha generado este coste efectivo, se encuentran suficientemente justificadas mediante la factura aportada por la demandante obrante al documento 15 de la demanda, cuya autenticidad no ha sido impugnada por la parte demandada en ningún momento durante devenir rituario de la causa. Es un gasto de investigación que resulta razonablemente proporcionado por su concepto y cuantía, está dotado de congruencia temporal (pues la demanda se interpuso el 25-3-2020) y está causalmente conectado con el objetivo de obtener prueba sobre la concurrencia de los presupuestos de prosperabilidad de las acciones marcarias ejercitadas por la demandante en este juicio y por tanto era un gasto útil y pertinente por su relación con el objeto de este procedimiento
5.1 Por último, con fundamento en el artículo 41.1.f) LM, la demandante ha solicitado la publicación del fallo de la sentencia durante dos meses en la página web de la demandada y que igualmente ésta lo comunique a sus clientes a través de cartas dirigidas por burofax con acuse de recibo y certificación del texto.
5.2 Sobre esta pretensión de publicidad nos dice la SAP Barcelona, Secc. 15ª, núm. 1339/2019, de 9 de julio , que
'En este punto hemos de acoger los argumentos de la recurrente. Es cierto que la publicación de la sentencia a costa del condenado mediante anuncios y notificaciones a las personas interesadas se prevé por el art. 41.1.e) de la LM como una pretensión autónoma, pues aparece desconectada del resarcimiento o de la remoción de los efectos dañosos. Pese a ello estimamos que no constituye un fin en sí misma ni un efecto automático de la estimación de la acción de violación de la marca, debiendo por ello justificarse, para su concesión, un interés digno de protección, bien como medida preordenada a la reparación o resarcimiento (reparación específica) o bien a la remoción de los efectos perjudiciales ocasionados por el acto infractor a los legítimos intereses del titular de la marca.
14. En este caso no vemos de qué manera la publicación de la sentencia en dos diarios puede contribuir a reparar la posición del titular de la marca o a remover los efectos de la infracción. La publicación es, por tanto, innecesaria, máxime si se tiene en cuenta la escasa trascendencia económica de la infracción, puesta en evidencia con la condena al pago de una indemnización muy moderada (1.000 euros) que ha sido consentida por la actora.'
5.3 Esta última pretensión de la demandante tampoco no puede tener acogida favorable. Debe tenerse en cuenta que estamos ante una pretensión autónoma que no puede concederse automáticamente siempre que se declara la existencia de una infracción marcaria. Al igual que en el caso enjuiciado en la sentencia citada, en el caso presente no hemos constatado que la infracción marcaria que hemos declarado haya generado ni perjuicio económico a la demandante ni beneficio económico a la demandada, por lo que no consideramos que la publicación del fallo de la sentencia, en los términos interesados por la demandante, sea un interés digno de protección que pueda contribuir a reparar la posición jurídico-económica del titular de la marca o a remover los efectos de la infracción. Es decir, que no hay constancia de que la publicidad del fallo de la sentencia pueda contribuir objetivamente a reparar los daños que la demandante haya podido sufrir, ni tampoco está justificado el modo de hacerlo (página web y comunicación a los clientes de la demandada) ni el nexo causal entre la infracción y la restitución del daño. La falta de una justificación suficiente sobre estos extremos conlleva la desestimación de esta pretensión.
6.1 Por lo que se refiere al capítulo de las costas procesales, establece el artículo 394.2LEC, que si fuere parcial la estimación o desestimación de las pretensiones, cada parte abonará las costas causadas a su instancia y las comunes por mitad, a no ser que hubiere méritos para imponerlas a una de ellas por haber litigado con temeridad. Habida cuenta que este precepto se refiere expresamente a la estimación o desestimación de las
Fallo
1. La sociedad mercantil demandante, 'JOSÉ SÁNCHEZ PEÑATE, S.A.' es la legítima titular registral de la marca española M-1.112.713(9), denominativa, 'ARTELAC', en vigor, sobre la que tiene en el tráfico económico un derecho exclusivo y excluyente para los productos de la clase 29, que comprende: carne, pescado, aves y caza; extractos de carne, huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles; salsas para ensaladas; y conservas (exceptuando expresamente conservas de frutas y hortalizas).
2. La sociedad mercantil demandada, 'LACTIS CASANUEVA, S.L.', ha realizado actos de infracción del antedicho derecho marcario de la demandante al identificar públicamente en el mercado productos lácteos con la palabra 'ARTELAC'.
Y como como consecuencia de lo anterior,
1. Estar y pasar por las anteriores declaraciones.
2. Que cese en cualesquiera actos que puedan constituir una infracción de la marca española M-1.112.713(9), 'ARTELAC', propiedad de la demandante. Esta condena de cesación de los actos de infracción conlleva la imposición a cargo de la demandada y a favor de la demandante de una indemnización 600 euros por día transcurrido hasta que se produzca la cesación efectiva de la infracción. El importe de esta indemnización y el día a partir del cual surgirá la obligación de indemnizar se fijará en ejecución de sentencia.
3. Que retire del tráfico económico, a su costa y cualquiera que sea su tenedor, todos los productos lácteos identificados con la palabra 'ARTELAC' y toda referencia pública a esta marca, en su propia página web, en Internet y en cualesquiera otros medios de comunicación social, incluyendo la destrucción de todo material promocional de sus productos lácteos que contenga la palabra 'ARTELAC'.
4. Que abone a la demandante 58, 99 euros. Esta suma dineraria devengará el interés legal del dinero desde la fecha de interposición de la demanda y hasta la fecha de la presente sentencia y desde la fecha de la presente sentencia y hasta su completo pago devengará el interés del artículo 576 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
No procede realizar mención especial sobre las costas procesales de la primera instancia de este juicio.
Notifíquese la presente sentencia haciéndose saber que la misma no es firme en Derecho y que contra ella cabe interponer recurso de apelación en este Juzgado para ante la Ilma. Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 15ª, en el plazo de veinte días hábiles, previa constitución y pago de las tasas y depósitos que en su caso resulten legalmente exigibles.
Así por esta mi sentencia, juzgando definitivamente en primera instancia, lo pronuncio, mando y firmo.