Sentencia Civil Nº 238/2003, Audiencia Provincial de Granada, Sección 4, Rec 598/2002 de 15 de Abril de 2003

Encabezamiento

AUDIENCIA PROVINCIAL DE GRANADA

SECCION CUARTA

ROLLO N° 598/02

JUZGADO GRANADA 11

MENOR CUANTIA N° 565/00

PONENTE SR JOSÉ MALDONADO MARTÍNEZ

SENTENCIA NÚM. 238

ILTMOS. SEÑORES:

PRESIDENTE

D. ANTONIO MOLINA GARCÍA

MAGISTRADOS

D. JUAN FRANCISCO RUIZ RICO RUIZ

D. JOSÉ MALDONADO MARTÍNEZ

En la Ciudad de Granada a quince de Abril de dos mil tres.

La Sección Cuarta de esta Iltma. Audiencia Provincial, ha visto en grado de apelación los precedentes autos de juicio de Menor Cuantía n° 565/00, seguidos ante el Juzgado de Primera Instancia Número Once de Granada, en virtud de demanda de "JOLLY MOTOR INTERNACINAL SPA.", que ha designado para oír notificaciones en esta instancia al/a Procurador/a Sr/a. Iglesias Salazar, contra D. Romeo , que ha nombrado al/a Procurador/a Sr/a. Aguilar Ros, Mª Victoria, para oír notificaciones en esta alzada.

Aceptando como relación los "Antecedentes de Hecho" de la sentencia apelada, y

Antecedentes

PRIMERO.- La referida sentencia, fechada en 5/4/02, contiene el siguiente fallo: "Que estimando la demanda presentada en nombre de "Jolly Motor Internacional SPA." contra D. Romeo y desestimando la reconvención formulada de contrario: 1°. Declaro nula la patente de invención n° 9702542 por "Circuito receptor integrado para instalaciones motorizadas y automatizadas de toldos, persianas y similares". 2°. Absuelvo a "Jolly Motor Internacional SPA. " de los pedimentos deducidos en su contra. 3°. Condeno a D. Romeo a que pase por la declaración de nulidad y al pago de las costas causadas con la demanda y con la reconvención ".

SEGUNDO.- Sustanciado y seguido el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, se dio traslado a las demás partes para su oposición o impugnación, elevándose posteriormente las actuaciones a éste Tribunal señalándose día y hora para Votación y Fallo.

TERCERO.- Han sido observadas las prescripciones legales de trámite. Siendo Ponente el Magistrado Iltmo. Sr. D. JOSÉ MALDONADO MARTÍNEZ.

Fundamentos

PRIMERO.- La parte actora formuló demanda de juicio de menor cuantía interesando la nulidad de la patente de invención numero NUM000 , solicitada por la demandada el 5 de Diciembre de 1997 y concedida el 9 de Junio de 1.999, aduciendo su falta de novedad y actividad inventiva. Se opuso a ello la parte demandada y, al propio tiempo, formuló reconvención por infracción de los derechos derivados de la titularidad de la patente antes mencionada y competencia desleal, a fin de que se declarase que los actos de comercialización/fabricación/promoción o distribución que la actora venia haciendo de motorreductores con el sistema protegido por la patente, infringían esta y eran actos de competencia desleal y que se condenase a la reconvenida a no continuar en su actividad, a destruir los productos infractores y demás elementos necesarios para su fabricación y se le condenara al pago de daños y perjuicios, a comunicar la sentencia a sus distribuidores y publicarla en dos periódicos de ámbito nacional y dos revistas especializadas, reconvención a la que se opuso la reconvenida pidiendo su desestimación.

El Juzgado estimó la demanda entendiendo que la patente cuestionada carecía de la novedad exigida por la Ley de Patentes y desestimó por ello la reconvención, sentencia frente a la que se alza la parte demandada que interesa la revocación de la sentencia y la estimación de la reconvención, o subsidiariamente, que se revoque únicamente en cuanto a la imposición de las costas.

SEGUNDO.- Con carácter previo el apelante aduce infracción de normas y garantías procesales, argumentando que, habiendo interesado el Juzgador de instancia, una vez practicadas las pruebas y diligencias para mejor proveer, el informe sobre el estado de la Técnica de la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) con arreglo a lo dispuesto en el Art. 128 de la Ley de Patentes, y habiéndose recibido este, no se le confirió plazo para hacer alegaciones al mencionado informe, lo que constituye infracción del articulo 342 LECD.

Esta Sala, aunque considera que, efectivamente, se debió dar un nuevo trámite de alegaciones a las partes en orden a mostrar su opinión sobre el Informe remitido por la OEPM (S. del Tribunal Supremo de 5 de febrero de 2.001), entiende que no cabe anular por ello la sentencia recurrida, por cuanto, siendo aquella omisión motivo de nulidad, esta ha de hacerse valer a través de los correspondientes recursos como dispone el artículo 240 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, de modo que, como en el caso contemplado el Juzgador mandó unir a los autos el referido informe y los declaro conclusos para sentencia sin proveer para tales alegaciones, siendo esta providencia notificada a las partes, pudo y debió recurrirla a fin de hacer valer la nulidad por omisión, siendo actualmente extemporánea la pretensión al haber consentido en su día que no se evacuara dicho trámite.

TERCERO.- Dada la intrínseca relación entre demanda y reconvención, en la medida en que el análisis de ésta última sólo procederá después de que la pretensión de nulidad de la patente, interesada por la parte actora, reciba una contestación negativa, y, siendo el pronunciamiento de la sentencia recurrida estimatorio de la pretensión de nulidad, hemos de analizar esta cuestión con prioridad, cómo se hace en el escrito de recurso, en el que, el recurrente, en un extenso alegato, trata de desvirtuar la conclusión de la sentencia de instancia sobre la falta de novedad de la patente cuestionada, con una serie de argumentaciones que apuntan al error en la apreciación de las pruebas, pues todas ellas pretenden demostrar, utilizando aquellas pruebas que le son favorables y negándole utilidad alguna a las que le perjudican, que la patente litigiosa reúne los requisitos de novedad y actividad inventiva que exige la ley de Patentes para su protección.

Con todo hay que señalar que la razón de la estimación de la demanda resulta de una apreciación conjunta de las pruebas practicadas en las actuaciones, tanto del informe sobre el Estado de la Técnica emitido por la OEPM como de los aportados por las partes y del dictamen pericial emitido en las actuaciones, bastando para ello una lectura del fundamento jurídico tercero de la sentencia recurrida, pues la asunción por el Juzgador de las conclusiones del informe oficial de la OEPM, se produce tras una actuación critica de las consideraciones contenidas en las probanzas técnicas existentes en los autos, elementos fundamentales y decisivos para la apreciación de la concurrencia de los requisitos legales de protección.

CUARTO.- El Art. 4 de la Ley de Patentes considera objeto de una patente "las invenciones nuevas que impliquen una actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial". Son tres los requisitos exigidos para la validez de una patente, que posteriormente desarrollan los artículos 6 a 9 de la Ley de Patentes. El primero de ellos se refiere a la novedad, disponiendo que "una invención es nueva cuando no esté comprendida en el Estado de la Técnica", y, por estado de la técnica se considera "el constituido por todo lo que antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente se ha hecho accesible al publico en España o en el extranjero por una descripción escrita u oral, por una utilización o por cualquier otro medio", aclarándose, seguidamente que, también se entiende comprendido en el estado de la técnica el contenido de una solicitud española de patente ó de modelo de utilidad de fecha de presentación anterior a la solicitud de otra patente.

Por tanto, la novedad viene determinada por una serie de requisitos. No es nuevo aquello "que se ha hecho accesible al público", sin que se exija que sea conocido, sino que basta que haya habido la posibilidad de conocerlo, aunque sea fuera de España, dado que las patentes, a diferencia de los modelos de utilidad, exige novedad a nivel mundial (Sentencia de esta Sala de 7 de diciembre de 2.000). Por otra parte, tampoco se exige que ese conocimiento público se haya originado como consecuencia de haber sido patentado, pues basta que dicho conocimiento venga originado por "una descripción escrita u oral, una utilización o por cualquier otro medio". Y, en todo caso, ese conocimiento debe ser anterior a la solicitud de la patente.

La novedad necesaria para la patentabilidad de una invención requiere, además, que implique actividad inventiva. La actividad inventiva existe cuando la invención del sujeto "no resulta del estado de la técnica de una manera evidente para un experto en la materia" (Art. 8 de la Ley), con lo que se amplia el ámbito negativo de la novedad descrito en el Art. 6 de la Ley, en la medida en que no será nuevo aquello que, habiéndose hecho accesible al público, pueda ser deducido del estado de la técnica por un experto en la materia, con lo que, en definitiva, lo nuevo es aquello que, aunque no sea conocido por la generalidad de las personas, no pueda ser deducido del estado actual de la técnica de forma obvia, sencilla o normal -sin necesidad de desplegar una actividad intelectual intensa o profunda- por un experto en la materia.

Por ultimo se exige una necesaria aplicación industrial de la invención en el artículo 9 de la Ley, requisito que no se cuestiona en el presente proceso.

QUINTO.- Si se analizan las actuaciones, fundamentalmente la memoria descriptiva de la solicitud de la patente litigiosa (folio 20), al referirse a los antecedentes de la invención, que han de considerarse como la descripción del estado de la técnica según el inventor, las instalaciones motorizadas o automatizadas para toldos, persianas y otros similares existentes al momento de la invención constan de un motorreductor, que va acoplado a uno de los extremos del eje de giro donde se va enrollando la persiana o toldo, y un elemento receptor dispuesto en una caja eléctrica situada en las proximidades. La caja eléctrica se conecta a la red con el correspondiente cable, pero, a su vez, de la caja eléctrica tienen que partir otros cables que la enlazan con el motorreductor. El receptor recibe una señal por radio desde un mando a distancia que transmite al motorreductor y hace que la persiana se ponga en marcha.

Al describirse la invención, que se denomina "circuito receptor integrado", se señala que el receptor se sitúa directamente en la propia instalación y, mas concretamente, en el motorreductor o en su eje de salida. Se trata, en definitiva, de prescindir de la instalación exterior (la caja eléctrica receptora ya no está en las proximidades, es decir, fuera de lo que es el toldo o persiana, con lo que no afecta al decorado del habitáculo, ni hay cables entre ella y el motorreductor con la consiguiente ahorro de instalación) y de situar dicha caja eléctrica, bien en el propio motorreductor (reivindicación primera de la patente -folio 22-) bien en el eje de salida de este (reivindicación segunda al mismo folio).

SEXTO.- La sentencia, al analizar las alegaciones del actor, que invoca dos patentes francesas, números NUM001 y NUM002 , registradas con anterioridad a la solicitud de la patente litigiosa, pone de relieve que el demandado no había considerado en su descripción del estado de la técnica lo que describían las referidas patentes, que anticipaban, sin ningún genero de dudas, uno de los aspectos del invento del demandado, cual el de situar la caja eléctrica receptora, no ya en las proximidades del toldo o persiana, sino dentro de él, en alguno de los espacios huecos con los que cuentan. Por tanto, no se puede considerar novedad el hecho de que el demandado prescinda en su invención de la instalación exterior, y sitúe la caja eléctrica en el interior de la persiana o toldo, pues esta circunstancia ya estaba descrita y anticipada por las citadas patentes, como se evidencia de las mismas según obran a los folios 42 y ss.

Pero dicho esto, el motivo del debate se traslada a la situación de la caja eléctrica receptora dentro del toldo o persiana, en la medida en que el demandado -quien denomina a dicho elemento "circuito receptor integrado"- lo coloca, bien dentro del motorreductor, bien en el eje de salida del mismo. En todo caso hay que rechazar, como hace la sentencia de instancia, cualquier debate en torno a las características y elementos integrantes de la caja eléctrica o circuito receptor, en la medida en que las mismas no son objeto de la patente, objeto que, según dispone el Art. 26, viene constituido por las reivindicaciones, y, según es de observar en la solicitud de patente, nada se dice sobre las características y elementos del denominado circuito receptor.

Pues bien, sin perjuicio de señalar que en el dibujo que acompaña a la descripción y reivindicaciones de la patente litigiosa no aparece el receptor integrado dentro del motorreductor, sino fuera del mismo -es decir, en la segunda de las reivindicaciones-, lo cierto es que, como se expone en la sentencia de instancia, dicha situación ya venia anticipada en las patentes francesas referidas, y, no tanto en sus reivindicaciones, como en las descripciones previas que se hacen de la invención, en las que, sin lugar a dudas y como ha puesto de relieve el informe emitido por la OEPM sobre el Estado de la Técnica (folios 636 a 638), consta descrita la posibilidad de que el aparato receptor (lo que en la patente francesa se denomina "caja de mando") se sitúe en el tubo de arrollado (que no es sino la carcasa tubular de la patente litigiosa), al igual que el motorreductor, y que dicha caja de mando puede estar acoplada con el motorreductor desde el origen de la fabricación, señalándose seguidamente que "la integración del motorreductor y de la caja de mando puede ser una ventaja ligada a la racionalización del montaje".

En definitiva que tanto la integración de motorreductor y aparato receptor (primera reivindicación de la patente litigiosa), como la colocación del aparato receptor en el interior del eje de salida del motorreductor -carcasa tubular ó tubo de arrollamiento- (segunda reivindicación), son posibilidades que constan descritas en las patentes francesas alegadas, aun cuando no consten en sus reivindicaciones, debiéndose significar, como antes se dijo, que la novedad es un estado de hecho situado "extramuros" del estado de la Técnica, pero este requisito de patentabilidad no solo viene constituido por las reivindicaciones de cualquier patente, sino también por todo aquello que se ha hecho accesible al publico, a nivel mundial, por cualquier tipo de descripción - escrita u oral-, por una utilización o por cualquier otro medio, siempre que tal descripción sea suficiente para la comprensión de un experto en la materia, considerando esta Sala que las descripciones referenciadas en las patentes francesas anticipan para cualquier experto en la materia la invención litigiosa, lo que motiva su nulidad por falta de novedad, debiendo confirmarse la sentencia con desestimación del recurso.

SEPTIMO.- En cuanto a la petición subsidiaria de revocar la sentencia respecto de la condena en costas por concurrir circunstancias excepcionales, procede su rechazo, pues el Juzgador ha aplicado correctamente el Art. 523 de la LECD, sin que sean admisibles las alegaciones del apelante sobre circunstancias excepcionales, sin mas que analizar el cruce de correspondencia entre los litigantes en las que ya se advertía al demandado de los básicos fundamentos de la acción de nulidad que han sido acogidos en la sentencia de instancia.

OCTAVO.- En aplicación del Art. 398 en relación con el 394 de la LEC, procede imponer las costas de la alzada al apelante.

Vistos los artículos citados y demás preceptos de pertinente y general aplicación,

Fallo

Que desestimando el recurso de apelación formulado por la Procuradora Sra. Aguilar Ros en la representación de D. Romeo contra la sentencia de fecha 5/4/02 dictada por el Juzgado de Primera Instancia Número Once de Granada en autos de juicio de menor cuantía n° 565/00, de los que dimana este rollo, debemos confirmar y confirmamos dicha resolución con imposición al apelante de las costas de esta alzada

Así por esta nuestra sentencia lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACION.- Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por el Magistrado Iltmo. Sr. D. JOSÉ MALDONADO MARTÍNEZ, Ponente que ha sido de la misma, doy fe.