Sentencia CIVIL Nº 242/2018, Audiencia Provincial de Alicante, Sección 8, Rec 647/2017 de 18 de Mayo de 2018

Encabezamiento

TRIBUNAL DE MARCAS DE LA UNIÓN
EUROPEA
ROLLO DE SALA n.º 647 (U-39) 17.
PROCEDIMIENTO: juicio ordinario n.º 335/17.
JUZGADO n.º 2 de MARCAS DE LA UNIÓN EUROPEA.
SENTENCIA NÚMERO 242/18
Iltmos.:
Presidente: Don Enrique García Chamón Cervera.
Magistrado: Don Luis Antonio Soler Pascual.
Magistrado: Don Francisco José Soriano Guzmán (ponente).
En la ciudad de Alicante, a dieciocho de mayo del año dos mil dieciocho.
El Tribunal Español de Marcas de la Unión Europea, situado en Alicante e integrado orgánicamente en
la Sección Octava de su Audiencia Provincial, estando constituido por los Magistrados antes expresados, ha
visto los presentes autos, derivados del procedimiento referido, seguidos en el Juzgado n.º 2 de Marcas de la
Unión Europea; de los que conoce, en grado de apelación, en virtud del recurso interpuesto por CAIXABANK,
SA, parte apelante, por tanto, en esta alzada, interviniendo con su Procurador D. LORENZO CRISTIAN RUÍZ
MARTÍNEZ, con la dirección letrada de D. FRANCISCO JAVIER FERNÁNDEZ-LASQUETTY QUINTANA;
siendo la parte apelada BNP PARIBAS, actuando con su Procuradora D.ª JONE MIRA ERAUZQUIN, con la
dirección letrada de D. ALEJANDRO ANGULO LAFORA.

Antecedentes

PRIMERO.- En los autos referidos, del Juzgado n.º 2 de Marcas de la Unión Europea, se dictó Sentencia, de fecha 17 de octubre de 2017, cuyo fallo es del tenor literal siguiente: 'Que debo estimar y estimo íntegramente la demanda interpuesta por doña Jone Mira Erauzquin, Procuradora de los Tribunales y de la mercantil BNP PARIBAS contra CAIXABANK, S.A. por lo que, en consecuencia: Declaro: Que el uso en España por la demandada de la marca 'HOLA BANK' para distinguir servicios bancarios y relacionados supone una infracción de los derechos exclusivos de la actora sobre la Marca de la Unión Europea nº 011356383 'HELLO BANK'.

La nulidad de la marca española nº 3533654 'HOLA BANK' en clase 36.

Condeno a CAIXABANK, S.A.

A estar y pasar por las anteriores declaraciones.

A cesar en cualquier en el territorio español en el uso de la marca 'HOLA BANK' en relación con los servicios bancarios y relacionados.

A cancelar el nombre de dominio www.holabank.esante el organismo competente.

A la publicación del fallo de la sentencia a su costa en el periódico 'CINCO DÍAS'.

A pagar las costas del procedimiento.'

SEGUNDO.- Contra dicha Sentencia se interpuso recurso de apelación, del que se dio traslado a las demás partes. Seguidamente, tras emplazarlas, se elevaron los autos a este Tribunal, donde fue formado el Rollo, en el que se señaló para la deliberación, votación y fallo el día 11 / 4 / 18, en que tuvo lugar.



TERCERO.- En la tramitación del presente proceso, en esta alzada, se han observado las normas y formalidades legales.

Fundamentos

PRIMERO. Sentencia de primera instancia y ámbito de la apelación.- La sentencia dictada en primera instancia ha estimado la demanda, declarando que la parte demandada ha infringido una marca de la Unión Europea (marca UE), titularidad de la mercantil actora, al usar su marca española 'HOLA BANK' para distinguir sus servicios bancarios y relacionados, por existir riesgo de confusión, ex art. 9.1.b del Reglamento sobre la Marca Comunitaria n.º 207/2009, con una serie de pronunciamientos condenatorios consecuencia de dicha infracción. También ha declarado la nulidad de la mencionada marca, por idéntico motivo.

Contra dicha decisión se alzan la otrora demandada, articulando un recurso basado en una serie de motivos impugnatorios, que abordarán en los siguientes fundamentos.

Anticipamos que compartimos el criterio y decisión adoptados, con corrección, por el magistrado de instancia. Efectuaremos, sin embargo, una serie de razonamientos, que corroboran la resolución dictada en la primera instancia.



SEGUNDO.- Punto de partida de la presente resolución es la identificación de las marcas enfrentadas.

La marca de la Unión, titularidad de BNP PARIBAS, cuya protección se impetra en el presente litigio, es la marca figurativa 'Hello bank', n.º 011356383, registrada el 25 de abril de 2013 para distinguir productos y servicios de la clase 36 (bancarios, en general), cuya representación gráfica es la siguiente: La marca española, titularidad de CAIXABANK, SA, cuyo uso se ha considerado infractor, es la marca 'HOLABANK', registrada el 3 de marzo de 2015 para productos y servicios de la clase 36, cuya representación gráfica es:

TERCERO. Infracción marcaria por titular de marca registrada con posterioridad.- Parece necesario comenzar recordando que, como ha establecido con reiteración este Tribunal (por ejemplo, sentencia de 26 de enero de 2017 y muchas posteriores), la infracción de la marca puede producirse por la actuación del titular de una marca registrada con posterioridad, confundible con la primera, sin necesidad siquiera de que, previa o simultáneamente, se haya ejercitado acción de nulidad de la misma. En el caso que nos ocupa, dicha acción de nulidad ha sido ejercitada y estimada en la instancia.

La STJUE de 21 de febrero de 2013, asunto C-561/11, ha establecido, en relación al artículo 9 RMC, que el derecho exclusivo del titular de una marca comunitaria de prohibir a cualquier tercero el uso en el tráfico económico de signos idénticos o similares a su marca, se extiende al tercero titular de una marca comunitaria posterior, sin que sea necesaria una declaración previa de nulidad de esta última marca. Por tanto, el infractor puede ser el titular de la marca posterior, el ' tercero' a que se refiere el Reglamento, pues éste no limita el derecho exclusivo del titular de la marca anterior respecto del titular de una marca de la Unión posterior, y, en virtud del llamado principio de prioridad, la marca anterior prima sobre la marca posterior, pues se presume que la registrada en primer lugar cumple los requisitos para obtener la protección comunitaria antes que la registrada en segundo lugar.

El Tribunal Supremo español, haciéndose eco de dicho doctrina jurisprudencial en la Sentencia 14 de octubre de 2014, la ha considerado extensible al caso de las marcas nacionales, lo que significa que tampoco el titular de una marca española registrada con posterioridad puede oponer a la infracción de la prioritaria el ius utendi derivado de un registro.

Esta posición ya ha sido asumida por este Tribunal de Marcas de la Unión Europea, en sentencia de 19 de junio del 2015, en que dijimos que el titular de una marca española posterior puede infringir otra prioritaria '... si se dan las razones para ello...', es decir, si se da alguno de los casos del art. 34.2 LM .

Se ha superado, por tanto, la no tan antigua doctrina jurisprudencial de que no puede existir infracción cuando se hace uso de un título válidamente registrado.



TERCERO. Riesgo de confusión, desde la perspectiva de la acción de infracción marcaria y de nulidad de la marca española.- La mayor parte del recurso está centrada en la inexistencia de riesgo de confusión, en que se ha fundado tanto la estimación de la acción por infracción de la marca de la Unión como de la acción de nulidad marcaria ( art. 52 de la Ley de Marcas), desde la perspectiva de un consumidor normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, por existir importantes diferencias entre los signos enfrentados.

Ya hemos dicho que compartimos los razonamientos vertidos en el fundamento tercero de la resolución recurrida, que daremos por reproducidos, a fin de evitar inútiles reiteraciones Este Tribunal viene habitualmente abordando el análisis del riesgo de confusión (desde el conocido como Asunto 'Matrix - DediegoMatrix', sentencia de 18 de marzo del 2010, que recoge criterios ya apuntados en Sentencia de fecha 22 de noviembre de 2005), con una serie de razonamientos, perfectamente extrapolables al caso que nos ocupa y que se reproducen a continuación, particularizados al supuesto ante el que nos hallamos.

' Los criterios generales para la apreciación del riesgo de confusión vienen compendiados en la Sentencia del Pleno del TJCE de 22 de junio de 1999 (Lloyd c. Klijsen) y, en lo que aquí interesa, ha de destacarse: 1.- Constituye riesgo de confusión el riesgo de que el público pueda creer que los correspondientes productos o servicios proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas económicamente.

2.- La existencia de un riesgo de confusión para el público debe apreciarse globalmente, teniendo en cuenta todos los factores del supuesto concreto que sean pertinentes. La apreciación global mencionada implica una cierta interdependencia entre los factores tomados en consideración y, en particular, la similitud entre las marcas y la existente entre los productos o los servicios cubiertos. Así, un bajo grado de similitud entre los productos o servicios cubiertos puede ser compensado por un elevado grado de similitud entre las marcas, y a la inversa.

3.- Por lo que se refiere a la similitud gráfica, fonética o conceptual de las marcas en conflicto, la apreciación global del riesgo de confusión debe basarse en la impresión de conjunto producida por éstas, teniendo en cuenta, en particular, sus elementos distintivos y dominantes. En efecto, se deduce que la percepción de las marcas que tiene el consumidor medio de la categoría de productos o servicios de que se trate tiene una importancia determinante en la apreciación global del riesgo de confusión. Pues bien, el consumidor medio normalmente percibe una marca como un todo, cuyos diferentes detalles no se detiene a examinar. A los efectos de esta apreciación global, se supone que el consumidor medio de la categoría de productos considerada es un consumidor normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz. No obstante, debe tenerse en cuenta la circunstancia de que el consumidor medio rara vez tiene la posibilidad de comparar directamente las marcas, sino que debe confiar en la imagen imperfecta que conserva en la memoria. A fin de apreciar el grado de similitud que existe entre las marcas controvertidas, el órgano jurisdiccional nacional debe determinar su grado de similitud gráfica, fonética y conceptual y, en su caso, evaluar la importancia que debe atribuirse a estos diferentes elementos, teniendo en cuenta la categoría de productos o servicios contemplada y las condiciones en las que éstos se comercializan.

4.- Por otra parte, puesto que el riesgo de confusión es tanto más elevado cuanto mayor resulta ser el carácter distintivo de la marca anterior, las marcas que tienen un elevado carácter distintivo, bien intrínseco, o bien gracias a lo conocidas que son en el mercado, disfrutan de una mayor protección que las marcas cuyo carácter distintivo es menor. Para determinar el carácter distintivo de una marca, el órgano jurisdiccional nacional debe apreciar globalmente la mayor o menor aptitud de la marca para identificar los productos o servicios para los cuales fue registrada atribuyéndoles una procedencia empresarial determinada y, por tanto, para distinguir dichos productos o servicios de los de otras empresas. Al realizar la apreciación mencionada, procede tomar en consideración, en particular, las cualidades intrínsecas de la marca, incluido el hecho de que ésta carezca, o no, de cualquier elemento descriptivo de los productos o servicios para los que ha sido registrada, la cuota de mercado poseída por la marca, la intensidad, la extensión geográfica y la duración del uso de esta marca, la importancia de las inversiones hechas por la empresa para promocionarla, la proporción de los sectores interesados que identifica los productos o servicios atribuyéndoles una procedencia empresarial determinada gracias a la marca, así como las declaraciones de Cámaras de Comercio e Industria o de otras asociaciones profesionales.' Procederemos, a continuación, a aplicar los criterios anteriores al caso que nos ocupa.

1º) En primer lugar, hemos de determinar el concepto de público pertinente susceptible de padecer el riesgo de confusión. El público pertinente normalmente percibe una marca como un todo, cuyos diferentes detalles no se detiene a examinar (sentencias SABEL y Lloyd Schuhfabrik Meyer), siendo un consumidor normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, que rara vez tiene la posibilidad de comparar directamente diferentes marcas y que debe confiar en la imagen imperfecta de éstas que conserva en la memoria, variando el nivel de atención del consumidor medio en función de la categoría de productos o servicios contemplada (STJUE del caso Lloyd Schuhfabrik Meyer citada, y entre otras, STGUE de 13 de febrero de 2007). Según jurisprudencia europea constante ' el público pertinente está formado por consumidores que pueden utilizar tanto los productos y servicios de la marca anterior como los de la de marca solicitada' (STGUE de 26 de junio de 2014, con cita de la previa del mismo Tribunal de 30 de septiembre de 2010).

En el presente asunto, el público destinatario de los productos de la actora y de la demandada es idéntico, esto es, se trata de un consumidor medio de productos y servicios bancarios, no especialmente complejos, del que no cabe predicar una preparación o conocimientos especiales de los productos. Al tratarse, pues, de productos de consumo habitual, que no precisan del destinatario unos conocimientos especializados, habremos de concluir que estamos ante un consumidor medio normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, en los términos antedichos.

2º) En segundo lugar, la comparación de los signos debe realizarse desde los planos fonético o literario, gráfico o visual y conceptual. Como ya advirtiera la resolución recurrida, existen importantes semejanzas entre los aquéllos.

Desde un punto de vista conceptual, 'Hello bank' y 'Hola bank' son idénticos.

Desde un prisma fonético, son muy parecidos.

Gráficamente existen mayores diferencias, puesto que el signo 'Hello bank' se sitúa en una especie de 'bocadillo' azul, con letras blancas (en el registro se indicó como color reclamado el azul, ' Dégradé de bleu 'Pantone 3315C-7703C'; blanc'), mientras el signo de la demandada es meramente denominativo de color negro y azul (también con indicación de color reclamado el azul y el negro). Otorgamos una especial relevancia, a pesar de esas diferencias, al hecho de que el color azul también aparezca en la marca de la la entidad demandada.

3º) En lo que se refiere a la comparación entre los productos y servicios, la identidad es absoluta, pues no se discute.

La conclusión que alcanzamos, a la vista de los razonamientos anteriores (extrema semejanza entre los signos enfrentados, para productos y servicios idénticos), es la existencia de riesgo de confusión, pues el público pertinente puede creer erróneamente que los productos y servicios designados con la marca de la demandada tienen el mismo origen empresarial que los designados con la marca de la actora. En ambos casos, los signos se componen de palabras 'débiles', de uso y conocimiento común ('Hello vs Hola; bank vs bank); existe un claro riesgo de que los consumidores confundan un signo con otro, y, con ello, la procedencia empresarial de cada uno de ellos.

Por lo dicho, desestimaremos el recurso, sin necesidad de mayores disquisiciones.



CUARTO.- La desestimación del recurso de apelación conlleva, de conformidad con los 394 y 398 de la LEC, la imposición de las costas a la parte apelante, al no apreciarse que la cuestión promovida presente serias dudas de hecho o de derecho.

La confirmación de la resolución recurrida supone la pérdida del depósito constituido para interponer el recurso ( D. A. 15ª.9 LOPJ).



QUINTO.- La presente sentencia no es firme y podrá interponerse contra ella, ante este tribunal, recurso de casación (bien porque la cuantía del proceso exceda de 600.000 € - art.477.2.2ºLEC-, bien porque se considere que su resolución puede presentar interés casacional) - art. 477.2.3º LEC) y, en su caso, también, y conjuntamente, recurso extraordinario por infracción procesal, en el plazo de veinte días a contar desde el día siguiente al de su notificación, del/los que conocerá la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo.

Al tiempo de la interposición de dicho/s recurso/s deberá acreditarse la constitución del depósito para recurrir -que se ingresará en la Cuenta de Consignaciones de esta Sección Octava abierta en BANCO SANTANDER- y tasas que legalmente pudieran corresponder, advirtiéndose que sin la acreditación de la constitución del depósito indicado no será/n admitido/s.

VISTAS las disposiciones citadas y demás de general y pertinente aplicación, siendo ponente de esta Sentencia, que se dicta en nombre de SM. El Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español, en el ejercicio de la potestad jurisdiccional, el Magistrado Don Francisco José Soriano Guzmán, quien expresa el parecer del Tribunal Español de Marcas de la Unión Europea.

Fallo

FALLAMOS: Que con desestimación del recurso de apelación interpuesto por la representación de CAIXABANK, SA contra la sentencia dictada por el Juzgado n.º 2de Marcas de la Unión Europea, de fecha 17 de octubre de 2017, en los autos de juicio ordinario n.º 335 / 17, debemos confirmar y confirmamos dicha resolución, imponiendo a la parte apelante las costas de esta alzada.

Se acuerda la pérdida del depósito constituido por la/s parte/s recurrente/s o impugnante/s cuyo recurso/ impugnación haya sido desestimado.

Notifíquese esta resolución en forma legal y, en su momento, devuélvanse los autos originales al Juzgado de procedencia, de los que se servirá acusar recibo, acompañados de certificación literal de la presente resolución a los oportunos efectos de ejecución de lo acordado, uniéndose otra al Rollo de apelación.

La presente resolución podrá ser objeto de recurso, de conformidad con lo establecido en los fundamentos de derecho de esta sentencia.

Así, por esta nuestra Sentencia, fallando en grado de apelación, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN: Leído y publicado fue la anterior sentencia en el día de su fecha, siendo Ponente el Ilmo. Sr. D. Francisco José Soriano Guzmán, estando el Tribunal celebrando audiencia pública en el día de la fecha. Certifico.