Sentencia CIVIL Nº 242/2019, Audiencia Provincial de Tenerife, Sección 4, Rec 72/2019 de 07 de Junio de 2019

Encabezamiento

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SECCIÓN CUARTA DE LA AUDIENCIA PROVINCIAL
Avda. Tres de Mayo nº3
Santa Cruz de Tenerife
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Fax.: 922 34 94 18
Email: s04audprov.tfe@justiciaencanarias.org
Rollo: Recurso de apelación
Nº Rollo: 0000072/2019
NIG: 3803847120170000455
Resolución:Sentencia 000242/2019
Proc. origen: Procedimiento ordinario Nº proc. origen: 0000495/2017-00
Juzgado de lo Mercantil Nº 1 de Santa Cruz de Tenerife
Apelado: Mendez Chain Sl; Abogado: Eugenio Luis Rodriguez Diaz; Procurador: Jaime Modesto Comas
Diaz
Apelante: Pillow Bra Enterprises Sl; Abogado: Maria Carmen Paneque Cuevas; Procurador: Maria
Mercedes O'Donnell Hernandez
SENTENCIA
Presidente
Don Emilio Fernando Suárez Díaz
Magistrados
Doña Carmen Padilla Márquez
Doña Pilar Aragón Ramírez
En Santa Cruz de Tenerife, a 7 de junio de 2.019.
Visto, por la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial integrada por los/as Sres/as. antes reseñados/
as, el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia dictada por el JUZGADO DE LO MERCANTIL
NÚMERO UNO, en los autos núm. 495/2017, seguidos por los trámites del juicio ordinario, sobre competencia
desleal y promovidos, como demandante, por la entidad PILLOW BRA ENTERPRISES, S.L., representada por
la Procurador Doña Mercedes O'Donnell Hernández y dirigida por la Letrada Doña Carmen Paneque Cuevas,
contra la entidad MÉNDEZ CHAÍN, S.L., representada por el Procurador Don Jaime Modesto Comas Díaz

y dirigida por el Letrado Don Eugenio Luis Rodríguez Díaz, ha pronunciado la presente sentencia, siendo
Ponente el Magistrado Don Emilio Fernando Suárez Díaz, con base en los siguientes

Antecedentes

PRIMERO.- Se aceptan los Antecedentes de Hecho de la resolución apelada.



SEGUNDO.- En los autos indicados la Sra. Magistrada-Jueza, Doña Elena Fraile Lafuente, dictó sentencia el día veinticinco de julio de dos mil dieciocho, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente: 'DESESTIMO ÍNTEGRAMENTE la demanda presentada por la Procuradora de los Tribunales Dª. Mercedes O'Donell Hernández, en nombre y representación de Pillow Bra Enterprises S.L, contra Méndez Chaín S.L.

Con expresa condena en costas a la parte actora.'.



TERCERO.- Notificada debidamente dicha sentencia, se presentó escrito en los autos por la representación de la parte demandante, en el que interponía recurso de apelación contra tal resolución con exposición de las alegaciones en las que fundaba la impugnación, del que se dio traslado a las demás partes por diez días, plazo en el que la representación de la parte demandada presentó escrito de oposición al mencionado recurso.



CUARTO.- Remitidos los autos con los escritos del recurso y de oposición a esta Sala, se acordó, una vez recibidos, incoar el presente rollo, designar Ponente y señalar para la votación y fallo del presente recurso el día veintinueve de mayo del año en curso, en el que ha tenido lugar la reunión del Tribunal al efecto.



QUINTO.- En la tramitación del presente recurso se han observado las prescripciones legales.

Fundamentos

PRIMERO.- Procede confirmar la sentencia dictada en primera instancia por sus propios fundamentos (que se dan por reproducidos para evitar innecesarias repeticiones), que no han sido desvirtuados por las alegaciones contenidas en el escrito de interposición del recurso. En este sentido, el Tribunal Supremo mantiene (por ejemplo, en Autos de fecha 31 de julio de 2007 , 14 de abril de 2.009 y 8 de enero de 2.013 , amparando su decisión en sentencias del Tribunal Constitucional números 174/87 , 24/96 y 115/96 ), que 'no son incongruentes ni faltas de motivación las sentencias que se remiten a la fundamentación del órgano 'a quo', cuando éste ha resuelto todas las cuestiones ventiladas en el pleito'.



SEGUNDO.- Todas las cuestiones planteadas en el recurso fueron acertadamente tratadas y resueltas por el tribunal de primera instancia.

Si bien en la segunda instancia es factible realizar un nuevo examen completo de la cuestión litigiosa, no puede olvidarse que en aquellos aspectos en que el objeto del recurso se refiere a la valoración de la prueba efectuada por el tribunal 'a quo', el juez, que ha gozado de la facultad de practicar esas pruebas con total inmediación, tiene elementos más reales y fundados -privilegiados- para su mejor apreciación y valoración.

Así, en el presente caso, el análisis del material probatorio efectuado por el tribunal de primera instancia no sólo es amplio y detallado, sino acertado en sus conclusiones jurídicas. No obstante, para dar una respuesta completa a las cuestiones planteadas en el recurso procede hacer algunas consideraciones.

El recurso de apelación se basa, principalmente, en que la demandada utilizó como referencia de búsqueda en Google la marca de la demandante, para lo cual contrató el servicio remunerado de Google 'ad words', que le permite utilizar un paquete de palabras 'clave' o 'key words' en diversas combinaciones y opciones, entre las cuales estaba una clave idéntica a la marca de la demandante 'pillow bra', lo que supone que cuando se introducía por el internauta en el buscador esa clave aparecía entre los resultados de la busqueda el anuncio de la marca de la demandada.

Como esos hechos no se discuten (aunque la sentencia recurrida matiza que en la búsqueda realizada al practicar la prueba de reconocimiento judicial, a veces aparecía el anuncio de la demandada y a veces no), lo trascendental es que en los fundamentos de derecho cuarto, quinto y sexto de la sentencia recurrida se dan suficientes argumentos y razones por las que a pesar de ello no se cumplen los requisitos necesarios para que se produzca una violación de las Ley de Marcas o de la de Competencia Desleal.

Luego se extiende la actora apelante en el contenido del anuncio de la demandada, remarcando que se compara con otras marcas (como la de la demandante, sin llegar a nombrarla) con frases tales como 'El único sujetador antiarrugas se llana night bra', 'Rechaza imitaciones', 'Night bra. Sujetador antiarrugas. Por la doctora Azucena . El primer e imitado antiarrugas del escote. El único comprobado en Clínica.'.

Contrariamente a lo que mantiene la apelante (que todo ello supone la realización de actos de confusión al consumidor potencial sobre la identificación del producto buscado), lo cierto es que el contenido del anuncio, lejos de inducir a error a los internautas sobre el origen de ambos productos, haciéndoles creer que pertenecen al titular de la marca 'pillow bra' o de una empresa económicamente vinculada a ésta, se constata que el producto anunciado por la demandada se presenta claramente como una alternativa mejor ('auténtica', 'única', 'comprobada clínicamente') al producto del titular de la marca. Por lo tanto, no existe posibilidad de confusión cuando el anuncio lo que trata de destacar es la originalidad y exlusividad del producto, lo que lo diferencia de imitaciones.

Llegados a este punto, y como corolario a lo dicho, quizás sea conveniente hacer alguna reflexión adicional acerca de la licitud del uso de una marca registrada como palabra clave en un motor de búsqueda de internet.

En líneas generales, el funcionamiento de la publicidad por referenciación en internet consiste en que la empresa que gestiona el motor de búsqueda facilita que los internautas accedan de manera libre y gratuita al motor de búsqueda mediante la introducción de una palabra clave mediante la que el usuario obtiene unos resultados que se denominan 'naturales', que han sido seleccionados por la propia empresa basándose en la relación de tales resultados con la palabra clave; pero al mismo tiempo, se establece un sistema de publicidad que permite mostrar tras la introducción de la palabra clave, junto con los resultados 'naturales', anuncios publicitarios consistentes en un breve mensaje comercial y un enlace a la página web del anunciante. El motor de búsqueda ofrece a las empresas un conjunto de palabras clave que pueden ser elegidas por ésta de forma automatizada, y una vez elegida debe pagar un precio cada vez que el internauta haga 'clic' sobre la palabra clave que actúa como enlace promocional que lo redirige a su página web.

El problema (que ha sido abordado en diversas SSTJUE) es que tales palabras clave pueden ser idénticas a marcas registradas, o incluso a marcas notorias o de renombre. Ejemplo de ello, son las SSTJUE de 23-3-2.010; 12-7-2.011 y 22-9-2.011, según las cuales, la regla general sería que el uso de marcas ajenas como palabra clave de búsqueda en internet constituye una infracción o lesión del derecho de marca del legítimo titular, y ello de conformidad con lo dispuesto en el art. 5, apartado 1, letra a) de la Directiva 89/104 y del art. 9, apartado 1, letra a) del Reglamento núm. 40/94 . No obstante, dado que el derecho de exclusiva no es absoluto, tal uso únicamente será considerado infracción de marca cuando el uso de la marca ajena se haga a título de marca, es decir, con el fin de identificar un determinado producto o servicio. Es decir, que se pueden utilizar marcas registradas como palabras clave para mostrar enlaces patrocinados siempre y cuando se cumplan una serie de requisitos: (i) que el uso de la marca no menoscabe ni la función indicadora del origen de la marca, ni su función económica, (ii) que resulte claro para un usuario medio de internet que los productos publicitados no proceden del titular de la marca o de una empresa económicamente vinculada.

Requisitos que, como vimos, concurren en el presente caso, lo que hace el uso de la clave-marca lícito e impide la aplicación de la regla general.

Finalmente, queda por añadir que no consta que la marca de la actora sea renombrada y que la marca 'night bra' fue registrada diez años antes que 'pillow bra'.



TERCERO.- De conformidad con lo establecido en los artículos 394.1 y 398.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil las costas del recurso de apelación se impondrán a la parte que haya visto rechazadas todas sus pretensiones impugnatorias.

Fallo

Se desestima el recurso de apelación interpuesto por la entidad Pillow Bra Enterprises S.L., se confirma la sentencia dictada en primera instancia y se condena a la parte apelante a pagar las costas del mismo, con pérdida del depósito que haya constituido para recurrir.

Esta sentencia es susceptible de recurso de casación por interés casacional y extraordinario por infracción procesal ante la Sala Primera del Tribunal Supremo, que se interpondrá ante esta Sección de la Audiencia Provincial en el plazo de veinte días a contar desde su notificación.

Devuélvanse los autos originales al Juzgado de procedencia, con testimonio de esta resolución, para su ejecución y cumplimiento, y demás efectos legales.

Así por esta nuestra resolución, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.