Sentencia CIVIL Nº 244/2017, Audiencia Provincial de Alicante, Sección 8, Rec 95/2017 de 05 de Mayo de 2017

Encabezamiento

AUDIENCIA PROVINCIAL DE ALICANTE

SECCION OCTAVA.

TRIBUNAL DE MARCA DE LA UNIÓN EUROPEA

ROLLO DE SALA Nº 95 (U-11) 17

PROCEDIMIENTO Juicio Ordinario 421/15

JUZGADO de Marca de la Unión nº 1 Alicante

SENTENCIA Nº 244/2017

Ilmos.

Presidente: D. Enrique García Chamón Cervera

Magistrado: D. Luis Antonio Soler Pascual

Magistrado: D. Francisco José Soriano Guzmán

En la ciudad de Alicante, a cinco de mayo de dos mil diecisiete

La Sección Octava de la Audiencia Provincial de Alicante, en funciones de Tribunal de Marca de la Unión Europea e integrada por los Iltmos. Sres. expresados al margen, ha visto los autos de Juicio Ordinario sobre infracción de marca de la Unión, seguido en instancia ante el Juzgado de lo Mercantil número uno de Alicante, en funciones de Juzgado de Marca Unión con el número 421/15, y de los que conoce en grado de apelación en virtud del recurso entablado por la parte demandante, la mercantil Selten Technology 2010 S.L., representada en este Tribunal por el Procurador Dª. Francisca Dolores Benimeli Antón y dirigida por el Letrado D. Miguel Ángel Palencia Serrano; y como parte apelada los demandados, D. Ildefonso , la mercantil Percepcion Creativa S.L., y la mercantil Instalpan S.L., representados en este Tribunal por el Procurador Dª. María Dolores Poyatos Herrero y dirigidos por el Letrado D. Enrique Juan Morello Casañ, que ha presentado escrito de oposición.

Antecedentes

PRIMERO.-Por el Juzgado de Marca de la Unión número uno de los de Alicante, en los referidos autos tramitados con el núm. 421/15, dictó Sentencia con fecha 28 de diciembre de 2016 , cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente: 'Que con desestimación íntegra de la demanda presentada por la Procuradora de los Tribunales doña Francisca Benimelli Antón, en nombre y representación de la entidad mercantil Selten Technology 2010 S.L., contra las entidades mercantiles Instalpan S.L., y Percepción Creativa S.L., y don Ildefonso , debo absolver y absuelvo a las entidades mercantiles Instalpan S.L., y Percepción Creativa S.L., y a don Ildefonso de todos los pedimentos contenidos en la demanda. Todo ello con condena en costas procesales a la parte demandante, la entidad mercantil Selten Technology 2010 S.L.'.

SEGUNDO.-Contra dicha Sentencia se interpuso recurso de apelación por la parte arriba referenciada. Seguidamente, tras emplazar a las partes, se elevaron los autos a este Tribunal con fecha 22 de febrero de 2017 donde fue formado el Rollo número 95/U-11/17 en el que se acordó señalar para deliberación, votación y fallo el día 3 de mayo de 2017, en que tuvo lugar.

TERCERO.-En la tramitación de esta instancia, en el presente proceso, se han observado las normas y formalidades legales.

VISTO, siendo Ponente el Iltmo Sr. D. Luis Antonio Soler Pascual.

Fundamentos

PRIMERO.- Antecedentes. Razones y pretensiones deducidas. Fundamentos de la decisión del Tribunal de Instancia y planteamientos que se formulan en el recurso de apelación.

Principia este proceso la demanda que formula la mercantil Selten Technology 2010 S.L. (Selten), con empresa dedicada a la fabricación, montaje, mantenimiento, reparación, comercialización de maquinaria industrial y accesorios, especialmente destinada a la industria de la panadería.

Deduce Selten su demanda en calidad de licenciataria exclusiva de la marca mixta UE nº 3.537.552
Para ver la imagenpulse aquí.

registrada para las clases 7, 11 y 37 y de la que es titular de D. Maximiliano con quien la mercantil demandante tiene suscrito desde el día 15 de mayo de 2013 un contrato de licencia para el uso en exclusiva de la marca en cuestión.

Ejercita en la demanda, que se formula tras haber requerido del ejercicio de acciones al titular de la marca en defensa de la misma por la infracción cometida por los que demanda sin que lo haya hecho, elius prohibendique dimana de la exclusiva sobre la marca europea con causa en el uso comercial de la marca 'Subal', ilícito por inconsentido, cometido tanto por parte de una mercantil que hasta el día 30 de junio de 2013 había sido licenciataria de la misma, Instalpan S.L., titular de empresa dedicada a la compraventa, reparación, montaje, comercialización y distribución de maquinaria para la industria de la panadería, que ha no obstante la resolución da licencia marcaria ha seguido utilizando el signo tanto en carteles del domicilio social como en las promociones, comunicaciones a distribuidores y en el correo electrónico y en sus productos; como frente a la mercantil Percepción Creativa S.L., (dedicada a la venta de repuestos y reparación de maquinaria para la industria de la panadería), que también utiliza la marca de forma no autorizada en los carteles de su domicilio social, en la rotulación de sus vehículos, en la venta, reparación y suministro de sus productos así como en las comunicaciones con los distribuidores y en el correo electrónico usados; y frente a D. Ildefonso , administrador único de Instalpan S.L., y administrador de hecho de Percepción Creativa S.L., porque en calidad de tal es el responsable del uso ilícito de la marca 'Subal' en la forma descrita en las empresas demandadas y porque hace uso en forma personal del signo a través de páginas web de su titularidad -www.subalweb.es, www.subal.es y www.maquinariacsm.es- y a través de los nombres de dominio de las direcciones de sus correos electrónicos vcatala@subal.es, export@subal.es, repuestos@subal.es-; hechos que para la demandante constituyen un uso ilegítimo de la signo que constituye marca registrada y que infringe los derechos de la licenciataria, constituyendo infracción tanto por doble identidad -art 9-1-a) RMUE- como por riesgo de confusión -art 9- 1-b) RMUE-, solicitando en consecuencia que además de la declaración de la infracción de los derechos de exclusiva de la marca que legítimamente utilizan los demandados, se estime la acción de cesación y prohibición del uso de la marca, la de remoción de sus efectos y la de indemnización de los daños y perjuicios en importe equivalente al 1% de la cifra de negocios realizada con los productos o servicios ilícitamente marcados desde el día 1 de julio de 2013 hasta el cese total de la violación marcaria.

La sentencia de instancia ha desestimado la demanda.

La razón de la desestimación ha sido la de tomar en consideración, siguiendo el argumento expuesto por los demandados, la falta de legitimación activa de Selten porque, conteniéndose en el contrato de licencia de la marca a favor de la actora una estipulación -7ª- que remite en lo que hace a la legitimación para el ejercicio de las acciones en defensa de la marca a la ley aplicable, y siendo ésta la norma contenida en el art. 22 RMUE, no ha cumplido Selten con los requisitos exigidos por dicha norma para adquirir la legitimación que en origen corresponde al titular.

En efecto, tras recordar la Sentencia que para reconocer legitimación al licenciatario exclusivo es preciso que el licenciatario o cuente con el consentimiento del titular para el ejercicio de las acciones por infracción o, en su defecto, que previo requerimiento al titular otorgándole la posibilidad del ejercicio de las acciones, no se hayan ejercitado en un plazo razonable, afirma que en el caso, ni consta el consentimiento del titular para el ejercicio de acciones por la licenciataria ni tampoco que se le haya requerido el ejercicio delius prohibendisin que lo haya hecho en un plazo razonable, razón por la que la demandante carece de legitimación activa al no ser suficiente la mera licencia exclusiva.

En desacuerdo con dicha conclusión formula recurso de apelación la mercantil demandante, recurso que plantea en relación a la legitimación activa de Selten, alegando error en la valoración de la prueba documental e infracción del art. 22 RMUE, respecto del planteamiento de la parte demandada sobre la falta de legitimación pasiva de D. Ildefonso por el uso ilegítimo de la marca Subal, en tercer lugar, sobre la prueba relativa al uso ilegítimo de la marca Subal por Instalpan S.L., en cuarto lugar, sobre uso ilegítimo de la marca Subal por Percepción Creativa S.L., en quinto lugar, sobre la procedencia de la declaración de infracción y condena a la cesación, prohibición, remoción de efectos y daños y perjuicios, instando su fijación en ejecución de sentencia y, en último término, a favor de la imposición de costas a los demandados por la total estimación de la demanda.

Analizaremos por separado y por su orden, cada uno de estos argumentos.

SEGUNDO.- Legitimación activa del licenciante exclusivo. Requisitos del art. 22 RMUE. Concurrencia en la licenciataria-demandante, Selten Technology 2010 S.L.

El apelante, tras denunciar en una alegación previa e inicial en su recurso la omisión de hechos relevantes en la Sentencia relativos a la legitimación activa de Selten (el requerimiento al titular de la marca), plantea con toda lógica como primer motivo de apelación, relacionado con dicha excepción, el error en la valoración de la prueba documental e infracción del art. 22.3 RMUE.

Señala el apelante que analizando los hechos expuestos y documentos acompañados se constata que se cumplen con los requisitos del art. 22 RMUE para ostentar legitimación activa pues consta, 1) que Selten es licenciataria en exclusiva de la marca nº 003537552, mixta, Subal, desde el día 1 de julio de 2013; 2) que dicha licencia está inscrita en la EUIPO desde el 22 de octubre de 2014, 3) que yerra la sentencia al decir que no consta requerimiento al titular cuando Selten sí había requerido al titular de la marca Subal, D. Maximiliano , a través de burofax de 27 de octubre de 2014, que se acusó el 28 de octubre, para el ejercicio de las acciones que le asistían por las infracciones marcarias, tal y como consta en los doc. 33 a 37 donde obran esos requerimientos, habiendo dejado pasar un tiempo prudencial hasta formular demanda el día 12 de mayo de 2015, es decir, casi siete meses después del requerimiento, al no hacerlo el Sr. Maximiliano al que además se le comunicó previamente que se iban a iniciar acciones ante su pasividad.

Consecuentemente, dice el apelante, la legitimación de la actora se sustenta además de en la licencia exclusiva, en el requerimiento hecho al titular de la marca para que iniciara las acciones que le asistían y en la posición pasiva del citado titular, dándose por tanto los requisitos de la legitimación activa conforme al art. 22 RMUE.

Es por ello que solicita que se revoque la Sentencia de instancia y, reconociéndose la legitimación activa de Selten, se proceda al examen de las acciones ejercitadas.

Posición del Tribunal.

El motivo debe ser estimado.

Regula en efecto el apartado 3º el art. 22 RMUE lo relativo a la legitimación activa del licenciatario para el ejercicio de las acciones contra quien viola el derecho sobre la marca licenciada.

En dicho apartado se formula una regla general y una regla excepcional solo aplicable al titular de una licencia exclusiva.

Conforme a la regla general, el licenciatario no ostenta legitimación activa para demandar a los infractores de la marca europea licenciada. El licenciatario en este caso, únicamente podría ejercitar acciones con el consentimiento del titular de la marca y actuaría a modo de mandatario del titular.

Por el contrario, la regla especial prevista para los casos de las licencias exclusivas contempla, no un caso de apoderamiento por el titular al licenciatario sino de desplazamiento de legitimación (esté o no inscrita la licencia conforme concluye la STJUE de 22 de junio de 2016, asunto C-419/15 , caso Thomas Pilipps GmbH & Co. KG) que exige de un previo requerimiento al titular por el licenciatario con resultado explícitamente o implícitamente negativo a deducir en este caso per facta concludentiaa partir de la constatación del no ejercicio de acción algunadentro de un plazo apropiadoo razonable contra el infractor de la marca.

Pues bien, lo cierto es que en el caso el Tribunal de Instancia, tras afirmar que el contrato de licencia contiene una remisión a la regulación contenida en el art. 22 RMUE y que en consecuencia, la legitimación de Selten está condicionada por el cumplimiento de los requisitos expuestos, llega a la conclusión que la demandante sustenta su legitimación únicamente en el propio contrato de licencia porque, dice la Sentencia, ni consta que cuente con el consentimiento de D. Maximiliano ni se le haya requerido, razones por las que no se reconoce la legitimación activa a la demandante al no darse las condiciones expuestas del art. 22 RMUE, desestimando consecuentemente la demanda.

Pero se da en tal apreciación el error que denuncia en el motivo de apelación la parte recurrente ya que entre la documental aportada en la demanda -donde se explica además su contenido y efecto y razón de aportación- están las comunicaciones demostrativas de que D. Maximiliano sí fue requerido por Selten para que ejercitara las acciones frente a los demandados por infracción de la marca Subal -doc 33 a 37- y que, ello no obstante, no formuló acción alguna, dejando transcurrir la licenciataria un tiempo prudencial desde el requerimiento hasta la demanda, llegando incluso a advertirle con carácter previo a la formulación de la demanda de la intención de hacerlo.

Solo cabría por tanto cuestionar si el tiempo mediado entre el requerimiento y la formulación de la demanda puede o no ser tenido como suficiente y razonable a los efectos del reconocimiento de la legitimación conforme el párrafo 3º del art. 22 RMUE, y la conclusión que alcanzamos es positiva atendido el hecho de que fueron casi siete meses los transcurridos entre las comunicaciones al Sr. Maximiliano y la formulación de la demanda y que el ejercicio delius prohibenditenía como base una infracción actual con el riesgo adherente a la misma de causar una daño que podría ser de difícil o incluso imposible reparación.

Dándose por tanto las condiciones de legitimación exigidas por el art. 22 RMUE, procede estimar el motivo, revocar en este punto la Sentencia y proceder al análisis de la demanda en los motivos que se formulan por la parte apelante.

TERCERO.- Legitimación pasiva de D. Ildefonso . Uso del signo ajeno en titularidades propias con finalidad cooperativa al comercio de terceros.

Constituye el segundo de los motivos de apelación el relativo a la posible de falta de legitimación pasiva de D. Ildefonso en relación a la excepción formulada por la parte demandada que plantea que D. Ildefonso carece de cualquier conexión con las acciones ejercitadas dado que las causas de perturbación de los derechos de marca que se le imputan se corresponden a actos o hechos determinados por la capacidad de obrar de las otras personas jurídicas demandadas (Instalpan S.L. y Percepción Creativa S.L.), sin que la condición de administrador social de las mismas sea condición suficiente para soportar las consecuencias de los actos de las personas jurídicas que administra salvo que se viole la distinción entre persona física o jurídica.

Opone a este argumento el apelante que el Sr. Ildefonso , como administrador único de Instalpan S.L y administrador de hecho de Percepción Creativa S.L., es quien, a través de estas mercantiles y personalmente a través de dominios-páginas web de su titularidad -www.subalweb.es, www.subal.es y www.maquinariacsm.es- y de los nombres de las direcciones de sus correos electrónicos, utiliza y manda usar la marca Subal sin el consentimiento de su titular ni de la demandante.

En relación a ello afirma el apelante que los medios a través de los cuales el Sr. Ildefonso usa la marca son, en lo que hace a las mercantiles que dirige, en los carteles de los domicilios sociales de sus empresas y en la rotulación de los vehículos de las citadas empresas y, por lo que se refiere a su titularidad personal, en sus páginas web y emails.

Añade el apelante en relación a la posición que el Sr. Ildefonso tiene en las mercantiles demandadas que en tanto administrador de las sociedades es quien adopta las decisiones relativas a la cartelería, rotulación, etc, habiéndose acreditado documental (doc nº 11 demanda, acta de presencia y protocolización notarial de 21 de mayo de 2014, doc nº 16, acta de presencia y protocolización notarial de 23 de mayo de 2014, doc nº 17, informe del Registro General de Vehículos de la Dirección General de Tráfico) y pericialmente (doc nº 12, informe de D. Anton , de 7 de abril de 2015) las infracciones que no son solo imputables a las mercantiles sino también a su administrador por ser quien las ordena.

Y en relación a los medios electrónicos señala que el Sr. Ildefonso utiliza un signo idéntico a la marca en las páginas web de las que es titular, como consta en la pag 25 del informe pericial ratificado judicialmente -doc 12- y en el acta notarial de 18 de junio de 2015 y el informe pericial de ampliación y comprobación de las infracciones acordado por ambas partes en la Audiencia Previa, informe donde consta que, 1) a fecha 17 de diciembre de 2015 la marca Subal seguía siendo utilizada en las web titularidad del Sr. Ildefonso , 2) que a fecha 11 de julio de 2016, seguía tal utilización, 3) que en la comparativa de productos y maquinaria ofrecida a través de la web subalweb.es y los que ofrece el actor, se da casi total similitud entre las fichas de los productos, 4) que el titular de los dominios es el Sr. Ildefonso -pag 32 a 38- y, 5) que usa la palabra Subal en sus emails de contacto -vcatala@subal.es, export@subal.es, repuestos@subal.es-.

Son estas razones por las que solicita en su motivo la parte apelante la no consideración de la excepción de falta de legitimación pasiva del Sr. Ildefonso .

Posición del Tribunal.

El uso del signo que se denuncia como infractor cuando es acometido por la mercantil, en absoluto cabe deslizarlo hacia el órgano de gobierno (en este caso, a su administrador) que es por ley órgano necesario y representante orgánico.

En estos casos la actuación del administrador como tal no constituye un actuar propio sino en nombre de la mercantil, a la que vincula. Es cierto que sus actos, porque aunque es necesario es órgano autónomo, pueden ser generadores de responsabilidad, individual o social, y desde luego, penal, pero no por ello hay comunicación entre los actos de la sociedad y los de su órgano de gobierno más allá de la que cabe declarar a través de esas formas de responsabilidad por razón del principio de personalidad jurídica.

Hasta tal punto es así que ni siquiera cabría calificar la actuación del administrador social de intermediario necesario -en el sentido del art. 41.3 LM - dado que el administrador cuando actúa, lo hace la mercantil.

Distinto es el caso de quien siendo administrador de una sociedad, hace uso de la marca en un ámbito de su exclusiva titularidad, incluso aunque lo sea para el objeto social de las mercantiles, pues en estos supuestos no hay actuación orgánica sino externamente cooperativa con la sociedad en el mercado jurídico del objeto social de la mercantil.

Así ocurre en el caso dado que está acreditado (véase acta de 18 de junio de 2016) que la web http://subalweb.es es titularidad de D. Ildefonso (véase en tal sentido el informe pericial aportado por la parte demandante) así como que, primero, usa un signo idéntico en la página web http://subalweb.es ('utiliza la representación gráfica de la marca 'subal' en dicha página web') y usa el elemento denominativo de la marca invocada 'Subal', tanto en banners como en los dominios de su titularidad, en concreto vcatala@subal.es, export@subal.es, repuestos@subal.es, señalando al respecto el acta notarial que 'se utiliza el término 'subal' en las direcciones de correo electrónico que aparecen en la misma'; y, en segundo lugar, que ese uso de los signos descritos se hace respecto de productos, maquinaria, esencialmente idéntica a la que constituye el objeto de la marca de la actora.

No cabe duda por tanto que si D. Ildefonso , en su propio nombre, usa el término 'Subal' y la representación gráfica de la marca 'Subal' para promocionar productos y servicios idénticos para los que está registrada dicha marca, está plenamente legitimado para soportar acciones por infracción de la marca europea Subal.

El motivo queda en consecuencia estimado.

CUARTO.- Uso de la marca europea 'Subal' y de su elemento denominativo por las mercantiles demandadas Instalpan S.L., y Percepción Creativa S.L.

Dos alegaciones hace el recurso de apelación en relación al alcance de la conducta que imputa la demanda a las mercantiles. Una relativa al uso ilegítimo de la marca por parte de Instalpan S.L., y otra relativa al uso no autorizado de la marca por parte de Percepción Creativa S.L.

En relación a Instalpan S.L. señala el apelante que, dedicada a la compraventa, reparación, montaje, comercialización y distribución de maquinaria para la industria de la panadería -doc nº 5 demanda, nota simple del RM de Madrid- con la circunstancia que fue licenciataria de la marca Subal entre el día 1 de julio de 2010 al 30 de junio de 2013 -doc nº 6 a 10-, ha venido utilizando con posterioridad a la resolución del contrato la marca europea Subal, tanto en los carteles del domicilio social de la empresa -acta de presencia notarial de 21 de mayo de 2014 e informe pericial de 7 de abril de 2015, doc. 11 y 12-, en las promociones, comunicaciones a distribuidores y facturas y como nombre de dominio -doc 13 y 14, catálogo 2014 de la revista Panorama Panadero y carta a distribuidores-.

En cuanto a Percepción Creativa -dedicada a la venta de repuestos y reparación de maquinaria para la industrial de panadería -doc nº 15, nota RM Madrid-, afirma el apelante que utiliza la marca tal cual en los carteles de su domicilio social -acta notarial de 23 de mayo de 2014 e informe pericial, doc 16 y 12-, en la rotulación de vehículos -informe pericial, doc nº 12- y en la venta de accesorios, piezas, repuestos y prestación de servicios de reparación y suministro.

Que en consecuencia, dice el apelante, están acreditados los hechos que son constitutivos de infracción marcaria, bien por identidad -art 9-1-a) RMUE-, bien por riesgo de confusión -art 9-1-b) RMUE-, debiéndose en consecuencia estimar la demanda también respecto de estas demandadas.

Posición del Tribunal.

Hay un reconocimiento claro en la propia contestación a la demanda del uso de la marca que legítimamente utiliza el demandante, sin autorización ni consentimiento de su titular.

Además, los testigos que declararon en juicio también pusieron de manifiesto el uso en carteles y rotulación de vehículos de la marca 'Subal'. Y la documental reseñada por el apelante, no deja duda ninguna de tal utilización que se extiende desde la marca 'tal cual' al uso solo del elemento denominativo.

Pues bien, partiendo de esta realidad que entendemos incontestable a la vista de la prueba practicada y de los reconocimientos hechos por los demandados, analizaremos en el siguiente fundamento si efectivamente constituyen los actos descritos respecto de cada uno de los demandados, las infracciones denunciadas en la demanda y si resulta procedente, en consecuencia estimar las acciones deducidas por Selten.

QUINTO.- Uso por los demandados de los signos descritos a título de marca. Infracción de la marca europea mixta 'Subal'. Infracción por doble identidad -art 9-1- a) RMUE- e infracción por riesgo de confusión -art. 9-1-b) RMUE-.

Definidas las conductas de cada uno de los demandados en relación a la marca 'Subal', resulta preciso analizarlas desde la perspectiva jurídica que sustenta cada una de las pretensiones deducidas que, como se deduce de la demanda, tienen como base la declaración de la infracción de la marca por parte de los demandados.

-Uso a título de marca-

En primer lugar hemos de afirmar que los demandados hacen uso a título de marca del signo 'Subal'.

En efecto, un signo es objeto de un uso efectivo cuando, en consonancia con su función esencial de todo signo distintivo, que consiste en garantizar la identidad del origen de los productos o servicios para los que se usa, se utiliza con el fin de crear o conservar un mercado para tales productos y servicios (STUJE de 11 de marzo de 2003, Ansul, C 40/01, EU:C:2003:145 , apartado 43), dándose en el caso la condición relativa a que el uso del signo infractor sea público y exterior (STGUE de 8 de julio de 2004, Sunrider/OAMI - Espadafor (Vitafruit), T 203/02, EU:T:2004:225 , apartado 39 y STJUE citada) pues el signo se utiliza, precisamente, para los actos más relevantes de la empresa de los demandados, identificando el domicilio social, sus comunicaciones personales, empresariales y publicitarias lo que implica que sin duda ninguna los demandados utilizan el signo 'Subal' como signo distintivo de los productos industriales, maquinaria para panadería, de su comercialización y de cuantos servicios se prestan respecto de ellos al punto que incluso una de las mercantiles, Instalpan S.L., de la que es administrador único el co-demandado Sr. Ildefonso , fue licenciatario de la marca invocada por dedicarse, precisamente, a este tipo de industria.

-Infracción por doble identidad-

La demandante alega que existe infracción por identidad y por riesgo de confusión entre la marca mixta de la que es titular y el signo utilizado por los demandados.

Para llegar a tal conclusión es necesario llevar a cabo la comparación de los signos controvertidos, procediendo comparar el signo que ha sido reproducido en el FJ primero con el denominativo 'Subal' tal cual se aprecia en

en los carteles de los domicilios sociales de las mercantiles demandadas, en las rotulaciones de sus vehículos -doc nº 11, 12, 16 y 17 demanda-, donde se reproduce tal cual y,

en las páginas web de que es titular el Sr. Ildefonso -doc nº 12- al pie de página -doc nº 18 y acta de 18 de junio de 2015, donde se aprecia que la marca se reproduce tal cual en las distintas páginas que se reproducen en el acta-, justificándose en el informe pericial de 12 de julio de 2016 que a ese uso seguía vigente-

Estos hechos son, por lo que hace a los casos de idéntica reproducción de la marca, constitutivos de infracción por doble identidad -art 9-1-a) RMUE, dado que, por un lado, se reproduce en los casos que hemos indicado el signo registrado tal cual por los demandados y, en segundo lugar, es signo que se utiliza por los demandados para todos y cada uno de los productos y servicios para los que la marca invocada está registrada - clase 7, maquinaria, en especial, para panadería, clase 11, aparatos e instalaciones de cocción, barbacoas, hornos de panadería, sus componentes, recambios y accesorios de los incluidos en la clase y clase 37, servicios de instalación, conservación y reparación de maquinaria y hornos de panadería, así como de sus accesorios, componentes y piezas (STJUE de 20 de marzo de 2003, asunto C-291/00 , caso SA Societe LJ Difussion).

-Infracción por riesgo de confusión-

Como hemos indicado, se invoca también infracción por riesgo de confusión respecto del uso del denominativo 'Subal', en particular en las web y como nombres de dominio.

Para su análisis debemos examinar si hay entre la marca europea y el signo utilizado por los demandados semejanza gráfica, fonética o conceptual, haciendo una apreciación global del riego de confusión que deberá basarse en la impresión de conjunto producida por éstas, teniendo en cuenta, en particular, sus elementos distintivos y dominantes.

La percepción de las marcas que tiene el consumidor medio de los productos o servicios de que se trate reviste una importancia determinante en la apreciación global de dicho riesgo.

A este respecto, el consumidor medio normalmente percibe una marca como un todo, cuyos diferentes detalles no se detiene a examinar ( sentencias de 12 de junio de 2007 , OAMI/Shaker, C 334/05 P, EU:C:2007:333 , apartado 35, y de 16 de diciembre de 2015, Rotkäppchen-Mumm Sektkellereien/OAMI - Ruiz Moncayo (Red Riding Hood), T 128/15).

Dos marcas son similares cuando, desde el punto de vista del público destinatario, existe entre ellas una igualdad al menos parcial por lo que respecta a uno o varios aspectos pertinentes, a saber los aspectos gráfico, fonético y conceptual (Sentencias de 23 de octubre de 2002, Matratzen Concord/OAMI - Hukla Germany (MATRATZEN), T 6/01, EU:T:2002:261 , apartado 30, y de 30 de septiembre de 2015, Sequoia Capital Operations/OAMI - Sequoia Capital (SEQUOIA CAPITAL), T 369/14, EU:T:2015:733 , apartado 37).

A la luz de esos principios se debe examinar si, como alega la demandante existía riesgo de confusión entre los signos controvertidos lo que requiere definir en primer lugar el público pertinente y su nivel de atención y seguidamente delimitar los elementos que deben ser tomados en consideración en el juicio comparativo que procede realizar.

-Público pertinente-

Pues bien, habida cuenta del hecho, esencialmente, de que los productos protegidos por las marcas controvertidas son productos de consumo empresarial, maquinaria básicamente destinada a un concreto tipo de industria, la panadera, debemos entender que el nivel de atención del que dará muestra su público, de ordinario de origen o naturaleza empresarial, al adquirir la maquinaria industrial, no puede considerarse medio sino especializado, por lo que mostrará una especial atención a la marca.

-Juicio comparativo-

En cuanto a los elementos a comparar también debemos recordar que conforme a una constante jurisprudencia, la apreciación de la similitud entre dos marcas no puede limitarse a tomar en consideración únicamente un componente de una marca compuesta y compararlo con otra marca.

Por el contrario, la comparación debe llevarse a cabo examinando las marcas en cuestión, consideradas cada una en su conjunto, lo que no excluye que la impresión de conjunto producida en la memoria del público pertinente por una marca compuesta pueda, en determinadas circunstancias, estar dominada por uno o varios de sus componentes.

Sólo en el caso de que todos los restantes componentes de la marca resulten insignificantes podrá la apreciación de la similitud basarse exclusivamente en el componente dominante ( sentencias de 12 de junio 2007 , OAMI/Shaker, C 334/05 P, EU:C:2007:333 , apartados 41 y 42, y de 20 de septiembre de 2007, Nestlé/OAMI, C 193/06 P, EU:C:2007:539 , apartado 42). Ello podría suceder, en particular, cuando dicho componente pueda dominar por sí solo la imagen de la marca que el público pertinente guarda en la memoria, de manera que todos los restantes componentes de la marca resulten insignificantes en la impresión de conjunto producida por ésta (sentencia de 20 de septiembre de 2007, Nestlé/OAMI, C 193/06 P, EU:C:2007:539 , apartado 43).

En el caso que nos ocupa, el término 'Subal' carece de significación alguna desde el punto de vista conceptual, constituyendo semánticamente un término fantasioso, lo que le confiere,per se, un cierto nivel distintivo.

Además, es el citado término, como elemento denominativo de la marca, el que capta indudablemente la atención visual del consumidor, lo que se potencia en la gráfica de la marca con el uso de elementos tipográficos con los que se representa el elemento denominativo, pero muy escasamente el marco en el que se ubica, extraordinariamente sencillo solo creado, en realidad, para potenciar la tipografía utilizada en la escritura de la palabra 'Subal'.

Es por ello entendemos que en el caso, es el elemento denominativo y el fonético, no ya el preponderante sobre el visual, sino el dominante pues, además de estar potenciado por la tipografía, la ubicación y extensión, la propia construcción de la palabra cuya lectura es perfectamente dable aunque carezca de significado semántico, hace que sea este componente el que domine por sí solo la imagen de esta marca que el público pertinente guarda en la memoria, de modo que todos los demás componentes de la marca resultan de hecho insignificantes dentro de la impresión de conjunto producida por ésta (véase en en este sentido la Sentencia de 23 de noviembre de 2010, Codorniu Napa/OAMI - Bodegas Ontañon (ARTESA NAPA VALLEY), T 35/08, EU:T:2010:476 ).

Pues bien, que el elemento denominativo sea el dominante en la marca es el factor que determina que que el uso de la palabra 'Subal' por parte de los demandados (en sus comunicaciones, nombres de dominio, publicidad, etc) constituya la utilización de un signo cuasi-idéntico al signo registrado en tanto la similitud visual y fonética es, en lo que hace al elemento denominativo dominante, de casi identidad en lo que hace al elemento visual, y de plena identidad en lo que hace al elemento fonético.

-Riesgo de confusión-.

Es preciso concluir el examen comparativo analizando si hay riesgo de confusión.

A tal efecto ha de recordarse que la apreciación global del riesgo de confusión implica cierta interdependencia entre los factores tomados en consideración y, en particular, entre la similitud de las marcas y la de los productos o servicios designados. Así, un bajo grado de similitud entre los productos o servicios designados puede ser compensado por un elevado grado de similitud entre las marcas y a la inversa (sentencias de 29 de septiembre de 1998, Canon, C 39/97, EU:C:1998:442 , apartado 17, y de 14 de diciembre de 2006, Mast-Jägermeister/OAMI - Licorera Zacapaneca (VENADO con marco), T 81/03, T 82/03 y T 103/03, EU:T:2006:397 , apartado 74).

En el caso de autos, dado que se ha constatado que los productos y servicios para los que los demandados se valen del elemento denominativo de la marca registrada son idénticos o prácticamente idénticos, y que los signos controvertidos, apreciados desde la perspectiva de su elemento denominativo dominante, son idénticos, la conclusión no puede ser otra que la de considerar que hay efectivamente riesgo de confusión entre la marca y los signos controvertidos respecto a los productos de que se trata para el público que adquiere esa maquinaria, público que como dijimos, tendrá un grado de atención relevante, pero que podrá creer a pesar de ello que los productos objeto del signo utilizado por los demandados, una de cuyas mercantiles fue licenciataria de la marca, o que continúa siéndolo o, en su caso, que se trata de empresas vinculadas económicamente.

Hay por tanto infracción del art. 9-1-b) RMUE por riesgo de confusión.

SEXTO.- Consecuencias de la infracción.

Apreciada la infracción de la marca Subal por parte de todos y cada uno de los demandados y que supone la estimación de la acción declarativa deducida en la demanda, procede igualmente estimar las acciones de cesación, prohibición y remoción de los efectos de la infracción - art. 41 LM en relación con los art. 14-1 y 101-2 RMU- a la vista del resultado de la prueba practicada sobre el uso de la marca que, cuando menos en parte, se nos presenta como actual al tiempo de la presentación de la demanda lo que justifica que se condene a cesar en el uso y, desde luego, a la remoción de todos sus efectos en el mercado.

En lo que se refiere a la acción de daños y perjuicios -que solo apreciamos por lo hasta ahora expresado respecto del licenciatario exclusivo, no habiéndose siquiera solicitado indemnización por perjuicio al prestigio de la marca, hemos de recordar que ha optado el demandante por la regla de la indemnización mínima del 1% de la cifra de negocio - art 43-5 LM -.

Los demandados está pasivamente legitimados para soportar la acción de daños y perjuicios dado que se da el presupuesto - art 42-1 LM que determina objetivamente la responsabilidad por los daños causados.

Por otro lado, y habiéndose elegido el criterio de la indemnización mínima del 1% de la cifra de negocio, procede, ante la negativa de las mercantiles a presentar la documentación contable que les fue requerida y la evidente y equívoca limitación de la prueba pericial contable practicada que, contra lo que resulta de la prueba documental, llega a la conclusión de que solo se ha utilizado ilegítimamente la marca 'Subal' por los demandados durante los meses de julio, agosto y septiembre de 2013, deferir la fijación del importe resultante al criterio seleccionado atendida la cifra de negocio alcanzada por cada uno de los demandados en el periodo comprendido entre el día 1 de julio de 2013 y el momento de cese efectivo en el uso de la marca, a ejecución de la sentencia donde deberá fijarse, atendida la documentación contable de los demandados y una vez constatado el cese total en el uso de la marca en todas las formas descritas como infractoras, el importe indemnizatorio.

SÉPTIMO.- Costas procesales.

En cuanto a las costas procesales de este recurso, habiéndose estimado el recurso de apelación, no cabe efectuar declaración sobre las mismas - art 398 LEC -, siendo sin embargo procedente modificar el pronunciamiento relativo a las costas de la instancia en el sentido solicitado en el último de los motivos del recurso de apelación, haciendo expresa imposición de las causadas a la parte demandada de conformidad con lo dispuesto en el artículo 394 de la Ley de Enjuiciamiento Civil al haber quedado estimada en su integridad la demanda principiadora de este proceso.

OCTAVO.- Depósito para recurrir.

Habiéndose estimado el recurso de apelación, se acuerda la devolución de la totalidad del depósito efectuado para recurrir - Disposición Adicional Decimoquinta nº 8 LOPJ -.

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el Pueblo Español.

Fallo

Que estimando el recurso de apelación entablado por la parte demandante, la mercantil Selten Technology 2010 S.L., representada en este Tribunal por el Procurador Dª. Francisca Dolores Benimeli Antón, contra la Sentencia dictada por el Juzgado de Marca de la Unión número uno de los de Alicante de fecha 28 de diciembre de 2016 , debemos revocar y revocamos dicha resolución y en su virtud, debemos estimar y estimamos la demandada deducida por la mercantil Selten Technology 2010 S.L. contra las mercantiles Instalpan S.L. y Precepción Creativa S.L. y D. Ildefonso y, consecuentemente, debemos declarar y declaramos

Que el uso llevado a cabo por los demandados para identificar y promocionar sus negocios usando el signo referenciado en la demanda, infringe la marca de la Unión 'Subal' número 3537552.

Que en consecuencia se les condena

Al cese en la realización de actos de comercio, incluído el ofrecimiento y promoción de servicios y/o productos que infrinjan la marca licenciada en exclusiva a la demandante.

A retirar y destruir los rótulos y carteles existentes en los domicilios sociales de las demandadas y de cualquiera otros establecimientos de su red comercial en los que haga uso del signo objeto de la demanda, así como a suprimir en las rotulaciones de los vehículos comerciales el citado signo declarado infractor de las marcas indicadas de la actora.

Al cese del uso de nombres de dominio y correos electrónicos de la denominación 'Subal'.

A retirar y destruir cualquiera productos, materiales, documentos mercantiles y publicidad en los que se se haga uso de los signos objeto de la demanda y que se han declarado infractores de las marcas indicadas de la actora.

A indemnizar a la actora por la infracción de las marcas invocadas en el importe que resulte como equivalente al 1% de la cifra de negocios de cada uno de los demandados a calcular en ejecución de sentencia en el periodo comprendido entre el día 1 de julio de 2013 hasta el completo cese en el uso infractor de la marca.

Se hace expresa imposición al demandado de las costas procesales de la instancia.

No se hace expresa imposición de las costas de esta alzada a la parte apelante de la Sentencia.

Se acuerda la devolución al apelante de la totalidad del depósito efectuado para recurrir.

Se declara la pérdida del depósito efectuado para recurrir, al que se le dará el destino previsto en la Disposición Adicional Decimoquinta nº 9 LOPJ -.

Esta Sentencia no es firme en derecho y, consecuentemente, cabe en su caso interponer contra la misma, conforme a lo dispuesto en los artículos 468 y siguientes, y 477 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil , recurso extraordinario por infracción procesal y/o recurso de casación, recursos que deberán presentarse dentro de los veinte días siguientes a la notificación de esta resolución previa constitución de depósito para recurrir por importe de 50 euros por recurso que se ingresará en la Cuenta de Consignaciones de esta Sección 8ª abierta en la entidad Banco de Santander, indicando en el campo 'Concepto' del documento resguardo de ingreso, que es un 'Recurso', advirtiéndose que sin la acreditación de constitución del depósito indicado no será admitido (LO 1/2009, de 3 noviembre) el recurso.

Notifíquese esta Sentencia en forma legal y, en su momento, devuélvanse los autos originales al Juzgado de procedencia, de los que se servirá acusar recibo, acompañados de certificación literal de la presente resolución a los oportunos efectos de ejecución de lo acordado, uniéndose otra al Rollo de apelación.

Así, por esta nuestra Sentencia definitiva que, fallando en grado de apelación, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN.-En el mismo día ha sido leída y publicada la anterior resolución por el Ilmo. Sr. Ponente que la suscribe, hallándose el Tribunal de Marca Comunitaria celebrando Audiencia Pública. Doy fe.-