Sentencia Civil Nº 247/2016, Audiencia Provincial de Madrid, Sección 28, Rec 405/2014 de 20 de Junio de 2016

Encabezamiento

N.I.G.: 28.079.00.2-2014/0119995

Rollo de apelación nº 405/2014

Materia: Marcas

Órgano judicial de procedencia: Juzgado de lo Mercantil nº 9 de Madrid

Autos de origen: Juicio ordinario nº 321/2013

Parte apelante: BURRITO COCINEROS, S.L.

Procurador/a: Dª Silvia de la Fuente Bravo

Letrado/a: D. José Luis Donoso Romero y D. Félix Ordoño Martínez

Parte apelada: CALDO DE PEIXE, S.L.

Procurador/a: D. Juan Pedro Marcos Moreno

Letrado/a: Dª Olaia Martínez Alonso

SENTENCIA Nº 247/2016

En Madrid, a 20 de junio de 2016.

En nombre de S.M. el Rey, la Sección Vigésima Octava de la Audiencia Provincial de Madrid, especializada en materia mercantil, integrada por los ilustrísimos señores magistrados D. Ángel Galgo Peco, D. Enrique García García y D. Pedro María Gómez Sánchez, ha visto en grado de apelación, bajo el nº de rollo 405/2014, los autos del procedimiento nº 321/2013, provenientes del Juzgado de lo Mercantil nº 9 de Madrid.

Las partes han actuado representadas y con la asistencia de los profesionales identificados en el encabezamiento de la presente resolución.

Antecedentes

PRIMERO.- Las actuaciones procesales se iniciaron mediante demanda presentada por la procuradora Dª Silvia de la Fuente Bravo, en representación de BURRITO COCINEROS, S.L. contra CALDO DE PEIXE, S.L. en solicitud de sentencia 'por la que se DECLARE:

1º. El derecho exclusivo y excluyente de mis representados a utilizar las Marcas:

a. Número M-2739458 en clase 43ª,

b. Número M-2739604 'PIZZA BURRITO' en clase 43ª,

c. Número M-2844804, en clase 35ª

d. Número M-2844953 'BURRITO' en clase 35ª, y

e. Número M-2844963 'BURRITO 24 HORAS' en clase 35ª.

2º. Que la demandada ha usado de forma no autorizada el signo distintivo 'BURRITO', en violación y perjuicio de los derechos exclusivos de mis mandantes.

3º. Que la prestación de servicios de restauración bajo el signo BURRITO realizado por la entidad CALDO DE PEIXE, S.L. son actos constitutivos de infracción de los derechos de propiedad industrial prioritarios de mi representada, y es, asimismo, constitutivos de competencia desleal contra mi representada.

Y como consecuencia de todo lo anterior se CONDENE a la demandada:

1º. A estar y pasar por la anterior declaración, absteniéndose en lo sucesivo y en el futuro de usar dicha expresión u otra que con ella se confunda o genere riesgo de confusión o asociación en el consumidor, así como se le ordene retirar del tráfico económico todos los servicios incluyendo los de venta de productos. Así como el material publicitario, rótulos, etiquetas u otros documentos o soportes en los que figure el distintivo 'BURRITO'.

2º. A abonar a la actora, en concepto de enriquecimiento injusto y reparación de los perjuicios irrogados a la misma por la infracción de marca y competencia desleal a que se refiere el anterior pedimento 1.3, la cantidad que se concrete como importe de los referidos perjuicios en los periodos de práctica de pruebas y, en su caso, de ejecución de sentencia, consistente en el importe del 1% calculado sobre la cifra de negocio alcanzada por las demandadas respecto a los servicios prestados por las mismas en los 5 años anteriores a la presentación de la demanda y hasta el cese efectivo en la utilización del término 'BURRITO' por los demandados.

De conformidad con el artículo 465 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , a continuación esta parte deja designadas las bases de cálculo de la indemnización de daños y perjuicios:

- volumen de negocio de la demandada de los 5 años antes de la presentación de la demanda y hasta el cese efectivo en el uso del signo 'BURRITO'. Para determinar el volumen de negocio de la demandada CALDO DE PEIXE, S.L. habrá de acompañar los documentos a que nos referiremos en el otrosí primero de esta demanda.

- Multiplicar el volumen de negocio de las demandadas de dichos años por el 1% cuyo resultado será el importe de la indemnización de daños y perjuicios que corresponde a mi representada.

3º. A publicación de la sentencia que recaiga en el presente procedimiento, a costa de la demandada, en un diario de tirada nacional, colocando la comunicación de esta sentencia en la página derecha de la publicación, ocupando toda su extensión, utilizando el mismo tamaño de fuente que los artículos contenidos en el periódico de que se trate.

4º. Se condene a la demandada al pago de todas las costas causadas en este proceso'.

SEGUNDO.- Seguido el juicio por sus trámites, el Juzgado de lo Mercantil dictó sentencia, fechada el 10 de febrero de 2014 , con el siguiente fallo: 'Con desestimación de la demanda promovida por BURRITO COCINEROS, S.L. contra CALDO DE PEIXE, S.L. sobre acción de cesación y resarcimiento por violación del derecho exclusivo debo absolver al demandado de los pedimentos ejercitados en la presente litis.

En materia de costas procede su imposición a la actora'.

TERCERO.- Publicada y notificada dicha resolución a las partes, por la demandante se interpuso recurso de apelación, que, tramitado en legal forma, con oposición de la contraria, ha dado lugar a la formación del presente rollo. La deliberación, votación y fallo del asunto ha tenido lugar el 16 de junio de 2016.

CUARTO.- En la tramitación del presente recurso se han observado las prescripciones legales.

Ha actuado como ponente el Ilmo. Sr. Magistrado D. Ángel Galgo Peco, que expresa el parecer del Tribunal.

Fundamentos

I. ANTECEDENTES RELEVANTES

1.- La presente litis trae causa de la demanda promovida por BURRITO COCINEROS, S.L. contra CALDO DE PEIXE, S.L. (en adelante, 'BURRITO COCINEROS' y 'CALDO DE PEIXE', respectivamente) en ejercicio de acciones por violación marcaria y de competencia desleal. Como fundamento de sus pretensiones BURRITO COCINEROS señala la contravención de los derechos de exclusiva que le corresponden como titular de las siguientes marcas: M-2739458 (gráfica), para servicios de la clase 43, M-2739604 'PIZZA BURRITO' (denominativa) para servicios de restauración (alimentación) y hospedaje temporal: servicios de hostelería, en la clase 43, M-2844804 (gráfica), para servicios de la clase 35, M-2844953 'BURRITO' (denominativa), para servicios de la clase 35 y M-2844956 'BURRITO 24 horas' (denominativa), para productos de la clase 35.

2.- Al cabo del trámite, el Juzgado de lo Mercantil dictó sentencia desestimatoria. Tras especificarse cuáles sean los elementos que han de ser objeto de comparación y los parámetros con los que, de conformidad con las directrices establecidas por el Tribunal de Justicia, habría de llevarse a cabo el juicio de confundibilidad que opera como presupuesto indispensable del éxito de las pretensiones deducidas por la parte promotora del expediente, se procede a un examen comparativo individualizado entre cada una de las marcas que se dicen infringidas y los signos señalados como infractores, llegando el juzgador a la conclusión de que en ningún caso concurre riesgo de confusión. El pedimento de que se declare la titularidad de la demandante sobre las marcas que esgrime se desecha por superfluo. Igualmente se rechazan las acciones de resarcimiento de daños y perjuicios y de enriquecimiento injusto de la Ley de Competencia Desleal por la falta de especificación de los ilícitos concurrenciales que se imputan a la demandada y la inaplicabilidad del particular régimen de aquella normativa en atención a la titularidad jurídica que se invoca y la tutela pretendida.

3.- Disconforme con lo así decidido, BURRITO COCINEROS apeló la sentencia, para solicitar el dictado de otra nueva estimando sus pretensiones, si bien con referencia a una sola de las marcas, la denominativa número 2739604 'PIZZA BURRITO'.

4.- A fin de acometer adecuadamente el examen del recurso, conviene exponer, aunque sea someramente, cuál es el razonamiento con el que se rechazaron las pretensiones de la demanda en cuanto referidas a la citada marca, aspecto que se aborda en el apartado 21 de la sentencia impugnada. En esta se diferencian, en cuanto a los signos que han de ser objeto del análisis de confundibilidad con la marca titularidad de la aquí recurrente, dos supuestos:

(i) El conjunto integrado por la expresión 'Burrito Bar-restaurante mexicano' acompañada de la imagen consistente en una cabeza de asno, con actitud jocosa y un ojo tapado con un parche que CALDO DE PEIXE utiliza en locales, página web y tarjetas comerciales. Tras señalar la diferencia patente existente entre el signo así conformado y el registrado por BURRITO COCINEROS, el juzgador de la anterior instancia pasa a examinar la incidencia que ha de atribuirse a la coincidencia en ambos signos de la expresión 'Burrito', indicando que aquella queda diluida no solo por el componente gráfico del signo empleado por CALDO DE PEIXE, sino por el distinto tipo de cocina y de establecimiento de los contendientes, añadiendo que la referencia al producto comercializado aparece en el signo de BURRITO COCINEROS. Finalmente, se subraya cómo la prueba practicada acredita la existencia de una pluralidad de marcas registradas en la misma clase 43 que integran la expresión 'Burrito', invocándose las sentencias de esta sala de 4 de julio de 2008 y 3 de abril de 2009 , en cuanto hacen aplicación de la llamada 'doctrina de la distancia' o 'Abstandslehre'.

(ii) Expresión 'restaurante Burrito', empleado en tickets de compra y comunicaciones electrónicas. La sentencia considera que se trataría de una utilización aislada o eventual que no afecta a la función de la marca registrada por BURRITO COCINEROS.

II. EL RECURSO Y LA RESPUESTA DEL TRIBUNAL

5.- En esencia, el recurso se sustenta en la utilización del término 'Burrito' en los signos con los que CALDO DE PEIXE oferta sus servicios e identifica su establecimiento y empresa. En este sentido, la apelante combate el juicio reflejado en la sentencia acerca de la inexistencia de riesgo de confusión, sobre las siguientes bases: (i) identificación del componente denominativo como elemento dominante en el signo empleado por CALDO DE PEIXE; (II) existencia de identidad denominativa entre dicho componente y el signo registrado por la apelante, subrayándose que en el análisis comparativo se ha de prescindir tanto del vocablo 'PIZZA' que integra la marca infringida, por su carácter descriptivo, como del término 'Restaurante' que integra el signo infractor, por su carácter genérico, existiendo una absoluta identidad fonética en el elemento esencial, 'Burrito'; (iii) existencia de identidad conceptual entre los signos enfrentados, ya que en ambos casos, el término 'burrito' se asocia a la denominación de la especie animal; (iv) existencia de identidad aplicativa, por cuanto los dos signos se aplican a servicios de restauración, (v) irrelevancia de la existencia de otras marcas registradas que integran el término 'burrito', toda vez que en el caso de estas no existe identidad conceptual ni aplicativa y el término viene acompañado de otras 'acepciones' (sic) caracterizantes

Valoración del Tribunal

6.- El núcleo de la presente controversia se sitúa en la similitud de signos. Cabe recordar en este punto que la apreciación global del riesgo de confusión debe basarse en la impresión de conjunto producida por los signos en liza, teniendo en cuenta, en particular, sus elementos distintivos y dominantes (sentencias del Tribunal de Justicia de 11 de noviembre de 1997, Sabel, C- 251/95 , apartado 23; de 22 de junio de 1998, Lloyd Schuhfabrik, C-342/97 , apartado 25; de 23 de marzo de 2006, Mülhens/OAMI, C-206/04 , apartado 19; de 12 de junio de 2007, OAMI/Shaker, C-334/05 , apartados 34 y 35; de 13 de septiembre de 2007, C-234/06 , Il Ponte Finanziaria/OAMI, apartado 33 de 3 de septiembre de 2009, Aceites del Sur- Coosur/Koipe/OAMI, C-498/07 , apartado 60). A este respecto, tiene dicho el Tribunal Supremo (sentencia 777/2010, de 9 de diciembre ) que tal exigencia 'de una visión de conjunto, fundada singularmente en que el consumidor medio las percibe como un todo, sin detenerse a examinar sus diferentes detalles, (...) no excluye el estudio analítico y comparativo de los elementos integrantes de los respectivos signos en orden a evaluar la distinta importancia en relación con las circunstancias del caso, pues pueden existir elementos distintivos y dominantes que inciden en la percepción del consumidor conformando la impresión comercial. Lo que se prohíbe es la desintegración artificial; y no cabe descomponer la unidad cuando la estructura prevalezca sobre sus componentes parciales'.

7.- Trasladando las anteriores consideraciones al caso que nos ocupa, coincidimos con el juzgador de la anterior instancia en subrayar la significación del elemento gráfico que incorporan los signos utilizados por CALDO DE PEIXE. Dicho elemento figurativo, de una peculiaridad evidente, gobierna la percepción del signo, con eficacia individualizadora indudable.

8.- Por otra parte, la identidad conceptual a la que alude la apelante resulta más que discutible. La propia parte nos pone en la pista cuando alude a la frecuente utilización en el sector de la restauración del término 'burrito' asociado a comida mejicana. En el caso presente, los signos controvertidos, bien incorporan una expresa indicación ('Bar restaurante mexicano') de que ese el tipo de producto que se ofrece, bien se utilizan en conexión con indicaciones de ese mismo tipo. En este plano, tampoco puede ignorarse la capacidad evocadora del elemento gráfico del signo señalado como infractor, en el que la cabeza de asno que constituye el motivo se representa sosteniendo entre los dientes lo que parece ser un chile (pimiento), ingrediente característico de la cocina mejicana y comúnmente reconocido como tal.

9.- Finalmente, no podemos sino asumir el planteamiento del anterior juzgador en cuanto a la dilución de la distintividad del término 'burrito' para designar servicios de la clase 43 del nomenclator derivada de la coexistencia en el tráfico de un buen número de marcas registradas para ese tipo de servicios que lo integran. La recurrente rechaza que tal juicio sea trasladable al conflicto que aquí se dilucida a partir de las siguientes premisas: (i) en los signos de CALDO DE PEIXE el término 'burrito' se utiliza para evocar al animal, (ii) esas otras marcas que de contrario se traen al frente (listado de marcas obtenido de la base de datos Sitadex, aportado como documento número 10 con el escrito de contestación) no presentan identidad aplicativa (esto es lo que entendemos que se quiere decir cuando se alude a que 'la aplicación de los servicios es diferente'); y (iii) dichas marcas integran elementos caracterizantes que acompañan al término 'burrito'. Tales premisas resultan incorrectas: en cuanto a las señaladas como (i) y (iii), nos remitimos al análisis efectuado en párrafos precedentes (vid apartados 7 y 8 supra), y, por lo que se refiere a la (ii), en la relación que se contiene en el propio escrito de recurso se aprecia que muchas de esas marcas (de hecho, las 22 que incluye la citada relación) aparecen registradas en la clase 43 del nomenclator.

10.- En tales circunstancias, consideramos que hay que relativizar la coincidencia en el componente denominativo de los signos en liza prescindiendo de términos genéricos y descriptivos, de modo que su virtualidad confusoria claudica ante la potencia caracterizadora de los restantes elementos que conforman los signos señalados como infractores.

11.- Como corolario de cuanto se lleva expuesto, el recurso ha de ser desestimado.

III. COSTAS DE LA SEGUNDA INSTANCIA

12.- La suerte del recurso comporta que las costas ocasionadas por el mismo hayan de ser impuestas a la parte que lo interpuso, de conformidad con el artículo 398.1, en relación con el 394.1, de la Ley de Enjuiciamiento Civil

Vistos los preceptos legales citados y demás de pertinente y general aplicación,

Fallo

En atención a lo expuesto, la Sala acuerda:

1.- Desestimar el recurso de apelación interpuesto por la representación de BURRITO COCINEROS, S.L. contra la sentencia de fecha 10 de febrero de 2014 dictada por el Juzgado de lo Mercantil nº 9 de Madrid en los autos de juicio ordinario 321/2013.

2.- Condenar a BURRITO COCINEROS, S.L al pago de las costas ocasionadas por su recurso.

Contra la presente sentencia las partes pueden interponer ante este Tribunal, en el plazo de los veinte días siguientes a su notificación, recurso de casación y, en su caso, recurso extraordinario por infracción procesal, de los que conocerá la Sala Primera del Tribunal Supremo, si fuera procedente conforme a los criterios legales y jurisprudenciales de aplicación.

Así, por esta sentencia, lo acuerdan, mandan y firman los ilustrísimos señores magistrados que constan en el encabezamiento de esta resolución.