Sentencia CIVIL Nº 247/2017, Audiencia Provincial de Alicante, Sección 8, Rec 73/2017 de 11 de Mayo de 2017

Encabezamiento

TRIBUNAL DE MARCAS DE LA UNIÓN EUROPEA

ROLLO DE SALA Nº 73-U07/17

PROCEDIMIENTO: JUICIO ORDINARIO 42/16

JUZGADO DE MARCAS DE LA UNIÓN EUROPEA-2

SENTENCIA NÚM. 247/2017

Iltmos.:

Presidente: Don Enrique García Chamón Cervera.

Magistrado: Don Luis Antonio Soler Pascual.

Magistrado: Don Francisco José Soriano Guzmán.

En la ciudad de Alicante, a once de mayo de dos mil diecisiete.

La Sección Octava de la Audiencia Provincial de Alicante, integrada por los Iltmos. Sres. expresados al margen, actuando como Tribunal de Marcas de la Unión Europea, ha visto los autos de Juicio Ordinario número 42/16, sobre infracción de marcas y nulidad de marca nacional, seguidos en el Juzgado de Marcas de la Unión Europea Núm. 2, de los que conoce en grado de apelación en virtud del recurso entablado por la parte demandada, EXCLUSIVAS PREMIUM CAS, S.L., representada por el Procurador Don Enrique de la Cruz Lledó, con la dirección del Letrado Don Salvador José Guzmán Izurrategui y; como apelada, la parte actora, MAST JÃGERMEISTER, SE (en lo sucesivo, JÃGERMEISTER), representada por la Procuradora Doña Esther Pérez Hernández, con la dirección de la Letrada Doña María González Gordon.

Antecedentes

PRIMERO.-En los autos de Juicio Ordinario número 42/16 del Juzgado de Marcas de la Unión Europea Núm. 2 se dictó Sentencia de fecha veintidós de noviembre de dos mil dieciséis, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

'Que debo estimar y estimo íntegramente la demanda interpuesta por Doña Esther Pérez Hernández, Procuradora de los Tribunales y de la mercantil MAST JÃGERMEISTER SE contra EXCLUSIVAS PREMIUM CAS, S.L. por lo que, en consecuencia:

Declaro:

- La infracción de los derechos de marca prioritarios de MAST JÃGERMEISTER SE por medio de los actos de fabricación, comercialización, ofrecimiento, promoción y almacenamiento para anteriores fines del producto WUNDERLICH.

- La nulidad del registro de marca española nº 3558928 'WUNDERLICH' (mixta) para distinguir productos de la clase 33 consistente en bebidas alcohólicas (excepto cervezas) por registro de mala fe y por generar confusión con los signos preexistentes de la actora

Condeno a la demandada:

A estar y pasar por las anteriores declaraciones.

A cesar de forma inmediata y abstenerse en el futuro en todo el territorio de la UE, en el uso en cualquier medio y para cualquier fin del etiquetado y nombre del producto WUNDERLICH por ofrecer riesgo de confusión y/o asociación con las marcas prioritarias de la actora, y/o aprovechamiento de la reputación y notoriedad de las marcas JÃGERMEISTER, con imposición de una multa coercitiva por cada día en que subsista la infracción por importe de SEISCIENTOS EUROS (600€).

A retirar del mercado para su destrucción cualquier producto, material promocional, embalaje o etiquetado, o cualquier otro tipo de documento, donde se reproduzcan el etiquetado infractor o el nombre del producto infractor, WUNDERLICH.

Al resarcimiento de los daños y perjuicios en la cuantía de DOS MIL QUINIENTOS TREINTA y TRES EUROS Y QUINCE CENTIMOS (2.533Â?15€) más los beneficios ilícitamente obtenidos que se liquiden en ejecución de sentencia en los términos del Fundamento Quinto de la presente.

Al pago de las costas.

Una vez firme oficiase a la Oficina Española de Patentes y Marcas.'

SEGUNDO.-Contra dicha Sentencia interpuso la demandada recurso de apelación y, tras tenerlo por interpuesto, se dio traslado a la adversa, la cual presentó el escrito de oposición. Seguidamente, tras emplazar a las partes, se elevaron los autos a este Tribunal donde fue formado el Rollo número 73-U07/17, en el que se señaló para la deliberación, votación y fallo el día nueve de mayo, en el que tuvo lugar.

TERCERO.-En la tramitación de esta instancia, en el presente proceso, se han observado las normas y formalidades legales.

VISTO, siendo Ponente el Iltmo. Sr. D. Enrique García Chamón Cervera.

Fundamentos

PRIMERO.-La actora en su condición de titular de las siguientes marcas:

1.-) marca de la Unión Europea número 2747129, tridimensional, solicitada el día 21 de junio de 2002 y concedida el día 6 de octubre de 2003, para designar productos de la clase 33: licores, en particular, licores de hierbas, bebidas espirituosas, en la descripción se reseñan los colores siguientes: verde, naranja, marrón y dorado, cuya representación gráfica es la siguiente:
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2.-) marca de la Unión Europea número 2662443, figurativa, solicitada el día 22 de abril de 2002 y concedida el día 14 de mayo de 2003, para designar productos de la clase 33: licores, en particular, licores de hierbas, bebidas espirituosas, en la descripción se reseñan los colores siguientes: naranja, oro, verde, marrón, blanco y negro, cuya representación gráfica es la siguiente:
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3.-) marca internacional con efectos en España número 864433, figurativa, solicitada el día 5 de septiembre de 2005, para designar productos de las clases 32 y 33 (licores, en particular, licores de hierbas, bebidas espirituosas), cuya representación gráfica es la siguiente:
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deduce las siguientes acciones:

1) una acción de infracción fundada en la existencia de riesgo de confusión ( artículos 9.1.b RMUE y 34.2.b LM en relación con el artículo 41 LM ) y en la protección reforzada de las marcas notorias ( artículos 9.1.c RMUE y 34.2.c LM en relación con el artículo 41 LM ) porque la demandada, EXCLUSIVAS PREMIUM CAS, S.L. comercializa un licor de hierba con la siguiente presentación
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2) una acción de nulidad frente a la marca española número 3558928, mixta, solicitada el día 24 de abril de 2015 y concedida el día 21 de octubre de 2015 con modificación del diseño inicialmente presentado, para designar productos de la clase 33: bebidas alcohólicas (excepto cervezas), habiendo reivindicado 'rojo etiqueta, verde para el borde y tonos marrones para el dibujo', de titularidad de la demandada, con la siguiente representación gráfica
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fundada, con carácter principal, en la nulidad absoluta por mediar mala fe en el momento de la solicitud ( artículo 51.1.b LM ); subsidiariamente, en la nulidad relativa por riesgo de confusión y/o asociación ( artículo 52.1 en relación con el artículo 6 LM ) y; subsidiariamente, en la nulidad relativa por aprovechamiento y menoscabo del carácter distintivo y de la notoriedad de las marcas notorias anteriores ( artículo 52.1 en relación con el artículo 8 LM ) y, a tal fin formuló las siguientes pretensiones:

1.-) la declaración de la infracción de las marcas de la actora por la comercialización del producto WUNDERLICH;

2.-) la declaración de nulidad del registro de la marca española número 3558928 y la subsiguiente cancelación del registro para lo que se expedirá el correspondiente mandamiento;

3.-) la condena a la cesación de la conducta infractora; a la remoción; a la indemnización de daños y perjuicios (daño emergente por gastos acreditados, 2.533,15.- € y por daños a la imagen y reputación cifrados en el 3% del volumen de neto de ventas; lucro cesante: beneficios ilícitamente obtenidos por el infractor y subsidiariamente, el 1% de la cifra de negocio); a la publicación de la Sentencia y; al pago de las costas.

SEGUNDO.-La Sentencia de instancia estimó la demanda al acoger la acción de infracción fundada tanto en el riesgo de confusión como en la protección reforzada de las marcas renombradas; la acción de nulidad absoluta de la marca española de la demandada al concurrir mala fe al tiempo de su solicitud y por generar confusión; y estimó las pretensiones de cesación de la conducta infractora, de remoción, de indemnización aunque limitada a los gastos de investigación y al lucro cesante cuya cuantificación se relegó a la fase de ejecución de Sentencia y, al pago de las costas causadas en la instancia. A su vez, una vez firme, se oficiará a la Oficina Española de Patentes y Marcas.

Frente a la misma se ha alzado la parte demandada quien, con escaso rigor sistemático, formula las siguientes alegaciones: 1) improcedencia de la declaración de nulidad absoluta al no concurrir mala fe al tiempo de la solicitud del registro de la marca; 2) improcedencia de la declaración de nulidad por riesgo de confusión; 3) impugnación de la prueba consistente en informe de detective aportado como documento número 23 de la demanda por constituir una prueba ilícita; 4) improcedencia de la acción indemnizatoria al actuar la demandada amparada por el registro de una marca.

Ya se advierte con la relación de las alegaciones del recurso que la demandada se aquieta frente a la estimación de la acción de infracción de las marcas de la actora y solo cuestiona, en relación con esta acción, la pretensión de indemnización de daños y perjuicios.

TERCERO.-Entrando en el examen de la primera de las alegaciones hemos de traer a colación nuestra Sentencia número 396/12, de 27 de septiembre , donde nos referíamos a los criterios aplicables para apreciar la mala fe en el solicitante de una marca en los siguientes términos: 'Los criterios que permiten apreciar la concurrencia de mala fe en el solicitante del registro han sido establecidos en la reciente STJCE de 11 de junio de 2009 al resolver una cuestión prejudicial sobre la interpretación del artículo 51.1.b RMC que se refiere a la causa de nulidad absoluta de una marca con los mismos términos utilizados en el también artículo 51.1.b LM : 'cuando al presentar la solicitud de marca el solicitante hubiera actuado de mala fe,' por lo que sus criterios son extensibles para apreciar la concurrencia de mala fe en el momento de la solicitud de la marca nacional.

De la referida Sentencia podemos extraer los siguientes criterios:

1.-) El momento pertinente para apreciar la existencia de la mala fe del solicitante es el de la presentación de la solicitud de registro por el interesado.

2.-) La existencia de la mala fe del solicitante debe apreciarse globalmente, teniendo en cuenta todos los factores pertinentes en el caso de autos.

3.-) Conocimiento o presunción de conocimiento en el solicitante de que un tercero utiliza, en al menos un Estado miembro, un signo idéntico o similar para un producto idéntico o similar que puede dar lugar a confusión con el signo cuyo registro se solicita. La presunción de conocimiento puede inferirse de la duración de dicha utilización de tal manera que cuánto más antigua sea la utilización, mayor será la posibilidad de que el solicitante tenga conocimiento de la misma en el momento de presentar la solicitud de registro.

4.-) El conocimiento o presunción de conocimiento por parte del solicitante de que un tercero utiliza, en al menos un Estado miembro, desde hace tiempo un signo idéntico o similar para un producto idéntico o similar que puede dar lugar a confusión con el signo cuyo registro se solicita no basta, por si sola, para acreditar la existencia de la mala fe del solicitante sino que procede también tener en cuenta la intención del solicitante en el momento de presentar la solicitud.

5.-) Las circunstancias objetivas que permiten concluir que media mala fe en la intención del solicitante son: a) el solicitante registró como marca comunitaria un signo sin la intención de utilizarlo, únicamente con el objeto de impedir la entrada de un tercero en el mercado; b) el hecho de que un tercero utilice desde hace tiempo un signo para un producto idéntico o similar que puede dar lugar a confusión con la marca solicitada y que dicho signo goce de un cierto grado de protección jurídica porque el solicitante podría beneficiarse de los derechos que confiere la marca comunitaria con el único fin de competir de manera desleal con un competidor que utiliza un signo que ya ha obtenido cierto grado de protección jurídica por méritos propios.

6.-) La naturaleza de la marca solicitada puede resultar igualmente pertinente con el fin de apreciar la existencia de la mala fe del solicitante. Por ejemplo, en el caso de que el signo de que se trata consista en la forma y la presentación global del producto, la existencia de la mala fe del solicitante podrá acreditarse más fácilmente si la libertad de elección de los competidores esta limitada por consideraciones de orden técnico o comercial, de manera que el titular de la marca podría impedir a sus competidores no sólo la utilización de un signo idéntico o similar, sino también la comercialización de productos comparables.

7.-) Se puede tener en cuenta el grado de notoriedad del que goza un signo en el momento de presentar la solicitud de su registro como marca comunitaria pues ese grado de notoriedad podría justificar el interés del solicitante en garantizar una protección jurídica lo más amplia posible.'

Hemos de tener en cuenta que la mala fe ha de concurrir al tiempo de la solicitud de la marca cuya validez se impugna pero eso no impide que esa circunstancia pueda acreditarse con determinados hechos que permitan inferir esa circunstancia, aunque el medio de prueba utilizado para su aportación al proceso sea posterior en el tiempo.

El primer indicio a considerar es que las marcas de la actora eran ya notorias (documentos números 7 a 12 de la demanda) en España desde mucho tiempo antes del registro de la marca por la demandada por lo que ésta no podía ignorar su existencia, reputación y prestigio en el sector de los licores de hierbas habida cuenta de su actividad consistente en la distribución de bebidas.

El segundo indicio que permite apreciar la mala fe son las declaraciones del que actuó como director comercial de la demandada, reproducidas en el informe del detective, en las que insistió que se trata de una marca 'clavadita' a la de la actora, lo que revela la intención de querer imitar la marca notoria de las actoras desde el principio.

El tercer indicio también se obtiene del informe del detective porque en el mismo se recogen las declaraciones del fabricante (Salas y Sirvent) del licor embotellado con la marca impugnada quienes reconocen que la marca presenta un gran parecido con las de la actora.

El cuarto indicio es que el signo utilizado no es el registrado después de haber modificado tras la oposición durante el procedimiento de registro el diseño inicialmente presentado ante la OEPM. De este modo consiguió el registro de la marca pero después, cuando comercializa el licor de hierba, el signo que utiliza para identificar su licor es el diseño inicial que presenta un grado de similitud superior con las marcas de la actora.

El quinto indicio es que la demandada pretendía obtener con el registro una marca de cobertura de tal manera que con la misma pretendía eludir cualquier responsabilidad a pesar de infringir las marcas de la actora, prioritarias y notorias.

En conclusión, concurren varios indicios ( artículo 386 de la Ley de Enjuiciamiento Civil ) cuya valoración conjunta permite concluir que la demandada conocía en el momento de la solicitud del registro de su marca (24 de abril de 2015) la existencia de las marcas de la actora porque su objeto social es la compraventa y distribución de bebidas y, consciente del posicionamiento en el mercado de las marcas de la actora cuya notoriedad no discute ahora en esta alzada, obtiene el registro de su marca que en lugar de distinguirle de sus competidores en el mismo sector (bebidas espirituosas consistentes en licores de hierbas) se aproxima sustancialmente a una marca prioritaria y notoria, tratando con ello de aprovecharse de su previo conocimiento por los consumidores a los que pretende captar lo que viene a constituir una conducta parasitaria contraria a la buena fe.

CUARTO.-La segunda alegación expuesta en la segunda mitad de la página número 7 del recurso de apelación se refiere a la acción de nulidad relativa de la marca de la demandada por riesgo de confusión.

No procede siquiera a entrar a examinar esta alegación porque habiendo acogido la causa primera y principal de nulidad (absoluta por mediar mala fe al tiempo de la solicitud), resulta ya innecesario entrar a examinar el resto de causas de nulidad de la marca española de la demandada que fueron articuladas de forma subsidiaria.

QUINTO.-Seguidamente, se denuncia la ilegalidad de la prueba del informe de detective porque incorpora distintas facturas y notas manuscritas de pedidos que fueron sustraídas de la oficina al no haber sido entregadas nunca al detective que se presentó como un potencial cliente.

Una vez reproducido el soporte videográfico del acto de la audiencia previa hemos podido comprobar que allí se resolvió sobre la licitud de la prueba del informe de detective presentado por la actora y, frente a la decisión del Magistrado de instancia sobre la admisión de la referida prueba, la demandada recurrió oralmente en reposición alegando que el informe incorporaba indebidamente unos documentos (facturas y pedidos) que nunca le fueron entregados.

Si ésta es la única razón en la que se basa la posible ilicitud de la prueba del informe de detective carece de relevancia porque no hemos aludido a los referidos documentos en ningún momento para fundamentar la causa de nulidad absoluta.

SEXTO.-La última alegación impugna la condena al pago de la indemnización de daños y perjuicios porque la demandada actuó amparada por el registro de una marca.

Esta alegación que haría referencia a la llamada tesis de la 'inmunidad registral' está actualmente superada por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en su Sentencia de 21 de febrero de 2013 ( C-561/11 ) y Auto de 10 de marzo de 2015 ( C-491/14 ) y por la jurisprudencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo (SSTS de 14 y 28 de octubre de 2014 ) que concluyen que el derecho exclusivo del titular de una marca de prohibir a cualquier tercero el uso en el tráfico económico de signos idénticos o similares a su marca se extiende al tercero titular de una marca posterior, sin que sea necesaria una declaración previa de nulidad de esta última marca.

En definitiva, si elius prohibendidel titular de una marca puede oponerse frente a una marca posterior que infringe a la anterior, llevará aparejada todas las consecuencias previstas en el artículo 41 LM y, entre ellas, la acción de indemnización de daños y perjuicios.

SÉPTIMO.-La desestimación del recurso de apelación interpuesto conlleva que se impongan a la apelante las costas causadas en esta alzada según disponen los artículos 394.1 y 398.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil .

OCTAVO.-Se declara la pérdida del depósito constituido para la interposición del recurso de apelación al haberse desestimado según establece la Disposición adicional decimoquinta de la Ley Orgánica del Poder Judicial .

VISTAS las disposiciones citadas y demás de general y pertinente aplicación.

Por todo lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el Pueblo Español.

Fallo

FALLAMOS:Con desestimación del recurso de apelación deducidos contra la Sentencia dictada por el Juzgado de Marcas de la Unión Europea núm. 2 de fecha veintidós de noviembre de dos mil dieciséis, en las actuaciones de que dimana el presente Rollo, debemosCONFIRMAR Y CONFIRMAMOSla mencionada resolución, imponiendo a la apelante las costas causadas en esta alzada, con declaración de la pérdida del depósito constituido para la interposición del recurso.

Notifíquese esta Sentencia en forma legal y, en su momento, devuélvanse los autos originales junto con los documentos aportados al Juzgado de procedencia, de los que se servirá acusar recibo, acompañados de certificación literal de la presente resolución a los oportunos efectos de ejecución de lo acordado, uniéndose otra al Rollo de apelación.

La presente resolución no es firme y podrá interponerse contra ella ante este tribunal recurso de casación al poder presentar su resolución interés casacional y también, conjuntamente, el recurso extraordinario por infracción procesal, en el plazo de veinte días a contar desde el día siguiente al de su notificación.

De dichos recursos conocerá la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ( Disposición Final 16ª de la Ley de Enjuiciamiento Civil ).

Al tiempo de la interposición del recurso de casación y/o del extraordinario por infracción procesal deberá acreditarse la constitución del DEPÓSITO para recurrir por importe de 50 € por cada recurso que se ingresará en la Cuenta de Consignaciones de esta Sección Octava abierta en BANCO SANTANDER y el ingreso de las TASAS legales en el Tesoro Público en el caso de que legalmente proceda, sin cuya acreditación no se tendrá por interpuesto.

Así, por esta nuestra Sentencia definitiva que, fallando en grado de apelación, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN.-En el mismo día ha sido leída y publicada la anterior resolución por el Ilmo. Sr. Ponente que la suscribe, hallándose la Sala celebrando Audiencia Pública. Doy fe.-