Sentencia Civil Nº 25/2014, Audiencia Provincial de Alicante, Sección 8, Rec 368/2013 de 06 de Febrero de 2014

Encabezamiento

TRIBUNAL DE MARCA COMUNITARIA

ROLLO DE SALA N.º 368 ( 47 ) 13.

PROCEDIMIENTO: juicio ordinario n.º 883 / 11.

JUZGADO DE MARCA COMUNITARIA n.º 1.

SENTENCIA NÚM. 25/14

Iltmos.:

Presidente: Don Enrique García Chamón Cervera.

Magistrado: Don Luis Antonio Soler Pascual.

Magistrado: Don Francisco José Soriano Guzmán.

En la ciudad de Alicante, a seis de febrero del año dos mil catorce.

El Tribunal de Marca Comunitaria, Dibujos y Modelos Comunitarios, integrado por los Iltmos. Sres. arriba expresados, ha visto los presentes autos, dimanantes del procedimiento anteriormente indicado, seguidos en el Juzgado n.º 1 de Marca Comunitaria; de los que conoce, en grado de apelación, en virtud del recurso interpuesto por MERY Y CELIM, SA y ROBEST, SL, apelantes por tanto en esta alzada, representadas por la Procuradora D.ª AMANDA TORMO MORATALLA, con la dirección de la Letrada D.ª ELISABET ALIER BENAGES; siendo la parte apelada BETIS TEXTIL, SA, representado por a Procuradora D.ª JONE M. MIRA ERAUZQUIN, con la dirección del Letrado D. JUAN CARLOS DEL CAMPO GÓMIS.

Antecedentes

PRIMERO.-En los autos referidos, del Juzgado n.º 1 de Marca Comunitaria, se dictó Sentencia, de fecha 1 de julio del 2013, cuyo Fallo es del tenor literal siguiente: ' Que debo desestimar la demanda interpuesta por Mery y Celim SA y Robest SL contra Betis Textil SA absolviendo a ésta de las pretensiones contra ellas formuladas, con imposición de las costas a la actora '

SEGUNDO.-Contra dicha resolución se preparó recurso de apelación por la parte reseñada, y tras tenerlo por preparado, presentó el escrito de interposición del recurso, del que se dio traslado a las demás partes. Seguidamente, tras emplazarlas, se elevaron los autos a este Tribunal, donde fue formado el Rollo, en el que se señaló para la deliberación, votación y fallo el día 19 / 11 / 13, en que tuvo lugar.

TERCERO.-En la tramitación del presente proceso, en esta alzada, se han observado las normas y formalidades legales, a excepción del plazo para dictar sentencia, debido a la complejidad del asunto y a permisos del magistrado ponente.

Fundamentos

PRIMERO.-

Las actoras han ejercitado, acumuladamente, acciones por infracción de una marca comunitaria y de una marca nacional, acciones por infracción de un diseño industrial español y acciones por competencia desleal. Esos títulos de propiedad industrial son los siguientes:

a) Marca comunitaria figurativa n.º 6.895.651 y marca nacional gráfica 2.684.864, para productos de la clase 21 (en lo que interesa, fregonas), ambas con idéntica representación gráfica:
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Los actos en que se sustenta el ejercicio de tales acciones consisten (hecho cuarto de la demanda) en la comercialización por parte de la demandada de una fregona de microfibra, la siguiente (fotografía tomada por el Tribunal del documento número 38, a la izquierda en su envoltorio y a la derecha sin él):
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La sentencia recurrida ha desestimado íntegramente la demanda, efectuando para ello los siguientes razonamientos de interés, dichos sean en síntesis:

a) Con relación a las marcas registradas, porque no se trata de marcas tridimensionales, sino de marcas figurativas o gráficas, como resulta de los registros marcarios; de ahí que la comparación haya de hacerse entre tales marcas (en definitiva, una imagen bidimensional de una fregona lila), conforme a su registro, y el producto de la demandada. Efectuando esta comparativa, no existe entre signo y producto la más mínima semejanza, sobre todo en cuanto éste incorpora también elementos denominativos al gráfico.

b) No se ha probado la notoriedad de las marcas, que no puede ser confundida con la notoriedad del producto signado con ellas, razón por la que no pueden obtener la protección privilegiada que a dichos tipos de marcas les concede la ley.

c) En lo que respecta al diseño industrial, y comparado el diseño registrado con el del producto de la demandada, tampoco hay infracción porque éste produce una impresión general distinta del primero.

d) Las acciones basadas en la Ley de Competencia Desleal son desestimadas por cuanto, en primer lugar, es de aplicación preferente la legislación que protege las marcas y el diseño industrial, sin que quepa duplicar la protección sobre la base de unos mismos hechos; y, en segundo término, porque no se aprecia la concurrencia de ninguno de los tipos concurrenciales invocados en la demanda.

Contra dicha decisión se alza la otrora demandada, reiterando las alegaciones vertidas en la primera instancia.

Analizaremos los distintos motivos impugnatorios en los siguientes fundamentos, adelantando ya que compartimos plenamente la muy razonada y correcta sentencia dictada en primera instancia.

SEGUNDO. Infracción de marcas notorias.-

La apelante discrepa del criterio del magistrado de instancia, que no ha estimado debidamente probada la notoriedad de las marcas de su titularidad.

La Ley española de Marcas contiene una definición auténtica de marca notoria, en el art. 8.2, cuando dice que se entenderá por tal aquélla que, por su volumen de ventas, duración, intensidad o alcance geográfico de su uso, valoración o prestigio alcanzado en el mercado o por cualquier otra causa, sean generalmente conocidos por el sector pertinente del público al que se destinan los productos que distinguen dicha marca. Su Exposición de Motivos matiza que ' La marca notoria es la conocida por el sector pertinente del público al que se destinan sus productoso servicios y, si está registrada, se protege por encima del principio de especialidad según su grado denotoriedad (...).

Como indica la sentencia del Tribunal Supremo de 23 de julio del 2012 , para que la marca sea notoria no es preciso que los servicios o productos a los que se aplica sean de gran calidad o, debido a la fuerte inversión en publicidad, la marca transmita una imagen positiva. Lo esencial es que la marca sea conocida por una parte relevante del público interesado, sin perjuicio de que ello pueda venir determinado por la concurrencia de criterios cuantitativos y/o criterios cualitativos.

Por su parte, el RMC no da una definición de marca notoria, refiriéndose en su articulado, exclusivamente, a las ' marcas notoriamente conocidas en la Comunidad', en el art. 9.1.c RMC, cuando dice El art. 9.1.c RMC que El titular estará habilitado para prohibir a cualquier tercero, sin su consentimiento, el uso en el tráfico económico: de cualquier signo idéntico o similar a la marca comunitaria, para productos o servicios que no sean similares a aquellos para los cuales esté registrada la marca comunitaria, si esta fuera notoriamente conocida en la Comunidad y si el uso sin justa causa del signo se aprovechara indebidamente del carácter distintivo o de la notoriedad de la marca comunitaria o fuera perjudicial para los mismos'.

El Tribunal de Justicia, interpretando tanto el art. 9.1.c) RMC, como el art. 5.2 de la Primera Directiva de Marcas , ha precisado el contenido del concepto marca ' notoriamente conocida'. La STJUE de 6 de octubre de 2009, C-301/07 (Pago), afirma que este concepto ' supone un cierto grado de conocimiento por partedel público pertinente' (ap. 20). Y, con cita de la anterior STJUE de 14 de septiembre de 1999, C-375/97 (General Motors), apostilla que este grado de conocimiento ' debe considerarse alcanzado cuando una partesignificativa del público interesado por los productos o servicios amparados por la marca comunitaria conoceesta marca' (ap. 24). Para ello, ' el juez nacional debe tomar en consideración todos los elementos pertinentesde los autos, es decir, en particular, la cuota de mercado poseída por la marca, la intensidad, la extensióngeográfica y la duración del uso, así como la importancia de las inversiones realizadas por la empresa parapromocionarla' (ap. 25).

Esta definición está inspirada en la ' Recomendación conjunta relativa a las disposiciones sobre la protección de las marcas notoriamente conocidas', aprobada por la Asamblea de la Unión de París y por la Asamblea General de la OMPI en la 34ª sesión, que tuvo lugar del 20 al 29 de septiembre de 1999, conocida como 'Recomendación de la OMPI'. La letra a) del art 2.1 de esta Recomendación de la OMPI prescribe que ' a la hora de determinar si una marca es notoriamente conocida, la autoridad competente tomará en consideración cualquier circunstancia de la que pueda inferirse que la marca es notoriamente conocida'.

La letra b) del mismo artículo 2.1 pormenoriza los criterios que pueden ser tomados en consideración: ' En particular, la autoridad competente considerará la información que se le someta en relación con losfactores de los que pueda inferirse que la marca es o no notoriamente conocida, incluida, aunque sin limitarsea ella, la información relativa a lo siguiente:

1. el grado de conocimiento o reconocimiento de la marca en el sector pertinente del público;

2. la duración, la magnitud y el alcance geográfico de cualquier utilización de la marca;

3. la duración, la magnitud y el alcance geográfico de cualquier promoción de la marca, incluyendo la publicidad o la propaganda y la presentación, en ferias o exposiciones, de los productos o servicios a los que se aplique la marca;

4. la duración y el alcance geográfico de cualquier registro, y/o cualquier solicitud de registro, de la marca, en la medida en que reflejen la utilización o el reconocimiento de la marca;

5. la constancia del ejercicio satisfactorio de los derechos sobre la marca, en particular, la medida en que la marca haya sido reconocida como notoriamente conocida por las autoridades competentes;

6. el valor asociado a la marca'.

Es muy significativo que, para evitar equívocos, esta Recomendación de la OMPI, a continuación, en la letra c), advierta que estos factores son ' pautas para asistir a la autoridad competente en la determinaciónde si una marca es notoriamente conocida', pero ' no constituyen condiciones previas para alcanzar dichadeterminación. Antes bien, la determinación en cada caso dependerá de las circunstancias particulares delcaso en cuestión'. Por lo que no sería necesario que concurrieran todos ellos y, además, pueden ser tenidos en consideración otros factores distintos.

Lo relevante, al tenor de todo lo visto, para la notoriedad de la marca es su conocimiento generalizado por el público interesado o pertinente, con independencia de cuál sea el origen del mismo. Por tanto, el requisito determinante de la notoriedad de la marca es su difusión entre el público interesado por los productos y servicios amparados por dicha marca.

Dos son, pues, acumulativamente, los requisitos precisos para que una marca pueda ser considerada notoria, a los efectos de la LM, que es la que ha de ser tenida en consideración para resolver, a la vista de la acción ejercitada:

El primero, que la marca sea ' generalmente conocida por el sector del público al que se destinan los productos distinguidos con ella'.

El segundo, que ello sea como consecuencia ' de su volumen de ventas, duración, intensidad o alcance geográfico de su uso, valoración o prestigio alcanzado en el mercado o por cualquier otra causa'.

La otrora demandante ha intentado justificar tan sólo el segundo de los requisitos anteriormente reseñados, obviando totalmente el primero, el del conocimiento generalizado por parte del público interesado, que bien podría haberse articulado sobre la base de estudios demoscópicos, sondeos de opinión, análisis de mercado, periciales en definitiva, que pudieran haber llevado al Tribunal a considerar que las marcas son generalmente conocida por el público interesado, extremo que la haría merecedora de la protección reforzada que ofrece a las marcas notorias la legislación referida. Desde luego, lo que no es dable es afirmar que este elemento deriva, de modo inexcusable, de la prueba del otro; es decir, que no puede inferirse que, de un determinado gasto de publicidad, o de inversión, o por los datos de venta del producto, la marca ha adquirido ese general conocimiento por parte del público interesado, pues ello supondría, en la práctica, dejar vacío de prueba este último extremo; máxime cuando, como sucede en el caso que nos ocupa, los datos se han ofrecido sin ofrecer elemento comparativo alguno, con lo cual es imposible discernir, siquiera, si los gastos en publicidad, o de ventas, son o no importantes en el ámbito del mercado en el que operan las demandantes con su marca.

Por tanto, compartimos la valoración del juzgador a quo, en orden a negar que las dos marcas tengan la consideración de notorias, pues la prueba practicada no lleva al convencimiento de que son generalmente conocidas por el sector pertinente del público. No pueden llevar a esta conclusión, por lo dicho, los medios probatorios articulados a tal fin: lista de ventas del producto (incluso, en promoción con otros productos); lista de ventas de packs promocionales de otros artículos, en que se regalaba la fregona; ofertas promocionales para mayoristas del sector o la decisión empresarial de ampliar la gama de productos con el color lila.

Tampoco la Certificación de la Cámara de Comercio de Barcelona, que indica que, tras abrirse información para determinar si la marca 'FREGONA LILA MARCA MERY' gozaba de notoriedad dentro del sector del mantenimiento y funcionamiento del hogar, concluyó que sí la tenía. Y ello porque ni se indican las fuentes que han permitido llegar a tal conclusión, ni el conocimiento lo predican del público interesado o relevante (los consumidores o usuarios de fregonas) sino de un ámbito profesionalizado (el sector de mantenimiento y funcionamiento del hogar, concepto indeterminado, dicho sea de paso). Además, como advirtiera la resolución recurrida, la marca objeto de la certificación (la anteriormente referida) no coincide con las registradas, gráfica y figurativa, como se ha visto con anterioridad.

Concluimos, pues, que no hay prueba de la notoriedad de las dos marcas. Fallando este presupuesto, la acción de infracción marcaria ejercitada con relación a dicha notoriedad debe decaer, lo que supone confirmar en este extremo la resolución recurrida.

TERCERO. Infracción marcaria por riesgo de confusión.-

Recordemos que estas acciones se encuentran sustentadas en los arts. 34.2.b LM ( El titular de la marca registrada podrá prohibir que los terceros, sin su consentimiento, utilicen en el tráfico económico: b) Cualquier signo que por ser idéntico o semejante a la marca y por ser idénticos o similares los productos o servicios implique un riesgo de confusión del público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación entre el signo y la marca) y art. 9.1.b RMC (' La marca comunitaria confiere a su titular un derecho exclusivo. El titular estará habilitado para prohibir a cualquier tercero, sin su consentimiento, el uso en el tráfico económico: b) de cualquier signo que, por ser idéntico o similar a la marca comunitaria y por ser los productos o servicios protegidos por la marca comunitaria y por el signo idénticos o similares, implique un riesgo de confusión por parte del público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación entre el signo y la marca'); es decir, acciones fundadas en el uso de un signo semejante o similar a la marca registrada que, por ser idénticos los productos signados con ellos, implica riesgo de confusión por parte del público.

La sentencia apelada ha desestimado estas acciones, al considerar inexistente el riesgo de confusión.

La apelante insiste en que dicho riesgo sí que existe en el caso que nos ocupa.

Este Tribunal ha tenido recientemente ocasión de efectuar una serie de razonamientos en el Asunto 'Matrix - DediegoMatrix' ( sentencia de 18 de marzo del 2010 ), perfectamente extrapolables al caso que nos ocupa y que se reproducen a continuación, particularizados al supuesto ante el que nos hallamos.

Para la apreciación del riesgo de confusión nos remitimos a los criterios expuestos en nuestra Sentencia de fecha 22 de noviembre de 2005 que, aún refiriéndose a la acción de infracción, pueden servir como orientadores para el caso del ejercicio de la acción de nulidad relativa por riesgo de confusión: ' Los criterios generales para la apreciación del riesgo de confusión vienen compendiados en la Sentencia del Pleno del TJCE de 22 de junio de 1999 (Lloyd c. Klijsen) y, en lo que aquí interesa, ha de destacarse:

1.- Constituye riesgo de confusión el riesgo de que el público pueda creer que los correspondientes productos o servicios proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas económicamente.

2.- La existencia de un riesgo de confusión para el público debe apreciarse globalmente, teniendo en cuenta todos los factores del supuesto concreto que sean pertinentes. La apreciación global mencionada implica una cierta interdependencia entre los factores tomados en consideración y, en particular, la similitud entre las marcas y la existente entre los productos o los servicios cubiertos. Así, un bajo grado de similitud entre los productos o servicios cubiertos puede ser compensado por un elevado grado de similitud entre las marcas, y a la inversa.

3.- Por lo que se refiere a la similitud gráfica, fonética o conceptual de las marcas en conflicto, la apreciación global del riesgo de confusión debe basarse en la impresión de conjunto producida por éstas, teniendo en cuenta, en particular, sus elementos distintivos y dominantes. En efecto, se deduce que la percepción de las marcas que tiene el consumidor medio de la categoría de productos o servicios de que se trate tiene una importancia determinante en la apreciación global del riesgo de confusión. Pues bien, el consumidor medio normalmente percibe una marca como un todo, cuyos diferentes detalles no se detiene a examinar. A los efectos de esta apreciación global, se supone que el consumidor medio de la categoría de productos considerada es un consumidor normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz. No obstante, debe tenerse en cuenta la circunstancia de que el consumidor medio rara vez tiene la posibilidad de comparar directamente las marcas, sino que debe confiar en la imagen imperfecta que conserva en la memoria. A fin de apreciar el grado de similitud que existe entre las marcas controvertidas, el órgano jurisdiccional nacional debe determinar su grado de similitud gráfica, fonética y conceptual y, en su caso, evaluar la importancia que debe atribuirse a estos diferentes elementos, teniendo en cuenta la categoría de productos o servicios contemplada y las condiciones en las que éstos se comercializan.

4.- Por otra parte, puesto que el riesgo de confusión es tanto más elevado cuanto mayor resulta ser el carácter distintivo de la marca anterior, las marcas que tienen un elevado carácter distintivo, bien intrínseco, o bien gracias a lo conocidas que son en el mercado, disfrutan de una mayor protección que las marcas cuyo carácter distintivo es menor. Para determinar el carácter distintivo de una marca, el órgano jurisdiccional nacional debe apreciar globalmente la mayor o menor aptitud de la marca para identificar los productos o servicios para los cuales fue registrada atribuyéndoles una procedencia empresarial determinada y, por tanto, para distinguir dichos productos o servicios de los de otras empresas. Al realizar la apreciación mencionada, procede tomar en consideración, en particular, las cualidades intrínsecas de la marca, incluido el hecho de que ésta carezca, o no, de cualquier elemento descriptivo de los productos o servicios para los que ha sido registrada, la cuota de mercado poseída por la marca, la intensidad, la extensión geográfica y la duración del uso de esta marca, la importancia de las inversiones hechas por la empresa para promocionarla, la proporción de los sectores interesados que identifica los productos o servicios atribuyéndoles una procedencia empresarial determinada gracias a la marca, así como las declaraciones de Cámaras de Comercio e Industria o de otras asociaciones profesionales.'

Procedemos, a continuación, a aplicar los criterios anteriores al caso que nos ocupa.

La identidad de los productos designados por los signos en conflicto no se ha cuestionado en el litigio.

Comencemos contrastando las marcas registradas y el producto que se dice infractor. La comparación entre los signos debe hacerse, desde la perspectiva marcaria en que nos hallamos, de modo que lo que ha de confrontarse es el signo registrado y el signo utilizado por la demandada.
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De inmediato, advertimos entre las marcas registradas y el producto comercializado por la demandada serias diferencias.

Como bien advirtió el juzgador de instancia, la marca registrada no es una marca tridimensional, sino una marca figurativa o gráfica. Ello le permitió posiblemente, como con sumo acierto se ha razonado en la resolución recurrida, obviar los controles que la OAMI y la OEPM establecen para el registro de marcas tridimensionales; entre ellos (Comunicación n.º 2/98 del Presidente de la OAMI, de 8 de abril de 1998) la denegación del registro de marcas tridimensionales '... constituidas exclusivamente por envases corrientes u ordinarios (...) o por la forma corriente o habitual de los productos para los que se solicita el registro de la marca'. La marca tridimensional consistente en una fregona (aún lila) para identificar fregonas posiblemente no habría superado la fase de registro. Recordemos que las marcas tridimensionales están expresamente previstas tanto en la LM (art. 4.2.d , el signo podrá ser una forma tridimensional, entre las que se incluyen los envoltorios, los envases y la forma del producto o de su presentación) como en el RMC (artículo 4, signos que pueden constituir una marca comunitaria, la forma del producto o de su presentación). El registro de tales signos implica que han superado el test de fondo que, por ausencia de distintividad, hubiera debido impedir su acceso al registro. Los signos que carecen de carácter distintivo no podrán ser registrados, por ser dicha ausencia una prohibición absoluta de registro ( art. 5.1.b LM , art. 7.1.b RMC); el examen de fondo de si un signo carece de carácter distintivo se produce, de oficio, tanto en el ámbito de la OEPM como de la OAMI ( art. 20 LM , art. 37 RMC); en definitiva, una causa de nulidad absoluta de la marca es la carencia del carácter distintivo ( art. 51 LM , Art. 52 RMC).

Por tanto, la comparación ha de efectuarse entre la marca figurativa registrada (la fotografía de la fregona lila) y el producto comercializado por la demandada (una fregona lila envuelta en un envase de plástico con profusa utilización de elementos denominativos).

Y, al efectuar esta comparación, compartimos la decisión del juzgador de instancia, en el sentido de que no existe semejanza entre la marca y el signo utilizado por la mercantil demandada.

Faltando la semejanza entre signos, no es posible la existencia de riesgo de confusión.

Desestimaremos, pues, este motivo de recurso.

CUARTO. Infracción del diseño industrial español.-

Sabido es que ' el registro del diseño conferirá a su titular el derecho exclusivo a utilizarlo y a prohibir su utilización por terceros sin su consentimiento',entendiéndose por utilización '...l a fabricación, la oferta, la comercialización, la importación y exportación o el uso de un producto que incorpore el diseño, así como el almacenamiento de dicho producto para alguno de los fines mencionados' (art. 45 LPJDI). La infracción del diseño industrial español requeriría de la prueba de que el producto comercializado por la demandada produce en un usuario informado una impresión general diferente (art. 47.1).

Compartimos los razonamientos de la parte apelante en que, en la medida en que la parte demandada no ha formulado reconvención de nulidad del diseño registrado, ni la ha opuesto por vía de excepción, se ha de partir de su validez y eficacia, en los términos establecidos en la referida LPJDI. Por tanto, las alegaciones sobre comercializaciones anteriores de fregonas parecidas se antojan inútiles a los efectos de resolver el motivo impugnatorio.

Lo relevante es si la fregona comercializada por la demandada produce o no una impresión general diferente al diseño registrado, en un usuario informado.

Sobre la figura del usuario informado, y a falta de una definición legal en la LPJDI, la doctrina jurisprudencial del Tribunal Europeo se ha pronunciado reiteradamente, como en algunas de nuestras Sentencias -31 de enero de 2012 ad exemplum- hemos ya acogido.

Así, la STJUE de 20 de octubre de 2011 ha señalado que '... el Reglamento n.º 6/2002 no define el concepto de usuario informado. Sin embargo, debe considerarse que, como señala acertadamente el Abogado General en los apartados 43 y 44 de sus conclusiones, constituye un concepto intermedio entre el de consumidor medio, aplicable en materia de marcas, al que no se exige ningún conocimiento específico y que, por lo general, no realiza una comparación directa entre las marcas en pugna, y el experto en el sector, con amplias competencias técnicas. De este modo, el concepto de usuario informado puede entenderse referido a un usuario que presenta no ya un grado medio de atención, sino un especial cuidado, ya sea debido a su experiencia personal, ya a su amplio conocimiento del sector de que se trate.', concretando la STGUE de 6 de junio de 2013 que ' ...que' la calidad de «usuario» implica que la persona concernida utiliza el producto al que está incorporado el dibujo o modelo de conformidad con la finalidad a la que está destinado el producto [ sentencias del Tribunal de 22 de junio de 2010 , Shenzhen Taiden/OAMI - Bosch Security Systems (Equipo de comunicación), T-153/08 , Rec. p.II-2517, apartado 46, y Motor de combustión interna, antes citada, apartado24].', y que ' ...además, el adjetivo «informado» sugiere que, sin ser un diseñador ni un experto técnico, el usuario conoce los diferentes dibujos o modelos existentes en el sector de que se trate, dispone de un determinado grado de conocimientos sobre los elementos que normalmente contienen esos dibujos o modelos y, debido a su interés por los productos de que se trate, presta un grado de atención relativamente elevado al utilizarlos (sentencias Equipo de comunicación, antes citada, apartado 47, y Motor de combustión interna, antes citada, apartado25).'.

La resolución recurrida entiende que el usuario informado no sólo es el 'comercial' (que se dedica a la venta de fregonas y tiene conocimiento de los diferentes modelos que hay en el mercado) sino también el usuario final que hace uso de fregonas bien por su actividad profesional, bien por su dedicación habitual, y que conoce los diferentes modelos existentes, prestando un grado relativamente elevado de atención al utilizarlos. El usuario informado de fregonas conoce de los distintos elementos de la fregona, así como que los cordones y cazoleta pueden presentar una pluralidad de posibilidades cromáticas. Como quiera que entre la cazoleta del diseño registrado y de la fregona de la demandada existen considerables diferencias (forma hexagonal en la primera, redonda en la segunda; interior liso en la primera, roscado en la otra; pieza de anclaje que sujeta los cordones, que tiene cuatro orificios y uno grande en el centro, en el diseño registrado, sin orificio alguno en la otra; tamaño distinto en ambos casos), el usuario informado las tendrá en cuenta en el juicio comparativo, produciéndole ambas fregonas una impresión general diferente, aparte de que, esas diferencias de apariencia entre las fregonas, repercuten también en su funcionalidad, pues la fregona cuyo diseño está registrado, al carecer de rosca interior, precisa de una pieza de plástico (un adaptador, que se vende conjuntamente con ella), y que permite colocarla en el palo.

Entendemos que el razonamiento anticipado es correcto, sin que sea aceptable el alegato de que la fregona de la parte actora se vende dentro de una bolsa de plástico transparente, arrugada en la parte superior, de ahí que no se pueda ver el encaje ni si tiene o no rosca interior, pues la confrontación ha de hacerse conforme al registro del diseño y no con arreglo al modo concreto en que el producto es comercializado.

Por lo dicho, confirmamos el criterio de no considerar la infracción del diseño, sin necesidad de mayores disquisiciones.

QUINTO.-

Insiste la apelante en que la comercialización de la fregona por parte de la mercantil demandada da lugar a una serie de ilícitos concurrenciales, previstos en los arts. 4 , 6 , 11 y 20 de la LCD .

Como punto de partida, conviene recordar lo que establece la reciente sentencia del Tribunal Supremo de 22 de junio del 2011 : ' Las legislaciones sobre marcas y diseño (...) protegen derechos subjetivos sobre los correspondientes bienes inmateriales, dotados de una facultad de exclusión con alcance ' erga omnes '. La legislación sobre la competencia desleal no tiene esa misión, sino la de servir de instrumento de ordenación de conductas en el mercado.

Es cierto que la imitación de un producto o del signo que lo diferencia de otros puede perturbar el correcto funcionamiento de las leyes de la oferta y la demanda, al generar riesgo de error en los consumidores sobre el origen empresarial del primero y, consecuentemente, viciar la decisión de quien se dispone a adquirirlo; o implicar el aprovechamiento de la reputación ganada con su esfuerzo por un competidor.

También es cierto que esa conexión, entre unas y otras normas, puede justificar que las que tipifican ciertos actos concurrenciales como ilícitos entren en juego cuando la violación de las reglas por las que se rige el mercado sea el resultado de una invasión del ámbito objetivo de la facultad de exclusión reconocida al titular de un derecho sobre un bien inmaterial especialmente protegido.

Pero, para ello es necesario que los comportamientos imputados o las consecuencias derivadas de ellos no sean los mismos tomados en consideración para la protección de los repetidos derechos subjetivos. De darse la identidad entre unos y otras la legislación a aplicar es, exclusivamente, la que de un modo específico se destina a tutelarlos'.

Con ello, se mantiene la jurisprudencia sentada por el Tribunal Supremo, por ejemplo en sentencia de fecha 15 de diciembre de 2008 , que declara: ' La Ley de Competencia Desleal, como viene reiterando esta Sala, no duplica la protección jurídica que otorga la normativa de propiedad industrial, y en concreto la que dispensa el sistema de marcas para tales signos distintivos, de modo que tiene carácter complementario ( SS. 13 y 21 de junio y 4 de septiembre de 2.006 , y 17 de julio de 2.007 ), pero no puede suplantarla y menor sustituirla (S. 1 de abril de 2.004) funcionando ante la inexistencia de unos derechos de exclusión ('en lugar de') o bien más allá de los lindes objetivos y del contenido del correspondiente derecho de exclusión (S. 20 de mayo de 2.008)'.

En definitiva, la Ley de Competencia Desleal no resulta aplicable (y ello no es objeto de discusión por la parte apelante, aún cuando el primer motivo por el que la resolución recurrida desestima estas acciones sea precisamente éste) cuando, como en el caso que nos ocupa, existe un derecho exclusivo reconocido en virtud de los registros marcarios a favor de sus titulares y éstos pueden activar (y, efectivamente, así lo han hecho) los mecanismos de defensa de su exclusiva, quedando el ámbito de aplicación de la normativa represora de la deslealtad reducido a aquellos extremos que no ampara la normativa específica, dado su carácter residual o complementario.

Ciertamente, la apelante traslada al ámbito de la LCD los mismos hechos que, en primer término, ha enjuiciado desde la perspectiva marcaria, para afirmar la existencia de una infracción de sus signos registrados. Insiste en que la otrora demandada, ha cometido actos:

a) Contrarios a la buena fe (inadmisibles desde la perspectiva del art. 4 LCD ' Cláusula general. Se reputa desleal todo comportamiento que resulte objetivamente contrario a las exigencias de la buena fe'), pues ha comercializado la fregona ' siendo consciente que está protegida por unos derechos registrados por un tercero'.

b) Confusión, ' ...por la práctica identidad entre las marcas española y comunitaria y el diseño de mis representadas respecto al producto de la demandada'.Esta actuación atacaría el artículo 6 LCD ('Actos de confusión. Se considera desleal todo comportamiento que resulte idóneo para crear confusión con la actividad, las prestaciones o el establecimiento ajenos. El riesgo de asociación por parte de los consumidores respecto de la procedencia de la prestación es suficiente para fundamentar la deslealtad de una práctica').

c) De imitación de prestaciones con aprovechamiento de la reputación ajena (proscrita por el art. 11.2, imitación de prestaciones cuando ello comporte un aprovechamiento indebido de la reputación o el esfuerzo ajeno); siendo indebido porque la actora tiene protegido su producto mediante derechos de propiedad industrial.

Se comprueba, pues, que la apelante sigue utilizando los mismos argumentos esgrimidos en su momento para afirmar la infracción de sus marcas y diseños, si bien ahora para sustentar la deslealtad concurrencial de la demandada: todo gira, de nuevo, en torno al parecido de aquéllas con las fregonas comercializadas por ésta. La similitud entre los elementos que conforman tales marcas, que fue mantenida como germen del riesgo de confusión, se traslada ahora al ámbito competencial para afirmar que ese uso de los elementos que singularizan la fregona son aptos para producir confusión entre los productos y/o las empresas o para aprovecharse de la reputación ajena. Pero, si como ya se ha dicho, y ratificamos en esta resolución, la demandada no ha hecho uso de tales elementos, sino de un envase perfectamente diferenciable de las marcas registradas, no susceptible de generar riesgo de confusión y/o asociación ni de suponer un aprovechamiento indebido de la reputación o un menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad o renombre de las marcas, mal puede decirse que ese mismo comportamiento merezca reproche desde la perspectiva de la normativa represiva de la competencia desleal.

En cualquier caso, los breves alegatos vertidos carecen de entidad para enervar la decisión alcanzada en la resolución recurrida.

Es reiterada la jurisprudencia que, en el trance de deslindar los ámbitos respectivos de los arts. 6 (actos de confusión) y 11 (actos de imitación), considera que este último se aplica, siempre que concurran los restantes requisitos exigidos por el precepto, a los supuestos de similitud entre las prestaciones, en tanto que el primero resulta aplicable a los casos de similitud en las formas de presentación de esas mismas prestaciones. Es decir, el art. 6 LCD se refiere a los signos, a las creaciones formales, a la presentación de los productos, mientras que el art. 11 LCD lo hace a las creaciones materiales (técnicas, artísticas, estéticas y ornamentales), los productos, características propias de estos. En tal sentido SS. 9 de junio de 2003 ; 11 de mayo de 2004 , 7 de julio y 22 de noviembre de 2006 ; 30 de mayo , 12 de junio , 10 y 17 de julio de 2007 ; 5 de febrero de 2008 . La más reciente, STS 16 de noviembre del 2011 , razona que '... conforme a la doctrina general en la materia, los supuestos de los dos preceptos, aunque en ocasiones se solapan, responden a perspectiva distintas, pues el art. 11 se refiere a la imitación de las creaciones materiales, características de los productos o prestaciones, en tanto el art. 6º alude a las creaciones formales, las formas de presentación, a los signos distintivos, los instrumentos o medios de identificación o información sobre las actividades, prestaciones o establecimientos'.

La forma en que la demandada comercializa sus fregonas consideramos que no es idónea para crear confusión con la forma en que la demandante comercializa las suyas, ya que los envoltorios son distintos (en absoluto parecidos) y se presentan en el mercado de forma totalmente diferente. Esta forma dispar de presentación del producto en el mercado impide igualmente considerar la imitación de prestaciones, ni el aprovechamiento indebido del esfuerzo o reputación ajenas, sobre los que, como advirtió el magistrado de instancia, no se ha practicado prueba suficiente de su existencia.

Por último, la invocación del art. 4 LCD no es tampoco aceptable, en tanto no es una cláusula subsidiaria que pueda entrar en juego en defecto de los restantes ilícitos concurrenciales que se denuncian.

Por lo dicho, este motivo tampoco podrá prosperar.

SEXTO.-

De conformidad con lo establecido en los arts. 394 y 398 de la LEC ., en caso de desestimación total de un recurso de apelación, las costas se impondrán a la parte que haya visto rechazadas todas sus pretensiones, sin que este tribunal aprecie que la cuestión promovida presentara serias dudas de hecho o de derecho.

SÉPTIMO.-

De conformidad con el art. 208.4 LEC , toda resolución incluirá la mención de si es firme o cabe algún recurso contra ella, con expresión, en este caso, del recurso que proceda, del órgano ante el que deba interponerse y del plazo para recurrir.

Así, de acuerdo con lo establecido en el art. 466 y Disposición Final 16ª LEC , contra las sentencias dictadas por las Audiencias Provinciales en la segunda instancia de cualquier tipo de proceso civil podrán las partes legitimadas interponer recurso de casación y/o extraordinario de infracción procesal, de los que conocerá, en su caso, el Tribunal Supremo, siempre que dicha sentencia sea recurrible en casación, por encontrarse en alguno de los casos previstos en el art. 477.2 LEC . Tales recursos habrán de prepararse, con sujeción a los presupuestos legales establecidos en los arts. 479 y ss LEC , mediante escrito presentado dentro de los cinco días siguientes a su notificación, constituyéndose previamente depósito para recurrir por importe de 50 euros por cada recurso que se ingresará en la Cuenta de Consignaciones de esta Sección 8ª abierta en Banesto indicando en el campo 'Concepto' del documento resguardo de ingreso, que es un 'Recurso', sin cuya acreditación no será admitido (LO 1/2009, de 3 noviembre).

OCTAVO.-

De conformidad con la Disposición Adicional décimoquinta, número 9, de la LOPJ , introducida por la LO 1/2009, de 3 de noviembre, en caso de confirmación de la resolución recurrida, la parte recurrente perderá el depósito que hubiera constituido para interponer el recurso contra aquélla.

VISTAS las disposiciones citadas y demás de general y pertinente aplicación, siendo ponente de esta Sentencia, que se dicta en nombre de SM. El Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español, en el ejercicio de la potestad jurisdiccional, el Magistrado Don Francisco José Soriano Guzmán, quien expresa el parecer del Tribunal de Marca.

Fallo

FALLAMOS:Que con desestimacióndel recurso de apelación interpuesto por la representación de MERY Y CELIM, SA y ROBEST, SL contra la sentencia dictada por el Juzgado de Marca Comunitaria n.º 2, de fecha 1 de julio del 2013, en los autos de juicio ordinario n.º 883 / 2011, debemos confirmar y confirmamos dicha resolución, imponiendo a la parte apelante las costas de esta alzada.

Se acuerda la pérdida del depósito constituido por la/s parte/s recurrente/s o impugnante/s cuyo recurso/impugnación haya sido desestimado.

Notifíquese esta resolución en forma legal y, en su momento, devuélvanse los autos originales al Juzgado de procedencia, de los que se servirá acusar recibo, acompañados de certificación literal de la presente resolución a los oportunos efectos de ejecución de lo acordado, uniéndose otra al Rollo de apelación.

La presente resolución es firme y contra ella no cabe recurso alguno, de conformidad con lo establecido en los fundamentos de derecho de esta sentencia.

Así, por esta nuestra Sentencia, fallando en grado de apelación, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN:Leído y publicado fue la anterior sentencia en el día de su fecha, siendo Ponente el Ilmo. Sr. D. Francisco José Soriano Guzmán, estando el Tribunal celebrando audiencia pública en el día de la fecha. Certifico.