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25/05/2017
Sentencia CIVIL Nº 25/2017, Juzgado de Primera Instancia - Vitoria-Gasteiz, Sección 7, Rec 565/2015 de 22 de Febrero de 2017
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Orden: Civil
Fecha: 22 de Febrero de 2017
Tribunal: Juzgado de Primera Instancia - Vitoria-Gasteiz
Ponente: TRINIDAD SANTOS, MARIA TERESA
Nº de sentencia: 25/2017
Núm. Cendoj: 01059420072017100025
Núm. Ecli: ES:JPI:2017:152
Núm. Roj: SJPI 152:2017
Encabezamiento
AVENIDA GASTEIZ 18 3ª planta - C.P./PK: 01008
TEL.: 945-004877
FAX: 945-004827
NIG PV/ IZO EAE:
NIG CGPJ / IZO BJKN :
Procedimiento /
Materia: DERECHO MERCANTIL
Demandante /
Abogado/a /
Procurador/a /
Demandado/a /
Abogado/a /
Procurador/a /
En Vitoria-Gasteiz, a 22 de febrero de 2017.
Vistos por mí, Mª Teresa Trinidad Santos, Magistrada-Juez del Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Vitoria-Gasteiz, los presentes autos del Juicio Ordinario 565/15, entre partes, de una como demandante SCHWEPPES, S.A. representada por el Procurador Iñaki Sanchiz Capdevila y asistida del Letrado David Gómez Sánchez, y de otra, como demandada ATLAS FOOD & BRANS, S.L. representada por el Procurador Jesús Arrieta Vierna y asistida del Letrado Emilio Rodríguez Marqueta, sobre infracción de marca, se procede a dictar la presente sentencia.
Antecedentes
I. Se DECLARE:
1.- Que Schweppes S.A. como licenciatario exclusivo inscrito de las marcas españolas nº 171.232 y 2.907.078, ostenta frente a Atlas Food & Brans, S.L. unos derechos de propiedad industrial exclusivos y preferentes sobre la marca Schweppes ® , la cual ha alcanzado el estatus de notoria y renombrada en España.
2.- Que la importación y/o distribución y/o almacenamiento y/o comercialización por parte de Atlas Food & Brans S.L. en España de cualesquiera productos identificados con la marca Schweppes ® los cuales hayan sido fabricados en Reino Unido por Atlantic Industries y/o Coca-Cola, supone una infracción del derecho exclusivo de la marca
3.- Que como consecuencia de lo anterior, Atlas Food & Brans S.L. viene obligada a indemnizar a la actora.
II. Se CONDENE a la demandada:
1.- A estar y pasar por las anteriores declaraciones.
2.- A cesar de toda importación y/o distribución y/o almacenamiento y/o comercialización en España, de cualesquiera productos identificados con la marca Schweppes ® , los cuales hayan sido fabricados por Atlantic Industries y/o Coca-Cola.
3.- A retirar del tráfico económico los productos, embalajes, envoltorio, material publicitario, etiquetas u otras documentos en los que se haya materializado la violación sobre la marca Schweppes ®
4.- A indemnizar a la actora por los daños y perjuicios causados, de conformidad con el criterio de la regalía hipotética del art. 43.2 b) LM , fijándose el canon de entrada en la cantidad de 40.000 euros y el royalty variable, cuya cuantificación deberá ser realizada mediante la aplicación de los criterios establecidos en los Fundamentos de Hecho de la demanda.
5.- A la indemnización coercitiva de 600 euros al día transcurridos desde la sentencia condenatoria hasta la cesación efectiva de la violación, al amparo del art. 44 LM .
6.- A abonar las costas de este procedimiento.
Se admitió a trámite la demanda, emplazando a la demandada para contestar y se realizó el requerimiento específico a la demandada.
Declarada en rebeldía procesal se convocó a la partes a la Audiencia Previa, que finalmente tuvo lugar el 27.09.2016, a la que comparecen demandante y demandada.
Se reitera el requerimiento de aportación de prueba documental a la demandada en la medida en que no se aportó la solicitada por la demandante, reiterando el apercibimiento efectuado en Providencia de 13.01.2016.
Se acordó asimismo que en la medida en que la única prueba admitida era documental, se confería un plazo de treinta días a la demandada para la aportación, transcurrido el cual se daría turno de conclusiones por escrito sin necesidad de citar a las partes a juicio.
Formuladas así las conclusiones, finalmente el pleito quedó visto para sentencia el 13.01.2017.
Fundamentos
El 19.10.2015 se interpone la demanda origen del presente pleito. La demandada no contestó a la demanda y por tanto, al margen de la carga de la prueba de la demandante ( art. 217.2 LEC ) la demandada perdió la oportunidad de introducir hechos en el debate que pudieran ser base de excepciones procesales o materiales. Al margen de ello, en la Audiencia Previa, en el trámite delimitador de hechos controvertidos y hechos no controvertidos la demandada manifiesta no oponerse a que viene comercializando botellas de tónica Schweppes de origen inglés, fabricadas por Coca Cola, así como al derecho exclusivo que la demandante tiene en el territorio español como licenciataria exclusiva de la marca. La discrepancia de la demandada se centra en que no siendo la importadora del producto y habiéndolo adquirido ¿dice- a un intermediario, entiende que no es responsable de la infracción y que no debe indemnizar el daño y perjuicio causado.
Pese a ser hechos no controvertidos, en la medida en que son el sustento de la condena indemnizatoria y resultan de la documental privada, se señalan los siguientes hechos probados.
Las marcas españolas núm. 171.323 'schweppes' (denominativa) solicitada el 25.09.1945 para identificar productos de la clase 32 'aguas carbónicas artificiales' y núm. 2.907.078 'schweppes' (mixta), solicitada el 29.12.2009 para identificar productos de la clase 32 'cervezas; aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas' y clase 33 'bebidas alcohólicas (con excepción de cervezas)'; marca consistente en la denominación 'schweppes' y gráfico; pertenecen o son propiedad de la mercantil SCHWEPPES INTERNATIONAL LIMITED (doc.3; certificación de datos obrantes en la base de datos de la OEPM).
SCHWEPPES INTERNATIONAL LIMITED ha otorgado, al menos desde el año 2008, a SCHWEPPES S.A. ¿sociedad española-, licencia exclusiva para la gestión completa de su actividad empresarial en España, incluyendo actividades de fabricación, comercialización y distribución de todos los productos identificados con la marca Schweppes ® (doc. 3). La indicada licencia exclusiva fue inscrita en la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), procediendo dicho organismo a su inscripción el 11.11.2013 (doc. 2 demanda), inscripción publicada en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial el 15.11.2013).
ATLAS FOOD & BRANS S.L. es una sociedad domiciliada en Lanciego (Álava) cuyo objeto social es la 'compra venta, importación y exportación de toda clase de mercancías, mercaderías y bienes de uso y consumo, relacionados con la alimentación y la hostelería, incluso bebidas con o sin alcohol' (doc. 4 demanda), que ¿al menos- viene comercializando en el territorio español botellas de tónica identificadas con la marca 'Schweppes', que no han sido fabricadas ni por el titular de la marca en España ni por un tercero autorizado para hacerlo en España, es decir, Schweppes S.A., que es la licenciataria exclusiva en España, sino por la sociedad Coca-Cola Enterprises LTD con autorización de Atlantic Industries. Así resulta en primer lugar de las facturas emitidas por Atlas Food and Brans a Hermanos Gallego Vaquero S.A. (doc. 5), donde constan unidades de 'tónica Schweppes 20 cl n/r 24u inglesa', y en segundo lugar de las facturas emitidas por la demandada, aportadas como documental a requerimiento de la demandante ¿luego se verá si dando cumplimiento pleno al requerimiento realizado o no-, en las que consta el origen 'inglés' de la tónica Schweppes que vende.
La tónica que comercializa la demandada viene embasada en una botella en cuya etiqueta figura el nombre 'schweppes' existiendo plena coincidencia denominativa y fonética con el signo o marca registrada. El producto comercializado por la demandada y aquel para el que tiene derecho de exclusiva la demandante es el mismo (botellas de tónica o bebidas carbónicas no alcohólicas). Schweppes International es titular de multitud de marcas (doc. 6.a) que vienen siendo utilizadas para identificar productos por toda la geografía nacional e internacional, con ventas anuales en millones de litros de tónica Schweppes de 59,19 millones en 2006, 58,88 en 2007, 58,38 en 2008, 57,39 en 2009, 59,81 en 2010¿(doc. 6.b, y 6.c), con intensa publicidad (6.d, 6.e, 6.f, 6.g). Se trata de una marca universalmente conocida tal como resulta del estudio realizado por la empresa Hermanos Barral González, S.L. (Two Much) y por la empresa Millward Brown Spain (doc. 6.h); de una muestra de 1.200, solo un 0,6% declara no conocer la marca 'schweppes' y se han obtenido certificados de notoriedad de la marca emitidos por la Cámara de Comercio de Barcelona y de Madrid (doc. 6.i).
a) Cualquier signo idéntico a la marca para productos o servicios idénticos a aquéllos para los que la marca esté registrada.
b) Cualquier signo que por ser idéntico o semejante a la marca y por ser idénticos o similares los productos o servicios implique un riesgo de confusión del público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación entre el signo y la marca.
c) Cualquier signo idéntico o semejante para productos o servicios que no sean similares a aquéllos para los que esté registrada la marca, cuando ésta sea notoria o renombrada en España y con la utilización del signo realizada sin justa causa se pueda indicar una conexión entre dichos bienes o servicios y el titular de la marca o, en general, cuando ese uso pueda implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad o renombre de dicha marca registrada.
En nuestro caso, tratamos de signo idéntico (letras 'schweppes'), utilizado para distinguir producto idéntico (tónica).
El titular de la marca podrá prohibir ( art. 34.3 LM ):
a) Poner el signo en los productos o en su presentación.
b) Ofrecer los productos, comercializarlos o almacenarlos con esos fines u ofrecer o prestar servicios con el signo.
c) Importar o exportar los productos con el signo.
d) Utilizar el signo en los documentos mercantiles y la publicidad.
e) Usar el signo en redes de comunicación telemáticas y como nombre de dominio.
f) Poner el signo en envoltorios, embalajes, etiquetas u otros medios de identificación u ornamentación del producto o servicio, elaborarlos o prestarlos, o fabricar, confeccionar, ofrecer, comercializar, importar, exportar o almacenar cualquiera de esos medios incorporando el signo, si existe la posibilidad de que dichos medios puedan ser utilizados para realizar algún acto que conforme a las letras anteriores estaría prohibido.
Junto con el titular de la marca registrada, puede ejercitar las mismas acciones y le ampara el derecho a usar el signo distintivo y a prohibir su uso por terceros, el licenciatario con exclusiva. Conforme al art. 48 LM : 1. Tanto la solicitud como la marca podrán ser objeto de licencias sobre la totalidad o una parte de los productos y servicios para los cuales esté registrada y para todo o parte del territorio español. Las licencias podrán ser exclusivas o no exclusivas. 4. Salvo pacto en contrario, el titular de una licencia tendrá derecho a utilizar la marca durante toda la duración del registro, incluidas las renovaciones, en todo el territorio nacional y en relación con todos los productos o servicios para los cuales la marca esté registrada. 5. Se entenderá, salvo pacto en contrario, que la licencia no es exclusiva y que el licenciante podrá conceder otras licencias y utilizar por sí mismo la marca. 6. Cuando la licencia sea exclusiva el licenciante sólo podrá utilizar la marca si en el contrato se hubiera reservado expresamente ese derecho.
Conforme al art. 124 de la Ley de Patentes (aplicable en virtud de la D.A. 1ª LM ): 1. Salvo pacto en contrario, el concesionario de una licencia exclusiva podrá ejercitar en su propio nombre todas la acciones que en la presente Ley se reconocen al titular de la patente frente a los terceros que infrinjan su derecho, pero no podrá ejercitarlas el concesionario de una licencia no exclusiva.
Ya hemos visto que en nuestro caso la demandante es licenciataria exclusiva inscrita en la OEPM y el derecho de exclusiva en territorio español no es objeto de discusión por la demandada.
El art. 36 LM establece: 1. El derecho conferido por el registro de marca no permitirá a su titular prohibir a terceros el uso de la misma para productos comercializados en el Espacio Económico Europeo con dicha marca por el titular o con su consentimiento. 2. El apartado 1 no se aplicará cuando existan motivos legítimos que justifiquen que el titular se oponga a la comercialización ulterior de los productos, en especial cuando el estado de los mismos se haya modificado o alterado tras su comercialización.
El ordenamiento jurídico confiere al titular de la marca un derecho de exclusiva que en su dimensión positiva comprende la facultad de introducir en el mercado los productos portadores de la marca ( art 34 LM ). Al ejercitar tal facultad de comercializar los productos, el titular puede fijar el precio de los mismos. Singularmente, cuando por tener un elevado
Mas en ocasiones el titular de la marca pretende fijar también el precio de reventa de los productos en las fases ulteriores de distribución de los mismos, y para ello el titular de la marca suele invocar no sólo las cláusulas de los contratos de distribución exclusiva o selectiva, sino también el ius prohibendi dimanante del derecho sobre la marca. Esto puede suceder particularmente cuando el titular de la marca opera paralelamente en diversos mercados nacionales, porque en esta hipótesis es probable, por ejemplo, que los productos portadores de la marca se vendan a precios diferentes en el Estado A y en el Estado B. En tal caso, los terceros ajenos a los canales de distribución implantados por el titular de la marca tratan de adquirir los productos en el Estado A donde los precios son más bajos para luego importarlos al Estado B con el fin de revenderlos a un precio inferior al vigente en tal Estado. En la situación descrita, el titular de la marca pretende ejercitar el ius prohibendi inherente a la marca para paralizar en el Estado B las importaciones procedentes del Estado A.
Pues bien, el ordenamiento jurídico reacciona frente a esta tentativa mediante el mecanismo del agotamiento del derecho de marca, el cual podrá ser invocado por el importador cuando concurran los requisitos exigidos del 36 LM.
Ahora bien, en el seno de la Unión Europea el mecanismo del agotamiento del derecho de marca desempeña un nuevo papel: impedir que la exclusiva dimanante de la marca opere como un instrumento de tabicación de los mercados nacionales, que infringiría el principio de la libre circulación de mercancías que rige la UE. A este respecto, y dado que el derecho de marca comprende la facultad de prohibir las importaciones ( art. 34.3 de la LM española), el derecho de marca puede actuar como un instrumento restrictivo de la libre circulación de las mercancías. Es, por tanto, innegable que existe una tensión entre la territorialidad del derecho de exclusiva inherente a las marcas nacionales y la prohibición comunitaria de las restricciones a la importación y de las medidas de efecto equivalente. Pues bien, esta tensión fue resuelta por el TJUE en la sentencia de 1974 que falló el caso 'Centrafarm BV contra Winthrop', afirmando que: «si el titular de una marca pudiese impedir la importación de los productos distribuidos por él o con su consentimiento en otro Estado miembro, tendría la posibilidad de tabicar (cerrar) los mercados nacionales y, por lo mismo, restringir el comercio entre los EEMM cuando tal restricción no es necesaria para garantizar el objeto del derecho sobre la marca.»
El fundamento de esta doctrina se encuentra en el consentimiento del titular. Si éste introduce voluntariamente un objeto con marca en el mercado relevante, no puede impedir la circulación ulterior de dicho bien. El principio del agotamiento del derecho pretende fomentar las importaciones paralelas, para evitar la discriminación de precios. Las importaciones paralelas son importaciones que se producen dentro del territorio comunitario y que se realizan por alguien ajeno al sistema de distribución del titular de la marca. Entonces, el titular de la marca no puede establecer un precio más alto en los Estados con mayor capacidad económica y, a la vez, evitar la entrada de bienes procedentes de otros Estados comunitarios con precios más bajos haciendo valer sus derechos de propiedad industrial. La importación paralela genera un arbitraje en los precios y es, indudablemente, lícita. El derecho de marca se ha agotado una vez introducido el producto en cualquier punto de la UE y no pueden impedirse las importaciones paralelas.
Ahora bien, en materia de importaciones paralelas resulta de especial interés la S de 13.10.2009 del Juzgado de lo Mercantil y Marca comunitaria nº 1 de Alicante así como la STS de 18.10.2012 , donde se considera que la fragmentación voluntaria de la titularidad a través de cesiones de una marca para diferentes países no implica la existencia del consentimiento exigible para el agotamiento sobre el derecho de marca, siendo posible la oposición a la comercialización de productos iguales con idéntica marca en el país en el que se ostenta la titularidad, ya que el origen empresarial de dichos productos no es el mismo, situación que se da en el caso que nos ocupa.
Dicho todo lo anterior, carece de todo fundamento jurídico la oposición de la demandada. El art. 34.3 LM no se limita a dar protección al titular ¿o cesionario- de la marca frente a actos de importación o de fabricación, sino también ¿y es el apartado que estimo aplicable, pese a que la demandante cita en al demanda el apartado f)- 'ofrecer productos, comercializarlos o alma cenarlos con esos fines ¿' (art. 34.3.b). Reconocido y probado que la demandada comercializa ¿al menos- productos infractores, en la medida en que no han sido fabricados por el titular de la marca ni por un tercero autorizado y que es la demandante la única sociedad en España responsable de la fabricación, distribución y comercialización de los productos protegidos por la marca, la infracción del derecho de la actora resulta plenamente acreditado.
a) La cesación de los actos que violen su derecho.
b) La indemnización de los daños y perjuicios sufridos.
c) La adopción de las medidas necesarias para evitar que prosiga la violación y, en particular, que se retiren del tráfico económico los productos, embalajes, envoltorios, material publicitario, etiquetas u otros documentos en los que se haya materializado la violación del derecho de marca y el embargo o la destrucción de los medios principalmente destinados a cometer la infracción. Estas medidas se ejecutarán a costa del infractor, salvo que se aleguen razones fundadas para que no sea así.
d) La destrucción o cesión con fines humanitarios, si fuere posible, a elección del actor, y a costa siempre del condenado, de los productos ilícitamente identificados con la marca que estén en posesión del infractor, salvo que la naturaleza del producto permita la eliminación del signo distintivo sin afectar al producto o la destrucción del producto produzca un perjuicio desproporcionado al infractor o al propietario, según las circunstancias específicas de cada caso apreciadas por el Tribunal.
e) La atribución en propiedad de los productos, materiales y medios embargados en virtud de lo dispuesto en el apartado c) cuando sea posible, en cuyo caso se imputará el valor de los bienes afectados al importe de la indemnización de daños y perjuicios. Si el valor mencionado excediera del importe de la indemnización concedida, el titular del derecho de marca deberá compensar a la otra parte por el exceso.
f) La publicación de la sentencia a costa del condenado mediante anuncios y notificaciones a las personas interesadas.
En lo que respecta a la indemnización de daños y perjuicios, pretensión a la que la demandada dice oponerse por no ser conocedor del origen ilícito del producto que venía comercializando, hay que estar a lo dispuesto en el art. 42 LM . Quizás sea a esto a lo que se ha querido referir la demandada, lo que en todo caso debió introducir en el debate contestando la demanda. Pero en todo caso la juzgadora debe analizar no excepciones materiales que debió poner de manifiesto la demandada, pero sí los elementos, requisitos y presupuestos de las acciones que se ejercitan por la actora. La Ley de Patentes diferenciaba dos tipos de infracciones: la infracción que llevaba aparejada el deber de indemnizar con independencia de que en el actuar del infractor haya mediado culpa o negligencia y aquella que, para la indemnización, requería la advertencia por parte del titular.
De este sistema se apartó la LM 1988, que requería que el infractor se hallase en cualquiera de dos situaciones alternativas: o había sido advertido de la infracción, o en su actuación debía mediar culpa o negligencia.
El actual art. 42 LM ('Presupuestos de la indemnización de daños y perjuicios') recupera en cierto modo el régimen de la Ley Patentes:
1. Quienes, sin consentimiento del titular de la marca, realicen alguno de los actos de las letras a) y f) del art 34.3, así como los responsables de la primera comercialización de los productos o servicios ilícitamente marcados, estarán obligados en todo caso a responder de los daños y perjuicios causados.
2. Todos aquellos que realicen cualquier otro acto de violación de la marca registrada sólo estarán obligados a indemnizar los daños y perjuicios causados si hubieran sido advertidos suficientemente por el titular de la marca o, en su caso, la persona legitimada para ejercitar la acción acerca de la existencia de la marca, convenientemente identificada, y de su violación, con el requerimiento de que cesen en la misma,
Por tanto, se pueden distinguir cuatro supuestos:
1. La responsabilidad objetiva o por infracción, en que será suficiente la infracción de la marca para que nazca el deber de indemnizar. Ocurre en los casos allí tipificados y que conviene recordar se refieren a:
34.3.a): poner en signo en los productos o en su presentación
34.3.f): poner el signo en envoltorios, embalajes, etiquetas u otros
2. Fuera de los supuestos de infracción de las letras a ) y f) del art. 34.3 LM y no siendo responsables de la primera comercialización, en primer lugar, debe responder el infractor si hay advertencia suficiente. Se trata de la responsabilidad por advertencia que exige: Que e identifique convenientemente la marca, que se le advierta de que la conducta que realiza constituye un acto de infracción del derecho de exclusiva y que sea requerido para que cese en la conducta infractora.
3. En tercer lugar, fuera de los supuestos de infracción de las letras a ) y f) del art. 34.3 LM y no siendo responsables de la primera comercialización, responderá el infractor de los daños y perjuicios causados en caso culpa o negligencia. Es importante señalar en este apartado que aunque la ley no indique cual es el grado de diligencia exigible, la profesionalidad de quienes intervienen en el mercado es determinante de que no se limite a la que corresponde a un buen padre de familia, sino a un ordenado empresario. Como señalaba la SAP Bcn, Sección 15, en el caso 'COMPUTER 2.000', la finalidad de la marca (ser usada en el mercado para diferenciar productos o servicios), evidencia una profesionalización de su titular al que deberá exigírsele la diligencia de un empresario.
4. En cuarto lugar, también al margen de los supuestos de infracción de las letras a ) y f) del art. 34.3 LM y no siendo responsables de la primera comercialización, responderá el infractor de los daños y perjuicios causados en caso de marca notoria y renombrada.
Ya se ha dicho mas arriba que la infracción de la demandada es la prevista en la letra b) del art. 34.3 LM (ofrecer los productos ¿infractores-, comercializarlos, almacenarlos con esos fines) y no la prevista en la letra f) que se refiere no al producto en sí ¿identificado con infracción del derecho de exclusiva del titular o cesionario- sino a los medios de identificación u ornamentación del producto. Sin embargo, tal y como resulta probado ¿conjunto documental 6 de la demanda- tratándose de una marca notoria y renombrada, nos hallaríamos en todo caso en el que hemos denominado cuarto supuesto ¿el último de los supuestos de hecho previstos en el art.42.2 LM - y que no precisa una advertencia específica del titular de la marca, ni un conocimiento, culpa o negligencia por parte del distribuidor o comercializador.
Cuando la demandada dice en sus conclusiones que sí resulta controvertido el criterio fijado por schweppes para el cálculo de la indemnización de daños y perjuicios, debe entender en primer lugar que la ley confiere derecho de elección al titular de la marca ¿o licenciatario- para fijar la indemnización con arreglo a una de las siguientes alternativas ( art. 43.2 LM ):
a) Las consecuencias económicas negativas, entre ellas los beneficios que el titular habría obtenido mediante el uso de la marca si no hubiera tenido lugar la violación y los beneficios que haya obtenido el infractor como consecuencia de la violación. En el caso de daño moral procederá su indemnización, aun no probada la existencia de perjuicio económico.
b) La cantidad que como precio el infractor hubiera debido de pagar al titular por la concesión de una licencia que le hubiera permitido llevar a cabo su utilización conforme a derecho.
Añaden los tres últimos apartados:
La STS sección 1ª de 19.02.2016 nos recuerda: '
La llamada regalía hipotética no es mas que un criterio electivo para el perjudicado del que lo relevante es que condiciona las reglas sobre prueba del daño, sobre prueba de la relación causal entre la infracción y el daño y sobre el importe del daño. Así, la realidad del daño sólo exige la comprobación de la explotación infractora, no requiriéndose probar el daño propiamente dicho ni desde luego, el importe del quebranto efectivo. Por otro lado, la acreditación del nexo causal se produce con la probanza de la infracción que expresa el daño cesante que en forma de ahorro de costes consigue quien invade la esfera de exclusiva de otro.
Finalmente, como indica la S.AP Alicante (Tribunal de la Marca de la Unión Europea), de 23.09.2016 '
Es decir, la ficción que representa el criterio de la regalía exime de la prueba del efectivo daño y relación causal y permite cuantificar la indemnización acudiendo a lo que tendría que haber pagado el infractor de haber obtenido licencia del titular para llevar a cabo lícitamente la actuación que en cambio es ilícita. Pero hasta aquí alcanza la ficción. No implica que por ello el demandante esté exento de probar cuál habría sido esa cantidad a pagar por la licencia, al menos proporcionando bases de cálculo y criterios aplicables al caso concreto.
Como indica la SAP de Madrid, sección 28 ª de 20.05.2016
En nuestro caso, la demandante ha optado por el criterio de la regalía hipotética (art. 43.2 b), es decir, la cantidad que la demandada habría tenido que pagar al titular por la concesión de una licencia que le permitiera llevar a cabo los actos de comercialización, distribución y almacenamiento del producto. Ahora bien, en lugar de argumentar y probar cual sería la cantidad que habría tenido que pagar la demandada de haber obtenido licencia, lo que no le resulta imposible concretar, pues al margen de que SCHWEPPES INTERNATIONAL LIMITED no conceda para el mercado español mas licencia que la que ella misma ¿la demandante- es titular, se trata según dice la propia demanda de sociedades del mismo grupo SCHWEPPES; en lugar de ello se limita a trasladar las cifras utilizadas por una resolución de la AP de Madrid, sección 28ª, de fecha 28.06.2010 que ni siquiera analiza un supuesto en el que esté implicada la misma marca Schweppes ®. En esta resolución la AP de Madrid consideró razonable aplicar un canon de entrada ¿que estableció en 40.000 euros valorando las circunstancias que en dicho supuesto concurrían-, un canon fijo anual (mínimo garantizado) y otro variable -que fijó en un 10 % de la cifra de ventas del producto infractor-. Traslada dichos conceptos, cantidad y porcentaje al presente caso la demandante.
Pues bien al respecto, le dice en un caso similar al que nos ocupa, la AP de Granada, sección 3ª en sentencia de 13.07.2016 , lo siguiente:
No puede negarse que es lo sucedido en este caso. Si la demandante opta por el criterio de la regalía hipotética, tendrá que proporcionar alguna base de cálculo (canon y porcentaje sobre ventas aplicado habitualmente en el sector afectado), no siendo aceptable que se pretenda trasladar un canon de entrada de 40.000 euros y un porcentaje del 10 %, utilizados en un asunto que aunque pudiera tener alguna similitud (no concesión de otras licencias) no tiene porqué coincidir con el mercado de tónica o bebidas no alcohólicas (en aquel caso se trataba de la marca Freixenet).
Por ello, no pueden aceptarse los parámetros del cálculo que efectúa la demandante. Es decir, el señalar un canon de entrada ¿de 40.000 euros o de otra cuantía-, pues no realiza esfuerzo probatorio alguno para justificar que, si no SCHWEPPES INTERNATIONAL LIMITED, otro fabricante/titular de marca de producto similar ¿tónicas o bebidas gaseosas sin alcohol- utiliza en sus licencias un canon de entrada, ni aplicar un porcentaje del 10 % sobre la cifra de negocios, pues dicho porcentaje también debe justificarse como precio justo o adecuado al mercado y circunstancias del caso, cosa que no hace.
Deben realizarse todavía dos precisiones:
La demandante utiliza como base a la que aplica el porcentaje, la cifra de negocios de la demandada ¿del producto infractor en el caso de presentación de documentación justificativa o la totalidad de la cifra de negocios si no lo hace- de los últimos cinco años. Y acude para ello al art. 45 LM , precepto que se refiere a la prescripción de acciones: Las acciones civiles derivadas de la violación del derecho de marca prescriben a los cinco años contados desde el día en que pudieron ejercitarse y la indemnización de daños y perjuicios solamente podrá exigirse en relación con los actos de violación realizados durante los cinco años anteriores a la fecha en que se ejercite la correspondiente acción.
Una cosa es que la ley establezca un límite temporal en el cálculo de la indemnización y otra que la ley nos diga que en caso de indemnización y de regalía hipotética se haya de acudir a la cifra de venta de los cinco años anteriores. Se acudirá a la cifra de ventas del tiempo en el que se ha cometido la infracción. Ocurre que si se probara que se ha prolongado por mas de cinco años, solo puede reclamarse por los últimos cinco años pues para el resto la acción ha prescrito.
La S. AP de Alicante de 23.09.2016 antes citada también lo limita:
En nuestro caso, las facturas emitidas por la demandada contra Hermanos Gallego Vaquero S.A. (doc. 5), a raíz de las cuales tiene conocimiento la demandante de la infracción de la demandada, son del año 2012, luego se acredita la comisión de la infracción desde 2012. Pero no es sino hasta noviembre de 2013 cuando la demandante inscribe la licencia que le legitima para el ejercicio de la acción de indemnización en la OEPM, luego no podrá exigir indemnización sino a partir de esta fecha. Por tanto, la base de cálculo de la indemnización viene constituida por la
En segundo y último lugar, debe decidirse si la base se constituye sobre la cifra total de negocios de este periodo o sobre la cifra de negocios del producto infractor. La demandante solicita que se calcule sobre toda la cifra de negocios en base a que la demandada no ha aportado la totalidad de la documentación solicitada. Debe recordarse que se solicitaron diligencias preliminares para preparar la demanda y tener conocimiento de la cifra de negocio y canales de distribución del producto infractor. La demandada no compareció a la diligencia. En la demanda rectora de este procedimiento se reiteraba el requerimiento de aportación documental.
Exactamente lo que se viene solicitando a la demandada es:
1.- Totalidad de facturas de compra de los 'Productos Infractores' y Libro Mayor o detalle de las cuentas de los proveedores de los 'Productos Infractores'.
2.- Totalidad de facturas de venta de los 'Productos Infractores' y Libro Mayor o detalle de las cuentas de los proveedores de los 'Productos Infractores'.
3.- Inventario de los 'Productos Infractores' que la sociedad requerida tiene en sus instalaciones y Libro de Inventario y Balances con el detalle de los 'Productos Infractores'.
4.- Declaración anual de operaciones con terceros por importe superior a 3.005,06 euros (modelo 347).
Como puede verse no se indicaba el periodo o años que comprendía.
Por Providencia de 13.01.2016, admitida a trámite la demandada se efectuó el requerimiento a la demandada en los términos solicitados por la actora.
En esa ocasión aportó (por el siguiente orden):
- Modelos 347 de los años 2013 y 2014.
- Un listado como 'diario de ventas' de 2013 y Facturas de venta de tónica de enero a diciembre de 2013.
- Un listado de compras del 01.10.2010 al 31.12.2014. Facturas de compras de 08.02.2012 al 30.12.2014.
- Un listado de la cuenta de Marly Intenacional S.L. en el Libro Mayor, año 2012 y 2013; cuenta de Carboniques Montaner del año 2012 y 2013; cuenta de Distribuciones Igan de 2013 y 2014; cuenta de New Commerce Concept S.L. de 2014.
-Diario de ventas 2012. Facturas de venta de 2012.
-Diario de ventas de 2014. Facturas de venta de 2014.
-Un listado a modo de Inventario de producto schweppes de los años 2012, 2013 y 2014.
En la Audiencia Previa la demandante hizo notar que no se había aportado la totalidad de lo requerido y propuso como prueba documental nuevo requerimiento a la demandada para que completase la aportada. Transcurrido el plazo para hacerlo la demandada no completa la documental. En conclusiones la demandada argumenta que no tiene porqué aportar datos anteriores a 2013 porque la demandante carecía de licencia exclusiva con efectos frente a terceros antes de la inscripción de la misma en el Registro de Marcas de la OEPM en noviembre de 2013 ¿aunque realmente sí ha aportado algunos documentos del año 2012-. Tampoco aporta documentación referente al año 2015, pero ya se ha dicho que la propia demandante utiliza para el cálculo los datos de hasta 2014 y no del 2015.
Limitado como se ha dicho el tiempo para el cálculo de la indemnización, no puede mantenerse sin mas que la demandada no haya aportado la documentación necesaria para el cálculo de la cifra de negocios limitada al producto infractor. Se aporta diario de ventas y listado de compras de los años 2013 y 2014, facturas de venta y de compras de 2013 y 2014, cuenta de los proveedores Marly Internacional S.L. Carboniques Montane, Distribuciones Igan y New Commerce Concep de los años 2013 y 2014 e inventario del producto de los años 2013 y 2014 y modelos 347 de los ejercicios 2013 y 2014..
Y sobre todo, la demandante que tan insistentemente ha mantenido la insuficiencia de la documentación, no ha concretado ni en la Audiencia Previa, ni en conclusiones, qué documental de la solicitada en su demanda y en la audiencia previa no se ha aportado (recordar que en la petición no se especificaban los ejercicios; solo en el escrito presentado el 10.11.2016 inidcó que se solicitaba desde marzo de 2010 hasta la actualidad; escrito que solicitaba nuevo requerimiento a la demandada y que fue desestimado en Providencia de 30.11.2016). Es decir, al margen de los ejercicios que hayan de valorarse, lo que nunca ha dicho la demandante es que no acepte la fiabilidad de los listados y documentos aportados por la demandada y por tanto, la juzgadora no va a cuestionarlos.
En conclusión, se estima la demanda, pero la indemnización se calculará, en ejecución de sentencia con arreglo a las siguientes bases: El 1 % del importe neto de la cifra de negocios realizado con el producto infractor, desde noviembre de 2013 hasta diciembre de 2014 (incluidos) a calcular con arreglo a la documental aportada por la demandada en este procedimiento.
Finalmente, el art.44 LM establece que: Cuando se condene a la cesación de los actos de violación de una marca, el Tribunal fijará una indemnización de cuantía determinada no inferior a 600 euros por día transcurrido hasta que se produzca la cesación efectiva de la violación. El importe de esta indemnización y el día a partir del cual surgirá la obligación de indemnizar se fijará en ejecución de sentencia.
Tampoco procede esta condena pues en las medidas cautelares en las que se solicitaba precisamente el cese en la conducta infractora, la demandada se allanó sin que hasta la fecha la demandante haya manfiestado incumplimiento del auto de allanamiento que se dictó. Aunque en aquel momento se trataba de un cese provisional y ahora corresponde la condena al cese definitivo, lo que no cabe es una condena dineraria como medida coercitiva para aquello que ya se ha cumplido .
Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación,
Fallo
1.- Que Schweppes S.A. como licenciatario exclusivo inscrito de las marcas españolas nº 171.232 y 2.907.078, ostenta frente a Atlas Food & Brans, S.L. unos derechos de propiedad industrial exclusivos y preferentes sobre la marca Schweppes ® , la cual ha alcanzado el estatus de notoria y renombrada en España.
2.- Que la comercialización por parte de Atlas Food & Brans S.L. en España de cualesquiera productos identificados con la marca Schweppes ® los cuales hayan sido fabricados en Reino Unido por Atlantic Industries y/o Coca-Cola, supone una infracción del derecho exclusivo de la marca
3.- Que como consecuencia de lo anterior, Atlas Food & Brans S.L. viene obligada a indemnizar a la actora.
1.- A estar y pasar por las anteriores declaraciones.
2.- A cesar de toda importación y/o distribución y/o almacenamiento y/o comercialización en España, de cualesquiera productos identificados con la marca Schweppes ® , los cuales hayan sido fabricados por Atlantic Industries y/o Coca-Cola.
3.- A retirar del tráfico económico los productos, embalajes, envoltorio, material publicitario, etiquetas u otras documentos en los que se haya materializado la violación sobre la marca Schweppes ®
4.- A indemnizar a la actora por los daños y perjuicios causados, de conformidad con el criterio de la regalía hipotética del art. 43.2 b) LM , fijándose las siguientes bases para el cálculo de la indemnización en fase de ejecución.
La indemnización vendrá constituida por el 1 % del importe neto de la cifra de negocios realizado con el producto infractor, desde noviembre de 2013 hasta diciembre de 2014 (incluidos) a calcular con arreglo a la documental aportada por la demandada en este procedimiento.
Cada parte abonará las costas causadas a su instancia y las comunes por mitad.
Para interponer el recurso será necesaria la
No están obligados a constituir el depósito para recurrir los declarados exentos en la disposición citada y quienes tengan reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita.
Así por esta sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.