Sentencia CIVIL Nº 25/2018, Juzgados de lo Mercantil - Pontevedra, Sección 3, Rec 171/2017 de 08 de Mayo de 2018

Encabezamiento

XDO. DO MERCANTIL N. 3

PONTEVEDRA

SENTENCIA: 00025/2018

CALLE LALÍN NÚMERO 4 6ª PLANTA, 36209 VIGO

Teléfono: 886218403, Fax: 886218405

Equipo/usuario: GR

Modelo: N04390

N.I.G.: 36038 47 1 2017 0300741

ORD PROCEDIMIENTO ORDINARIO 0000171 /2017

Procedimiento origen: /

Sobre PROPIEDAD INDUSTRIAL

DEMANDANTE D/ña. SATVIGO SL

Procurador/a Sr/a. VERONICA LAGO DOMINGUEZ

Abogado/a Sr/a. JOSE MANUEL COUÑAGO GARRIDO

DEMANDADO D/ña. ILIREY S.A,

Procurador/a Sr/a. GEMMA ALONSO FERNANDEZ

Abogado/a Sr/a. ANA ISABEL LORENTE BERGES

SENTENCIA

En Vigo, a ocho de Mayo de dos mil dieciocho.

Sergio Burguillo Pozo, Magistrado Juez del Juzgado mercantil nº3 de Pontevedra, habiendo visto los autos de juicio ordinario registrados con el número 171/17 instados por la Procuradora Sra. Lago Domínguez en nombre y representación de SATVIGO SL, asistida por letrado contra la entidad ILIREY SA, representado y asistido por letrado.

Antecedentes

PRIMERO- Por la Procuradora Sra. Lago Domínguez en la representación acreditada de la actora se interpuso con fecha veintidós de mayo de dos mil diecisiete, demanda de juicio ordinario contra el demandado arriba circunstanciado en la que suplicaba se dicte sentencia por la que estimando la demanda se declare el derecho de la propiedad de la actora sobre el dominio 'YOLOREPARO.COM', así como el derecho a su utilización legítima, condenando a la demandada a estar y pasar por esta declaración, todo ello con condena en costas. Para ello alegaba que la demandada presentó reclamación a través del procedimiento previsto en la política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio, que dicha reclamación fue estimada y se decide sea trasferido el dominio 'yoloreparo.com'. el registro de la marca correspondiente al dominio originario de la entidad demandada, YOREPARO.COM, no consta admitido por la oficina española de patentes y marcas, estando actualmente en suspenso, al haberse formulado oposición por los titulares de la marca TELOREPARO.COM. Que puede comprobarse que existen multitud de páginas con el término 'reparo', lo que se debe al hecho de que el concepto no responde a una idea o concepto inmaterial, sino a una acción concreta 'la de reparar', que además se corresponde escrupulosamente con la actividad que se pretende publicitar en el dominio. Que la estimación de demandas por razón de competencia desleal en materia de nombres de dominio exige la concurrencia de elementos: la existencia de un nombre de dominio idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con respecto a una marca de productos o servicios sobre la que el demandante tiene derecho. Ausencia de derechos e intereses legítimos respecto del nombre de dominio. La existencia de mala fe que habrá de concurrir tanto en el momento del registro como en el uso del dominio.

SEGUNDO- Se admitió a trámite la demanda mediante decreto de fecha dieciocho de julio de dos mil diecisiete y se emplazó a la demandada para comparecer y contestar, lo que verificó el demandado oponiéndose a la misma; que la resolución de la OMPI es clara en cuanto a que el demandado estaba al tanto de la existencia de la marca 'yoreparo' ya que tenía un usuario registrado en aquella página. En referencia a la solicitud de marca española nº 3616794 YOREPARO.COM se ha recurrido en alzada la denegación de la misma. que sí existe un nombre idéntico o similar hasta el punto de crear confusión, que incluso la propia pericial del demandante recoge los servicios idénticos 'venta de productos relacionados con la reparación'. Se pretende justificar la ausencia de derechos e intereses legítimos con el hecho de que se han hecho grandes inversiones y se aprovecharían de sus esfuerzos publicitarios, y por ultimo existe evidente mala fe.

TERCERO- Se convocó a las partes para el acto de la audiencia previa, donde las partes propusieron prueba, además de resolverse con posterioridad una medida cautelar. Celebrada la vista, quedaron las actuaciones pendientes de dictar resolución.

Fundamentos

PRIMERO- La actora ejercita una acción declarativa sobre su dominio 'YOLOREPARO', aludiendo en su fundamento al artículo 10 bis del Convenio de París , que dispone lo siguiente:

'1) Los países de la Unión están obligados a asegurar a los nacionales de los países de la Unión una protección eficaz contra la competencia desleal.

2) Constituye acto de competencia desleal todo acto de competencia contrario a los usos honestos en materia industrial o comercial.

3) En particular deberán prohibirse:

i) cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor;

ii) las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor;

iii) las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos'.

Normativa a la que debe añadirse lo dispuesto en la legislación nacional, Ley de competencia desleal en su artículo 6 , 'Se considera desleal todo comportamiento que resulte idóneo para crear confusión con la actividad, las prestaciones o el establecimiento ajenos. El riesgo de asociación por parte de los consumidores respecto de la procedencia de la prestación es suficiente para fundamentar la deslealtad de una práctica'.

SEGUNDO- Debe partirse de una realidad, que si bien no es vinculante, sí supuso una primera resolución sobre el conflicto que ahora nos ocupa y que hizo perder a la actora su dominio, que en este pleito reclama. La decisión emitida por el UDRP, que tiene en cuenta que el ahora actor escogió el nombre de su dominio conociendo la existencia del anterior y similar dominio, pues tenía un usuario registrado en la página previa 'YOREPARO' desde 22 de junio de 2012.

Visto esto nos referimos a los distintos elementos para la determinación de existencia de competencia desleal:

1.- existencia de nombre de dominio idéntico o similar hasta el punto de crear confusión: parece obvio que los términos 'YOREPARO' y 'YOLOREPARO' son similares y pueden llevar a confusión. Las propias conclusiones de la pericial de la actora admiten que se trata la misma temática, reparación de dispositivos electrónicos, si bien matiza que hay dos diferencias significativas, que 'YOLOREPARO' es más específico, ya que básicamente solo trata smartphones y tablets, y el tipo de webs es diferente, mientras que 'YOLOREPARO' está formado por contenido creado por sus administradores, 'YOREPARO' es un foro y por tanto compuesto por preguntas y respuestas. Respecto a estas matizaciones, entiende el tribunal que el hecho de que sea más específico no impide que afecte a la misma temática, y lo que es más importante a la misma finalidad, cual es la venta de productos relacionados con la reparación. Sí es cierto que una página se compone de foros y otra tiene material de reparación introducido por el administrador, si bien esta diferenciación aún reconocida en cuanto a la creación de 'YOLOREPARO' no impide que nos encontremos ante una similitud muy importante en cuanto a la venta de material por ambas páginas, que es la razón de ser de estas páginas, y que lleva a la conclusión de que existe confusión en el dominio siendo idéntico o similar.

2.- ausencia de derechos o intereses legítimos respecto del nombre del dominio. Realmente el hecho de que el dominio de la demandada esté operando con once años de anterioridad a la demandante hace decaer el derecho de la misma en cuanto a que la demandada pueda lucrarse con su esfuerzo, como parece exponer en su demanda. Tiene la actora derechos e intereses legítimos sobre el contenido de su página, que obviamente no podemos negar que supone un gran trabajo en cuanto a la inclusión de documentación, sin embargo no tiene derecho e interés legítimo a mantener su página con el nombre que lo está haciendo. Es cierto que 'reparar' es la actividad que ambas páginas promocionan, y que el concepto 'reparar' no puede ser exclusivamente del demandado, ahora bien entendemos que la expresión 'YOLOREPARO' y 'YOREPARO' son expresiones que en cuanto a similitud van mucho más allá de la inclusión del vocablo 'reparar', véase como ambas utilizan el pronombre personal en primera persona, lo que supone que sean términos casi idénticos.

3.- Existencia de mala fe tanto en el momento de la creación del dominio como en el uso del mismo. Ciertamente debe entenderse que existía conocimiento y mala fe, en cuanto a la creación del dominio, así como ya anteriormente indicamos existía conocimiento del dominio, se efectuó un registro como usuario en la página de la demandada, y desde esta perspectiva mal se puede argumentar la existencia de buena fe cuando vemos la finalidad de las páginas de internet.

TERCERO- De conformidad con el artículo 394 de la LEC , las costas en primera instancia se impondrán a las partes cuyas pretensiones sean totalmente rechazadas, salvo que razonándolo debidamente el juez justifique su no imposición. Las costas han de ser impuestas a la parte actora.

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación.

Fallo

Que desestimando la demanda interpuesta por el Procurador Sra. Lago Domínguez, DEBO ABSOLVER Y ABSUELVO a ILIREY SA de las pretensiones contra el mismo formuladas, con imposición a la actora de las costas causadas.

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que no es firme, y ante la misma cabe interponer recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Pontevedra en el plazo de 20 días desde su notificación, previa consignación de 50 euros en la forma establecida en la DA 15ª LOPJ .

Así por esta mi sentencia, que se registrará en el libro de sentencias y de la que se expedirá testimonio para su unión a los autos, lo pronuncio, mando y firmo, Don Sergio Burguillo Pozo, Magistrado del juzgado mercantil nº3 de Pontevedra.