Sentencia Civil Nº 256/2016, Audiencia Provincial de Madrid, Sección 28, Rec 356/2014 de 23 de Junio de 2016

Encabezamiento

N.I.G.: 28.079.00.2-2014/0094775

Recurso de Apelación 356/2014

O. Judicial Origen: Juzgado de lo Mercantil nº 03 de Madrid

Autos de Procedimiento Ordinario 71/2007

Audiencia Provincial Civil de Madrid Sección Vigesimoctava C/ Gral. Martínez Campos, 27 , Planta 1 - 28010 Tfno.: 914931988 37007740

N.I.G.: 28.079.00.2-2014/0094775

Recurso de Apelación 356/2014

O. Judicial Origen: Juzgado de lo Mercantil nº 03 de Madrid

Autos de Procedimiento Ordinario 71/2007

Apelante: WORLD ENRED SL

Procurador D. Manuel María Álvarez-Buylla Ballesteros

Letrado D. Antonio J. Vela Ballesteros

Apelado: D. Sergio y UNISAIB SYSTEMS SL

Procuradora Dña. Susana Clemente Mármol

Letrado d. Juan Antonio García solano

S E N T E N C I A nº 256/2016

ILMOS. SRS. MAGISTRADOS

D. GREGORIO PLAZA GONZÁLEZ

D. ENRIQUE GARCÍA GARCÍA

D. PEDRO MARÍA GÓMEZ SÁNCHEZ (ponente)

En Madrid, a veinticuatro de junio de dos mil dieciséis.

La Sección Vigésimo Octava de la Audiencia Provincial de Madrid, especializada en materia mercantil, integrada por los Ilustrísimos Señores Don GREGORIO PLAZA GONZÁLEZ, Don ENRIQUE GARCÍA GARCÍA y Don PEDRO MARÍA GÓMEZ SÁNCHEZ, ha visto el recurso de apelación bajo el número de Rollo 356/2014 interpuesto contra la Sentencia de fecha 08/04/2011 dictada en el procedimiento ordinario número 71/2007 seguido ante el Juzgado de lo número Mercantil de Madrid.

Han sido partes en el recurso, como apelante, la demandante, siendo apelada la parte demandada, ambas representadas y defendidas por los profesionales más arriba especificados.

Es magistrado ponente Don PEDRO MARÍA GÓMEZ SÁNCHEZ.

Antecedentes

PRIMERO.- Las actuaciones procesales se iniciaron mediante demanda presentada con fecha 26/01/2007 por la representación de WORLD ENRED, S.L. contra D. Sergio y la entidad UNISAIB SYSTEM, S.L., en la que, tras exponer los hechos que estimaba de interés y alegar los fundamentos jurídicos que consideraba apoyaban su pretensión, suplicaba '...dicte sentencia por la que estimando íntegramente la demanda, declare que:

Que mi mandante ostenta frente a los demandados un derecho en exclusiva sobre la denominación HOGARIA y HOGARIA.NET registrada como marca, nombre comercial y nombre de dominio de Internet.

Que mi mandante es el legitimo titular del dominio de Internet www.hogaria.net y su uso por los demandados de la denominación es incompatible con los derechos marcarios de mi mandante y constituye una violación de los derechos de propiedad industrial y una actuación desleal perseguible en la Ley de Competencia Desleal.

e).- Como consecuencia de los pronunciamientos anteriores, declare la restitución de la propiedad por la transferencia del dominio 'www.hogaria.net', a favor de mi mandante, según el art. 34.3 e) de la Ley de Marcas y 18 de la Ley de Competencia Desleal .

Y asimismo condene a los demandados:

A estar y pasar por las anteriores declaraciones.

A cesar de modo inmediato en cualquier clase de utilización de la denominación HOGARIA y HOGARIA.NET absteniéndose en el futuro de utilizar cualquier otra que pueda ser idéntica o confundible con dichos distintivos.

A ordenar al demandado Sr. Sergio a realizar la transferencia registral del dominio de internet 'www.hogaria.net' mediante la remisión de la oportuna notificación al Internet Corporation for Assigned Names and Number (ICANN) y al servidor internic de la Sentencia que recaiga, a costa de los demandados.

d).- La publicación de la Sentencia a costa de los demandados en un diario nacional en la sección inmobiliaria.

e).- Todo ello con expresa imposición de las costas a las demandadas.

SEGUNDO.- Tras seguirse el juicio por los trámites correspondientes, el Juzgado de lo Mercantil número 3 de Madrid dictó sentencia con fecha 08/04/2011 cuyo fallo es del siguiente tenor:

DESESTIMAR la demanda interpuesta por WORLD ENRED, S.L., contra D. Sergio y la entidad UNISAIB SYSTEM, S.L. y en consecuencia, ABSOLVER a los demandados de las peticiones deducidas en su contra.

ESTIMAR PARCIALMENTE la demanda interpuesta por Don Sergio , contra WORLD ENRED, S.L., y, en su consecuencia:

2.1. Con estimación de la acción reivindicatoria, declarar que la legítima titularidad de la marca mixta española n° 2.578.206 'www.hogaria.net' y del nombre comercial denominativo n° 255.962 'HOGARIA' (ambos de la clase 35ª del Nomenclátor Internacional e inscritos ante la OEPM bajo titularidad de WORLD ENRED, S.L.) deben corresponder a Don Sergio .

2.2. Declarar que las manifestaciones vertidas por la entidad demandada en la comunicación adjuntada como documento n° 18 a la demanda, son constitutivas, en los términos que resultan del fundamento séptimo de esta resolución, de actos de competencia desleal, condenando a la entidad demandada a la cesación de tales actos.

2.3. Condenar a WORLD ENRED, S.L., a remitir a todos y cada uno de los clientes enumerados en el documento n° 19 de la demanda, comunicación en la que se haga constar que el creador y titular del nombre de dominio www.hogaria.net es Don Sergio y que la entidad ha intentado apropiarse de manera ilegítima del mismo.

Condenar a WORLD ENRED, S.L., al pago de las costas causadas por su demanda, y no hacer especial imposición de costas respecto de las causadas por la demanda de Don Sergio .

Firme que sea esta resolución, y a instancia de parte interesada, procédase a entregar a la misma oportunos actos de comunicación dirigidos a la OEPM a efectos de cambio de la titularidad registral de los signos distintivos (marca y nombre comercial).'

Notificada dicha resolución a las partes litigantes, por la representación de la demandante se interpuso recurso de apelación que, admitido por el Juzgado y tramitado en legal forma, ha dado lugar a la formación del presente rollo que se ha seguido con arreglo a los trámites de los de su clase, señalándose para deliberación, votación y fallo el día 23 de junio de 2016.

TERCERO.- En la tramitación del presente recurso se han observado las prescripciones legales.

Fundamentos

PRIMERO.- La mercantil WORLD ENRED S.L. (en adelante, WORLD) interpuso demanda contra Don Sergio y contra UNISAIB SYSTEM S.L. (en adelante, UNISAIB) en ejercicio de diversas acciones de infracción marcaria y de competencia desleal (declarativas, cesatorias, publicitaria) así como una acción de reivindicación de la titularidad de un nombre de dominio (www.hogaria.net), acciones que, en esencia, fundó en la circunstancia de ostentar la titularidad de los siguientes distintivos: la marca española mixta 2578206 cuyo componente denominativo es coincidente con dicho nombre de dominio (www.hogaria.net) y el nombre comercial 0255962, solicitados el 30 de enero de 2004 para distinguir, dentro de la clase 35, servicios de publicidad a través de las redes mundiales de informática.

Al proceso iniciado mediante dicha demanda (proceso ordinario 71/07 del Juzgado de lo Mercantil número 3 de Madrid) se acumuló el de igual naturaleza que con el número 180/07 fue promovido ante el Juzgado de lo Mercantil número 6 de Madrid mediante demanda interpuesta por Don Sergio contra WORLD, demanda en la que, sobre la base de ostentar dicho señor con carácter previo a la solicitud de aquellos distintivos la titularidad del nombre de dominio www.hogaria.net, ejercitó, además de determinadas acciones de competencia desleal, dos acciones marcarias en régimen de subsidiariedad:

-la acción reivindicatoria de la marca y nombre comercial anteriormente descritos con base en el Art. 2-2 de la Ley de Marcas a cuyo tenor '..Cuando el registro de una marca hubiera sido solicitado con fraude de los derechos de un tercero o con violación de una obligación legal o contractual, la persona perjudicada podrá reivindicar ante los tribunales la propiedad de la marca,...';

-en su defecto, y solo para el caso de no apreciarse la acción precedente, ejercitó la acción de nulidad prevista en el Art. 51-1, b) de la misma ley a cuyo tenor '.. El registro de la marca podrá declararse nulo mediante sentencia firme y ser objeto de cancelación:.. b) Cuando al presentar la solicitud de marca el solicitante hubiera actuado de mala fe.'

La sentencia de primera instancia estimó parcialmente la demanda del Sr. Sergio , acogiendo la acción reivindicatoria y parcialmente las de competencia desleal, desestimando íntegramente la demanda de WORLD.

Disconforme con dicho pronunciamiento, contra el mismo se alza WORLD a través del presente recurso de apelación.

SEGUNDO.- A la hora de delimitar las cuestiones cuya controversia subsiste en esta segunda instancia, los apelados Sr. Sergio y UNISAIB han efectuado determinadas reflexiones que conviene matizar. Según el planteamiento de dicha parte apelada, el hecho de que en la súplica de su recurso WORLD solo haga referencia específica al mantenimiento de su primitiva pretensión reivindicatoria respecto del nombre de dominio www.hogaria.net significa que no existe ya una pretensión revocatoria respecto de los pronunciamientos de la sentencia apelada por los que se estimaron parcialmente las pretensiones ejercitadas en su demanda por el Sr. Sergio , en particular, el pronunciamiento estimatorio de la acción reivindicatoria de las marcas de WORLD y el relativo a las acciones de competencia desleal. Pronunciamientos que, por ello mismo, habrían ganado firmeza. Pues bien, no estamos de acuerdo con este planteamiento. Aunque con técnica probablemente mejorable, en la súplica de su recurso WORLD no solamente solicita que se declare '...que mi mandante tiene derecho a reivindicar el dominio de Internet www.hogaria.net', sino que interesa es que ello se haga '...revocando la (sentencia) apelada...', de manera que, si la apelada es una sentencia que estima parcialmente las pretensiones del Sr. Sergio , la pretensión de que dicha resolución sea revocada incluye de manera lógica la pretensión de que se revoquen tales pronunciamientos estimatorios de la demanda del Sr. Sergio . Conclusión esta que, por lo demás, resulta plenamente consistente con el hecho de que la mayor parte de la argumentación contenida en el recurso de WORLD ha sido la encaminada a combatir, precisamente, los argumentos que condujeron a la sentencia apelada a apreciar la acción reivindicatoria de marcas ejercitada de contrario. No en vano en el párrafo inmediatamente precedente a la súplica del recurso (pag. 45, último párrafo) se señala: 'Por todas las razones expuestas, solicitamos la revocación de la sentencia y la absoluta desestimación de las acciones ejercitadas por la actora de acuerdo con los pedimentos contenidos en el suplico, incluida la publicación de la sentencia a costa de los demandados en un diario nacional en la sección inmobiliaria' (énfasis añadido).

Dicho lo cual, sí hemos de compartir el punto de vista de la parte apelada con arreglo al cual, en lo referente a la primitiva demanda de WORLD, su objeto ha sufrido en esta instancia un notable recorte: no se mantienen ya en el recurso ni las acciones declarativas de infracción de los apartados a) y segundo inciso del apartado b) ni la acción de condena de carácter cesatorio del segundo apartado b) de la súplica de aquel escrito rector. Y es que no basta con una genérica petición de revocación de la sentencia para que se entiendan incluidos en tal pedimento -a no ser que ello se indique explícitamente- todas y cada una de las pretensiones que en su día fuera ejercitadas en la demanda inicial. Por lo tanto, de acuerdo con la fórmula elegida por WORLD para redactar la súplica de su recurso (se declare '...que mi mandante tiene derecho a reivindicar el dominio de Internet www.hogaria.net'), únicamente podemos considerar subsistentes en esta segunda instancia la pretensión declarativa del primer inciso del apartado b) de la súplica de la demanda inicial (declaración de titularidad del dominio de internet) y la pretensión condenatoria del segundo apartado c) de la misma súplica (condena a la transferencia de dicho dominio). A ello debe añadirse la pretensión de publicación de la sentencia, petición que se encuentra ciertamente fuera de la súplica pero que se formula muy explícitamente en el párrafo que la precede inmediatamente, como acabamos de ver.

Por otra parte, acerca de las cuestiones de índole fáctica hemos de realizar una nueva precisión. Al contestar a la demanda del Sr. Sergio , la mercantil WORLD dijo negar todos los hechos aducidos en aquella '...en tanto en cuanto no concuerden con los formulados de forma expresa en este escrito de contestación a la demanda...' (folio 638). Ahora bien, si continuamos con la lectura de ese escrito de contestación, enseguida advertimos que en el mismo no se relata hecho alguno. En dicho trance, podríamos conceder, a lo sumo, que a lo que se refería WORLD era a la falta de concordancia entre los hechos aducidos en la demanda del Sr. Sergio y los hechos aducidos por ella misma en su propia demanda (a la que aquella fue acumulada). Sin embargo, existen diversos hechos aducidos en la demanda del Sr. Sergio (vgr., el de ser dicho señor autor intelectual del dibujo que constituye el componente gráfico de la marca mixta www.hogaria.net) que no tienen correlato o correspondencia alguna con los hechos relatados en la demanda de WORLD. Hechos respecto de los cuales no es intelectualmente posible, por ello mismo, emitir juicio alguno de concordancia o de discordancia como el que nos propone WORLD en su escrito de contestación al no existir correlación o correspectividad alguna con hechos aducidos por parte de esta entidad en su demanda. Hechos, en suma, con relación a los cuales no podemos saber, con base en la genérica y evasiva fórmula empleada por WORLD, si son aceptados o rechazados por esta (quien únicamente niega los hechos que 'no concuerden') y que, por ello mismo, hemos de considerar tácitamente admitidos de acuerdo con lo previsto en el Art. 405-2 de la L.E.C .

TERCERO.- Efectuadas las precedentes aclaraciones, parece evidente que el nudo gordiano de la presente controversia continúa siendo la cuestión relativa a la existencia o inexistencia de méritos para que prospere la acción reivindicatoria de marcas ejercitada en su demanda por parte del Sr. Sergio .

La reivindicabilidad prevista en el Art. 2-2 de la Ley de Marcas constituye un temperamento al excesivo rigor que pudiera derivar de la naturaleza eminentemente registral del derecho marcario que con carácter general enuncia el apartado 1 del mismo precepto legal, viniendo a posibilitar el amparo de situaciones o posiciones jurídicas que, sin gozar de esa clase de cobertura, se juzgan merecedoras de protección frente a conductas de naturaleza fraudulenta o antijurídica. Señala la reciente S.T.S. de 25 de noviembre de 2009 que '...parece útil recordar - con la sentencia de 5 de octubre de 2.007 - que la Ley 32/1.988, al regular el nacimiento del derecho sobre la marca, adoptó un sistema mixto, pues, por un lado, estableció que 'se adquiere por el registro válidamente efectuado de conformidad con las disposiciones de la presente Ley ' - artículo 3, apartado 1 - (Art. 2-1 de la ley actual) y, por otro, protegió con distinto alcance determinadas situaciones carentes de reflejo tabular y, en definitiva, contrarias a lo que el registro proclama, con el efecto constitutivo que, respecto de la adquisición originaria del derecho, a la inscripción se atribuye. Una de esas situaciones es la que contempla el artículo 3, apartado 3 ( Art. 2-2 de la ley actual), que, como se dijo, fue la norma aplicada en la sentencia que ha sido recurrida. Dicha norma contempla un supuesto de colisión entre una titularidad registrada y un mejor derecho sobre el mismo signo, carente de publicidad tabular. En tal coyuntura, el precepto mencionado sacrifica aquella en beneficio de éste - si es que la acción se hubiera ejercitado una vez concedida la marca - y otorga protección - con el reconocimiento de la facultad de subrogarse, ya en la titularidad que publica el expediente de solicitud, ya en el asiento practicado - a quien ostente ese mejor derecho por razones ajenas al registro, con tal que hubiera sido perjudicado, por el solicitante o el titular registral, con una actuación fraudulenta o que signifique violación de una obligación legal o contractual - sentencias de 14 de febrero de 2.000 , 25 de febrero , 30 de mayo y 30 de diciembre de 2.005 y 24 de marzo de 2.006 ...'.

Argumenta WORLD en su recurso que solamente podría comprenderse el éxito de la acción reivindicatoria del Sr. Sergio si el nombre de dominio objeto de litigio fuera una marca no registrada 'notoriamente conocida en España'. Ahora bien, con independencia de tratarse de un argumento novedoso que no fue invocado por dicha entidad en el trámite de contestación a la demanda, lo cierto es que mediante él se incurre en confusión acerca del concepto mismo y del ámbito de la acción reivindicatoria toda vez que el tipo de signo que la apelante nos propone (marca no registrada notoriamente conocida en España) constituye de por sí un derecho de exclusiva que otorga a su titular el mismo poder que la marca registrada con arreglo a los Arts. 6.2,d ) y 34.5 de la Ley de Marcas . Y, como se indicó por esta misma Sección 28ª en su sentencia de 10 de octubre de 2014 , 'Para que el tercero pueda ejercitar este tipo de reivindicación (denominada impropia, pues el que reivindica no es titular registral y sí lo es el contrario) no es preciso que esgrima una marca notoria (podría hacerlo, pero lo cierto es que con ésta ya ostentaría un derecho oponible 'erga omnes' que le conferiría, además, otras posibilidades de defensa) sino que basta con que justifique su condición de anterior usuario extrarregistral de un signo con vocación marcaria que un tercero habría procedido a registrar privándole a aquél de sus derechos, siempre que el registro se hubiese hecho de mala fe o mediando una previa relación entre las partes que habría resultado vulnerada...'.

La sentencia apelada examina con minuciosidad y detalle -y a dicho examen nos remitimos- la documentación que pone de relieve que el titular del dominio www.hogaria.net es precisamente el Sr. Sergio , quien lo solicitó y obtuvo el 16 de octubre de 2002 cuando la entidad WORLD ni siquiera estaba constituida (lo sería el 29 de abril de 2003), existiendo también constancia de haber resultado finalmente fallido el intento que protagonizó el legal representante de WORLD de erigirse en titular de dicho dominio ante la entidad correspondiente sin contar con el consentimiento del Sr. Sergio . Y no resulta controvertido el hecho de que el Sr. Sergio fue también el creador intelectual del dibujo que integra la parte gráfica de la marca mixta 2578206 www.hogaria.net solicitada por WORLD tiempo después (el 30 de enero de 2004).

Consta que el Sr. Sergio se integró en WORLD al adquirir mediante el pago de cierto precio un paquete de participaciones de la misma en octubre de 2004 y que poco después (en octubre) se vinculó laboralmente a la empresa en calidad de informático, no siendo cierto, por lo tanto, que se le entregara ese paquete de acciones a cambio de su trabajo, como indica WORLD en su demanda, pues consta en la escritura de compraventa que el hasta entonces socio y administrador reconoció tener recibido con anterioridad a dicho acto el precio de la venta. No resulta controvertido que ya con anterioridad a dicha vinculación WORLD venía utilizando en su actividad mercantil el dominio www.hogaria.net, pero el Sr. Sergio siempre ha mantenido, tanto en el presente litigio como con anterioridad a él (declaración ante el Juzgado de Instrucción al folio 407), que lo único que él hizo fue ceder a WORLD la gestión comercial del dominio y, por lo tanto, que esa gestión la desarrollaba WORLD por virtud de su mero consentimiento, consentimiento que desapareció cuando en el año 2006 surgieron sus desavenencias con dicha empresa.

Siendo, pues, un mero consentimiento para la gestión comercial del dominio lo único que el Sr. Sergio reconoce haber otorgado a WORLD, de lo que se trata, en definitiva, es de evaluar si esta entidad ha logrado o no acreditar que su utilización del dominio y del distintivo HOGARIA, utilización que ella asegura haber llevado a cabo desde la misma fecha de su constitución el 29 de abril de 2003 y, por lo tanto, con anterioridad a su solicitud de las marcas litigiosas (hecho 3º de la demanda, apartado 2), obedeció o no a algo más que a un mero consentimiento o tolerancia que el titular del dominio reconoce haber otorgado.

Asegura WORLD que el Sr. Sergio solicitó el dominio con el compromiso de aportarlo después a dicha entidad (hecho 3º, apartado 3 de la demanda), y ello pese a que en el momento de dicha solicitud aún faltaban meses para que esta se constituyese, compromiso que el Sr. Sergio niega rotundamente. De hecho, no es solo que lo niegue el Sr. Sergio ; lo relevante es que, como acertadamente pone de relieve la sentencia apelada, también negó la existencia de tal compromiso el legal representante de WORLD cuando fue sometido a interrogatorio. De su imprecisa declaración en dicho acto lo único que se deduce es que él tenía la impresión de que se trataba de un deber implícito que derivaba para el Sr. Sergio de ciertos antecedentes. Se nos relata, en efecto, que en el pasado el Sr. Sergio trabajó como informático para una empresa de la que era socia la madre del legal representante de WORLD. Cuando dicha entidad se vio en dificultades y desapareció, al parecer, su administrador, la referida socia y el Sr. Sergio celebraron un contrato por el que, al margen de su diversa vinculación con aquella mercantil, se comprometían a concluir un portal inmobiliario entonces en pleno desarrollo denominado 'abitante.com' para luego venderlo y repartirse el precio en determinados porcentajes, venta que finalmente no tuvo lugar. Asegura el Sr. Sergio que desde entonces se dedicó a desarrollar un portal inmobiliario distinto del que había implementado para aquella empresa anterior, no habiendo sido objeto de controversia tal afirmación (que se trataba de un portal distinto), y que por ello mismo ideó una nueva denominación (hogaria) para solicitar el dominio en el que albergaría esa herramienta informática, es decir, el dominio www.hogaria.net. En dichas circunstancias, deducir de esa pretérita relación mercantil puntual con la madre del administrador de WORLD que el Sr. Sergio había contraído el implícito compromiso de transferir en un incierto e indeterminado futuro a dicha entidad la titularidad del dominio que había adquirido no pasa de constituir una inconsistente conjetura.

El hecho de que WORLD se ocupase de abonar las renovaciones del dominio desde el 16 de octubre de 2003 hasta el 16 de octubre de 2006 (folios 104 y ss.) constituye una circunstancia de significación inespecífica porque resulta compatible tanto con la tesis de dicha entidad referente a la existencia de un implícito compromiso de transferencia contraído por el Sr. Sergio como con la tesis de este último relativa a la concurrencia de un mero consentimiento para la explotación comercial del dominio, pues parece natural que el pago de dichas sumas, por lo demás de cuantía poco significativa (24,78 €, 24,36 € y 29 €), fuera asumido por la mercantil que se beneficiaba de su uso, especialmente ante la consideración de que no consta que el Sr. Sergio percibiese compensación alguna a cambio de tal consentimiento (ya hemos indicado que el alegato de que recibió 66 participaciones en contraprestación por la futura cesión del dominio resulta completamente contradictorio con el hecho, que consta al folio 113, de que el legal representante de WORLD y hasta entonces socio único admitiese ante notario que tenía recibido el precio de dichas participaciones, 2.046 €, con anterioridad a dicho acto).

Por otra parte, no es posible albergar dudas razonables acerca del conocimiento que WORLD tenía de la titularidad del dominio en el momento en que ella formula su solicitud de concesión de marca y de nombre comercial. Como con acierto hace notar la sentencia apelada, son muy diversas y contradictorias las versiones que WORLD ha proporcionado a lo largo del presente proceso acerca del momento en el que adquirió tal conocimiento: en la carta de despido que dirige al Sr. Sergio lo sitúa en el 21 de febrero de 2006; según los Documentos 23 y 24 de la demanda, el conocimiento lo habría tenido en enero de ese año, que es cuando se requiere a aquél para la transferencia de la titularidad; según el acta del juicio celebrado ante el Juzgado de lo Social, el conocimiento dataría de diciembre de 2005, para, finalmente, revelar el legal representante del WORLD en el acto del juicio celebrado en el presente litigio que tal conocimiento lo adquirieron a mediados de 2004. En todo caso, negar el conocimiento de la titularidad del dominio constituye una actitud completamente contradictoria con la afirmación que se contiene en el Hecho 3º, apartado 3, de la demanda (folio 7), afirmación con arreglo a la cual, al solicitar la concesión del dominio el 16 de octubre de 2002, el Sr. Sergio lo habría hecho con el compromiso de aportarlo posteriormente a WORLD, pues difícilmente podría alguien ser conocedor de ese compromiso y al propio tiempo desconocer a nombre de quién figuraba el dominio. A mayor abundamiento, es claro que WORLD tuvo forzosamente que conocer la titularidad del dominio al menos desde que entra en contacto con la sociedad gestora de dominios para asumir el pago de las renovaciones (folio 104), lo que tuvo lugar no más tarde del 17 de agosto de 2003, fecha de la primera factura, y, por lo tanto, con anterioridad en todo caso a la fecha de solicitud de la marca y del nombre comercial (30 de enero de 2004).

CUARTO.- Indica la S.T.S. de 14 de junio de 2013 , refiriéndose a los presupuestos necesarios para el éxito de una acción reivindicatoria de marcas, que, además de los supuestos, ciertamente los más comunes, de registro de una marca o nombre comercial por el distribuidor o agente, en general dicha acción alcanza a los supuestos de '...abuso de confianza o incumplimiento de un deber de fidelidad, que presuponen una previa relación entre las partes (tercero defraudado y solicitante de la marca)...'.

Y en relación con los dos tipos de conducta potencialmente generadores de una reivindicación fundada -fraude de los derechos del demandante o violación de una obligación legal o contractual-, la S.T.S. de 14 de abril de 2015 perfila el concepto del primero de ellos indicando que 'El fraude de los derechos del demandante se produce no sólo cuando quien solicita el registro como marca del signo que venía siendo usado por el demandante pretende beneficiarse de la posición obtenida por éste en el mercado, sino también cuando pretende obstaculizar, mediante el registro del signo a su nombre, la actuación del demandante que venía utilizando el signo'.

Pues bien, consideramos que esto último es, precisamente, lo que sucede en el caso que nos ocupa. En efecto, el Sr. Sergio , titular del nombre de dominio www.hogaria.net, se integra en la sociedad WORLD (que se constituiría con posterioridad a su adquisición) primero de manera informal y más tarde tomando una participación en su capital y vinculándose laboralmente en calidad de experto informático. Entre uno y otro acontecimiento, el Sr Sergio consiente en que sea WORLD quien gestione comercialmente el nombre de dominio del que él es titular, pero, en el curso de esa utilización y con anterioridad a su integración formal en WORLD, esta sociedad procede, sin dar de ello conocimiento al Sr. Sergio , a solicitar -y más tarde obtener- dos registros marcarios idénticos en su componente denominativo al nombre de dominio e incluyendo el primero de ellos una creación plástica original atribuible al demandante. De esta manera WORLD obtenía, de espaldas al Sr. Sergio , dos derechos de exclusiva que le permitían:

a) restringir de manera sumamente relevante la futura utilización por parte de dicho señor de su nombre de dominio, especialmente teniendo en cuenta que, siendo el componente denominativo de la marca 2578206 un signo idéntico al propio dominio (www.hogaria.net), las posibilidades de utilización en el mercado para el Sr. Sergio quedaban restringidas a la comercialización de productos o servicios cuya lejanía con los de la clase 35 fuera lo suficientemente destacada como para evitar el riesgo de confusión o asociación;

b) impedir al Sr. Sergio la utilización en el mercado del logotipo o dibujo originado por su propio acto creador, toda vez que dicho dibujo es idéntico al adoptado por parte de WORLD para configurar el aspecto gráfico de esa misma marca.

En vista, pues, del hecho de estar siendo explotado el nombre de dominio por parte de WORLD con el beneplácito del Sr. Sergio cuando se produce la solicitud de los derechos de exclusiva objeto de reivindicación, no parece forzado concluir que existía entre las partes una relación de confianza de la que cabía esperar la observancia por parte de WORLD de un comportamiento leal, esperanza que fue defraudada por la conducta de esta entidad al solicitar los distintivos generadores de incompatibilidad con desconocimiento del Sr. Sergio .

Se trata de una conducta ejecutada de mala fe que, en todo caso, justificaría la estimación de la acción subsidiariamente ejercitada por el Sr. Sergio (la de nulidad por concurrencia de mala fe en la solicitud de registro). La doctrina jurisprudencial recaída en torno a estas dos clases de acciones (reivindicatoria y de nulidad por concurrencia mala fe) revela la concurrencia de un cierto solapamiento en relación con la clase de supuestos fácticos que pueden encontrar cobijo dentro de una y otra. Sin embargo, advertimos que sobre la base, común de ambas, de la ausencia de buena fe en la actuación del demandado, está dotada de mayor grado de especificidad la acción reivindicatoria en tanto que, cuando de la figura del fraude de los derechos de tercero se trata, resulta especialmente aplicable a los casos -como el que ahora nos ocupa- en los que concurre una cierta relación previa entre las partes, relación en cuyo seno una de ellas defrauda el grado de confianza y lealtad que, atendida la naturaleza de esa relación previa, cabía razonablemente esperar. Además hay que tener en cuenta que en el presente caso, sobre la base más o menos imprecisa del grado de confianza surgido de la relación en la que el Sr. Sergio consintió a WORLD la utilización gratuita de su nombre de dominio, se da una supuesto de vulneración directa de algo que, tal y como expuso en su demanda, no podemos sino considerar como un derecho de exclusiva distinto, a saber, el derecho de propiedad intelectual nacido a su favor de la creación original del dibujo que ha sido incorporado, tal cual, a la marca reivindicada como componente gráfico de la misma, y ello sin consultar siquiera con el Sr. Sergio si tenía algún inconveniente en que se hiciera tal utilización de su creación.

Por lo demás, no vemos inconveniente en apreciar la concurrencia de uso previo del distintivo www.hogaria.net en la reconocida utilización en el comercio que del mismo se vino haciendo por parte de WORLD con anterioridad a la solicitud de los derechos de exclusiva objeto de litigio y con el beneplácito -y por tanto como modalidad de uso de carácter mediato- del Sr. Sergio .

Consideramos, en consecuencia, acertado el pronunciamiento por el que la sentencia apelada estimó la pretensión reivindicatoria del Sr. Sergio en aplicación del Art. 2.2 de la Ley de Marcas . En todo caso -se insiste-, de no prosperar la acción reivindicatoria, habría de hacerlo la acción de nulidad absoluta, y ello con consecuencias prácticas no excesivamente alejadas de aquellas a las que conduce el pronunciamiento impugnado.

QUINTO.- Despejado, pues, ese aspecto fundamental de la controversia, menores problemas plantean las siguientes dos cuestiones:

1.- La pretensión reivindicatoria del nombre de dominio ejercitada por WORLD en su demanda deviene improsperable desde el momento en que, como se ha razonado, no existe la menor evidencia de que el Sr. Sergio contrajese en algún momento el compromiso de transferirle su titularidad. Tampoco podría ser esa transferencia fruto del eventual éxito de las acciones de infracción marcaria que han sido abandonadas en esta segunda instancia, pues nada impediría que el legítimo titular del dominio lo utilizase en el tráfico de modo compatible con los títulos marcarios, pero es que, en todo caso, es evidente que nunca podría traer tal pronunciamiento causa de unos derechos de exclusiva que, precisamente, han de pasar a la titularidad del Sr. Sergio al estimarse su acción reivindicatoria. Y obvio es decir, por idéntica razón, que igualmente improsperable resulta la pretensión de publicación de la presente sentencia ejercitada en su demanda por parte de WORLD.

2.- Por lo que se refiere a los pronunciamientos de la sentencia apelada que acogen parcialmente las acciones de competencia desleal ejercitadas por el Sr. Sergio , es cierto, como tuvimos ocasión de exponer al inicio, que, al solicitar la revocación de la sentencia en su integridad, WORLD pretendió también en su recurso la revocación de los mismos. Ahora bien, como quiera que en su recurso no se refiere a dicha cuestión y, por lo tanto, omite proporcionar a la Sala las razones por las que disiente de los argumentos que condujeron a la sentencia apelada a acoger tales pretensiones, ningún comentario podemos efectuar en torno a esas desconocidas razones.

No ha de prosperar, en consecuencia, el recurso de apelación interpuesto.

SEXTO.- Las costas derivadas de esta alzada deben ser impuestas a la parte apelante al resultar desestimadas todas las pretensiones de su recurso de conformidad con lo previsto en el número 1 del Art. 398 de la L.E.C .

VISTOS los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,

Fallo

En atención a lo expuesto la Sala acuerda:

1.- Desestimar el recurso de apelación interpuesto por la representación de WORLD ENRED S.L. contra la sentencia del Juzgado de lo Mercantil número 3 de Madrid que se especifica en los antecedentes fácticos de la presente resolución.

2.- Confirmar íntegramente la resolución recurrida.

3.- Imponer a la apelante las costas derivadas de su recurso.

Se acuerda la pérdida del depósito constituido por la parte apelante de conformidad con lo establecido en la Disposición Adicional Decimoquinta de la Ley Orgánica del Poder Judicial .

Contra la presente sentencia las partes pueden interponer ante este Tribunal, en el plazo de los 20 días siguientes al de su notificación, recurso de casación y, en su caso, recurso extraordinario por infracción procesal, de los que conocerá la Sala Primera del Tribunal Supremo, todo ello si fuera procedente conforme a los criterios legales y jurisprudenciales de aplicación.

Así por esta sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos los magistrados integrantes de este Tribunal.