Sentencia CIVIL Nº 256/2018, Audiencia Provincial de Madrid, Sección 28, Rec 587/2016 de 30 de Abril de 2018

Encabezamiento

AUDIENCIA PROVINCIAL DE MADRID
SECCIÓN 28
C/ General Martínez Campos nº 27.
Teléfono: 91 4931988/89
Fax: 91 4931996
N.I.G.: 28.079.47.2-2011/0006510
ROLLO 587/2016
Parte recurrente: D. Benito
Procuradora: Dª María Amparo Alonso León
Letrado: D. Abel Bedoya Piquer/D. Antonio Rafael Camacho Friaza/ D. Alberto de Lara Bendaham
Parte recurrida: D. Cosme
Procurador: D. Ignacio Batlló Ripoll
Letrada: Dª Lydia Martín Gutiérrez
SENTENCIA nº 256/2018
En Madrid, a treinta de abril de dos mil dieciocho.
VISTOS, en grado de apelación, por la Sección Vigésimo Octava de la Audiencia Provincial de Madrid,
integrada por los Ilmos. Sres. Magistrados D. Ángel Galgo Peco, Gregorio Plaza González y D. Pedro María
Gómez Sánchez, los presentes autos de juicio ordinario sustanciados con el núm. 451/2011 ante el Juzgado
de lo Mercantil núm. Diez de Madrid, pendientes en esta instancia al haber apelado la parte demandada la
Sentencia que dictó el Juzgado el día treinta de mayo de dos mil dieciséis.
Ha comparecido en esta alzada el demandante, D. Cosme , representado por el Procurador de los
Tribunales D. Ignacio Batlló Ripoll y asistido de la Letrada Dª Lydia Martín Gutiérrez, así como el demandado,
D. Benito , representado por la Procuradora de los Tribunales Dª María Amparo Alonso León y asistido de
los Letrados D. Abel Bedoya Piquer D. Antonio Rafael Camacho Friaza y D. Alberto de Lara Bendahan.

Antecedentes

PRIMERO. La parte dispositiva de la Sentencia apelada es del siguiente tenor: 'FALLO: Se estima la demanda presentada a instancias del Procurador de los Tribunales Don Ignacio Batlló Ripoll, nombre y representación de D. Cosme , contra Don Benito representado por la procuradora Doña María Amparo Alonso León, en parte y en consecuencia: Declaro que: 1.- D. Benito , ha cometido actos de competencia desleal.

2.- D. Benito , infringe los derechos de Marca Nacional nº 2.925.172, del actor.

B) Condeno a D. Benito : 1.- A cesar en el uso, en la realización y abstenerse en el futuro de cualquier acto de comercio, incluido el ofrecimiento (en internet o de cualquier otro modo), de los servicios amparados por la Marca Nacional nº 2.925.172 y en el uso del signo PROYECTOSDEPISCINAS, o confundible de aquella.

2.- A retirar del tráfico económico, inclusive a través de la red informática mundial, y a destruir todo el material publicitario y todos los documentos y objetos relativos, tales como sellos, tarjetas de visita, pancartas, rótulos, letreros en los que figure o que incorporen el signo PROYECTOSDEPISCINAS.

3. Al pago al demandante a una indemnización por los daños y perjuicios en cuantía de 600 euros por día transcurrido desde la concesión de la marca, el 9 de diciembre de 2010, hasta el 27 de julio de 2011- El importe de esta indemnización se fijará en ejecución de sentencia.

C) Y ordeno la publicación del fallo de la sentencia a costa del demandado, mediante anuncio que deberá insertarse en el periódico EL PAÍS En materia de costas, se imponen a la demandada, por lo expuesto en el fundamento de derecho último.'

SEGUNDO. Contra la anterior Sentencia interpuso recurso de apelación la parte demandada y, evacuado el traslado correspondiente, se presentó escrito de oposición, elevándose los autos a esta Audiencia Provincial, en donde fueron turnados a la presente Sección y, seguidos los trámites legales, se señaló para la correspondiente deliberación, votación y fallo el día veintiséis de abril de dos mil dieciocho.

Ha intervenido como Ponente el Ilmo. Sr. Magistrado D. Gregorio Plaza González.

Fundamentos

PRIMERO. D. Cosme interpuso demanda de juicio ordinario contra D. Benito por la que solicitaba que se dictase sentencia en los siguientes términos: Declare que, de conformidad con los hechos y fundamentos de este escrito, D. Benito , ha cometido actos de competencia desleal.

Declare que, de conformidad con los hechos y fundamentos de este escrito, D. Benito , infringe los derechos de Marca Nacional nº 2.925.172, de mi representado.

En consecuencia de ello, Condene a D. Benito a cesar en el uso, en la realización y abstenerse en el futuro de cualquier acto de comercio, incluido el ofrecimiento (en internet o de cualquier otro modo), de los servicios amparados por la Marca Nacional nº 2.925.172 y en el uso del signo PROYECTOSDEPISCINAS, o confundible de aquella.

b) Condene a D. Benito a retirar del tráfico económico, inclusive a través de la red informática mundial, y a destruir todo el material publicitario y todos los documentos y objetos relativos, tales como sellos, tarjetas de visita, pancartas, rótulos, letreros en los que figure o que incorporen el signo PROYECTOSDEPISCINAS.

c) Ordene la publicación de esta sentencia a costa del demandado, mediante anuncios que habrán de ser insertados en un diario de mayor tirada de la provincia.

d) Condene a D. Benito al pago a mi mandante de una indemnización por los daños y perjuicios en cuantía no inferior a 600 euros por día transcurrido desde que se puso en conocimiento los derechos de marca al demandado hasta que se produzca la cesación efectiva de la violación, a calcular, suma que quedará fijada en período de ejecución probatorio, por el uso de la denominación PROYECTOS DE PISCINAS.

e) En todo caso, condene a D. Benito al pago de las costas del presente procedimiento.

Los hechos en que se sustenta la demandada son los siguientes: En fecha 4 de julio de 2007 D. Cosme registró el dominio PROYECTOPISCINA.COM cuyo contenido es el ofrecimiento de servicios de un estudio de arquitectura, para la realización de proyectos de ejecución de piscinas, legalizaciones y expedientes de actividad requeridos por las diferentes Administraciones locales para la concesión de licencias.

En fecha 16 de abril de 2010 el demandante solicitó ante la OEPM el registro de la marca 'PROYECTOPISCINA' (mixta), para distinguir (clase 42) 'Servicios científicos y tecnológicos, así como servicios de investigación y diseño en estos ámbitos; servicios de análisis e investigación industriales; diseño y desarrollo de equipos informáticos y de software. Servicios de arquitectura e ingeniería'.

En fecha 24 de agosto de 2010 se dictó resolución de denegación de la marca por la OEPM, dado que el distintivo se compone de términos que pueden servir en el comercio para designar características de los servicios para los que se solicita la marca, sin que el elemento gráfico le confiera suficiente distintividad.

Interpuesto recurso de alzada, en fecha 9 de diciembre de 2010 se acordó su estimación, concediéndose finalmente el registro solicitado.

En fecha 4 de marzo de 2010 se registraron a favor del demandado los nombres de dominio 'PROYECTOSDEPISCINAS.ES' y 'PROYECTOSDEPISCINAS.COM'. Dichas páginas web se redireccionan a 'PROYECTOSDEPISCINAS.ES', por lo que su contenido es el mismo. Lo que ofrece es la realización de proyectos de piscinas.

Añade la demanda que, además, se realizan actos desleales dado que el demandado ofrece que se facturen los trabajos por un importe menor o sin factura, para no abonar el IVA.

En fecha 24 de noviembre de 2010 se requirió a la demandada para que cesase en el uso de la denominación así como en los actos de competencia desleal.

La demanda se remitía a la multa coercitiva prevista en el artículo 44 LM (pgs. 12 y 30), que establece que cuando se condene a la cesación de actos de violación de marca el tribunal fijará una indemnización de cuantía no inferior a 600 euros por día transcurrido hasta que se produzca la cesación efectiva de la violación, a determinar en ejecución de sentencia.

Sin embargo, la demanda transforma la multa coercitiva en indemnización de daños y perjuicios sin sujeción alguna a lo dispuesto en el artículo 43 LM . Y así lo expresa en la citada pg. 30: 'En lógica coherencia con el art. 44 de la Ley de Marcas , y dado que mi representado desconoce obviamente la cifra de facturación del demandado, solicitamos la indemnización coercitiva que quedará fijada en el periodo probatorio desde la fecha en que fue puesto en conocimiento del demandado los derechos de Marca Nacional, hasta que se produzca la cesación efectiva, en ejecución de sentencia.' Y de este modo en el suplico de la demanda esta referencia al importe de 600 euros por día - multa coercitiva - se convierte en 'indemnización por los daños y perjuicios' derivados de la infracción marcaria.

Como actos de competencia desleal de los artículos (4 , 5 , 6 , 7 , 11 , 15 y 18 LCD sin especificación de los hechos que se atribuyen a cada precepto) se relacionan: Actos de confusión, por la utilización del dominio PROYECTOSDEPISCINAS.ES y PROYECTOSDEPISCINAS.COM semejantes a PROYECTOPISCINA.COM.

Actos de imitación por generar asociación respecto de la prestación y aprovechamiento indebido de la reputación y esfuerzo.

Ofrecimiento de proyectos de ejecución y dirección de obra por un ingeniero técnico industrial, al no estar habilitado para ello.

Conducta engañosa, por el mismo motivo.

Omisión de forma engañosa de información necesaria.

Ofrecer no incluir el IVA en sus facturas Uso de la marca en redes telemáticas y como nombre de dominio.

Respecto a la infracción marcaria se alega que existe identidad o semejanza de signos y semejanza aplicativa, generando riesgo de confusión.



SEGUNDO. La sentencia dictada por el Juzgado de lo mercantil resultó estimatoria de la demanda.

Respecto a los actos de competencia desleal señala la sentencia lo siguiente: Queda acreditada la coincidencia terminológica en los nombres de los dominios y que la actividad a que se refieren son semejantes. Y es evidente la confusión creada al consultar el dominio de la demandada y ser remitido a la página de la actora, sugiriendo a los posibles consumidores la relación con la demandante.

Y añade: Pero además hay que tener en cuenta que el demandado utiliza sus correos electrónicos info@tuingeniero.es e info@proyectosdepiscinas.es (documento nº 12 de la demanda, Acta de Requerimiento Notarial para para (sic) dar presupuestos por Proyectos para la (sic) legalizaciones de determinadas piscinas en viviendas unifamiliares a distintas personas en los que se detalla los honorarios, incluidos los gastos de Visado del Colegio Profesional, así como el importe Total del Presupuesto Neto (fechas de 29 de marzo de 2010, 25 de marzo de 2010 y 26 de marzo de 2010, observándose el signo proyectosdepiscinas, y las dirección (sic) de internet www.proyectosdepiscinas.es Y concluye: ' Pues bien, la señalada conducta de la demandada es contraria al principio general de buena fe del antiguo art. 5 (hoy art. 4 LDC (sic, debe decir LCD)), en cuanto al registro de los dos dominios Y, además, el uso de los dominios re- direccionándolo a otra dirección de la actora determina a considerar la existencia del ilícito concurrencia (sic) tipificado en el antiguo 6 de la ley de Competencia Desleal (actual art. 5 LCD ), que establece la consideración como desleal de todo comportamiento que resulte idóneo para crear confusión con la actividad, con las prestaciones o con el establecimiento ajeno.' Respecto a la infracción de los derechos de marca señala lo siguiente: Que el actor es titular de la marca nacional nº 2.925.172 'PROYECTOPISCINA' (mixta) para distinguir servicios de la clase 42 del Nomenclátor Internacional.

Que el demandado es titular de los nombres de dominio PROYECTOSDEPISCINAS.ES y PROYECTOSDEPISCINAS.COM. que se redireccionan a la web PROYECTOSDEPISCINAS.ES y el contenido de ésta es idéntico a la web PROYECTOPISCINA.COM.

Concluye señalando que existe semejanza entre los signos enfrentados y la entidad demandada realiza actividades prácticamente idénticas a las que realiza la demandante.

Finalmente estima la sentencia la pretensión relativa a la 'indemnización coercitiva' prevista en el artículo 44 LM como si se tratase de una indemnización por daños y perjuicios derivados de la infracción marcaria, en los siguientes términos: 'De conformidad con el art 44 LM , se accede a la indemnización coercitiva y en consecuencia se reconoce al demandante una indemnización por los daños y perjuicios en cuantía de 600 euros por día transcurrido desde la concesión de la marca, el 9 de diciembre de 2010, por lo expuesto en el fundamento de derecho octavo, hasta que se produjo la cesación efectiva de la violación'.



TERCERO. Recurso de apelación interpuesto por D. Benito .

Debemos advertir en primer lugar que, pese a lo más que discutible que pueda resultar la sentencia dictada por el Juzgado de lo mercantil, evidentes razones de congruencia nos llevan a conocer única y exclusivamente de las alegaciones efectuadas en el recurso de apelación interpuesto.

Por otra parte, a través del recurso se efectúan una serie de alegaciones inconexas, que más se convierten en comentarios de diversos aspectos en gran medida sin relación alguna con extremos concretos que fueren objeto del recurso, lo que se desarrolla en dos páginas (2 y 3 del recurso).

Mayor confusión genera el suplico del recurso que interesa la nulidad de la sentencia por infracción procesal sin especificar cuál es el concreto defecto que se atribuye a la sentencia y en qué se sustenta la nulidad, o cual sería la infracción (incongruencia, falta de motivación) que determinaría su revocación conforme a lo dispuesto en el artículo 465.3 LEC - que además no es lo que se solicita -.

El primero de los apartados del recurso, que resulta difícil de entender dada la falta de sistemática y precisión que emplea, menciona una infracción procesal que no alcanzamos a averiguar a qué se refiere.

A continuación se alude a que una sentencia 'no puede ser motivada ni por jurisprudencia menor, ni mayor indiciariamente acogida no en su integridad para el supuesto de un fallo pre concebido'. Añade que la conducta del 'encartado' siempre ha sido respetuosa con las con el Código de Comercio y Leyes complementarias y respetuosa con el libre mercado, los consumidores y usuarios y usos leales y buena fe en el tráfico del mercado.

El recurso no ofrece argumento alguno que permita advertir a qué se refiere la 'nulidad de la sentencia' y menos para su revocación, que no es lo solicitado.

Aún más dificultades encontramos para conseguir entender el segundo de los apartados en el que se alega lo siguiente: ' Palmaria contradicción que dentro de la Ciencia Social del Derecho, acudamos a peritos de Ciencias Exactas (Infórmáticos, Médicos y especialistas) para aplicar la Ley ' Realmente no sabemos a qué se refiere el recurso en lo que afecta a las presentes actuaciones, al margen de que la finalidad de la prueba pericial es precisamente que personas expertas en materias no jurídicas permitan al tribunal determinar el alcance de hechos relevantes en el proceso.

El tercero de los apartados del recurso señala que 'sin base científica exacta que ayude al esclarecimiento de los hechos probados' el Juzgado opta por acudir a la legislación especial de la Ley de Competencia Desleal y de la Ley de Marcas 'con un 'totum revolutum' de jurisprudencia y doctrina acomodada presuntamente a la pretensión del demandante'.

El recurso continúa sin concretar cuál es el motivo en que se sustenta y que determinaría la pretendida 'nulidad' de la sentencia. Tampoco se entiende a qué otras leyes habría que acudir cuando se ejercitan acciones por infracción marcaria y competencia desleal.

El cuarto de los apartados del recurso viene a confundir ámbitos normativos distintos, atribuyendo a la Ley de Competencia Desleal la finalidad de 'asegurar el buen funcionamiento del mercado contra prácticas monopolísticas (anti-trust) que impidan, restrinjan o falseen la libre competencia en todo o parte del mercado nacional'.

En cualquier caso tampoco se precisa ningún motivo que sustente el recurso.

Añade el recurso que nos encontramos ante dos marcas genéricas de prestación de servicios al consumidor para la construcción de piscinas, con 'simbología y grafología' completamente diferenciadora que no lleva a la confusión.

Los argumentos empleados en el recurso - más bien conclusiones o afirmaciones sin más - resultan tan precarios y desconectados del análisis pertinente en el ámbito marcario que no permiten desvirtuar los fundamentos de la resolución recurrida, salvo que el tribunal efectuase una labor integradora del recurso.

El recurso concluye señalando que 'no existe mala fe por ninguno de los titulares o representantes y los servicios - con independencia de la técnica de formación - no confunden a una economía libre de mercado y sus usuarios'.

La referencia a la inexistencia de mala fe se reproduce en los apartados quinto y sexto del recurso, dentro de las dificultades para poder entender las alegaciones y la ausencia de motivos concretos relacionados con la valoración de la prueba o los presupuestos legales aplicables al caso que se relacionen además con una pretendida 'nulidad' de la sentencia.

En el apartado quinto se hace referencia al artículo 8 LM , cuando en el supuesto que nos ocupa nunca se ha invocado la protección conferida a la marca notoria. Y se alude al enriquecimiento ilícito en contra del apelante y de un atentado contra su honorabilidad, alegaciones ajenas por completo a la infracción marcarias y a la conducta desleal ex artículo 4 LCD . Y de ello concluye: 'De ahí, nazca la pretensión de encabezamiento, previa nulidad de la sentencia la reconvención contra los litisconsortes necesarios demandantes'.

Seguimos sin comprender incluso la literalidad de las frases, al margen de que no se explique de dónde procede la nulidad, a qué reconvención - inexistente aquí - se refiere y de qué litisconsortes demandantes se trata.

Debemos no obstante advertir que el recurso efectúa referencias a la 'mala fe' que no guardan relación con los presupuestos de la infracción marcaria y de las acciones por violación de marca - artículos 34 , 41 y 42.1 LM - ni con la conducta desleal prevista en el artículo 4 LCD . Aunque el recurso no va más allá de identificar conducta desleal con mala fe de modo genérico, es necesario precisar que la referencia a la buena fe del artículo 4 LCD se realiza en sentido objetivo. No exige mala fe subjetiva del autor. En concreto, lo que se alega en el apartado sexto es lo siguiente: 'SEXTA.- Y para finalizar, manifestamos categóricamente que el encartado como quedará palmariamente demostrado jamás ha demostrado una conducta desleal, de mala fe, con buen hacer profesional y reputación de mercado y superlativa honradez. Esta Sentencia, respetuosamente inconexa, desmotivada y presumiblemente correlativa a todas las pretensiones del demandante provocando la insolvencia total y descrédito de nuestro mandante'.

Y así concluye el recurso.

Y para agotar las cuestiones suscitadas, aunque se hace una críptica mención a que la sentencia resulta 'desmotivada', sin más, hemos de advertir que deben considerarse suficientemente motivadas aquellas resoluciones que vengan apoyadas en razones que permitan conocer cuáles han sido los criterios jurídicos esenciales que han fundamentado la decisión, es decir, la 'ratio decidendi' que ha determinado aquélla - entre otras muchas, con cita de la jurisprudencia constitucional, STS de 4 de febrero de 2015 -, al margen de que la ausencia de motivación no puede tener como efecto la nulidad que se pretende, pues lo que conlleva, a los efectos del artículo 465 LEC , es que el tribunal deba de pronunciarse sobre los extremos que hubieran provocado el defecto aludido (por todas, STS de 5 de julio de 2006 ).

Ya hemos señalado que la sentencia puede resultar y resulta más que discutible en muchos aspectos, hasta el punto de que convierte incomprensiblemente la multa coercitiva del artículo 44 LM - prevista para cuando el condenado no ejecute la obligación que impone la sentencia - en una indemnización de daños y perjuicios fijada al margen de lo dispuesto en el artículo 43 LM , pero el tribunal queda sometido al principio de congruencia y los más que precarios motivos del recurso, si es que incluso se pueden considerar como tales, impiden que pueda prosperar.

Visto lo expuesto, el recurso debe ser desestimado.



CUARTO. Las costas de esta alzada deben ser impuestas a la parte recurrente en aplicación de lo dispuesto en el artículo 398 LEC .

Fallo

DESESTIMAMOS el recurso de apelación interpuesto por D. Benito contra la Sentencia dictada por el Juzgado de lo Mercantil núm. Diez de Madrid en el proceso del que dimanan las actuaciones, y cuya parte dispositiva se transcribe en los antecedentes y, en consecuencia, confirmamos dicha resolución, con imposición a la parte recurrente de las costas causadas de costas.

Se decreta la pérdida del depósito constituido por la parte apelante, de conformidad con lo establecido en la Disposición Adicional Decimoquinta LOPJ .

Remítanse los autos originales al Juzgado de lo Mercantil, a los efectos pertinentes.

La presente resolución no es firme y podrá interponerse contra ella ante este tribunal recurso de casación de concurrir interés casacional y también, conjuntamente, el recurso extraordinario por infracción procesal, en el plazo de veinte días a contar desde el día siguiente al de su notificación, previa constitución, en su caso, del depósito para recurrir previsto en la Disposición Adicional Decimoquinta LOPJ . De dichos recursos conocerá la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ( Disposición Final 16ª de la Ley de Enjuiciamiento Civil ).

Así, por ésta nuestra sentencia, de la que se llevará certificación al rollo, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.