Sentencia Civil Nº 257/2006, Audiencia Provincial de Valencia, Sección 9, Rec 384/2006 de 27 de Junio de 2006

Encabezamiento

ROLLO NÚM. 000384/2006

R

SENTENCIA NÚM.: 257/06

Ilustrísimos Sres.:

MAGISTRADOS

D. GONZALO CARUANA FONT DE MORA

Dª MARIA ANTONIA GAITON REDONDO

Dª PURIFICACIÓN MARTORELL ZULUETA

En Valencia a veintisiete de junio de dos mil seis.

Vistos por la Sección Novena de la Ilma. Audiencia Provincial de Valencia, siendo Ponente, la Ilma. Sra. Magistrado Ponente DON/ DOÑA GONZALO CARUANA FONT DE MORA, el presente rollo de apelación número 000384/2006, dimanante de los autos de Juicio Ordinario - 000569/2004, promovidos ante el JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUMERO 16 DE VALENCIA, entre partes, de una, como apelante a BASCULANTES HIDRAULICOS DE LEVANTE SL y HERMANOS ORTIZ PERIS SL, representado por el Procurador de los Tribunales JESUS QUEREDA PALOP y LAURA OLIVER FERRER, y de otra, como apelados a , representado por el Procurador de los Tribunales , sobre , en virtud del recurso de apelación interpuesto por BASCULANTES HIDRAULICOS DE LEVANTE SL y HERMANOS ORTIZ PERIS SL.

Antecedentes

PRIMERO.- La Sentencia apelada pronunciada por el Ilmo. Sr. Magistrado de Primera Instancia de JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUMERO 16 DE VALENCIA en fecha 27/2/06, contiene el siguiente FALLO: Que se desestima la excepción de nulidad del sistema de utilidad instada por la procuradora de los Tribunales Dª Laura Oliver Ferrer en representación de la mercantil Hermanos Ortiz Peris S.L. y entrando en el fondo del asunto, que estimo parcialmente la demanda instada por el procurador de los Tribunales D. Jesus Quereda Palop en nombre y representación de la entidad mercantil Basculantes Hidráulicos de Levante S.L, representada por el procurador de los Tribunales Dª Laura Oliver Ferrer, debo condenar y condeno a la demandada a: -Al cese en la fabricación y comercialización de los productos que suponen plagio del Modelo de Utilidad 9801100.- - A la destrucción a costa del demandado de las piezas y unidades de producto que solo sirvan para instalar en camiones existentes en las dependencias del demandado. - A la desaparación de la publicidad contenida en cualquier soporte de los productos que suponen copia del modelo de utilidad 9801100..

SEGUNDO.- Que contra la misma se interpuso en tiempo y forma recurso de apelación por BASCULANTES HIDRAULICOS DE LEVANTE SL y HERMANOS ORTIZ PERIS SL, dándose el trámite previsto en la Ley y remitiéndose los autos a esta Audiencia Provincial, tramitándose la alzada con el resultado que consta en las actuaciones.

TERCERO.- Que se han observado las formalidades y prescripciones legales.

Fundamentos

PRIMERO. La entidad Basculantes Hidráulicos de Levante SL, titular del Modelo de Utilidad registrado en la Oficina Española de Patentes y Marcas con numero de solicitud 9801100 y número de publicación 1040094 y que explota con la denominación comercial de Carrocerías Hermanos Viel, interpela tanto por la Ley de Patentes como por la Ley de Competencia desleal, a la entidad Hermanos Ortiz Perís SL al comercializar producto que plagia el citado modelo de utilidad interesando que cese en la fabricación y comercialización, la indemnización de daños y perjuicios cuantificados en 16.423,98 euros, el embargo y destrucción a costa del demandado de las piezas y unidades de producto, la desaparición de la publicidad en cualquier soporte de productos que sean copia del mentado Modelo de Utilidad y la publicación de la sentencia a costa del demandado.

La sentencia del Juzgado Primera Instancia 16 Valencia, desestimando la excepción de nulidad del modelo de utilidad, y estimando en parte la demanda condena a la demandada con apoyo en la normativa de patentes al cese en la fabricación y comercialización de productos que son plagio del modelo de utilidad, la destrucción de piezas y unidades que sólo sirvan para instalar en camiones existentes en dependencias del demandado y a la desaparición de publicidad contenida en los soportes de productos copias del modelo de utilidad, rechazando el resto de pretensiones.

Se interpone recurso de apelación por la parte demandante ceñido a la desestimación de la pretensión de indemnización de daños y perjuicios, para que este Tribunal condene a la demandada al importe reclamado de 16.423,98 euros y por tanto también a las costas de la primera instancia.

Se interpone recurso de apelación por la parte demandada para que se desestime íntegramente la demanda.

SEGUNDO. A la vista del contenido de ambos recursos de apelación, es de examinar con carácter preferente el interpuesto por la parte demandada, pues de estimarse la pretensión de dicha recurrente se obviaría el recurso de apelación de la parte demandante.

Los motivos del recuso son 1º) No acreditar la demandante la vigencia del derecho de modelo de utilidad al no justificar mantenerse al corriente de los pagos de las tasas correspondientes ante la Oficina Española de Patentes y Marcas;2º) Reiteración de la excepción de nulidad del modelo de utilidad, pues conforme a la documental y testifical se acreditaba la antigüedad de la aplicación objeto del modelo de utilidad y de su extendido uso, así como por la declaración del técnico que se adujo como inventor real; 3º) Inexistencia de infracción del modelo de utilidad pues existen diferencias entre el mecanismo del modelo de la actora y el usado por la demandada.

Deslindándose cada uno de estos motivos, con referencia al primero es de precisar que los hechos impeditivos a la acción entablada corresponde acreditarlos a la parte demandada que los plantea conforme al artículo 217 de la Ley Enjuiciamiento Civil . La actora basa su reclamación fundada en el reconocimiento de un modelo de utilidad registrado y publicado al amparo de la Ley de Patentes, aportando con la demanda la justificación de tal reconocimiento de ese derecho(documento uno). El efecto del impago de la tasa conforme al artículo 116 de la Ley de Patentes es su caducidad que necesariamente tiene que ser invocada y acreditada por la parte demandada que al caso ni se plantea ni se justifica, por lo que la vigencia del derecho de la actora es latente. Es mas, en el procedimiento se interesó de la oficina española de patentes y marcas un informe sobre la nulidad del modelo de utilidad, emitiéndose con plena vigencia y virtualidad del mismo, sin mención alguna a su caducidad por falta de pago de tasas que obviamente de haberse producido hubiese puesto de manifiesto.

El segundo motivo se centra aunque no se mencione expresamente en un error de valoración probatoria y esta Sala revisado todo el contenido de los autos , pruebas practicadas y visto el soporte de grabación audiovisual en aplicación del artículo 456-1º Ley Enjuiciamiento Civil ,ha de confirmar la decisión de la Juez de Instancia, pues no existe error alguno en la valoración de las pruebas, al contrario, la decisión de la Juez se basa en una apreciación correcta de la probanza. Correspondía a la demandada acreditar el hecho que sustenta la nulidad del modelo de utilidad cual es su falta de inventiva por cuanto la misma era utilizada anteriormente a ser solicitada en el Registro de Propiedad Industrial.. Ciertamente se justifica por otras entidades el uso de tal mecanismo de apertura lateral de portones en camión, pero lo que no se ha probado es que tal uso y fabricación fuese anterior a la fecha de tal solicitud en Abril de 1998 pues incluso el informe emitido por la OEPM advertía que caso de justificarse esa fabricación y uso de los mecanismos indicados por el demandado por ciertas empresas en su contestación a la demanda con anterioridad a la solicitud en Registro, sería procedente la nulidad del Modelo de Utilidad. A pesar incluso de que tal informe se produce antes de la Audiencia Previa , la parte demandada no logra por medio de prueba alguno justificar esa existencia previa a solicitud registral. El contenido de los oficios (documentales ) que refieran a la apertura hidráulica de portón lateral en camión, son de fecha posterior a Abril de 1998 y de las testificales, como valora certeramente la Juez de Instancia no se puede justificar de forma clara que existiese mecanismo idéntico con la ventaja protegido con el modelo de utilidad de la demandante antes de su solicitud. El testigo, legal representante de Terra, que trabajó como ingeniero en el equipo de la demandante que creó tal mecanismo, en modo alguno afirmó que antes de tal creación existiesen en el mercando sistemas idénticos al creado, sino que existían sistemas.

Por último la invocación de diferencias entre ambos sistemas para afirmar que no se invade la novedad protegida y por ende no se infringe la legislación, a parte de ser incongruente y contradictorio con el motivo precedente, la Juez de Instancia analiza correctamente la prueba practicada, y con la demanda inicial se aporta un dictamen pericial que concluye con la total identidad en la esencia inventiva que conlleva la novedad que se protege del modelo de utilidad con el mecanismo fabricado por la demandante . Es mas del propio informe de la OEPM igualmente se destaca tal identidad, al afirmar que de acreditarse que los sistemas invocados por la demandada fueran fabricados y usados con preferencia temporal a la solicitud y reconocimiento del Modelo de utilidad de la actora sería procedente su nulidad. Por último el perito que llevó a cabo el dictamen propuesto por la parte demandada, en sus aclaraciones en el acto del juicio fue tajante al afirmar que las reivindicaciones del modelo de utilidad se daban en el sistema de apertura de semiremolque fabricado por la demandada, lo que redunda en esa sustancial identidad.

En consecuencia el recurso de apelación de la parte demandada ha de ser rechazado.

TERCERO. Entrando en el recurso de apelación de la parte demandante se ciñe exclusivamente al logro de la condena indemnizatoria de la demandada en la cuantía pedida en la demanda y consecuencia de su estimación la imposición de las costas procesales de la primera instancia a la parte demandada

Ante todo es necesario precisar que la condena en tal sentido pedida en la demanda se basaba en materia legal de patentes y de competencia desleal y en concreto la indemnización de daños y perjuicios se fundaba en el artículo 66 de la Ley de Patentes y el artículo 18 de la Ley de Competencia Desleal . Conforme al primero se invocaban los gastos en investigación y desarrollo, costos de registro y mantenimiento. Por el segundo precepto legal, se reclamaba el enriquecimiento injusto, beneficio ilícito obtenido por el infractor, pidiendo lo que el infractor tendría que haber pagado por la explotación autorizada de la patente y para su cálculo pedía conforme al artículo 55.5 de la Ley 20/2003 , 16.423,98 euros que constituía el 1% de la cifra del volumen de negocios de la demandada.

El apoyo legal de la Ley de Competencia Desleal no es admitido por la Juez quien también desestima la pretensión de publicación de la sentencia que en ese texto legal juega como indemnización de daños y perjuicios. Es decir que a parte de la pretensión indemnizatoria vía ley de patentes se rechazan otras pretensiones de la demanda que justifican sobradamente el pronunciamiento de las costas procesales fallado en la instancia. Igualmente se desestima la pretensión indemnizatoria vía Ley de Patentes por falta de acreditación de los daños.

Para combatir dicho pronunciamiento judicial , la parte actora afirma que se infringe el artículo 1902 del Código Civil , artículo 64 y 66 de la Ley de Patentes , afirmando que su pretensión indemnizatoria se escogía por vía del artículo 66.c de la Ley 11/1986 , invocando la sentencia del Tribunal Supremo de 455/2005 sobre necesariedad indemnizatoria aun no acreditada la realidad del daño y además ser de aplicación analógica el artículo 55.5 de la Ley 20 /2003.

Los razonamiento de la Juez de Instancia tiene que ser reafirmados por este Tribunal.. El artículo 64.1 de la Ley de Patentes es claro al imponer al que fabrique sin consentimiento de su titular o utilice el procedimiento patentado, "estará obligado en todo caso a responder los daños causados". Cierto es como subraya la parte apelante que contiene la leyenda "en todo caso" paro también que los "daños sean causados", es decir que debe justificarse que al titular del modelo de utilidad se le han causado unos daños que además tiene una extensión o desarrollo posterior en el artículo 66 de la citada ley . Resulta inatendible acudir a la vía del artículo 55. de la ley de Protección del Diseño Industrial , pues existiendo norma especifica en materia de daños y perjuicios en la legislación de patentes hace inviable acudir a la analogía que exige conforme al artículo 4.1º del Código Civil , con carácter imprescindible que el supuesto carezca de regulación y además por otro lado en nada asemeja un modelo de utilidad a un diseño industrial y por ende por su completa y absoluta diversidad igualmente hacen inviable esa aplicación normativa. Con independencia de que la sentencia del Tribunal Supremo en que se apoya la recurrente de 1 junio 2005 , refiere a supuesto de marcas y modelo industrial, al caso, no se justifican los gastos que en la demanda se anudaban como daño causado con apoyo en el artículo 66 de la Ley de Patentes cuando obvio es que al fácil alcance de la actora estaba acreditar tales gastos por ella devengados. Tampoco justifica el importe de una concesión o licencia por tal utilización, también al fácil alcance de la demandante, por lo que en tal tesitura este Tribunal ante al falta de cualquier dato sobre gastos o sobre el precio de la concesión de la licencia, se ve imposibilitado en estimar la pretensión de la parte demandante apelante y debe confirmar el fallo del Juzgado Primera Instancia .

En consecuencia el recurso de apelación del demandante ha de ser desestimado.

CUARTO. En orden a las costas procesales se ratifica el pronunciamiento del Juzgado Primera Instancia sobre las causadas en la instancia dado que la estimación de la demanda es parcial. En cuanto a las causadas en esta alzada se imponen a cada parte apelante las causadas por su respectivo recurso de apelación conforme la artículo 398 de la Ley Enjuiciamiento Civil .

Vistos los preceptos legales aplicables concordantes y demás de general y pertinente aplicación.

Fallo

Desestimando los recursos de apelación interpuestos por la parte demandante y demandada contra la sentencia dictada por el Juzgado Primera Instancia 16 Valencia en autos juicio ordinario 569/2004 confirmamos dicha resolución imponiéndose a cada parte apelante las costas causadas en esta alzada por su respectivo recurso de apelación.

Notifíquese esta resolución a las partes y, de conformidad con lo establecido en el artículo 207.4 Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000 , una vez transcurridos los plazos previstos, en su caso, para recurrir sin haberse impugnado, quedará firme, sin necesidad de ulterior declaración; procediéndose a devolver los autos originales, junto con certificación literal de la presente resolución y el oportuno oficio, al Juzgado de su procedencia.

Así, por esta nuestra sentencia, de la que se unirá certificación al rollo, la pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN.- Que la anterior sentencia ha sido leída y publicada por el Ilmo. Sr. Magistrado que la dicto, estando celebrando Audiencia Pública la Sección Novena de la Audiencia Provincial en el día de la fecha. Doy fe.