Sentencia CIVIL Nº 259/2017, Audiencia Provincial de Valencia, Sección 9, Rec 2561/2016 de 19 de Abril de 2017

Encabezamiento

ROLLO NÚM. 002561/2016

J

SENTENCIA NÚM.: 259/17

Ilustrísimos Sres.:

MAGISTRADOS

DOÑA PURIFICACIÓN MARTORELL ZULUETA

DON LUIS SELLER ROCA DE TOGORES

DOÑA BEATRIZ BALLESTEROS PALAZÓN

En Valencia a diecinueve de abril de dos mil diecisiete.

Vistos por la Sección Novena de la Ilma. Audiencia Provincial de Valencia, siendo Ponente el Ilmo. Sr. MagistradoDON LUIS SELLER ROCA DE TOGORES,el presente rollo de apelación número 002561/2016, dimanante de los autos de Juicio Ordinario - 000256/2015, promovidos ante el JUZGADO DE LO MERCANTIL Nº 1 DE VALENCIA, entre partes, de una, como apelante a Rodrigo , representado por el Procurador de los Tribunales SARA GIL FURIO, y asistido del Letrado VICENT BELLIDO CAMBRON y de otra, como apelados a Serafin , Piedad , Rita , Sara y Jose Francisco representado por el Procurador de los Tribunales JESUS RIVAYA MARTOS, y asistido del Letrado JOSÉ MANUEL CUEVAS MONZONIS, en virtud del recurso de apelación interpuesto por Rodrigo .

Antecedentes

PRIMERO.- La Sentencia apelada pronunciada por el Ilmo. Sr. Magistrado del JUZGADO DE LO MERCANTIL Nº 1 DE VALENCIA en fecha 29/07/16 , contiene el siguiente FALLO: 'Que desestimando como desestimo la demanda promovida por el Procurador Sra. Gil Furió en la representación que ostenta de su mandante D. Rodrigo contra D. Serafin , Dña. Piedad , Dña. Rita , Dña. Sara y D. Jose Francisco , como comuneros de la entidad DIRECCION000 CB, debo absolver y absuelvo a las demandadas de las pretensiones deducidas en su contra, con imposicion a la parte actora del pago de las costas procesales causadas.'

SEGUNDO.- Que contra la misma se interpuso en tiempo y forma recurso de apelación por Rodrigo , dándose el trámite previsto en la Ley y remitiéndose los autos a esta Audiencia Provincial, tramitándose la alzada con el resultado que consta en las actuaciones.

TERCERO.- Que se han observado las formalidades y prescripciones legales.

Fundamentos

PRIMERO.-Por la representación procesal de Don Rodrigo se interpone recurso de apelación contra la sentencia dictada en 29 de julio de 2016 por el Juzgado Mercantil Nº1 de Valencia por la que se desestimaba su demanda contra D. Serafin , Dña. MARIA JOSE RODRIGUEZ TELLEZ, Dña. Rita , Dña. Sara y D. Jose Francisco , como comuneros de la entidad DIRECCION000 CB.

El demandante se presenta como titular registral de las marcas nacionales núm. M 890.750 ('IDROPOL', para clase 11 del nomenclátor) y núm. M 890.751 ('IDROPOL', para clase 17 del nomenclátor).

En tal demanda se pretendía la condena a los demandados a cesar en el uso de las marcas IDROPOL así como de sus elementos identificativosy ornamentales; la condena a los demandados a la publicación del fallo a su costa y al pago de indemnización correspondiente por la comercialización de productos infractores.

La sentencia de instancia, reconociendo que la titularidad de las marcas IDROPOL corresponde al demandante, considera que la controversia no ha de resolverse en sede de propiedad industrial sino que, habida cuenta de los antecedentes comunitarios entre partes, debe hacerse en el ámbito del derecho de sociedades.

Se alza el demandante, fijando como antecedentes de su recurso:

i) Que durante la Audiencia Previa solicitó la práctica de prueba pericial y exhibición documental en orden a fijar la indemnización solicitada. Se acordó por el juez que se llevara a cabo en ejecución de sentencia.

ii) Reitera el precedente de la Sentencia firme dictada por esta sala en 15 de mayo de 2013 , por la que se desestima la acción reivindicatoria formulada por los aquí demandados, reconociéndose así la completa titularidad del demandante sobre las marcas IDROPOL.

iii) Concreción de la petición de cese, e indemnización desde el 10 de marzo de 2010 al 10 de junio de 2014 (fecha en la que se formuló querella).

La apelación se concreta en los siguientes motivos:

i) Infracción art. 34 LM y 207.4 LEC , efecto de cosa juzgada y jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre el derecho de exclusiva del titular de la marca.

ii) Persistencia del uso infractor tras la notificación del Auto de 10 de junio de 2014, tal y como consta en la declaración prestada en el procedimiento penal por el Sr. Serafin : doc. 18 (f. 518).

iii) Infracción art. 2.2 y 39 LM ya que, pese al consentimiento de uso que se prestó en su día, este cesó (doc. 7, f.81, BUROFAX, cese de cesión de uso (8-2-08); f. 84 4/12/09, doc. 8, y documentos 16, 17, 17 bis entre otros).

iv) Infracción art. 394.1 LEC al condenar en costas al demandante.

Se oponen los demandados reiterando argumentos defensivos en orden a la legitimidad como titular de las marcas, siendo que estas se registraron a nombre del demandante porque era una comunidad de bienes.

Se insiste en que, tratándose de una comunidad de bienes con ánimo de lucro, de acuerdo con el acuerdo fundacional (doc. 14.1 demanda) se aportaron las marcas a la comunidad y se ratificó en 1996 (doc. 14.1). El acuerdo fundacional se encuentra vigente ya que, cuando el Sr. Rodrigo abandonó DIRECCION000 CB, no instó modificación alguna de tal acuerdo fundacional por lo que la comunidad ostenta derecho de uso sobre las marcas IDROPOL. Por tal motivo, la controversia ha de resolverse mediante la evaluación del acuerdo fundacional. Por eso debe resolverse en sede de sociedades (como dice la sentencia), sin que pueda desligarse unilateralmente el comunero (socio).

Reiteran argumentos sobre la caducidad de la marca (por haberse hecho uso por un licenciatario de manera diversa al registro) y la ausencia de perjuicio económico (al haber obtenido rentas por la licencia, sin que sea de aplicación al caso la doctrina indemnizatoria 'ex re ipsa').

SEGUNDO.-Son circunstancias, hechos sobre los que descansa la sentencia de instancia y que se concuerdan por las partes, las siguientes.

Que el señor Rodrigo es el titular registral de las marcas nacionales num. M 890.750 ('IDROPOL', para clase 11 del nomenclátor) y num. M 890.751 ('IDROPOL', para clase 17 del nomenclátor). Que el actor y los ahora demandados (D. Eleuterio como causante de sus sucesores ahora codemandados) constituyeron la comunidad de bienes, DIRECCION000 CB, en 1986.

Que DIRECCION000 CB (que ha venido actuando en el tráfico económico como una sociedad con objeto mercantil) vino utilizado los signos distintivos de que se trata, con mayor o menor intensidad desde el inicio de operaciones, de manera pacífica.

En base a ello, el hilo argumental de los demandados se sostiene que tales marcas fueron aportadas, al menos su derecho de uso, a la comunidad. Se trataría así de una forma de 'aportación' al acervo común que se llevó a cabo en el instante fundacional del que no podría desvincularse unilateralmente el actor.

Tal argumento es aceptado por la sentencia de instancia al considerar:

'Es claro que no existe formalmente contrato de licencia alguno. La situación habida no es infrecuente, pues tal pasa por apreciar que el socio (rectius comunero) mayoritario, profesional del sector del comercio de que se trata, aporta, aun cuando tal no se documente formalmente mediante aportación a capital sino que se verifique de manera libérrima, los signos a la entidad que se constituye, además con tal denominación, que los explota por ende con consentimiento y autorización de su titular pacíficamente en el tráfico económico. Y el actor no debe ostentar acción para de manera sobrevenida y aun con quebranto de sus actos propios, venir a reclamar un cese de actividad económica, con ocasión del deterioro de la relación personal con los que han sido sus socios en el pasado. Tal proceder resulta contrario al artículo 7.1 del Código civil .'.

Por ello, se concluye en la resolución:'Esto es, la contienda inter partes, por lo que se refiere al rendimiento económico de los signos referenciados, debe resolverse, en su caso, dados los antecedentes del caso concreto, en sede societaria y no en sede de tutela de signos distintivos.'.

Sin embargo, la sala no puede compartir tal conclusión, debiendo tomarse en consideración el precedente judicial entre partes, consistente en procedimiento declarativo sustanciado ante el Juzgado Mercantil Nº 2 de esta población y que dio lugar a la sentencia en apelación de esta sala de 15 de mayo de 2013 (Rollo 57/13 ) que, como se concuerda, devino firme por la inadmisión del recurso de casación en Auto de 10 de junio de 2014.

En aquel procedimiento, los aquí demandados reclamaban la cotitularidad de tales marcas y, subsidiariamente, la declaración del registro de las mismas de mala fe por el Sr. Rodrigo . Más subsidiariamente pretendían la declaración de deslealtad por actos realizados por el Sr. Rodrigo a través las mercantiles ALFA TILES S.L. y GRANATTE CERÁMICA S.L.

La desestimación finalmente de tales pretensiones, y los motivos expresados en la sentencia, son de absoluta relevancia aquí, sin que hayan sido tenidos en cuenta por el juzgador de instancia.

Aquella sentencia parte de los siguientes hechos que detalla:

'1º) Jacobo en octubre de 1978 solicitó y luego obtuvo en 5/5/1979 y 16/7/1979 el registro de las marcas M 890750 y M 890751, 'IDROPOL' para las clases 11 y 17, respectivamente

2º) En 13 de enero de 1986 Luciano , Roberto Jacobo constituyen una comunidad de bienes plasmada por escrito (Doc. uno demanda) que tiene por objeto la actividad referida a transformación de plásticos en la que todos ello, se nombran administradores. Se fijó (estipulación décima) que desde tal día serán de cuenta de la sociedad, cuantos gastos, pagos, impuestos, tasas, cotizaciones etc debieran satisfacerse con motivo del desarrollo del objeto social aún cuando apareciere cualquiera de los socios como directamente obligado a satisfacerlas. Dicha comunidad se extendió a las esposas de los comuneros en fecha de 14/2/1986 (Doc.2)

3º) En fecha de 30/4/1987 se insta la rehabilitación de las marcas M 890750 (Doc. 3 y 10 que titula 'Solicitud rehabilitación de marca y gráfico en clase 11 de D. Jacobo ' a doc. 12) rehabilitándose en fecha de 30/4/1987 a nombre de Jacobo y en iguales términos con referencia a la marca M 890751, (Docs. 2, 19 y siguientes).

4º) Tales marcas han venido siendo usadas por la comunidad de bienes quien se ha hecho cargo de los gastos de rehabilitación, mantenimiento, renovación etc, hasta la extinción de la comunidad.

5º) En 10/3/1999 Jacobo solicita ante la Oficina Española de Marcas, el registro de las marcas mixtas M 2222818, M 222819 'IDROPOL' para las clases 11 y 17 respectivamente que se conceden y registran a nombre del citado (Doc.22 a 24 de la demanda), cuyos gastos de mantenimiento, renovación etc, fueron satisfechos por la comunidad de bienes.

6º) Todas las gestiones llevadas a cabo por el Agente de Propiedad Industrial (Ungría) referentes a las marcas colacionadas en los precedentes ordinales 3º) y 5º) , ante la Oficina Española de Marcas y la facturación de tales servicios a la comunidad DIRECCION000CB, refieren a Jacobo como titular de las mismas y así consta en los documentos aportados por los actores junto con su demanda números, 10, 11, 12, 14, 16, 19, 20, 24, 25, 26, 29, 31, 32, 33, 34, 36, 37 y 41.

7º) En fecha de 3/8/2007 Jacobo y su esposa deciden separarse de la Comunidad de bienes, suscribiendo con el resto de los comuneros un documento de escisión y en su estipulación VII ((Doc.140) se dice que se pone a disposición de la comunidad de bienes los muebles e inmuebles que les corresponde en la misma.

8º) Desde 2008 los gastos de renovación, mantenimiento etc, de las marcas mencionadas son satisfechos por la entidad ALFA TILES SL (Doc.12 contestación) de la que forma parte el Sr. Jacobo que hace uso de las mismas.

9º) En Julio de 2008 Jacobo requiere a DIRECCION000CB para el cese en el uso de las marcas de la que es titular (Doc. 39 demanda) requerimientos que se vuelve a practicar en Diciembre de 2009 y Abril de 2010 (aportados con la demanda) y DIRECCION000CB inicia la reclamación por registro indebido frente a Jacobo en Mayo de 2010 (f.143)'.

Sobre la prueba practicada concluye:

'...no existe acto alguno justificando que Jacobo transmitió la titularidad de las marcas, ni en el documento de constitución de la Comunidad de Bienes ni en el de su extinción (siendo injustificable que de la cláusula de cesión de bienes muebles se entienda incluida los derechos dominicales marcarios). Iguales consideraciones deben referirse a las otras dos marcas registradas en 1999, resultando llamativo y significativo que al poco de abandonar la comunidad de bienes Jacobo efectuase múltiples requerimientos a la mentada Comunidad para cesar en el uso indebido de sus marcas, que no tuvo contestación hasta dos años después y amparándose en un registro ilícito.

El pago de los gastos de rehabilitación, renovación o mantenimiento durante el tiempo que los actores junto con el demandado funcionaban en régimen de comunidad no significa que aquellos adquiriesen derechos de propiedad sobre las marcas, sino como defiende el demandado la contraprestación por el uso y se compagina perfectamente con la cláusula décima fijada supra del documento de constitución de la comunidad...'.

Tal documento fundacional es aportado al presente pleito (f.176) y de su lectura no puede concluirse, como señalábamos en la sentencia precedente, que se hiciera aportación de las marcas, pero tampoco ese pretendido derecho de uso como parte de una especie de ' capital social' inescindible sin ruptura del contrato social.

A lo sumo se trataría de un uso consentido de las marcas que cesó al separarse el demandante de la sociedad irregular. Ese término de tolerancia se manifiesta en los múltiples requerimientos de cese de uso llevados a cabo desde el instante de la separación (tenidos en cuenta en aquel pleito y que se vuelven a aportar aquí).

Quedó excluida entonces la pervivencia de cualquier relación entre la titularidad de las marcas y su aportación en cualquier forma a la comunidad (sociedad mercantil por su objeto social).

La propia sentencia de instancia parece contradecirse al respecto al manifestar que la aportación a la sociedad se verificó 'de manera libérrima, los signos a la entidad que se constituye, además con tal denominación, que los explota por ende con consentimiento y autorización de su titular pacíficamente en el tráfico económico.'.

El actor, haciendo uso de las facultades que le atribuye el art. 34 LM , facilitó el uso de las marcas a la comunidad (debiendo por ello la misma correr con los gastos de mantenimiento de las aquellas) y, legítimamente retiró tal uso cuando se desvinculó de aquella.

El reenvío de la cuestión a una discusión de ámbito societario es improcedente.

TERCERO.- Sobre la alegación de caducidad. Tal cuestión fue objeto de concreción en Audiencia previa ratificándose en lo expresado en la contestación, como argumento defensivo.

Tal y como señala la Sentencia del Tribunal Supremo de STS, del 08 de febrero de 2017 (ROJ: STS 415/2017 - ECLI:ES:TS:2017:415), es admisible la oposición fundada en caducidad de la marca mediante la mera excepción si precisar formular reconvención:

'» 46. La posibilidad de oponer la caducidad (el no uso) por vía de la excepción está prevista en el artículo 41.2 LM , para el caso de las acciones de infracción. Aunque ahora no estamos enjuiciando la referida acción sino la reivindicatoria, creemos que sí podemos extraer el principio de que el no uso no solo puede oponerse por la vía de la reconvención sino que también es admisible oponerlo por la de la excepción, como en el caso ha ocurrido.

» 47. Opuesto válidamente por la demandada el no uso del signo internacional que la actora tiene registrado, correspondía a ésta acreditar el uso del signo registrado.'.

Así, aunque no es citado expresamente por los demandados, el art. 41.2 LM establece:

'2.Cuando el titular de una marca, que lleve al menos cinco años registrada en el momento de presentar la demanda, ejercite frente a un tercero, por medio de alguna de las acciones previstas en el apartado 1, los derechos conferidos por el artículo 34, deberá probar, si así lo solicita el demandado por vía de excepción, que, en el curso de los cinco años anteriores a la fecha de presentación de la demanda, la marca ha sido objeto de un uso efectivo y real para los productos o servicios para los que esté registrada y en los que se basa la demanda, o que existen causas justificativas de la falta de uso. A estos efectos, la marca se considerará registrada solamente para los productos o servicios para los que haya sido realmente utilizada. El demandado podrá asimismo ejercitar, por vía de reconvención, la acción de declaración de caducidad por falta de uso de la marca del actor.'

Pues bien, el uso por las empresas vinculadas al demandante (ALFA TILES S.L. y GRANATTE DECRÁMICA S.L.) del signo IDROPOL, está fuera de toda duda a la vista de los requerimientos de cese de uso llevados a cabo por los demandados aquí y que constan incorporados a folios 413 y siguientes. Tales requerimientos se llevaron a cabo a lo largo de 2010 y sirvieron de soporte documental para la anterior demanda en la que se denunciaba el comportamiento desleal de tales mercantiles precisamente por su empleo en el tráfico económico. Así consta igualmente en el acta de presencia notarial acompañada al folio 427 de este expediente.

No es trascendente que el empleo del signo en el tráfico económico no se haya hecho de manera idéntica al signo registrado, siempre que conserve las características distintivas de aquel, en este caso, la parte denominativa.Así lo previene el art. 39.2 a) LM cuando considera como uso de la marca' El empleo de la marca en una forma que difiera en elementos que no alteren de manera significativa el carácter distintivo de la marca en la forma bajo la cual se halla registrada.'.

Sin mayores disquisiciones, a los efectos que nos ocupa ( art. 41.2 LM ), está suficientemente acreditado el uso de las marcas IDROPOL en el tráfico económico con el consentimiento de su titular ( art.39.3 LM ). Se rechaza la excepción de no uso durante cinco anteriores a la presentación de la demanda (27 de febrero de 2015).

CUARTO.- Sentado lo anterior, procede examinar si procede advertir el uso ilegítimo, mantenido en el tiempo de las marcas del demandante, que justifique la existencia de infracción y, por ende, el deber de cese e indemnización.

Se ha de principiar sobre lo que parece obvio para las partes, el riesgo de confusión que se cierne entre las marcas registradas y el signo empleado por los demandados.

Nula trascendencia se ha dado esta circunstancia, aunque de ello depende el éxito de las acciones de cesación, indemnización y publicidad entabladas.

Esa escasa referencia se debe, sin duda, a la evidencia que supone que se emplee la parte denominativa de las marcas IDROPOL para signar los productos comercializados por los demandados (siendo que al distintividad de la marca se encuentra en ese elemento). Patente es para las partes tal riesgo de confusión, o al menos de asociación, en la medida en que en el pleito precedente (instado por los aquí demandados) se pretendió la cotitularidad y la mala fe en el registro por el aquí demandante.

Patente es también para este tribunal la identidad de signos, y la identidad o similitud de productos o servicios, con los amparados por la marcaM 890.750 ('IDROPOL', para clase 11 del nomenclátor) y núm. M 890.751 ('IDROPOL', para clase 17 del nomenclátor).

QUINTO.-Sobre el empleo de IDROPOL como denominación, razón social de la comunidad de bienes constituida, y no como signo identificador de productos y servicios.

Afirman los demandados que, tras la firmeza de la sentencia dictada por esta sala desestimando sus pretensiones reivindicatorias, cesaron en cualquier uso de tales signos.

En cualquier caso, insisten en que el empleo de IDROPOL como denominación de su actividad en el tráfico económico se venía haciendo con anterioridad al registro de las marcas y que, en suma, ha de tolerarse y ser compatible con ellas (ya que el demandante si quiera interesa el cambio de denominación).

En primer lugar, no se ha acreditado que, con anterioridad a la constitución de la comunidad de bienes en 13 de enero de 1986, se hiciera uso de tal denominación por los demandados y, mucho menos, lo fuera con anterioridad al registro de las marcas. Es cierto que en el doc. 14.72 de los aportados por la actora (procedente del anterior procedimiento) figura un catálogo con el signo IDROPOL en el que, manuscrito, figura: 'AÑO=1.985-86-87-88 y 89)'. Pero también lo es que, en ese catálogo, en la página dedicada a 'CONDICIONES GENERALES DE VENTA' (f. 248 reverso) se identifica suscrita por IDROPOL C.B. (comunidad constituida en enero de 1986).

En segundo lugar, el consentimiento del Sr. Rodrigo al empleo de su marca como denominación, no puede considerarse como una aportación de la misma por cuanto en la estipulación primera, sólo constan ser propietarios de' una serie de maquinaria, herramientas y utillaje propio de taller de transformados de nylon cuyo valor asciende a 10.616.000 euros' (f.178 reverso). En ningún extremo se refiere atribución de derecho de propiedad industrial (tal y como sienta nuestra sentencia antecedente de la presente).

Que consintiera en que se empleara como identificación del taller donde se llevaba a cabo la actividad (conforme a la estipulación sexta) no puede considerarse como un derecho de uso perpetuo como se pretende, unido a la pervivencia de la comunidad, porque no va unido a un compromiso de aportación al acervo común.

Por ello, su uso por la entidad, consentido o tolerado, depende de la sola voluntad de su titular en el ejercicio de las facultades exclusivas que le atribuye el art. 34 LM .

Voluntad que se revocó al abandonar la comunidad en su día, tal y como hemos señalado más arriba.

SEXTO.-Uso de la marca IDROPOL para signar productos de los demandados. Los demandados niegan ese uso desde julio de 2014, desde el momento en que reciben la notificación del Auto del Tribunal Supremo inadmitiendo la casación.

El demandante, en el hecho cuarto de su demanda, evidencia que en 8 de julio de 2014 hubo de remitir un BUROFAX reclamando el cese del uso (do 16) que fue contestado en 11 de julio de 2014 afirmando que iban a cumplir con la sentencia (doc. 17). Estas comunicaciones sirven al demandante para afirmar el uso ilegítimo, al menos, hasta julio de 2014.

Adjuntan además un catálogo de productos de los demandados del año 2013 (doc.13 bis).

Otro hecho indicativo del uso lo constituye la declaración prestada por el Sr. Serafin en las diligencias penales abiertas ante el Juzgado de Instrucción Nº 6 de Castellón en la que reconoce que, pese a que tratan de cumplir con la sentencia lo más rápido posible, es posible que estuvieran empleando la marca hasta septiembre de ese año. (Doc 18).

Niegan los demandados, y es un hecho controvertido expresamente en la audiencia previa, que desde tales fechas, hayan hecho uso alguno de la marca.

Existe prueba suficiente para justificar la petición de cese de uso, habida cuenta de la inmediatez con la presentación de la demanda, apenas seis meses.

Sobre ese cese de uso, claro está que procede del elemento denominativo IDROPOL y así se hará constar en el fallo de esta sentencia. Sin embargo, no puede asumirse que se cese en el uso de los elementos 'ornamentales' de la marca por cuanto: i) carecen de distintividad alguna una rúbrica ovalada alrededor del nombre; ii) no consta que haya sido empleada por los demandados tal ornamentación..

SÉPTIMO.- Sobre la indemnización pretendida.

Se realiza petición indemnizatoria por el empleo inconsentido de las marcas del demandante consistente en:

1. Beneficios obtenidos por los demandados como consecuencia de la comercialización de los productos infractores, tomando en consideración ( art. 43.2 a) LM ):

a) Número de unidades de productos infractores vendidos por los demandados desde la introducción de los mismos en el mercado español e internacional hasta el cese de la actividad infractora.

b) Beneficio bruto obtenido por los demandados con la venta de los productos infractores.

2. Al menos, el 1% de la cifra de negocio generada por los demandados en la comunidad de bienes IDROPOL, como consecuencia de la respectiva comercialización y fabricación de los productos infractores ( art. 43.5 LM ).

En la audiencia previa, el magistrado acordó que los requerimientos documentales y la pericial contable (que se interesaron formalmente) se practicaran en ejecución de sentencia, para el caso de que fuere estimada la demanda. Tal pronunciamiento fue consentido por las partes.

El periodo a contemplar comenzaría en marzo de 2010 (cinco años antes de la presentación de la demanda) hasta julio de 2014 (momento que se formula querella criminal contra los aquí demandados, procedimiento en el que se reclaman las indemnizaciones posteriores).

La defensa de los demandados se centra en la tolerancia que el demandante ha manifestado durante ese periodo, sólo practicó requerimientos en 2008 y 2009, y en el hecho de que el actor no concurre en el mercado con los demandados, motivo por el que no es posible apreciar daño resarcible. No es posible la aplicación de la doctrina ex re ipsa, sin que el art. 43.5 LM suponga presunción del daño que, en este caso no es evidente por las razones expuestas.

1.-Sobre la petición principal.

Partiendo de que la realidad del daño ha de ser probada para que proceda la condena a su resarcimiento, ninguna prueba se aporta sobre la intensidad del daño padecido por el actor en orden a fijar la indemnización propuesta en primer lugar y que se funda en la alternativa ofrecida por el art. 43.2a) LM ('Las consecuencias económicas negativas, entre ellas los beneficios que el titular habría obtenido mediante el uso de la marca si no hubiera tenido lugar la violación y los beneficios que haya obtenido el infractor como consecuencia de la violación.').

No olvidemos al respecto dos cuestiones:

i) Que el importe de la indemnización se fija atendiendo, entre otros, a los parámetros señalados en el apartado tercero del precepto:'la notoriedad, renombre y prestigio de la marca y el número y clase de licencias concedidas en el momento en que comenzó la violación.'.

ii) El art. 43.2 a) LM no permite acumular a efectos indemnizatorios los hipotéticos beneficios de la actora y los beneficios obtenidos por la infractora. Así, la conjunción'y'no se ha de interpretar de modo acumulativo sino alternativo. Por ello, aunque no se hubiera renunciado a una, sólo es dable una de las dos opciones. En este caso habrá de ser el beneficio dejado de percibir por la actora con la comercialización ilegítima de la demandada.

En cualquier caso, de admitirse la cuantificación que se pretende, basada exclusivamente en el beneficio bruto obtenido por el infractor, sin duda se incurriría en un enriquecimiento injusto, más allá de la reparación de daños que pretende el precepto.

2.-Sobre la petición subsidiaria. Indemnización 1% cifra de negocios.

Sin embargo, esa prueba del daño y su intensidad no es precisa cuandoex re ipsaresulte evidenciado, como una consecuencia lógica e indefectible del comportamiento enjuiciado o cuando la propia norma anuda la consecuencia resarcitoria a la sola actuación antijurídica. (St. AP Barcelona, secc. 15ª, de 24 de septiembre de 2003).

Existen determinados perjuicios inherentes a puntuales infracciones que devienen automáticos y que la sola comisión del ilícito determina su existencia'como un fatal o necesario agravio de los intereses del acreedor'( SSTS de 30 de marzo y 9 de mayo de 1998 de 7 de diciembre y 10 de octubre de 2001 y 23 de febrero de 1998 y otras como la de 10 de octubre de 2001 y 23 de diciembre de 2004 ).

La doctrina indemnizatoriaex re ipsa, se ha ido introduciendo por el legislador cuando, en determinados casos, estima procedente la indemnización de daños y perjuicios, empleando expresiones como 'en todo caso'o'sin necesidad de prueba alguna'.Por ejemplo, en los supuestos previstos en el artículo 42.1 de la actual LM oen el art. 43.5 LM .

En este sentido, el Tribunal Supremo consideró en su sentencia de 10 de octubre de 2001 :'No se aceptan los argumentos del recurso sobre la falta de prueba de la existencia de los mismos [daños y perjuicios], pues son evidentes y se deducen «in se ipsa». La Sala no desconoce las declaraciones jurisprudenciales sobre la prueba de la existencia del daño, como hacen las sentencias de 21 de abril 1992 y 11 de diciembre 1993 : «la declaración y prueba de la existencia de los daños durante la litis no puede ser suplida por la remisión del problema a la fase de ejecución de sentencia...», dice la primera; y sigue la segunda: «...no exime de modo alguno de la prueba de la exigencia de los daños». Pero en el presente caso, el uso comercial de un producto cuya semejanza con la marca violada produce confusión en el consumidor, implica «per se», un daño cuya cuantificación no es posible en el proceso declarativo, pero cabe en ejecución de sentencia. '.

Es lógico considerar que el infractor se beneficia con su actuación, ya que de lo contrario carecería de sentido que llevase a cabo la misma. En este sentido la sentencia del TS de 5 de febrero de 2008 (Ponente Sr. Ferrándiz Gabriel) indica que se construye legalmente la ficción' con el fin de que dicho titular, en caso - por ejemplo- de encontrarse ante una dificultad de prueba de los supuestos en que se basan las otras posibilidades admitidas, no quede desamparado' , de manera que ejercitada esa opción en la demanda ' no puede quedar frustrada por la ausencia de prueba de la realidad de los perjuicios, ante la evidencia ex re del lucrum cessans, resultante de una utilización de los signos registrados jurídicamente posible mediante licencia '.Otra Sentencia posterior de 9 de marzo de 2009 en la que se dice que ese trata de' una medida indemnizatoria inspirada en las condiciones por intromisión, como respuesta a la posibilidad de que afluyan a una persona valores patrimoniales ajenos, por virtud de una invasión no autorizada del ámbito reconocido a la facultad de exclusión del titular de los bienes o derechos lesionados'y concluye que' Se trata, al fin, de un perjuicio para el titular y un beneficio para el infractor, uno y otro directamente derivados de la infracción y, además, evidentes - manifesta non egent probatione -. Al respecto, sentencias de 21 de abril de 1.992 , 23 de febrero de 1.998 , 28 de septiembre y 10 de octubre de 2.001 , 1 de junio de 2.005 , 5 de febrero de 2.008 , 2 y 4 de marzo de 2.009 ' .

Pues bien, esta indemnización residual si que procede sea acordada, tomando en consideración que las partes consintieron al pronunciamiento del juez de instancia de acuerdo con el que se practicarán los requerimientos documentales y la prueba pericial contable en ejecución de sentencia.

Procede delimitar temporalmente el periodo, de acuerdo con lo solicitado, entre marzo de 2010 y julio de 2014.

OCTAVO.- Petición de condena a los demandados a que publiquen el fallo de la sentencia estimatoria judicial a su costa, en el periódico Mediterráneo, de Castellón, y Levante-EMV, de Valencia.

El art. 41LM señala entre las acciones civiles que puede ejercitar el titular de la marca,' f) La publicación de la sentencia a costa del condenado mediante anuncios y notificaciones a las personas interesadas'.

Sobre este precepto, el Tribunal Supremo ha declarado en sentencias de6 noviembre 2009 y 23 julio 2012 que'la publicación de la sentencia, con funciones de resarcimiento específico del daño causado al derecho sobre el signo y, a la vez, de remoción de los efectos de la infracción, no tiene el carácter necesario (...). Antes bien, la referencia a las 'personas interesadas' pone de manifiesto que los anuncios y las notificaciones deben cumplir una función empírica respecto a aquellas, no siempre concurrente. Lo que reclama la demostración de la utilidad de la publicación, como medio de restablecer la imagen dañada del signo o de que cesen todos los efectos de la infracción o cualquier otra que sea merecedora de tutela'.

La STS de 24 de octubre de 2012 (ROJ: STS 8024/2012 ), señalaba al respecto de esta concreta acción, reproducción fiel en el art.63.1.f de la Ley de Patentes : 'contempla la posibilidad de que se acuerde tal publicación a costa del infractor ... en cuanto contribuye a dar satisfacción moral al perjudicado y a dar información al consumidor'.

La naturaleza mixta de esta acción se pone de manifiesto en la Sentencia de AP. Barcelona, Secc. 15ª de 29 de marzo de 2007 , ya que pretende de una parte el resarcimientoin naturade la mala imagen que se hubiere podido causar a la marca con la infracción, y de otra paliar los efectos negativos generados con dicha conducta.

Se ha tomar en consideración que se ignora el alcance económico y geográfico de la infracción. Se sabe que la actividad se ha prolongado en el tiempo pero, en unas circunstancias que distan mucho de una conducta infractora al uso entre extraños. Entre las partes existían relaciones societarias claudicantes y litigios abiertos en reclamación de la titularidad y derecho de uso de las marcas, siendo de sentido distinto las resoluciones adoptadas en primera y en segunda instancia.

Tampoco puede constatarse, ni si quiera se ha alegado que con tal uso se hubiera desmerecido elgoodwillo prestigio de la marca de la actora de modo notable (más allá de los efectos que son propios a todo riesgo de confusión).

Por ello, la petición de publicación del fallo en dos diarios a nivel provincial (Castellón y Valencia), a falta de mayores alegaciones, debe ceñirse a únicamente a MEDITERRÁNEO, diario de la provincia donde está ubicada la empresa de los demandados.

NOVENO.-Procede así estimar el recurso de apelación. El rechazo de la publicación en diario LEVANTE y del cese de elementos ornamentales de la marca no es significativo, a la vista de la estimación de las peticiones esenciales.

No procede en cualquier caso efectuar condena en costas en esta alzada ( art. 398 LEC ), acordando la devolución del depósito constituido por el recurrente.

En relación a las costas de la primera instancia, constando un pronunciamiento en el que se acogen todas las pretensiones del actor (se admite la petición indemnizatoria subsidiaria y sólo se ha limitado parcialmente la publicación y el cese sobre elementos 'ornamentales') debe considerarse la estimación total de la demanda y, por tanto, la condena en costas a los demandados conforme al art. 394 LEC .

VISTOSlos preceptos legales aplicables concordantes y demás de general aplicación,

Fallo

ESTIMAMOS el recurso de apelación formulado por la representación de Don Rodrigo contra la Sentencia apelada pronunciada por el Ilmo. Sr. Magistrado del JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 1 DE VALENCIA en fecha 29 de julio de 2016 , que revocamos y, en su lugar:

ESTIMAMOS la demanda formulada contra D. Serafin , Dña. Piedad , Dña. Rita , Dña. Sara y D. Jose Francisco , como comuneros de la entidad DIRECCION000 CB. Y

1.- CONDENAMOS a los demandados a cesar en el uso de los signos IDROPOL objeto de la litis u otros que integren o reproduzcan tal denominación, así como de los dominios que comprendan o reproduzcan tal denominación.

2.- CONDENAMOS a los demandados a cesar en el uso del elemento identificativo IDROPOL.

3.- CONDENAMOS a los demandados a que publiquen el fallo esta sentencia a su costa, en el periódico Mediterráneo, de Castellón.

4.- CONDENAMOS a los demandados al pago de la cantidad resultante de calcular el 1% de la cifra de negocio generada por los demandados en la Comunidad de Bienes IDROPOL como consecuencia de la respectiva comercialización y fabricación de los productos infractores, en el periodo comprendido entre marzo de 2010 y julio de 2014.

Su cuantificación se llevará a cabo en ejecución de sentencia previa tal y comos e acordó en la Audiciencia Previa de este pleito.

Lo anterior con condena en costas a los demandados en primera instancia.

No se efectúa pronunciamiento condenatorio en costas en esta alzada, con devolución deldepósito efectuado para recurrir.

Notifíquese esta resolución a las partes y, de conformidad con lo establecido en el art. 207.4 L.E.C , una vez transcurridos los plazos previstos, en su caso, para recurrir sin haberse impugnado, quedará firme, sin necesidad de ulterior declaración; procediéndose a devolver los autos originales, junto con certificación literal de la presente resolución y el oportuno oficio, al Juzgado de su procedencia.

Así por esta nuestra sentencia, de la que se unirá certificación al rollo, la pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN.-Que la anterior sentencia ha sido leída y publicada por el Ilmo. Sr. Magistrado que la dicto, estando celebrando Audiencia Pública la Sección Novena de la Audiencia Provincial en el día de la fecha. Doy fe.