Sentencia CIVIL Nº 26/2020, Juzgados de lo Mercantil - Valencia, Sección 1, Rec 413/2018 de 27 de Enero de 2020

Encabezamiento

S E N T E N C I A Nº 26

En Valencia, a veintisiete de enero de dos mil veinte.

VISTOS por el Ilmo. Sr. D. SALVADOR VILATA MENADAS, Magistrado-Juez del Juzgado de lo Mercantil numero 1 de Valencia, los presentes autos de juicio declarativo ordinario, registrados con el numero 413/2018 de los asuntos civiles de este Juzgado; siendo partes la entidad GEDESCO SERVICES SPAIN S.A. UNIPERSONAL, representado por el Procurador Sra. Gómez-Ferrer Bonet y asistido del Letrado Sra. Martín Álvarez, como parte demandante y la mercantil CAR PUERTO BANUS S.L., representada por el Procurador Sra. García Orts y asistido del Letrado Sr. Romero Mateos, como parte demandada, se procede,

EN NOMBRE DE S.M. EL REY

a dictar la presente resolución.

Antecedentes

PRIMERO.- La expresada parte demandante promovió demanda, que por reparto fué turnada a este Juzgado, frente a la ya citada demandada, interesando que tras los tramites procedimentales oportunos se dictase sentencia por la que se adoptasen los siguientes pronunciamientos:

1.- Declare que la utilización de las marcas GEDESCO y GEDESCOCHE como keyword o palabra clave de búsqueda en los anuncios patrocinados o adwords en un buscador de internet y en particular en Google por parte de CAR PUERTO BANUS S.L. constituye una infracción de marca.

2.- Que la conducta de CAR PUERTO BANUS S.L. en el mercado de la financiación es desleal.

Y en atención a lo anterior CONDENE a Car Puerto Banus S.L. (CREDITO POR TU COCHE):

- A estar y pasar por las anteriores declaraciones.

- A cesar en la utilización de las marcas GEDESCO y GEDESCOCHE como palabras clave o keyword en cualquier buscador de internet y en particular en Google para posicionar su anuncio cualesquiera otros que dirijan a su web retirando cualquier vinculo entre las marcas de la actora y los anuncios de la demandada.

- A pagar a la actora, en concepto de reparación de los perjuicios irrogados a GEDESCO por la infraccion a que se refieren los anteriores pedimentos, el 1% de la cifra de negocios realizada por la infractora, en virtud de lo dispuesto en el articulo 43.5 LM y en su caso, a pagar a la actora, alternativamente, la cantidad que se concrete y resulte como importe de los referidos perjuicios, en el periodo de prueba, sobre las bases alternativas que se han consignado en la presente demanda, como consecuencia de la violación del derecho de la titular de las marcas registradas, según dispone el articulo 43.2.b) LM, via por la que esta parte ha optado y los actos de competencia desleal realizados.

- Al pago de las costas.

SEGUNDO.- Admitida a trámite la demanda, se emplazó a la parte demandada para que en dos meses compareciere en autos y la contestase, bajo apercibimiento de rebeldía, lo que fue verificado en legal forma, oponiéndose a la demanda adversa. Seguidamente se convocó a las partes al acto de la audiencia previa que se celebró con su asistencia finalmente en fecha 7 de marzo de 2019, ratificando las partes sus respectivos escritos procesales y solicitando el recibimiento del pleito a prueba, admitiéndose los medios probatorios que se reputaron pertinentes. Practicada que fue con el resultado que consta la prueba que había de estar rendida antes de la vista, seguidamente se señaló para que se celebrara el acto del juicio la audiencia del dia 23 de enero de 2020, en que ha tenido lugar.

TERCERO.- Que practicados los medios de prueba que propuestos habían venido admitidos como pertinentes y útiles, con el resultado que consta en las actuaciones, quedaron los autos conclusos para dictar sentencia en fecha 23 de enero de 2020.

CUARTO.- Que en la sustanciación de este procedimiento se han observado las formalidades legales pertinentes.

Fundamentos

PRIMERO.- La parte demandante, que titula diversos registros de marcas nacionales, sostiene demanda, al amparo de la normativa reguladora del derecho de marca frente a la aquí demandada, denunciando que ésta viene realizando actos de comercio que infringen los derechos de la actora, todo ello con fundamento en las consideraciones que al efecto se desarrollan.

En el Registro de Marcas de la OEPM aparecen inscritos, con número num. 2581018, denomativa, GEDESCO, para productos y servicios de la clase 36, num. 2669788, denominativa, GESDESCO, para productos y servicios de la clase 36, num. 3027412, mixta, y num. 3494656(3), mixta, las siguientes marcas nacionales de la titularidad de S. TOUS S.L., a saber:

- La marca numero 30277412, marca mixta, para productos de las clases 35, 38, 39, 41, 42 y 45 del nomenclátor:

- La marca numero 3494656(3), mixta, para productos de las clases 35, 36 y 39 del nomenclátor:

La parte demandada ha comparecido en las actuaciones y se ha opuesto a la viabilidad de la demanda deducida de contrario, en base a las consideraciones que al efecto ha desarrollado en su escrito de contestación y que se han ido apuntando en el trámite de fijación de hechos controvertidos en el seno de la audiencia previa.

La parte actora ha interesado en trámite de conclusiones que, como diligencia final, venga a requerirse a la parte adversa la aportación de determinada documentación en orden a cuantificar el monto de su cifra de negocio. Tal medio de prueba, diverso de aquellos que vinieron interesados y proveídos en el acto de la audiencia previa, tiene como propósito salvar la no practica efectiva de la prueba pericial en su día propuesta y admitida -en cuanto que la actora proponente no prestó la provisión de fondos interesada por el perito designado-. Pues bien, amén de que tal medio de prueba propuesto en este momento desborda en principio los escenarios que previene como hábiles el articulo 435 de la LEC, no resulta pertinente toda vez que la actora peticiona en sede de indemnización dineraria ex articulo 43 LM la cifra del 1%, y articula de manera alternativa a aquélla (y no como pedimento principal y sin perjuicio de la indemnización procedente ministerio legis en caso de advertirse la infracción) la petición de cuantificación que referencia con invocación del articulo 43.2 letra b) LM.

SEGUNDO.- En materia de marcas, la acción cesatoria desempeña un papel decisivo porque al constituir de ordinario el uso de una marca un acto continuo que se inserta en una actividad empresarial o profesional, el uso de la marca infractora va a ser presumiblemente repetido en el futuro, por cuya razón el único remedio eficaz es la acción de cesación; encaminada precisamente a prohibir el uso futuro de la marca infractora.

La Sentencia del Tribunal Supremo de 26 de junio de 2003, dictada ciertamente al amparo de la ley anterior pero cuya doctrina es perfectamente aplicable tras la entrada en vigor de la Ley 17/2001, enuncia en relación al articulo 30 de la Ley de 1988 que el registro de la marca confiere a su titular el derecho exclusivo de utilizarla en el tráfico económico. Este derecho subjetivo de exclusiva utilización de la marca presenta un aspecto positivo y otro negativo; el aspecto positivo implica que el titular de la marca dispone, en exclusiva, de las tres facultades siguientes:

a) La facultad de aplicar la marca o producto.

b) La facultad de poner en el comercio o introducir en el mercado productos o servicios diferenciados mediante la marca.

c) La facultad de emplear la marca en la publicidad concerniente a los productos o servicios diferenciados a través de la marca.

El aspecto negativo consiste en la facultad de prohibir que los terceros usen de su marca, prohibición que se extiende tanto a los signos iguales como a los confundibles, y comprende tanto a los productos idénticos como a los similares.

El antiguo articulo 12-1-a) de la Ley de Marcas, prohibía el registro de signos o marcas que por su identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con una marca anteriormente solicitada o registrada para designar productos idénticos o similares, puedan inducir a confusión en el mercado o generar un riesgo de asociación con la marca anterior.

La vigente regulación, en su articulo 6-1, ya no hace mención a esa triple identidad o semajanza, pero la doctrina estima que tal criterio no puede estimarse superado en cuanto que se trata de un test idóneo en orden a la recta aplicación en sus justos términos del ius prohibendi del articulo 34-2 de la Ley, bien entendido que en todo caso y salvo que el elemento grafico lleve a una radical disparidad (o coincidencia), es el elemento fonético y la grafía denominativa la que han de resultar prioritarias en el análisis del caso concreto de que se trate.

El articulo 40 de la Ley de Marcas enuncia la regla general en materia de tutela de la posición del titular de una marca registrada frente a la conducta de terceros que quebranten el derecho de exclusiva inherente a aquella titularidad. Al efecto, se enuncia que 'el titular de una marca registrada podrá ejercitar ante los órganos jurisdiccionales las acciones civiles o penales que correspondan frente a quienes lesionen su derecho y exigir las medidas necesarias para su salvaguardia, todo ello sin perjuicio de la sumisión a arbitraje, si fuere posible'.

Y ya hemos enunciado más arriba que una de las condiciones para que la protección de la marca sea realmente eficaz es evitar que en el futuro pueda mantenerse la agresión que el signo padece. Ello confiere a la acción de cesación la relevancia que ostenta. La doctrina más autorizada ha señalado que para la procedencia de esta acción es suficiente la concurrencia de dos presupuestos, a saber:

1.- La existencia de la violación.

2.- El riesgo de que la violación vaya a repetirse.

Sin embargo, es dable considerar que, en sentido estricto, para la procedencia de la acción de cesación es necesario únicamente que concurra, amén del presupuesto relativo a la legitimación del reclamante, la actualidad de la violación que se denuncia. Tal consideración no empece, sin embargo, a que evidentemente la acción de cesación debe proyectarse hacia el futuro mediante la prohibición de que se reiteren actos idénticos a los que, eventualmente, se ha estimado suponen infracción de los derechos de marca, pero sin que sea necesario ni exigible la concurrencia del 'riesgo' de repetición.

En el caso de autos, la parte actora inicial, titular de los registros de marca de que se trata, ejercita la acción de cesación, bien entendido que no nos encontramos ante un supuesto de comparación entre signos a efectos de detección del riesgo de confusión, sino en un supuesto específico de licitud de la utilización de marcas registradas en un sistema de referenciación en búsquedas de internet, que ha de ser resuelto conforme a los criterios establecidos al efecto por el TJUE y por nuestro Tribunal Supremo.

TERCERO.- El contencioso de que se trata se contrae a la dilucidación de la eventual (o no) a la licitud del uso de una marca registrada como palabra clave en un motor de búsqueda de internet.

A este respecto, es muy relevante hacer cita de los criterios contenidos en la STS de 26 de febrero de 2016, que enuncia:

'En líneas generales, el funcionamiento del sistema de publicidad en internet por referenciación es el siguiente: la empresa que gestiona el motor de búsqueda facilita que los internautas accedan de manera libre y gratuita al motor de búsqueda mediante la introducción de una palabra clave (keyword) por la que el usuario obtiene unos resultados que en el argot de internet se denominan 'naturales', que han sido seleccionados por la empresa del motor de búsqueda basándose en la relación de tales términos con la palabra clave.

Al mismo tiempo, el motor de búsqueda establece un sistema de publicidad (que en el caso de Google, que es al que afecta el supuesto litigioso, se denomina adwords), que permite mostrar, tras la introducción de la palabra clave, y junto con los resultados naturales, anuncios publicitarios. Estos anuncios aparecen en la pantalla y suelen consistir en un breve mensaje comercial y un enlace a la página web del anunciante (advertising link).

El motor de búsqueda ofrece a las empresas un conjunto de palabras clave que pueden ser elegidas de forma automatizada. El problema es que algunas de tales palabras clave pueden ser idénticas a marcas registradas, o incluso a marcas notorias o renombradas. Una vez que un anunciante escoge una palabra clave, debe pagar un precio cada vez que un internauta haga 'clic' sobre la palabra clave que actúa como enlace promocional que lo redirige a la página web del anunciante.

2.- Como se indica en la sentencia recurrida (fundamento jurídico segundo), el problema ha sido abordado por diversas sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Por lo cual, como antecedente lógico de lo que expondremos al resolver los distintos motivos casacionales, resulta adecuado hacer una breve síntesis de la doctrina emanada de tales pronunciamientos, tomando como base las SSTJUE de 23 de marzo de 2010 ( casos acumulados C- 236/08 -Google France vs. Louis Vuitton -, C-237/08 -Google France vs. Viaticum - y C-238/08 - Google France vs. Centre national de recherche en relations humaines); 12 de julio de 2011 ( C-324/09 , L'Oréal SA vs. eBay International AG); y 22 de septiembre de 2011 ( C-323/09 , Interflora Inc. vs. Marks & Spencer plc). Ha de tenerse en cuenta, además, que en esta jurisprudencia no sólo se aplican las normas de la Directiva de marcas y del Reglamento sobre la Marca Comunitaria, sino también la Directiva 2000/31, relativa a la determinados aspectos jurídicos de los servicios de la sociedad de la información, en particular el comercio electrónico en el mercado interior.

3.- Según tales resoluciones del TJUE, la regla general sería que el uso de marcas ajenas como palabra clave en Internet constituye una infracción o lesión del derecho de marca del legítimo titular. Así se establece como premisa fundamental en el apartado 49 de la primera de las sentencias indicadas, al decir:

'De conformidad con el art. 5, apartado 1, letra a), de la Directiva 89/104 o, si se trata de una marca comunitaria, con el art. 9, apartado 1, letra a), del Reglamento núm. 40/94 , el titular de la marca está facultado para prohibir a cualquier tercero el uso, sin su consentimiento, de un signo idéntico a dicha marca, cuando dicho uso se produzca en el tráfico económico, para productos o servicios idénticos a aquellos para los que la marca esté registrada, y menoscabe o pueda menoscabar las funciones de la marca'.

No obstante, dado que el derecho de exclusiva no es absoluto, tal uso únicamente será considerado infracción de marca cuando el uso de la marca ajena se haga a título de marca, es decir con el fin de identificar un determinado producto o servicio. Es decir, se pueden utilizar marcas registradas como palabras clave para mostrar enlaces patrocinados siempre y cuando se cumplan con una serie de requisitos: (i) que el uso de la marca no menoscabe ni la función indicadora del origen de la marca, ni su función económica; (ii) que resulte claro para un usuario medio de internet que los productos o servicios publicitados no proceden del titular de la marca o de una empresa económicamente vinculada; y de no ser así, se indique bajo qué circunstancia se venden productos de una determinada marca a través de una página web distinta a la 'oficial'. La finalidad de este requisito es impedir el riesgo de confusión. En concreto, en la sentencia del caso Interflora, el TJUE declaró:

'1) Los artículos 5, apartado 1, inciso a, de la Directiva 89/104 y 9, apartado 1, inciso a, del Reglamento (CE) 40/94 sobre la marca comunitaria, deben interpretarse en el sentido de que el titular de una marca está facultado para prohibir que un competidor haga publicidad (a partir de una keyword idéntica a esa marca que el competidor seleccionó en el marco de un servicio de referenciación en Internet sin el consentimiento del titular) de productos o servicios idénticos a aquéllos para los que la marca esté registrada, cuando dicho uso pueda menoscabar una de las funciones de la marca. Este uso:

' - Menoscaba la función de indicación de origen de la marca cuando la publicidad mostrada a partir de la palabra clave no permite o permite difícilmente al consumidor normalmente informado y razonablemente atento determinar si los productos o servicios designados por el anuncio proceden del titular de la marca o de una empresa vinculada económicamente a éste, o si, por el contrario, proceden de un tercero;

'- En el marco de un servicio de referenciación de las características del que se trata en el litigio principal, no menoscaba la función publicitaria de la marca, y

'- Menoscaba la función de inversión de la marca si supone un obstáculo esencial para que dicho titular emplee su marca para adquirir o conservar una reputación que permita atraer a los consumidores y ganarse una clientela fiel.

'2) Los artículos 5, apartado 2, de la Directiva 89/104, y 9 apartado 1, inciso c, del Reglamento Nº. 40/94 deben interpretarse en el sentido de que el titular de una marca de renombre está facultado para prohibir que un competidor haga publicidad a partir de una palabra clave correspondiente a dicha marca que el mencionado competidor seleccionó en el marco de un servicio de referenciación en Internet sin el consentimiento del citado titular, cuando de ese modo el competidor obtiene indebidamente provecho del carácter distintivo o de la notoriedad de la marca (parasitismo), o cuando dicha publicidad menoscaba su carácter distintivo (dilución) o su notoriedad (difuminación).

'En particular, una publicidad realizada a partir de esa palabra clave menoscaba el carácter distintivo de la marca de renombre (dilución), si contribuye a que dicha marca se desnaturalice transformándose en un término genérico.

'En cambio, el titular de una marca de renombre no está facultado para prohibir, concretamente, publicidad mostrada por sus competidores a partir de palabras clave correspondientes a dicha marca y que proponga una alternativa frente a los productos o a los servicios del titular de dicha marca, sin causar una dilución o una difuminación y sin menoscabar por lo demás las funciones de la mencionada marca de renombre'.

Asi las cosas, es claro que la labor a realizar pasa por constatar la pertinencia de los criterios jurisprudenciales expuestos, al fijarse en el concreto texto del anuncio mostrado en Google Adwords asi como la relevancia del acceso al anuncio de la pagina web de la demandada a partir del texto que se escribe en la barra del buscador. Pues bien, las actas notariales aportadas por la parte actora como documentos num. 10, 11, 14, 15 y 16 son demoledoras en este sentido en orden a formar la convicción del Juzgador sobre cuál sea la decisión pertinente, no siendo ocioso sino todo lo contrario considerar la intimación cursada por la actora a la demandada (documento num. 12) y que ésta contestó (documento num. 13) en fecha intermedia entre las referenciadas actas notariales aportadas como documentos num. 10 y 11 (24 de marzo de 2017) y como documentos num. 14, 15 y 16 (12 de enero de 2018 y 23 de enero de 2018).

Y es que, ciertamente, atendidos los registros marcarios que titula la actora, tanto denominativos como mixtos, la utilización del signo GEDESCO como keyword o palabra de búsqueda en los anuncios patrocinados (adwords) de un buscador de internet (en este caso como en el de la STS de 26 de febrero de 2016, el buscador Google), constituye una infracción del derecho de marca.

CUARTO.- Se pretende por la actora, al amparo de la legislación marcaria, indemnización de daños y perjuicios. En este sentido, el suplico de la demanda postula el pedimento de pagar a la actora, en concepto de reparación de los perjuicios irrogados a GEDESCO el 1% de la cifra de negocios realizada por la infractora, en virtud de lo dispuesto en el articulo 43.5 LM y en su caso, a pagar a la actora, alternativamente, la cantidad que se concrete y resulte como importe de los referidos perjuicios, en el periodo de prueba, sobre las bases alternativas que se han consignado en la presente demanda, como consecuencia de la violación del derecho de la titular de las marcas registradas, según dispone el articulo 43.2.b) LM, via por la que esta parte ha optado y los actos de competencia desleal realizados.

Pues bien, amén de que la referencia a la petición alternativa resulta cuanto menos ciertamente equivoca, en cuanto que no se formula la petición ex articulo 43.2.b) con carácter principal para indicar seguidamente que en todo caso el infractor deberá atender el pago de la suma relativa al 1% de la cifra de negocios en cuanto que ésta ultima viene contemplada ex re ipsa, es lo cierto que la actora propuso en debida forma prueba pericial para acreditar tal, y esta prueba no se practicó en cuanto que se le tuvo por decaído pues no se prestó la provisión de fondos interesada por el Perito designado ex articulo 342.3 párrafo segundo de la LEC, conforme al cual ' Transcurrido dicho plazo, si no se hubiere depositado la cantidad establecida, el perito quedará eximido de emitir el dictamen, sin que pueda procederse a una nueva designación'.

El artículo 43.5 de la Ley de Marcas establece que ' El titular de la marca cuya violación hubiera sido declarada judicialmente tendrá, en todo caso y sin necesidad de prueba alguna, derecho a percibir en concepto de indemnización de daños y perjuicios el 1 por ciento de la cifra de negocios realizada por el infractor con los productos o servicios ilícitamente marcados. El titular de la marca podrá exigir, además, una indemnización mayor si prueba que la violación de su marca le ocasionó daños o perjuicios superiores, de acuerdo con lo dispuesto en los apartados anteriores'.

Esta partida viene contemplada en un régimen de determinismo por la Ley pues se entiende que cometida la infracción se ha operado escenario de perjuicios para el titular del signo marcario ex re ipsa. Asi las cosas, procederá estimar en esta sentencia este concepto, y ya en sede de ejecutoria podrá procederse a su exacta cuantificación, fijándose al efecto el dies a quo en la fecha en que la actora ha acreditado que se estaba cometiendo la infracción, a saber, 24 de marzo de 2017 (documentos num. 10 y 11 de la demanda).

QUINTO.- Amén de todo lo expuesto más arriba, que da respuesta a las pretensiones esgrimidas al amparo de la normativa marcaria, también la actora impetra tutela al amparo de la normativa que tutela la par conditio concurrentium.

Y es que no obsta a cuantas consideraciones se han desarrollado más arriba, que tienen pleno sentido al amparo de la normativa marcaria que la aquí actora pueda, de modo cumulativo, venir a impetrar tutela jurídica al amparo de la normativa represora de las malas prácticas concurrenciales (esto es, la normativa de competencia desleal), para el supuesto de que se den los presupuestos contemplados en tal sentido en los articulos 6 y siguientes de la Ley 3/1991, habida cuenta la vigencia del principio de complementariedad relativa entre una y otra normativa. Y tal es de apreciar ciertamente en el caso que nos ocupa, en cuanto que precisamente la función de la marca es distinguir en el mercado los productos como procedentes de un determinado origen empresarial, siendo patente que el consumidor medio informado puede, razonablemente, habida cuenta las semejantes que se han comentado más arriba, verse confundido en cuanto a tal origen, asociando indebidamente los servicios comercializados por la parte demandada con la empresa del actor. Evidentemente, en orden a que la cobertura plena que se pretende no pudiere obtenerse en sede de tutela marcaria, precisamente en orden a salvar la objeción en cuestión, la parte demandante acciona asimismo al amparo de la normativa de la Ley 3/1991, y tal tiene pleno sentido además si se estima la antigüedad en el tiempo desde la que viene desenvolviendo la actividad que le es propia en el tráfico económico y el prestigio y notoriedad alcanzados, y que el proceder de la demandada, acometiendo una nueva empresa y procediendo al registro de las marcas que titulan, y por ende girando en el tráfico mercantil a su amparo, en un ámbito territorial coincidente en lo que aquí interesa, le ha debido sustraer ( in re ipsa) fondo de comercio.

La parte actora impetra la virtualidad de diversos preceptos de la Ley de Competencia Desleal, a cuyo amparo centrar el proceder de la demanda que reprocha como constitutivo de infracción a las practicas leales en el mercado.

La Ley 3/1991, de 10 de enero, y conforme a su Preámbulo, configura la competencia desleal, como una pieza legislativa de importancia capital, dentro del sistema del derecho, mercantil, al configurarse un marco jurídico, capaz de dar cauce a la cada vez más enérgica y sofisticada lucha concurrencial, y todo ello, debido al desarrollo de la economía y la apertura de nuevos mercados, por lo que se trata de defender con la misma, el interés privado de los empresarios, el interés colectivo de los consumidores y el propio interés público del Estado al mantenimiento de un orden comercial debidamente saneado.

Así, según el artículo 1 de la Ley de Competencia Desleal, ésta tiene por finalidad la protección de la competencia en interés de todos los que participan en el mercado y a tal fin establece la prohibición de los actos de competencia desleal, siempre que se realicen en el mercado y con fines concurrenciales (artículo 2). El artículo 4 declara, como cláusula general, que se reputa desleal todo comportamiento que resulte objetivamente contrarío a las exigencias de la buena fe. Por su parte el artículo 11 establece que la imitación de prestaciones e iniciativas empresariales ajenas es libre, salvo que estén amparadas por un derecho de exclusiva reconocido por la Ley. No obstante, la imitación de prestaciones de un tercero se reputará desleal cuando resulte idónea para generar la asociación por parte de los consumidores o comporte un aprovechamiento indebido de la reputación o el esfuerzo ajeno, todo ello, obviamente sin perjuicio de admitirse y asumirse que debe partirse, evidentemente, del principio constitucional de libertad de empresa y del principio económico de la libre competencia, uno y otro de acuerdo con la Ley y con las limitaciones que ésta pueda imponer.

La debida resolución del litigio que nos ocupa pasa por recordar y hacer llamamiento de la clásica doctrina contenida en la sentencia del Tribunal Supremo de 9 de julio de 1987 (aun cuando las menciones legislativas sean al E.P.I.), cuando se dice que 'este es el verdadero sentido conceptual de la modalidad de propiedad industrial conocido como marca o signo distintivo de la producción y el comercio, que aparece definido y regulado en los artículos 118 y siguientes del Estatuto, y que tiene diferente naturaleza y finalidad de la otra figura de la propiedad industrial conocida como modelo industrial o artística, constituyendo concepciones relativas a la forma o apariencia de los productos ya conocidos, en los que la innovación formal en ellos introducida, no modifica las características que poseen respecto a su utilidad, ni las hace mejores para el fin a que están destinadas, pero sí les prestan un aspecto más original, agradable o estético, haciéndolos más individualizados o más de acuerdo con las exigencias de la moda; características, y regulación legal, recogidas en los artículos 182 y siguientes del mencionado Estatuto. Así pues, en el presente caso, la sentencia recurrida correctamente afirma que no existe posibilidad de comparar e identificar la marca impugnada, con la forma de fabricar, representar u ornamentar sus productos el recurrente, pues se trata de modalidades heterogéneas de la propiedad industrial; lo que no impide la posibilidad de la existencia de una confusión, si la entidad demandada fabricara sus productos incluyendo en su configuración externa la reiterada y discutida ventana, pero ello entraría en el ámbito propio de otra forma de propiedad industrial, que aquí no se ha planteado'.

Pues bien, debe entenderse que dispensada que ha venido en los términos enunciados a los fundamentos jurídicos anteriores la tutela marcaria pertinente, no procede considerar que los hechos de que se trata incurran en quebranto de la par conditio concurrentium por infracción del artículo 12 de la LCD que se invoca. Esto es, ya se ha aludido en orden a que prospere la acción de nulidad marcaria, al supuesto de confusión, que engloba el riesgo de asociación, y en los casos de búsqueda de registros marcarios que resultan coincidentes con otros preexistentes, es consustancial al supuesto de infracción que se aprecia la circunstancia de venir a imitar (o reproducir) en orden a aprovechar (y rentabilizar en provecho propio) una previa implantación en el mercado. Aun cuando tales circunstancias no han venido subjetivamente acreditadas en este caso, fundándose el pronunciamiento en consideraciones objetivas, es lo cierto que en todo caso en la medida en que tal es consustancial al supuesto de infracción de que se trata, obteniéndose debida satisfacción en el ámbito marcario, no puede venirse a sostener una pretensión cumulativa por la via de la legislación de competencia desleal.

En aplicación de todo ello, debe estimarse parcialmente la demanda inicial rectora de las presentes actuaciones.

SEXTO.- Que atendida la estimación solo parcial de la demanda que se opera, no procede efectuar especial pronunciamiento en materia de costas procesales, de conformidad con lo prevenido en el vigente articulo 394 de la LEC.

Vistos los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación al caso enjuiciado.

Fallo

Que estimando como estimo parcialmente la demanda inicial promovida por el Procurador Sra. Gómez-Ferrer Bonet en la representación que ostenta de su mandante GEDESCO SERVICES SPAIN S.A. UNIPERSONAL, contra la entidad demandada CAR PUERTO BANUS S.L. se efectúan los siguientes pronunciamientos:

1.- Se declara, a todos los efectos procedentes en Derecho, que la utilización de las marcas GEDESCO y GEDESCOCHE como keyword o palabra clave de búsqueda en los anuncios patrocinados o adwords en un buscador de internet y en particular en Google por parte de CAR PUERTO BANUS S.L. constituye una infracción de marca.

2.- En su virtud, se condena a la entidad CAR PUERTO BANUS S.L. a estar y pasar por las anterior declaración asi como:

a) A cesar en la utilización de las marcas GEDESCO y GEDESCOCHE como palabras clave o keyword en cualquier buscador de internet y en particular en Google para posicionar su anuncio cualesquiera otros que dirijan a su web retirando cualquier vinculo entre las marcas de la actora y los anuncios de la demandada.

b) A pagar a la actora, en concepto de reparación de los perjuicios irrogados a GEDESCO por la infracción cometida el 1% de la cifra de negocios realizada por la infractora, a determinar en ejecución de sentencia en los términos indicados al fundamento jurídico cuarto.

3.- Todo ello sin pronunciamiento en materia de costas procesales causadas.

Notifíquese la presente resolución a las partes en legal forma, haciéndoles saber que contra la misma cabe interponer recurso de apelación para ante la Ilma. Audiencia Provincial de Valencia, que deberá interponerse en el plazo de veinte días, con observancia del depósito y la tasa pertinentes.

Así por esta mi Sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.

E./

PUBLICACION.- La anterior sentencia ha sido dictada y publicada por el Ilmo. Sr. Magistrado-Juez que la suscribe estando celebrando audiencia publica en el dia de su fecha. Doy fe.