Sentencia Civil Nº 260/2014, Audiencia Provincial de Alicante, Sección 8, Rec 231/2014 de 18 de Diciembre de 2014

Encabezamiento

TRIBUNAL DE MARCA COMUNITARIA

ROLLO DE SALA N.º 231 ( C 23 ) 14.

PROCEDIMIENTO: JUICIO ORDINARIO N.º 653 / 10.

JUZGADO DE MARCA COMUNITARIA n.º 2.

SENTENCIA NÚM. 260/14

Iltmos.:

Presidente: Don Enrique García Chamón Cervera.

Magistrado: Don Luis Antonio Soler Pascual.

Magistrado: Don Francisco José Soriano Guzmán.

En la ciudad de Alicante, a 18 de diciembre del año dos mil catorce.

El Tribunal de Marca Comunitaria, Dibujos y Modelos Comunitarios, integrado por los Iltmos. Sres. arriba expresados, ha visto los presentes autos, dimanantes del procedimiento anteriormente indicado, seguidos en el Juzgado n.º 1 de Marca Comunitaria; de los que conoce, en grado de apelación, en virtud del recurso interpuesto por ADIDAS A.G., apelante por tanto en esta alzada, representada por el Procurador D. VICENTE MIRALLES MORERA, con la dirección del Letrado D. ALEJANDRO ANGULO LAFORA.

Antecedentes

PRIMERO.-En los autos referidos, del Juzgado n.º 2 de Marca Comunitaria, se dictó Sentencia, de fecha 10 de abril del 2014, cuyo Fallo es del tenor literal siguiente: 'Que debo estimar y estimo íntegramente la demanda interpuesta por don Vicente Miralles Morera, Procurador de los Tribunales y de la mercantil ADIDAS A.G., contra las mercantiles LOST HEA VEN IMPORT, S.L. en consecuencia:

A) Declaro:

- Que LOST HEA VEN IMPORT, S.L ha realizado acto de violación de la Marca Comunitaria nº 3.517.646 y las Marcas Nacionales nº 1.784.710 y 643.472 titularidad de la mercantil ADIDAS A.G.

B) Condeno a la misma:

- A estar y pasar por las anteriores declaraciones.

- A cesar en la realización de cualquier acto de importación o comercio con los productos que se identifican con los documentos número 22, 28, 29, 30 y 31 de la demanda o cualesquiera otros que puedan infringir las marcas de las demandantes.

- A Abstenerse en el futuro de realizar cualquier acto de importación o comercialización que suponga empleo de signos idénticos o confundibles con la Marca Comunitaria nº 3.517.646 y las Marcas Nacionales nº 1.784.710 y 643.472 titularidad de la mercantil ADIDAS A.G.

- A destruir a su costa los 5.256 pares de zapatillas infractores propiedad de la misma que obran actualmente retenidas en las dependencias de la Aduana de Valencia.

- A destruir el stock de productos infractores que puedan tener almacenados.

- A publicar a su costa en un diario de tirada nacional el fallo de la Sentencia.

- A indemnizar a la actora en los daños y perjuicios en la cantidad de CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL EUROS (145.000€)

- A pagar las costas del procedimiento.'

SEGUNDO.-Contra dicha resolución se interpuso recurso de apelación, del que se dio traslado a las demás partes. Seguidamente, tras emplazarlas, se elevaron los autos a este Tribunal, donde fue formado el Rollo, en el que se señaló para la deliberación, votación y fallo el día 29 / 10 / 14, en que tuvo lugar.

TERCERO.-En la tramitación del presente proceso, en esta alzada, se han observado las normas y formalidades legales, a excepción del plazo para dictar sentencia, debido a la complejidad del asunto y a permisos del magistrado ponente.

Fundamentos

PRIMERO.-

La sentencia dictada en primera instancia ha declarado la infracción, por parte de la mercantil demandada, de una marca comunitaria y dos marcas nacionales titularidad de la parte actora, condenando a aquélla a pagarle , en lo que constituye el ámbito de la apelación, la cantidad de 145.000 €, que se integra: a) 150.000 € por regalía hipotética, b) 30.000 € por daño moral y c) deducidos 35.000 € por acuerdo transaccional homologado entre actora y otro codemandado, según petición de la misma.

Contra dicha decisión se alza la otrora parta demandante, que impugna exclusivamente la cuantía de los conceptos indemnizatorios.

Veamos los distintos apartados impugnados.

1º Indemnización concedida por lucro cesante (regalía hipotética).

Se critica la decisión del magistrado de instancia (de fijar una cantidad alzada de 150.000 € por tres años, a razón de un royalty de 50.000 € por año) por ser totalmente arbitraria y fata de motivación. Insiste en que, dada la falta de aportación de los libros contables por la parte demandada, fue la pericial propuesta a su instancia la que permitió fijar el royalty mínimo hipotético, para el periodo infractor, en 1.354.693,07 €; ahora bien, como quiera que ambas partes firmaron un principio de acuerdo transaccional, en abril del 2012, en que fijaron en 692.347,39 € el importe de los daños y perjuicios, alega que ésta debe ser la cantidad a fijar por este concepto indemnizatorio (cantidad de la que, incluso, se dice que la demandada llegó a pagar 3.000).

Lleva razón la parte recurrente en que la cantidad fijada en la sentencia recurrida se basa exclusivamente en una 'estimación' del magistrado, a la vista del prestigio y notoriedad de ADIDAS, pero que se aparta de la prueba realmente practicada en el procedimiento. Estimación que se dice efectuada a la vista de ' la imposibilidad de fijar una cifra de comercialización real al margen de las zapatillas incautadas (...) pues la omisión de la exhibición no puede beneficiar a la parte que no cumple con el requerimiento...'.

Este Tribunal ya tuvo ocasión de pronunciarse sobre un tema muy similar, en que también fue parte recurrente ADIDAS ( sentencia 9/2012, de 13 de enero ). En dicha sentencia, ya razonamos, en lo que guarda relación con lo que ahora interesa, que

' Ante la falta de aportación por la demandada de la documentación mercantil, fiscal y contable requerida en el acto de la audiencia previa, la actora optó en el acto del juicio por el criterio de la regalía hipotética previsto en el artículo 43.2.b de la Ley de Marcas y, en atención a los informes periciales aportados (documentos números 30 y 30.bis de la demanda) reclamó por este concepto la suma de 1.712.231,89.- € al considerar que éste sería el importe mínimo garantizado debajo del cual la actora no otorgaría una licencia. De otro lado, la actora reclamó por el concepto de daño al prestigio la suma de 246.933,89.- €.

Las cuantías referidas a ambos conceptos indemnizatorios fueron sustancialmente reducidas en la Sentencia de instancia: la regalía hipotética se redujo a 16.000.- € y el daño al prestigio se fijó en 1.600.- €.

Tiene razón la parte apelante cuando ataca la Sentencia de instancia porque ésta parte para fijar las cuantías de la cifra de negocios que se desprende de las autoliquidaciones del Impuesto de Sociedades de ALMONTE correspondiente a los ejercicios 2008 y 2009 y es la misma Sentencia quien cuestiona la fiabilidad de la contabilidad de la demandada a la vista del documento empleado para la facturación de las compras realizadas en el establecimiento (nota de encargo de un restaurante). Precisamente, la falta de cooperación de la demandada en la aportación de la documentación requerida no puede beneficiarle ( artículo 329 de la Ley de Enjuiciamiento Civil ), por lo que debemos entrar a examinar la razonabilidad de los criterios de valoración utilizados por el perito de la parte actora para fijar la cuantía indemnizatoria de ambos conceptos. (...).

En segundo lugar, para fijar la cuantía de la regalía hipotética hemos de tener en cuenta que las actoras no licencian su marca por lo que carecemos de cualquier referencia en la fijación de su cuantía. No obstante, la falta de concesión de licencias no impide la aplicación de este criterio cuantitativo pues, en definitiva, se trata de construir una hipótesis sobre cuál sería el precio que el infractor pagaría al titular por la concesión de una licencia.

En tercer lugar, ante esa falta de referencia resulta acertado el criterio del perito según el cual debe fijarse el mínimo anual garantizado en el caso de que las actoras hubieran otorgado una licencia a ... pues es un elemento habitual en el contenido de un contrato de licencia con el fin de asegurar al licenciante una cuantía mínima para el caso de que las ventas del licenciatario no sean las esperadas. También es razonable que ese mínimo anual garantizado tenga en consideración la cifra de ventas de ADIDAS en España que, en el informe pericial, limitado a la ropa en general, se cifra en la suma de 132.971.227.- € como promedio anual. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que las prendas infractoras tan sólo son forros polares y chándales, es decir, no todas las prendas confeccionadas relacionadas con el deporte. Ha de tenerse presente que las licencias pueden comprender parte de los productos del titular de la marca ( artículos 48.1 de la Ley de Marcas y 22.1 del Reglamento de Marca Comunitaria ), por lo que, ante la falta de prueba sobre la proporción que estos tipos de prendas representan sobre el total de las prendas confeccionadas comercializadas por ADIDAS, fijamos que esa cuota alcanzaría el 10%. Así pues, el promedio anual de la venta de ADIDAS en España de los concretos productos comercializados por la demandada se reduce a 13.297.122,7.- €. Seguidamente, de conformidad con el criterio del perito Sr. Avelino , el 1% de esa cifra sería el límite por debajo del cual ADIDAS no le interesaría conceder una licencia de explotación de sus marcas, por lo que el mínimo anual garantizado sería 132.971,22.- € que, proyectado sobre 470 días, se eleva a 171.094,46.- €'.

Pues bien, producida la cuantificación del royalty, por parte del perito, conforme a los parámetros fijados por este Tribunal, y teniendo en cuenta la reducción que la propia parte opera al tener en cuenta la cantidad fijada en el principio de acuerdo transaccional, estimaremos este motivo de recurso, fijando en 692.347,39 € la indemnización por regalía hipotética.

2º. Indemnización por desprestigio de la marca.

La sentencia recurrida concede 30.000 € por desprestigio o daño moral, al no considerar adecuada la cantidad pedida por este concepto, fijada en atención a los gastos de publicidad.

La apelante estima que esta cantidad debería quedar fijada en la cifra de 98.274 €, indicada en el acuerdo transaccional a que se ha hecho referencia. Invoca también la posición de este Tribunal en la sentencia ya referida de 20 de abril del 2012 .

Nuevamente, la única prueba practicada en orden a la fijación del quantum indemnizatorio por este concepto, en conjunción con el principio de acuerdo citado, deben llevar a la estimación del motivo.

En definitiva, la indemnización de daños y perjuicios, por los dos conceptos antedichos, ha de ascender a 752.621,39 € (790.621,39 menos 38.000, ya pagados).

SEGUNDO.-

En materia de costas será de aplicación el art. 398.2, que dispone que en caso de estimación total o parcial de un recurso de apelación, no se condenará en las costas de dicho recurso a ninguno de los litigantes.

TERCERO.-

De conformidad con el art. 208.4 LEC , toda resolución incluirá la mención de si es firme o cabe algún recurso contra ella, con expresión, en este caso, del recurso que proceda, del órgano ante el que deba interponerse y del plazo para recurrir.

Así, de acuerdo con lo establecido en el art. 466 y Disposición Final 16ª LEC , contra las sentencias dictadas por las Audiencias Provinciales en la segunda instancia de cualquier tipo de proceso civil podrán las partes legitimadas interponer recurso de casación y/o extraordinario de infracción procesal, de los que conocerá, en su caso, el Tribunal Supremo, siempre que dicha sentencia sea recurrible en casación, por encontrarse en alguno de los casos previstos en el art. 477.2 LEC . Tales recursos deberán interponerse (téngase en cuenta que la modificación introducida en la LEC por la Ley 37/2011, de 10 de octubre, de medidas de agilización procesal, publicada en el BOE del día 11 de octubre, suprime el trámite de preparación de todos los recursos devolutivos, que habrán, por tanto, de ser directamente interpuestos, en plazo y forma, de conformidad con la Disposición transitoria única, Procesos en trámite) ante el tribunal que haya dictado la resolución que se impugne dentro del plazo de veinte días contados desde el día siguiente a la notificación de aquélla, constituyéndose previamente depósito para recurrir por importe de 50 euros por cada recurso que se ingresará en la Cuenta de Consignaciones de esta Sección 8ª abierta en Banco Santander indicando en el campo 'Concepto' del documento resguardo de ingreso, que es un 'Recurso', sin cuya acreditación no será admitido (LO 1/2009, de 3 noviembre).

CUARTO.-

De conformidad con la Disposición Adicional décimoquinta, número 8, de la LOPJ , introducida por la LO 1/2009, de 3 de noviembre, en caso de estimación total o parcial del recurso, procederá la devolución de la totalidad del depósito constituido por la parte para poder interponerlo.

VISTAS las disposiciones citadas y demás de general y pertinente aplicación, siendo ponente de esta Sentencia, que se dicta en nombre de SM. El Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español, en el ejercicio de la potestad jurisdiccional, el Magistrado Don Francisco José Soriano Guzmán, quien expresa el parecer del Tribunal de Marca.

Fallo

FALLAMOS:Que con estimacióndel recurso de apelación interpuesto por la representación de ADIDAS A.G. contra la sentencia dictada por el Juzgado de Marca Comunitaria n.º 2, de fecha 10 de abril del 2014, en los autos de juicio ordinario n.º 653 / 10, debemos revocar yrevocamos parcialmente dicha resoluciónen el sentido de fijar la indemnización de daños y perjuicios, a cuyo pago se condena a la mercantil demandada, en la cantidad de 752.621,39 €, manteniendo el resto de la resolución recurrida, sin hacer en esta alzada expreso pronunciamiento sobre las costas.

Procédase a la devolución de la totalidad del depósito constituido por la/s parte/s recurrente/s o impugnante/s cuyo recurso/impugnación haya sido total o parcialmente estimado.

Notifíquese esta resolución en forma legal y, en su momento, devuélvanse los autos originales al Juzgado de procedencia, de los que se servirá acusar recibo, acompañados de certificación literal de la presente resolución a los oportunos efectos de ejecución de lo acordado, uniéndose otra al Rollo de apelación.

La presente resolución podrá ser objeto de recurso, de conformidad con lo establecido en los fundamentos de derecho de esta sentencia.

Así, por esta nuestra Sentencia, fallando en grado de apelación, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN:Leído y publicado fue la anterior sentencia en el día de su fecha, siendo Ponente el Ilmo. Sr. D. Francisco José Soriano Guzmán, estando el Tribunal celebrando audiencia pública en el día de la fecha. Certifico.