Sentencia Civil Nº 261/2012, Audiencia Provincial de Madrid, Sección 28, Rec 612/2011 de 21 de Septiembre de 2012

Encabezamiento

AUD.PROVINCIAL SECCION N. 28

MADRID

SENTENCIA: 00261/2012

AUDIENCIA PROVINCIAL DE MADRID

Sección 28ª

Rollo de apelación nº 612/2011

Materia: Propiedad industrial (Marcas)

Órgano judicial de procedencia: Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Madrid

Autos de origen: Juicio ordinario nº 142/2009

Parte recurrente: RESTAURANTE CLUB 31, S.L.

Procurador/a: D. José Manuel Villasante García

Letrado/a: D. . Pedro Merino Baylos

Parte recurrida: Dª Otilia

Procurador/a: Dª Isabel Sánchez Ridao

Letrado/a: D. Antonio de la Reina Montero

SENTENCIA Nº 261/2012

En Madrid, a 21 de septiembre de 2012.

En nombre de S.M. el Rey, la Sección Vigésima Octava de la Audiencia Provincial de Madrid, especializada en materia mercantil, integrada por los ilustrísimos señores magistrados D. Ángel Galgo Peco, D. Enrique García García y D. Pedro María Gómez Sánchez, ha visto en grado de apelación, bajo el nº de rollo 612/2011, los autos del procedimiento nº 142/09, provenientes del Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Madrid, siendo objeto del mismo acciones en materia de Derecho de Marcas.

Las partes han actuado representadas y con la asistencia de los profesionales identificados en el encabezamiento de la presente resolución.

Antecedentes

PRIMERO.- Las actuaciones procesales se iniciaron mediante demanda presentada con fecha 16 de enero de 2009 por la representación de RESTAURANTE CLUB 31, S.L., en la que, tras exponer los hechos que estimaba de interés y alegar los fundamentos jurídicos que consideraba que apoyaban su pretensión, suplicaba que se dictase sentencia con los siguientes pronunciamientos: "1º.- DECLARE: a) Que la demandante RESTAURANTE CLUB 31, S.L. ostenta frente a la demandada un derecho de propiedad industrial preferente sobre el distintivo "RESTAURANTE CLUB 31". B) Que la solicitud y registro por la demandada de la marca española 2.550.994 "RESTAURANTE CLUB 31" constituye un fraude de los derechos de propiedad industrial preferentes de RESTAURANTE CLUB 31, S.L. c) Que, como consecuencia de las declaraciones anteriores, el registro de la marca 2.550.994 "RESTAURANTE CLUB 31" pertenece en propiedad a la sociedad RESTAURANTE CLUB 31, S.L., debiendo subrogarse esta empresa en los derechos y en la posición registral ilegítimamente detentados por la demandada. 2º.- ORDENE: La subrogación de la sociedad RESTAURANTE CLUB 31, S.L. en la titularidad registral de la marca 2.550.994 "RESTAURANTE CLUB 31" mediante la remisión del oportuno mandamiento a la Oficina Española de Patentes y Marcas. 3º.- CONDENE A LA DEMANDADA: a) A estar y pasar por las anteriores declaraciones. Todo ello con imposición de las costas causadas".

SEGUNDO.- Tras seguirse el juicio por sus trámites correspondientes el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Madrid dictó sentencia, con fecha 16 de septiembre de 2010 , cuyo fallo es el siguiente: "Que debo desestimar y desestimo íntegramente la demanda interpuesta por RESTAURANTE CLUB 31, S.L. contra Dª Otilia con expresa condena en costas de la parte actora".

TERCERO.- Publicada y notificada dicha resolución a las partes litigantes, por la representación de la demandante se interpuso recurso de apelación que, admitido por el mencionado juzgado y tramitado en legal forma, con oposición de la contraria, ha dado lugar a la formación del presente rollo ante esta sección de la Audiencia Provincial de Madrid, que se ha seguido con arreglo a los trámites de los de su clase.

La deliberación, votación y fallo del asunto se realizó con fecha 20 de septiembre de 2012.

Ha actuado como ponente el Ilmo. Sr. Magistrado D. Ángel Galgo Peco, que expresa el parecer del tribunal.

Fundamentos

PRIMERO.- La litis que se dirime trae causa de la demanda interpuesta por RESTAURANTE CLUB 31, S.L. en ejercicio de la acción reivindicatoria del artículo 2.2 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre , de Marcas ("LM"), en relación con la marca nº 2.550.994, denominativa, "RESTAURANTE CLUB 31", registrada para servicios de restauración (alimentación), clase 43, a nombre de la demandada Dª Otilia . Como fundamento de las pretensiones actoras se aduce que la demandada procedió a registrar el signo debatido en fraude de los derechos de la mercantil demandante.

El juez de primera instancia dictó sentencia rechazando las pretensiones actoras, al no apreciar motivo de censura en el proceder de la demandada. Disconforme con tal decisión, la parte demandante recurrió en alzada. Los diferentes apartados del recurso responden a una misma idea directriz, a saber, la crítica de la valoración efectuada por el juzgador de la anterior instancia en el sentido de que, atendidas las circunstancias del caso, los hechos enjuiciados no resultan subsumibles en el supuesto del artículo 2.2 LM que se señala como razón de la pretensión deducida.

SEGUNDO.- Pocas dudas pueden abrigarse de que al solicitar la inscripción del signo controvertido la demandada era conocedora del uso del mismo por parte de la sociedad demandante. Esta es la conclusión que la lógica impone, habida cuenta que los únicos socios de la mercantil demandante eran la propia demandada, sus dos hermanos y su madre, todos ellos socios fundadores, y que estamos hablando del signo con el que la sociedad explota un conocido restaurante de Madrid, lo cual no supone más que la continuación del negocio familiar que treinta y cinco años antes de constituirse la demandante erigió el difunto padre y marido de sus socios, D. Damaso . La demandada no cuestiona mínimamente este extremo.

Tampoco se presenta excesivamente problemática la apreciación de que tal situación, considerada en abstracto, justificaría el recurso a la acción reivindicatoria prevista en el artículo 2.2 LM ., como supuesto prototípico de fraude en la adquisición de la marca. Por lo tanto, es claro que el núcleo de la controversia se sitúa en el examen de la eficacia enervatoria que quepa atribuir a las razones dadas por la demandada para explicar la solicitud del registro controvertido.

La Sra. Otilia aduce que su proceder estaba guiado por el propósito de preservar la marca de origen familiar utilizada en la explotación del negocio de restauración de continua referencia, ante la falta de interés de la sociedad demandante en tal empeño. Sobre este particular debemos destacar los siguientes extremos, que resultan de la documental obrante en las actuaciones:

(1) Por resolución de fecha 18 de febrero de 1999 se declaró caducada la marca 343.842 "CLUB 31" registrada en el año 1959 por D. Damaso , por falta de pago de las tasas de renovación (este último extremo, aunque no resulta de la información obtenida de la base de datos SITADEX que se aporta como documento nº 2 de la demanda,f. 59, resulta incontrovertido).

(2) Con fecha 1 de diciembre de 1998, Dª Otilia había solicitado el registro de la marca denominativa "RESTAURANTE CLUB 31" para servicios de la clase 42 "servicios de un restaurante". BASKIN-ROBBINS INTERNATIONAL COMPANY formuló oposlción a dicha solicitud por su incompatibilidad con diversos signos prioritarios que esta última tenía registrados. Tras la preceptiva suspensión del expediente, con fecha 20 de octubre de 1999 se dictó resolución de concesión del registro de la marca en los términos interesados por la solicitante, quedando identificada con el número 2.199.996. La resolución fue publicada el 1 de diciembre siguiente. Todos estos extremos resultan de la información obtenida de la base de datos SITADEX que se aporta como documento nº 10 de la demanda, f. 93, y de la documentación obrante en el correspondiente expediente de la OEPM que se aporta como documento nº 2 con el escrito de contestación, f.135.

(3) Con fecha 22 de noviembre de 2000 se dictó resolución procediendo a la cancelación de la marca 2.199.996 por no haberse hecho efectiva dentro del plazo legal la tasa de registro (f. 135).

(4) El 16 de julio de 2003, Dª Otilia solicitó el registro de la marca denominativa "RESTAURANTE CLUB 31" para servicios de la clase 43, "servicios de restauración (alimentación)", que fue concedido por resolución de fecha 4 de diciembre del mismo año. Sobre esta marca versa el presente litigio.

A partir de estos datos apreciamos elementos que permiten cuestionar claramente el propósito proclamado por la demandada. Nótese que la solicitud de la primera de las marcas "RESTAURANTE CLUB 31" que le fue concedida se presentó cuando todavía resultaba posible la renovación del registro ("CLUB 31") que había venido dando cobertura al negocio familiar y cuyo riesgo de pérdida, al decir de la propia demandada, motivó aquella. Y que, en vez de optar por procurar dicha renovación, actuación para la que en principio ningún obstáculo se descubre dada la comunidad de marca que resultaría de la falta de adjudicación a ninguno de los herederos de D. Damaso (la marca en cuestión no fue objeto de aportación a la sociedad: en la escritura de constitución -documento nº 1 de la demanda, f.27- no se reflejan aportaciones no dinerarias; tampoco consta que la marca figurase en el activo de la sociedad por cualquier otro título) y las facultades reconocidas por el ordenamiento a los partícipes en interés de la comunidad, la demandada procedió a solicitar unilateralmente el registro a su nombre. No consta, además, que la apelada lo hiciera con el conocimiento siquiera de los demás socios: en este sentido cabe apuntar que la prueba obrante en autos (comunicaciones dirigidas a la sociedad apelante por los agentes de propiedad industrial a quienes parece que por la sociedad apelante se encomendó el registro de cierto signo que, por lo que se deduce de dicha correspondencia, debía guardar concomitancias con el ya solicitado por la apelada, y prueba testifical practicada en la persona de aquellos) únicamente pone de manifiesto que dicho conocimiento se tomó después de la presentación de la solicitud de registro por parte de la apelada. Tampoco puede dejar de encontrarse un punto de contradicción con la finalidad aducida en el hecho de que Dª Otilia provocase la cancelación de esa primera marca al dejar de abonar la correspondiente tasa de registro. Por otro lado, en relación con la situación de vacancia registral subsiguiente a la cancelación de la primera de las marcas solicitadas por la apelada, no cabe desconocer el hecho de que, otra vez, no haya constancia alguna de que Dª Otilia se dirigiese a los demás herederos, o a la sociedad, en relación con la situación que señala como causa de su proceder, no pudiendo atribuirse valor probatorio a tal fin, dados los términos en que se expresó, a las contestaciones dadas por D. Ramón al ser examinado como testigo.

Las demás circunstancias a las que se alude por la demandada con referencia al periodo posterior al registro de la marca controvertida únicamente cobrarían un significado más o menos claro de haber acaecido, como indicadores de un proceder censurable de los que se pretenden evitar a través del mecanismo recogido en el artículo 2.2 LM . Ahora bien, atribuir al no advenimiento de dichas circunstancias (no utilización de la marca para sí, no obstaculización del uso de la marca por la sociedad demandante, no exigencia de cantidad alguna por tal uso) la significación contraria entraña el riesgo de situarnos en el terreno de lo puramente especulativo, habida cuenta que nos encontramos ante una situación no definitiva e irreversible, sino supeditada a la activación de los derechos que confiere el registro marcario.

Supuesto todo lo anterior, cabe apreciar en la solicitud de la marca controvertida un comportamiento objetivamente contrario a la buena fe (en estos términos caracteriza la sentencia del Tribunal Supremo de 30 de diciembre de 2005 el fraude de los derechos de tercero con referencia a la anterior Ley de Marcas, resultando plenamente trasladable a la norma en vigor) por parte de la demandada, lo que debe traducirse en el acogimiento de las pretensiones actoras. En consecuencia, el recurso debe ser estimado.

CUARTO.- La suerte estimatoria del recurso comporta las siguientes consecuencias en materia de costas: (1) las de la primera instancia habrán de imponerse a Dª Otilia , de conformidad con lo establecido en el artículo 394.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil ; (2) no procede hacer expreso pronunciamiento condenatorio en cuanto a las originadas en esta segunda instancia, por imperativo del artículo 398.2 del citado cuerpo legal .

Vistos los preceptos citados y demás concordantes de general y pertinente aplicación al caso,

Fallo

A la vista de cuanto antecede, la Sala acuerda:

1.- Estimar el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de RESTAURANTE CLUB 31, S.L. contra la sentencia dictada el 16 de septiembre de 2010 por el Juzgado de lo Mercantil núm. 1 de Madrid , en el procedimiento núm. 142/2009 del que este rollo dimana.

2.- En consecuencia, revocar y dejar sin efecto la citada sentencia, acordando en su lugar la estimación de la demanda formulada por RESTAURANTE CLUB 31, S.L. contra Dª Otilia , por lo que:

2.1.- Se declara que el registro de la marca nº 2.550.994 "RESTAURANTE CLUB 31" fue solicitado por Dª Otilia en fraude de los derechos de RESTAURANTE CLUB 31, S.L.

2.2.- En consecuencia, se declara que la titularidad de la marca nº 2.550.994 "RESTAURANTE CLUB 31" debe transferirse a RESTAURANTE CLUB 31, S.L., quedando esta subrogada en los derechos y posición registral detentada por Dª Otilia .

2.3.- Se ordena la inscripción en el Registro de Marcas de la Oficina Española de Patentes y Marcas de la transferencia de la marca nº 2.550.994 "RESTAURANTE CLUB 31" a favor de RESTAURANTE CLUB 31, S.L., expidiéndose al efecto el oportuno mandamiento.

2.4.- Se condena a Dª Otilia al pago de las costas de la primera instancia.

3.- No procede hacer expresa imposición de las costas ocasionadas por el recurso.

Así, por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos los Ilustrísimos Señores Magistrados integrantes de este Tribunal.

PUBLICACION.- Dada y pronunciada fué la anterior Sentencia por los Ilmos. Sres. Magistrados que la firman y leída por el/la Ilmo. Magistrado Ponente en el mismo día de su fecha, de lo que yo el/la Secretario certifico.