Sentencia Civil Nº 261/2016, Audiencia Provincial de Guipuzcoa, Sección 2, Rec 2256/2016 de 14 de Octubre de 2016

Encabezamiento

AUDIENCIA PROVINCIAL DE GIPUZKOA - SECCIÓN SEGUNDA

GIPUZKOAKO PROBINTZIA AUZITEGIA - BIGARREN SEKZIOA

SAN MARTIN 41-1ª planta - C.P./PK: 20007

Tel.: 943-000712

Fax / Faxa: 943-000701

NIG PV / IZO EAE: 20.05.2-15/008656

NIG CGPJ / IZO BJKN :20069.47.1-2015/0008656

Recurso de apelación / Apelazioko errekurtsoa 2256/2016 - R

O.Judicial origen /Jatorriko Epaitegia: Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Donostia / Donostiako 1 zk.ko Merkataritza-arloko Epaitegia

Autos de Procedimiento ordinario 644/2015 (e)ko autoak

Recurrente / Errekurtsogilea: TUCANO URBANO S.R.L.

Procurador/a/ Prokuradorea:FERNANDO MENDAVIA GONZALEZ

Abogado/a / Abokatua: ELENA MOLINA LOPEZ

Recurrido/a / Errekurritua: LUMA INDUSTRIAS S.A.

Procurador/a / Prokuradorea: TOMAS SALVADOR PALACIOS

Abogado/a/ Abokatua: CELIA SUEIRAS VILLALOBOS

S E N T E N C I A Nº 261/2016

ILMOS/AS. SRES/AS.

Dª. YOLANDA DOMEÑO NIETO

Dª. Mª TERESA FONTCUBERTA DE LATORRE

D. FELIPE PEÑALBA OTADUY

En DONOSTIA / SAN SEBASTIAN, a catorce de octubre de dos mil dieciséis.

La Audiencia Provincial de Gipuzkoa - Sección Segunda, constituida por los/as Ilmo/as. Sres/as. que al margen se expresan, ha visto en trámite de apelación los presentes autos civiles de Juicio Ordinario nº 644/2015 sobre competencia desleal del Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Donostia-San Sebastián, a instancia de TUCANO URBANO S.R.L. (apelante - demandante), representada por el Procurador D. Fernando Mendavia González y defendida por la Letrada Dña. Elena Molina López, contra LUMA INDUSTRIAS S.A. (apelada - demandada), representada por el Procurador D. Tomás Salvador Palacios y defendida por la Letrada Dña. Celia Sueiras Villalobos; todo ello en virtud del recurso de apelación interpuesto contra la sentencia dictada por el mencionado Juzgado, de fecha 29 de marzo de 2016 .

Se aceptan y se dan por reproducidos en lo esencial, los antecedentes de hecho de la sentencia impugnada en cuanto se relacionan con la misma.

Antecedentes

PRIMERO.-El 29 de marzo de 2016 el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Donostia-San Sebastián dictó Sentencia , que contiene el siguiente Fallo:

'1.DESESTIMO íntegramentela demanda interpuesta por Tucano Urbano, S.R.L. contra Luma Industrias, S.A.

2. Condeno a Tucano Urbano, S.R.L. al pago de las costas procesales dada la desestimación íntegra de la demanda.'

SEGUNDO.-Notificada a las partes la resolución de referencia, se interpuso Recurso de apelación contra ella que fue admitido, y elevados los autos a esta Audiencia se señaló día para Votación y Fallo el 19 de septiembre de 2016.

TERCERO.- Ha sido el Ponente en esta instancia el Ilmo. Sr. Magistrado. D. FELIPE PEÑALBA OTADUY.

Fundamentos

PRIMERO.-Planteamiento del debate en la alzada

Frente a la sentencia del juzgado de lo mercantil nº 1 de Donostia-San Sebastián que acuerda desestimar la demanda formulada por la mercantil TUCANO URBANO, S.R.L. ejercitando una serie de acciones de competencia desleal frente a LUMA INDUSTRIAS, S.A., se alza el recurso de apelación de la demandante interesando, con carácter principal, su revocación y el dictado de una nueva sentencia por la que se estime íntegramente la demanda planteada, con expresa imposición de costas a la demandada y, subsidiariamente, que se dejen sin efecto las costas impuestas en primera instancia.

La parte apelante alega como motivos de recurso, en síntesis, los siguientes:

1.- La sentencia de instancia adolece de errores en la valoración de la existencia de imitación. 1.1.- Incorrecta o, en su caso, inexistente valoración del análisis comparativo entre los productos objeto de la litis llevado a cabo por la perito Dª Rosario . El citado informe pericial acredita que todos los productos de LUMA objeto del procedimiento constituyen una imitación idéntica o cuasi idéntica de los productos de TUCANO URBANO. Las coincidencias no se justifican en la mayor parte de los casos por funcionalidad, ya que LUMA hubiera podido elegir opciones de diseño diferentes a las utilizadas, tratándose de coincidencias en elementos eminentemente estéticos. Las diferencias detectadas son escasísimas y, bien apenas se aprecian visualmente en el conjunto de la prenda, bien se refieren a pequeños detalles secundarios, bien se encuentran en una parte que no es visible para el consumidor cuando ve la prenda en una fotografía o incluso colgada en una percha. 1.2.- El análisis de la existencia de imitación a efectos de la aplicación del art.11 LCD debe efectuarse desde una visión de conjunto (así STS nº 1168/2006, de 22 de noviembre ).

2.- Errores en la valoración de la existencia de singularidad competitiva. Según se desprende de la STS nº 792 de 16 de noviembre de 2011 , la aplicación del art.11 LCD requiere que los productos objeto de imitación presenten 'singularidad competitiva', concepto jurídico indeterminado que la jurisprudencia define como 'peculiaridad concurrencial que puede identificarse por un componente o por varios elementos'. La sentencia niega la singularidad de las prendas examinadas por falta de identificación de los elementos que las singularizan y diferencian de las restantes en el mercado. Ahora bien, si hablamos de prendas para motoristas no encontramos, en ningún caso, elementos o componentes que cada marca utilice en exclusiva, sino una peculiar combinación de características y elementos, de acuerdo a los valores que la marca desea transmitir. Centrarse tan sólo en los componentes individuales o aislados sería tanto como negar la posibilidad de que las prendas de motoristas pudieran gozar de singularidad competitiva en cualquier contexto y circunstancia. Los productos de TUCANO URBANO responden a un estilo propio y claramente reconocible para el consumidor. TUCANO URBANO ha sido pionero en este peculiar estilo con un particular look urbano que ninguna otra marca competidora presenta para la generalidad de sus productos. 2.2.- Las razones dadas por la sentencia para justificar la negativa a conceder valor probatorio suficiente al informe pericial de Dª Rosario para acreditar la singularidad competitiva de los productos de TUCANO URBANO carecen de fundamento. A) Ha quedado acreditado que el informe aportado no realiza una selección arbitraria o interesada de la competencia, analizando chaquetas y guantes de la competencia y a partir de las fotografías que aparecen en las páginas web de las empresas que los ofrecen. B) El informe pericial analiza numerosos guantes de la competencia, llevando a cabo un exhaustivo análisis de cada modelo.

2.3- Errores en cuanto a la existencia de riesgo de asociación. La sentencia aplica un concepto de riesgo de asociación erróneo e ignora, sin motivación alguna, las circunstancias que determinan la existencia de dicho riesgo de asociación, las cuales han quedado debidamente acreditadas por su representada. Además, fundamenta indebidamente la inexistencia de riesgo de confusión o asociación en conclusiones carentes de toda base fáctica, prescindiendo total y absolutamente de la prueba aportada por su representada. La sentencia equipara erróneamente el riesgo de asociación al riesgo de confusión en sede de infracción marcaria, sin que dicho riesgo se mida a la luz de la utilización de los signos distintivos en las prendas controvertidas. No resulta descabellado que el consumidor compre a través de internet pensando que LEM es la segunda marca de la demandante; las marcas LEM y LUMA no son marcas conocidas; el precio tampoco es relevante a efectos de excluir el riesgo de asociación; y tampoco es relevante que algunas prendas ya no figuren en el catálogo.

2.4.- Errores en cuanto al aprovechamiento del esfuerzo de TUCANO URBANO. Mediante la imitación de los diseños de TUCANO URBANO la demandada se ha ahorrado la inversión que ha realizado aquélla en el desarrollo del producto que supone de media medio año de trabajo de un equipo de siete personas. La demandada no ha aportado ninguna prueba de su inversión en el diseño de los productos objeto de procedimiento. La sentencia ignora que la parte demandada había sido el distribuidor exclusivo de la actora en España durante casi una década. Ni la marca LUMA, ni la marca LEM se habían utilizado hasta 2013 para este tipo de productos.

2.5.- Errores en cuanto al alcance de las acciones de competencia desleal. El principio de complementariedad relativa, asumido por la STS de 4 de septiembre de 2006 , supone que las normas sobre propiedad industrial y las normas en materia de competencia desleal no son esferas jurídicas complementarias en todo caso, pero sí lo son cuando se cumplen determinados requisitos. Las normas contra la competencia desleal pueden aplicarse incluso cuando la prestación está protegida por un derecho de propiedad industrial o intelectual, siempre que la conducta presente una 'dimensión concurrencial específica', la conducta considerada constituya un acto de competencia desleal con arreglo a las normas y principios propios de la regulación de esta materia y la adopción de los remedios que se soliciten no entrañen una contradicción sistemática con las soluciones adoptadas en materia de propiedad intelectual. En el presente caso el juicio de imitación desleal va mucho más allá que el juicio de infracción que tendría lugar en aplicación de la normativa relativa al diseño industrial. Si se entendiera que los registros de diseño comunitario de TUCANO URBANO no son válidos por carecer del preceptivo requisito de novedad, no existirían entonces derechos de exclusiva que impidieran la posibilidad de enjuiciar los actos de imitación del cubrepiernas RO78 N y de la chaqueta URBIS T con arreglo al art. 11 LCD .

3.- Falta de motivación de la sentencia. Infracción legal por inaplicación del art. 218.2 LEC . La sentencia apelada incurre en una falta de motivación por incongruencia interna y por la falta de valoración de las pruebas admitidas y practicadas.

3.1.- Incongruencia de la sentencia por cuanto: a) excluye de su análisis importantes elementos fácticos que son clave para enjuiciar la existencia de imitación desleal; b) omite el necesario análisis de las similitudes y diferencias entre los productos de LUMA y TUCANO URBANO objeto del procedimiento, desde una visión de conjunto, como exige la jurisprudencia; c) realiza una interpretación restrictiva y errónea del concepto de singularidad competitiva, sin tener en cuenta las pruebas aportadas por su parte; d) reduce el análisis del riesgo de asociación al riesgo de confusión para el consumidor final a la vista de los signos distintivos incorporados a las prendas; e) realiza una interpretación errónea del concepto de 'aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno', sin tener en cuenta los hechos y las pruebas aportadas por la demandada; y f) excluye dos productos del alcance de las acciones de competencia desleal, aplicando indebidamente la doctrina jurisprudencial al respecto e ignorando la doctrina más autorizada en la materia.

3.2.- Falta de una correcta y adecuada valoración de las pruebas admitidas y practicadas. La sentencia prescinde de explicar adecuadamente las causas determinantes de sus pronunciamientos cuando las pruebas admitidas y practicadas demuestran claramente lo contrario.

4.- Indebida aplicación del art. 394.1 LEC . La razonabilidad de sus pretensiones, la diligencia mostrada por ella y los errores y la falta de motivación en los que incurre la sentencia impugnada, justifican que el pronunciamiento de costas de primera instancia debiera ser revocado en el supuesto de que se entendiera la sentencia apelada conforme a derecho.

La representación de LUMA INDUSTRIAS, S.A. se opone al recurso de apelación interpuesto e interesa la confirmación de la sentencia recurrida con expresa condena en costas a la apelante.

SEGUNDO.-Motivación de la sentencia

Vistos los términos del recurso de apelación, procede en primer lugar examinar el defecto procesal de falta de motivación de la sentencia impugnada por incongruencia interna de la misma y por falta de valoración de las pruebas admitidas y practicadas invocado.

Como expresa la STS de 18 de junio de 2014 , con cita de la STS de 29 de noviembre de 2013 : 'La motivación de las sentencias - STS 22 de abril 2013 - tiene como finalidad exteriorizar el fundamento de la decisión adoptada y permitir así su eventual control jurisdiccional - SSTS de 1 de junio de 1999 y de 22 de junio de 2000 -, así como la crítica de la decisión y su asimilación por quienes integran el sistema jurídico interno y externo, garantizando el cumplimiento del principio de proscripción de la arbitrariedad que se proyecta sobre todos los poderes públicos y también sobre el poder judicial ( SSTS 4 de diciembre de 2007, RC núm. 4051/2000 , 13 de noviembre de 2008, RC núm. 680/2003 , 30 de julio de 2008, RC núm. 1771/2001 ). Concurre motivación suficiente para satisfacer estas finalidades siempre que la argumentación de la sentencia sea racional y no arbitraria y no incurra en un error patente (pues entonces no cabe decir que se halla fundada en Derecho - STC de 20 de diciembre de 2005 -, aun cuando la fundamentación jurídica pueda calificarse de discutible - SSTS de 20 de diciembre de 2000 y de 12 de febrero de 2001 -. La exigencia de motivación no impone el deber de realizar una argumentación extensa ni de dar una respuesta pormenorizada, punto por punto, a cada una de las alegaciones de las partes, sino que basta que la respuesta judicial esté argumentada en Derecho y ofrezca un enlace lógico con los extremos sometidos a debate ( SSTS 4 de diciembre de 2007, RC núm. 4051/2000 , STS 13 de noviembre de 2008, RC núm. 680/2003 , STS 30 de julio de 2008, RC núm. 1771/2001 )'.

Por otra parte, como indica la STS de 30 de mayo de 2016 , con cita de la STS de 17 de marzo de 2016 , 'la llamada «congruencia interna» se refiere a la lógica de la argumentación del tribunal y está más en relación con el segundo apartado del citado art. 218. Estos casos de incongruencia interna han sido considerados por el Tribunal Constitucional como lesivos del derecho a la tutela judicial efectiva en su dimensión de derecho a obtener una resolución fundada en Derecho, puesto que la contradicción entre la fundamentación y el fallo de una resolución no es un vicio de incongruencia, sino un defecto de motivación, al ser la que resulta, irrazonable y contradictoria (por todas, SSTC 42/2005, de 28 de febrero ; 140/2006, de 8 de mayo ; y 127/2008, de 27 de octubre )'. Se trataría de supuestos de contradicción entre los pronunciamientos de un fallo, o bien entre la conclusión sentada en la fundamentación jurídica como consecuencia de la argumentación decisiva -'ratio decidendi'- y el fallo, o con alguno de sus pronunciamientos (así STS de 20 de mayo de 2016 ).

Sentado lo anterior, ninguno de los motivos invocados por la parte apelante como constitutivos de incongruencia interna de la sentencia lo es. La parte apelante no señala cuál es en el caso de autos la contradicción entre la fundamentación jurídica de la sentencia de instancia y el fallo de la misma, limitándose a señalar una serie de errores en relación a la valoración de la prueba e interpretación de las normas y doctrina jurisprudencial aplicables.

Por otra parte, la motivación de la sentencia es suficiente, pues se ha ofrecido a las partes las razones fácticas y jurídicas en que se sustenta la decisión, con independencia de lo acertado o no de los razonamientos que se explicitan en la misma, sin que quepa conceptuar como falta de motivación en su caso la incorrecta o inadecuada valoración de las pruebas practicadas, que es lo que la parte apelante denuncia en definitiva.

TERCERO.-Compatibilidad de las acciones marcarias y de competencia desleal

La jurisprudencia de la Sala 1ª del Tribunal Supremo sobre la relación entre las normas que regulan los derechos de exclusiva de propiedad industrial y las de competencia desleal, sigue el denominado principio de complementariedad relativa (así SSTS 17 de octubre de 2012 , 11 de marzo de 2014 , 3 de septiembre de 2014 y 2 de septiembre de 2015 ).

Partiendo de la distinta función que cumplen las normas de competencia desleal y las de marcas (la de marcas protege un derecho subjetivo sobre un bien inmaterial, de naturaleza real, aunque especial, con la eficacia 'erga omnes' que es propia de tal tipo de derecho patrimonial y la legislación sobre competencia desleal tiene como fin proteger, no el derecho sobre la marca, sino el correcto funcionamiento del mercado), el criterio de la complementariedad relativa sitúa la solución entre dos puntos: de una parte, la mera infracción de estos derechos marcarios no puede constituir un acto de competencia desleal; y de otra, tampoco cabe guiarse por un principio simplista de especialidad legislativa, que niega la aplicación de la Ley de Competencia Desleal cuando existe un derecho exclusivo reconocido en virtud de los registros marcarios a favor de sus titulares y estos pueden activar los mecanismos de defensa de su exclusiva.

Como se ha dicho en la doctrina, el centro de gravedad de la realidad radica en los criterios con arreglo a los cuales han de determinarse en qué casos es procedente completar la protección que dispensan los sistemas de propiedad industrial con el sometimiento de la conducta considerada a la Ley de Competencia Desleal.

De una parte, no procede acudir a la Ley de Competencia Desleal para combatir conductas plenamente comprendidas en la esfera de la normativa de Marcas (en relación con los mismos hechos y los mismos aspectos o dimensiones de esos hechos). De ahí que haya que comprobar si la conducta presenta facetas de desvalor o efectos anticoncurrenciales distintos de los considerados para establecer y delimitar el alcance de la protección jurídica conferida por la normativa marcaria.

De otra, procede la aplicación de la legislación de competencia desleal a conductas relacionadas con la explotación de un signo distintivo, que presente una faceta o dimensión anticoncurrencial específica, distinta de aquella que es común con los criterios de infracción marcaria.

Y, en última instancia, la aplicación complementaria depende de la comprobación de que el juicio de desvalor y la consecuente adopción de los remedios que en el caso se solicitan no entraña una contradicción sistemática con las soluciones adoptadas en materia marcaria. Lo que no cabe por esta vía es generar nuevos derechos de exclusiva ni tampoco sancionar lo que expresamente está admitido.

En definitiva, la procedencia de aplicar una u otra legislación, o ambas a la vez, dependerá de la pretensión de la parte actora y de cual sea su fundamento fáctico, así como de que se demuestre la concurrencia de los presupuestos de los respectivos comportamientos que han de darse para que puedan ser calificados como infractores conforme alguna de ellas o ambas a la vez.

En el caso de autos, resulta incontrovertido que TUCANO URBANO es titular del diseño comunitario sobre la chaqueta Urbist T (referencia 842) y el cubrepiernas Termoscud (referencia R078N). Tampoco es objeto de discusión que las acciones ejercitadas por la actora se fundamentan en la realización de actos de imitación desleal contemplados en el art. 11 LCD .

Por tanto, si como señala la sentencia de instancia, y esta sala comparte, ' para analizar la conducta de imitación tipificada en el artículo 11 de la LCD es la apariencia global de la creación material y que ello es, precisamente, lo protegido por el dibujo o modelo comunitario en el caso de la chaqueta y del cubrepiernas (documentos 12 y 13 de la contestación a la demanda), no cabe valorar una posible imitación, ya que, de producirse, hablaríamos de una infracción del derecho exclusivo del titular del modelo comunitario'. En efecto, en la medida en que el acto de competencia desleal denunciado se basa directamente en el derecho de exclusiva que confieren los registros marcarios, no procedía el examen de la acción de competencia desleal en relación a las dos prendas referidas.

CUARTO.-Acciones de competencia desleal

La Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal persigue el mantenimiento de mercados transparentes y competitivos. El núcleo dispositivo de la misma se haya ubicado en el Capítulo II, donde se tipifican las conductas desleales. Comienza el Capitulo con una generosa cláusula general y descripción de conductas de la que van a depender el éxito de la Ley y la siempre cambiante fenomenología de la competencia desleal. Esta cláusula general no impide que se tipifiquen de forma generosa actos concretos de competencia desleal, tratando de conseguir una mayor certeza en la materia. Se incluyen las más tradicionales prácticas de confusión (art. 6) denigración (art. 9), actos de imitación (art.11) explotación de la reputación ajena (art. 12), supuestos de engaño (art. 7), violación de secretos (art. 13), inducción a la infracción contractual (art. 14) y otros; por último, la Ley en su art. 32 consigna las acciones que pueden ejercitarse.

Para que una actuación competitiva en el ámbito empresarial (que es libre), pueda calificarse de desleal y, por tanto, prohibida, es preciso que el acto o comportamiento sea contrario a las exigencias de la buena fe o se halle en alguno de los supuestos previstos en los artículos 6 a 18 LCD , se realice en el mercado y tenga una finalidad concurrencial, en el sentido exigido por el núm. 2 del artículo 2. Como recalca la sentencia del Tribunal Supremo de 18 de octubre de 2000 , 'para que exista un acto de competencia desleal basta, en efecto, con que se cumplan las dos condiciones previstas en el párrafo primero del artículo 2: a) Que el acto se realice en el mercado (es decir, que se trate de un acto dotado de trascendencia externa) y que se lleve a cabo con 'fines concurrenciales' (es decir, que el acto según se desprende del párrafo segundo del citado artículo- tenga por finalidad promover o asegurar la difusión en el mercado de las prestaciones propias o de un tercero').

La parte actora-apelante ejercita diversas acciones de competencia desleal (declarativa, de cesación de la conducta desleal, de remoción de efectos y de resarcimiento de daños y perjuicios) por realización de actos de imitación, de conformidad con lo dispuesto en el art. 11 de la ley 3/1991, de 10 de enero .

El citado precepto, bajo el epígrafe 'Actos de imitación', dispone:

1. La imitación de prestaciones e iniciativas empresariales o profesionales ajenas es libre, salvo que estén amparadas por un derecho de exclusiva reconocido por la ley.

2. No obstante, la imitación de prestaciones de un tercero se reputará desleal cuando resulte idónea para generar la asociación por parte de los consumidores respecto a la prestación o comporte un aprovechamiento indebido de la reputación o el esfuerzo ajeno.

La inevitabilidad de los indicados riesgos de asociación o de aprovechamiento de la reputación ajena excluye la deslealtad de la práctica.

3. Asimismo, tendrá la consideración de desleal la imitación sistemática de las prestaciones e iniciativas empresariales o profesionales de un competidor cuando dicha estrategia se halle directamente encaminada a impedir u obstaculizar su afirmación en el mercado y exceda de lo que, según las circunstancias, pueda reputarse una respuesta natural del mercado.

A tenor de lo expuesto, quedan fuera del ámbito de la acción ejercitada actuaciones que se han puesto de relieve por la parte actora en su demanda como son las relativas al uso de denominaciones, referencias, fotografías y el logotipo de TUCANO URBANO en la página web de la demandada o a la relación comercial previa entre las partes litigantes.

Dado el principio de libre imitabilidad, las excepciones concurrenciales deben ser interpretadas de forma restrictiva (así, STS de 16 de noviembre de 2011 y las que se citan en la misma).

Los actos de imitación desleal requieren, como explica la STS de 15 de diciembre de 2008 , que confluyan tres requisitos positivos, y la ausencia de dos circunstancias de índole negativa.

Los tres requisitos positivos son:

1.- la existencia de una 'imitación', la cual consiste en la copia de un elemento o aspecto esencial, no accidental o accesorio, incidiendo sobre lo que se denomina ' singularidad competitiva' o 'peculiaridad concurrencial', que puede identificarse por un componente o por varios elementos;

2.- que la conducta recaiga sobre creaciones materiales (técnicas, artísticas, estéticas y ornamentales), los productos (o servicios), características propias de estos;

3.- la exigencia de 'idoneidad para generar la asociación por parte de los consumidores respecto a la prestación o, en su caso, el aprovechamiento indebido de la reputación -que exige que se haya previamente ganado por el actor- o esfuerzo ajeno.

Y los requisitos negativos son:

1.- que la prestación o iniciativa empresarial ajena no esté amparada por un derecho de exclusiva reconocido por la Ley; y

2.- que no concurre la circunstancia de inevitabilidad del riesgo de asociación a que se refiere el párrafo segundo del artículo 11.2 de la Ley de Competencia Desleal .

Como señala la SAP de Barcelona de 3 de marzo de 2015 , 'La deslealtad de la imitación, al margen de que la prestación imitadora infrinja o no un derecho de exclusiva, viene dada por dos notas alternativas: a) Cuando resulte idónea para generar la asociación (que abarca el riesgo de confusión) por parte de los consumidores respecto de la prestación imitada, lo que requiere la apreciación en ésta de una singularidad competitiva (a ella se refieren las SS TS 17 de julio de 2007 y 15 de diciembre de 2008 ) por razón de sus características o cualidades intrínsecas, que la diferencian de las demás prestaciones de la misma naturaleza habituales en el sector y, en consecuencia, sirven al círculo de destinatarios para su identificación y reconocimiento, sentada la implantación en el mercado de la prestación imitada-

b) O bien, cuando la imitación comporte un aprovechamiento indebido de la reputación o del esfuerzo ajeno. Debemos advertir, en cualquier caso, que la mera existencia de la imitación, aunque sea fiel o exacta, no implica por sí sola la apreciación de estas notas o resultados'.

En relación a la primera nota, como sigue indicando la citada resolución, el riesgo de asociación o de confusión en los consumidores no nace por el mero hecho de la exacta o más o menos exacta imitación de la prestación ajena, ya que, de ser así, el principio de libre imitabilidad quedaría vacío de contenido. El riesgo de asociación o de confusión ha de reconocerse en atención a la posible apropiación de la evocación de la procedencia empresarial que por sí sola encierra la prestación imitada, y para apreciar esto será necesario, como se ha dicho, que la prestación imitada posea una 'singularidad competitiva' o 'peculiaridad concurrencial', es decir, que incorpore rasgos diferenciales que la distingan suficientemente de otras prestaciones de igual naturaleza, y además un asentamiento o implantación suficiente en el tráfico de la prestación original objeto de imitación, de tal modo que el consumidor asocie, en atención a esos rasgos o notas singulares, la prestación imitadora con la imitada, induciéndole a creer que procede del mismo empresario o de empresas vinculadas por algún tipo de concierto económico que autorice a una de ellas a aproximarse o a copiar esos rasgos singulares presentes en la prestación de la otra.

Y precisa la SAP de Alicante de 10 de diciembre de 2015 , 'la singularidad competitiva no es equiparable ni a la novedad -que supone, conforme al art 6-1 LP, que una invención no está comprendida en el estado de la técnica, sea o no diferente de lo que antes había-, ni a la concurrencia de actividad inventiva (o creatividad) -que puede o no implicar un avance o progreso respecto del estado de la técnica existente -art 8-1 LP-.

La particularidad competitiva se caracteriza esencialmente por ser un valor concurrencial en el sentido del art. 2-2 LCD , es decir, por implicar la existencia en la prestación imitada de un factor idóneo para promover o asegurar la difusión de la prestación frente otros similares del sector de que se trate porque son identificativos, diferentes, peculiares y difieren en positivo respecto de aquellos'.

En relación a la segunda nota, el aprovechamiento del esfuerzo ajeno no constituye por sí solo un ilícito concurrencial (así, SSTS de 2 de noviembre de 2011 y 21 de febrero de 2012 ). En este sentido, se exige que se den los elementos básicos de ahorro o reducción significativa de costes de producción o comercialización más allá de lo que se considera admisible para el correcto funcionamiento del mercado (así, SSTS 30 de diciembre de 2010 y 16 de noviembre de 2011 ).

QUINTO.-Error en la valoración de la prueba

El fin último de la actividad probatoria es la demostración de las afirmaciones de hecho realizadas por las partes en sus actos alegatorios como fundamento de sus respectivas pretensiones

A efectos de valoración de la prueba, debe partirse de la singular autoridad de la que goza la apreciación probatoria realizada por el Juez ante el que se ha celebrado el juicio y en el que adquieren plena efectividad los principios de inmediación, contradicción, concentración y oralidad, pudiendo el Juzgador desde su privilegiada y exclusiva posición, intervenir de modo directo en la actividad probatoria, ventaja de la que, en cambio, carece el Tribunal llamado a revisar dicha valoración en segunda instancia.

También es cierto que el recurso de apelación confiere plenas facultades al órgano judicial'ad quem'para una plena revisión de la valoración de la prueba efectuada por el juzgador de primera instancia (así, STS de 23 de enero de 2012 ), pero sin que ello le autorice para prescindir de las apreciaciones de éste sin dar otras razones o decir porqué se rechaza (así, STS de 6 de mayo de 2009 ), debiendo entenderse que si el criterio del mismo es razonable y sus conclusiones vienen suficientemente respaldadas por la prueba practicada, procede mantener las mismas.

Sentado lo anterior, la juzgadora de instancia concluye que no resulta acreditado que las prendas de TUCANO URBANO gocen de una singularidad competitiva, conclusión que esta sala comparte.

Como señala la sentencia de instancia, TUCANO URBANO indica en la página 19 de su escrito de demanda que 'los Productos Tucano Urbano presentan características propias que los separan y distinguen de los productos equivalentes de sus principales competidores. Tales diferencias resultan de la combinación de elementos y características de las chaquetas y prendas urbanas aplicados y adaptados al mundo de las scooters'.

Sin embargo, no se han concretado qué elementos y características de las chaquetas y prendas urbanas aplicados al mundo de los scooters identifican los productos de TUCANO URBANO y los diferencian de los restantes que se ofertan en el mercado o, utilizando los términos empleados por la perito Sra. Rosario (DVD 4 grabación del acto de juicio, minuto 39), 'los códigos plasmados en el producto que hacen reconocible la marca'.

En este sentido, esta sala hace suyas las razones expuestas por la juzgadora de instancia para concluir que el informe de la citada perito resulta insuficiente para acreditar este extremo. En primer lugar, ningún apartado del informe de la Sra. Rosario tiene por objeto específico determinar el código de estilo propio de TUCANO URBANO en relación a los productos objeto de controversia. Así, el capítulo II tiene por objeto realizar un análisis comparativo entre los productos de TUCANO URBANO y los productos de LUMA y el capítulo III un análisis comparativo entre los productos de TUCANO URBANO y productos equivalentes producidos por otras marcas. Ahora bien, esta última comparativa no puede quedar limitada a los productos indicados por la parte proponente del informe, tal y como reconoce la perito en la página 6 de su informe y en el acto de juicio -pericial Sra. Rosario DVD 5 grabación del acto de juicio, minuto 18-, sino que debiera comprender aquellos que el consumidor medio encontraría en el mercado. En este sentido, resulta reveladora, por ejemplo, la similitud existente entre la chaqueta la chaqueta TRIP AB de TUCANO URBANO y la chaqueta IXS London, que no figura en el análisis pericial.

Por otra parte, la perito Sra. Rosario admite que existe otra marca, Belstaff, que es muy urbana también, por lo que está reconociendo que el estilo urbano no es exclusivo de TUCANO URBANO (DVD 5 grabación del acto de juicio, minuto 15).

Además, como pone de manifiesto la sentencia impugnada, en el caso de algunas de las prendas controvertidas, o bien guardan similitud con las de otros fabricantes (chaqueta Trip AB de TUCANO URBANO con la chaqueta IXS London y con la chaqueta Adriactic D-dry de Dainese), o bien su apariencia externa presenta diferencia significativas (chaqueta Atitlan lady de TUCANO URABNO y chaqueta Vento lady de LUMA -la ubicación del cinturón, la inexistencia de bolsillos en la parte superior delantera de la prenda y la botonadura no visible y distinta en el cuello de ésta última le otorga una apariencia externa distinta de la primera-). Y los guantes de ambos fabricantes también presentan diferencias.

Por otra parte, el riesgo de asociación queda conjurado porque las prendas de LUMA INDUSTRIAS, S.A. presentan en sitio visible el signo denominativo de la marca (LEM), que no presenta similitud con el de la marca TUCANO URBANO, sin que tampoco se haya acreditado la implantación en el mercado de esta última marca respecto de los productos controvertidos (chaquetas y guantes), por lo que difícilmente puede entenderse demostrada la probabilidad de que el consumidor medio considere que la marca LEM es una 'segunda marca' o una 'marca blanca' de la primera, máxime en un sector especializado del mercado (prendas de vestir de scooters) donde la existencia de 'segundas marcas' de fabricantes de prestigio suele ser conocida desde el principio. Debiendo señalarse, además, que determinadas prendas controvertidas se encontraban descatalogadas a fecha de interposición de la demanda (la chaqueta Atitlan lady no figura en la colección otoño/invierno 2014/2015, y los guantes Hector Diluvio y Eva no figuran en la colección primavera/verano 2014/2015, lo que no fue controvertido en el acto de la audiencia previa).

Por último, la parte apelante hace referencia a una serie de actuaciones por parte de la demandada que, a su entender, pudieran inducir a confusión.

Por todo lo cual, no habiéndose acreditado que la mercantil demandada haya desarrollado actos de imitación desleal no cabe concluir que la misma se haya aprovechado indebidamente del esfuerzo ajeno, sin que tampoco se haya aportado prueba cumplida del ahorro de costes que para la demandada haya podido suponer el aprovechamiento indebido que se le imputa (las conclusiones del perito judicial Sr. Florian van orientadas a determinar el beneficio obtenido por la demandada por la comercialización de las prendas controvertidas).

SEXTO.-Infracción del art. 394 LEC

El art. 394 LEC tiene por finalidad a través de la condena en costas tanto el resarcir, a la parte a cuyo favor se establece, de los gastos realizados para que no sufra perjuicio patrimonial quien ha tenido necesidad de acudir a los tribunales en defensa de derechos que le han sido reconocidos, como en sentido contrario, y por el principio de indemnidad el reconocer, a la parte que ha sido absuelta de los pedimentos del actor, el derecho a repercutir contra ella los gastos provocados por su llamada al proceso.

El referido artículo dispone en su apartado primero que en los procesos declarativos las costas de la primera instancia se impondrán a la parte que haya visto rechazadas todas sus pretensiones, pero al mismo tiempo establece como excepción aquellos supuestos en que el tribunal aprecie, y así lo razone, que el caso presentaba serias dudas de hecho o de derecho.

La juzgadora de instancia no ha acogido esta última posibilidad, sin que esta Sala considere su decisión irrazonable o infundada. En modo alguno puede considerarse carente de fundamento lo que se ajusta a la previsión legal, por lo que, habiéndose desestimado la demanda en su integridad, es procedente que se condene a la parte actora al abono de las costas derivadas del procedimiento. Y tampoco carente de lógica, máxime cuando en el presente supuesto no existían dudas de hecho a la vista del resultado de las pruebas practicadas, ni cabe concluir que existan dudas de derecho porque la parte actora estimase razonable su pretensión, sin que tampoco se hayan puesto de manifiesto errores de la sentencia de instancia que hubieran justificado la interposición del recurso de apelación y la no imposición de costas derivadas del mismo.

En consecuencia, y por todo lo anteriormente expuesto, el recurso de apelación interpuesto debe ser desestimado en su integridad.

SEPTIMO.-Costas

De conformidad con lo dispuesto en el art. 394.1 LEC , por remisión del art. 398.1 LEC , la desestimación del recurso determina que se condene a la parte apelante en las costas derivadas del mismo.

OCTAVO.-Depósito

La disposición adicional 15ª de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ ), regula el depósito previo que ha de constituirse para la interposición de recursos ordinarios y extraordinarios, estableciendo en su apartado 9, aplicable a este caso, que la inadmisión del recurso y la confirmación de la resolución recurrida, determinará la pérdida del depósito.

En virtud de la Potestad Jurisdiccional que nos viene conferida por la Soberanía Popular y en nombre de S.M. el Rey.

Fallo

DESESTIMARel recurso de apelación interpuesto por la representación de TUCANO URBANO, S.R.L. contra la sentencia dictada el 29 de marzo de 2016 por el juzgado de lo mercantil nº 1 de San Sebastián en autos número 644/2015,CONFIRMANDOla misma, y condenando a la parte apelante a las costas causadas en la presente alzada.

Transfiérase el depósito por el letrado de la administración de justicia del juzgado de origen a la cuenta de depósitos de recursos inadmitidos y desestimados.

Frente a la presente resolución se podrá interponer en el plazo deVEINTE DÍASante esta Sala recurso de casación en los supuestos previstos en el art.477 LEC y recurso extraordinario por infracción procesal fundado en los motivos previstos en el art.469 LEC , pudiendo presentarse únicamente este último recurso sin formular recurso de casación frente a las resoluciones recurribles en casación a que se refieren los números 1 º y 2º del art.477.2 LEC .

Así por ésta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN.-Dada y pronunciada fue la anterior Sentencia por los/las Ilmos/as. Sres/as. Magistrados/as que la firman y leída por el/la Ilmo/a. Magistrado/a Ponente en el mismo día de su fecha, de lo que yo, el Letrado de la Administración de Justicia, certifico.