Sentencia Civil Nº 263/2016, Audiencia Provincial de Madrid, Sección 28, Rec 541/2014 de 04 de Julio de 2016

Encabezamiento

Audiencia Provincial Civil de Madrid

Sección Vigesimoctava

C/ Gral. Martínez Campos, 27 , Planta 1 - 28010

Tfno.: 914931988

37007740

N.I.G.:28.079.00.2-2014/0162571

Rollo de apelación nº 541/2014

Materia: Marcas. Competencia desleal

Órgano judicial de procedencia: Juzgado de lo Mercantil nº 3 de Madrid

Autos de origen: Juicio ordinario nº 438/2012

Parte apelante/apelada: VIVERO GALDO, S.A.

Procurador/a: Dª Pilar Cortés Galán

Letrado/a: D. Francisco-Javier Carbonell Rodríguez

Parte apelante/apelada: Dª Sacramento , D. Eulalio y EMYFA, S.A.

Procurador/a: D. Victorio Venturini Medina

Letrado/a: D. José Luis López Gutiérrez

SENTENCIA Nº 263/2016

En Madrid, a 4 de julio de 2016.

En nombre de S.M. el Rey, la Sección Vigésima Octava de la Audiencia Provincial de Madrid, especializada en materia mercantil, integrada por los ilustrísimos señores magistrados D. Ángel Galgo Peco, D. Alberto Arribas Hernández y D. Pedro María Gómez Sánchez, ha visto en grado de apelación, bajo el nº de rollo 541/2014, los autos del procedimiento nº 438/2012, provenientes del Juzgado de lo Mercantil nº 3 de Madrid.

Las partes han actuado representadas y con la asistencia de los profesionales identificados en el encabezamiento de la presente resolución.

Antecedentes

PRIMERO.-Las actuaciones procesales se iniciaron mediante demanda presentada con fecha 31 de julio de 2012 por el procurador D. Victorio Venturini Medina, en representación de EMYFA, S.A., Dª Sacramento y D. Eulalio contra VIVERO GALDO, S.A., en la que, tras exponer los hechos que estimaba de interés y alegar los fundamentos jurídicos que consideraba que apoyaban su pretensión, suplicaba al Juzgado que dictase sentencia con los siguientes pronunciamientos:

'DECLARE:

1. Que en la solicitud de la marca núm. 3000578
Para ver la imagenpulse aquí.
en clase 43 del Nomenclátor internacional medió mala fe, declarando su nulidad y cancelación en el registro de marcas de la Oficina Española de Patentes y Marcas.

2. Que ante la comisión de los actos de competencia desleal enunciados en el cuerpo de la demanda, la demandada debe cesar en el uso, en cualquier forma, del distintivo
Para ver la imagenpulse aquí.
así como del término EMILIO como apelativo de su negocio y en cualquier otra referencia al mismo ya sea en soportes físicos o virtuales.

Y, en consecuencia, CONDENE a la sociedad demandada a:

1.- Estar y pasar por estas declaraciones.

2.- A la inmediata cesación en el uso en el tráfico mercantil y/o publicidad como marca o como cualquier otro signo distintivo prpoio de su negocio del signo
Para ver la imagenpulse aquí.
o en cualquiera de las manifestaciones del términos EMILIO en las placas que figuran en sus locales de las calles Pedro Teixeira y Capitán Haya de Madrid y en cualesquiera otro soporte publicitario y publicación, incluido Internet (su propia web, buscadores de cafeterías y locales de esparcimiento y hostelería) material de oficina o de cualquier otro tipo propios de su negocio (mantelerías, servilletas, vajillas, cubertería, bajo platos, etc.).

3.- A la destrucción a su costas de las placas donde figura el signo
Para ver la imagenpulse aquí.
en sus locales de las calles Pedro Teixeira y Capitán Haya de Madrid y en cualesquiera otro soporte publicitario y publicación, incluido en internet (su propia web, buscadores de cafeterías y locales de esparcimiento y hostelería) material de oficina o de cualquier otro tipo propios de su negocio (mantelerías, servilletas, vajillas, cubertería, bajo platos, etc.).

4.- Al pago de las costas'.

SEGUNDO.-Tras seguirse el juicio por su trámite el Juzgado de lo Mercantil dictó, con fecha 26 de julio de 2013, sentencia con el siguiente fallo:

'Que debo estimar y ESTIMO PARCIALMENTE la demanda, y en su virtud dictar los siguientes pronunciamientos:

Primero.- Declarar la nulidad de la marca nacional 3.000.578, clase 43.

Segundo.- Condenar a Vivero Galdo, S.A. a cesar en el uso del signo 'Emilio' como signo distintivo (marca, placas u otro soporte, internet o material del establecimiento), lo que incluye su retirada.

Tercero.- Condenar al pago de las costas de la demanda de Emyfa a Vivero Galdo y las de la contestación a la demanda de D. Eulalio a D. Eulalio '.

TERCERO.-Publicada y notificada dicha resolución a las partes litigantes, por VIVERO GALDO, S.A. se interpuso recurso de apelación, que, tramitado en legal forma, con oposición de la contraparte, han dado lugar a la formación del presente rollo. La deliberación, votación y fallo del asunto ha tenido lugar el 30 de junio de 2016.

CUARTO.-En la tramitación del presente recurso se han observado las prescripciones legales.

Ha actuado como ponente el Ilmo. Sr. Magistrado D. Ángel Galgo Peco, que expresa el parecer del Tribunal.

Fundamentos

PRIMERO.- ANTECEDENTES RELEVANTES

1.- La presente litis trae causa de la demanda promovida por EMYFA, S.A., Dª Sacramento y D. Eulalio contra VIVERO GALDO, S.A., en ejercicio acumulado de la acción de nulidad marcaria contemplada en el artículo 51.1.b) de la Ley 17/2001, de 7 de febrero, de Marcas ('LM') y de las acciones previstas en los ordinales 1 º a 3º del número 1 del artículo 32, en relación con los artículos 6 y 11, todos ellos de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal ('LCD '). Lo que se persigue con la demanda es que se declare nulo el registro de la marca número 3000578, mixta, para servicios de la clase 43 consistentes en servicios de bares y cafeterías, titularidad de la demandada (a ella nos referiremos en adelante como 'MARCA EMILIO'), y la condena de esta al cese en la utilización en el tráfico del signo que integra la marca y del término 'EMILIO', así como a la destrucción de las placas de su establecimento y de cualquier otro material donde figure el signo registrado como marca.

2.- Como fundamento de la pretensión de que se declare nula la marca 2000578, se señala que el registro de tal marca responde al intento de aprovechar como referente para atraer clientela la figura de quien fuera fundador del negocio de establecimientos de restauración que originalmente venían explotando en paralelo bajo el signo EMYFA las dos mercantiles enfrentadas en la presente litis, a saber, D. Gaspar .

3.- A efectos de comprender adecuadamente la génesis de la controversia, se hace preciso aclarar que EMYFA, S.A. y VIVERO GALDO, S.A., que compartían accionariado, tras la muerte del Sr. Gaspar (16 de enero de 2011) acometieron una singladura por separado, orquestándose para ello una operación de permuta de acciones (29 de julio de 2011), a resultas de la cual aquellas dejaron de compartir accionariado, pasando a ser socios de EMYFA, S.A. los nietos del Sr. Gaspar , a quienes este había nombrado herederos en su testamento, y que dejaron de tener toda participación en el capital social de VIVERO GALDO, S.A. EMYFA, S.A. pasó a explotar la cafetería sita en el Paseo de la Castellana nº 115 de esta capital, identificada como 'CAFETERÍA EMYFA', y VIVERO GALDO, S.A. tres establecimientos sitos en la calle Pedro Teixeira nº 9 esquina con la calle Capitán Haya, y en los números 11 y 13 de esta última calle, identificados como 'La Tasquita de Teixeira', 'Cafetería Haya 11' y 'La Taberna de Haya 13'. La marca cuya nulidad se solicita fue solicitada el 5 de octubre de 2011, teniendo la resolución de concesión fecha de 22 de febrero de 2012.

4.- Los demandantes basaban el alegato de mala fe referido a la solicitud de la marca de la parte contraria en la elección del nombre de pila del Sr. Gaspar como elemento denominativo central de la marca cuya nulidad persiguen, a pesar de la inexistencia de toda vinculación con el fundador del negocio tras la operación de permuta de acciones. En esta línea señalaban a EMYFA, S.A., por razón de su accionariado, integrado por los descendientes del Sr. Gaspar , como continuadora de la labor de este. Igualmente apuntaban la utilización en la marca cuestionada de signos de grafía comunes a los empleados en la marca 2661040, de la que luce como cotitular la demandante Dª Sacramento y que utiliza en su giro EMYFA, S.A., como elemento distintivo del establecimiento que regenta en el Paseo de la Castellana - a ella nos referirmos como 'MARCA EMYFA'). Las marcas en cuestión son las siguientes:

Marca 3000578 (MARCA EMILIO):
Para ver la imagenpulse aquí.

Marca 2661040 (MARCA EMYFA):
Para ver la imagenpulse aquí.

También aludían los demandantes a la colocación, en la fachada de la entrada de los establecimientos de la demandada, de una placa dorada que incorpora el signo que integra la marca cuestionada; a que en el interior de estos mismos establecimientos lucen colgadas fotografías del Sr. Gaspar acompañado de personajes de la vida pública, lo que, se nos dice, responde a la misma estrategia de marketing utilizada por EMYFA, S.A. en la cafetería EMYFA; a la utilización de la MARCA EMILIO en la utillería de los establecimientos que explota VIVERO GALDO, S.A. y al aspecto común de las fachadas de la cafetería explotada por EMYFA, S.A. y de los locales de la demandada con predominio del mismo pantone color verde.

5.- A partir de los anteriores descargos, los demandantes señalaban que la MARCA EMILIO no se había solicitado con el fin de realizar un uso de la misma conforme a la ley, sino con la intención de producir efectos confusorios buscando una aproximación con el signo utilizado por la empresa que había pasado a explotar la familia del fundador, verdadera continuadora de su labor, persiguiendo con ello aprovecharse de su buen nombre y, por proyección, de la reputación asociada al signo EMYFA con el que giraron los negocios iniciados por aquel.

6.- Los pedimentos anudados a la comisión de actos de competencia desleal se basaban en la provocación de un riesgo de confusión en la clientela por parte de VIVERO GALDO, S.A. mediante la introducción, en el proceso de comunicación con aquella, de elementos que inducen a creer que existen vínculos con EMYFA, S.A., todo ello sobre las mismas bases alegatorias que han quedado expuestas en precedentes líneas.

7- Al cabo del trámite, se dictó sentencia estimando parcialmente la demanda, en los términos que quedaron expuestos en los antecedentes de hecho de la presente resolución. Debemos precisar, en cuanto a las acciones de competencia desleal, que el acogimiento de las mismas deriva de la apreciación de un ilícito del artículo 6 LCD , descartándose en la fundamentación jurídica de la sentencia los cargos relativos al tipo del artículo 11 LCD .

8.- Disconforme con lo así decidido, VIVERO GALDO, S.A. recurrió en apelación. El recurso se articula en doce apartados. Se observa que en varios de esos apartados se achacan a la sentencia infracciones de orden procesal, que, en algún caso se esgrimen como motivo para solicitar explícitamente que se anule la sentencia; en otros, la apreciación de los vicios denunciados, en la medida en que con ellos se pone de manifiesto un defecto de motivación, habría de conducir al mismo resultado, aunque no se solicite expresamente, con los efectos señalados en el artículo 465.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil ('LEC '). Abordaremos en primer lugar esta cuestión, prescindiendo del orden que se nos propone en el escrito de interposición del recurso.

II. SOBRE LAS INFRACCIONES PROCESALES QUE SE ACHACAN A LA SENTENCIA

9.- En el apartado primero del recurso se denuncia que el derecho de defensa de la apelante resultó infringido durante la fase de conclusiones en el acto del juicio, como consecuencia de la actuación del letrado de la parte contraria durante su turno de palabra consistente en la exhibición de unos carteles en los que aparecían reproducidos los signos que integran la MARCA EMILIO y la MARCA EMYFA, a fin de acreditar el riesgo de confusión existente entre ellas. La queja de la apelante se conecta con lo reflejado en el fundamento de derecho I de la sentencia, cuando, al listar el juzgador las razones que le llevan a concluir que en la solicitud de la marca controvertida se procedió de mala fe señala, bajo la letra e), que las dos marcas señaladas son confundibles, en alusión a diferentes elementos que indica. Estima VIVERO GALDO, S.A. que la formulación de tal juicio no puede sustraerse a la representación de las imágenes en los carteles que el letrado contrario mostró durante su turno de palabra, entendiendo que nos encontramos ante una prueba extemporánea que, de haberse propuesto en debida forma, esta parte habría tenido ocasión de contradecir con la presentación de otros carteles exhibiendo las diferencias entre los signos.

Valoración del Tribunal

10.- Ninguna acogida merece la denuncia. El artículo 459 LEC exige, para la prosperabilidad de este tipo de alegatos, la denuncia oportuna de la infracción y la especificación de la indefensión sufrida y de las normas que se consideren infringidas. El visionado del soporte audiovisual en que quedó grabado el acto revela que en su turno de palabra el abogado de la aquí recurrente, tras calificar la actuación del abogado contrario de 'engañifa', se limitó a impugnar la misma indicando que si de lo que se trataba era de identificar la confusión por los colores y la forma gráfica de los signos, el momento adecuado era el 'juicio', tanto 'en la exposición' como 'en la prueba pericial'. En momento alguno adujo indefensión. Indefensión, por otra parte, que resulta difícil apreciar, toda vez que lo que el abogado de los demandantes pretendía mostrar según su discurso valiéndose de los carteles que exhibió no era nada distinto de lo que ya se había alegado en la demanda (página 15), ni sus comentarios reflejaban ningún plus que exigiera la corroboración de técnicos para su apreciación, ni las imágenes representadas en los carteles, según cabe apreciar por el visionado del soporte audiovisual del acta, eran distintas de las que ya constaban en diversos lugares de las actuaciones. No estamos ante ninguna prueba extemporáneamente aportada e incorporada de facto, sin previa declaración judicial de admisión, sino ante un mero recurso expositivo, que ningún atentado supuso contra los derechos de la apelante.

11.- Son varios los apartados del recurso en los que se alude a defectos de motivación. Se trata, en concreto, de los siguientes:

11.1.- Apartado quinto ('Infracción del art. 218.2 LEC en relación con el art. 1.1 CE y el art. 29 a 35 del Código Civil '). Se aduce que las referencias en la sentencia a la 'familia' como recipendiaria de la reputación alcanzada por el 'fundador' en el mercado (refiriéndose a D. Gaspar , factotum del negocio consistente en la explotación de diversas cafeterías a través de las sociedades aquí contendientes que, tras su muerte, dejaron de compartir accionariado para pasar a regentar separadamente diferentes locales, contexto en el que se sitúa el conflicto que nos ocupa), al derecho de los miembros de la familia a conservar los retratos de 'D. Eulalio ' y el señalamiento de la 'familia' como 'heredero comercial' del mismo, o la justificación de tal juicio con base en pautas de normalidad atentan a las reglas de la lógica y la razón a las que, según el artículo 218.2 LEC , debe ajustarse toda sentencia.

11.2. Apartado sexto ('El uso, por la sociedad Vivero Galdo, S.A., de las placas con el signo registrado, como infracción, por la sentencia, de los arts. 319 y 326 de la LEC y el art. 218.2 LEC '). Se alega la falta de motivación en relación con la condena al cese del uso del signo 'EMILIO' en Internet por parte de la aquí apelante, así como la vulneración del artículo 218.2 LEC , de nuevo a propósito de la falta a las reglas de la lógica en la motivación de la sentencia, 'en relación con la propia prueba documental de los demandantes' (en concreto, fotografías acompañadas con la demanda), esto último a colación de que el uso del signo controvertido que revela dicha prueba documental no puede configurar un acto publicitario.

11.3. Apartado séptimo ('Infracción del concepto de riesgo de confusión, en relación con el art. 5.1.b ) y art. 51.1.B) LM y la exigencia de motivación del art. 218.2 LEC '). Se argumenta que el juicio de semejanza entre la MARCA EMILIO y la MARCA EMYFA que refleja la resolución impugnada atenta contra el dictado de las reglas de la lógica que debe gobernar la motivación de las sentencias y el 'criterio del buen sentido' que, según el Tribunal Supremo, debe regir la apreciación de semejanza entre marcas.

11.4. Apartado décimo, en la página 17 del recurso ('Las acciones de competencia desleal y la infracción del art. 218.1'). Se aduce que la sentencia apelada incurre en incongruencia extra petita al apreciar que la conducta que se achaca a la apelante es susceptible de integrar el supuesto de hecho del artículo 20 LCD , cuando la demanda no se sustenta en la comisión de tal ilícito concurrencial.

Valoración del Tribunal

12.- El último inciso del artículo 218.2 LEC , al exigir que la motivación de la sentencia debe ajustarse a las reglas de la lógica y de la razón, está haciendo referencia a la denominada 'congruencia interna' de la resolución. A este respecto, la sentencia del Tribunal Supremo de 12 de noviembre de 2010 precisó que la exigencia en cuestión se refiere a la exposición argumentativa, y no a si es lógica la interpretación jurídica, ni la conclusión de este orden extraída, efectuadas por la resolución recurrida. En esta línea abunda la sentencia del Alto Tribunal de 10 de abril de 2015 , enfatizando que el precepto indicado se proyecta sobre la exposición de los argumentos utilizados por el tribunal, lo que nada tiene que ver con el núcleo de la valoración de la prueba. Y la de la 9 de mayo de 2016, señalando que la lógica a que se refiere el artículo 218.2 LEC 'es la de la argumentación - entramado argumentativo-, exposiciones de razones o consideraciones en orden a justificar la decisión, sin que se extienda al acierto o desacierto de las mismas'. En relación con esta 'coherencia argumentativa', la sentencia de 14 de octubre de 2011 aclara que se faltaría a las exigencias derivadas del artículo 218.2 LEC cuando concurriese una contradicción entre la fundamentación jurídica y el fallo, o entre los pronunciamientos de un fallo.

13.- Proyectando los anteriores parámetros al caso presente, es de observar que las denuncias que formula la apelante al socaire del precepto de continua referencia en los capítulos quinto (vid. apartado 6.1 supra), sexto (vid. apartado 6.2 supra) y séptimo (vid. apartado 6.3 supra -deberíamos añadir aquí que la referencia que se contiene en la sentencia del Alto Tribunal citada por la parte al 'criterio de la razonabilidad o buen sentido' como elemento del juicio de semejanza marcaria cobra significado en el contexto de la consideración de dicho juicio como materia susceptible de verificación casacional) de su recurso en realidad conforman una argumentación que únicamente podría servir de soporte para otro tipo de motivo, ajeno a la existencia del vicio en la motivación que denuncia. Es por ello por lo que se impone el rechazo de tales alegatos, sin perjuicio del ulterior análisis que pudieran merecer las cuestiones a las que se alude en el discurso de la apelante con ocasión del examen de la cuestión de fondo.

14.- En el apartado sexto del recurso se denuncia la falta de motivación de la condena de la apelante a cesar en el uso del signo 'EMILIO' en internet que se integra en el pronunciamiento segundo de la sentencia (vid apartado 6.2 supra). El alegato descansa en que, en atención a la documental de contrario aportada, el único comportamiento examinable como ilícito concurrencial que habría resultado acreditado sería el consistente en la reproducción del signo que integra la marca registrada por esta parte en las placas situadas a la entrada de sus establecimientos y en el material utilizado para el servicio dentro de ellos. Tras añadir que'no se puede estimar el cese de algo que no consta relatado, como hecho en la sentencia, como es el uso, por la demandada, de cualquier signo en internet', concluye la parte que nos encontraríamos ante un defecto de motivación'basado en la ausencia de apreciación y valoración de la prueba documental y en la ausencia de prueba del demandante'.

15.- El argumento se presenta de escaso recorrido, habida cuenta que el pronunciamiento que se censura se presenta como corolario lógico de la apreciación por el juzgador de la anterior instancia del comportamiento ilícito achacado en la demanda a la entidad apelante, en conexión con los pedimentos concretos articulados en ella, no resultando extravagante en el contexto en que se sitúa la controversia (al punto de contemplarse como objeto específico de los remedios que la ley arbitra contra los actos de competencia desleal) pronunciamientos de tipo preventivo que responden a la constatación de una conducta infractora preexistente.

16.- Finalmente, en el apartado décimo del recurso se aduce que la sentencia dictada en la sentencia precedente incurre en incongruencia extra petita. Tal descalificación se sustenta en el juicio que la resolución recoge en el sentido de que la conducta que se achaca a VIVEROS GALDO, S.A. resultaría subsumible en el artículo 20 LCD , sin haber mediado pedimento de la parte actora para que así se declarase (vid. apartado 6.4 supra).

17.- La lectura de la sentencia no da pie a pensar que sea la apreciación del ilícito concurrencial del artículo 20 LCD lo que fundamenta el fallo, supuesto en el que cobraría sentido el alegato. Por el contrario, es la estimación del tipo del artículo 6 LCD lo que aflora como razón decisiva del acogimiento de los pedimentos de la demanda. En este sentido, la referencia a que la conducta enjuiciada resultaría también subsumible en el artículo 20 LCD se presenta como mera indicación colateral, al margen de la ratio decidendi de la resolución impugnada.

18.- Para cerrar este apartado cabe hacer referencia a otros apartados del recurso en los que se denuncia la existencia de infracciones de orden procedimental, en concreto, la vulneración de reglas legales sobre valoración de la prueba y sobre la carga de la prueba. Así, en los apartados segundo y tercero del recurso se aduce la infracción de los artículos 319 y 326 LEC y, en el apartado cuarto, la de esos dos mismos preceptos y del 316 LEC. Por su parte, en el apartado noveno se señala como motivo de impugnacion la infracción de los apartados 4 y 7 del artículo 217 LEC .

19.- Lo que se está planteando en todos esos apartados impugnatorios nada tiene que ver, en realidad, con la vulneración de los preceptos señalados en su encabezamiento. Las reglas legales de valoración de la prueba lo que hacen es determinar el valor de un medio determinado de prueba, esto es, en qué condiciones y sobre qué extremos determinados medios de acreditación hacen prueba. Así han de catalogarse los artículos 316 (bajo la rúbrica 'Valoración del interrogatorio de las partes'), 319 ('Fuerza probatoria de los documentos públicos') y 326 LEC ('Fuerza probatoria de los documentos privados'). De esta forma, tales preceptos podrían considerarse infringidos solo si, encontrándonos ante uno de los medios de prueba que contemplan, se desconocieran las provisiones que en aquellos se establecen acerca de la certeza que ha de atribuirse a lo revelado por los medios probatorios en cuestión en relación con determinados extremos. No es esa la problemática que suscitan los apartados impugnatorios objeto de consideración. Lo que en ellos se plantea, más bien, es un problema de interpretación de la prueba, esto es, de determinación del resultado que se desprende de los medios de prueba tomados como referentes. En definitiva, a lo que se alude es a un error en la apreciación de la prueba.

20.- Igual sucede en el apartado en que se denuncia la infracción de los apartados 4 y 7 del artículo 217 LEC , sobre carga de la prueba. Lo que disciplinan tales preceptos son las consecuencias anudables a la falta de acreditación de un determinado hecho relevante para la resolución de la controversia, haciendo correr a una u otra parte con las consecuencias de tal falta según los parámetros que allí se establecen. No es la vulneración de tales determinaciones legales lo que integra el objeto del discurso impugnatorio desplegado en este apartado, sino, de nuevo, el cuestionamiento de la lectura que de determinados medios de prueba hizo el juzgador precedente.

III. SOBRE LA NULIDAD DE LA MARCA Nº 3000578 'EMILIO'

21.- En la demanda se solicitaba que la marca nº 3000578 fuese declarada nula por haberse solicitado de mala fe. En párrafos precedentes ya se señaló cuál era la motivación que esgrimían los actores (vid. apartado 2 a 5 supra).

22.- Las tesis de los demandantes recibieron el respaldo del juzgador de la anterior instancia, quien, como razones de la apreciación de mala fe en la solicitud de la marca estableció en la sentencia las siguientes: (i) el nombre ' Eulalio ' no guarda ninguna relación con la denominación social de la demandada, ni con sus socios y administradores, ni con el rótulo de los establecimientos que explota; (ii) el Sr. Gaspar era conocido por la clientela de los establecimientos EMYFA como 'Emilio', siendo lo normal que la reputación del nombre del fundador permanezca en su familia; (iii) la conservación de retratos del Sr. Gaspar en los establecimientos explotados por VIVERO GALDO, S.A. trasluce un 'ánimo de adosamiento comercial' también presente en el registro de la MARCA EMILIO; (iv) la MARCA EMYFA está formada por la conjunción del nombre de pila del fundador y de su primera esposa, la demandante Dª Sacramento , conocida como 'Fali', quien, siendo cotitular con sus nietos de la MARCA EMYFA, contribuyó con su trabajo a afianzarla en el mercado desde finales de los años setenta del pasado siglo; (v) la MARCA EMILIO y la MARCA EMYFA resultan confundibles en una visión de conjunto, presentando similitud en cuanto al color, tipo de letra, la existencia de un elemento característico consistente en una raya que se sitúa sobre el grupo de letras que integra el signo y compartiendo la palabra que conforma el elemento denominativo de la marca cuestionada tres de las cinco letras de EMYFA; (vi) VIVERO GALDO, S.A. realza el uso de su marca con las placas colocadas a la entrada de sus establecimientos; (vii) la buena fe postcontractual obligaba a VIVERO GALDO, tras el deslinde de negocios, a no crear elementos identificativos confundibles con los de los otros establecimientos.

23.- La apelante se alza contra el juicio construido sobre tales premisas, que pretende desvirtuar, en esencia, con los siguientes alegatos: (i) la existencia de efectiva vinculación entre el Sr. Gaspar y VIVERO GALDO, S.A. (apartado segundo); (ii) la improcedencia de imponer a VIVERO GALDO, S.A. la obligación que se le señala en la sentencia con fundamento en la buena fe postcontractual a raíz de la operación de permuta de acciones (alegación tercera); (iii) la improcedencia de reconocer a la 'familia' del Sr. Gaspar y, por extensión, a EMYFA S.A., como recipendiaria de la reputación acumulada por aquel, o heredera comercial de aquel (alegación quinta); (iv) inexistencia de actos publicitarios en la utlización de determinados elementos de mobiliario y decoración y de elementos representativos del origen e historia del negocio (alegación sexta); (v) imposibilidad de apreciar similitud entre la MARCA EMILIO y la MARCA EMYFA (alegación séptima); (vi) defectuosa valoración de la prueba testifical practicada a instancia de la parte actora al tener por cierto con base en ella la existencia de riesgo de confusión tomando como patrón el consumidor medio; (vii) falta de acreditación de la existencia de riesgo de confusión o asociación generado por los signos de las dos partes (alegación novena); (viii) infracción del artículo 51.1.b) LM al considerarlo de aplicación pese a no concurrir los elementos precisos para ello (alegación décima).

Valoración del Tribunal

24.- Consideramos conveniente, al abordar la cuestión de fondo, identificar en primer lugar los parámetros con arreglo a los cuales ha de ser examinada.

25.- La doctrina considera que el artículo 55.1.b) LM abarca tanto la mala fe subjetiva como la objetiva, lo que se contrapone a la buena fe. Por buena fe subjetiva se entiende el desconocimiento no negligente de la existencia de vicios o irregularidades en la solicitud de registro por parte del solicitante. Por su parte, la buena fe objetiva consistiría en la observancia por el solicitante de una conducta formal y materialmente exigible conforme a Derecho, esto es, leal, honesta, correcta y esencialmente diligente.

26.- También se ha descrito la mala fe como la conducta deshonesta del solicitante que despliega un comportamiento contrario a las prácticas comerciales observadas en el sector de que se trate.

27.- Por su parte, refiriéndose específicamente al artículo 51.1.b) LM , la sentencia del Ato Tribunal de 23 de noviembre de 2010 parece inclinarse por la mala fe objetiva, al señalar que'La mala fe a que se refiere la norma española se entiende no en sentido psicológico, como mero conocimiento de una determinada situación jurídica, sino en el sentido ético u objetivo de modelo o estándar de comportamiento admisible socialmente en las circunstancias concurrentes'.

28.- No obstante, tal postura aparece matizada en la ulterior sentencia de 22 de junio de 2011 , que se expresa en los siguientes términos:'Esa sanción por violación de la buena fe, que opera a modo de válvula del sistema, permite valorar el comportamiento de quien solicita el registro, no a la luz del resto del ordenamiento marcario, sino comparándolo, en un plano objetivo, con el modelo de conducta que, en la situación concreta a considerar, fuera socialmente exigible -en ese plano la buena fe está referida a un estándar o arquetipo, como señalaron las sentencias 760/2010, de 23 de noviembre y 462/2009, de 30 de junio , esta en relación con el artículo 3, apartado 2 de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre -, aunque sin prescindir del plano subjetivo -en el que la buena fe se identifica con un estado psicológico de desconocimiento o creencia errónea, que como toda equivocación, ha de ser disculpable para poder tomarse en consideración-'.Encontramos la misma formulación en las ulteriores sentencias de 13 de enero y 7 de febrero de 2012 , 2 de septiembre de 2013 y 10 de abril de 2015 .

29.- Las sentencias de 13 de enero y 7 de febrero de 2012 y 10 de abril de 2015 recuerdan cómo el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en su sentencia de 11 de junio de 2009, C-529/2007 , Chocoladefabriken Lindt & Sprüngl, a propósito del artículo 51, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE ) 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (equiparable al artículo 3, apartado 1, letra b), de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988 ) destacó que la mala fe del solicitante debe concurrir en el momento de la presentación de la solicitud y ha de apreciarse teniendo en cuenta todos los factores pertinentes que presente el caso.

30.- De igual modo, en las ya referidas sentencias de 22 de junio de 2011 , 13 de enero y 7 de febrero de 2012 y 10 de abril de 2015 se señala expresamente, como una de las manifestaciones típicas de actuación de mala fe en este ámbito la que tiene lugar'cuando se intenta, mediante el registro de una marca, aparentar una inexistente conexión entre los productos o servicios que la misma está destinada a identificar y los de un tercero que están distinguidos con otra conocida, buscando, con una aproximación de aquel signo a éste, obtener el favor de los consumidores con el aprovechamiento de la reputación del segundo'. Esta acotación reviste particular significación en el caso que nos ocupa, no en vano en la demanda se cita expresamente la sentencia de 7 de febrero de 2012 (página 41).

31.- Finalmente, la mala fe es un concepto jurídico que se apoya en la valoración de conductas deducidas de unos hechos. En este sentido, la apreciación de la concurrencia de mala fe presupone la fijación de determinados datos de hecho que cualifican la conducta del sujeto (la solicitud de un determinado registro marcario), haciéndola susceptible de un juicio de disvalor según los referentes que ya hemos adelantado.

32.- En la proyección de tales parámetros al caso que nos ocupa, observamos que la razón por la que se plantea la nulidad de la marca de la aquí apelante es, en definitiva, el riesgo confusorio generado por dos vías, a saber, las similitudes existentes con el signo marcario que esgrimen los promotores del expediente y la fuerza evocativa del nombre que conforma su elemento denominativo, en cuanto referido al nombre de pila del fundador del negocio común luego escindido para su explotación separada por las dos mercantiles contendientes, riesgo reforzado por determinados elementos como son la fisonomia común de los establecimientos y la exposición de fotografías del fundador y alusiones al nombre de pila del mismo en el interior de los explotados por VIVERO GALDO, S.A.. Todo ello, se nos dice, en un intento de la apelante de aprovechar el prestigio acumulado por el negocio cuando se desarrolló bajo la mano del precursor, de quien se predican continuadores los aquí apelados.

33.- Apreciamos serias grietas en tales razonamientos. En este sentido, consideramos forzado el análisis por el que se pretende justificar la existencia de riesgo confusorio por la fuerza evocadora que se atribuye al nombre de pila empleado en la marca impugnada. El proceso intelectivo por el que se aprecia la relación entre los titulares de los servicios prestados bajo una y otra marca a partir del referido nombre de pila descansa en una serie de conexiones intermedias que solo con base en el conocimiento de determinados datos internos de las sociedades contendientes podrían establecerse.

34.- Por otra parte, las semejanzas que existen entre los dos signos marcarios objeto de consideración son puntuales y van referidas a elementos comunes: ni el color, ni el tipo de letra, ni la línea que sobrevuela sobre el elemento denominativo resaltan por su singularidad específica. Los propios actores descartan que los signos resulten incompatibles (página 50 de la demanda). En tales circunstancias, la formulación de un juicio de vinculación entre las dos sociedades contendientes a partir de la utilización de los elementos señalados parece reservado a quien, resultando conocedor del pasado común del negocio, pudiera reconocerlos como identificativos del mismo.

35.- Lo mismo puede decirse de las semejanzas que se aprecian en las fachadas de los establecimientos. Ciertamente responden a un mismo patrón, como se puede observar en las fotografías aportadas con la demanda: empleo de grandes ventanales enmarcados por muros en los que se utiliza un revestimiento de piedra de color crema, bajo un encabezado en color verde en el que figura el nombre del establecimiento. Ninguno de estos elementos aporta una caracterización especial. De nuevo, en este punto no cabe desconocer la raíz común del negocio y la explotación del mismo en la forma de cadena de establecimientos hasta el momento en que se segregó, lo que apunta, lógicamente, a la existencia de elementos de explotación uniformes, sin que conste que al tiempo de pactarse la segregación se impusiera como condición la retirada de aquellos de los establecimientos que pasaron a VIVERO GALDO, S.A. Esto último puede decirse también de las fotografías del fundador del negocio que cuelgan en las paredes de los establecimientos de la aquí apelante, lo que ha de ponerse en conexión con el historial del negocio y las consideraciones que ahora se vertirán en relación con el intento de patrimonialización por parte de los apelados.

36.- Uno de los pilares del razonamiento de los aquí apelados es la consideración de aquellos como continuadores del legado empresarial del fundador. Tal planteamiento tuvo acogida en la sentencia dictada en la anterior instancia, lo que lleva a que en la misma se señale a la familia del fundador como legataria de la reputación alcanzada por el mismo en el mercado y a apreciar un 'ánimo de adosamiento comercial' por parte de VIVERO GALDO, S.A. en el registro de su marca e incluso en el mantenimiento de fotografías del fundador en sus establecimientos. También apreciamos fallas en tales juicios. En línea con lo ya apuntado en los apartados inmediatamente precedentes, no cabe ignorar el pasado común del negocio. Tampoco el papel decisivo del Sr. Gaspar en la constitución y desenvolvimento no solo de EMYFA, S.A., sino también de VIVERO GALDO, S.A.. En tales circunstancias, presentar a EMYFA, S.A. como recipendiaria exclusiva del prestigio acumulado en el pasado gracias al buen hacer del Sr. Gaspar carece de justificación, pues dicho prestigio también habría de proyectarse, lógicamente, sobre la otra sociedad de la que aquel se había servido en su desenvolvimiento empresarial. El recurso a la vinculación familiar de los accionistas de EMYFA, S.A. con el Sr. Gaspar resulta traído por los pelos, pues ni siquiera durante la fase común parece que se concibiese el negocio como negocio puramente familiar (terceros participaban en el capital social de las dos sociedades), y únicamente después de la muerte del fundador se planteó que las acciones de EMYFA, S.A. quedaran en manos de los parientes (nietos) que le habían heredado.

37.- Como corolario de cuanto se lleva expuesto, entendemos que el recurso debe ser estimado, pues no apreciamos razón bastante para que la marca titularidad de la aquí apelante sea declarada nula.

IV. SOBRE LA CONCURRENCIA DE UN ILÍCITO DEL ARTÍCULO 6 LCD

38.- En la demanda se postulaba que VIVERO GALDO, S.A. había incurrido en sendos ilícitos de los artículos 6 y 11 LCD . Como fundamento de tales pretensiones se esgrimía un discurso sobre la originación de un riesgo de confusión en los consumidores que descansaba sobre las mismas bases ya expuestas a propósito del riesgo confusorio como fundamento de la petición de nulidad de la MARCA EMILIO (vid. apartado 6 supra).

39.- El juzgado de lo mercantil estimó que concurría un ilícito del artículo 6 LCD , desechando los cargos relativos a la imputación de un ilícito del artículo 11 LCD (a lo que se aquietaron los aquí apelados). Como fundamento de su decisión, la sentencia impugnada señala que cabe apreciar la existencia de un riesgo de confusión según el test de factores, citando específicamente en este punto la sentencia del Tribunal Supremo de 28 de noviembre de 2008 , 'Pepe Jeans', en atención al cliente medio de cafeterías, la impresión de conjunto de las MARCAS EMILIO y EMIFA, según había quedado explicado al examinar la pretensión relativa a la nulidad de la primera, y la simililtud de los servicios ofrecidos.

40.- VIVERO GALDO, S.A. estima que la imputación que se le hace carece de fundamento.

Valoración del Tribunal

41.- El análisis de la sentencia se asienta exclusivamente en un juicio de confundibilidad marcaria (confundibilidad que, recordemos, los propios promotores expresamente descartan). Así lleva a entenderlo la mención en el apartado correspondiente del 'test de factores' con cita de la sentencia del Alto Tribunal de 28 de noviembre de 2008 (en la que el caso se resuelve a partir de su enjuiciamiento a la luz del artículo 31 de la anterior Ley de Marcas

y, en la medida en que aquel no concedía protección a las marcas renombradas, del artículo 12 LCD ). Tal juicio de confundibilidad marcaria se establece sobre las mismas bases que en la sentencia impugnada ya se habían señalado como fundamento de la estimación de la acción de nulidad de la MARCA EMILIO (vid. apartado 22 v) supra), con el aditamento de la mención genérica del cliente medio de cafeterías como referente y la indicación de que los servicios cubiertos eran los mismos.

42.- Ya quedó expuesto en apartados precedentes nuestro análisis sobre la cuestión de la existencia de riesgo de confusión tomando en cuenta todos los elementos concurrentes, más allá de los de orden puramente marcario a los que se ciñe la sentencia impugnada, como vector determinante del examen sobre la concurrencia de mala fe en el registro de la MARCA EMILIO. Vista la comunión de argumentos utilizados por los apelados para fundamentar sus pedimentos, no nos cabe sino reproducir aquí las conclusiones de nuestro anterior análisis, para rechazar a partir de ellas el ilícito concurrencial que en la sentencia impugnada se puso a cargo de la aquí apelante.

V. COSTAS

43.- La estimación del recurso interpuesto por VIVERO GALDO, S.A., que ha de traducirse a su vez en la íntegra desestimación de la demanda origen de las presentes actuaciones, comporta los siguientes efectos en materia de costas: (i) las de la primera instancia habrán de ser a cargo de quienes promovieron la demanda, por aplicación de lo dispuesto en el artículo 394.1 LEC ; (ii) no procede hacer expreso pronunciamiento condenatorio en cuanto a las de la segunda instancia, de conformidad con el artículo 398.2 LEC .

Vistos los preceptos legales citados y demás de pertinente y general aplicación,

Fallo

En atención a lo expuesto, la Sala acuerda:

1.- ESTIMAR el recurso de apelación interpuesto por la representación de VIVERO GALDO, S.A. contra la sentencia dictada con fecha 26 de julio de 2013 por el Juzgado de lo Mercantil número 3 de Madrid en el expediente 438/2012.

2.- En consecuencia, REVOCAR la meritada sentencia, para acordar en su lugar:

2.1.- Desestimar íntegramente la demanda interpuesta por EMYFA, S.A., Dª Sacramento y D. Eulalio contra VIVERO GALDO, S.A.

2.2.- Condenar a EMYFA, S.A., Dª Sacramento y D. Eulalio al pago de las costas de la primera instancia.

3.- No hacer expreso pronunciamiento condenatorio en cuanto a las costas generadas por el recurso.

De conformidad con lo establecido en el apartado ocho de la Disposición Adicional Decimoquinta de la Ley Orgánica del Poder Judicial , procédase a devolver a VIVERO GALDO, S.a. el depósito que realizó para recurrir.

Contra la presente sentencia las partes pueden interponer ante este Tribunal, en el plazo de los veinte días siguientes a su notificación, recurso de casación y, en su caso, recurso extraordinario por infracción procesal, de los que conocerá la Sala Primera del Tribunal Supremo, si fuera procedente conforme a los criterios legales y jurisprudenciales de aplicación.

Así, por esta sentencia, lo acuerdan, mandan y firman los ilustrísimos señores magistrados que constan en el encabezamiento de esta resolución.