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22/03/2018
Sentencia CIVIL Nº 27/2015, Juzgados de lo Mercantil - Madrid, Sección 10, Rec 171/2011 de 09 de Marzo de 2015
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Orden: Civil
Fecha: 09 de Marzo de 2015
Tribunal: Juzgados de lo Mercantil - Madrid
Ponente: MARTIN ALONSO, MARIA OLGA
Nº de sentencia: 27/2015
Núm. Cendoj: 28079470102015100151
Núm. Ecli: ES:JMM:2015:5406
Núm. Roj: SJM M 5406:2015
Encabezamiento
S E N T E N C I A
En Madrid a 9 de marzo de 2015
Vistos los presentes autos de Juicio Ordinario núm.171/2011, por Doña OLGA MARTÍN ALONSO, MAGISTRADA del Juzgado Mercantil número 10 de Madrid seguidos a instancias d e la Procuradora Doña ISABEL CAMPILLO GARCIA en representación de SEIKO EPSON CORPORATION frente a la entidad CONZUMO SERVICIOS ONLINE SL representada por el Procurador de los Tribunales DON VICTORIO VENTURINI MEDINI, en ejercicio de las
Antecedentes
QUINTO.- En la sustanciación de este procedimiento se han observado las prescripciones legales.
SEXTO.- La audiencia previa y el Juicio Verbal quedó grabado en soporte apto para la grabación y reproducción en el correspondiente DVD n° 171 /11.
Fundamentos
PRIMERO.- La demandante basa su acción en la presunta violación del derecho de Patente, por lo que solicita se dicte Sentencia por la que se declare:
1.-Que mi representada, la entidad SEIKO EPSON CORPORATION, es titular de las patentes ES 2.219.029, ES 2.237.629, ES 2.244.691, ES 2.249.664, ES 2.251.929, ES 2.254.840, ES 2. 297.068 y ES 2.303.151.
2.-Que la entidad demandada, CONZUMO SERVICIOS ONLINE, S.L., viene ofertando y comercializando en España cartuchos de tinta para impresoras que incorporan la tecnología prot egida por las patentes de mi representada ES 2.219.029, ES 2.237.629, ES 2.244.691, ES 2. 249.664, ES 2.251.929, ES 2.254.840, ES 2.297.068 y ES 2.303.151, vulnerando sus derechos e infringiendo los preceptos citados en el cuerpo de esta demanda de la Ley de Patentes 11/1986 de 20 de marzo.
3.-Que la oferta y entrega por la entidad demandada de tanques o depósitos de tinta para los modelos de las Series T044, T048, T061 y T071, sin tener permiso ni autorización de EPSON, constituye un acto de infracción indirecta de las patentes ES 2.244.691, ES 2.249.664, ES 2. 254.840 y ES 2.303.151 de mi representada.
4.-Que, como consecuencia de lo anterior, se condene a la demandada CONZUMO a:
a)Estar y pasar por las anteriores declaraciones.
b)A la cesación de todos los actos que violan los derechos de propiedad industrial de SEIKO EPSON CORPORATION como titular de las patentes ES 2.219.029, ES 2.237.629, ES 2.244. 691, ES 2.249.664, ES 2.251.929, ES 2.254.840, ES 2.297.068 y ES 2.303.151.
c) A la cesación en la importación, distribución, oferta y comercialización de cualesquiera cartuchos de tinta para impresoras que infrinjan las patentes ES 2.219.029, ES 2.237.629, E S 2.244.691, ES 2.249.664, ES 2.251.929, ES 2.254.840, ES 2.297.068 y ES 2.303.151, y en especial de los cartuchos marca CONZUMO de los siguientes modelos: 1007, T008, T009, T036, T037, 1040, T041, T051, 1052, 10321 BK, T0431 BK, Serie T033, Serie T044, Serie T048, Serie T061, Serie T071 y Serie 1080.
d) Al pago, en concepto de resarcimiento, de los perjuicios sufridos, con arreglo a lo establecido en el artículo 66, apartados 1 y 2.a), de la Ley de Patentes .
e) Al embargo y destrucción de las muestras de cartuchos de tinta y tanques de tinta infractores que CONZUMO tenga en stock.
f) Al pago de la cantidad de 799,05 Euros (setecientos noventa y nueve Euros con cinco céntimos) en concepto de gastos incurridos a fin de obtener las pruebas necesarias para la prese ntación de esta demanda.
g)A la publicación de la sentencia condenatoria a su costa en los diarios «El País» y «El Mundo», conforme a lo dispuesto en el artículo 63.1.f) de la Ley de Patentes .
h) Al pago de las costas causadas en este procedimiento.
Por su parte, la demandada plantea falta de legitimación pasiva y en cuanto al fondo se opone a la demanda, alegando falta de fundamento en las pretensiones formuladas con expr esa condena en costas a la parte demandante.
En el acto del juicio celebrado el 18 de abril de 2013 la demandada se allana a las a determinadas pretensiones de la actora en los siguientes términos:
Respecto del punto 1 del suplico se allana.
Respecto del punto 2 se allana hasta la fecha de presentación de la demanda. Respecto del punto 3 se allana hasta la fecha de presentación de la demanda.
Respecto del punto 4 se allana respecto de las letras a) b) c) y e) de dicho punto del suplico hasta el 18 de abril de 2013, fecha del juicio.
Por el resto del suplico se continúa la litis, esto es:
Puntos 2 y 3 y punto 4 respecto de las letras d, f, g y h. del suplico desde la presentación de la demanda hasta la fecha del juicio
Por auto de allanamiento el 18 de abril de 2013, se declaró el allanamiento parcial del demandado respecto a [o acordado en la vista del juicio, con imposición de costas a la demanda da, si bien existe un error material que omite el allanamiento de la letra e) hasta el 18 de abril de 2013, una vez comprobada la grabación, por lo que queda subsanado en este acto. En cuanto a la excepción procesal alegada, al haberse allanado la demandada en los términos expuestos, decae por carencia sobrevenida de objeto.
La actora ha acreditado que la demandada ha realizado las actividades reflejadas en los puntos 2 y 3 del suplico con fecha posterior a la presentación de la demanda (con ocasión de la firma del acuerdo transaccional), por lo que ha seguido cometiendo la infracción, al demostrar que seguía ofreciendo y vendiendo los productos infractores en su página web.
Dispone al respecto el artículo 66 de la Ley de Patentes :
'1. La indemnización de daños y perjuicios debida al titular de la patente comprenderá no sólo el valor de la pérdida que haya sufrido, sino también el de la ganancia que haya dejado de obtener el titular a causa de la violación de su derecho. La cuantía indemnizatoria podrá incluir, en su caso, los gastos de investigación en [os que se haya incurrido para obtener pru ebas razonables de la comisión de la infracción objeto de procedimiento judicial.
2. Para fijar la indemnización por daños y perjuicios se tendrán en cuenta, a elección del perjudicado:
a) Las consecuencias económicas negativas, entre ellas los beneficios que el titular habría obtenido previsiblemente de la explotación de la invención patentada si no hubiera existido l a competencia del infractor y los beneficios que este último haya obtenido de la explotación del invento patentado.
En el caso de daño moral procederá su indemnización, aun no probada la existencia de perjuicio económico.
b) La cantidad que como precio el infractor hubiera debido pagar al titular de la patente por la concesión de una licencia que le hubiera permitido llevar a cabo su explotación conforme a derecho.
Para su fijación se tendrá en cuenta especialmente, entre otros factores, la importancia económica del invento patentado, la duración de la patente en el momento en que comenzó la violación y el número y clase de licencias concedidas en ese momento.
Destacar que la acción de indemnización de daños y perjuicios presenta especiales dificultades cuando se refiere a la infracción de derechos exclusivos sobre bienes inmateriales y, por consiguiente, a la infracción de un derecho de patente. Precisamente por ello la Ley de Patentes contiene una regulación específica sobre esta materia, con el fin de clarificar su regulación jurídica y de facilitar su interposición.
Aunque la Ley nada menciona sobre esta cuestión, el Tribunal Supremo mantiene una postura algo restrictiva declarando en SSTS de su Sala 1a de 5-abr-2000 (RJ 2000, 2497 ) y 11-jul-2000 (RJ 2000, 6016), que la indemnización de daños y perjuicios no puede concederse automáticamente por el hecho de que se declare la violación de la patente, debiendo probarse lo s daños y perjuicios que el titular de la patente ha sufrido efectivamente. Sin embargo, parece que esta doctrina es solamente aplicable a los supuestos en los que el titular afectado elija como criterio de cuantificación el de los daños efectivamente sufridos, pero no cuando el criterio elegido sea el de un canon de licencia que el infractor habría debido pagar para explotar legalmente el objeto patentado.
Los requisitos imprescindibles para que proceda la indemnización por daño o perjuicio son:
a) la existencia de una conducta dolosa o negligente;
b) la existencia de un daño o perjuicio;
y e) la relación de causalidad entre la infracción y el daño.
La dificultad más importante en esta materia es tradicionalmente la aportación por el titular de la patente de prueba del nexo causal entre el acto de infracción y el daño económico que se reclamaba, es decir, probar que la cantidad reclamada como indemnización era precisa y necesariamente el resultado de la infracción llevada a cabo por el demandado ( SSTS (Sala l a) de 28-nov-1989 ( AJ 19897918); 10-may-1990 ( AJ 19903697); 5-mar-1992 ( AJ 199212391); 21-abr-1992 ( AJ 19923316); 14-oct-1992 ( AJ 199217554); 19-may-1993 ( AJ 19933804); 11- dic-1993 (AJ 19939604 ); y 5-abr-2000 (AJ 200012497)..
Como señalan las Sentencias de 4 de noviembre de 2004 y 11 de octubre de 2005 en relación al nexo causal entre la acción u omisión y el daño:
' [.] los juicios de valor referidos representan --expresan o constatan-- los resultados de la actividad del entendimiento atribuyendo determinadas significaciones o consecuencias a aco ntecimientos naturales o actividades humanas, activas o pasivas, para lo que se toman como guía las reglas de la lógica, razón o buen sentido, pautas proporcionadas por las exper iencias vitales o sociales o criterios acordes con la normalidad de las cosas ('quod plerumque accidit') o del comportamiento humano ('quod plerisque contingit').'
Respecto a la aplicación de la doctrina ex re ipsa, según la cual la existencia del daño se deduciría necesariamente del ilícito o sería consecuencia forzosa, natural e inevitable del mi smo, no hay que olvidar que se ha contemplado como excepcional en la jurisprudencia Sentencias de 23 de marzo de 2007 , 5 de febrero y 17 de julio de 2008 ), de manera que la regla general impone la necesidad de probar la existencia del daño y su importe también en l os procedimientos de competencia desleal. No obstante, esa regla general admite excepciones. Como señala la Sentencia del Tribunal Supremo de 17 de julio de 2008 :
'E.] la aplicación de la doctrina general sobre la necesidad de prueba de la existencia de los daños y perjuicios y relación de causalidad se recoge en numerosas Sentencias (entre ellas 20 de julio de 2000; 15 de octubre de 2001; 3 de febrero, 23 y 29 de septiembre de 2003), pudiendo mencionarse en relación con patentes las de 5 de abril de 2000 y 25 de octubre de 2002. La aplicación de la doctrina 'ex re ipsa' en propiedad industrial y competencia desleal se manifiesta en varias resoluciones - SS., entre otras, 23 de febrero de 1999, 21 de noviem bre de 2000, 10 de octubre de 2001, 3 de febrero de 2004-, pero se trata de presunción de la causación en supuestos singulares evidentes, y aunque en algunas resoluciones se tiende a generalizar el criterio (como en la S. 1 de junio de 2005), en modo alguno la doctrina jurisprudencial admite la aplicación en todo caso de la regla 'ex re ipsa' SS. 29 de septiembre de 2003y 3 de marzo de 2004, entre otras)'
Por lo expuesto, la Ley, tras establecer -siguiendo el principio general vigente en materia de daños- que
La primera modalidad de cálculo del beneficio dejado de obtener se refiere a los beneficios que el titular de la patente habría previsiblemente obtenido de la explotación de la invención patentada si no hubiera existido la competencia ilícita del infractor de la patente (SAP Granad (Secc. 31) de 14-dic-1992).
La segunda modalidad se refiere a los beneficios que el infractor haya obtenido de la explotación del invento patentado.
Y la última modalidad se refiere al precio que el infractor hubiera debido pagar al titular de la patente por la concesión de una licencia que le hubiera permitido llevar a cabo su explotación conforme a derecho.
Para la fijación de la regalía a pagar por el infractor, si se elige esta modalidad de cálculo de las ganancias dejadas de obtener, se han de tener en cuenta, entre otros factores, la importancia económica del invento patentado, la duración de la patente en el momento en que comenzó la violación y el número y clase de licencias concedidas en ese momento.
En los supuestos en que el cálculo de las ganancias dejadas de obtener deba hacerse por referencia a las que haya obtenido el infractor o a las que previsiblemente habría obtenido el tit ular de la patente, pueden incluirse en ese cálculo, en la medida en que el Juez lo estima razonable, los beneficios
También puede reclamarse como parte de la indemnización la correspondiente al desprestigio que se haya producido al invento patentado, en los casos en que el infractor lo haya lanzado al mercado con una realización defectuoso o con una presentación inadecuada (art. 68).
Si se diera el supuesto de que el titular de una patente, antes de reclamar los daños y perjuicios a quien hubiera producido o importado los bienes que violan su derecho exclusivo, hubiera obtenido ya indemnización por esos mismos bienes de otros participantes en el mercado, se deducirá esa indemnización ya percibida de la que debería pagar el producto o importador (art. 69). Esa deducción es necesaria para evitar una duplicación de indemnizaciones, con el consiguiente enriquecimiento injusto del titular de la patente.
Hay que señalar, por último, que la indemnización de daños y perjuicios solamente podrá exigirse en relación con los actos de violación realizados durante los cinco años anteriores a fecha en que se ejercite la correspondiente acción (art. 71.2).
El titular tiene derecho, a su elección a:
a) Las consecuencias económicas negativas, entre ellas los beneficios que el titular habría obtenido mediante el uso de la marca si no hubiera tenido lugar la violación y los beneficios que haya obtenido el infractor como consecuencia de la violación.
En el caso de daño moral procederá su indemnización, aun no probada la existencia de perjuicio económico.
b) La cantidad que como precio el infractor hubiera debido de pagar al titular por la concesión de una licencia que le hubiera permitido llevar a cabo su utilización conforme a de recho.
Decir con carácter previo, que pese a que así lo diga la norma, este criterio pretendidamente de 'cuantificación' de las 'CONSECUENCIAS ECONOMICAS NEGATIVAS 'en realidad nad a tiene que ver con ello ni con el principio indemnizatorio. Los daños y perjuicios son lo que son, y si bien es cierto que la actividad del infractor puede provocar una disminución de los ingresos del titular de la marca: a) no tiene porque generarla de forma inexorable; y b) no tiene porque estar en necesaria correlación con el enriquecimiento del infractor.
Más aún, el infractor puede obtener pingües beneficios sin causar mella en el negocio del titular de la patente o, por el contrario, provocar una disminución de las ganancias del titular y, simultáneamente, sufrir también grandes pérdidas, ya que el rendimiento de una actividad está en función de múltiples factores.
El legislador es consciente de que puede darse cualquiera de los supuestos apuntados e, incluso, de que es posible que la infracción no incida en el negocio del titular, pero a fin de evitar que se enriquezca como consecuencia de su ilícita conducta, faculta al titular de la misma para que pondere este elemento ya que, a la postre, estos beneficios obtenidos por el infractor provienen de desarrollar una actividad que tan sólo al titular estaba permitida o, en otras palabras, de usurpar el derecho del titular de la patente. Se trata, como precisa DÍEZ-PICAZO, de la modalidad de enriquecimiento injusto llamada 'condictio por intromisión'.
El beneficio bruto obtenido por el infractor ha sido cuantificado por el perito Sr. Juan Pablo en el informe de 16 de mayo de 2013, por un importe total de 30.595 euros, siendo dicho informe una revisión del primer informe realizado por el mismo perito el 28 de febrero de 2012.
CONZUMO en el acto del juicio alega que el cálculo de los daños y perjuicios debería haberse hecho sobre los beneficios netos en lugar de sobre los beneficios brutos obtenidos con la venta de los productos infractores.
Ahora bien, destacar que la actora desde el momento inicial de su demanda solicitó que el informe pericial determinara los beneficios brutos por las razones que argumentó con cita d jurisprudencia, acordándose por esta Juzgadora la practica de dicha prueba, sin que la demandada en ningún momento se opusiera a ello en el momento procesal oportuno (con l a contestación a la demanda o recurriendo la admisión de la prueba en los términos solicitados) por lo que ha precluido conforme al artículo 400.1 LEC en relacion con el artícul 405 LEC .
Pero a mayor abundamiento, tampoco la demandada ha aportado dato alguno para poder determinar el beneficio neto, teniendo dicha parte la facilidad probatoria conforme al art. 217LEC , lo que hace imposible su cálculo, por ninguna parte y mucho menos como solicitó en conclusiones por esta juzgadora,
En cuanto a la alegación efectuada por la demandada referente a que el pago de la cantidad de 2.300 euros abonada por CONZUMO en virtud del acuerdo transaccional de 10 de mayo d e 2012 supone que EPSON ya fue compensada por los daños sufridos, debe ser desestimada dado que ni siquiera fue homologado judicialmente el acuerdo de conformidad c on el art. 19.2 LEC , por lo que carece de eficacia.
Por lo expuesto debe condenarse a la demandada al pago 30.595 euros en concepto de resarcimiento, de los daños y perjuicios causados
El artículo 66.1 de la Ley de Patentes , permite reclamar «los gastos de investigación en los que se haya incurrido para obtener pruebas razonables de la comisión de la infracción objeto del procedimiento judicial».
La demandante ha probado dichos gastos (Documento n° 25 de la demanda) que se corresponden con la compra de muestras de cartuchos infractores, necesarias en su momento para probar la infracción mediante la oferta y venta de los cartuchos que han sido objeto del procedimiento.
Se solicita la publicación de la sentencia condenatoria a su costa en los diarios «El País» y «El Mundo», conforme a lo dispuesto en el artículo 63.1.f) de la Ley de Patentes .
Atendiendo a lo expuesto en los antecedentes anteriores es indudable que debe estimarse la publicación de la sentencia, en cuanto precisamente se trata de una modalidad de resarcimiento que tiende a facilitar una completa reparación, lo que se hace especialmente necesario cuando de daños a la imagen de una empresa se trata, informando al consumidor ( y al mercado en general) del reconocido carácter infractor -por la propia demandada (dado que se allanó)-, de los cartuchos de tinta compatibles comercializados por CONZUMO.
No obstante considero suficiente que la publicación se limite al encabezamiento y al fallo de la presente resolución, a costa del infractor, mediante anuncios en dos periódicos de difusión El PAIS Y EL MUNDO y en su pagina Web.
La demandante solicita expresamente que esta juzgadora se manifiesta sobre la existencia o no de mala fe en la demandada.
Tenemos que partir de los datos más relevantes acaecidos al respecto:
1.- A pesar que las partes firmaron un acuerdo transaccional en el que la demandada se obligaba a cesar en la comisión de la infracción, se ha demostrado que seguía ofreciendo y vend iendo los productos infractores en su página web
2.- El perito Sr. Juan Pablo ha tenido que emitir dos informes, el primero de fecha 28 de febrero de 2012 y el segundo de fecha 16 de mayo de 2013, al comprobarse en la ratificación del primer informe en el juicio celebrado 18 de abril de 2013 que se habían ocultado determinadas partidas de las cifras de ventas de los cartuchos, en la información facilitada al perito, por lo que este juzgado se vio obligado a suspender el juicio y a que el perito hiciera otro informe en el que se incluyera dicha omisión, lo que provoco nuevo señalamiento para ratificación del segundo informe y conclusiones, que finalmente se celebró el 3 de marzo de 2015.
Por lo expuesto procede declarar la mala fe de la demandada
Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,
Fallo
1.-Que la actora, la entidad SEIKO EPSON CORPORATION, es titular de las patentes ES 2.219. 029, ES 2.237.629, ES 2.244.691, ES 2.249.664, ES 2.251.929, ES 2.254.840, ES 2.297.068 y ES 2.303.151.
2.-Que la entidad demandada, CONZUMO SERVICIOS ONLINE, S.L., viene ofertando y comercializando en España cartuchos de tinta para impresoras que incorporan la tecnología protegida por las patentes de mi representada ES 2.219.029, ES 2.237.629, ES 2.244.691, ES 2.249.664, ES 2.251.929, ES 2.254.840, ES 2.297.068 y ES 2.303.151, vulnerando sus derechos e infringiendo los preceptos citados en el cuerpo de esta demanda de la Ley de Patentes 11/1986 de 20 de marzo hasta el 18 de abril de 2013.
3.-Que la oferta y entrega por la entidad demandada de tanques o depósitos de tinta para los modelos de las Series T044, T048, T061 y T071, sin tener permiso ni autorización de EPSON, constituye un acto de infracción indirecta de las patentes ES 2.244.691, ES 2.249.664, ES 2.254. 840 y ES 2.303.151 de la actora, hasta el 18 de abril de 2013.
5.-Que, como consecuencia de lo anterior,
a) Estar y pasar por las anteriores declaraciones.
b)A la cesación de todos los actos que violan los derechos de propiedad industrial de SEIKO EPSON CORPORATION como titular de las patentes ES 2.219.029, ES 2.237.629, ES 2.244. 691, ES 2.249.664, ES 2.251.929, ES 2.254.840, ES 2.297.068 y ES 2.303.151.
c) A la cesación en la importación, distribución, oferta y comercialización de cualesquiera cartuchos de tinta para impresoras que infrinjan las patentes ES 2.219.029, ES 2.237.629, E S 2.244.691, ES 2.249.664, ES 2.251.929, ES 2.254.840, ES 2.297.068 y ES 2.303.151, y en especial de los cartuchos marca CONZUMO de los siguientes modelos: T007, 1008, T009, T036, T037, T040, 1041, T051, T052, T0321 BK, T0431 BK, Serie T033, Serie 1044, Serie T048, Serie T061, Serie T071 y Serie T080.
d) Al pago, en concepto de resarcimiento, de los perjuicios sufridos, la cantidad de 30.595 euros
e) Al embargo y destrucción de las muestras de cartuchos de tinta y tanques de tinta infractores que CONZUMO tenga en stock.
f) Al pago de la cantidad de 799,05 Euros (setecientos noventa y nueve Euros con cinco céntimos) en concepto de gastos incurridos a fin de obtener las pruebas necesarias para la presentación de esta demanda.
g) A la publicación del encabezamiento y del fallo de la presente resolución, a costa del infractor, mediante anuncios en dos periódicos de difusión El PAIS Y EL MUNDO y en su págin a Web.
h) Al pago de las costas
Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que la misma no es firme y que contra ella pueden interponer Recurso de Apelación ante la Ilma. Audiencia Provincial de
Así por esta mi sentencia, que será archivada en el libro de sentencias de este Juzgado, y de la que se llevará testimonio a los autos, definitivamente juzgando en ésta instancia, lo pronuncio, mando y firmo.-