Sentencia CIVIL Nº 27/2018, Audiencia Provincial de Zaragoza, Sección 5, Rec 252/2017 de 09 de Enero de 2018

Encabezamiento

AUD.PROVINCIAL SECCION N. 5
ZARAGOZA
SENTENCIA: 00027/2018
AUDIENCIA PROVINCIAL DE ZARAGOZA
SECCION QUINTA
N10250
DIRECCION.- C/ GALO PONTE Nº 1 DE ZARAGOZA-50.003
Tfno.: 976208053-055-051 Fax: 976208052
N.I.G. 50297 47 1 2016 0000531
ROLLO: RPL RECURSO DE APELACION (LECN) 0000252 /2017
Juzgado de procedencia: JDO. DE LO MERCANTIL N. 1 de ZARAGOZA
Procedimiento de origen: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 0000219 /2016
Recurrente: ADIEGO HERMANOS SA
Procurador: EMILIA BOSCH IRIBARREN
Abogado: JOSE ENRIQUE ASTIZ SUAREZ
Recurrido: Cipriano , ADIEGO SAIGNER S.L.
Procurador: SUSANA HERNANDEZ HERNANDEZ
Abogado: ANA MARIA RODADO LOPEZ
SENTENCIA nº 27/2018
ILMOS. Señores:
Presidente:
D. ANTONIO LUIS PASTOR OLIVER
Magistrados:
D. ALFONSO MARIA MARTINEZ ARESO
Dª CAROLINA MARQUET MARCO
En ZARAGOZA a nueve de enero de dos mil dieciocho.
En nombre de S.M. el Rey,
VISTO en grado de apelación ante esta Sección 005, de la Audiencia Provincial de ZARAGOZA, los
Autos de PROCEDIMIENTO ORDINARIO 219/2016, procedentes del JDO. DE LO MERCANTIL N. 1 de

ZARAGOZA, a los que ha correspondido el Rollo RECURSO DE APELACION (LECN) 252/2017, en los que
aparece como parte apelante, ADIEGO HERMANOS SA, representado por el Procurador de los tribunales,
Dª EMILIA BOSCH IRIBARREN, asistido por el Abogado D. JOSE ENRIQUE ASTIZ SUAREZ, y como parte
apelada, D. Cipriano y ADIEGO SAIGNER S.L. representados por el Procurador de los tribunales, Dª SUSANA
HERNANDEZ HERNANDEZ, asistido por el Abogado Dª ANA MARIA RODADO LOPEZ, siendo el Magistrado
Ponente el Ilmo.SR. D. ALFONSO MARIA MARTINEZ ARESO.

Antecedentes

PRIMERO.- Se aceptan los de la resolución apelada de fecha 19 de enero de 2017, cuyo FALLO es del tenor literal siguiente: 'Que desestimando la demanda interpuesta por Adiego Hermanos S.A. contra Cipriano y Adiego Saigner SL debo absolver y absuelvo de la misma a la parte demandada.-Todo ello con expresa condena en costas a la parte demandante.'.



SEGUNDO.- Notificada dicha sentencia a las partes por la representación procesal de ADIEGO HERMANOS SA se interpuso contra la misma recurso de apelación, y dándose traslado a la parte contraria se opuso al recurso, remitiéndose las actuaciones a esta Sección Quinta de la Audiencia, previo emplazamiento de las partes.



TERCERO.- Recibidos los Autos, y personadas las partes, se formó el correspondiente Rollo de Apelación con el número ya indicado, y se señaló para deliberación, votación y fallo el día 3 de noviembre de 2017.



CUARTO.- En la tramitación de estos autos se han observado las prescripciones legales.

Fundamentos

Se aceptan los de la resolución recurrida en tanto no se opongan a los de la presente resolución y;
PRIMERO.- Antecedentes procesales La actora ejercitó acumuladas acciones con fundamento tanto en la legislación de marcas, como en la de competencia desleal. Instó acción reivindicatoria de diversas marcas que figuraban inscritas o solicitada su inscripción a nombre del demandado Sr. Cipriano y, subsidiariamente, la nulidad de la inscripción de las mismas por haber sido obtenida de mala fe. También instó la nulidad de diversos nombres de dominio y de la denominación social de la entidad demandada por existir confusión con las marcas y la denominación social de la actora y la existencia de diversos actos de competencia desleal por confusión, riesgo de asociación y aprovechamiento de la reputación ajena.

La demandada opuso la caducidad de la acción reivindicatoria frente de diversas marcas, y respecto a las que no tenían la acción prescrita alegó la inexistencia de fraude e infracción legal o contractual, así como la inscripción de mala fe. De otro aparte, con fundamento en la titularidad de las marcas y la inexistencia de riesgo de confusión negó tanto las acciones dirigida a la anulación del nombre de los nombres de dominio y de la denominación social Adiego Saigner. También negó la existencia de actos de competencia desleal.

La sentencia de la instancia desestimó íntegramente la demanda.

Formula la actora recurso de apelación reiterando los argumentos de la instancia.

Estima que hubo error en la valoración de la prueba pues no concluyó con la existencia de mala fe en los demandados, estima que no concurre la prescripción apreciada, pues el uso de las marcas se inició por la actora tras la demanda, estima que hubo infracción legal en la obtención de la marca, se aprovechó de un vínculo familiar y mala fe en cuanto la inscribió cuando era socio.

Mantiene que existe riesgo de confusión tanto la denominación social demandada como los nombres de dominio obtenidos por el Sr. Cipriano con la de la actora.

Estima acreditados los actos de competencia desleal denunciados.

La demandada mantiene los argumentos de la instancia.



SEGUNDO.- Hechos probados De la prueba documental y testifical practicada resulta acreditado que: Adiego Hermanos, primero S.L., después S.A., fue creada por el padre y varios tíos del demandado, D. Cipriano , en el año 1971. La misma tenía como objeto social la fabricación, distribución y venta de productos químicos. Para el ejercicio de su actividad solicitó y obtuvo diversas signos distintivos como el nombre comercial nº 58.874 'Adiego Hermanos S.L.', nombre comercial nº 170671 'Adiego Hermanos S.A.

o la marca española nº 4.647.194 'Adiego Hermanos S.L.', la marca española mixta nº 1.634.604 'Ecosol', la marca española 2.313.344 'Adiego', la marca española nº 2.543.336 'Adical', la marca mixta 2.773.290 'Adiego Hermanos' y otras.

El demandado D. Cipriano comenzó a prestar sus servicios para Adiego Hermanos en fecha 2 de marzo de 1985.

En fecha 8 de enero de 1999, con otros socios constituyó la entidad CAT Saigner S.L. El mismo, con fecha 16 de abril de 1999, vendió junto con los otros socios sus participaciones a la entidad Adiego Hermanos S.A., quien quedó como socio único de la primera. A partir de entonces, prestó sus servicios por cuenta de Adiego Hermanos como Director comercial de CAT Saigner S.L. hasta la disolución y liquidación de la misma entidad en fecha 20 de diciembre de 2012. Sus trabajadores y actividad fueron asumidos por la entidad Adiego Hermanos, pero sin una formal operación de absorción de la entidad disuelta por esta.

En fecha 5 de noviembre de 2015 el demandado Sr. Cipriano fue despedido de la entidad actora.

El mismo procedió a constituir con fecha 8 de abril de 2016 la entidad Adiego Saigner S.L. siendo su objeto social propio la fabricación, comercialización y venta al por mayor de productos químicos y fertilizantes.

El mismo procedió igualmente a registrar entre febrero y marzo de 2016 los siguientes nombres de dominio: 'adiegosaigner.com', 'saigner.com' y 'adiegosaigner.es'.

A lo largo de los años Cipriano había registrado o solicitado el registro de las siguientes marcas: 1. Marca Española nº 2.237.606 'DAIBLON', denominativa, en clase 1, solicitada el 28 de mayo de 1999 y concedida el 20 de diciembre de 1999.

2. Marca Española n1 2.653.076 'SELEKTER', denominativa, en clase 1, solicitada el 23 de mayo de 2005 y concedida el 23 de noviembre de 2005.

3. Marca Española nº 2.217.939 'UMIA 20' en clase 1, solicitada el 3 de marzo de 1999 y concedida el 20 de marzo de 2000.

4. Marca Española nº 2.225.812 'UMIASOL', denominativa, en clase 1, solicitada el 7 de abril de 1999 y concedida el 24 de abril de 2000.

5. Marca Española nº 2.206.025 'SAIGNER', en clase 5, solicitada el 5 de enero de 1999 y concedida el 21 de junio de 1999.

6. Marca Española nº 2.206.024 'CAT SAIGNER Fertilizers' en clase 1, solicitada el 5 de enero de 1999 y concedida el 21 de junio de 1999.

7. Marca Española nº 2.217.938 UMIA 18 en clase 1, solicitada el 3 de marzo de 1999 y concedida el 20 de marzo de 2000.

8. Marca Española nº 2.377.714 'TROPHEUM-CHELATE', denominativa, solicitada el 12 de febrero de 2001 y concedida el 5 de septiembre de 2001.

9. Marca Española nº 2.377.713 'LOGRO-SUBSTRATOS', denominativa, solicitada el 12 de febrero de 2001 y concedida el 5 de septiembre de 2001.

10. Marca Española nº 2.237.605 'ECOL-BLOOD', denominativa, solicitada el 28 de mayo de 1999 y concedida el 20 de diciembre de 1999.

11. Marca Española nº 2.237.607 'CHESTRENE', denominativa, solicitada el 28 de mayo de 1999 y concedida el 20 de diciembre de 1999.

12. Marca Española nº 2.712.314 'ALGONIA', denominativa, solicitada el 19 de mayo de 2006 y concedida el 27 de noviembre de 2006.

13. Marca Española nº 3.601.080 'ADIEGO SAIGNER', denominativa, en clase 35, solicitada el 24 de febrero de 2016 y con oposición de la demandante ante la OEPM.

14. Marca Española nº 3.601.084 'PHYTOAKTIONE', denominativa, en clase 1, solicitada el 24 de febrero de 2016.

15. Marca Española no 3.610.807 'ORCHI FLOWER SHOPS', mixta, en clase 1, solicitada el 25 de Abril de 2016.

16. Marca Española nº 3.610.813 'RADITECH', denominativa, en clase 1, solicitada el 25 de abril de 2016.

17. Marca Española nº 3.622.695 'SAIGNER ADIEGO', con gráfico, en clase 1 y 5, solicitada el 11 de julio de 2016.

En fecha 25 de febrero de 2016 D. Cipriano requirió vía burofax a la actora para que se abstuviese de utilizar en la comercialización de sus productos las marcas de que era titular.

La actora contestó apercibiéndoles de acciones judiciales.

A la fecha de la demanda D. Cipriano era titular del 3,17% del capital social de Adiego Hermanos S.A.



TERCERO.- Acción reivindicatoria o, subsidiariamente, acción de nulidad Frente a la pretensión desestimatoria de la demanda, la actora mantiene que existe error en la valoración de prueba, la falta de motivación sobre porque ha llegado el juez a quo a las conclusiones plasmadas en su resolución y una defectuosa apreciación de la excepción de prescripción.

A este respecto, estima la Sala que la posible falta de motivación de la resolución, de haberla, puede ser subsanada en esta instancia.

Mantiene la recurrente que no fueron debidamente valoradas, ni la testifical del Sr. Luis Manuel , comercial de CAT Saigner, primero, y de Adiego hermanos después, en lo atinente a que la actora usaba las marcas reivindicadas y de que sigue haciéndolo, ni la testifical de la Sra. Ramona , directora financiera de la actora.

Estima la Sala que las mimas no son transcendentes para alterar el relato de hechos de la resolución recurrida.

El actor solicitó la concesión de diversos signos marcarios hasta 13 mientras prestaba sus servicios para la actora, pero la mayor parte de los mismos -8 de ellas- lo fueron en 1999, esto es cuando la entidad CAT Saigner había sido recién creada o estaba en proceso de serlo y en la que el demandado parecía ser su impulsor principal. Por tanto, cuando en abril de 1999 se venden las participaciones a la actora, la mayor parte de dichos signos distintivos están ya solicitados a nombre del demandado, no consta que la existencia de tales derechos y su transmisión hubiera sido objeto de negociación entre las partes al tiempo de la venta de participaciones de SAT Saigner.

En segundo lugar, el demandado Sr. Cipriano nunca ha formado parte del Consejo de Administración de CAT Saigner, ni de Adiego Hermanos, sus funciones están lejos del ámbito financiero o gerencial quedando limitadas al ámbito comercial de la primera. De igual forma no consta haya tenido nunca poder de representación de tal entidad.

En tercer lugar, la entidad CAT Saigner ha sido consciente en diversas ocasiones de que los signos distintivos marcarios utilizados por ella estaban a nombre del demandado; prueba de ello es el documento nº 51 de la demanda en el que el agente de marcas se dirige a CAT Saigner para comunicar el próximo vencimiento de la renovación de una de las marcas, en tal documento se hace constar claramente que el titular de la misma es el demandado. Otro tanto puede decirse del documento nº 6 de la contestación a la demanda en el que es Doña Ramona , directora financiera de la actora, la que ordena al agente de marcas abandonar una de las marcas registradas a nombre del demandado 'Saigner Horticultura y Jardín'.

De otra parte, respecto a tres de las cinco marcas cuyo registro se insta tras su despido por parte del demandado, se trata de marcas que habían sido de la titularidad de este y que habían sido dejadas caducar por no renovación de las tasas y que el actor, tras el abandono de los derechos sobre tales signos, procede a instar de nuevo su registro. Se alega que respecto a dos de ellas no es que se aceptara la caducidad, sino que la actora, al apercibirse de que estaban a nombre del demandado, no tuvo interés en renovarlas.

Sin embargo, si bien pudiera ser una posible explicación para las demás no lo es para Marca Española nº 3.601.084 'PHYTOAKTIONE', que fue dejada caducar antes de que el conflicto entre las partes estallase.

En el mismo sentido, al proceder a la disolución y liquidación de la sociedad CAT Saigner en 2012 los liquidadores, miembros del Consejo de Administración de la actora, debían forzosamente haberse apercibido de que las marcas utilizadas por la entidad en liquidación no eran de su titularidad y, por lo tanto, debían ser de un tercero.

En definitiva, la prueba practicada parece concluir que, como mantiene la resolución recurrida, no se produce fraude de un tercero o infracción legal o contractual del solicitante que sirva de fundamento a la acción reivindicatoria. Tampoco actuación de mala fe del demandado. O, por lo menos, esta no ha quedado acreditada, sino que, conforme a lo relatado, es el demandado el que instó al tiempo de la creación de Cat Saigner los signos distintivos en litigio y de los actos propios de la actora parece resultar que accedido a reconocer en él la titularidad de los mismos y aceptó satisfacer los gastos de renovación de los derechos sobre los signos a modo de retribución por una 'licencia implícita', si se nos permite la expresión.

A partir de esta conclusión fáctica, han de ser refrendadas las conclusiones jurídicas de la resolución recurrida.

Efectivamente, el art 2.2 de la actual Ley de Marcas permite la reivindicación en el plazo de 5 años desde la concesión o desde el uso, ha de entender si fuera posterior. En el presente caso, dado que no ha quedado acreditado ni el imputado fraude de tercero, ni la infracción de obligaciones legales o contractuales, la acción no ha de prosperar tanto si se atiene al registro como al uso de la marca, atendiendo a que, excluida la mala fe o la idea de fraude, que para las acción de nulidad ha declarado la jurisprudencia - STS nº 70/2017, de 8 de febrero , y nº 302/2016, de 9 de mayo - que consiste: 'el art. 51.1.b) RMC, ha sido interpretado por la STJCE de 11 de junio de 2009, asunto Linda ( C -529/07 ) , en el siguiente sentido: «para apreciar la existencia de la mala fe del solicitante en el sentido del artículo 51, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94 , el órgano jurisdiccional nacional debe tener en cuenta todos las factores pertinentes propios del caso de autos y que existían en el momento de presentar la solicitud de registro de un signo.

Así, la prescripción invocada solo decaería si se acreditase que dicho uso invocado y admisible como tal fundado en el art 39.3 LM , 'uso por un tercero con su consentimiento' se hizo de forma consciente por el tercero y no en la errónea creencia de que era titular del signo registrado que usaba. Así, los elementos fácticos permiten concluir que ese error no existía o que los datos traídos al proceso permitían eliminar tal creencia, por lo que la acción reivindicatoria respecto a tales marcas registradas a nombre del demandado estaría prescrita.

De otra parte, la causa de nulidad absoluta del art. 51.2 de la LM no era aplicable a las mismas en cuanto fueron objeto de registro antes de la entrada en vigor de la Ley de marcas de 2001 y ley derogada no contemplaba esta causa de nulidad ( STS nº 503/2013, de 30 de julio , nº 414/2011, de 22 de junio , nº 508/2013, de 2 de septiembre y 521/2013, de 5 de septiembre ).

Respecto al resto de signos afectados, dados los términos fácticos del debate, ni la marca 'ALGONIA', ni la marca 'SELEKTER', ni las demás marcas cuyo registro se solicitó tras el despido del demandado están afectadas por la causa de nulidad de mala fe en su adquisición, en cuanto de lo actuado la demandada era ya titular legítimo, según lo visto en este proceso de forma indiscutida, de marcas como CAT SAIGNER Fertilizers o SAIGNER.

A mayor abundamiento, la disolución y liquidación de la entidad CAT Saigner en 2012 no supuso la absorción de la misma por la actora sino una liquidación de todo su patrimonio con asunción por la matriz de los contratos con los trabajadores y de la actividad de la misma, por lo que la eventual confusión con la actividad de esta entidad devino intranscendente.

Por tanto, el recurso ha de ser desestimado en este extremo.



CUARTO.- Confusión entre sociedades y entre la denominación de la actora y los nombre de dominio registrados La Sala acepta los argumentos de la resolución recurrida en cuanto no han sido desvirtuados por el recurso, en orden a que, aun teniendo un objeto social prácticamente idéntico, no existe el riesgo de confusión denunciado por la actora respecto a la denominación de la demandada, en cuanto esta es suficientemente diferenciadora para distinguir una y otra sociedad en el tráfico económico.

De otra parte, si se atiende a que la entidad 'Adiego Hermanos' tiene registrada diversas marcas con tal denominación, lo cierto es que carece de cualquier referencia a Saigner en sus marcas, con lo que la unión de la expresión Saigner a Adiego constituye suficiente factor diferenciador entre ambas entidades, máxime si la misma expresión, como se desprende de las fotografías aportadas por la propia actora en el acto de la audiencia previa, va generalmente unida a una presentación comercial que contiene la marca de carácter mixto denominativo y gráfico -un semicírculo fracturado en el centro de color verde claro, la expresión SAIGNER en negro y en mayores caracteres y la expresión Adiego en grafía notablemente más reducida y de color rojo-.

Por ello, ni como denominación social, ni como presentación comercial o nombre comercial de la demandada, en este caso, de forma aún más clara, existe ese riesgo de confusión denunciado con la denominación de la actora. Por tanto, dando por reproducidos los demás argumentos de la instancia, ha de ser desestimada la acción tendente al cambio de denominación social y al cese del uso de los nombres de dominio registrados.



QUINTO.- Competencia desleal No es dado al tribunal alterar los términos del debate en forma distinta a los que las partes establecieron en sus escritos de alegaciones. Por tanto, los actos de competencia desleal denunciados, de confusión, de imitación, de riesgo de asociación y de aprovechamiento de la reputación ajena, así como la infracción de la cláusula general, tenían todos ellos su fundamento, no en concretas actuaciones concurrenciales luego denunciadas a lo largo el proceso, sino exclusivamente en el uso durante largo tiempo de las marcas titularidad de la demandada o solicitadas por ella y en la propia denominación social de la demandada que se confundía con la de la actora.

Si del proceso se concluye que las marcas eran titularidad de la demandada, que no ha existido fraude o mala fe, o infracción legal o contractual en el registro de las mismas sino que las mismas pertenecen a su titular y atribuyen el derecho de explotación exclusivo de las mismas, no cabe duda que no se darán los presupuestos de los actos de competencia desleal denunciados con esta exclusiva base. Por tanto, aceptando la argumentación de la resolución recurrida, esta acción habrá de ser también desestimada.

Por ello, el recurso ha de ser íntegramente desestimado.



SEXTO.- Costas procesales.

Las costas de esta alzada se rigen por el art. 398 LEC .

VISTOS los artículos citados y demás de pertinente y general aplicación.

Fallo

Que desestimamos el recurso de apelación formulado por ADIEGO HERAMNOS S.A. contra la sentencia de fecha 19 de enero de 2017 dictada por el Ilmo. Sr. Magistrado-Juez del Juzgado Mercantil nº 1 de Zaragoza en los autos de Juicio Ordinario número 219/2016, confirmando resolución recurrida en todos sus extremos y con imposición de las costas del recurso a la recurrente.

Se acuerda la pérdida del depósito constituido para recurrir dada la desestimación del recurso interpuesto.

Contra la presente resolución cabe recurso de casación por interés casacional, y por infracción procesal, si es interpuesto conjuntamente con aquél ante esta Sala en plazo de veinte días, del que conocerá el Tribunal competente, debiendo el recurrente al presentar el escrito de interposición acreditar haber efectuado un depósito de 50 euros para cada recurso en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de esta Sección (nº 4887) en la Sucursal 8005 de BANCO DE SANTANDER, debiendo indicar en el recuadro Concepto en que se realiza: 04 Civil-Extraordinario por infracción procesal y 06 Civil-Casación, y sin cuya constitución no serán admitidos a trámite.

Procédase a la devolución del depósito constituido.

Así, por esta nuestra Sentencia, de la que se unirá testimonio al rollo, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.