Sentencia Civil Nº 270/2010, Audiencia Provincial de Alicante, Sección 8, Rec 55/2010 de 11 de Junio de 2010

Encabezamiento

TRIBUNAL DE MARCA COMUNITARIA,

DIBUJOS Y MODELOS COMUNITARIOS

ROLLO DE SALA Nº 55-C5/10

PROCEDIMIENTO: JUICIO ORDINARIO 722/08

JUZGADO MARCA COMUNITARIA, DIBUJOS Y MODELOS COMUNITARIOS-1

SENTENCIA NÚM. 270/10

Iltmos.:

Presidente: Don Enrique García Chamón Cervera.

Magistrado: Don Luis Antonio Soler Pascual.

Magistrado: Don Francisco José Soriano Guzmán.

En la ciudad de Alicante, a once de junio de dos mil diez.

La Sección Octava de la Audiencia Provincial de Alicante, integrada por los Iltmos. Sres. expresados al margen, actuando como Tribunal de Marca Comunitaria y Dibujos y Modelos Comunitarios, ha visto los autos de Juicio Ordinario número 722/08, sobre infracción de marca comunitaria y marca nacional, competencia desleal y nulidad de diseños industriales nacionales, seguidos en el Juzgado de Marca Comunitaria, Dibujos y Modelos Comunitarios Núm. 1, de los que conoce en grado de apelación en virtud del recurso entablado por la demandada, INDUSTRIAS TEXTILES RICHARD DAVIS, S.L. (en lo sucesivo, RICHARD DAVIS), representada por la Procuradora Doña Francisca Caballero Caballero, con la dirección de la Letrada Doña Carmen Peris Riera y; como apelada, la parte actora, la mercantil estadounidense LEVI STRAUSS & CO y la mercantil española LEVI STRAUSS DE ESPAÑA, S.A. (en lo sucesivo, LS&CO y LSE, respectivamente), representada por la Procuradora Doña Pilar Fuentes Tomás, con la dirección de la Letrada Doña Cristina Vendrell Coll.

Antecedentes

PRIMERO.- En los autos de Juicio Ordinario número 722/08 del Juzgado de Marca Comunitaria, Dibujos y Modelos Comunitarios Núm. 1 se dictó Sentencia de fecha cuatro de noviembre de dos mil nueve, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente: Que estimando parcialmente la demanda interpuesta por LEVI STRAUSS & CO Y LEVI STRAUSS DE ESPAÑA, S.A. contra INDUSTRAIAS TEXTILES RICHARD DAVI, S.L debo declara que la demandada ha realizado actos de violación de marcas comunitarias nº 65342 y 2285443 y de las marcas nacionales españolas nº 103953-8 y 456630-0, titularidad de LEVI STRAUSS &CO y debo condenar a la demandada a: 1º) Cesar en la fabricación y comercialización de los productos marcados con el signo gráfico identificado en el apartado 20, así como en la fabricación y comercialización de cualesquiera productos de las clases protegidas por las marcas de la actora en los que se utilice dicho signo gráfico. 2º) Abstenerse de continuar dichas actuaciones en el futuro. 3º) Retirar del mercado a su costa de todos los productos que incorporen el signo identificado en el apartado 20, así como todos los embalajes, envoltorios, material publicitario, etiquetas u otros documentos en los que se haya materializado la violación de las marcas y eliminación de la página web de la demandada de los modelos de pantalones que incorporen el gráfico identificado en el apartado 20. 4º) Destruir, a su costa, todos los pantalones, envoltorios, embalajes, material publicitario, etiquetas u otros documentos en los que se haya materializado la violación del derecho de marca en los términos previstos en el apartado 48 5º) Abonar a LEVI STRAUSS &CO la suma de 831.663,11 € 6º) Publicar, a su costa el fallo de la sentencia en los periódicos EL MUNDO y EL PAIS en los términos del apartado 50. Asimismo debo declarar la nulidad del diseño industrial español nº 9082 de la variante H del diseño industrial español nº 22423. Firme esta sentencia se ordenará a la Oficina Española de Patentes y Marcas que proceda a cancelar el registro y a su publicación en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial. Cada parte abonará las costas causadas a su instancia y las comunes por mitad."

SEGUNDO.- Contra dicha Sentencia se preparó recurso de apelación por la parte demandada y, tras tenerlo por preparado, presentó el escrito de interposición del recurso, del que se dio traslado a la adversa que presentó el escrito de oposición. Seguidamente, tras emplazar a las partes, se elevaron los autos a este Tribunal donde fue formado el Rollo número 55-C5/10, en el que se señaló para la deliberación, votación y fallo el día ocho de junio, en el que tuvo lugar.

TERCERO.- En la tramitación de esta instancia, en el presente proceso, se han observado las normas y formalidades legales.

VISTO, siendo Ponente el Iltmo. Sr. D. Enrique García Chamón Cervera.

Fundamentos

PRIMERO.- La demanda que inicia este proceso acumula varias pretensiones de las que son titulares las demandantes frente a RICHARD DAVIS:

1.-) LS&CO deduce una pretensión declarativa de infracción de marcas nacionales y comunitarias por riesgo de confusión y/o menoscabo de su carácter distintivo por tratarse de marcas notorias, fundada en los artículos 9.1.b) y c) del Reglamento número 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993 , aplicable al presente litigio ratione temporis (en lo sucesivo, RMC) y los correlativos artículos 34.2.b) y c) de la Ley de Marcas (LM ) y, al mismo tiempo, la condena a: el cese de la conducta infractora, la remoción de los actos infractores, la destrucción de los productos infractores, la indemnización de los conceptos relativos al daño emergente, al prestigio, al lucro cesante y, subsidiariamente, el 1% de la cifra de negocio de la actividad infractora y, la publicación del texto de la Sentencia condenatoria en dos periódicos de difusión nacional.

2.-) LS&CO deduce una pretensión de declaración de nulidad del diseño industrial español número 29.082 y de la variante H del dibujo industrial español número 22.423, de titularidad de la demandada, por ser incompatibles con las prioritarias marcas comunitarias y nacionales de aquélla, fundada en el artículo 65.1 en relación con el artículo 13.f, ambos, de la Ley de Protección Jurídica del Diseño Industrial (en lo sucesivo, LPJDI).

3.-) LSE, comercializadora en España de los productos LEVI'S, deduce una pretensión declarativa de comisión de los ilícitos concurrenciales fundada en los artículos 6, 11 y 12 de la Ley de Competencia Desleal (en lo sucesivo LCD) en la redacción anterior a la reforma operada por la Ley 29/2009, de 30 de diciembre y, de condena al cese de los actos ilícitos, a la destrucción de los productos en los que se hayan materializados los actos de competencia desleal, a la remoción de todos los productos y a la indemnización por enriquecimiento injusto.

La Sentencia de instancia estimó parcialmente la demanda al acoger la pretensión de infracción marcaria salvo en una parte de la acción indemnizatoria, al estimar en su integridad la pretensión declarativa de nulidad de los diseños industriales de la demandada y, al rechazar totalmente la pretensión declarativa de los actos de competencia desleal, no imponiendo las costas de la primera instancia a ninguna de las partes.

Frente a la misma sólo se ha alzado la parte demandada quien ha impugnado todos los pronunciamientos que le resultan desfavorables por lo que ha devenido firme el pronunciamiento desestimatorio de la pretensión declarativa de actos de competencia desleal y de las subsiguientes acciones de condena, deducida únicamente por la codemandante LSE.

Antes de acometer el examen particular de cada una de las alegaciones de la parte demandada, resulta conveniente reproducir los títulos de marca invocados por la actora para fundamentar su pretensión de infracción marcaria y de nulidad de los diseños industriales de la demandada.

1.-) Marca nacional núm. 456630, gráfica, solicitada el día 7 de octubre de 1964 y concedida el día 16 de septiembre de 1974, para la clase 25, con la siguiente descripción: La MARCA cuyo registro se solicita y reivindica consiste en la figura de dobles arcos, de color naranja, que se colocan en sectores exteriores de prendas de vestir, de forma que resultan visibles, haciendo constar que la figura de pantalón que no se representa con carácter de reivindicación, sino solamente para dar idea de la colocación de los arcos.

2.-) Marca nacional núm. 1003953 - 8, gráfica, solicitada el día 22 de abril de 1982 y concedida el día 5 de noviembre de 1983, para la clase 25, con la siguiente descripción: La marca cuyo registro se reivindica consiste en la figura de un pequeño marbete de color blanco, dispuesto en la parte exterior de las prendas de vestir, de forma que resultan visibles, haciendo constar que la figura del pantalón no se representa con carácter de reivindicación, sino solamente para dar idea de la colocación de los arcos. En mayo de 1988 se amplió la descripción al modificarse la identificación de la figura como dobles arcos.

3.-) Marca comunitaria núm. 65342, figurativa, solicitada el día 1 de abril de 1996 y concedida el día 22 de julio de 2002 para las clases 14, 18 y 25, con la siguiente descripción: La marca consiste en líneas dobles curvadas de puntos que convergen en una posición hacia abajo.

4.-) Marca comunitaria núm. 2285443, figurativa, solicitada el día 4 de julio de 2001 y concedida el día 26 de julio de 2004 para las clases 18 y 25, con la siguiente descripción: Diseño de dos líneas curvas situadas en el diseño de un bolsillo.

SEGUNDO.- En la alegación previa del recurso se realizan dos reproches generales a la Sentencia de instancia.

1.-) Pone de manifiesto la contradicción que supone que para apreciar el uso relevante de las marcas por LS&CO se ha tenido en consideración no la utilización del pespunte en forma de doble arco sino el uso conjunto de otros signos distintivos, como, por ejemplo, la etiqueta roja con el nombre LEVI'S que también es de titularidad de la actora y; sin embargo, para apreciar el riesgo de confusión, sólo se han tenido en cuenta las marcas invocadas en la demanda sin tener en consideración los otros signos distintivos que identifican conjuntamente al pantalón.

Ha de rechazarse esta alegación previa porque en la misma Sentencia de instancia se reconoce expresamente, de un lado, que no es cierto que la actora siempre utilice las marcas gráficas del doble arco o arcuate junto con la etiqueta roja LEVI'S y; de otro lado, que no queda probado que el uso conjunto impida que el consumidor no otorgue fuerza distintiva a las marcas gráficas consistentes en el doble arco.

El presupuesto de esta alegación previa referida a que el uso relevante de las marcas invocadas en la demanda va siempre acompañado de otros signos distintivos no es cierto pues la Sentencia afirma que se ha probado con los documentos aportados en la audiencia previa que se comercializan pantalones con el doble arco como único signo distintivo. Además, añade que si se comercializan pantalones con el doble arco junto con otros signos distintivos, aquél no se ve privado de su función distintiva.

Por otro lado, el criterio para la valoración del uso cuando se opone la excepción de falta de uso (como ocurre en nuestro caso) y el criterio de la valoración del conjunto o apreciación global para examinar el riesgo de confusión son necesariamente distintos. En el primer caso, se trata de tener en cuenta todas las circunstancias fácticas para decidir si se ha producido un "uso efectivo y real" por parte del titular de la marca. En el segundo caso, significa que debe valorarse la marca con una visión global o de conjunto evitando una artificial fragmentación de los signos que el consumidor sea incapaz de retenerla en la memoria.

2.-) Si el Juzgador de instancia califica a los diseños registrados de la demandada (variante H del dibujo industrial 22.423 y diseño industrial número 29.082) como "diseños de cobertura", debió llevar hasta sus últimas consecuencias esta conclusión pues al cambiar su naturaleza y pasar a considerarlos signos distintivos debió aplicar al conflicto la prescripción por tolerancia reconocida en el artículo 52.2 LM .

No se alcanza a entender muy bien el significado de esta alegación porque la consideración de un diseño como de "cobertura" no modifica su naturaleza de diseño industrial a marca. De otro lado, no se prevé en nuestro Ordenamiento la prescripción por tolerancia en el caso de conflicto entre marcas prioritarias y diseños registrados posteriores. Significa que el diseño industrial, cuya naturaleza permanece inalterable, resulta inoponible cuando viola otros derechos de propiedad intelectual o industrial prioritarios según dispone el artículo 51.2 LPJDI .

De otro lado, no es admisible oponer ex novo en esta alzada la prescripción por tolerancia pues debió hacerse en un trámite anterior como es el escrito de contestación a la demanda (artículo 405.1 Ley de Enjuiciamiento Civil ) por lo que le precluyó la oportunidad de oponerla (artículo 136 de la Ley de Enjuiciamiento Civil ), infringiendo el ámbito del recurso de apelación según el artículo 456.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil inspirado en el principio pendente apellationes nihil innovetur y causando una evidente situación de indefensión a la adversa que se ve privada de su facultad de oponerse a la misma.

TERCERO.- La primera alegación carece de contenido impugnatorio pues se limita a reproducir las alegaciones de la demanda y de la contestación.

En la segunda alegación se denuncia la errónea valoración de la prueba y la infracción de los artículos 41.2 LM y 95.3 RMC al haber desestimado la excepción de falta de uso de las marcas invocadas en la demanda.

El primer submotivo de esta alegación tiene por objeto poner de manifiesto la falta de prueba del uso, efectivo y real, de las marcas invocadas por la actora, a excepción de la marca comunitaria número 2285443 por no haber transcurrido más de cinco años desde su registro, cuando la carga de la prueba sobre el uso correspondía a la actora.

Se rechaza este primer submotivo en atención a las siguientes razones:

1.-) No es necesario acreditar el uso efectivo y real mediante la aportación de las facturas de venta de los pantalones que incorporen el signo registrado, pues puede llegarse al mismo resultado acudiendo a otros medios probatorios.

2.-) El estudio de mercado en España aportado como documento número 15 de la demanda permite concluir que tras la exhibición de un bolsillo de pantalón trasero con el pespunte objeto de la marca (página 9 del estudio), el 54% de los encuestados lo asociaba con la actora.

3.-) El documento número 21 de la demanda relativo a la Decisión número 1324/2004 de 28 de abril de 2004 de la División de Oposición de la OAMI, al resolver sobre la oposición número B 417032, en el que LS&CO era la oponente e invocaba la marca comunitaria número 65342, consistente exclusivamente en el doble arco, sin ningún otro elemento adicional, después de valorar la abundante documentación aportada por la oponente, concluye que la marca prioritaria compuesta por el diseño del bordado "Arcuate" se utiliza extensivamente en los países relevantes, adicionalmente la Oficina concluye que los documentos varios y más en particular los estudios de mercado establecen, en un modo impresionante y muy creíble, que la marca es efectivamente una marca reputada en al menos una parte sustancial de la Comunidad y que por lo tanto ha adquirido una muy elevada distintivdad para ropa.

4.-) Los medios de prueba anteriores son suficientes para concluir que se ha producido un uso efectivo y real pues el elevado grado de conocimiento por parte de los consumidores no sería posible sin el uso relevante de las marcas de LS&CO.

El segundo submotivo de la segunda alegación del recurso denuncia que la marca realmente usada por LS&CO es la marca comunitaria número 112862, no invocada en este proceso, la cual incorpora como gráfico el doble arco y la etiqueta roja, de tal manera que carece de relevancia el uso de las marcas invocadas por la actora en este proceso, las cuales consisten exclusivamente en el doble arco.

Se rechaza este submotivo por las siguientes razones:

1.-) Hemos dicho que los documentos números 15 y 21 de la demanda acreditan suficientemente el carácter distintivo de la marca consistente exclusivamente en el doble arco sin ningún otro signo adicional.

2.-) El uso exclusivo del doble arco sin ningún otro signo adicional se produce siempre cuando se observa exclusivamente el bolsillo izquierdo trasero pues la etiqueta roja está unida sólo al bolsillo trasero derecho, sin que quepa atribuir a ese uso una función estrictamente estética.

3.-) En el documento número 2 de los aportados por la actora en el acto de la audiencia previa consta que se utiliza el signo del doble arco de forma exclusiva en pantalones, camisas, zapatillas, o como elemento publicitario de la actora o, unido a etiquetas de color distinto al rojo.

4.-) No se comparte la declaración de principio formulada por la apelante en su recurso: En la OEPM se inscribe una marca exclusivamente, para distinguir un producto o servicio (o varios); y cada marca debe ser usada de manera exclusiva e independiente; de lo contrario debe ser eliminada del registro. Por el contrario, es posible que dos signos distintivos, registrados como marcas independientes, contribuyan a la función identificadora del origen empresarial de un mismo producto, por ejemplo, mediante una marca gráfica y otra denominativa, sin que ninguna de ellas quede necesariamente privada de distintividad.

En conclusión, el signo del doble arco ejerce su función distintiva tanto si se utiliza individualmente como si se utiliza conjuntamente con otro signo sobre un mismo producto.

En el tercer submotivo de la segunda alegación del recurso de apelación se insiste en que el signo del doble arco, utilizado recientemente por la actora, es un signo distinto del registrado sin que pueda calificarse como una simple variación que no altera la fuerza distintiva de la marca.

La Sala comparte con el Juzgador de instancia que las diferencias que pueden observarse en la forma del doble arco utilizado recientemente por la actora no difiere en elementos que alteren de manera significativa el carácter de la marca en la forma bajo la cual se halla registrada, de tal manera que cumplen el deber de uso de la marca registrada, según disponen los artículos 39.2.a LM y 5 .C.2 CUP. El hecho de que el uso actual del doble arco pueda estar más curvado o pronunciado o que el color del pespunte sea distinto al de las marcas registradas no altera de manera significativa el carácter distintivo de éstas que se caracteriza como elemento nuclear, como en la descripción de las marcas se indica, por la existencia de un doble arco unidos en el punto más bajo, no llegando a afectar al elemento determinante de la función distintiva de la marca registrada, la cual se mantiene sustancialmente en los signos usados por la actora, percibiendo los consumidores una misma impresión comercial y una continuidad en el uso.

En el cuarto submotivo de la segunda alegación del recurso de apelación se denuncia que el uso del gráfico de las marcas registradas se realiza a título de diseño industrial y, no, a título de marca.

Se rechaza este submotivo en atención a las siguientes razones:

1.-) Ya hemos dicho más arriba que los documentos números 15 y 21 de la demanda son suficientemente acreditativos de que las marcas invocadas en la demanda cumplen de modo eficaz la función esencial de la marca, cual es la determinar el origen empresarial del producto.

2.-) Ningún obstáculo existe para que una marca gráfica que cumple satisfactoriamente su función distintiva sea utilizada como un elemento ornamental o decorativo y así, la STJCE 10 de abril de 2008: En este sentido, procede señalar que el hecho de que el público perciba un signo como ornamento no puede obstar a la protección que confiere el artículo 5, apartado 1, letra b), de la Directiva cuando el signo mencionado, a pesar de su carácter decorativo, presente tal similitud con la marca registrada que el público pertinente pueda creer que los productos proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas económicamente.

3.-) Se contradice la misma apelante cuando en el documento número 22 de su escrito de contestación aporta una multitud de marcas internacionales, comunitarias y nacionales en las que el signo protegido es el bordado o pespunte sobre un bolsillo trasero de un pantalón, lo que significa que en el sector del mercado relativo a los pantalones el signo que figura reflejado en el bolsillo trasero constituye un signo distintivo que diferencia a los competidores, quedando relegada su función ornamental o decorativa a un segundo plano.

CUARTO.- La tercera alegación del recurso de apelación denuncia la falta de consideración por la Sentencia del uso intenso, continuado y notorio, durante años, de los diseños de la demandada y, esa falta de valoración implica una vulneración del artículo 218 de la Ley de Enjuiciamiento Civil por la existencia de contradicciones, incongruencias y omisiones en la Sentencia recurrida.

Hemos de partir de que la Sentencia de instancia estima la pretensión de infracción de las marcas comunitarias y nacionales de la actora como consecuencia de la fabricación y comercialización por la demandada de determinados pantalones identificados con determinados signos confundibles y la nulidad de dos modelos industriales de la demandada por ser confundibles con las marcas prioritarias de la actora.

Si ello es así, la fabricación y comercialización de diferentes modelos de pantalones por RICHARD DAVIS desde hace muchos años, así como el progresivo incremento de la facturación desde el momento de su constitución y su continuada difusión y la supuesta buena fe en la creación de sus diseños no alteran ni la infracción marcaria ni tampoco la estimación de la pretensión de nulidad del diseño industrial. El hecho de ser un fabricante experimentado y el importante volumen de facturación -aunque no permite distinguir el importe de la venta de los modelos infractores del importe de la venta de los que no lo son- no excluyen la antijuridicidad de su conducta. Para ser infractor de una marca o para declarar la nulidad de diseños industriales no se exige ser una empresa de pequeño tamaño o de escasa facturación sino que basta con realizar la conducta infractora.

Por el contrario, la intensidad e importancia de la actividad infractora es tenida en consideración para la cuantificación de la indemnización por el concepto de consecuencias económicas negativas cuando el criterio elegido por la parte demandante es el de los beneficios obtenidos por el infractor como consecuencia de la violación (artículo 43.2.a LM ) y para justificar la estimación de la acción difusoria deducida en la demanda al amparo de lo establecido en el artículo 41.1.f LM . No es una decisión arbitraria del Juzgador de instancia sino que es una consecuencia prevista legalmente para el caso de declarar la infracción marcaria.

Por otro lado, no puede extenderse el criterio aplicado por el Juzgador de instancia en la Providencia de fecha 2 de noviembre de 2009 para rechazar la alegación de un hecho nuevo o de nueva noticia por la actora consistente en la fabricación y comercialización de los pantalones de la marca FILIS por la demandada, fundada en el artículo 286 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , pues tiene una consecuencia de naturaleza estrictamente procesal y es que no se amplía la demanda a esos hechos porque no eran nuevos ni de nueva noticia, al hecho del conocimiento por la actora de las conductas infractoras que son objeto del presente litigio pues ese posible conocimiento, que no consentimiento, no impiden ni la infracción marcaria ni la nulidad de los diseños industriales. Por último, los requerimientos extrajudiciales previos al proceso ponen de manifiesto que nunca hubo consentimiento, aceptación ni tolerancia por parte de la actora de la actividad infractora realizada por la demandada.

Sólo resta aclarar a la recurrente que cuando la Sentencia declara que actuó de mala fe al registrar los diseños industriales se está refiriendo al presupuesto subjetivo de la indemnización de daños y perjuicios en el caso de su declaración de nulidad de conformidad con lo dispuesto en el artículo 68.2 LPJDI sin que tenga relación alguna con la pequeña variación existente entre los diseños registrados y los aplicados a los pantalones infractores.

QUINTO.- La cuarta alegación del recurso de apelación denuncia el erróneo examen comparativo y el juicio de confundibilidad realizado en la Sentencia recurrida con infracción de los artículos 9.1.b) y c) RMC y 34.2 .b) y c) LM y de la jurisprudencia aplicable.

Antes de examinar esta alegación, hemos de partir de que los signos confrontados son, de un lado, los signos gráficos de las marcas comunitarias y nacionales de LS&CO que ya hemos reproducido más arriba y, de otro lado, los modelos de pantalón fabricados y comercializados por la demandada reproducidos en la Sentencia de instancia que están reflejados en el acta notarial y en el informe pericial, aportados, respectivamente, como documentos números 27 y 36 de la demanda y que insertamos a continuación:

A) Denuncia el error al identificar los elementos que son objeto de comparación pues considera que sólo se ha confrontado el signo gráfico de los pantalones de la demandada amparados por el diseño industrial número 29.982, sin tener en cuenta que también eran objeto de comparación los pantalones de la demandada amparados por la variante H del dibujo industrial número 22.423.

Rechazamos el error denunciado por las razones siguientes:

1.-) en el informe emitido por el perito designado judicialmente se observa que sólo existe un modelo de pantalón (modelo 2235) que reproduce el dibujo industrial 22.423-H, mientras que existen noventa modelos de pantalón que reproducen el diseño industrial número 29.982, lo que significa que cuantitativamente son mucho más importantes los pantalones fabricados y comercializados que reproducen el diseño industrial número 29.982 que el otro, lo que justifica que el examen comparativo se centre en los modelos amparados en el diseño industrial número 29.982.

2.-) en los apartados 44 y 45 de la Sentencia de instancia se comparan las marcas de la actora con la variante H del dibujo industrial 22.423 y se concluye que son confundibles.

B) Alega que los signos amparados por las marcas de LS&CO consistentes en el doble arco son comunes a numerosos registros por lo que este elemento les priva de carácter distintivo. Esta objeción es objeto exclusivo de la siguiente alegación por lo que a ella nos remitimos.

C) Impugna la apelante que los elementos gráficos comparados sean similares o semejantes y para ello se remite a las conclusiones del informe pericial emitido por Don Ildefonso , aportado por la parte apelante.

Se comparte la conclusión contenida en la Sentencia de instancia sobre la comparación de los signos gráficos amparados por las marcas de la actora y los estampados sobre los bolsillos traseros de los modelos de pantalones fabricados y comercializados por la demandada en atención a las razones siguientes:

1.-) El Juzgador de instancia, coherente con la conclusión de que el consumidor relevante para este tipo de productos es el consumidor medio (normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz) sin que por la categoría de los productos se puede indicar que su grado de atención sea especialmente elevado y que confía en la representación imperfecta de las marcas que ha guardado en la memoria, sin posibilidad de cotejar normalmente ambas marcas simultáneamente, prescinde para realizar el juicio de comparabilidad de los dos informes periciales aportados por las partes pues el Juzgador de instancia tiene capacidad para situarse en la posición del consumidor medio y concluir si existe un grado de similitud o de disparidad entre los signos gráficos comparados.

2.-) El hecho de que los signos confrontados presenten diferencias no les priva de ser similares de tal manera que si a ello unimos la plena identidad aplicativa (en ambos casos, estamos en presencia de pantalones) y el elevado grado de distintividad de las marcas de la actora, hemos de concluir que el consumidor medio puede creer que los pantalones tienen idéntico origen empresarial o que proceden de empresas vinculadas económicamente o que estamos en presencia de una marca derivada de las de la actora que tienen carácter principal. A estos efectos, damos por reproducidos los atinados razonamientos contenidos en el ordinal séptimo de la fundamentación jurídica de la Sentencia recurrida, rubricado La semejanza de los signos.

3.-) No se ha acreditado que la convivencia de los productos de la demandada con las marcas de la actora no haya producido confusión en los consumidores por lo que basta con que se aprecie el riesgo de confusión.

D) Rechaza la apelante el elevado carácter distintivo que la Sentencia de instancia atribuye a las marcas de la actora pues la documentación aportada con la contestación a la demanda pone de manifiesto la difícil situación económica que atraviesa la actora y la imputación de malas prácticas empresariales lo que le desacredita ante los consumidores al ser una marca en decadencia.

No puede prosperar tampoco esta alegación pues en el apartado 33 de la Sentencia recurrida se relacionan las numerosas pruebas que acreditan el elevado carácter distintivo de las marcas de la actora en la actualidad.

SEXTO.- La quinta alegación del recurso pretende rebatir las razones contenidas en la Sentencia de instancia cuando en su fundamento jurídico noveno desestima los otros motivos defensivos opuestos por RICHARD DAVIS para evitar la infracción marcaria por riesgo de confusión.

A) Se destaca por la apelante que con los documentos números 22 y 23 de la contestación a la demanda se han aportado una pluralidad de marcas y de diseños que contienen el signo gráfico del doble arco y esa convivencia o coexistencia pacífica de las marcas anteriores excluiría el riesgo de confusión objeto del presente litigio.

Hemos de rechazar esta alegación porque la demandada no ha hecho ningún esfuerzo probatorio encaminado a acreditar que se produce confusión en el mercado entre las marcas anteriores aportadas y las de la actora, no bastando con la simple aportación del listado pues se ha podido comprobar que algunas de las marcas aportadas se encuentran anuladas o caducadas o frente a las mismas se ha opuesto LS&CO o presentan tal grado de disparidad con los signos gráficos designados por las marcas de la actora que no es posible apreciar el riesgo de confusión.

B) También se rebate por la apelante que se afirme en la Sentencia que los modelos de los pantalones fabricados y comercializados por la demandada no estén amparados por el dibujo industrial número 22.423-H y por el diseño industrial número 29.082 porque las diferencias sólo se aprecian en el diseño industrial y son de muy escasa relevancia.

No puede prosperar tampoco esta objeción porque con independencia de la mayor o menor similitud que presenten los signos estampados en los bolsillos traseros de los pantalones fabricados y comercializados por RICHARD DAVIS respecto de los diseños registrados que invoca, hemos de reiterar de nuevo que en ningún caso son oponibles a las marcas anteriores de titularidad de la actora en virtud de lo establecido en el artículo 51.2 LPJDI .

SÉPTIMO.- La siguiente alegación del recurso impugna el pronunciamiento que declara la nulidad del dibujo industrial 22.423-H y del diseño industrial 29.082 de titularidad de RICHARD DAVIS.

Seguidamente, procedemos a la descripción de los títulos referidos:

1.-) dibujo industrial número 22.423-H con el título Ornamentación de bolsillos para pantalones, solicitado el día 22 de diciembre de 1992 y concedido en fecha 26 de junio de 1994, para la clase 02-02 de la Clasificación de Locarno, con la siguiente descripción: El dibujo industrial que se describe a continuación aplicable a la ornamentación de bolsillos para pantalones, se caracteriza por adoptar la configuración general de un cuerpo trapezoidal que dispone en la zona próxima a su línea perimetral de un pespunteado alternativo, constituido por dos zonas o líneas paralelas que en la unión de sus ramas laterales, con excepción de las dos ramas situadas en la parte inferior se entrecruzan. En la zona media de esta configuración existen dos líneas curvo- cóncavo-convexas, que tienen una ligera pronunciación puntiaguda en su punto de unión, que se adosan en sus extremos y se separan en su zona central. Se reproduce, seguidamente, el diseño referido:

2.-) diseño industrial número 29.082 con el título Ornamentación de bolsillos traseros de pantalón, solicitado el día 1 de marzo de 2004 y concedido el día 30 de agosto de 2004, para la clase 02-02 de la Clasificación de Locarno, con la siguiente descripción: Diseño industrial para la ornamentación de bolsillos traseros de pantalón y que está constituido por un doble pespunteado sensiblemente paralelo, de línea no regular y cuya forma está constituida por un doble trazo cuya primera parte está constituido por un pequeño trazo recto que asciende curvándose y descendiendo hasta un punto inferior al de inicio. El siguiente trazo comienza donde el anterior acaba formando un ángulo muy agudo y que asciende en forma de tramo curvo hasta el punto superior a la derecha del conjunto. En el vértice de unión entre ambos trazos se encuentra un pequeño trazo recto e inclinado en color rojo. Se reproduce, seguidamente, el diseño referido:

En la Sentencia recurrida se declara la nulidad de los dos diseños por riesgo de confusión con las marcas prioritarias de la actora: en concreto, el dibujo industrial número 22.423-H es confundible con las dos marcas nacionales de la actora y; el diseño industrial número 29.082 es confundible con las cuatro marcas de titularidad de la actora e invocadas en este proceso. El fundamento jurídico de la nulidad se encuentra en el artículo 65.1 que se remite al artículo 13.f), ambos, de la LPJDI , el cual permite que el diseño pueda declararse nulo mediante Sentencia firme cuando el diseño incorpore una marca u otro signo distintivo anteriormente protegido en España cuyo titular tenga derecho, en virtud de dicha protección, a prohibir el uso del signo en el diseño registrado.

Por la parte apelante se oponen las siguientes alegaciones:

A) De forma reiterada, vuelve a alegar la falta de uso de las marcas por la actora, lo cual ya ha sido rechazado al confirmar la desestimación de la excepción de falta de uso cuya oposición se ha mantenido en esta alzada.

B) Se alega que los dos diseños de la demandada presentaban novedad al tiempo de su solicitud respecto de otros diseños y cualesquiera otra modalidad de propiedad industrial.

No puede prosperar esta alegación porque el motivo de la nulidad en el que se funda la Sentencia no tiene nada que ver con la falta de novedad de los diseños de RICHARD DAVIS sino en que son confundibles con las marcas prioritarias de la actora.

C) No resulta muy afortunada la alegación sobre la necesidad de considerar la especial naturaleza de los productos a los que se incorpora el diseño pues en estos casos (bolsillo trasero de pantalón), sostiene la apelante, los bordados consistentes en dos trazos no permiten grandes variaciones. Precisamente, la pluralidad de diseños aplicados a los bolsillos de los pantalones que la misma parte demandada admite al haber aportado los documentos números 22 y 23 de su escrito de contestación evidencia que es posible una infinidad de diseños y si los de la demandada se aproximan mucho al signo amparado por las marcas de las actoras no obedece a que resulte inevitable o a que el grado de libertad del autor esté muy limitado sino a que se persigue su confundibilidad.

D) Tampoco es la falta de singularidad (impresión general distinta para el usuario informado) lo que fundamenta la nulidad sino el hecho de que el diseño infractor incorpore un signo distintivo prioritario que resulte confundible.

E) Se alega por la apelante que se han comparado las marcas de la actora como si se tratara de diseños reivindicando para aquéllas funciones de localización y de estética que no tienen.

Tampoco puede atenderse esta alegación porque: 1.-) se han utilizado otros elementos distintos a los destacados en el recurso para realizar la comparación entre los diseños de la demandada y las marcas de la actora que contribuyen a apreciar el riesgo de confusión; 2.-) no debe descartarse la especial localización de las marcas de la actora porque en tres de las cuatro marcas invocadas se destaca que el signo distintivo se encuentran en los bolsillos posteriores de un pantalón.

OCTAVO.- La última alegación del recurso está centrada en la impugnación de la condena al pago de la indemnización de daños y perjuicios y de la prueba pericial que le sirvió de fundamento.

No puede tener favorable acogida esta alegación por las razones que se exponen a continuación:

1.-) Hemos de partir de que el criterio elegido por la parte actora para la cuantificación de las consecuencias económicas negativas fue el previsto en el artículo 43.2.a LM : los beneficios que haya obtenido el infractor como consecuencia de la violación. En estos casos se hace imprescindible la colaboración del demandado mediante la exhibición de aquellos documentos que permiten averiguarlos. Con esa finalidad, el artículo 43.2 LM y el artículo 328.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil permiten al titular de la marca exigir la exhibición de documentos del responsable que puedan servir para su determinación. A idéntico resultado se llega mediante la aplicación de la regla de distribución de la carga de la prueba prevista en el artículo 217.7 de la Ley de Enjuiciamiento Civil que la impone a la parte que tiene mayor facilidad en el acceso a la fuente de prueba que, en nuestro caso, es el demandado, supuesto infractor.

2.-) En nuestro caso, ha resultado patente la falta de colaboración por parte de RICHARD DAVIS al no facilitar al perito designado judicialmente el análisis desglosado de los costes imputados a cada modelo de pantalón infractor durante el período 2004-2008 justificándolo con el increíble pretexto de que perdió de forma fortuita la base de datos que contenía esa información. De otro lado, según afirmó el perito en el acto del juicio la contabilidad de costes desagregada es una práctica habitual en todas las empresas por la importante información que suministra a la misma empresa y a terceros, por ejemplo, a la AEAT.

3.-) En los casos de falta de colaboración por parte del demandado debe aplicarse analógicamente lo previsto en el artículo 329 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , esto es, debe considerarse como beneficios obtenidos por el infractor los que puedan calcularse de manera razonable, aunque no sean exactos, con los escasos datos facilitados por el demandado.

4.-) Del informe pericial se infiere que el beneficio obtenido en el primer semestre de 2009, período de tiempo en el que el perito dispuso de una mayor información facilitada por la demandada, fue del 31,89 %, por lo que parece razonable, al no disponer de mayor información, extender ese porcentaje a la cifra de venta correspondiente al período 2004-2008, dato que sí ha sido obtenido por el perito, de tal manera que la cifra resultante se considera el beneficio obtenido por el infractor como consecuencia de la violación.

5.-) No puede remitir la apelante al criterio de cuantificación del 1% de la cifra de negocio de la actividad infractora (artículo 43.5 LM ) pues equivaldría a premiar al infractor que no quiere colaborar facilitando toda la información precisa para la averiguación de los beneficios obtenidos por el infractor y así eludir la condena al pago de una indemnización superior.

NOVENO.- La desestimación del recurso de apelación lleva consigo la imposición a la apelante de las costas causadas en esta alzada de conformidad con lo establecido en el artículo 394.1 , al que se remite el artículo 398.1, ambos, de la Ley de Enjuiciamiento Civil .

DÉCIMO.- Al confirmarse la resolución apelada se declara la pérdida del depósito constituido para la preparación del recurso de apelación según dispone la Disposición adicional decimoquinta de la Ley Orgánica del Poder Judicial .

VISTAS las disposiciones citadas y demás de general y pertinente aplicación.

Por todo lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el Pueblo Español.

Fallo

FALLAMOS: Con desestimación del recurso de apelación deducido contra la Sentencia dictada por el Juzgado de Marca Comunitaria, Dibujos y Modelos Comunitarios número 1, de fecha cuatro de noviembre de dos mil nueve, en las actuaciones de que dimana el presente Rollo, debemos CONFIRMAR Y CONFIRMAMOS la mencionada resolución, con expresa imposición a la parte apelante de las costas causadas en esta alzada y declarando la pérdida del depósito constituido para la preparación del recurso.

Notifíquese esta Sentencia en forma legal y, en su momento, devuélvanse los autos originales al Juzgado de procedencia compuestos por un Tomo, una caja que contiene dos pantalones y un archivador que contiene los documentos aportados por las partes en sus escritos de demanda y contestación y el informe emitido por el perito designado judicialmente, de los que se servirá acusar recibo, acompañados de certificación literal de la presente resolución a los oportunos efectos de ejecución de lo acordado, uniéndose otra al Rollo de apelación.

La presente resolución no es firme y podrá prepararse el recurso de casación, en los términos establecidos en el artículo 477 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y el recurso extraordinario por infracción procesal, respecto de aquellas resoluciones que sean susceptibles de casación.

Sólo podrá prepararse el segundo recurso, sin formular el de casación, en los supuestos en que este último sería admisible, en los casos previstos en los números 1º y 2º del apartado segundo del artículo 477 mencionado.

De dichos recursos conocerá la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo (Disposición Final 16ª de la Ley de Enjuiciamiento Civil ) y deberán prepararse ante esta Sección en el término de cinco días siguientes a la notificación, constituyéndose previamente a la preparación del recurso de casación y/o del extraordinario por infracción procesal DEPÓSITO para recurrir por importe de 50 € por cada recurso que se ingresará en la Cuenta de Consignaciones de esta Sección Octava abierta en Banesto, sin cuya acreditación no será admitido (LO1/2009, de 3 de noviembre).

Así, por esta nuestra Sentencia definitiva que, fallando en grado de apelación, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN.- En el mismo día ha sido leída y publicada la anterior resolución por el Ilmo. Sr. Ponente que la suscribe, hallándose la Sala celebrando Audiencia Pública. Doy fe.-

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