Sentencia Civil Nº 272/2015, Audiencia Provincial de Zaragoza, Sección 5, Rec 63/2015 de 19 de Junio de 2015

Encabezamiento

AUD.PROVINCIAL SECCION N. 5

ZARAGOZA

SENTENCIA: 00272/2015

SENTENCIA núm.272/2015

Ilmos. Señores:

Presidente :

D. PEDRO ANTONIO PEREZ GARCIA

Magistrados:

D. ANTONIO LUIS PASTOR OLIVER

D. ALFONSO MARIA MARTINEZ ARESO

En ZARAGOZA, a diecinueve de junio de dos mil quince

En nombre de S.M. el Rey,

VISTO en grado de apelación ante esta Sección 005, de la Audiencia Provincial de ZARAGOZA, los Autos de PROCEDIMIENTO ORDINARIO 530/2013, procedentes del JDO. DE LO MERCANTIL N. 1 de ZARAGOZA, a los que ha correspondido el Rollo RECURSO DE APELACION (LECN) 63 /2015, en los que aparece como parte apelante, J. ISERN PATENTES Y MARCAS, representado por el Procurador de los tribunales, Sra. MARIA IVANA DEHESA IBARRA, asistido por el Letrado D. DANIEL VALDELOMAR, y como parte apelada, FORJAS CASADO S.L., representado por el Procurador de los tribunales, Sr. JUAN MANUEL ANDRES ALAMAN, asistido por el Letrado D. JESUS ABRIL ESPONA, siendo el Magistrado Ponente - el Ilmo. D. ALFONSO MARIA MARTINEZ ARESO.

Antecedentes

PRIMERO.-Se aceptan los de la resoluciónapelada de fecha, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente: 'Desestimar la demand interpuesta por J. ISERN PATENTES MARCAS SL, representada por la Procuradora de los Tribunales Dª IVANA DEHESA IBARRA, y asistido por e Letrado D. IGNACIO VALDELOMAR SERRANO, contra la sociedad FORJAS CASADO, SL, representada por el Procurador de los Tribunales D. JUAN MANUEL ANDRES ALAMAN, asistida por el Letrado D. JESUS ABRIL ESPONA, y en consecuencia absolver al demandado de los pedimentos de la demanda

Se imponen las costas a la parte actora..'.

SEGUNDO.-Notificada dicha resolución a las partes por la representación procesal de la parte demandante se interpuso contra la misma recurso de apelación, y dándose traslado a la parte contraria se opuso al recurso, remitiéndose las actuaciones a esta Sección Quinta de la Audiencia, previo emplazamiento de las partes.

TERCERO.-Recibidos los Autos y CD, y personadas las partes, se formó el correspondiente Rollo de Apelación con el número ya indicado, y se señaló para deliberación, votación y fallo el día 27 de abril de 2015.

CUARTO.-En la tramitación de estos autos se han observado las prescripciones legales.

Fundamentos

Se aceptan los de la resolución recurrida en tanto no se opongan a los de la presente resolución y;

PRIMERO.- Antecedentes procesales

La actora instó la nulidad de la patente de la que era titular la demandada fundada en la falta de novedad y de actividad inventiva, requisitos necesarios para el otorgamiento del indicado derecho. El mencionado título había caducado al no haber satisfecho la titular las tasas para mantenerlo en vigor. La actora había sido la agente de patentes de la demandada y esta le había interpuesto previamente a la presente una acción de exigencia de responsabilidad contractual con fundamento en el incumplimiento de las obligaciones pactadas, pago de la tasa por cuenta del titular del derecho, que había determinado la caducidad del título en litigio.

La demandada invocó la falta de legitimación activa de la demandada para ejercitar la acción de nulidad, pues, conforme al art. 113 de la LP, la actora no es perjudicada, en cuanto no se desenvuelve en el mismo sector de mercado que la demandada, ha ido contra sus actos propios en cuanto se le encomendó la realización de la tramitación y obtención del derecho de patente y, además, su actuación constituye un abuso de derecho. En cuanto al fondo mantiene que la patente tiene los requisitos de novedad y actividad inventiva cuestionados.

La sentencia de la instancia apreció la existencia de la falta de legitimación activa invocada y dictó sentencia desestimatoria de la demanda.

Contra tal resolución la actora formula recurso de apelación manteniendo en la interpretación del art 113 de la LP un concepto amplio del perjuicio exigido para ejercitar la acción de nulidad y, entrando en el fondo, alega la falta de los requisitos de patentabilidad invocados.

La demandada mantiene los argumentos de la instancia

SEGUNDO.- Falta de legitimación activa

Mantiene la actora la existencia de un perjuicio derivado precisamente del previo ejercicio de una acción de responsabilidad contractual de la ahora demandada en otro procedimiento contra ella y que sirve de título legitimador a la actora de la presente acción. La demandada niega esta posibilidad y establece que el perjuicio exigido es el derivado de la concurrencia en el mercado, amén de ser en este caso contrario el ejercicio de la acción a los actos propios y constituir un abuso de derecho.

Ha declarado el TS, entre otras, en STS de 29 de octubre de 2009 que:

' Esta Sala ya declaró en sentencia de 3 junio 1988 que lo que ha de tenerse en cuenta en la legitimación no es la relación jurídica en cuanto existente, sino en cuanto deducida en juicio, lo que significa que basta la mera afirmación de una relación jurídica como propia del actor o del demandado para fundar necesaria y suficientemente la legitimación para obrar, de tal manera que la parte, por el mero hecho de serlo, es siempre la justa parte en el proceso, dado que ésta sólo existe como tal en el proceso ejercitando su actividad jurídica por medio de la acción, con lo que el significado de la legitimación se circunscribe a determinar quiénes son las partes de un proceso concreto; y, más recientemente, en sentencia de 23 diciembre 2005 , que la legitimación consiste en la adecuación normativa entre la posición jurídica que se atribuye el sujeto y el objeto que demanda, en términos que, al menos en abstracto, justifican preliminarmente el conocimiento de la petición de fondo que se formula, no porque ello conlleve que se le va a otorgar lo pedido, sino simplemente, porque el juez competente, cumplidos los requisitos procesales está obligado a examinar dicho fondo y resolver sobre el mismo por imperativo del ordenamiento jurídico material; doctrina que comprende los conceptos de legitimación activa y pasiva, aunque específicamente se refiera a la primera, pues cuando se plantea el problema de la legitimación en relación con un proceso determinado lo que ha de resolverse es quién está habilitado para formular la pretensión y contra quién ha de dirigirse para que el juez pueda dictar una sentencia sobre el fondo, estimando o desestimando aquella pretensión' ( sentencia del Tribunal Supremo de 21 de octubre de 2009 ).

A estos efectos la actora alega que la validez originaria de la patente, ya caducada, le supone un perjuicio en cuanto previamente a la demanda la demandada ha interpuesto con base en el incumplimiento contractual de la actora, un acción contra la ahora actora dirigida a obtener una elevada indemnización y se ha incoado un juicio, ahora suspendido por prejudicialidad civil hasta que la presente demanda se ventile.

La demandada alega que el art. 113 de la LP exige que la actora participe o compita en el sector de mercado en el que la patente se desenvuelve, que la actora, agente de patentes y representante de la demandada ante la OEPM, actúa contra sus actos propio previos y además supone su conducta un abuso de derecho.

A este respecto, la doctrina del TS ha venido exigiendo a lo largo del tiempo la existencia de un perjuicio para la actora para el ejercicio de la acción. ( STS 30 de enero de 1990 ), 'pero si no es titular ni tiene licencia en exclusiva inscrita y no puede, consiguientemente, ejercitar la acción de violación, tampoco se justifica qué interés tiene Crimidesa en la nulidad de una patente que no le pude impedir el proceso de explotación que venía utilizando'. De otra parte, según la STS de 18 de octubre de 1995 , 'solo triunfará su acción si justifica el perjuicio' y, concreta la STS de 30 de enero de 1996 , que 'y tal perjuicio concurre en quien se ve directamente afectado en su esfera patrimonial por una posible desventaja económica que no está obligado a soportar como consecuencia de la prevalencia jurídica de un modelo de utilidad que no se ajusta en su contenido a las exigencias legales determinantes de su protección, lo que, en definitiva, muestra el interés legítimo de la parte'. Parece la jurisprudencia del TS, abogar por un concepto de perjuicio estricto, solo el perjuicio por el uso de la patente en el sector de mercado en el que se desenvuelven las partes justifica la legitimación y, además, tal perjuicio ha de ser acreditado.

Por su parte, en la jurisprudencia menor la sentencia de la AP de Barcelona de 6 de mayo de 2005 ha declarado que:

'SEGUNDO.- Con base en lo dispuesto en el artículo 113 LP, al igual que sucedía en el artículo 115 del viejo Estatuto de la Propiedad Industrial, se viene reconociendo legitimación para el ejercicio de la acción de nulidad de patentes 'a quienes se consideren perjudicados' ( STS de 9 de junio de 1.988 y de 30 de enero de 1.990 ), concepto que, como sostiene la Jurisprudencia, 'no tiene por qué coincidir necesariamente con la titularidad vigente de una patente anterior' ( STS de 14 de febrero de 1.983 ), sino que se extiende a todas aquellas personas que se estimen perjudicadas 'sin que sean precisa la prueba de un perjuicio real y efectivo, por ser suficiente con la existencia de un daño o menoscabo presente o futuramente previsible,en el orden normal de las circunstancias o de las cosas' ( STS de 13 de noviembre de 1976 ). Ello, no obstante , no equivale a entender que exista una legitimación universala modo de acción popular para el ejercicio de dicha acción, aunque sí encierra la cuestión dentro de unos contornos verdaderamente anchos,pues, se ha autorizado para ello al usuario extra registral ( SSTS de 29 de junio y de 10 de octubre de 1987 ), a quien, simplemente, ejerce una industria en el sector de la patente atacada que pueda fabricar objetos como los que se reivindiquen en la misma, o, incluso, bajo el imperio del EPI, a la propia Administración pública ( SSTS de 6 de junio de 1.968 o 7 de noviembre e 1.970)'.

En similar sentido se pronuncian, a título de ejemplo, las sentencias de la AP de Madrid (Sección 28) de fecha 13 de julio de 2006 , 18 de diciembre de 2009 y 2 de febrero de 2015 , el auto de la AP de Vizcaya (Sección Cuarta) de 23 de junio de 2005 y AP de Valencia (Sección 9ª) de 16 de julio de 2013 .

Por tanto, estima la sala que con estos precedentes jurisprudenciales la conclusión a la que se ha de llegar en el presente supuesto es distinta a la de la juez a quo.

La legitimación viene dada por la existencia de un perjuicio, bien sea actual o futuro, con transcendencia económica y estimamos todos estos requisitos se producen en el presente supuesto.

Ciertamente, la defensa o ataque de los títulos de propiedad industrial se produce de ordinario entre operadores económicos en el mismo sector de mercado en el que tales derechos se desenvuelven, de tal manera que resulta evidente que la imposibilidad de uso de un determinado procedimiento, objeto o técnica que aumenta la eficiencia en el sector por existir un monopolio legal en manos del titular de la patente perjudica a los demás operadores en el mercado, quienes, solo en su propio interés, tratarán de remover el mismo si no se daban los requisitos necesarios para su concesión o a lo largo de la vida del mismo estos han desaparecido.

Desde este punto de vista, el supuesto sometido a examen es ciertamente peculiar y se aparta del supuesto tipo del sector en el que la legitimación suele venir dada por los perjuicios que la imposibilidad de uso del método o producto patentando le ocasiona.

No parece cuestionado que el único interés de la actora en la ineficacia del derecho de propiedad industrial de la demandada reside en mejorar de alguna forma su situación en un previo procedimiento en el que la ahora demandada actúa contra la que fue su agente de patentes para exigirle las consecuencias de lo que estima es un incumplimiento contractual grave y que le ha ocasionado numerosos perjuicios, cual es el impago involuntario de las tasas para conservar la patente, con la consiguiente caducidad de la misma.

Desde este punto de vista, la existencia de la patente y su pérdida imputable a la ahora actora le ha de ocasionar perjuicios que, de alguna manera, no concretada ahora, pudieran disminuir si se obtiene la declaración de invalidez. Dichos perjuicios son aprehensibles desde la mera relación de causalidad, mayor o menor, con la existencia o inexistencia de la declaración de ineficacia y, en todo caso, son reales y pendientes de evaluar en el futuro, precisamente en otro procedimiento entre las mismas partes en posición procesal inversa.

Sobre estas consideraciones, creemos que puede admitirse la legitimación de la actora si se acepta el amplio concepto de perjuicio propuesto, real, existente aunque futuro, y de índole económica, aunque no necesariamente en el sector del mercado en el que la demandada actúa.

Alega, en segundo lugar, la demandada que la actora actuada contra sus propios actos, sin embargo, parece imputar a la actora una serie de actuaciones tendentes a obtener la concesión del derecho de patente ahora discutido que pugnan precisamente con la solicitud posterior de la nulidad del mismo.

Ciertamente, la actora realizó un buen número de acciones dirigidas a la obtención de la patente, pero no a título propio, sino en cuanto representante de la ahora demandada y siguiendo sus instrucciones. Por más que la actora prestara el consejo técnico y jurídico necesario a la demandada, y aunque actuase en nombre de esta, siempre lo hizo no en nombre propio y para que sobre ella recayesen los efectos sino en representación de uno de sus clientes, la demandada, y bajo la superior dirección y deseos de la misma. Por ello, no puede hablarse de actos contrarios a la doctrina de los actor propios, pues precisamente, la actuación cuestionada no lo fue en nombre propio y para que sobre ella recayesen sus efectos, sino en nombre ajeno y siguiendo sus instrucciones, siquiera sea las más generales, dirigidas a conseguir el título o derecho ahora en litigio.

La última de las imputaciones es la de actuar con abuso de derecho. Ciertamente no se trata de un acto de emulación, la actora confía, caso de obtener su finalidad perseguida en este procedimiento, en disminuir o atemperar los efectos de la acción que contra ella se dirige en otro procedimiento, con lo que no puede decirse que el acto reputado por la demanda como dañoso no le reporte o pueda reportar ventaja alguna de carácter económico, sino que, precisamente, la presente acción se ejercita ahora tras la previa interposición de la acción de responsabilidad de la demandada contra la actora, con lo que no puede hablarse de un acto abusivo o contrario a la buena fe, sino de un acto dirigido a la defensa de sus intereses económicos frente a la nueva realidad surgida tras la demanda interpuesta por la entidad Forjas Casado. Siendo el abuso de derecho un concepto jurídico indeterminado, no parece que se den sus requisitos conforme al art 7.2 del CC , por no parecer sino una defensa de sus propios intereses y como reacción a una acción judicial entablada por la demandada.

En consecuencia, el recurso de apelación ha de ser estimado en este extremo.

TERCERO.- Requisitos de la acción

La actora funda su acción en la falta de los requisitos de novedad y actividad inventiva, que deberían determina la nulidad de la patente conforme al art. 112.1 a) de la LP.

La inexistencia de los mismos se ha tratado de acreditar mediante un dictamen pericial de un perito designado por la actora Sr. Luis Carlos , por la documentación aportada y generada en el expediente ante la OEPM para la concesión de la patente y en un informe tecnológico de la patente emitido por tal órgano administrativo.

La demandada aporta un dictamen pericial emitido por la perito de designación de parte Sra. María .

Del examen de tal prueba habrá de concluirse con que existen o no los requisitos exigidos para la concesión de la patente.

CUARTO.- Novedad y actividad inventiva

La patente objeto de examen fue concedida por el procedimiento general (art. 30 y ss. de la LP) especialmente fue concedido con independencia de la resultancia del informe sobre el estado de la técnica y las alegaciones de tercero (art. 37 de la LP).

Mantiene el perito de la actora que tanto el informe sobre el estado de la técnica de 26 de marzo de 2007, como el informe tecnológico de patente posterior de 10 de enero de 2013, como las propias conclusiones del Sr. Luis Carlos desvirtúan, a la vista de la descripción de las reivindicaciones y los antecedentes obtenidos, las mismas.

A este respecto, la perito de la demandada Doña. María mantiene la postura contraria en cuanto no es suficiente la parcial coincidencia de las reivindicaciones sino que ha de estarse a la funcionalidad de la invención, concluyendo que ninguno de los antecedentes reflejados plantea la misma utilidad que el invento de la actora.

A la vista de los dictámenes emitidos por la OEPM por distintos expertos en cada caso y conforme a las directrices de la propia oficina ha de concluirse que no existe ni novedad en las reivindicaciones 1, 2 y 4, ni actividad inventiva en todas ellas.

Así:

a) Establecen las directrices de examen de solicitudes de patente que:

'Forma y contenido de las reivindicaciones (Art. 7 RP)

La solicitud de patente debe contener una o más reivindicaciones numeradas correlativamente, cuya redacción debe estar en función de las características técnicas de la invención, es decir, no deben contener referencias a ventajas comerciales de la invención o a otro tipo de características no técnicas'.

Esto es, no se contempla el posible uso comercial distinto a los demás -su doble funcionalidad como escalera de obra e instalación permanente, mucho menos el cumplimiento de la normativa española de edificación- sino sus características, en este caso del objeto, a la vista de las reivindicaciones. Por ello, no puede aceptarse la tesis de Doña. María acerca de que el posible doble uso, como escalera de obra y, después, como elemento permanente de la construcción, es lo que caracteriza a esta invención, sino sus características técnicas, guía en la que se solidarizan las demás piezas y escalones modulares, que permiten el doble uso invocado y la dotación de elementos antideslizantes en la huella de los escalones.

b) Establecen las indicadas direcciones de la OEPM que:

'3.4 REDACCIÓN DEL INFORME SOBRE EL ESTADO DE LA TÉCNICA

Una vez finalizada la búsqueda y con la herramienta correspondiente incluida en el Escritorio del Examinador, se redactará el informe sobre el estado de la técnica que contiene los siguientes datos:

1. Número de solicitud de patente

2. Fecha de presentación y fecha/s de prioridad

3. Símbolos de la Clasificación Internacional de Patentes en los que se encuadra la invención

4. Símbolos de la Clasificación Europea de Patentes

5. Documentos relevantes

6. Indicación de las reivindicaciones para las que se ha realizado el informe

7. Fecha de realización

8. Nombre del examinador

Documentos relevantes

La cita de los documentos pertinentes en el IET comprende los siguientes datos recogidos en tres columnas correspondientes a:

1. Categoría del documento

2. Identificación del documento y partes relevantes del mismo

3. Reivindicaciones afectadas.

Los documentos citados reciben una categoría en forma de carácter alfabético cuyo significado es el siguiente:

Categoría 'X': se aplica cuando el contenido de un documento, considerado por sí sólo destruye la novedad de al menos una reivindicación independiente, así como eventualmente la de una o varias reivindicaciones que dependan de ésta. Se aplica también cuando el contenido del documento cuestiona la actividad inventiva de una reivindicación independiente y, en su caso, las reivindicaciones dependientes de ésta, si la diferencia entre el contenido del documento y la reivindicación forma parte de los conocimientos generales comunes en el sector técnico en el que se encuadra la invención.

Categoría 'Y': será aplicable a aquel documento que, asociado a otro de su misma categoría, cuestione la actividad inventiva de una reivindicación independiente y, en su caso, de las reivindicaciones que dependan de ésta. La asociación de estos dos documentos debe ser evidente para un experto en la materia.

Documentos que definen el estado general de la técnica:

Categoría 'A': se aplica a aquellos documentos que representan el estado de la técnica sin perjudicar a la novedad o a la actividad inventiva de las reivindicaciones de la solicitud. Como documentos de categoría A se pueden citar aquellos que documentan adecuadamente que ciertas características técnicas de la invención son sobradamente conocidas en el sector técnico en el que ésta se encuadra.

Documentos intermedios:

Como documentos intermedios se entiende aquellos, tanto de patente como literatura no patente, cuya publicación ha tenido lugar entre la fecha de prioridad (o Prioridad más antigua si hay varias) y la fecha de presentación de la solicitud de patente. Se les asigna la letra 'P' que debe ir acompañada de la letra indicativa de la relevancia, esto es, 'X', 'Y' o 'A'.

Documentos potencialmente conflictivos:

Con la categoría 'E' se designan aquellos documentos, únicamente de patente (o modelo de utilidad), cuya fecha presentación es anterior a la correspondiente a la de la solicitud de patente objeto del informe, pero su publicación ha tenido lugar en una fecha posterior (o en la misma fecha)'.

En el presente caso, de los documentos de categoría 'X' (2) que afectan a las reivindicaciones nº 1, 2 y 4 y varios de la categoría 'Y' (4) que afectan a la reivindicación nº 3, puestos de relieve por el informe sobre el estado de la técnica y por el informe técnico de patente emitidos por la OEPM, resulta la falta en la indicada patente de tales requisitos. Concretamente, de la novedad de las reivindicaciones nº. 1, 2 y 4 y de la actividad inventiva de la reivindicación nº 3. De otra parte, el informe técnico de patente, la reivindicación quinta -elemento antideslizante de los peldaños- lo considera una práctica común de la técnica del sector y, por tanto, sin actividad inventiva. Tales conclusiones, plenamente aceptadas por el perito de la actora, también lo son por esta Sala.

c) La jurisprudencia al hacer referencia a la relación entre las reivindicaciones y los dibujos que las acompañan ha declarado, valga por todas la sentencia de Sección 28ª de la Audiencia Provincial de Madrid de fecha 19 de abril de 2006 , que

'Las reivindicaciones son el elemento esencial de la solicitud de patente, pues determinan el concreto alcance de la protección de la invención otorgada al titular de la patente. Así resulta de los arts. 26 de la Ley de Patentes española y 84 del Convenio sobre Concesión de Patentes Europeas prevén que 'las reivindicaciones definen el objeto por el que se solicita la protección'.

Los arts. 7 del Reglamento de Ejecución de la Ley de Patentes (aprobado por el Real Decreto 2245/1986, de 10 de octubre) y 29 del Reglamento de 5 de octubre de 1973, de Ejecucióndel Convenio sobre Concesión de Patente Europea, regulan la forma y contenido de las reivindicaciones, y a tal efecto prevén que contengan un preámbulo (o parte precaracterizante) indicando la designación del objeto de la invención y las características técnicas necesarias para la definición de los elementos reivindicados pero que, combinados entre ellos, forman parte del estado de la técnica, y una parte caracterizante que exponga las características técnicas que en combinación con las mencionadas en el preámbulo se desea proteger.

Es decir, la parte caracterizante aporta los elementos inventivos, expone las características técnicas que se presentan como nuevas y para las que se reivindica especialmente la protección, mientras que el preámbulo es el contexto en el cual se incardinan los elementos caracterizadores de la invención.

Para determinar el objeto de la invención deben analizarse las características técnicas de la parte caracterizante, relacionándolas naturalmente con las características contenidas en el preámbulo en cuanto que introducen y contextualizan la parte caracterizante. De los citados preceptos de los Reglamentos y de la práctica de la OEPM se deriva la obligación de incluir en el texto de las reivindicaciones de la solicitud de patente la expresión 'caracterizado en', 'caracterizado por' o 'caracterizado porque', que determina cuáles son las características novedosas de la invención y el concreto y preciso alcance de protección de la misma, es decir, la extensión y límites de la protección al derecho protegido por la patente. Por tanto, solamente si la solución técnica incorporada por las demandadas a sus productos se encuentra incluida en la parte caracterizante de las reivindicaciones puede considerarse que ha sido infringido el derecho de patente de la actora.

A su vez, las reivindicaciones han de incluir una reivindicación principal (o varias si se está en el caso del art. 8 del Reglamento español y 29.3del Reglamento europeo, lo que no es el caso de autos), independiente en tanto que no precisa de remisión a anteriores reivindicaciones, y pueden contener también varias reivindicaciones dependientes o subordinadas, previstas para proteger desarrollos adicionales, 'modos particulares o de realización del objeto de la invención' ( art. 7.2 del Reglamento de Ejecución de la ley española), 'modos especiales de llevar a cabo dicha invención' ( art. 29.3 del Reglamento de 5 de octubre de 1973, de Ejecución del Convenio de Concesión de Patentes Europeas ). Sólo si se está ante un supuesto comprendido en la reivindicación principal puede tenerse en cuenta el contenido de las reivindicaciones subordinadas para delimitar el ámbito de protección de la patente.

Es en estas reivindicaciones dependientes donde han de recogerse los modos especiales o particulares de ejecución o realización de la invención y no en los dibujos, como parece pretender argumentar el Sr. Letrado de la parte apelante tanto cuando interrogó a la Sra. Perito como cuando comentó el resultado de tal prueba (aprox. minuto 9,20 y siguientes y, en relación a las figuras 8 y 9, m. 33 y siguientes y 45 y 46 y siguientes), pues los dibujos tienen la función auxiliar de la interpretación de las reivindicaciones que resulta de los arts. 60.1 de la Ley de Patentes y 69 del Convenio sobre Concesión de la Patente Europea .

De acuerdo con lo previsto en estos arts. 60.1 de la Ley de Patentes y 69 del Convenio sobre Concesión de la Patente Europea , la descripción y los dibujos son elementos útiles y necesarios para interpretar con detalle las reivindicaciones, pero para definir el alcance concreto de la patente y de la protección conferida a su titular habrá que ceñirse al contenido de las reivindicaciones. Éstas constituyen la esencia de la invención, 'el objeto para el que se solicita la protección' (art. 26 de la ley y 84del convenio) y tales descripción y dibujos no pueden servir para extender la protección otorgada por la patente a supuestos no encuadrables en las reivindicaciones.

El Protocolo Interpretativo del art. 69 del Conveniocitado, que conforme al art. 164 del Convenio, forma parte del mismo, y al que el Sr. Letrado de la apelante ha hecho expresa invocación en el trámite de conclusiones de la vista celebrada ante esta Sala, establece en su artículo 1que 'el artículo 69no deberá interpretarse en el sentido de que el alcance de la protección que otorga la patente europea haya de entenderse según el sentido estricto y literal del texto de las reivindicaciones y que la descripción y los dibujos sirvan únicamente para disipar las ambigüedades que pudieran contener las reivindicaciones. Tampoco debe interpretarse en el sentido de que las reivindicaciones sirvan únicamente de línea directriz y que la protección se extienda también a lo que, en opinión de una persona experta que haya examinado la descripción y los dibujos, el titular de la patente haya querido proteger. El artículo 69deberá, en cambio, interpretarse en el sentido de que define entre esos extremos una posición que garantiza a la vez una protección equitativa para el solicitante de la patente y un grado razonable de certidumbre a terceros'.

Así pues, para lograr el equilibrio entre la protección equitativa del solicitante y una certidumbre razonable para terceros, la interpretación del significado de las palabras empleadas en la redacción de las reivindicaciones no tiene que responder necesariamente a su literalidad estricta, a su sentido semántico. Pero ello no puede llevar tampoco a prescindir de las expresiones utilizadas en las reivindicaciones, empleándolas únicamente como pauta que nos sirva para efectuar una interpretación abstracta en relación con aquello que en realidad el titular de la patente tuvo intención de proteger.

Significado e intención no tienen necesariamente que coincidir. Una cierta amplitud en la interpretación del significado del tenor de las reivindicaciones, que no la reduzca a la exégesis de su literalidad estricta, no equivale a proteger la intención del inventor al solicitar y obtener la concesión de la patente si dicha intención no tiene un reflejo suficiente, claro y conciso (art. 26 de la ley y 84del convenio) en la parte caracterizante de las reivindicaciones. Las reivindicaciones constituyen el objeto de la protección de la patente, no un mero punto de partida, por lo que aunque de la lectura de la descripción o del examen de los dibujos pudiera deducirse la existencia de aspectos relevantes del objeto de la invención o, como pretende la parte apelante, 'modos concretos de ejecución', no podrán tomarse en consideración en la determinación de los elementos que se hallan protegidos por la patente si aquellos no se encontraran reivindicados. La descripción y los dibujos no confieren protección por sí mismos, por lo que los elementos relevantes que resulten de tales descripciones y dibujos no serán objeto de protección si no se hallaran contenidos en las reivindicaciones. No puede suplirse con el análisis de la descripción y de los dibujos las carencias resultantes de la redacción de las específicas reivindicaciones, no puede por este medio incluirse en el ámbito de protección de la patente lo que no se halle recogido en las reivindicaciones, puesto que el derecho otorgado por la patente a su titular no tiene por objeto la protección de la idea inventiva en sí ni de la intención del inventor al patentarla, sino la concreción de ésta idea inventiva en la parte caracterizante de las reivindicaciones. Si la idea inventiva no encuentra un soporte concreto en las reivindicaciones, no se encuentra protegida.

Por tanto, ni puede realizarse una lectura reduccionista y literalista de las reivindicaciones que restrinja injustamente la protección del titular de la patente, ni puede tampoco extenderse el ámbito de la protección del derecho más allá del contenido, razonablemente interpretado, del tenor de las reivindicaciones, de modo que se perjudique la actividad productiva de terceros, lesionando las exigencias ineludibles de la seguridad jurídica en el campo de producción de que se trate.

El acogimiento en el texto legal español del precepto correspondiente del Convenio europeo ha de llevar a aplicar el citado protocolo interpretativo, pues no se entendería que una patente española tuviera un distinto ámbito de protección según que su procedimiento de concesión fuera nacional o europeo, y que, como ocurre en este caso, la fase española de una patente europea tuviera un distinto ámbito de concesión que el que resulta del reconocimiento de la citada patente europea'.

En el presente caso, la descripción de la patente puesta en relación con los documentos que contradicen tanto su novedad como su actividad inventiva, prescindiendo de la funcionalidad y aun dando el limitado papel propugnado por la jurisprudencia a los dibujos conduce a una clara conclusión: Las reivindicaciones recogidas en la patente objeto de la acción de nulidad estaban recogidas en los documentos referidos en el informe sobre el estado de la técnica de 2007 y el informe tecnológico de patentes del año 2013 elaborado por la OEPM, lo que pone en entredicho tanto la novedad como la actividad inventiva. Si a eso se une que los dibujos recogidos con las reivindicaciones y puestos en relación con esta no revelaban unas nuevas características que permitieran considerar la novedad o la actividad inventiva de alguna de las reivindicaciones de la patente y atendiendo a que la funcionalidad o utilidad comercial pretendida de la patente es ajena a los requisitos referidos, ha de estimarse que la invención cuestionada ni era nueva, ni suponía su resultado la manifestación de una actividad inventiva por lo que la acción de nulidad ha de ser apreciada, con estimación del recurso también en este extremo.

QUINTO.-Costas procesales

Conforme a los arts. 394 y 398 de la LEC , las costas se impondrán al recurrente vencido.

VISTOS los artículos citados y demás de pertinente y general aplicación.

Fallo

Que estimando el recurso de apelación formulado por J.ISERN PATENTES Y MARCAS S.L.contra la sentencia de fecha 24 de octubre de 2014, dictada por la Sra. Magistrado-Juez del Juzgado de lo Mercantil Número 1 de Zaragoza en Juicio Ordinario N º 530/2013, debemos revocar la indicada resolución en el sentido de estimar íntegramente la demanda y, en consecuencia,

a) Se declara la nulidad de la patente española con número de solicitud P200501123 y número de publicación ES 2272158 en su día concedida por la Oficina Española de Patentes y Marcas a favor de FORJAS CASADO S.L.la no reunir los requisitos de patentabilidad de establecidos por la Ley de Patentes, concretamente por la falta de los requisitos de novedad y actividad inventiva.

b) Se condena a la demandada a pasar por las declaraciones expuestas y al pago de las costas procesales en la instancia.

No se hace especial declaración sobre las costas del recurso.

Se acuerda la devolución del depósito constituido para la recurrir dada la integra estimación del recurso de apelación interpuesto

Contra la presente resolución cabe recurso de casación por interés casacional, y por infracción procesal, si es interpuesto conjuntamente con aquél ante esta Sala en plazo de veinte días, del que conocerá el Tribunal competente, debiendo el recurrente al presentar el escrito de interposición acreditar haber efectuado un depósito de 50 euros para cada recurso en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de esta Sección (nº 4887) en la Sucursal 8005 de Banesto, en la calle Torrenueva, 3 de esta ciudad, debiendo indicar en el recuadro Concepto en que se realiza: 04 Civil-Extraordinario por infracción procesal y 06 Civil- Casación, y sin cuya constitución no serán admitidos a trámite.

Así, por esta nuestra Sentencia, de la que se unirá testimonio al rollo, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.