Sentencia Civil Nº 274/2010, Audiencia Provincial de A Coruña, Sección 4, Rec 351/2006 de 11 de Junio de 2010

Encabezamiento

MERCANTIL Nº 1 CORUÑA

Rollo: RECURSO DE APELACION 0000351 /2006

SENTENCIA Nº 274/10

AUDIENCIA PROVINCIAL

Sección Cuarta

Ilmos. Sres. Magistrados:

JOSÉ LUIS SEOANE SPIEGELBERG

CARLOS FUENTES CANDELAS

ANTONIO MIGUEL FERNÁNDEZ MONTELLS Y FERNÁNDEZ

En A CORUÑA, a once de Junio de dos mil diez.

Vistos por la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial, integrada por los señores que al margen se relacionan los presentes autos de juicio ORDINARIO Nº 60/2005, sustanciado en el JUZGADO DE LO MERCANTIL Nº 1 DE A CORUÑA, que ante la Audiencia Provincial pendían en grado de apelación, seguidos entre partes de una como DEMANTANTES Y APELANTE TYCO ELECTRONICS AMP ESPAÑA, S.A., "THE WHITAKER CORPORATION", representadas en primera y segunda instancia por el Procurador Sr. López Valcarcel y con la dirección de la Letrada Sra. Autó Casassas y de otra como DEMANDADA Y APELADA "CECILIO HERRERO ANDRÉS, S.L.", representada en primera y segunda instancia por el Procurador Sr. de Uña Piñeiro y con la dirección de la Letrada Sra. Alvarez Díaz; versando los autos sobre INFRACCIÓN DE MARCAS Y COMPETENCIA DESLEAL.

Antecedentes

PRIMERO.- Se aceptan y dan por reproducidos los antecedentes de hecho contenidos en la resolución apelada, dictada por el JUZGADO DE 1ª INSTANCIA Nº 1 DE A CORUÑA, con fecha 30-1-06 . Su parte dispositiva literalmente dice: FALLO: "Que debo desestimar y desestimo íntegramente la demanda deducida por el procurador DON XULIO LÓPEZ VALCARCEL en nombre y representación de THE WHITAKER CORPORATION Y TYCO ELECTRONICS AMP ESPAÑA S.A. contra CECILIO HERRERO ANDRÉS, S.L., representada en autos por el Procurador DON RAMÓN DE UÑA PIÑEIRO.

No hago especial imposición a ninguna de las partes de las costas causadas en esta instancia".

SEGUNDO.- Contra la referida resolución por los demandantes, se interpuso recurso de apelación para ante la Audiencia Provincial que le fue admitido, elevándose los autos a este Tribunal. El presente asunto se terminó de deliberar el pasado día 3 debido a su complejidad, como el de otros muchos que pesan sobre el Tribunal, así como por el ritmo semanal de ponencias y el volumen de asuntos a resolver.

TERCERO.- Ha sido ponente el Iltmo. Sr. Magistrado DON CARLOS FUENTES CANDELAS.

Fundamentos

- Se aceptan los Fundamentos de Derecho de la sentencia apelada excepto en lo que contradigan los siguientes:

PRIMERO.- La sentencia del Juzgado de lo Mercantil desestimó, sin costas, la demanda de infracción de marcas y competencia desleal interpuesta por la titular y la licenciataria en España de las marcas en cuestión, y en la que se pedía, en síntesis: la declaración de que la importación y comercialización por la sociedad demandada de productos distinguidos con las marcas registradas AMP (conectores eléctricos, contactos y terminales ... de la clase 9) y AMP NETCONNECT (para aparatos e instrumentos científicos, náuticos ... de la clase 9) infringe los derechos en exclusiva de las actoras, además de ser constitutivo de competencia desleal; la condena de la demandada a cesar en tal comercialización de procedencia ilícita; así como a retirar del tráfico económico los productos, embalajes, envoltorios, material publicitario u otros documentos en los que se incluyan tales marcas y a destruir las existencias de tales productos; al igual que la indemnización por los daños y perjuicios, y por el enriquecimiento injusto obtenido a consecuencia de las infracciones, concretada para la demandante titular de la marca en el importe equivalente al 1% de la cifra calculada de ventas alcanzadas por la demandada respecto de los productos objeto de infracción, sin perjuicio de aquella cantidad superior que se acredite durante el procedimiento, y para la codemandante licenciataria exclusiva el importe de los beneficios dejados de obtener a consecuencia de las ventas de la demandada; y finalmente la condena consistente en la publicación de la sentencia en un periódico de ámbito nacional; además del pago de las costas procesales.

SEGUNDO.- La sentencia de primera instancia interpretó que la base fáctica de la demanda se referiría exclusivamente a una imputación de conductas o actos sobre "productos de ilegítima procedencia", como no originales sino diferentes o falsificados, pero no que la demandada estuviera comercializando productos originales importados de fuera del Espacio Económico Europeo sin el consentimiento del titular de las marcas, por lo que en congruencia con ello resultaría irrelevante para el pleito si procedían de dentro o fuera del EEE y el tema del agotamiento comunitario o importaciones paralelas. Centrada así la cuestión, la sentencia llegó a la conclusión de no haberse probado que los productos de las marcas en cuestión comercializados por la demandada fueran falsos o diferentes; pues el informe técnico comparativo aportado carecería de datos suficientes y tampoco acreditaría que los productos examinados procedieran de la empresa demandada; faltando igualmente una pericial sobre las muestras adquiridas por el investigador privado haciéndose pasar por un cliente; resultando por el contrario acreditado, además de reconocido por la parte actora, que la demandada habría adquirido en los últimos años productos AMP a distribuidores autorizados nacionales y comunitarios; sin que altere la conclusión dicha las ciertas diferencias en la contabilidad de la demandada entre el volumen de compras y ventas AMP, la constancia en ella de importaciones de productos no identificados de China, o su negativa a permitir la información aduanera de la Agencia Tributaria, por tratarse de un indico insuficiente al fin pretendido.

TERCERO.- En el recurso de apelación de la parte actora se alegó, en resumen, sobre la fundamentación de la demanda y acciones ejercitadas, así como del resultado de las pruebas practicadas para establecer que la respuesta de la demandada a los requerimientos previos al proceso indicarían que sus distribuidores no estarían autorizados dentro del EEE, sean productos falsos o legítimos; que aunque no se considerase probada la venta de productos falsos, en todo caso se habría demostrado la infracción por la oferta de productos falsos con la marca AMP mediante el catálogo de la demandada aportado a los autos y distribuido al menos durante tres años; que igualmente resultaría probada la comercialización de productos AMP introducidos en el EEE sin autorización, al acreditar la prueba pericial ventas superiores a las recogidas en las facturas presentadas de adquisición de productos legítimos y el uso del signo para productos que se comercializan en USA; que la misma pericial demostraría el origen ilícito de parte de los productos comercializados por la demandada dada la diferencia de volumen de compras y ventas; por lo que la sentencia habría errado en la valoración probatoria, la insuficiencia probatoria de la demandada y el principio de facilidad probatoria. También se alegó infracción del principio de congruencia del artículo 218 LEC por la cuestión de las importaciones paralelas, la cual estaría también incluida en la demanda; indefensión en relación a la obstaculización por la demandada de la prueba aduanera; y sobre la desestimación de la acción de competencia desleal por vincularla la sentencia al resultado de la de marcas; insistiéndose en las consecuencias indemnizatorias y de publicidad de la sentencia que estime el recurso. Por parte de la demandada-apelada se alegó en contra del recurso y en apoyo de la sentencia.

CUARTO.- Pese a los esfuerzos desplegados por la defensa de la parte actora-apelante a lo largo del proceso, intentando destacar los puntos favorables a su tesis y contrarrestar los desfavorables, el Tribunal de apelación solo puede estimar parcialmente su recurso de apelación en cuanto a lo referente a la oferta de productos bajo la marca AMP/AMP NETCONNECT ilegítimos incluidos en el catálogo de la demandada aportado con la demanda, sin que se aprecien motivos suficientes para considerar errónea la valoración y la conclusión sentenciada en lo restante. Deben de tenerse aquí por reproducidos los razonamientos de la sentencia del Juzgado de Primera Instancia, que no contradigan lo que se dice a continuación, en evitación de innecesarias repeticiones, bastando ahora con destacar lo siguiente:

a)- La incongruencia de una sentencia, ya cuantitativa ya cualitativa, incluida una alteración sustancial de los términos del conflicto, se mide por la correlación entre la decisión judicial o Fallo y las pretensiones o defensas oportunamente deducidas en el proceso (aunque los Fundamentos puedan también aclarar su concreto alcance), lo que no significa ajustarse rígida y literalmente al "petitum" de la demanda al bastar una adecuación racional y flexible a los términos de lo solicitado, mientras que la motivación es la fundamentación o explicación, refiriéndose la exhaustividad a su detalle (art. 218 LEC ). No hay incongruencia cuando la sentencia se sitúa entre lo máximo pedido por la demandante y lo mínimo admitido por la demandada. En el presente caso, la sentencia es congruente dada la total desestimación de la demanda de la ahora apelante, tras ser rechazada expresamente su tesis, dando una respuesta clara y suficientemente razonada en lo fáctico y en lo jurídico a las cuestiones litigiosas para dar a conocer sin duda de ninguna clase cuales fueron los motivos de la decisión judicial y de lo que rechazó ya expresa ya implícitamente. Otra cosa es la disconformidad de las apelantes con la decisión o con los razonamientos o tener que salir al paso y responder explícita y pormenorizadamente sobre cualesquiera argumentos empleados por los litigantes en apoyo de sus respectivas tesis y pretensiones, cosa no exigible al ser incluso aceptable una respuesta tácita deducible del conjunto, sin olvidar que la apreciación en un sentido o en otro de ciertos hechos y la estimación o desestimación de algunas cuestiones puede arrastrar otras cuyo análisis devenga estéril.

b)- Al hilo de lo anterior, en el presente caso la parte apelante sostiene la incongruencia e indefensión, por un lado porque su reclamación se extendería también a la cuestión de las importaciones paralelas o del exterior del EEE, habida cuenta de la respuesta dada por la sociedad demandada a los requerimientos preprocesales y en especial según lo alegado en los Fundamentos de Derecho de la demanda, y por otro lado por la obstaculización o boicot de la contraparte a la práctica de la prueba de información aduanera. Sin embargo, la cuestión del agotamiento del derecho o importaciones paralelas (art. 36 Ley de Marcas española y 7 de las Directivas 89/104/CEE de 21/12/1988 y 2008/1995/CE de 22/10/2008 ) venía realmente referida a productos no originales sino falsos o modificados, hecho finalmente no demostrado, mientras que la alegada indefensión no sería tal sino tema de valoración de la conducta o negativa adoptada por la demandada en relación a la prueba en cuestión, la cual no resulta tan injustificada como se sostiene en el recurso sino más bien lo contrario.

c)- La venta de productos falsos con las marcas AMP/AMP NETCONNECT fue negada expresamente por la parte demandada y es un hecho que no ha resultado probado en el proceso, echándose de menos una prueba pericial a este respecto dada la naturaleza técnica especializada del objeto a demostrar. Añadir que si bien, a diferencia de la Ley procesal anterior en que los informes realizados extraprocesalmente y aportados luego al proceso a instancia de un litigante carecían del carácter de verdaderas pruebas periciales por no reunir las garantías procesales exigidas entonces para una prueba de esta naturaleza (artículos 612, 614, 617, 619, 626 y 628 de aquella LEC), la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil del año 2000 regula de modo distinto la materia y otorga la misma naturaleza probatoria de tipo pericial (art. 348 ) a los dictámenes elaborados por peritos designados por la propia parte litigante (arts. 336 a 338 ), que a los emitidos por los peritos designados judicialmente (arts. 339 y siguientes), para su posterior valoración judicial según las reglas de la sana crítica (art. 348 ), para ello se hace necesario el cumplimiento de lo dispuesto en tales normas y, en resumen, que hayan sido aportados al proceso oportunamente practicándose con los requisitos y garantías previstas legalmente. A este respecto, el informe comparativo de diferencias o análisis de productos falsos que imitan a los verdaderos aportado con la demanda al objeto en cuestión (doc. 13), además de adolecer de algunas otras insuficiencias también apuntadas en la sentencia apelada, no acredita que los productos dubitados examinados procedieran de la empresa demandada como tampoco pueden ser los adquiridos por el detective privado en una fecha posterior a la elaboración del mismo. Lo dicho basta para negarle valor al fin pretendido.

d)- El informe del investigador privado Sr. Planelles que, haciéndose pasar por un cliente ocasional, adquirió diversos productos en la empresa demandada (doc. 14), y su testimonio en el juicio, tampoco demuestra que lo comprado fuera falso pues, como él mismo reconoció en el interrogatorio, no es especialista en electrónica y por tanto no se trata de un testigo-perito en materia de conectores eléctricos y demás elementos marcados, no existiendo otra prueba pericial complementaria sobre la alegada falsedad respecto de aquellos productos. Tema distinto es el del catálogo que comentaremos más abajo.

e)- De las pruebas de diligencia de exhibición de los libros de comercio de la sociedad demandada (folio 143 de las actuaciones) y la pericial judicial del Sr. Luis Alberto (folio 181), con las aclaraciones en el juicio de éste y del perito de la parte actora Sr. Celestino (que le auxilió en aquella diligencia) resulta haberse examinado todo lo que se pidió, sin restricción ni impedimentos, tanto la contabilidad como la documentación necesaria, incluida la de tipo aduanero, en poder de la empresa, aunque lógicamente los peritos no puedan certificar que no haya más ( Don. Luis Alberto incluso pudo escanear y digitalizar los documentos para su posterior tratamiento y dictamen). El resultado es que, si bien se detectaron algunas facturas o apuntes de proveedores extracomunitarios (China), ninguna se refería a productos con las marcas litigiosas.

f)- Aparte de la indicada intervención Don. Celestino , la pericial de éste (doc. 20 de la demanda) tuvo por objeto no el tema técnico de las diferencias entre los productos de la parte demandada y los originales de la demandante, sino la valoración de los márgenes medios de beneficios de TYCO en los últimos cinco ejercicios económicos en relación a cinco artículos referenciados y descritos en su informe (panel de 24 puertos, conectores macho, hembra, de fibra óptica) a los fines indemnizatorios o resarcitorios interesados en la demanda (art. 43 Ley de Marcas ). Añadir que, al menos, la parte actora reconoció en el trámite de conclusiones orales del juicio no poder mantener su reclamación en dos de ellos por no haberla podido demostrar.

g)- A lo dicho en otro apartado acerca del examen de los documentos aduaneros existentes en la empresa demandada y de la ausencia de referencias extracomunitarias AMP en su contabilidad a tenor de las pruebas practicadas mencionadas, hay que sumar que la negativa de la demandada a la información de las importaciones por el departamento de aduanas de la administración tributaria no fue inmotivada ni carente de toda justificación, al basarse en la indiscriminada amplitud de la prueba por no venir concretada a las importaciones relacionadas con productos AMP/AMP NETCONNECT sino a todas las transacciones aduaneras. A mayores, también se extendía más allá de los cinco años anteriores al ejercicio de la acción judicial.

h)- Obviamente, las pruebas de la parte demandada sobre los informes de mediciones y comprobaciones técnicas (docs. 137 y ss. de la demandada), complementados con las testificales de los Sres. Obdulio y Carlos Alberto , si bien no acreditan quien era el fabricante de los productos y por tanto no pueden avalar si eran originales o no, pues se refieren a la superación de todas las pruebas técnicas efectuadas a lo largo de varios años para la verificación de la calidad del cableado y de los productos adquiridos a la demandada que fueron después instalados en una serie de obras importantes, al menos pueden valorarse como un indicio favorable en cuanto los productos testados llevaban la marca AMP y fueron vendidos por la empresa demandada en cantidades importantes, reuniendo la clase y calidad aparentemente acorde con la que se espera de los originales distinguidos como AMP, sin haber dado problema alguno.

i)- También es una prueba favorable a la parte demandada la destacada en la sentencia apelada referida a las facturas, albaranes y justificantes de pago o documental aportada con la contestación a la demanda (docs. 6 a 136 y carpetas 1 a 6), acreditativa de las muchas adquisiciones de productos legítimos AMP/AMP NETCONNECT a vendedores o distribuidores autorizados en el mercado nacional y comunitario, como reconoció la propia actora.

j)- La tesis de la parte apelante para demostrar las ventas no autorizadas también se basa en la diferencia entre el mayor volumen de ventas de artículos de las marcas AMP/AMP NETCONNECT y el menor volumen de compras justificadas documentalmente por la demandada. Sin embargo, ya la sentencia del Juzgado de lo Mercantil no consideró bastante al fin pretendido la existencia de ciertas divergencias contables al respecto, conclusión razonable visto lo ya explicado; y porque más que establecerlo así las periciales practicadas en el proceso, como sostiene la apelante, se trataría de un cálculo de ésta entre la documentación aportada al procedimiento, comentada en la anterior letra i), y las ventas acreditadas en el dictamen del perito Don. Luis Alberto ; y porque, como replicó la parte apelada, aquellos eran los documentos existentes a unas determinadas fechas, mientras que las comprobaciones o resultados de dicha pericial reflejan una situación posterior en el tiempo. No puede en consecuencia presumirse el hecho alegado por la apelante.

k)- En definitiva, no se han logrado demostrar las alegadas ventas o comercialización de productos ilegítimos con las marcas AMP/AMP NETCONNECT. Pero tiene razón la apelante en lo que se refiere a la oferta o publicitación mediante el catálogo 2001 de almacén de productos de telecomunicaciones de la empresa SEGURYTEL (documento. 11 de la demanda), al haber reconocido su propio representante legal en el interrogatorio y aceptarse en el escrito de oposición al recurso su autenticidad y la existencia de "errores" referidos a productos del mismo tipo anunciados como AMP, pero diferentes de los originales o inexistentes. Aunque el catálogo es de 2001, lo cierto es que siguió siendo usado en los años posteriores, como lo demuestra su entrega por la empresa demandada al investigador privado Sr. Planelles, sin que se haya practicado prueba alguna demostrativa de su retirada del mercado o el cese de su distribución ni que se tratase de simples errores tipográficos o materiales. Por ello se infringen los derechos en exclusiva que la marca registrada confiere a su titular (art. 34 Ley de Marcas ), y por extensión son actos de competencia desleal al tratar de aprovecharse en el mercado de la reputación ajena y generar confusión en los consumidores (arts. 6 y 12 Ley de Competencia Desleal ), todo ello sin perjuicio de la preferente aplicación de la Ley de Marcas y de no duplicar las consecuencias o sanciones previstas en las respectivas legislaciones protectoras.

l)- Limitada pues la responsabilidad de la sociedad demandada a lo anterior, resulta procedente declararlo así en la sentencia, al igual que las peticiones de condena de la demanda circunscritas al cese de tales actos ilícitos, la destrucción y retirada de los ejemplares del indicado catálogo, y la publicación de la sentencia en un periódico de ámbito nacional a costa de la infractora, resultando adecuado y proporcionado a las circunstancias del caso concretarlo al Fallo de la presente resolución judicial y no la reproducción de la integridad de ésta (art. 41 LM ).

ll)- Por el contrario, entiende el Tribunal que no procede la indemnización dineraria pedida en la demanda como daños y perjuicios a favor de la titular de las marcas registradas con fundamento en el Derecho marcario, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 43.5 LM y que lo único acogido en la presente sentencia son actos de oferta o publicidad en el catálogo litigioso de ciertos productos ilegítimos con las marcas en cuestión, pero no su venta o comercialización. Tampoco se puede estimar la indemnización pedida por la licenciataria exclusiva por daños y perjuicios y enriquecimiento injusto con base en el artículo 18.5º y 6º LCD porque, aparte de la ausencia de ventas al respecto, el amparo judicial que se otorga en la presente sentencia es, específicamente, por la legislación protectora de la propiedad industrial o marcas y no por las normas destinadas a regular el correcto funcionamiento concurrencial de los agentes que participan en el mercado, cuya complementariedad no desplaza, sustituye o duplica aquella protección específica conforme a sus leyes especiales (STS de 21/6 y 4/9/2006, 6/3/2007, 24/3, 20/5 y 15/12/2008 ), no obstante sus funciones y diferencias, en un caso en que el riesgo de confusión y el aprovechamiento de la notoriedad o reputación están subsumidos y ya han sido enjuiciados desde aquella otra óptica, no apreciándose motivos concretos a mayores que justifiquen otras consecuencias.

QUINTO.- Lo demás argumentado por las partes gira alrededor de lo ya tratado y no altera su resultado, siendo lo dicho suficiente para estimación parcial del recurso de apelación con el alcance explicado y en la misma medida de la demanda, lo que conlleva legalmente no hacer mención especial de las costas procesales de ambas instancias (arts. 394 y 398 LEC ).

Vistos los artículos citados y demás de pertinente y general aplicación:

Fallo

Que, con estimación parcial del recurso de apelación de las entidades THE WHITAKER CORPORATION y TYCO ELECTRONICS AMP ESPAÑA S.A., revocamos en parte la sentencia apelada, confirmándola en lo restante, en el sentido de estimar parcialmente su demanda contra la entidad demandada CECILIO HERRERO ANDRÉS S.L., con los siguientes pronunciamientos:

1) Se declara que la oferta por la sociedad demandada CECILIO HERRERO ANDRÉS S.L. en el catálogo litigioso SEGURYTEL de 2001 de productos ilegítimos distinguidos con las marcas AMP y AMP NETCONNECT infringe los derechos en exclusiva de las actoras derivados de la inscripción de las marcas españolas AMP nº 927.474 y AMP NETCONNECT nº 2.308.733.

2) Se condena a la demandada CECILIO HERRERO ANDRÉS S.L. a cesar, ya sea directamente o a través de terceros, en los indicados actos ilícitos.

3) Se condena a la nombrada demandada a retirar del tráfico económico el referido catálogo publicitario y a destruir sus ejemplares.

4) Se condena a la demandada a la publicación del Fallo de esta sentencia en un periódico de ámbito nacional.

5) Se desestiman las restantes pretensiones de la demanda sin mención especial de las costas en ambas instancias.

Así, por esta nuestra sentencia de apelación, de la que se llevará al Rollo un testimonio uniéndose el original al Libro de sentencias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos, en el lugar y fecha arriba indicados.

PUBLICACION.- Dada y pronunciada fue la anterior Sentencia por los Ilmos. Sres. Magistrados que la firman y leída por el/la Ilmo. Magistrado Ponente en el mismo día de su fecha, de lo que yo el/la Secretario certifico.