Sentencia CIVIL Nº 274/2021, Juzgados de lo Mercantil - Madrid, Sección 13, Rec 1527/2020 de 07 de Junio de 2021

Encabezamiento

JUZGADO DE LO MERCANTIL Nº 13 DE MADRID

C/ Gran Vía, 52 , Planta 2ª - 28013

Tfno: 917043516

Fax: 917031995

42020310

NIG: 28.079.00.2-2020/0173994

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 1527/2020

Materia: Marcas/Nombres comerciales

Clase reparto: DEMANDAS RELATIVAS A MARCAS

MBB20 914933104

Demandante:D./Dña. Jose Ángel

PROCURADOR D./Dña. FRANCISCO MONTALVO BARRAGAN

Demandado:D./Dña. Carlos Manuel

PROCURADOR D./Dña. AGUSTIN SANZ ARROYO

SENTENCIA Nº 274/2021

Magistrada que la dicta:BÁRBARA MARÍA CÓRDOBA ARDAO

Lugar:Madrid

Fecha:7 de junio de 2021

Antecedentes

PRIMERO.La presente causa tiene su origen en la demanda de juicio ordinario interpuesta por el procurador de los tribunales Don Francisco Montalvo Barragán, en representación de Don Jose Ángel contra Don Carlos Manuel por la que solicita se dicte sentencia estimatoria de sus pretensiones y se declare la nulidad absoluta de la marca española nº 3.664.977 'RR CONFITERÍA ORANJE RAMÓN ROMERO' o, subsidiariamente, su nulidad relativa por riesgo de confusión con su nombre comercial previamente registrado.

SEGUNDO.Admitida a trámite, se dio traslado de la misma a la parte demandada quien se opuso a su estimación.

TERCERO.La audiencia previa se celebró el día 26 de abril de 2021, a las 10:00 horas. Tras manifestar ambas partes que no había posibilidad de alcanzar ningún acuerdo, se afirmaron y ratificaron en sus respectivos escritos y solicitaron el recibimiento del pleito a prueba proponiendo la práctica de diferentes medios probatorios de los que únicamente fueron admitidos los siguientes:

A) Parte actora. Documental por reproducida y testifical de Doña Pilar.

B) Parte demandada. Documental por reproducida.

CUARTO. El juicio se celebró el día 2 de junio de 2021, a las 10:30 horas en el que se practicó la prueba admitida en la audiencia previa, con el resultado que consta recogido en soporte de grabación audiovisual. Finalizada la misma, se concedió la palabra a ambos letrados para informe final. Evacuado el requerimiento, quedaron los autos en poder del proveyente para dictar la oportuna sentencia conforme a derecho.

Fundamentos

PRIMERO. Términos en los que aparece planteada la controversia en esta instancia.

Sostiene la parte actora que es titular del nombre comercial nacional Nº 361.390 'pastelería ORANGE' + gráfico, registrado para la clase 30 ( café, té, cacao y sucedáneos del café; arroz; tapioca y sagú; harinas y preparaciones a base de cereales; pan, productos de pastelería y confitería; helados; azúcar, miel, jarabe de melaza; levadura, polvos de hornear; sal; mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo) y del nombre comercial nacional 379.769 'pastelería ORANGE' + gráfico para la clase 35 ( servicio de venta al por mayor y menor en comercio, y a través de redes internacionales de informática de productos de confitería y pastelería).

Los registró en el año 2015, con el consentimiento y autorización de sus suegros (Don Abilio y Doña Pilar) quienes habían venido explotando el negocio 'Pastelería ORANGE' desde 1982 al 2010, en el pueblo de Águilas (Murcia).

Este hecho era perfectamente conocido por el demandado al haberles alquilado a sus suegros (los Sres. Abilio- Pilar), el negocio de la pastelería Orange, durante los años 2010 al 2017, contrato de alquiler en el que se reconocía a favor del inquilino un derecho de opción de compra por valor de 35.000 euros. Si bien, en el año 2017, se resolvió de manera anticipada el contrato de alquiler, tras declararse la ruina del edificio en el que se ubicada la pastelería. A pesar de que las partes habían fijado en su día un precio por la opción de compra, el inquilino trató de renegociar el mismo sin que alcanzaran ningún acuerdo. Por tanto, resuelvo el contrato, el demandado no podía usar el signo 'Pastelería Orange'. Sin embargo, montó otra pastelería, a escasa distancia y la llamó 'Pastelería Oranje', informando a los clientes, que se trataba de un simple traslado del negocio a otra ubicación, enfrente de la plaza de Abastos, uso del signo que hizo sin autorización del titular del nombre comercial y sin pagarle cantidad por ello. Es más, prueba de la mala fe del demandado, es que registró incluso la marca nacional 3.664.977 'RR PASTELERÍA ORANJE RAMÓN ROMERO' a sabiendas de era similar al nombre comercial previamente registrado a favor del actor.

Por ello, solicita:

'Que se declare que la utilización del signo distintivo ORANJE por parte del demandado es un acto constitutivo de violación del nombre comercial nº. 361.390 'pastelería ORANGE' + gráfico, titularidad de mi representada.

Se declare la nulidad de la Marca Nacional nº 3.664.977 'RR CONFITERÍA ORANJE RAMÓN ROMERO' + gráfico, al haber sido solicitada de mala fe, ordenando su cancelación, en aplicación del artículo 2.2 de la Ley 17/2001, de Marcas (nulidad absoluta).

SUBSIDIARIAMENTE, por semejanza de los signos distintivos y la identidad en las actividades que designan a los productos o servicios para los que se solicita el registro de dichos signos distintivos, generando un riesgo de confusión en el público, conforme el art. 52.1 b) de la Ley de Marcas(nulidad relativa).

CONDENE:

1. Al demandado a estar y pasar por el procedimiento declarativo anterior.

2. A cesar en la utilización del signo distintivo ORANJE o cualquier otro signo distintivo que incluya la denominación ORANJE y con expresa prohibición de realizarlo en el futuro.

3. Al demandado a retirar del tráfico todo material publicitario, cartelería comercial o cualquier documento o soporte en el que se haya materializado la violación del derecho de marca de mi mandante.

4. Al demandado a cesar en la comercialización de productos y/o servicios bajo la citada denominación.

5. A que sea publicada la Sentencia, a costa de la parte demandada, mediante anuncios en dos periódicos de tirada local en la forma que el Juzgado determine

6.- A las demandadas a indemnizar a mi representado por los daños y perjuicios causados y que la conducta de los demandados le ha producido, conforme a lo preceptuado en los artículos 43.2 y 43.5 LM , desde que hubiese comenzado la violación del nombre comercial 'Pastelería ORANGE' por parte del demandado, hasta la fecha del cese efectivo respecto de la violación de derechos marcarios

Frente dicha demanda se alza la parte demandada.

Si bien reconoce haber sido el arrendatario del negocio denominado 'PASTELERÍA ORANGE' del 2010 al 2017, manifiesta que fue él quien le dio renombre y prestigio a la pastelería, habiendo obtenido varios premios por ello. Por tanto, no hay riesgo de confusión en los clientes acerca del origen empresarial al identificar la 'Pastelería Orange' con el Sr. Carlos Manuel.

En el año 2017, el contrato se resolvió de manera anticipada tras declarar las autoridades locales, la ruina del edificio, hecho del que los Sres. Abilio y Pilar no le habían informado en su día. De ahí que el demandado no aceptara el precio pactado en el 2015 para el ejercicio de la opción compra, iniciándose negociaciones para el traspaso del negocio y del nombre comercial 'Pastelería Orange' sin que llegaran a buen puerto.

Fue en ese momento en que el demandado decidió montar su propia pastelería y denominarla 'RR CONFITERIA ORANJE RAMON ROMERO', en la c/ San Juan, nº 1 de Águilas, signo que inscribió, a su nombre, en la Oficina Española de Patentes y Marcas, para la clase 35, el cual le fue concedido sin que se hubiera producido ninguna oposición.

Por tanto, niega que el registro marcario se hubiera producido de mala fe.

En cuanto a la acción subsidiaria, también se opone al no haber riesgo confusión para los consumidores.

Primero, porque el término 'Orange' es un vocablo genérico que hace referencia a una fruta que se emplea en pastelería y al color naranja, siendo muchas las marcas que llevan ese elemento denominativo.

Segundo, porque va acompañado de su nombre y apellidos completos y siglas, por lo que no existe confusión en cuanto al origen empresarial.

Subsidiariamente, se opone al quantum indemnizatorio al no acreditar la actora la realidad de los daños.

SEGUNDO. Nulidad absoluta del registro marcario por mala fe del titular de la marca.

La pretensión principal que se ventila en este procedimiento es una acción de nulidad de un registro marcario por mala fe del titular a tiempo de la solicitud, la cual se encuentra regulada en el artículo 51.1 letra b) de la ley de marcas, en su nueva redacción dada por el art. 1.27 del Real Decreto-Ley 23/2018, de 21 de diciembre, en vigor desde el 14 de enero de 2019, a cuyo tenor:

'El registro de la marca podrá declararse nulo mediante solicitud presentada ante la Oficina Española de Patentes y Marcas o mediante demanda reconvencional en una acción por violación de marca cuando, al presentar la solicitud de marca, el solicitante hubiera actuado de mala fe'.

Dicho precepto resulta aplicable al presente caso, conforme a la DT única, número 2 del RDL 23/2018, al tratarse de un signo registrado durante la vigencia de la norma anterior pero la demanda se ha interpuesto después de su entrada en vigor (14/1/2019). Ahora bien, al no adquirido todavía competencia la Oficina Española de Patentes y Marcas para declarar la nulidad de una marca, de momento, este tribunal goza de plena competencia para conocer de la presente acción de nulidad, de acuerdo con lo previsto en el Título XII de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes, y de conformidad con las disposiciones sustantivas previstas en el título VI de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas de acuerdo con lo previsto en el Título XII de la Ley 24/2015, de 24 de patentes, y el titulo VI de la ley 17/2001, de 7 de diciembre, de marcas.

Por otro parte, en la medida en que el art. 51.1 letra b) de la LM apenas sufre modificación en su redacción (salvo en lo relativo a la competencia de la OEPM que ya hemos concluido que todavía no está en vigor), resulta plenamente aplicable toda la jurisprudencia anterior relativa a la prueba de uso de la marca por quien reivindica su titularidad a pesar de no estar registrada en España, en todo lo relativo al concepto y requisitos de la mala fe del titular registral y que esa mala fe debe analizarse en el momento de la solicitud, no a posteriori.

A) Sobre el concepto y requisitos de la mala fe:

La STJUE de 11 de junio de 2009 , asunto 'Lindt' (C-529/07 ), indicó los requisitos para apreciar mala fe en el solicitante. En este sentido, la resolución indicaba lo siguiente:

'Para apreciar la existencia de la mala fe del solicitante en el sentido del artículo 51, apartado 1, letra b), del reglamento no 40/94 , el órgano jurisdiccional nacional debe tener en cuenta todos los factores pertinentes propios del caso de autos y que existían en el momento de presentar la solicitud de registro de un signo como marca comunitaria, y, en particular:

- el hecho de que el solicitante sabe, o debe saber, que un tercero utiliza, en al menos un estado miembro, un signo idéntico o similar para un producto idéntico o similar que puede dar lugar a confusión con el signo cuyo registro se solicita;

- la intención del solicitante de impedir que dicho tercero continúe utilizando tan signo, así como

- el grado de protección jurídica del que gozan el signo del tercero y el signo cuyo registro se solicita'.

A estos elementos habría que añadir otro como sería el hecho de que el demandado se haya querido aprovechar del prestigio del signo usado por la actora del procedimiento, dato que resultaría de lo establecido en la STS de 414/2011, de 22 de junio y recogido también en la STS 22/2012, de 7 de febrero del TS. En estas sentencias se expone como una de las manifestaciones típicas de la actuación de mala fe,en este ámbito, 'la que tiene lugar cuando se intenta, mediante el registro de una marca, aparentar una inexistente conexión entre los productos o servicios que está destinada a identificar y los de un tercero distinguidos con otra conocida, buscando, con una aproximación entre los signos, obtener el favor de los consumidores con el aprovechamiento de la reputación o ventajas ganada por uno de ellos'.

Por supuesto, la mala fe debe ser valorada en el momento de la solicitud, sin que los avatares o circunstancias posteriores puedan ser tenidas en cuenta a la hora de valorar aquélla.

B) Sobre la prueba de uso o carácter notorio de la marca:

Conviene recordar que con el registro de la marca, se adquiere su titularidad y da derecho a utilizarla en exclusiva en el mercado para identificar a los productos y servicios para los que se ha protegido. Ahora bien, ese monopolio decae cuando el actor demuestra que el registro de la marca se llevó a cabo de mala fe por parte de quien figura como titular del signo, pues conocía que éste pertenecía a otra persona y la registra para expulsarle del mercado o para sacar rédito económico.

Ahora bien, quien sostenga que él es el legítimo titular de esa marca no registrada, lo primero que deberá probar es que la usó en nuestro país o en una país de la UE , con fines comerciales y con cierta intensidad o que se trata de una marca notoria o de reconocido prestigio a nivel internacional, de tal manera que, aunque no se vendiera ese producto o servicio en España, se trataba de un signo de renombre, circunstancia de la que se quiere aprovechar el titular registral de la marca, bien para expulsar a su competidor del mercado, bien para obtener ventaja económica (al respecto, cabe citar AAP de Barcelona, sección 15ª, de 24 de enero de 2020 sobre la marca 'SUPREME'). Dicha protección reforzada será igualmente aplicable a los nombres comerciales renombrados.

Hasta hace poco, la prueba relativa al uso de la marca en nuestro país, era relativamente sencillo pues al basarse principalmente las relaciones comerciales en un comercio minorista, le bastaba al actor con acreditar el número de tiendas abiertas en España, volumen de ventas o cifra de negocio, publicidad, grado de difusión, conocimiento entre el público destinatario de esos productos o servicios, etc.

Sin embargo, en los últimos años, estamos asistiendo a un cambio veloz en los hábitos de consumo de la población, con una irrupción del comercio electrónico lo que comporta que se puedan comprar desde España, productos a una empresa alemana, por ejemplo, que seguramente no tenga ni siquiera abiertas tiendas físicas en nuestro país ni fábricas lo cual nos obliga a valorar otros parámetros para verificar si efectivamente, el actor usa o no esa marca en nuestro país. Las pocas sentencias que han tenido la oportunidad de valorar la prueba de uso de una marca por Internet coinciden en señalar que por el simple hecho de que ese signo figure en las redes, no es suficiente para acreditar que ese signo se usa en España y con fines comerciales, sino que debe acreditarse algo más, como número de visualizaciones o descargas en el territorio español, volumen de ventas en España, distribución geográfica, etc. pues son los que nos permitirán concluir si hay o no uso a los efectos del art. 8 y 34 de la LM. A tal efecto cabe citar, por ejemplo, la SAP de Barcelona, sección 15, de 2 de abril de 2019, sobre la marca nacional denominativa 'ANNTAYLOR', la SJM nº 9 de Barcelona, de 10 de abril de 2019, 'caso AIWA' o la SJM nº 2 de Barcelona, de 17 de octubre de 2017, sobre la marca 'MI PRIMER CLARO'.

TERCERO. Hechos probados en esta instancia.

1.- De la declaración testifical de Doña Pilar como del documento 3 de la demanda, resulta acreditado que, en fecha 30 de marzo de 1982, los cónyuges Don Abilio y la propia Sra. Pilar obtuvieron la licencia municipal de actividad, para la explotación de un negocio de pastelería en la calle Floridablanca, nº 11-13, en el municipio de Águilas (Murcia), el cual decidieron denominar 'PASTELERÍA ORANGE'.

2.- El matrimonio se dedicó a regentar ese negocio durante más 35 años, habiendo cosechado, durante ese tiempo, buenas críticas y opiniones del público en general (doc. 24 de la demanda).

3.- En el año 2010, le diagnosticaron al Sr. Abilio una grave enfermedad la cual le impedía seguir trabajando (docs. 5 y 7 de la demanda).

4.- Don Carlos Manuel les ofreció entonces seguir explotando el negocio en régimen de alquiler, a cambio de un precio.

Tras las pertinentes negociaciones, ambas partes alcanzaron un acuerdo en el año 2010 por el cual, el matrimonio arrendaba al Sr. Carlos Manuel la Pasteleria Orange, durante cinco años, a cambio del cobro de la cantidad de 50.000 euros, con un derecho de opción de compra al finalizar los mismos.

En virtud de ese contrato, el demandado podía mantener el mismo nombre comercial, junto con la maquinaria, mobiliario y todos los útiles necesarios (doc. 8 de la demanda y hechos probados expuestos en el auto de fecha 15 de marzo de 2020, dictado por el juzgado de instrucción número 1 de Lorca).

5.- En el año 2015, las partes acordaron una novación de ese contrato por un periodo de 4 años más, rebajándose el precio de la opción de compra a 35.000 euros.

Si bien, en la cláusula sexta del referido contrato, las partes incluyeron expresamente que para el caso de que el edificio fuera declarado en situación de ruina por las autoridades locales, el Sr. Carlos Manuel quedaría legitimado para ejercitar el derecho de opción de compra de forma anticipada (doc. 9 de la demanda). Por tanto, ello prueba que el Sr. Carlos Manuel sí que conocía la situación del inmueble, tal como confirmó la testigo y en contra de lo que se afirma en el escrito de contestación.

6.- El 17 de septiembre de 2015, el Sr. Abilio y la Sra. Pilar permitieron a su yerno Don Jose Ángel, registrar el nombre comercial de PASTELERÍA ORANGE el cual le fue concedido. Así, de los documentos 10 y 12 de la demanda, Don Jose Ángel es titular del nombre comercial nº 361.390 'PASTELERÍA ORANGE' + gráfico, registrado para la clase nº 30 y el nombre comercial nº 379.769 'PASTELERÍA ORANGE' + gráfico, registrado para la clase nº 35.

7.- La falta de conservación del edificio de la calle Floridablanca nº 11-13, llevó a las autoridades locales, en el año 2017, a declarar al mismo en situación de ruina, lo que comportó el cierre anticipado del negocio.

8.- En ese momento, el Sr. Carlos Manuel trató de negociar el precio de la opción de compra en su día pactado para el traspaso del negocio y del nombre comercial, negociaciones que, sin embargo, no llegaron a buen puerto. Por tanto, a partir de ese momento, el Sr. Carlos Manuel tenía que cesar en el uso del signo 'Pastelería Orange' al no contar con la autorización del titular del signo registrado.

9.- Sin embargo, lo que hizo el Sr. Carlos Manuel fue abrir otra pastelería, en el mismo municipio de Águilas, a escasa distancia de la anterior, y denominarla 'Pastelería-Cafetería Oranje', a sin autorización del actor y sin pagarle cantidad alguna. Este hecho también se declara probado en el auto de fecha 15 de marzo de 2020, dictado por el Juzgado de Instrucción número 1 de Lorca.

10.- Asimismo, para publicitar la apertura de su nuevo negocio y llevarse toda la clientela, el Sr. Carlos Manuel colocó un cartel, en el edificio colindante al de la calle Floridablanca 13, con el siguiente contenido: '

'Nos hemos trasladado, ven y descubre la nueva Pastelería cafetería Oranje, Carlos Manuel, enfrente de la plaza de Abastos'(docs. 14 y 15).

11.- En fecha 9 de mayo de 2017, el Sr. Carlos Manuel solicitó a la Oficina Española de Patentes y Marcas, el registro de la marca mixta 'RR PASTELERÍA ORANJE RAMÓN ROMERO', para los productos y servicios de la clase 35, esto es, servicios de venta al por menor y mayor de productos de confitería y pastelería, la cual le fue concedida en fecha 11 de octubre de 2017, quedando registrada con el número M3664977(5) (doc. 26 de la demanda).

12.- Desde el año 2017 hasta la actualidad, el Sr. Carlos Manuel ha venido explotando su negocio con el nombre comercial de 'Pastelería Oranje', tal como se observa en los carteles y anuncios publicitarios (docs. 16, 17, 18, 20, 21).

13.- El cambio de la 'g' por la 'j' en el signo, no ha hecho que los clientes dejen de percibir a 'Pastelería Oranje', con 'j', como sucesora de la antigua 'Pastelería Orange', con 'g', tal como se puede observar en las valoraciones que los clientes han venido colgando en las redes sociales, así como en los encargos realizados directamente en la web de 'Pastelería Orange', a pesar de tener ésta cerrado su negocio (docs. 23 a 25).

14.- A pesar delos requerimientos extrajudiciales, el demandado sea negado a cesar en el uso del signo 'Pastelería Oranje', siendo éste el motivo de la presente reclamación (doc. 22).

CUARTO. Valoración de este juzgador

Del anterior relato de hechos probados, tengo por acreditado que cuanto el Sr. Carlos Manuel solicitó el registró de la marca 'RR PASTELERÍA ORANJE RAMÓN ROMERO', actuó con mala fe, con el fin de apropiarse de un signo ajeno y evitar tener que pagar cantidad alguna por ello. Tal conclusión se alcanza después de los siguientes razonamientos:

Primero, que los Sres. Abilio llevaban más de 35 años explotando una pastelería denominada 'pastelería Orange', en el municipio de Águilas, se acredita con la obtención de la correspondiente licencia municipal de actividad y la testifical de la propia Sra. Pilar.

Segundo, Águilas es un pequeño municipio, en el que, con casi total seguridad, se deben conocer gran parte de los vecinos, lo cual intuyo del hecho de que fue el propio Sr. Carlos Manuel quien, en el año 2010, les ofreció a los actores la posibilidad de alquilar su negocio, seguramente, tras ser informado de los graves problemas de salud que tenía el Sr. Abilio, (según la testigo Sra. Pilar, cuya declaración fue totalmente creíble, al no haber incurrido en contradicciones).

Tercero. De la lectura del contrato firmado en el 2010 y su novación en el 2015, se infiere que el demandado era plenamente consciente que el nombre comercial 'pastelería Orange' pertenecía al matrimonio, y que, en el 2015, su yerno lo registró como nombre comercial, tal como reconoció el propio Sr. Carlos Manuel, en el procedimiento de diligencias penales, tal como consta en el auto de 20 de marzo de 2020, dictado por el Juzgado de Instrucción nº 1 de Lorca.

Cuarto. En ese contrato, las partes habían fijado ya un precio para el ejercicio de la opción de compra en la que se incluía el nombre comercial por importe de 35.000 euros.

Si bien, en el año 2017, el contrato de alquiler se tuvo que resolver de forma anticipada, tras declarar las autoridades municipales la ruina del edificio.

El Sr. Carlos Manuel intentó renegociar a la baja el traspaso del negocio y del signo. Tras fracasar las negociaciones, lo que hizo el demandado fue abrir un nuevo negocio de pastelería y llevarse todo el fondo de comercio de la 'Pastelería Orange'.

Para ello, solicitó el registro de la marca 'RR CONFITERÍA ORANJE RAMÓN ROMERO', introduciendo pequeñas variaciones, como el cambio de la 'g' por 'j', y añadiendo su nombre o siglas, con el fin de que no se pudiera decir que era el mismo signo. Sin embargo, la similitud es tal que generó confusión en los clientes en cuanto al origen empresarial de ese negocio nuevo. De hecho, el propio demandado contribuyó a aumentar esa confusión al colocar un cartel, en el edificio aledaño al de La calle Floridablanca nº 13, informando a los clientes que el negocio 'se trasladaba' a otro local, donde les seguirían atendiendo.

El demandado, consciente de esta actuación, trató de justificarse indicando que los propietarios no le habían informado del estado de ruina del edificio y que el negocio de la 'Pastelería Orange' fue exitoso gracias a él, argumentos que deben ser desestimados.

En cuanto al primero, porque en la cláusula sexta del contrato de 2015, se informó expresamente de la posibilidad de que el edificio fuera declarado en ruina, hecho que legitimaría al arrendatario, para ejercitar el derecho de opción de compra antes del plazo de los 4 años.

Es más, aunque hubiera sucedido lo que manifiesta el demandado, ello habría dar lugar a una reclamación de daños y perjuicios, pero no el derecho a apropiarse sin más, del signo ajeno.

En relación al segundo, que el negocio fuera rentable durante los 7 años que duró la explotación del negocio de la pastelería Orange por el demandado, tampoco justifica que se pueda apropiar del signo ajeno, siendo decisión del titular el explotarlo por sí mismo o a través de un tercero, a cambio de una renta o merced.

Por tanto, resuelto el contrato, el arrendatario venía obligado a cesar en el uso del signo, sin que sea admisible que se atribuya su titularidad por el hecho de haber podido disfrutar, durante 7 años, de los derechos económicos asociados a su explotación.

Sexto, prueba de que el demandado sabía que ese signo es un activo inmaterial y con valor económico, es que trató de negociar su compra con la propiedad, si bien, como no le aceptaron las condiciones ofrecidas, decidió actuar por la vía de los hechos consumados, idear un signo similar al anterior pero introduciendo pequeñas modificaciones que, de cara a los clientes, éstos pensaran que se trataba del mismo negocio y, de cara al actor, que no le pudiera demandar por infracción de sus derechos marcarios.

a) Así, estamos ante dos signos prácticamente similares en los que el elemento predominante es el vocablo 'Orange' u 'Oranje'. El hecho de que uno se escriba con 'g' y el otro con 'j' es irrelevante pues fonéticamente, suenan igual y, desde el punto de vista gramatical, en la medida en que, hoy en día, los nombres propios se pueden escribir con 'g' o con 'j', tampoco s un elemento diferenciador para un consumidor medio, prueba de ello son los comentarios colgados por varios clientes, en las redes sociales de 'Pastelería Oranje' para darse cuenta que utilizan indistintamente el término 'Orange' con g o con j, para identificar la pasteleria del demandado, lo que denota la absoluta confusión en cuanto al origen empresarial de ambos negocios.

b) Por otro lado, cierto es que el término 'Orange' significa 'naranja' en inglés y que hace referencia a una fruta o a un color, fruta que se suele utilizar en repostería. A pesar de ello, no podemos considerar que estemos ante un término genérico y, como tal, no susceptible de ser registrado como nombre comercial, pues es un vocablo que se emplea para definir un negocio o establecimiento y no al producto en sí, por lo que sí que aporta distintividad y diferenciación frente a otros competidores.

En este mismo sentido, se pronunció el TS en su sentencia sobre la marca 'La Sepia', para identificar a un restaurante. Concretamente, en palabras de nuestro Alto Tribunal, sentencia de 2 de junio de 2010:

'La conclusión resulta evidente: el signo denominativo 'La Sepia' tiene originariamente fuerza identificadora del origen empresarial de unos servicios de restauración, aunque no la tenga para determinada clase de productos y aunque estos constituyan uno de los objetos de la actividad comercial a que su titular se dedique.

Tal es así que si el propio demandado utiliza el Término 'Pastelería Oranje', tal como se observa en los carteles y anuncios publicitarios, es porque estamos ante un signo distinto por lo que va ahora en contra de sus propios actos al afirmar lo contrario.

c) El hecho de que existan otros signos marcarios que lleven el vocablo Oranje, no comporta, sin más, que la demanda deba ser desestimada pues el juicio de confundibilidad y la mala fe en el registro, debe realizarse atendiendo a las circunstancias concurrentes.

d) El demandado también emplea 'Oranje' en letras con contorno y relleno, en color naranja, al igual que el nombre comercial del actor, generando la confusión de que se trata del mismo negocio. Hasta el punto que los clientes siguen haciendo pedidos en la web de 'Pastelería Orange' pensando que es lo mismo que 'Oranje'.

e) Por último, aunque no por ello menos importante, cierto es que ni el actor ni los Sres. Abilio- Pilar han explotado el negocio desde el 2017, aunque no por ello significa que la demanda deba ser desestimada, pues el titular del signo dispone de 5 años para explotarlo, por sí o por un tercero. De hecho, el demandado, con su conducta, lo que está justamente haciendo es impedir al actor, negociar cualquier traspaso del negocio y del signo a un tercero, ante el riesgo de confusión de los clientes y la posible contienda judicial.

Es más, la mala fe del demandado fue también apreciada por el propio magistrado titular del juzgado de primera instancia e instrucción nº 1 de Lorca, en su auto de sobreseimiento de las diligencias penales, de fecha 20 de marzo de 2020, en el que hizo constar lo siguiente:

'No cabe duda que el concurriría el elemento culposo puesto que la actuación del Sr. Carlos Manuel evidencia que actuaba con conocimiento no sólo de la existencia previa del nombre comercial 'pastelería Orange', bajo el que había trabajado durante cinco años, sino de encontrarse este protegido por su inscripción, así lo manifestó el mismo en su declaración (...).

Por todo lo anteriormente dispuesto, estimo la acción principal, y por ello declaro la nulidad de la marca nacional nº 3.664.977 'RR CONFITERÍA ORANJE RAMÓN ROMERO' + gráfico, al haber sido solicitada de mala fe, ordenando su cancelación, en aplicación del artículo 2.2 de la Ley 17/2001, de Marcas (nulidad absoluta).

En consecuencia, al tener dicho pronunciamiento efectos ex tunc, declaro que la utilización del signo distintivo ORANJE por parte del demandado es un acto constitutivo de violación del nombre comercial nº. 361.390 'pastelería ORANGE' + gráfico, titularidad del actor.

Acreditada la infracción, al amparo de lo dispuesto en el art. 34 y 40 de la LM, procede ordenar a la parte demandada a que:

a) Cese en su conducta infractora, a retirar del mercado todos los productos con el signo distintivo 'Oranje' o cualquier otro signo distintivo que incluya la denominación ORANJE y con expresa prohibición de realizarlo en el futuro.

b) Retire del tráfico todo material publicitario, cartelería comercial o cualquier documento o soporte en el que se haya materializado la violación del derecho de marca de mi mandante.

c) Cese en la comercialización de productos y/o servicios de la clase 30 o 35, bajo la citada denominación.

QUINTO. Daños y perjuicios

Solicita el actor la condena del demandado, al pago del 1% de la cifra de negocio obtenida desde el inicio de la actividad de su negocio hasta el cese efectivo de la infracción, lo que se determinará en ejecución de sentencia.

A dicha pretensión se opone la demandada al no acreditar la actora, la realidad del daño.

Pues bien, el artículo 43.5º de la Ley de Marcas dispone lo siguiente:

'El titular de la marca cuya violación hubiera sido declarada judicialmente tendrá, en todo caso y sin necesidad de prueba alguna, derecho a percibir en concepto de indemnización de daños y perjuicios el 1 por ciento de la cifra de negocios realizada por el infractor con los productos o servicios ilícitamente marcados. El titular de la marca podrá exigir, además, una indemnización mayor si prueba que la violación de su marca le ocasionó daños o perjuicios superiores, de acuerdo con lo dispuesto en los apartados anteriores.'

Dicho precepto generó una duda interpretativa de si, acreditada la infracción marcaria, siempre comporta la condena al pago de los daños y perjuicios del 1% de la cifra de negocio cuando así lo solicitase el actor, o, por el contrario, si era necesario que el actor justificase la existencia de daños, en cuyo caso, lo que sí no se le exigiría acreditar el quántum.

La sección 15ª de la AP de Barcelona, en sentencia de 14 de diciembre de 2016, se hizo eco de ese debate doctrinal, hasta el punto que contó con un voto particular al respecto. Concretamente, decía la citada sentencia:

'29. Recodemos que Al entender de la mayoría (en este punto concreto existe un voto discrepante) y tal y como alega la actora, la declaración de la existencia de infracción determina necesariamente y sin necesidad de prueba una indemnización a favor del perjudicado en la cantidad que señala el precepto (el 1% de la cifra de negocio). Sólo si se reclaman daños y perjuicios en cuantía superior, el demandante deberá acreditarlos fehacientemente.

29. En distintas ocasiones nos hemos hecho eco de esa interpretación (SS de 29 de junio de 2015, ECLI: ES:APB: 2015/5504 y de 12 de enero de 2016 ECLI: ES:APB:2016/518, en línea con la doctrina del Tribunal Supremo). De este modo, la Sentencia del TS de 9 diciembre de 2010 analiza dicho precepto en los siguientes términos:

'La acción de indemnización de daños y perjuicios se configura por la Ley de Marcas 17/2001, de 7 de diciembre, como una de las acciones por violación del derecho de marca en los artículos 41, b ), 42 (que señala los presupuestos) y 43 que regula el cálculo de indemnización y cuyos apartados 1 y 2 han sido modificados por la Ley 10/2006, de 5 de junio . En el apartado 2 del art. 43 se establecía en el texto original la forma de fijar las ganancias dejadas de obtener (que en el nuevo texto del 2006 pasa a ser forma de 'fijar la indemnización de daños y perjuicios') tomando en cuenta tres criterios, entre los que puede elegir el perjudicado: beneficios que habría obtenido el titular; beneficios obtenidos por el infractor; regalía hipotética (precio de la licencia). Bajo la Ley de Marcas de 1.988 el criterio predominante en la doctrina jurisprudencial en la materia era similar al que se seguía con carácter general en sede de indemnización de daños, de modo que la existencia y cuantía de los daños y perjuicios debía ser probada por el interesado, con posibilidad de aplicación puntual de la doctrina 'in re ipsa'. El legislador del 2001 viene a recoger sustancialmente la postura de la jurisprudencia con el matiz consistente en presumir 'en todo caso' la existencia de una daño aunque limitado a un porcentaje que se fija en relación con la cifra de negocios realizada por el infractor con los productos ilícitamente marcados ( art. 43.5 LM ). Se trata de un canon mínimo que rige 'ope legis', y se impone al infractor 'en todo caso y sin necesidad de prueba alguna'. La inclusión en la nueva normativa de 2001 consolida la idea de que la violación de la marca conlleva siempre algún daño, obviando la dificultad que acarrea la exigencia de prueba y la incertidumbre que supone supeditar totalmente la indemnización a la aplicación de la doctrina 'in re ipsa'.

Se podrá discrepar razonablemente acerca de si cabe la aplicación del art. 43.5 LM cuando la demanda omitió toda petición de indemnización de daños y perjuicios, pero no resulta discutible su concesión cuando hay tal petición. El precepto claramente habla de 'en todo caso' y de la posibilidad de exigir, además, una indemnización mayor de acuerdo con lo dispuesto en los apartados anteriores, si bien la indemnización mayor a diferencia de la mínima requiere la prueba adecuada en relación con el concepto elegido.

Por consiguiente, nos hallamos ante una indemnización que opera automáticamente y cuya petición se encuentra implícita en la de indemnización de daños y perjuicios, y que, sin necesidad de elección alguna del perjudicado, se calcula en el porcentaje del 1 por ciento en relación con la cifra de negocios realizada por el infractor con los productos ilícitamente marcados.

De lo expuesto se deduce que la sentencia recurrida no infringe los arts. 216 (sobre principio de rogación) y 218.1 (sobre incongruencia), ambos de la LEC. En el cuerpo del motivo se cita también como infringido el art. 219LEC, pero la alegación es anómala por cuanto debió efectuarse en motivo independiente, si bien, en cualquier caso, debe señalarse que la sentencia recurrida no conculca dicho precepto porque en modo alguno remite la cuantificación de la indemnización a ejecución de sentencia, y por otro lado nada obsta a hacer aquí la declaración y que la operación de liquidación del perjuicio declarado como cierto pueda tener lugar en un proceso ulterior, como ya entendió esta Sala en Sentencias de 10 de febrero y 2 de marzo de 2.009, números 49 y 95 respectivamente.'

Sin embargo, no fue éste el criterio que adoptó el TS en su sentencia de 3 de octubre de 2019, la cual revoca la referida sentencia de la sección 15ª de la AP de Barcelona, y concluye, acogiendo el sentir del voto particular, que por el hecho de que haya infracción, no significa siempre y en todo caso que deba concederse el 1% en concepto de daños y perjuicios si queda acreditado que no hubo daños.

'Aunque esta regla acentúa la objetivación de la compensación económica, no por ello puede interpretarse en el sentido de que se tenga derecho a una indemnización incluso en los casos en que se haya constatado que la infracción no pudo ocasionar 'perjuicio' alguno al titular de la marca. Exige como presupuesto previo la existencia del 'perjuicio', con independencia de su entidad. Como se ha apuntado en la doctrina, esta regla no altera la naturaleza resarcitoria de la acción de indemnización de daños y perjuicios, que presupone la existencia de estos. No introduce una suerte de sanción por la infracción, en beneficio del titular de la marca infringida, sino que la ratio de la norma es facilitar la cuantificación de la indemnización: en todo caso el 1% de la cifra de negocios realizada por el infractor con los productos o servicios ilícitamente marcados. De hecho, esta regla, que cifra en todo caso la indemnización en el 1% de la cifra de negocio [sin perjuicio de que el titular de la marca pueda exigir una indemnización mayor si prueba que la violación de su marca le ocasionó daños o perjuicios superiores], está relacionada con el criterio de cuantificación de la letra a) del art. 43.2 LM , pues facilita el cálculo del beneficio económico obtenido por el infractor con la violación de la marca'.

Aplicando la anterior jurisprudencia al caso de autos, procede este jugador tiene por acreditado que la infracción sí que comportó un daño al actor, al menos, como lucro cesante, al haberse apropiado el demandado del signo titularidad del actor, para llevarse toda su clientela, sin pagar cantidad alguna por ello. Asimismo, la actuación del demandado ha impedido a los actores negociar con cualquier tercero, el traspaso del negocio o la venta de nombre comercial ante el evidente riesgo de confusión y contienda judicial, no siendo la situación más idónea para cualquier persona que pudiera estar interesada en la adquisición de un negocio, decida hacer una inversión.

Dicha cuantificación se realizará en ejecución de sentencia, conforme a lo dispuesto en el art, 74.5 de la LM y art. 219 de la LEC.

Cierto es que aquél precepto está previsto en el título VII de la Ley de Patentes y no en el título XII, que es el aplicable, por analogía, a los procedimientos marcarios. Ahora bien, qué duda cabe que el principio que justifica el art. 74.5 LP es el mismo que en el procedimiento marcario, consistente en centrar el procedimiento declarativo en la existencia o no de infracción y dejar, para ejecución de sentencia, la cuantificación de esos daños y perjuicios, siguiendo reglas o parámetros fijados en la sentencia. De hecho, el art. 74.5 de la LP no hace sino recoger la jurisprudencia del TS, aplicable a todos los procesos de propiedad industrial. De esta manera se agiliza el pleito, al centrarse la litis en la infracción y se evita que el demandado tenga que entregar al actor, toda una batería de documentación contable, que es especialmente sensible, cuando a lo mejor, la sentencia acaba declarando que no hubo infracción marcaria.

Por lo expuesto, estimo también dicha pretensión indemnizatoria.

SEXTO. Publicidad de la sentencia.

Tal como tiene resuelto de forma reiterada la sección 15ª Audiencia Provincial de Barcelona, por ejemplo, en su sentencia de 16 de febrero de 2004, para estimar dicha acción, no basta con que el actor la pida a costa del infractor, sino que: ' se requiere la apreciación de un interés digno de tutela, ya sea como medio de resarcimiento específico o in natura. Por tanto, no debe acordarse esta medida extraordinaria con criterio sancionador y menos aún como una consecuencia inevitable e inescindible de la apreciación de la infracción. Debe estimarse como proporcionada, atendiendo a las circunstancias concurrentes. Solo procederá su aplicación como instrumento de remoción de los efectos de un acto infractor del derecho de exclusiva, cuando el interés de la publicación haya quedado justificado, así cuando el conflicto se ha visto reflejado en medios de comunicación, incluso sectoriales, no apreciándose tal interés cuando en el contexto fáctico que ha motivado el litigio no resulta probada, una disminución del valor del derecho subjetivo, o no resulta perjudicada la imagen del producto de la actora. En ningún caso debe imponerse esta medida como 'escarmiento', reservada fundamentalmente para situaciones donde resulta necesario reparar la mala imagen causada con la infracción o paliar los efectos perniciosos derivados del uso indebido, que justifique dar a conocer a los consumidores la sentencia de que se trate'.

En el caso de autos, habida cuenta la alta difusión que le dio el demandado a su pastelería, tanto en carteles publicitarios como en medios de comunicación para el público en general y redes sociales, considero que pedir la publicación de un extracto de la sentencia en dos periódicos de tirada local, tanto en su versión escrita como digital, es una medida totalmente razonable y proporcional a la gravedad de los hechos, tal como exige la SAP de Madrid, sección 28, de 10 de junio de 2020 (ROJ:SAP M 9922/2020).

Tal publicación se hará a costa del demandado.

Por último, indicar que el presente pronunciamiento no tiene tanto un efecto sancionador como resarcitorio, para proteger a los posibles consumidores y clientes, disipando así cualquier atisbo de duda acerca del origen empresarial de la 'Pastelería Oranje'.

SÉPTIMO. Costas

Conforme a lo previsto en el Art. 394LEC, procede condenar en costas a la parte demandada, al haber sido estimada íntegramente la demanda, no existiendo dudas de hecho o de derecho que justifiquen el apartarse, en este caso, del principio de vencimiento objetivo.

Vistos los preceptos indicados y demás de general y pertinente aplicación,

Fallo

Que debo estimar y ESTIMOíntegramentela demanda interpuesta Don Jose Ángel contra Don Carlos Manuel, con condena en costas a la parte demandada.

Por esta razón:

1.- Declaro que la utilización del signo distintivo ORANJE por parte del demandado es un acto constitutivo de violación del nombre comercial nº. 361.390 'pastelería ORANGE' + gráfico, titularidad de mi representada.

2.- Declaro la nulidad de la Marca Nacional nº 3.664.977 'RR CONFITERÍA ORANJE RAMÓN ROMERO' + gráfico, al haber sido solicitada de mala fe, ordenando su cancelación, en aplicación del artículo 2.2 de la Ley 17/2001, de Marcas (nulidad absoluta).

CONDENO:

1. Al demandado a estar y pasar por el procedimiento declarativo anterior.

2. A cesar en la utilización del signo distintivo ORANJE o cualquier otro signo distintivo que incluya la denominación ORANJE y con expresa prohibición de realizarlo en el futuro.

3. A retirar del tráfico todo material publicitario, cartelería comercial o cualquier documento o soporte en el que se haya materializado la violación del derecho de marca del actor.

4. A cesar en la comercialización de productos y/o servicios bajo la citada denominación.

5. A que sea publicada la Sentencia, a costa de la parte demandada, mediante anuncios en dos periódicos de tirada local, tanto en soporte papel como digital.

6.- A indemnizar al actor por los daños y perjuicios causados, a razón del 1% de la cifra de negocios obtenidos desde el inicio de la actividad de la Pastelería Oranje hasta el cese de la conducta infractora, lo cual se determinará en ejecución de sentencia.

Remítase atento oficio a la Oficina Española de Patentes y Marcas para que proceda a anular totalmente, el registro de la referida marca y a publicarlo en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial.

Notifíquese la presente sentencia a las partes haciéndoles saber que la misma no es firme y el modo de su impugnación.

MODO DE IMPUGNACIÓN:Contra esta sentencia cabe interponer ante este juzgado y en el plazo de veinte días, RECURSO DE APELACIÓN del que conocerá la sección 28ª de la Audiencia Provincial de Madrid ( artículo 455 LEC).

Asimismo, de conformidad con lo establecido en la DA 15ª de la LOPJ, en su redacción dada por la LO 1/2009, de 3 de noviembre, se indica a las partes que, salvo que tengan reconocido el derecho al beneficio de justicia gratuita ( Art. 6.5 Ley 1/06, de 10 de enero, y punto 7º de la instrucción 8/2009, de la secretaría de Estado de Justicia), será requisito indispensable para la admisión a trámite del recurso de apelación, la constitución de un depósito previo de 50 EUROS en la Cuenta de Consignaciones y depósitos de este Juzgado mediante ingreso o transferencia bancaria así como el pago de la correspondiente tasa judicial estatal.

Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando en primera instancia, la pronuncio, mando y firmo.