Sentencia Civil Nº 276/2009, Audiencia Provincial de Tarragona, Sección 1, Rec 352/2008 de 18 de Septiembre de 2009

Encabezamiento

ROLLO NUM. 352/2008

ORDINARIO NUM. 259/2006

MERCANTIL 1 TARRAGONA

S E N T E N C I A NUM.

ILTMOS. SRES.:

PRESIDENTE

D. Antonio Carril Pan

MAGISTRADOS

Dª Mª Pilar Aguilar Vallino

D. Manuel Galán Sánchez

En Tarragona a veintidós de julio de dos mil nueve.

Visto ante la Sección 1ª de esta Audiencia Provincial el recurso de apelación interpuesto de una parte, por las demandadas La Cartuja de Sevilla, S.A. y La Cartuja Suministros de Hostelería S.L. representadas por el Procurador Sr. Farré Lerín y asistida del Letrado Sr. Valdelomar y de otra, por la demandante Pickman La Cartuja de Sevilla S.A. representada por la Procuradora Sra. Elías Arcalís y asistida del Letrado Sr. Camara.contra la sentencia dictada por el Juzgado de 1ª Instancia nº 7 de Tarragona en fecha 12 marzo 2008, en Juicio Ordinario nº 259/06.

Antecedentes

ACEPTANDO los Antecedentes de Hecho de la sentencia recurrida; y

PRIMERO.- La sentencia apelada junto con el Auto de Aclaración contiene el siguiente fallo: "Que estimando la demanda formulada por Dª Rosa Elías Arcalís en nombre y representación de Pickman La Cartuja de Sevilla S.A. contra La Cartuja de Sevilla S.A. y contra La Cartuja Suministros de Hostelería, S.A. representadas ambas por el Procurador de los Tribunales D. José Farré Lerín debo: -declarar que el uso de las denominaciones sociales La Cartuja de Sevilla, S.A. y La Cartuja Suministros de Hostelería, S.A. constituye una infracción de los derechos de marca de la actora y un acto de competencia desleal. -Condenar a las demandadas a cesar de forma inmediata en la utilización de las citadas razones sociales. -Condenar a la sociedad la Cartuja Suministros de Hosteleria, S.L. al pago de la cantidad de 187.167'44 Euros y a la sociedad La Cartuja de Sevilla, S.A. la cantidad de 408.285,73, así como al pago de los intereses legales que procedan de conformidad a lo dispuesto en el art. 576 LEC . -Condenar a las sociedades demandadas al pago de las costas procesales".

SEGUNDO.- Se interpuso recurso de apelación por ambas partes solicitando: la demandada la desestimación de la demanda y la demandante la estimación íntegra de sus pretensiones.

Admitido en ambos efectos, se dió traslado a la parte apelada para alegaciones, en cuyo trámite solicitó la desestimación del recurso y confirmación de la sentencia.

TERCERO.- Remitidas las actuaciones a esta Audiencia, se incoó el Rollo correspondiente, habiéndose procedido a deliberación y votación por este Tribunal el día señalado, con el resultado, por unanimidad, que se expresa.

VISTO, siendo Ponente la Iltma. Sra. Magistrada Dª Mª Pilar Aguilar Vallino.

Fundamentos

PRIMERO.- La sentencia, estimando las acciones ejercitadas al amparo de la Ley de Marcas y Ley de Competencia Desleal, ordena cesar en la utilización de la denominación social de las sociedades demandadas porque contienen las palabras "La Cartuja" y "La Cartuja de Sevilla" que son marcas registradas por la actora.

Este planteamiento debe ser examinado bajo la normativa de la Ley de Marcas: sobre la acción ejercitable en caso de marcas registradas, el criterio jurisprudencial es prescindir de la normativa sobre competencia desleal: en este sentido la ST.S. 1230/2009 de 15 enero en su F.J. Segundo recuerda anteriores sentencias de 11 de julio y 24 de noviembre de 2006 que manifiestan la improcedencia de acudir a la Ley de Competencia Desleal mencionando, sobre su art. 5, "esta cláusula no puede aplicarse de forma acumulada a las normas que tipifican en particular, sino que la aplicación ha de hacerse en forma autónoma, especialmente para reprimir conductas o aspectos de conductas que no han podido ser subsumidos en los supuestos contemplados en la tipificación particular", considerando así que las conductas infractoras de las marcas están reguladas en su ley específica y conforme a ella debe resolverse.

El art. 34 Ley Marcas al regular los "derechos conferidos por la marca" reconoce al titular de la registrada su utilización exclusiva en el tráfico económico, con la posibilidad de prohibir a terceros que utilicen cualquier signo idéntico o semejante que implique un riesgo de confusión del público por ser idénticos o similares los productos (apdo. 2-b); o si tratándose de marca notoria o renombrada puede indicar una conexión o puede implicar un aprovechamiento indebido.

Esta prohibición se extiende a la denominación social de una sociedad, según el criterio que la equipara al concepto "signo" del art. 34.2 L.M ., impidiendo que incluya la palabra configuradora de una marca registrada. Así reiterada jurisprudencia, entre la que se puede citar las S.T.S. 27 mayo 2004 y 18 mayo 2006 , reconoce esta acción al titular registral de una marca anterior frente a la posterior adopción por una persona jurídica de una denominación social confundible con aquélla, respecto de actividades coincidentes o relacionadas, para obligar a modificar la denominación social y a cesar en el uso de la misma. Así en los pronunciamientos jurisprudenciales en los que se enjuician y resuelven conflictos entre denominaciones sociales y marcas, el Tribunal Supremo viene consagrando de forma inequívoca la obligación, a cargo de la sociedad, de modificar la denominación social incursa en riesgo de confusión: se reconoce a la denominación social una auténtica aptitud diferenciadora de las actividades empresariales que constituyen el objeto de la sociedad y se decreta su modificación, estatutaria y registral, cuando resulta ser confundible con una marca o un signo distintivo previo.

SEGUNDO.- El recurso de la parte demandada alega que no se ha infringido el art. 34.2 c) L.M . ya que no existe riesgo de confusión entre las marcas registradas y la denominación social, al no haber riesgo de asociación entre una y otra empresa; ni tampoco aprovechamiento indebido porque tienen su prestigio acreditado durante largo tiempo en el sector hotelero en el que comercian.

La Jurisprudencia ha concretado las condiciones del riesgo de confusión en el mercado y así la ST.S. nº 225/2009 de 30 marzo manifiesta que la protección conferida al titular registral se limita al supuesto de la existencia de un riesgo de error sobre el origen empresarial de los productos o servicios marcados, esto es, un riesgo de confusión que comprende el de asociación. También recuerda que la determinación de los criterios que permiten afirmar la existencia del riesgo de confusión es afrontada por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas desde una perspectiva comunitaria: el riesgo de confusión consiste en la posibilidad de que el público pueda creer que los correspondientes productos o servicios proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas económicamente lo que supone riesgo de asociación.

La sentencia apelada no sólo se basa en el apartado c) del art. 34.2 , cuyos presupuestos cuestiona el recurso, sino también en el apartado b) en cuanto comercializan similares productos, explicando el riesgo de confusión del público, por asociación entre la marca registrada y la denominación social que aquí trasciende como nombre comercial. Las consideraciones que contiene deben ratificarse porque las circunstancias que explica en su F.J. Tercero pueden llevar a asociación privando así a la marca de la fuerza distintiva del origen empresarial de sus productos.

TERCERO.- Respecto a la alegación de que los sectores a los que están dirigidos los productos no son los mismos, por cuanto el destinatario de los productos ofertados por la demandada es un "público especializado" como son los empresarios del sector hostelero, cabe decir que en ningún caso la Ley de Marcas otorga un ámbito de protección distinto dependiendo del destinatario de los productos o servicios comercializados, única y exclusivamente alude al riesgo de confusión o asociación, si bien para valorarlo es preciso examinar el ámbito de comercialización en el que actúan y aquí se da una coincidencia cuando la demandante pretende introducirse en el sector hotelero pues los derechos marcarios titularidad de Pickman le legitiman para desarrollar su actividad en cualquier sector que resulte conveniente a sus intereses, y por ello defiende su marca como medio de identificación en el mercado.

No cabe alegar que los canales de distribución entre sus productos son distintos, pues la situación de riesgo se evidenció cuando las partes litigantes coincidieron en una Feria del sector. La S.T.S. de 8 marzo de 2004, mencionando la anterior de S. 42/2004 de 28 enero , sostiene que la utilización de marcas en diferentes circuitos comerciales, si bien impide la apreciación de la infracción de normativa de competencia desleal, no puede desproterger una marca registrada.

Tampoco es admisible que por comercializar productos fabricados por terceros, no se está vulnerando los derechos de marca pues resulta evidente que el servicio que prestan las demandadas a sus clientes está amparado por su denominación social y no se presentan bajo el signo distintivo ni bajo las marcas de sus proveedores: en sus ofertas aparece mencionada la razón social de la demandada, y no las concretas marcas de los productos que comercializa.

En su recurso también alegan las demandadas que dado que la actora conocía desde hacía años de la existencia de estas denominaciones habría incurrido en un supuesto retraso desleal en la interposición de la demanda. A pesar de que la demandante afirma que no tuvo conocimiento de la existencia de las sociedades demandadas hasta la celebración del Salón Hostelco 2006, momento en el que procedió a ejercitar las acciones, consta anterior requerimiento dirigido a las demandadas en fecha 2 septiembre 2004, para que cesaran en el uso de "La Cartuja de Sevilla" (Documento nº 4 de la contestación) como signo distintivo y como nombre de dominio. Pero no consta conocimiento anterior desde tiempo suficiente que pueda tener la virtualidad de obligarle a tolerar la concidencia con su marca.

CUARTO.- Sobre el riesgo de confusión la demanda manifestaba, y así lo estima la sentencia, que todas las marcas o signos que incluyen la palabra "La Cartuja" inducen a confusión porque el consumidor la asocia con los productos cerámicos que fabrica, vajillas de loza que han llegado a tener un valor artístico y un reconocimiento internacional.

Esta consideración queda desacreditada en la S.T.S. (Sala 3ª) de 21 febrero 2002 que declaró la posibilidad de diferenciar las marcas si tienen otros elementos gráficos o fonéticos aunque coincidan en el término "La Cartuja" porque es genérico y común.

La denominación social de la codemandada al tener como elemento diferenciador "Suministros de Hostelería" no infringe el marco de protección concedido a la marca "La Cartuja". Por consiguiente debe concluirse que la sociedad demandada "La Cartuja Suministros de Hostelería S.L." puede seguir utilizando esta denominación social, aunque también trascienda como nombre comercial porque la incorporación del término genérico "La Cartuja" no es suficiente impedírselo, según el criterio jurisprudencial citado.

Sin embargo la otra denominación social es coincidente con la marca registrada "La Cartuja de Sevilla" y por ello incurre en la infracción apreciada en la sentencia. No obsta el hecho de que se le acompañe como nombre comercial con el diseño indicado compuesto de dos "M" pues, aunque no cabe excluir la posibilidad de que en las marcas mixtas se atienda como predominante al aspecto gráfico del signo a pesar de la prevalencia de la denominación (T.S.S. 104/2009 de 26 febrero ), en el caso se aprecia suficiente riesgo de confusión por las características, la notoriedad y el renombre de la marca registrada. La similitud, gráfica, fonética o conceptual de las marcas en conflicto debe enjuiciarse tomando en consideración la impresión de conjunto producida en el consumidor medio, que las percibe como un todo; y el riesgo de confusión es tanto más elevado cuanto mayor sea el carácter distintivo de la marca anterior (S.T.S. 30 marzo 2009 ).

Conforme a lo expuesto, la demanda sólo es estimable respecto a la sociedad La Cartuja S.A., debiendo dar lugar al recurso de apelación formulado contra los pronunciamientos que afectan a la otra codemandada.

QUINTO.- También insiste la demandante en la publicación de la sentencia, por no haber recibido respuesta en instancia sobre esta petición accesoria.

La petición accesoria de publicación no es atendible en apelación porque la demandante no lo solicitó en el trámite previsto en el art. 215 L.E.C . para complemento de sentencia, según criterio de esta Audiencia (acordado en Junta de Magistrados) exigiendo como preceptivo que la parte afectada por una omisión solicite el complemento de la sentencia para que el Juez se pronuncie sobre la pretensión omitida a fin de recurrir en apelación lo que al respecto resuelva si le es desfavorable, evitando así que constituya objeto de recurso aquello que pudo ser solventado en instancia.

SEXTO.- En cuanto a los daños y perjuicios solicitados, la sentencia estima en parte la reclamación, denegando por falta de prueba el concepto "lucro cesante" como beneficios dejados de obtener y concediendo el porcentaje legalmente establecido en la cifra de negocios realizados por los productos ilícitamente marcados. Pronunciamiento que es recurrido por ambas partes.

Únicamente cabe hacer consideración en este tema sobre la reclamación que proceda contra La Cartuja de Sevilla S.A., dado que respecto a la otra codemandada no se estima la pretensión principal sobre infracción del derecho a la marca y, por tanto, tampoco procede entrar en la accesoria de indemnización.

El recurso de la parte demandada respecto a la indemnización de daños y perjuicios alega que, en la medida en que la violación de la marca no se ha producido marcando directamente los productos, no es posible concluir que el beneficio obtenido sea consecuencia de la violación de la marca. Esta alegación es atendible porque la sociedad La Cartuja de Sevilla S.A. dejó de operar a finales del año 2005 al cerrar la tienda en la que desarrollaba sus operaciones comerciales de venta al público donde no hizo competencia alguna a la demandante pues sólo vendía diversos productos de menage, pequeño electrodoméstico y artículos de regalo, todo ello de otras marcas no asimilable con los productos de vajilla fabricados por la demandante. Por ello, no cabe apreciar un aprovechamiento del que se haya beneficiado la infractora, no existe beneficio alguno percibido a su costa. No resulta aplicable el art. 43.5 L.M . que requiere un perjuicio, aunque no quede cuantificado. De manera que no procede indemnización, ni por enriquecimiento injusto (que trata de transferir la ganancia obtenida por el competidor) ni por daños y perjuicios (que trata de reponer el menoscabo sufrido) según la distinción contenida en la S.T.S. 29 diciembre 2006 .

Las anteriores consideraciones dejan sin virtualidad el recurso de la demandante pues al no reconocerse la posibilidad de reclamar daños y perjuicios no cabe consideración alguna sobre si en ellos entra el concepto de lucro cesante.

SEPTIMO.- Estimándose en parte el recurso de apelación de las demandadas y al haber quedado sin virtualidad el recurso de la demandante, no procede imposición de costas (art. 398 L.E.C .).

VISTOS los preceptos legales y demás aplicables.

Fallo

ESTIMANDO en parte el recurso de apelación deducido por las demandadas y quedando sin virtualidad el de la demandante, contra la sentencia de 12 marzo 2008 del Juzgado de 1ª Instancia nº 7 de Tarragona modificamos dicha resolución:

- revocando los pronunciamientos que contiene respecto a "La Cartuja Suministros de Hostelería S.L., absolviendo a esta demandada de la pretensión en su contra ejercitada.

- revocando y dejando sin efecto la condena al pago de indemnizaciones.

Sin imposición de costas.

Así por esta nuestra sentencia, lo acordamos, mandamos y firmamos.